Etiket: Adalet Divanı Genel Mahkemesi

MARKALARIN İLLÜZYONU; ABAD GENEL MAHKEMESİ “MUSEUM OF ILLUSIONS” KARARI (T-70/20)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı tutar1.jpg


Metamorfoza d.o.o. isimli şirket, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) 29 Eylül 2017 tarihinde kelime ve şekil kombinasyonundan oluşan aşağıdaki markayı tescil ettirmek için başvuruda bulunmuştur:

Söz konusu başvuru 41. sınıfta yer alan aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:

  • Müze hizmetleri; optik ve holografi bilimini teşvik etmek ve geliştirmek için tasarlanmış müzeler aracılığıyla eğitim hizmetleri;
  • Optik ve holografi bilimi alanındaki eserlerin sergilerini, eserlerin temsillerini ve eserlerin reprodüksiyonlarını ve optik bilimini ve holografi tekniklerini ve ilkelerini kültürel veya eğitim amaçlı açıklayan materyaller tasarlamak, düzenlemek ve sergilemek;
  • Optik ve holografi bilimi üzerine eğitim konferansları düzenlemek ve yürütmek;
  • Optik ve holografi bilimi alanında sergiler, seminerler, konferanslar, turlar, film ve video sunumları düzenleme gibi eğitim hizmetleri;
  • Eğitim hizmetleri, yani optik ve holografi bilimi alanında kütüphaneler ve çalışma merkezleri sağlamak; optik ve holografi bilimi alanında metinler, kitaplar ve dergiler gibi eğitim materyallerinin yayınlanması; optik ve holografi bilimi üzerine sergilerin doğasında eğlence hizmetleri;
  • Bilim sergilerinde yer alacak eğlence hizmetleri;
  • Hologram sergilerinde yer alacak eğlence hizmetleri;
  • Eğlence hizmetleri, kültürel etkinliklerin organizasyonu;
  • Doğum günü partileri, özel etkinlikler gibi sosyal eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapmak hizmetleri için tescil edilmek istenmiştir.

Başvuru 25 Ekim 2017 tarihinde yayımlanıp itirazlara açık hale gelmiştir. Bunun üzerine, 9 Kasım 2017 tarihinde Litvanya vatandaşı Tiesios Kreivės tarafından başvuruya itiraz edilmiştir.

İtiraza mesnet olarak 16 Ağustos 2017 tarihinde 41. sınıfta tescil edilmiş olan 16647307 numaralı aşağıdaki marka gösterilmiş ve itiraz dayanağı olarak 2017/1001 sayılı Tüzüğün 8(1)(a) bendi gösterilmiştir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-1.png

İtiraza dayanak marka aynı şekilde 41. sınıfta benzer birçok hizmeti kapsamakta olup, bu hizmetlerin içeriği https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016647307 linkinden görülebilir.

Yapılan itiraz EUIPO İtiraz Bölümü tarafından 2017/1001 sayılı Direktif ’in 8(1)(b) maddesi uyarınca markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesi ile haklı bulunmuş ve marka başvurusu tüm hizmetler bakımından reddedilmiştir.

Başvuru sahibi işbu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında benzerlik incelemesi yapılan iki markanın da Avrupa Birliği içerisinde kullanılacak olmasına rağmen, markaların asıl hedef kitlesinin Yunanistan’da yer alan tüketiciler olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, bu kitlenin hem ortalama tüketiciden hem de işin profesyonellerinden oluşan bir topluluk olduğunun da altını çizmiştir. Temyiz Kurulu, markaların tescilli bulundukları sınıflar açısından aynılık/benzerlik olduğuna işaret ederken, markalar görsel açıdan karşılaştırılmasında ikisinin de ortak ve baskın unsurunun “MUSEUM OF ILLUSION” ibaresi olduğunu, markalardaki görsellerin ortalama derece benzerlik gösterdiğini, önceki tarihli markanın tescilli bulunduğu sınıfta Yunan tüketiciler için ayırt edici niteliği bulunduğunu belirtmiştir.  Neticeten temyiz başvurusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle reddedilmiştir.  

Bunun üzerine başvuru sahibi, Temyiz Kurulu kararının iptali talebiyle uyuşmazlığı Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’ne taşıyarak dava açmıştır.

Davacı, ilk olarak, dava konusu kararın 2017/1001 sayılı Direktif ‘in 95. maddesine aykırı olduğunu, zira itiraz talebinde itiraz eden 207/2009 sayılı Direktif ’in 8(1)(a) maddesine dayandığı halde Temyiz Kurulu’nun itirazı aynı Direktif ’in 8(1)(b) maddesine göre inceleyerek hatalı davrandığını iddia etmiştir.  Biraz daha açmak gerekirse, Temyiz Kurulu’nun itiraza dayanak olarak gösterilen fıkra kapsamında markalar arasında benzerlik olduğunu değil, birebir aynılık değerlendirmesi yapması gerekirken itiraz talebinin dışına çıkarak benzerlik incelemesi yaptığını belirtmiştir.  

Olayın kolay anlaşılması açısından bahsi geçen madde metninin tercümesine aşağıda yer verilmiştir;

Nispi red gerekçeleri

1. Daha önceki bir markanın sahibinin itirazı üzerine, başvurulan marka tescil edilmez:

(a) önceki marka ile aynı ise ve tescil başvurusu yapılan mal veya hizmetler, önceki markanın korunduğu mal veya hizmetlerle aynı ise;

(b) önceki marka ile özdeşliği veya benzerliği nedeniyle ve ticari markaların kapsadığı mal veya hizmetlerin kimliği veya benzerliği nedeniyle, ilgili ülkede halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa, önceki ticari marka korunur; karıştırılma olasılığı, önceki ticari markayla ilişkilendirilme olasılığını da içerir.”

Mahkeme ise bu iddia karşında 2017/1001 sayılı Direktif ’in 72(1) maddesine atıf yapmıştır. İşbu madde uyarınca Genel Mahkeme, İtiraz Birimi kararında yer alan değerlendirmeler değil, ancak Temyiz Kurulu kararında yer alan ifadeler hakkında bir karar vermeye yetkili kılınmıştır. Bu sebeple, Genel Mahkeme söz konusu iddianın İtiraz Birimi kararında yapılan bir değerlendirme olduğunu, kendi görev alanın yalnızca uyuşmazlık konusu olan Temyiz Kurulu kararının hukuka aykırılığının değerlendirmesi sınırlı olduğunu vurgulayarak işbu iddianın yerinde olmadığına hükmetmiştir. Davacı taraf ikinci iddiasında itiraz edilen markada  yer alan “MUSEUM OF ILLUSIONS ” ibaresinin hem ayırt edici hem de baskın bir ifade olmadığını, Temyiz Kurulu’nun Yunan halkının “OF” ve “ILLUSIONS” ibarelerini anlamlandıramayacağı yönündeki tespitinin de hatalı olduğunu, aksine Avrupa Birliği ülkelerinde en yaygın olarak konuşulan yabancı dilin İngilizce olduğunu, Avrupa Birliği içinde bulunan bir ülkede yaşayan tüketicilerin de “OF” ve “ILLUSIONS” gibi temel İngilizce kelimelere  aşina olduğunu ayrıca davacının Yunanistan’ının başkenti Atina’da bu ibareleri barındıran bir müze açtığından dolayı “MUSEUM OF ILLUSIONS” ve “ILLUSION” gibi kelimelerin Yunan halkı tarafından bir bilinirliğe sahip olduğunu iddia etmiştir. Diğer yandan davacı “ILLUSION” ibaresinin Yunan piyasasında pek çok alanda sıkça kullanılan bir ifade olmasından dolayı da bir bilinirliğinin olduğunun  altını çizmiştir. Davacı bu görüşünü 16 Ocak 2008 tarihli “Inter-Ikea v OHIM – Waibel” (T‑ 112/06, EU: T:2008:10) kararı ile desteklemiştir. Bahsi geçen kararda markaların içerisinde yer alan kelime ya da bir ifadenin tescil edilmek istenen mal ve hizmetler için tanımlayıcı ibare olarak kabul edilmesi için tüm AB üyesi ülkelerde kullanılan dilde bir karşılığının olmasının gerekli olmadığı hüküm altına alınmıştır.

Buna ek olarak, “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin ilgili sınıfta yer alan hizmetler için tanımlayıcı ve bahsedilen dillerde alışılagelmiş bir ibare olmasından dolayı markaların benzerlik incelemesinde dikkate alınmaması gerektiği, itiraza mesnet gösterilen markada baskın olan figürün markanın arka planını oluşturan sarı renk ve bir çift göz olduğu iddia edilmiştir.

Buna karşılık, davalı EUIPO, “ILLUSIONS” ibaresinin davacının iddia ettiği gibi basit genel kullanımı olan İngilizce bir ibare olmadığını ve Yunanca’ya yerleşmiş bir kelime de olmadığını ifade ederek, davacının iddialarının aksine, Temyiz Kurulu’nun “illusions” ibaresine Yunan halkının en azından bir kısmı tarafından bir anlam yüklenmeyeceği ve bu sebeple de ortalama derecede ayırt edici olduğunun tespitinin doğru olduğunu savunmuştur.

Bu iddia ve savunmalardan sonra Genel Mahkeme somut olayla ilgili benzerlik incelemesini yapmaya başlamıştır. İlk olarak, Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun “of” ibaresinin alışılagelmiş, temel bir İngilizce ibare/ilgeç olduğu yorumuna katılmıştır.  

İkinci olarak, itiraza konu markada yer alan “ILLUSIONS” ibaresinin ise Yunanca dilinde bulunmayan bir kelime olduğunu ve Temyiz Kurulu’nun söz konusu bu ibarenin temel bir İngilizce kelime olmadığı yönündeki kararının yerinde olduğu vurgulanmıştır. Buna ek olarak, davacının bahsettiği üzere Atina kentinde içinde “illusions” ibaresi yer alan bir müzenin açılmış olması ve yine bu ibarenin birçok sektörde kullanılıyor olmasına rağmen Yunan halkının yabancı dil olarak İngilizceye eşit şekilde hâkim olmağı ve bu yabancı dile yeterince hâkim olmayan Yunan tüketicilerin “ILLUSIONS” ibaresine bir anlam yüklemeyeceği ifade edilmiştir.

Nitekim Mahkeme, markalarda yer alan ibarelerin tek tek ayırt edici olmasının gerekli olmadığını ifade etmiş ve Temyiz Kurulu’nun benzerlik incelemesi yaparken söz konusu markalarda yer alan kelimelerin oluşturduğu genel ifadeye dikkat etmesi gerekirken, aksine bu ibarelerden her birini ayrı ayrı inceleyerek ayırt edicilik değerlendirmesi yapmasının hatalı olduğunun altını çizmiştir.

Yukarıda yapılan yorumların ışığında Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun söz konusu ibarelerin unsurlarının ilgili kamuoyu üzerinde mecazi unsurlarından daha güçlü bir izlenim bırakmasının muhtemel olduğunu tespitinin hatalı olduğunu, ayrıca itiraz edilen markada yer alan figüratif unsurların markada yer alan kelimelerden belirgin şekilde daha büyük ve dikkat çekici olduğunu ifade ederek  itiraza mesnet gösterilen markada yer alan unsurların ise parlak sarı karenin içinde yer alan bir çift iri açık gözün temsilinin de bu işaretin markanın tüketici nezdinde asıl dikkat çeken noktası olduğunu vurgulamıştır.

Görsel benzerlik incelemesi yapılan markalarda yer alan “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin birebir aynı olmasına rağmen, bu ifadenin ilgili Yunan kamuoyunun dikkatini ancak sınırlı ölçüde çekeceğini ve söz konusu markalar arasındaki görsel benzerlik derecesinin, Temyiz Kurulu’nun kararında yer aldığı gibi ortalamanın üzerinde olmaktan ziyade düşük veya muhtemelen ortalama olarak sınıflandırılması gerektiğine karar verilmiştir.

Buna karşılık olarak, bahsi geçen markaların kavramsal ve işitsel açından ise tamamen aynı olduğunun ifade edilmesine rağmen Mahkeme, söz konusu markalar ile bunların işitsel ve kavramsal unsurları arasındaki görsel benzerliğin “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin markaların kapsamları açısından betimleyici olması nedeniyle ilgili Yunan kamuoyunun dikkatini çekmeyeceğini vurgulayarak markaların karıştırılma ihtimalinin düşük olduğuna karar vermiştir.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme bu kararda kanaatimizce, birebir aynı ibareleri içeren ve aynı/benzer sınıflarda tescil edilmek istenen markaların baskın unsurları hakkında önemli bir karara imza atmıştır. Söz konusu markalarda yer alan ibarelerin işitsel ve kavramsal olarak benzerliği kabul edilmesine rağmen anadili İngilizce olmayan bir Avrupa Birliği ülkesinde bu hususların markaların görsellerine oranla tüketiciler açısından daha az baskın unsurlar olabileceğini görmekteyiz bu karar ile.

Onurcan TUTAR

Ekim 2021

tutaronurcan@gmail.com

BİR TEKRAR MARKASI OLARAK MONOPOLY ABAD GENEL MAHKEMESİ TARAFINDAN KÖTÜ NİYETLİ KABUL EDİLDİ



Marka sahipleri önceden tescil edilmiş markalarının aynısı için aynı mal ve hizmetleri kapsayan yeni bir marka başvurusu yaptığında, bu markalar “tekrar markası” olarak adlandırılmaktadır. Marka başvuru sahibinin önceki markasının aynısını yeniden tescil ettirmesinin önünde yasal bir engel bulunmamaktadır, ancak genellikle bu başvuruların, önceden tescilli markanın kullanmama nedeni ile iptali talebinin önünü kesme veya kullanım ispatı delili hazırlama yükünden kaçınma amaçlı olarak yapıldığını söylemek mümkün. Elbette somut olayın kendi şartları içinde değerlendirme yapılması gerekir, ancak Türkiye ve Avrupa’da tekrar markalarının hangi hallerde kötü niyetli olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin genel koşullar tartışılmaktadır. Herkesin yakından bildiği meşhur masa oyunu MONOPOLY markası da 2021 yılında işte tam bu sebeple, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesinin kötü niyetli tescil gerekçeli bir hükümsüzlük davasına konu olmasıyla gündemde.



Hasbro Inc., 1991 yılından beri MONOPOLY markasının sahibidir. Şirket 2010 tarihinde MONOPOLY kelime markası için 9, 16, 28 ve 41. sınıflardaki mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) bir başvuruda bulunmuş ve söz konusu marka başvurusu 25 Mart 2011 tarihinde tescil edilmiştir. Hasbro Inc. şirketinin ayrıca 1998, 2009 ve 2010’da tescil edilmiş ve halen geçerli olan MONOPOLY markalarının da mevcut olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu markaların kapsadığı mal ve hizmetler 2010 tarihli marka başvurusunun kapsamında yer alan mal ve hizmetlerden bazıları ile aynıdır.

25 Ağustos 2015 tarihinde DRINKOPOLY markalı masa oyununun sahibi Hırvat Kreativni Događaji doo şirketi söz konusu marka başvurusunun önceki markaların “tekrar başvurusu” olduğunu ve Hasbro Inc. şirketinin “önceki markalarının kullanımını kanıtlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmayı amaçladığını” ve bu nedenle 2011 yılında tescil edilen MONOPOLY markasının kötü niyetli tescile konu olduğunu öne sürerek hükümsüzlük talebinde bulunmuştur.

Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, Avrupa Birliği (AB) Marka Tüzüğü uyarınca, bir marka başvurusu yapıldığı sırada markanın kullanılıyor olması ya da kullanım niyetinin bulunması gerekliliği söz konusu değildir. Bir marka tescil edildikten sonra, ticari marka sahibinden markayı gerçek anlamda kullandığını (veya kullanmamanın meşru sebeplerini) kanıtlamasının istenebilmesi için beş yıllık bir sürenin geçmiş olması gereklidir.  Marka tescil tarihini izleyen beş yıllık süreden sonra söz konusu marka kullanılmadığı iddiasıyla bir iptal davasına konu olabilir. Böyle bir sistem, bir yanda marka sahibinin meşru çıkarlarını diğer yanda da rakiplerinin meşru çıkarlarını dengeler.

EUIPO İptal Dairesi 22 Haziran 2017 tarihinde hükümsüzlük talebini reddetmiş ve Hasbro’nun kötü niyetle hareket ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve aynı markayı 14 yıllık bir süre boyunca birden fazla başvuruyla korumanın tek başına kullanım yükümlülüğünden kaçınma niyetinin kanıtı olmadığını tespit etmiştir. Bu karara karşı Kreativni Događaji doo şirketi tarafından yapılan itiraz sonucu 22 Temmuz 2019 tarihli kararla EUIPO İkinci Temyiz Kurulu, İptal Dairesi’nin kararını kısmen iptal etmiştir. Esasen, Temyiz Kurulu, toplanan delillerin, itiraz edilen markanın ve önceki markaların kapsadığı aynı mal ve hizmetler açısından Hasbro Inc. şirketinin kötü niyetle hareket ettiğini gösterdiğini tespit etmiştir.

Bunun üzerine Hasbro Inc. şirketi AB Genel Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak  esasen kötü niyetle hareket etmediğini aynı zamanda izlediği yöntemin diğer marka sahipleri tarafından da benimsenen stratejik bir yöntem olduğunu iddia etmiştir. Ancak bu iddiaların Genel Mahkeme’nin kötü niyete ilişkin görüşlerinin şekillenmesine hizmet ettiğini belirtmek gerekir.

Genel Mahkeme kötü niyet kavramını incelerken, kötü niyetin tespiti için marka tescilinin kötüye kullanılıp kullanılmadığının, dürüst ticari uygulamalara aykırı olup olmadığının, başvurunun yapılmasının altında yatan ticari mantık ve AB marka başvurusunun yapılması sırasında gerçekleşen tüm kronolojik faktörlerin dikkate alınması gerektiğinin altını çizmiştir.

21 Nisan 2021 tarihinde ABAD Genel Mahkemesi T‑663/19 sayılı kararı ile Hasbro Inc. şirketinin temyiz itirazlarını reddetmiş ve şirketin “kasıtlı olarak kullanım kanıtı kuralını atlatmaya çalıştığını” tespit ederek Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Mahkeme, ticari markaların bu şekilde yeniden tescil edilmesine ilişkin bir yasak olmadığını, ancak somut uyuşmazlıkta Hasbro Inc. şirketinin MONOPOLY markası için  daha önceki markalarının kapsamında yer alan mal ve hizmetleri de içerecek şekilde tescil başvurusu yapmış olmasının bilinçli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, başvuranın bu strateji sayesinde itiraz davalarında itiraz edilen markanın kullanımını kanıtlamak zorunda kalmayacağını ikrar ettiğini, başvuranın marka sistemini suistimal ettiği için kötü niyetli olduğunu ve böyle bir başvuru stratejisinin gerekçesi konusunda başka bir ticari mantık görmediğini de eklemiştir. Marka sahibinin markayı kötü niyetle tescil ettirdiği sonucuna varılırken, dava konusu (tekrar) marka(sı)nın EUIPO nezdinde itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi ve bu itirazların başarıyla sonuçlanması gibi faktörler ve bu tip tekrar markalarının birçok firma tarafından kullanılan bir strateji olduğu, idari süreçlerdeki yükü azalttığı gibi beyanlar da EUIPO Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmış ve bu değerlendirmeler Genel Mahkeme tarafından da yerinde görülmüştür.

Monopoly kararı, Avrupa Birliği markası sahiplerinin “tekrar başvuruları sonucu tescil edilmiş markaların” kendiliğinden iptal edilmeyeceğine işaret eden bir karar olmakla birlikte “tekrar başvuruları sonucu tescil edilmiş markaların” başvuru anında kötü niyetle yapılıp yapılmadığı yönünde inceleneceğini de gösteren bir karardır.  Bu nedenle marka sahiplerinin aynı markanın tekrarı niteliğinde bir başvuru yaparken kötü niyet iddiası ile karşı karşıya kalabileceklerini düşünerek daha temkinli hareket etmeleri mantıklı olacaktır.

Nihan ÖZKOÇAK

Temmuz 2021    

avnihanozkocak@gmail.com

SAATLER İÇİN ŞEKİL MARKALARININ BENZERLİĞİ ABAD GENEL MAHKEMESİ’NİN ÖNÜNDE: LONGINES v POINT TEC (T‑615/19)

Belki biraz iddialı olacak, ama kanaatimce, akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmesi, kol saatlerini işlevsel cihazlar olmaktan çok günlük aksesuarlar konumuna indirgemiştir. Geçmişte neredeyse herkesin çekmecesinde birkaç tane kol saati bulunsa da, artık kol saatlerini kullananların sayısı azımsanamayacak derecede azalmıştır ve kullananların çoğunluğu da ihtiyaçtan ziyade alışkanlık veya aksesuar olarak kullanımını sürdürmektedir. Kendi adıma da uzun yıllardır kol saati kullanmadığımı ve kolumun hafiflemesinden hiç şikayetçi olmadığımı belirtmeden geçemeyeceğim.

Kol saatlerinin çoğunluğu, özellikle de tanınmış markaları taşıyanları, kadranları üzerindeki şekil markaları veya stilize yazım tarzlı kelime markalarıyla, diğer saatlerden kolaylıkla ayırt edilmektedir.

Saat kadranları üzerinde nispeten küçük halleriyle yer alan bu yazım biçimlerinin veya şekil markalarının benzerleriyle karıştırılması olasılığı kanaatimizce daha yüksek olacaktır. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’nin 28 Nisan 2021 tarihli T‑615/19 sayılı kararı da saatler ve zaman ölçme cihazları bakımından şekil markalarının benzerliği meselesini incelemiş ve yukarıda bahsettiğimiz konuya bir ölçüde ışık tutmuştur.

Alman menşeili “Point Tec Products Electronic GmbH(başvuru sahibi); “Sınıf 3: Parfümeri, vücut ve güzellik bakımı müstahzarları; sabunlar, saç losyonları. Sınıf 14: Saatler ve zaman ölçme cihazları. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” mallarını kapsayan aşağıdaki başvurunun tescili talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur:

Image not found

Başvurunun ilanına karşı, muhtemelen çoğumuzun bildiği ünlü saat markası Longines’in sahibi, İsviçre menşeili “Compagnie des montres Longines, Francillon S.A.” (Longines) tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz 14. sınıfa dahil “Saatler ve kronometrik cihazlar.” mallarını da kapsayan aşağıdaki Birlik markasına dayanmaktadır:

Image not found

Longines’in itirazı karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçelerine dayanmaktadır.

EUIPO itiraz birimi, işaretlerin benzer olmaması ve tanınmışlık iddiasının ispatlanmamış olması gerekçeleriyle itirazı reddeder. Bunun üzerine Longines, bir kez daha itiraz ederek ihtilafı EUIPO Temyiz Kurulu önüne taşır.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında; itiraz gerekçesi markanın ortalama düzeyde ayırt edici güce sahip olduğunu, sunulan kanıtların markanın üne veya güçlendirilmiş ayırt edici karaktere sahip olduğunu göstermediğini, 14. sınıfa dahil mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin “ortalamadan yüksek düzeye” dek çeşitlilik gösterdiğini, bu malların ucuz veya pahalı ürünler olabileceğini, bu bağlamda tüketicilerin genel anlamda halk veya daha profesyonel kesim olabileceğini, inceleme konusu markaların kapsadığı malların 14. sınıf bakımından aynı olduğunu, işaretlerin benzerliği bakımından markaların figüratif markalar olarak değerlendirilmeleri gerektiğini, dolayısıyla işitsel benzerliğin söz konusu olmadığını, buna karşın işaretlerin görsel açıdan düşük düzeyde benzer olduklarını, kavramsal açıdan ise her iki işaretin de stilize kuş kanatları veya hava kuvveti armaları olarak algılanmaları bağlamında ortama düzeyde benzer olduklarını tespit etmiştir. Temyiz Kurul, bu tespitlerin neticesinde karıştırılma olasılığını incelemiş ve markalar arasında 14. sınıfa dahil mallar bakımından karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmetmiştir. Karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eden ve 14. sınıfa dahil mallar bakımından başvuruyu reddeden Temyiz Kurulu, tanınmışlık gerekçeli itirazı ayrıca değerlendirmeye gerek görmemiş, ancak bu iddiayı incelemiş olsaydı dahi, ilgili hükmün kabul edilmesi için gerekli koşulların oluşmadığını da kararına eklemiştir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu’nun ret kararını ABAD Genel Mahkemesi’ne taşıyarak kısmi ret kararının iptal edilmesini talep etmiştir.

Başvuru sahibinin temel iddiaları; işaretlerin görsel ve kavramsal açılardan benzer olmadıkları, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimalinin mümkün olmadığı, stilize kanat şeklinin saatler başta, çok sayıda mal veya hizmet için kullanılan yaygın bir şekil olması, aynı ihtilafın Alman Federal Patent Mahkemesi’nde markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı kararıyla sonuçlanmış olması, dava konusu kararın EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki kararıyla uyumlu olmamasıdır.

Genel Mahkeme ilk olarak, malların aynı olduğu ve 14. sınıfa dahil mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin ortalamadan yüksek düzeye dek değişebileceği yönündeki tespitleri onamıştır.

İşaretlerin görsel bakımdan karşılaştırılması sonucunda; ortalama düzeyde dikkat düzeyine sahip kamu bakımından işaretlerin bütüncül olarak algılanacağı, parçalara ayrıştırılmayacağı ve tüketicilerin kafasında kalacak genel izlenimin çizgilerle bölünmüş ve stilize açık kanatların ortasına yerleştirilmiş geometrik bir şekil olacağını belirtmiştir. Mahkeme, işaretlerin görsel olarak karşılaştırılması neticesinde, işaretlerin yüksek düzeyde olmasa da benzer işaretler olarak kabul edilmeleri gerektiği kanaatindedir ve aynı doğrultudaki Temyiz Kurulu değerlendirmesi onanmıştır.

Genel Mahkeme sonraki aşamada, işaretlerin kavramsal benzerliği hususunu irdelemiştir. Mahkeme; kuş kanadı veya hava kuvvetleri arması olarak adlandırılabilecek stilize açık kanat şekillerinin her iki markada da ortak olarak yer aldığını tespit etmiş ve bu şekillerin ağırlıklı olarak düz çizgilerden, benzer bağlantı elemanlarından oluşması da göz önüne alındığında işaretlerin kavramsal açıdan ortalama düzeyde benzer oldukları kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun bu yöndeki tespiti de onanmıştır.

Belirtilen tüm hususları, karşılıklı etkileşim teorisi çerçevesinde birlikte değerlendiren Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında 14. sınıfa dahil mallar bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yönündeki kararını yerinde bularak onamış ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, bunu yaparken Alman Federal Patent Mahkemesi’nin aynı markalara dayalı ihtilafta vardığı, markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı yönündeki kararı kendisi açısından bağlayıcı bulmamış ve bunun nedenini; (i) Ulusal mahkemelerin kararlarının Birlik mahkemelerin kararları bakımından bağlayıcı olmaması, (ii) Alman Federal Patent Mahkemesi’nin kararının tüketicilerin profesyonel tüketiciler olduğu kabulüyle verildiği, oysa ki Temyiz Kurulu kararında tüketicilerin ortalama veya profesyonel düzeyde tüketiciler olduğu kabulüne dayandığı ve bu hususa başvuru sahibi tarafından itiraz edilmediği gerekçelerine dayandırmıştır. Genel Mahkeme, buna ilaveten EUIPO’nun ve kendisinin önceki kararlarının da incelene ihtilaf için emsal teşkil etmeyeceği görüşündedir.

Sonuç olarak; inceleme konusu şekil markaları arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki karar onanmıştır.

Fazla yorum yapmaksızın, EUIPO Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme’nin kararının bu satırların yazarınca da yerinde bulunduğu ifade edilmelidir. Kol saatleri için kullanılabilecek yüzlerce ve hatta binlerce şekil – stilize tasarım mevcutken, dünyaca ünlü Longines saatlerinde yer alan kanatların benzerinin veya en azından onu kuvvetlice anımsatan bir kanat şeklinin marka olarak seçilmesinin pek de savunulabilir bir yönü yok gibi gözüküyor. Siz de aynı fikirde misiniz?

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2021

unsalonderol@gmail.com

YÜKSEK İŞİTSEL BENZERLİK VE MALLAR ARASINDAKİ AYNİYET, MARKALAR ARASINDA KARIŞTIRILMA İHTİMALİ YARATMAZ MI?

Markalar arasındaki yüksek işitsel benzerlik ve markaların kapsadıkları mallar arasındaki ayniyet, karıştırılma ihtimali için yeterli değil midir? Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi bu soruya, 10 Şubat 2021’de T-117/20 sayılı kararıyla[1] cevabını verdi.

MKR Design SRL, aşağıda görseline yer verilen işaretin AB markası olarak 25. sınıftaki “Giysiler; Baş giysileri” malları için tescili talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.

Avrupa’nın en büyük mağaza zinciri olan El Corte Inglés, SA, aşağıdaki tescilli markalarını gerekçe göstererek, bu başvurunun ilanına 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 8/1(b) maddesi uyarınca itiraz etmiştir:

  • 25. sınıfta tescilli, İspanyol markası “PANTHER”,
  • 25. sınıfta tescilli, İspanyol markası
  • 25. sınıfta tescilli, AB markası

EUIPO İtiraz Birimi, markalar arasında karıştırılma ihtimali olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetmiştir. İtiraz sahibi, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımıştır. Kurul, markalar arasındaki işitsel benzerliğin yüksek olduğuna, ancak işaretlerin görsel ve kavramsal olarak benzer olmadığına karar vererek İtiraz Biriminin kararını onaylamıştır. İtiraz sahibi şirket, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı ABAD Genel Mahkeme nezdinde itirazda bulunmuştur. Şirket, karşılıklı bağımlılık (interdependence) ilkesi gereğince, markaların kapsadıkları malların aynı olmasının ve markalar arasında işitsel benzerlik bulunmasının karıştırılma ihtimali için yeterli olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Kurulu’nun görsel benzerlik incelemesine atfettiği önemi eleştiren itiraz sahibi, çoğu tüketicilerin markaları telaffuz etme eğiliminde olduğunu ve markaları sadece okumadıklarını iddia etmiştir. Ayrıca, markaların kavramsal olarak benzer olduğunu, tüketiciler tarafından “PANTHÉ”  kelimesinin “PANTHER” kelimesinin yanlış yazılmış bir hali olarak algılayacaklarını savunmuştur.

Genel Mahkeme ise uyuşmazlık hakkında özetle şu şekilde karar vermiştir:

  • Önceki tarihli itiraz gerekçesi markalarda, görsel olarak çok önemli bir yere sahip olan kedi görseli, başvuru konusu işarette yer almamaktadır.  Başvuruda yer alan “PANTHÉ”  ibaresi ile önceki tarihli markalarda yer alan “PANTHER” ibaresinin yazı tipleri ve sonları farklılık göstermektedir. Tüm bu nedenlerle başvuru konusu işaretin yarattığı genel görsel izlenim önceki tarihli markalardan farklıdır.
  • Temyiz Kurulu’nun markalar arasındaki işitsel benzerliğin yüksek olduğu yönündeki kararı yerindedir.
  • İtiraz sahibinin iddia ettiği şekilde, malların aynı ve benzer olduğu durumlarda, işaretler arasındaki işitsel benzerliğin tek başına karıştırılma ihtimali yaratabileceği olgusu doğrudur. Ancak, bu tür bir karıştırılma ihtimalinin varlığı, bu işaretler arasındaki kavramsal, görsel ve işitsel benzerliklerin bütüncül değerlendirmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmalıdır. Yani, karşılıklı bağımlılık ilkesi nedeniyle, iki işaret arasında işitsel benzerliğin olduğu her durumda mutlaka karıştırılma ihtimalinin doğacağı sonucuna varılamaz.
  • İşaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal yönleri her zaman aynı öneme sahip değildir. İlgili tüketici kesimi, markanın kullanıldığı emtiaları görsel olarak algılıyorsa, iki marka arasındaki işitsel benzerliğin derecesi daha az önemlidir. Genellikle giyim mağazalarında, müşteriler satın almak istedikleri ürünleri kendileri seçerler ve bu seçim genelde görsel bir inceleme sonucunda yapılır. Bu nedenle somut olayda, karıştırılma ihtimalinin global incelemesinde görsel benzerlik daha büyük bir rol oynamaktadır.
  • Söz konusu işaretlerden birisinin ilgili kesimin hemen algılayabileceği net ve spesifik bir anlamı varsa kavramsal farklılıklar, görsel ve işitsel benzerlikleri ortadan kaldırabilir. Somut olayda, önceki şekil markaları açıkça siyah kedi kavramıyla ilişkilendirilirken, başvuru konusu işaretin belirli bir anlamı olduğu kanıtlanmamıştır. Sonuç olarak, söz konusu işaretler arasındaki kavramsal benzerlik eksikliğinin, işitsel benzerliği ortadan kaldırmaya yeterli olduğu kabul edilmelidir.

Genel Mahkeme markalar arasındaki yüksek işitsel benzerliğe ve malların aynı olmasına rağmen karıştırılma ihtimalinin olmadığına karar vererek davayı reddetmiştir. Karma nitelikteki, yani kelime ve şekil unsurundan oluşan markaların kıyaslanmasında, genel kabul,[3] kelime unsurunun genel izlenime etkisinin daha fazla olduğu iken Genel Mahkeme’nin bu kararı, itiraz sahibini şaşırtmış olabilir. Ancak EUIPO marka inceleme kılavuzunda, kelime unsurunun her koşulda markanın genel izleniminde daha güçlü bir etkiye sahip olduğunun söylenemeyeceği; bazı hallerde karma nitelikteki markalarda yer alan görsel unsurların da kelime unsurları kadar etkili olduğu ifade edilmiştir.

Somut olayda da, Genel Mahkeme’nin markalarda yer alan kelime unsurları arasındaki yüksek işitsel benzerliğe rağmen, önceki tarihli markalarda yer alan baskın görsel unsurların, markaların genel izlenimine olan katkısını dikkate alarak karar verdiğini söylemek mümkündür. Genel Mahkeme, tüketicinin uyuşmazlık konusu kıyafet ürünleri sözlü bir şekilde sipariş etmek yerine mağazada kendi seçtiği için markanın görsel unsurlarına daha çok dikkat edeceğini bu nedenle de işitsel benzerliğin önemini yitirdiğini belirtmiştir. Özellikle internet üzerinden alışverişlerin arttığı ve artık mağazalarda tüketicilerin ilgili ürünleri sözlü olarak sipariş etme durumunun git gide azaldığı bir dönemde, markalar arasındaki görsel benzerliğe daha çok önem verilen kararların artması muhtemel gözükmektedir.

Banu Eylül YALÇIN

Nisan 2021

eylulyalcin96@gmail.com


[1] ABAD Genel Mahkeme’nin, T-117/20, EU:T:2021:81 sayılı, 10 Şubat 2021 tarihli, El Corte Inglés, SA, v EUIPO, MKR Design Srl kararı, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237627&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4156260&gt;

[2] 26.02.2009 tarih ve 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğü

[3] Bkz. EUIPO, Guidelines for Examination in the Office, Part C Opposition, Version 1.0, 01.03.2021, s. 983

FOREX TANIMLAYICI BİR TERİM MİDİR? ABAD GENEL MAHKEMESİ KARARINI VERDİ (T-26/20)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 2 Aralık 2020 tarihinde bir uluslararası döviz piyasası olan “Forex” hakkında önemli bir karara imza atmıştır. Bilindiği üzere; Forex yatırım, hedging, spekülasyon amacıyla yapılan hareketlerin gerçekleştiği bir döviz piyasasıdır. “Forex” bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını ifade eder. Türkiye vatandaşlarının gereğinden fazla ilgilenmek zorunda kaldığı döviz piyasalarından birisi olan Forex, yatırımcılarına kaldıraçlı işlem yapma imkânı sunan dünyanın en büyük pazarları arasındadır.

Genel Mahkeme’nin kararını incelemeden önce Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından işbu uyuşmazlık için verilen karara değinmenin, Mahkeme hükmünün anlaşılması açısından önem arz ettiği kanaatindeyim.

İsveçli Forex Bankası 25 Ocak 2006 tarihinde Forex markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuş, marka 29 Kasım 2006 tarihli bültende yayımlanarak tescil edilmiştir.

FOREX

Marka Nice sınıflandırmasında;

  • 6. sınıfta bulunan “Para, değerli belgeler ve diğer değerli eşyaların güvenliğini sağlamak için aparat ve aletler şeklindeki güvenlik ekipmanları”,
  • 9. sınıfta bulunan “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; fonların ve değerli eşyaların transferi ve güvenli bir şekilde saklanması için alarm cihazları şeklinde güvenlik ekipmanı; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları”,
  • 16. sınıfta bulunan “Basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar ve değerli belgeler; plastik ve / veya kâğıt kodlanmamış banka kartları”,
  • 36. sınıfta bulunan “Faktoring; gayrimenkul kiralama, emlak acenteleri; gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul değerleme; nümismatik değerlendirme, kaza sigortası; rehin komisyonculuğu hizmetleri” kapsamında tescil edilmiştir.

17 Kasım 2016 tarihinde İngiltere menşeli Coino şirketi, tescilli Forex markasının kapsadığı tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınması istemiyle EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur. Marka hükümsüzlüğü isteminin temel dayanağı olarak 2017/1001 sayılı Tüzüğün 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (b),(c) ve (d) bentlerini göstermiştir.

Hükümsüzlük iddiasının temelinde Coino şirketinin Forex ibaresine yönelik olarak, bu ibarenin markanın kapsadığı mal ve hizmetler bakımından;

  1. Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmadığı,
  2. Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç̧, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirttiği,
  3. Mevcut dilde veya ticaretin yerleşik uygulamalarında alışılmış hale gelen işaretlerden oluştuğu,

iddiaları vardır.

Bu argümanları 2. maddede belirtilen tanımlayıcılık iddiası bakımından haklı bulan EUIPO, markanın 9. sınıfta bulunan “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları” ve 16. sınıfta bulunan “Basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar” malları bakımından kısmen hükümsüz kılınması yönünde karar vermiştir.

Buna karşın, EUIPO kararında söz konusu ibarenin 36. sınıfta yer alan “Faktoring; gayrimenkul kiralama, emlak acenteleri; gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul değerleme; nümismatik değerlendirme, kaza sigortası; rehin komisyonculuğu hizmetleri” açısından tanımlayıcı olmadığı, para birimindeki dalgalanmaların gayrimenkul üzerinde bir etkisi olabileceği gerçeği kabul edilmiş olsa dahi, bu durumun hizmetlerle “FOREX” ibaresi arasındaki bağlantının kurulması için yeterli olmadığının altını çizmiştir.

Kararın yerinde olmadığını düşünen Forex Bank şirketi kararı itiraz ederek EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış, ancak itiraz Temyiz Kurulu tarafından haklı bulunmamıştır. Bunun üzerine, uyuşmazlık Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşınmıştır.

Forex Bank davada, ilk olarak, dava konusu markanın tescilli bulunduğu sınıflar göz önüne alındığında genelde daha bilgili ve yüksek dikkat düzeyine sahip profesyonellerden oluşan tüketici kesimine hitap ettiğini öne sürerek, Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin doğru olmadığını iddia etmiştir.

Buna karşılık olarak, EUIPO 16. sınıfta yer alan malların hem profesyonel hem de ortalama tüketici kesimine hitap ettiğini ifade etmiş ve “para, değerli belgeler ve diğer değerli eşyaların güvenliğini sağlamak için aparat ve aletler şeklindeki güvenlik ekipmanlarının” yalnızca yüksek dikkat düzeyine sahip profesyoneller tarafından tercih edilmediğini belirtmiştir.

Hükümsüzlük kararı kapsamında hizmetlerin bulunmamasını dikkate alan Mahkeme, davacı Forex Bank’ın finansal kararların dikkatli inceleme sonucu verilen günlük alışkanlıklar olarak değerlendirilemeyeceği iddiasının, somut olay değerlendirmesi açısından yersiz olduğu kanaatine varmış ve Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesini haklı bulmuştur.

İkinci olarak, Forex kelimesinin ilgili tüketici kesimi tarafından nasıl algılandığı ele alınmıştır. Temyiz Kurulu bu değerlendirmesini yaparken ana dili İngilizce olan ortalama ve profesyonel tüketiciyi dayanak almıştır. Buna göre, Kurul kararında Forex ibaresinin Foreign-Exchange (yani yabancı para alış-verişi) kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulduğu ve bunun tüketiciler tarafından rahatça anlaşılabilir olduğu ifade edilmiştir.

Buna karşılık olarak, Forex Bank markayı oluşturan ibarenin birçok sözlükte karşılığı bulunması durumunda dahi, bunun kelimenin anlamının toplumun her kesimi tarafından bilindiği anlamına gelmeyeceğini, bunu anlayan kesimin ise yalnızca bu işi profesyonel şekilde yapan ticaret insanlarından oluştuğunu savunmuştur. Davacı iddialarını desteklemek adına bir araştırmayı delil olarak sunmuştur. Bu araştırmaya göre, 2019 tarihinde Danimarka ve Finlandiya’da dava konusu ibarenin Foreign-Exchange olarak anlaşılma oranının yalnızca %10-15 aralığında olduğu ortaya konulmuştur.

Mahkeme; davacının delil olarak sunduğu araştırmanın, EUIPO Temyiz Kurulu’na yapılan itirazda sunulmamış olduğundan değerlendirmede dikkate alınmaması gerektiğini, kaldı ki değerlendirilmiş olsaydı dahi araştırmanın yalnızca Danimarka ve Finlandiya vatandaşlarının 2019 yılındaki bilgi dağarcığını gösterdiğini, araştırmada söz konusu ibarenin bilinirliği açısından profesyonel kesim ve toplumun geri kalanı hakkında bir ayrıma gidilmediğini, bu yüzden de somut olayı aydınlatma noktasında yeterli görülemeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca Mahkeme, söz konusu araştırmanın ana dili İngilizce olan toplumların yaşadığı ülkelerde yapılmadığını, bu iki ülke vatandaşlarının en genel İngilizce kelime ve ibarelerine hâkim olabileceğini, dolaysıyla Forex ibaresi bilmemelerinin doğal olduğunu vurgulamıştır.

Tüm bu nedenlerle Mahkeme davacının bu görüşünün gerçekle bağdaşmadığı ve Forex ibaresinin bir kısaltma olduğunu bilenlerin toplumun yalnızca işin profesyonellerinden oluşan bir kesimi ile sınırlı kaldığını gösteren somut delillerin bulunmadığı kanaatine vararak, Temyiz Kurulu’nun yaptığı değerlendirmenin doğru olduğuna karar vermiştir.

Mahkemenin ikinci olarak ele aldığı konu 9. sınıfta yer alan malların “Foreign Exchange” yani yabancı para alışverişi kapsamına girip girmediğidir. Buna göre, “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları” içeren ürünlerin yabancı para alışverişinin merkezinde yer aldığı ve esas işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan araçların bu konu kapsamında değerlendirmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu sebepledir ki, Forex’in açılımı olarak kabul edilen “foreign exchange” ibaresinin yukarıda sayılan mallar açısından tanımlayıcı olduğu görüşü Mahkeme tarafından benimsenmiştir.

Benzer şekilde bir değerlendirme 16. sınıfta yer alan mallar açısından da yapılmıştır. Yabancı para transferinin esas olarak “basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar” aracılığı ile yapıldığı vebu ticaretin daha hızlı ve efektif bir şekilde yapılmasında büyük katkısı olduğu görüşünde olan Temyiz Kurulu ile aynı fikirde olan Mahkeme söz konusu mallar bakımından da Forex ibaresini tanımlayıcı bulmuştur.

Özetlemek gerekirse; Forex ibareli markanın hem hükümsüzlük konusu mallar hem de toplumda bilinen anlamı üzerinden bir değerlendirme yapılarak, toplum tarafından markanın “Foreign Exchange” yani yabancı para transferi ibaresinin kısaltması olarak anlaşıldığı, inceleme konusu mallar bakımından yabancı para transferi ibaresinin tanımlayıcı olduğu kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla da, Temyiz Kurulu kararı onanarak dava reddedilmiştir.

Onurcan TUTAR

Nisan 2021

tutaronurcan@gmail.com

“SKYLIFE v. SKY” – AVRUPA İLE TÜRKİYE’DE FARKLI SONUÇLANAN BİR MARKA İHTİLAFI –

“Sen kazandın, ama ben haklıydım.”

B. Brecht

Türk Hava Yolları (THY)’nın müşterilerine uçuşlarda sunduğu SKYLIFE dergisini Türkiye’de bilmeyen yoktur. THY’nin yurtdışı uçuş hat ve sayılarının son yıllardaki artışına paralel olarak dergi Türk olmayan kişiler nezdinde de daha bilinir hale gelmiştir.

1983-1989 yılları arasında “Türk Hava Yolları Magazin” ismiyle yayımlanan dergi, Aralık 1989’da “SKYLIFE” adını almıştır ve o tarihten bu yana kesintisiz olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Türkçe ve İngilizce iki dilli yayımlanan derginin tüm sayılarını içeren arşivinin İngilizce olarak https://www.skylife.com/en/archive; Türkçe olarak ise https://www.skylife.com/tr/arsiv bağlantısından görülmesi mümkündür.

skylife january ile ilgili görsel sonucu

İçerik olarak gurur ve mutluluk veren “SKYLIFE” dergisinin, THY bakımından bir prestij yayını olduğu da şüphe götürmez. Peki “Skylife” markasının Avrupa Birliği’nde mahkeme kararıyla 27 Ocak 2021 tarihinde kısmen hükümsüz kılındığını biliyor muydunuz?

Yanıtınızın “Hayır” olduğunu tahmin ediyoruz ve de ilgili davayı size aktarıyoruz.

EUIPO Süreci

THY, “Skylife” markasını Madrid Protokolü yoluyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde 2006 yılında tescil ettirir.

Markanın kapsadığı mal ve hizmetler arasında, diğerlerinin yanı sıra, 41. sınıfa dahil “Eğitim ve öğretim hizmetleri; sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri; eğlence hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı, çeviri hizmetleri.” yer almaktadır.

2011 yılında, marka tescil edildikten sonraki beş yıllık süre dolmadan, İngiliz “Sky Ltd” şirketi EUIPO’ya “Skylife” markasının hükümsüz kılınması talebiyle başvuruda bulunur. Hükümsüzlük talebi, özellikle yukarıda sayılan hizmetlere ilişkindir.

Hükümsüzlük talebinin gerekçesi, EUIPO’da 2003 yılından bu yana tescilli olan ve “Sınıf 16: Basılı yayınlar. Sınıf 41: Eğitim, öğretim ve eğlence hizmetleri.”ni kapsayan “Sky” kelime markasıyla karıştırılma ihtimalidir.

Talebi inceleyen EUIPO İptal Birimi, talebi haklı bulur ve “Skylife” markasının “Sınıf 41: Eğitim ve öğretim hizmetleri; sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri; eğlence hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı, çeviri hizmetleri.” bakımından hükümsüzlüğüne karar verir.

THY, bu karar üzerine EUIPO Temyiz Kurulu’na itiraz eder.

EUIPO Temyiz Kurulu Nisan 2018’de itirazı aşağıdaki gerekçelerle reddeder:

  • Önceki tarihli marka tüm Avrupa Birliği’ni kapsayan koruma sağlamaktadır ve karıştırılma ihtimali Birlik’teki İngilizce konuşan halk açısından incelenmiştir.
  • Hükümsüz kılınan eğitim, öğretim, eğlence hizmetleriyle aynı hizmetler hükümsüzlük gerekçesi markada yer almaktadır. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleriyle önceki tarihli markada yer alan eğitim hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı hizmetleriyle önceki tarihli markada yer alan eğlence hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri önceki tarihli markada yer alan basılı yayınlar malları benzerdir.
  • “Skylife” – “Sky” işaretleri görsel ve işitsel açılardan ortalama derecede benzerlik içermektedir ve “sky” kelimesini ortak olarak içermeleri anlamında kavramsal düzeyde de benzerlik göstermektedir.
  • Mallar ve hizmetler arasındaki kısmi aynılık ve benzerlik ile işaretler arasındaki benzerlik dikkate alındığında, genel anlamda halk ve profesyonellerden oluşan ve bu nedenle dikkat düzeyi ortalamadan yükseğe dek gidebilecek kamunun ilgili kesimi açısından hükümsüzlüğü talep edilen marka ile normal düzeyde ayırt edici güce sahip önceki tarihli marka arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilecektir.

Belirtilen hususları dikkate alan Temyiz Kurulu, karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki kararı yerinde bulur ve buna ilaveten THY’nin barışçıl biçimde birlikte var olma, özel kullanım biçimleri ve “Skylife” markasının ünü / bilinirliği gerekçeli itirazlarını da reddeder.

Temyiz Kurulu’nun kararına karşı THY tarafından dava açılır ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 27 Ocak 2021 tarihinde T-382/19 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Yazının devamında Genel Mahkeme kararı okuyuculara ana hatlarıyla aktarılacaktır.   

Genel Mahkeme Süreci

THY, Temyiz Kurulu kararının iptali ile “Skylife” markasının EUIPO nezdinde tescil edilmesine karar verilmesini talep eder. THY taleplerini şu iddialara dayandırmaktadır:

1- 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) çerçevesinde markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır.

2- Aynı Tüzük madde 94’te yer alan “gerekçeleri belirtme yükümlülüğü” ihlal edilmiştir.

Genel Mahkeme, öncelikle gerekçeleri belirtme yükümlülüğünün ihlaline ilişkin itirazı değerlendirmiştir.

THY, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali olup olmadığı yönündeki değerlendirmelerini EUIPO İptal Birimi’nin değerlendirmelerine dayandırdığını, itiraz konusu markanın kullanımı ve söz konusu işaretler arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimali bulunduğuna dair kanaatine ilişkin re’sen gerekçelendirme yapmadığını belirtmektedir.

Genel Mahkeme, bu itirazı 2017/1001 sayılı Tüzüğün 94 (1) maddesi yönünden incelemiş ve Temyiz Kurulu kararının 17 ila 37. paragraflarında, söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğuna ilişkin tespitin altında yatan nedenlerin açıkça ortaya konduğunu ifade etmiştir. Özellikle Temyiz Kurulu’nun markaların hitap ettiği tüketici kesimini tanımladığını, daha sonra markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin karşılaştırmasını yaptığını, bu işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal açıdan karşılaştırmasını gerçekleştirdiğini, son olarak önceki aşamalarda ortaya çıkan faktörler ışığında markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verdiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu’nun, EUIPO İptal Birimi’nin bazı değerlendirmelerini açıkça onaylamış olmasının, söz konusu kararın itirazlar ışığında Temyiz Kurulu’nun değerlendirmelerini yansıtmadığı şeklinde değerlendirilemeyeceğinin altı çizilmiştir.

Bu çerçevede itiraz edilen kararın gerekli yasal standardı karşıladığı ve bu iddianın reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Devamında Genel Mahkeme, THY’nin 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) maddesinin ihlal edildiğine ilişkin iddiasını incelemiştir.

THY; “Skylife” markasının kapsadığı malların uçak yolcularına sunulduğunu ve bu tanım gereği özellikle yüksek düzeyde dikkat gösteren tüketicilere hitap edildiğini, aynı zamanda önceki markada 16. sınıfta yer alan “basılı yayınlar” ile itiraz konusu markada 41. sınıfta yer alan “yayın hizmetleri”nin farklı olduğu dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortadan kalktığını beyan etmiştir.

THY buna ilaveten, uçuşlarında yolcularına basılı yayınlarının diğer iki markası ve tanınmış logosu altında sağlanan ana hava taşımacılığı hizmetinin bir parçası olarak yalnızca ücretsiz sunulduğunu, bu yayınlarının satılmadığını belirtmiştir.

THY, itiraz edilen markayı 1989 yılından bu yana kullandığını eklemektedir; zira bu herhangi bir karışıklık olasılığını ortadan kaldıran barışçıl biçimde var olmanın kanıtıdır ve önceki marka sahibinin itirazlarının zaman aşımına uğradığının kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Ayrıca, THY, itiraz edilen markanın figüratif niteliği ve uzunluğu göz önüne alındığında, önceki marka ile yüksek düzeyde bir benzerliğe sahip olmadığını belirtmektedir. Dahası, markada “life” teriminin yer alması, söz konusu işaretleri işitsel ve kavramsal olarak farklı kılmaktadır. Başvuru sahibine göre, önceki tarihli “sky” markası, yalnızca İngilizce konuşan tüketicilerin değil, bir bütün olarak Avrupa Birliği halkının da farklılıkları algılama yeteneği ile birlikte düşünüldüğünde, iki işaret arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldıran zayıf bir ayırt edici karaktere sahiptir.

Bu bağlamda Tüzüğün 8/1 (b) maddesi uyarınca somut olayın incelemesine geçilmiştir.

Tüzüğün 8/1 (b) maddesinin uygulanmasının ön şartı, hem mallar ve hizmetlerin aynı ve benzer olması, hem de markaların aynı ve benzer olmasıdır. (22 Ocak 2009 tarihli Commercy v OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel) kararı, T ‑ 316/07, EU: T: 2009: 14, paragraf 42 ve belirtilen içtihat)

Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak karar verilmelidir. (9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01 kararı)

Ortalama tüketicilerin algısı dikkate alınarak, bu tüketicilerin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları teker teker analiz etmediği kabul edilmektedir. (12 Haziran 2007 tarihli OHIM v Shaker, C‑334 /05 P kararı)

Mahkeme, 40/94 sayılı Tüzüğün 8(1)(b) maddesine atıfta bulunarak karıştırılma ihtimalinin varlığında önceki markanın korunduğu yerin tüketicisinin dikkate alınması gerektiği belirtmiştir. Bu bağlamda somut olayda, önceki markanın bir Avrupa Birliği markası olduğu için tüm AB topraklarında korunduğunu, böyle bir durumda önceki tescilli marka açısından tüm AB devletlerinde karıştırılma ihtimalinin varlığının bulunmasına gerek olmadığını ifade etmiştir. AB markalarının üniter karakteri, önceki tarihli bir AB markasının korumasını olumsuz yönde etkileyebilecek bir diğer AB markasına karşı, Avrupa’nın yalnızca bir kısmındaki tüketicilerin algısı esas alınacak olsa bile, önceki tarihli AB markasına itiraz süreçlerinde dayanabileceği anlamına gelir. (16 Ocak 2018 tarihli karar, Sun Media v EUIPO – Meta4 İspanya (METABOX), T ‑ 204/16, EU: T: 2018: 5, paragraf 74)

Genel Mahkeme ilk olarak, önceki markada İngilizce “sky” kelimesinin yer alması faktörünü dikkate alarak, AB’nde İngilizce konuşan halk nezdinde bir karıştırılma ihtimali olup olmadığına odaklanan Temyiz Kurulu’nun incelemesinde bu yönüyle bir hata bulunmadığı kanaatine ulaşmıştır.

Ek olarak, başvuru sahibinin iddialarının aksine, Mahkeme’ye göre, karıştırılma ihtimali değerlendirmesi markanın fiili kullanımı ya da hangi mal ve hizmetlerde kullanılacağı niyetiyle ile ilgili değil, tescili talep edilen markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin ifade ediliş biçimi ile ilgilidir, zira tescilin fiili kullanımı kısıtlayan bir etkisi bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin markasını belirli bir şekilde kullanması, ilgili halkın tanımı ve dikkat düzeyi veya bu mallar/hizmetler arasındaki benzerlik gibi bir karıştırılma ihtimalinin varlığının bulunmasının altında yatan değerlendirmelerin amaçları açısından dikkate alındığında, markanın kapsadığı mal ve hizmetleri değiştirecek şekilde bir etkiye sahip değildir. (30 Haziran 2010 tarihli karar, Royal Appliance International v OHIM, C ‑ 448/09 P,  AB: C: 2010: 384, paragraf 71 ve 72)

Bu nedenle Mahkeme başvuru sahibinin markanın hava yoluyla taşıma hizmetlerinde kullanılması nedeniyle karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı yönündeki iddialarını yerinde görmemiştir. Ayrıca Mahkeme’ye göre, başvuru sahibinin iddialarının aksine, Temyiz Kurulu’nun “dergiler, kitaplar, gazeteler ve diğer basılı materyallere ilişkin yayın hizmetleri” ile “basılı yayınlar”ın birbirlerini tamamlayıcı nitelikleri çerçevesinde benzer oldukları yönündeki tespiti yerindedir.

Mahkeme, hükümsüz kılınan marka kapsamındaki “Eğlence hizmetleri, film prodüksiyonu, fotoğrafçılık hizmetleri ve radyo ve televizyon programlarının prodüksiyonu” hizmetlerine gelince, bunların önceki marka kapsamındaki “eğlence hizmetleri”ne dahil olduklarına ve sonuç olarak aynı olduklarına karar vermiştir. (15 Eylül 2009 tarihli karar, Royal Appliance International v OHIM – BSH Bosch ve Siemens Hausgeräte (Centrixx), T ‑ 446/07, AB: T: 2009: 327, paragraf 35 ve anılan içtihat)

Markalar arasındaki benzerlik açısından ise hükümsüz kılınan marka EUIPO kayıtlarına göre bir kelime markasıdır. Temyiz Kurulu, bu markayı figüratif marka olarak tanımlasa da, Mahkeme bu farklılığın söz konusu markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesini veya mevcut davada karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığını etkilemediği görüşündedir.

Dahası THY, her ne kadar markasında yer alan “life” kelimesi sebebiyle markalar arasında yüksek düzeyde görsel benzerlik bulunmadığını iddia etmişse de, Mahkeme, bu iddianın özünde, Temyiz Kurulu’nun markaların “en azından ortalama derecede” görsel benzerliğe sahip olduğu kanaati ile aynı olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca hükümsüz kılınan markanın oldukça net okunması, markada yer alan çerçevenin sıradanlığı ve “i” harfinin üzerindeki noktanın minimal stili göz önüne alındığında söz konusu değerlendirmeden dönülmesini gerektirecek bir husus bulunmadığı ifade edilmiştir.

Temyiz Kurulu’nun söz konusu işaretlerin işitsel olarak ortalama derecede benzediğine ilişkin değerlendirmesini de doğru bulan Mahkeme, bu kanaatini işaretlerde “sky” ibaresinin ortak olarak bulunması ve hükümsüz kılınan markada “life” ibaresinin yer almasının tek başına işitsel benzerliği ortadan kaldırmak için yeterli olmaması nedenlerine dayandırmıştır.

Mahkeme kavramsal açıdan da durumun böyle olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu işaretlerde ‘sky’ ibaresi ortakken, “life (yaşam)” kelimesi “sky (gökyüzü)” kelimesini “kuşlar ve hatta bir uçuşun yolcuları gibi canlı varlıkları barındırabilen bir alan” olarak tanımlayabilecek bir kavrama atıf yapmaktadır.

Mahkeme karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirmeyle ilgili olarak; mal ve hizmetlerin aynılığı/benzerliği, işaretler arasındaki görsel, fonetik ve kavramsal benzerlik derecesiyle birleştirildiğinde ve önceki tarihli markanın ayırt ediciliğinin normal düzeyde olduğu göz önüne alındığında, Avrupa Birliği’nin İngilizce konuşan halk nezdinde karıştırma ihtimali oluşturması için yeterli olduğu kanaatine varmıştır.

Mahkeme ‘gökyüzü’ kelimesinin bir alana atıfta bulunmasının, kendi başına, önceki tarihli markanın yukarıda açıklanan mallar ve hizmetler için ayırt edici olmadığı anlamına gelmeyeceğini de belirtmiştir.

İkincisi, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi, markaların ne şekilde tescil edilmiş olduklarına bakılarak yapılmalıdır; bu bağlamda markaların ne şekilde kullanıldıkları (tek başlarına veya diğer markalarla birlikte kullanımları gibi) incelemede önem arz etmemektedir. (18 Ekim 2007 tarihli karar, AMS v OHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, paragraf 91). Dolayısıyla, THY’nin iddialarının aksine, önceki tarihli markanın, sahibine ait tanınmış olan veya olmayan başka markalarla birlikte olası kullanımının, somut olay açısından karıştırılma ihtimali değerlendirmesi ile ilgisi bulunmamaktadır.

Mahkeme, belirli bir pazarda iki markanın bir arada var olmasının ilgili kamuoyunda bu markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini azaltmaya katkıda bulunabileceğine işaret etmiştir. Karıştırılma ihtimalinin bulunmaması, özellikle söz konusu markaların ilgili piyasada barışçıl biçimde var olması sebebiyle söz konusu olabilir. Böyle bir olasılık, EUIPO önündeki süreçler sırasında, itiraz edilen marka sahibinin, bir arada var olmanın ilgili kamuoyunda karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını ve ilgili tüketicinin algısını etkileyebilecek kadar uzun süre markasının fiilen kullanıldığını ispatlayabildiği ölçüde dikkate alınmalıdır.

Mahkeme, THY’nin ne İptal Birimi ne de Temyiz Kurulu nezdindeki incelemeler sırasında birlikte var olma iddialarını destekler deliller sunmadığını belirterek, bu yöndeki iddiayı da haklı bulmamıştır.

Mahkeme tarafından başvuru sahibinin zaman aşımı iddiaları da kabul edilmemiştir. 207/2009 sayılı Tüzüğün 54(1) maddesi gereği marka sahibi, markasının başka bir kişi tarafından kullanılmasına kesintisiz olarak 5 yıl boyunca ses çıkarmazsa, artık hükümsüzlük davası açamaz ve bu kullanımı engelleyemez.

Bu maddeden hareketle, önceki marka ile aynı/benzer olan sonraki markanın kullanılması durumunda, rıza gösterme sonucunda ortaya çıkan zaman aşımı süresinin başlamasından önce dört koşulun yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İlk olarak, sonraki marka tescilli olmalıdır. İkinci olarak, tescil başvurusu iyi niyetle yapılmış olmalıdır. Üçüncüsü, sonraki marka, önceki markanın korunduğu bölgede kullanılmalıdır. Dördüncüsü, önceki marka sahibi, tescilden sonra bu markanın kullanıldığından haberdar olmalıdır. (28 Haziran 2012 tarihli karar, I Marchi Italiani ve Basile v OHIM – Osra (B.Antonio Basile 1952) ), T ‑ 133/09, AB: T: 2012: 327, paragraf 31)

Buna karşılık, Temyiz Kurulu’na önünde yapılan itirazda, hükümsüzlük talebi sahibinin ses çıkarmamasına ilişkin olarak THY tarafından herhangi bir iddia öne sürülmediği açıktır. Somut olayda bu husus hakkında dikkate alınabilecek tek şey, THY’na ait Skylife dergisinin 1989’dan beri başvuran tarafından işletilen uçaklarda sunulduğu yönündeki referanstır. Ancak, yukarıda belirtilen dördüncü şarta ilişkin herhangi bir ek açıklama içermeyen bu referans, ses çıkarmama iddiasının EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirildiği anlamında yorumlanamaz. Temyiz Kurulu önünde sunulmayan iddiaların, Genel Mahkeme incelemesinde esas alınması mümkün olmadığından, bu yöndeki iddianın Mahkeme tarafından incelenmesi de mümkün değildir.

Yukarıda detaylı olarak açıklanan nedenlerle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Aynı İhtilaf Türkiye’de Nasıl Sonuçlanmıştı?

THY’nın ve dolayısıyla Türkiye’nin prestijli ürün ve hizmetlerinden birisi olan “Skylife” markasının kısmen hükümsüz kılınması yönündeki karar, özellikle de Temyiz Kurulu önünde sunulan THY iddialarının eksikliği ve devamında Mahkeme’ye sunulan iddiaların bazılarının, EUIPO önünde sunulmamış olma gerekçesiyle, Genel Mahkeme tarafından incelenmemesi bağlamında THY açısından üzücü ve düşündürücüdür. Çıkarılması gereken en önemli ders ise kanaatimizce, dava aşamasına daha ciddi hazırlanılmasının, ancak Temyiz Kurulu önünde eksiksiz bir itiraz yapmakla mümkün olduğu gerçeğinin bir kez daha karşımıza çıkmasıdır.

Aynı markanın (Skylife), 41. sınıfa dahil aynı hizmetleri kapsayan başvurusuna karşı, aynı markalar (Sky) gerekçe gösterilerek yapılan itiraz ise Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) nezdinde, EUIPO ve Genel Mahkeme değerlendirmesinin tam tersi yönde sonuçlanmıştır.   

2005 yılında “Skylife” markasının Türkiye’de tescili amacıyla THY tarafından yapılan başvuruya karşı, aynı taraf “Sky” markalarını gerekçe göstererek itiraz etmiştir. Kurum’a yapılan itiraz karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçelidir. Kurum, “Skylife” – “Sky” markaları arasında, “Skylife” markasının Türkiye’de THY ile özdeşleşmiş olması, eğer Türkiye’de tanınmışlıktan bahsedilecekse bunun “Sky” markalarından ziyade “Skylife” markasına ait olması gibi gerekçeleri de belirterek karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçeli itirazı reddetmiştir. Sonrasında bu karara karşı dava açılmış olsa da, dava, muhtemelen takip edilmediği için, açılmamış sayılmıştır. Bir diğer deyişle Türkiye’deki süreç, karıştırılma olasılığının varlığı açısından, EUIPO ve Genel Mahkeme sürecinin tersi yönde sonuçlanmıştır.

Nihan ÖZKOÇAK

avnihanozkocak@gmail.com

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Şubat 2021

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” SLOGANINI AYIRT EDİCİ BULDU

Sanat sanat için midir sanat toplum için midir sorusu uzun yıllardır tahtını koruyadursun, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) bu yazıda inceleyeceğimiz kararında, süt insan için midir, öyleyse ayırt edici midir sorusuna yoğunlaşıyor.

20 Ocak 2021 tarihli T-253/20 sayılı kararla Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Temyiz Kurulu tarafından (“EUIPO Temyiz Kurulu“) “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” (SÜT GİBİ AMA İNSANLAR İÇİN YAPILMIŞTIR) sloganının ayırt edici karakterden yoksun bulunması sebebi ile reddine ilişkin kararı iptal etmiştir.  Karar, sloganlardan oluşan markaların tescil edilebilirlik şartları ile ilgili kriterler belirlemek açısından önemli değerlendirmeler içermektedir:

Genel Mahkeme Kararı Öncesi: Başvuru, Ret Kararı ve Temyiz Kurulu Değerlendirmesi

14 Mart 2019’da İsveçli bir yulaflı içecek üreticisi olan Oatly AB firması 18, 25, 29, 30 ve. 32. sınıflarda “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” sloganı için EUIPO nezdinde bir marka başvurusu  yapmıştır. Başvuru kapsamında ilgili sınıflarda süt ürünleri ve süt yerine geçen ürünler ve yulaf bazlı içecekler dahil olmak üzere bir dizi ürün bulunmaktadır.

5 Eylül 2019 tarihinde, incelemeyi yapan uzman, 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 7(1)(b) maddesi ve bunun 7(2) maddesi ile bağlantılı olarak, süt ürünleri, süt ve içecekler dahil 29. sınıftaki ürünler ile 30 ve 32. sınıftaki malların pek çoğu için markayı ayırt edici bulmayarak kısmen reddetmiştir.

Ret kararı, Temyiz Kurulu’na taşınmış ve Temyiz Kurulu tarafından da 7 Şubat 2020 tarihinde haklı bulunarak onanmıştır.

Temyiz Kurulu, ret kararını onarken ilgili toplum kesiminin toplumun geneli olduğunu ve bu noktada dikkate alınması gerekenin AB içinde İngilizce konuşan tüketicilerin algısı olduğunu belirtmiştir.  Kurul onama gerekçesinde, markanın “like milk” yani “süt gibi” kısmının pazarlanan malların süt ikameleri olduğunu işaret ettiğini; işaretin ikinci kısmı olan “but made for humans” (“ama insanlar için yapılmıştır”) kısmının ise insan tüketimine daha uygun olduklarını anlattığını; bu nedenle işaretin bir bütün olarak veya ama (but) kelimesiyle ayrılan bölümlerinin tek başlarına algılanabilir bir fark yaratmadığını dolayısıyla işaretin kaynak gösterme fonksiyonundan yoksun olduğuna karar vermiştir. Kurul’a göre işaret kendisine ayırt edicilik katacak herhangi bir başka unsur da içermemektedir ve uzunluğu sebebiyle marka algısı da yaratmamaktadır.  

Temyiz Kurulu, bu sloganın laktoz intoleransı veya süte alerjisi olan veya vegan olan tüketicilere, işaretin kapsadığı ürünlerin süte çok benzediğini ve inek, keçi ve koyun sütünün aksine, özellikle insan tüketimi için üretildiğini anlatmaya yaradığını, bu nedenle söz konusu markanın, tescil edilmek istendiği malların kaynağını göstermekten ziyade, ürünün özelliklerini yücelten bir tanıtım sloganı olarak görmüştür.  Dolayısıyla, bu sloganı marka olmaya yeterli düzeyde ayırt edicilikte bulunmamıştır.

Akabinde  Oatly AB, konuyu Genel Mahkeme’ye taşımıştır.

Genel Mahkeme Kararı

20 Ocak 2021 tarihli kararında Genel Mahkeme incelemesinde önce markanın ayırt edici kabul edilmesi için gerekli kriterleri AB Marka Tüzüğü düzenlemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihatları ışığında ortaya koymuştur. Buna göre bir markanın ayırt edici olarak kabul edilmesi için asgari düzeyde bir ayırt edicilik aranacaktır. Bir markanın ayırt edici karakteri, öncelikle tescil edilmek istendiği mal ve hizmetler ve ikinci olarak da hitap ettiği tüketici kitlesi yani toplumun ilgili kesiminin algı düzeyi dikkate alınarak değerlendirilir. (Audi v OHIM, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, para. 34 Smart Technologies v OHIM, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, para. 24)

Genel Mahkeme, bir işaretin ayırt edici olup olmadığının belirlenmesine ilişkin genel kriterleri ortaya koyduktan sonra, bir de slogan markaları ve reklam kampanyası mesajlarından oluşan markaların ayırt ediciliği konusunda verilmiş ABAD kararlarına atıfta bulunmuş ve bu konudaki kriterleri hatırlatmıştır. Genel Mahkeme slogan markaları konusunda şu kriterleri ortaya koymuştur.

  • Yaratılmış (uydurulmuş) işaretler veya aynı zamanda reklam sloganı olarak da kullanılan işaretler , kalite göstergesi veya markanın kapsamına giren mal ve hizmetleri satın almaya teşvik etme amaçlı işaretlerden oluşan başvurular da, bu tip kullanıma konu olmaları sebebi ile, tescilden muaf tutulamaz. (C‑64/02 P, OHIMv Erpo Möbelwerk, par. 41, and C‑398/08 P, Audi v OHIM 35)
  • Markaların ayırt edici karakteri incelenirken, slogan markalarına daha yüksek  kriterler uygulanmamalıdır. (C‑398/08 P, Audiv OHIM 35 and the case-law cited, and C‑311/11 P, Smart Technologies v OHIM, par. 25 )
  • Her ne kadar markaların ayırt ediciliğinin değerlendirilmesindeki kriterler farklı marka türleri için aynı olsa da, toplumun ilgili kesiminin dikkat düzeyi her zaman aynı değildir ve bazı marka türleri için ayırt edici karakteri ortaya koymak daha zordur. (C‑398/08 P, Audiv OHIM 37 -T‑104/16, Puma v EUIPO (FOREVER FASTER), par. 18)
  • Bir reklam sloganının asgari düzeyde ayırt edicilik içerdiğinin kabulü için hayal gücü göstermesi veya sonuçta çarpıcı bir izlenim yaratacak şaşkınlık doğuran kavramsal bir heyecan göstermesi beklenemez. (Audi v OHIM, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, para. 39, Volkswagen v OHIM (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, para. 16)

Genel Mahkeme’nin değerlendirmesine göre, bir reklam sloganı, toplumun ilgili kesimi tarafından yalnızca bir tanıtım yöntemi/formülü olarak algılanıyorsa, ayırt edici karaktere sahip değildir. Buna karşılık, bu tür bir işaret, tanıtım işlevinin yanı sıra, ilgili kamuoyu tarafından ilgili mal ve hizmetlerin kaynağı olarak hemen algılanabiliyorsa, ayırt edici  karaktere sahip olarak kabul edilmelidir.

Genel Mahkeme de toplumun ilgili kesimini belirlerken, Temyiz Kurulu gibi, İngilizce konuşan kesimin algısını da dikkate alarak, toplumun ilgili kesimini ve hedef tüketiciyi, ortalama düzeyde dikkat seviyesine sahip tüketici olarak belirlemiştir. Akabinde, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS markasının ayırt edici olup olmadığı hakkında ise gerekçeleri ile birlikte şu kararı vermiştir:

  • Sloganı “ama” bağlacı iki kısma ayırmaktadır. Ama bağlacının varlığı nedeniyle, tüketici, markanın ilk kısmı (it’s like milk/ ‘süt gibidir’) ile işaretin ikinci kısmı (“but made for humans”/ ‘insanlar için yapılmıştır’) arasında bir zıtlık algılayacaktır ki  bu da sloganı hatırlanır kıldığı gibi başvuru sahibinin mallarını piyasadaki diğerlerinden ayıracaktır. Sonuç olarak, reklam sloganı sadece söz konusu ürünlerin (gıda maddeleri) süte benzer olduğu ve insan tüketimine yönelik olduğu fikrini değil, aynı zamanda ürünün süt olmadığı mesajını da iletmektedir.
  • Söz konusu slogan, genel kabul gören ,sütün insan beslenmesinin temel bir unsuru olduğu fikrini sorgulamakta ve  böylece toplumun ilgili kesiminin zihninde bu ürünleri anımsamayı kolaylaştıran bilişsel bir süreç başlatmaktadır. Bu sebeple de slogan, marka sahibinin mallarını başka bir işletmeden ayırt etmeye yarayan bir mesaj iletmektedir.
  • Bu tespitler sütün insan tüketimine uygunluğunun tartışma konusu olmasıyla bağdaştırılmamalıdır. İlgili tüketicinin önemli bir kesiminin etik veya fizyolojik nedenlerle süt tüketmediği göz ardı edilemez. Ancak toplumun bu kısmı süt tüketimine karşı dahi olsa sütün bir insanın beslenmesi için gerekli olduğunu kabul eden genel kanının farkında olabilecek durumdadır. Marka, bu anlamda toplumun bu kesiminde de bilişsel bir süreç başlatabilecek niteliktedir.

Bu tespitlerden sonra, Genel Mahkeme “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” reklam sloganının asgari düzeyde ayırt edici karaktere sahip olduğu sonucuna varmıştır.

Sonuç

Genel Mahkeme’nin kararındaki kriterlere baktığımızda, sloganların ayırt edicilik konusunda diğer markalardan farklı ve hatta yüksek kriterlerle değerlendirilmemesi gerektiği, sloganların tüketiciyi şok etmesi veya hayranlık uyandırıcı bir yaratıcılık düzeyine sahip olmasının gerekmediği net bir biçimde ortaya konmuştur.  “It’s Like Milk But Made For Humans” sloganı ise, kanaatimizce, marka olarak hayatına devam etmesini bir “ama” bağlacına borçludur.  

Mine GÜNER SUNAY

Şubat 2021

mine.guner@gmail.com 

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun İncelemediği Bir Konuda Karar Verebilir Mi? JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE Kararı

Court of Justice of the European Union

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 9 Aralık 2020 tarihinde T-622/19 sayılı kararıyla üç boyutlu Avrupa Birliği (“AB”) Markası JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE hakkında hüküm kurmuştur. Buna göre Mahkeme, yaptığı tüm değerlendirmelerin ardından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun uyuşmazlık konusu kararını iptal etmiştir, fakat, yetkisi olmadığından ötürü uyuşmazlık konusu kararı değiştirmek suretiyle bir yeni karar vermemiştir. Aşağıda Genel Mahkeme’nin ilgili uyuşmazlıkta yaptığı değerlendirmeler incelenmiştir. Kararın orijinal metnine bu bağlantıdan ulaşılabilir: 

EUIPO başvuru süreci ve uyuşmazlığın arka planı

16 Ocak 2017 tarihinde Munich Accessories GmbH, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde siyah, altın ve (sonradan eklenmek üzere) beyaz renkli aşağıdaki JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE isimli üç boyutlu şekil markası için başvuruda bulunmuştur:

Tescili istenen mal ve hizmetler bakımından ise 19 Nisan 2017 tarihinde yayıma çıkanlar, EUIPO nezdindeki incelemelerde yapılan kısıtlamaların ardından 33. sınıftaki “Coğrafi işaret olan şampanyanın tarifnamesi ile uyumlu olarak Fransız menşeli şaraplardan hususi olarak şampanya” mallarıdır. 

EUIPO İtiraz Süreci

6 Haziran 2017 tarihinde, Ace of Spades Holdings LLC, EUIPO nezdinde yukarıdaki marka başvurusuna itiraz etmiştir. İtiraz gerekçesi markalarından ilki, 21 Kasım 2008 tarihinde altın ve siyah renkli ve 33. sınıftaki “Şampanya menşe adı ile tescilli şaraplar” mallarını kapsayan aşağıdaki üç boyutlu AB markasıdır:

İtiraz gerekçesi bir diğer markası ise 5 Mart 2014 tarihinde tescil edilmiş, altın ve siyah renkli, 33. sınıfta “Biralar hariç alkollü içeceklerden hususi olarak şaraplar, köpüklü şaraplar ve şampanyalar” malları için tescilli üç boyutlu aşağıdaki AB markasıdır:

İtiraz gerekçesi üçüncü marka ise 17 Aralık 2013 tarihinde tescil edilmiş ‘diğer’ türünde altın renkli ve 33. sınıfta “Biralar hariç alkollü içeceklerden hususi olarak şaraplar, köpüklü şaraplar ve şampanyalar” mallarını kapsayan ve “Marka bir pozisyon markasıdır. Altın süslenmiş ön, arka ve boyun etiketleri ile merkezde tasvir edilen maça asından oluşur. Şişenin dış konturunu resimlendiren kesik çizgiler işaretin pozisyonunu göstermek içindir ve markanın bir unsuru değildir.” tanımını içeren aşağıdaki markadır: 

İtiraz sahibi, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğünün m. 8/1(b) ve m. 8/5 (güncel Tüzük no. 2017/1001 m. 8/1(b) ve m. 8/5) kapsamında karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık itirazlarında bulunmuştur. 

31 Ekim 2018 tarihli kararıyla İtirazlar Birimi, itirazı tümden reddetmiştir. Gerekçeleri ise öncelikle, işaretlerin açıkça farklı olmaları sebebiyle m. 8/1(b) kapsamında karıştırılma ihtimali bulunmamasıdır. İkinci olarak ise işaretler arası benzerliğin m. 8/5 kapsamında tanınmışlık için gerekli bir koşul olmasından ötürü bu itiraz nedeni bakımından başka koşulların incelenmesinin gerekli görülmemesidir. 

2 Ocak 2019 tarihinde itiraz sahibi, EUIPO nezdinde İtirazlar Birimi kararını temyiz etmiştir. Beşinci Temyiz Kurulu, 26 Haziran 2019 tarihinde temyiz talebini reddetmiştir. Özellikle, 1 ve 3 numaralı önceki markaların uyuşmazlık konusu işaretle benzer olmadığından m. 8/1(b) anlamında gerekli koşullardan biri bulunmadığından karıştırılma ihtimali olmadığına kanaat getirmiştir. Ayrıca, önceki markaların tanınmışlığının kanıtlanamadığına ve bu sebeple de tüm itiraz sebeplerinin reddedilmesine karar vermiştir. 

Genel Mahkeme Süreci

İtiraz sahibi, uyuşmazlık konusu kararın iptali için Genel Mahkeme’ye başvurmuştur.

Genel Mahkeme, öncelikle AB Tüzüğü m. 8/1(b) kapsamında karıştırılma ihtimaline ilişkin itirazı değerlendirmiştir. 

Yerleşik içtihada göre, karıştırılma ihtimali, halkın söz konusu mal ve hizmetlerin aynı veya ekonomik olarak ilişkili işletmelerden geldiğine inanması riskidir. Buna göre karıştırılma ihtimali, bütünsel olarak, ilgili halkın uyuşmazlık konusu mal ve hizmetler ile işaretleri algılamasına göre, özellikle işaretlerin benzerliği ve mal ve hizmetlerin benzerliğinin karşılıklı bağımlılığı olmak üzere somut olayın koşullarına göre tüm ilgili faktörler hesaba katarak değerlendirilmelidir. İşaretler ve mal ve hizmetlerin benzerliği kümülatif koşullardır. 

Temyiz Kurulu, ilgili halkın Avrupa Birliği’ndeki genel halktan oluştuğu ve ortalama dikkat seviyesine sahip olduğu kanaatindedir. Buna karşın EUIPO mahkeme önünde, Temyiz Kurulu’nun ilgili halkı şampanya tüketicileri olarak sınırlaması gerektiğini, bunun sebebinin de işaretlerin karşılaştırılırken kapsamlarındaki ortak mallarla ilgilenen halkın dikkate alınması gerektiğini savunmuştur. EUIPO’ya göre, bu tüketicilerin dikkat seviyesi nispeten de olsa ortalamadan yüksektir, zira şampanya diğer şarap çeşitlerine kıyasla daha pahalıdır ve genellikle aynı düzenlilikte tüketilmemektedir. Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun aslında şampanyanın çok pahalı ve nadir olabileceğinde haklı olduğu ancak aslında nispeten düşük fiyatlara da satılabileceğini, bu sebeple de şampanyayla ilgilenen genel halkın bir üyesi olan ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin tüketiciden tüketiciye değişeceğine karar vermiştir. Sonuç olarak Mahkeme, ilgili kesim olan şampanyayla ilgilenen genel Avrupa Birliği halkının ortalama dikkat seviyesi göstereceği kanaatine varmıştır. 

Somut olayda markaların kapsadığı mallar birebir aynıdır. İşaretlerin karşılaştırılmasında ise aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:

Karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesi; işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğini ilgilendirdiği kadarıyla işaretlerin verdiği genel izlenime dayanarak ve özellikle ayırt edici ve baskın unsurları dikkate alınarak yapılır. İşaretlerin kapsadığı mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin işaretleri algılayışı, karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu anlamda, ortalama tüketici normalde bir işareti bir bütün olarak algılamakta olup detaylarına girerek analiz yapmamaktadır. Eğer işaretin tüm diğer unsurları önemsiz ve göz ardı edilebilir ise benzerlik değerlendirmesi yalnızca baskın unsura dayanarak yapılabilmektedir. Tanımlayıcı olan, ayırt edici olmayan veya zayıf ayırt ediciliği olan unsurların benzerlik incelemesinde daha az önemi vardır. 

Temyiz Kurulu, işaretleri inceleyip unsurlarını belirlemiş, bunların tanımlayıcı, ayırt edici veya baskın olup olmadıklarını değerlendirip karşılaştırmıştır. Görsel, işitsel ve kavramsal açılardan işaretleri benzer bulmadığından uyuşmazlık konusu işaretlerin genel olarak benzer olmadıkları sonucuna varmıştır. Şişenin başındaki mantar kısmının siyah folyo ile kaplanmış olması, boyun kısmında şekil unsuru ihtiva eden etiket yer alması ve şişenin altın rengi folyoyla kaplanması gibi özellikleri ayırt edici bulunmamıştır ve işaretlerin baskın özellikleri incelenirken bunların ikincil rol oynayacağı kanaatindedir.

Temyiz Kurulu, 1 ve 2 numaralı gerekçe tarihli markaları değerlendirirken, ortalama tüketicinin ürünlerin ambalaj ve şekline bakarak herhangi bir kelime veya şekil unsuru olmadan ürünün kaynağına ilişkin tahminlerde bulunabilme alışkanlığının olmadığını, bu nedenle de üç boyutlu bir markanın ayırt ediciliğinin tesisinin bir kelime veya şekil markasına göre daha zor olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, somut olaydaki şeklin şampanya şişeleri için yaygın bir kullanımı olduğunu ve bu sebeple şampanya ve köpüklü şarap dahil alkollü içecekler için bu şeklin ayırt edici olmadığı kanaatine varmıştır. Kurul, 1 ve 2 numaralı önceki tarihli gerekçe markaların standart ve yaygın şampanya veya şarap şişesi şeklinden oluştuğu ve ilgili halkın ambalajı görür görmez diğer teşebbüslerinkinden kesin biçimde ayırarak kaynağını belirtebilecek bir şekil ve biçimden oluşmadığı sonucuna varmıştır. 

Photo by Tristan Gassert on Unsplash

Mahkeme, itiraz sahibinin bu aşamada yalnızca Temyiz Kurulu’nun üç boyutlu itiraza gerekçe markalarla karşılaştırmalarına karşı çıktığını fakat üçüncü gerekçe marka olan pozisyon markasına dair Temyiz Kurulu değerlendirmelerinin mahkeme önündeki uyuşmazlığa konu edilmediğini vurgulamıştır. Görsel incelemeyi yaparken Temyiz Kurulu, 1 ve 2 numaralı gerekçe markalar ile uyuşmazlık konusu markanın değişik unsurlarını değerlendirip doğru biçimde benzerlik ve farklılıklarını belirlemiştir. Ne var ki, Temyiz Kurulu’nun 1 ve 2 numaralı gerekçe markaların uyuşmazlık konusu markadan farklı oldukları sonucuna yalnızca aralarındaki farklılıkları değerlendirerek ulaşması ve markaları bir bütün olarak ele almaması bütünsel değerlendirme bakımından hatalı olmuştur. Genel Mahkeme, benzer unsurların her ne kadar ayırt edici olmasalar da Temyiz Kurulu tarafından bütünsel değerlendirme yapılırken değerlendirme dışı bırakılamayacağı ve sonuç olarak, 1 ve 2 numaralı gerekçe markalar ile uyuşmazlık konusu markaların benzer olmadığı sonucuna varılmasının hatalı olduğu kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun bu markalar arasında karıştırılma ihtimalini değerlendirirken bütünsel değerlendirme yapması ve de en azından markaların görsel olarak benzediğini dikkate alması gerekirdi. Bu sebeple de Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun bütünsel değerlendirme yapmadan AB Marka Tüzüğü m. 8/1(b) kapsamındaki koşullardan birinin gerçekleşmediğine karar vererek karıştırılma ihtimalinin varlığını bertaraf etmesinin bu hükmü ihlal ettiğine karar vermiştir. 

Temyiz Kurulu’nun kararının iptali ve değiştirilmesi talebi, iptal bakımından kabul edilmiş olup değişiklik açısından ise Genel Mahkeme’nin 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 72/3 uyarınca Temyiz Kurulu’nun bir konum almadığı, bir kanaate varmadığı bir değerlendirmenin yeniden yapılabilmesi için bir yetkisi olmadığına karar verilmiştir. Dolayısıyla, kural olarak kararların değiştirilebilmesi yetkisinin kullanılabilmesi, Genel Mahkeme’nin Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeyi incelemesinin ardından uyuşmazlığın belirlenen maddi unsurları ve hukuk temelinde Temyiz Kurulu’nun alması gereken kararı belirlemesini içermektedir. Somut olayda, Genel Mahkeme’nin söz konusu değişikliği yapabilme yetkisinin oluşması için gerekli koşullar karşılanamamıştır. Temyiz Kurulu hatalı olarak uyuşmazlık konusu işaretlerin benzemediği sonucuna varıp karıştırılma ihtimalinin bütünsel değerlendirmesini yapmadığından Mahkeme’nin bu değerlendirmeyi yapabilmesi mümkün değildir, zira incelenerek değiştirebilecek bir Kurul değerlendirmesi bu konuda söz konusu değildir.  

Kararın kanaatimizce en önemli kısımları; üç boyutlu bir markanın ayırt ediciliğinin tesisinin bir kelime veya şekil markasına göre daha zor olması, işaretlerin karşılaştırılmasında benzerlik incelemesinin bütünsel değerlendirmeye dayanması gerektiği ve tüm faktörlerin ele alınması gerektiği ile son olarak Genel Mahkeme’nin Temyiz Kurulu kararını değiştirme yetkisinin yalnızca Kurul tarafından değerlendirme yapılmış ve kanaate varılmış hususlar hakkında olabileceğidir.

Alara NAÇAR

Ocak 2021

nacar.alara@gmail.com

MONSTER ENERGY’NİN GENEL MAHKEME ÖNÜNDEKİ PENÇE ZAFERİ

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi, 2 Aralık 2020 tarihinde, Monster Energy Company ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) arasında görülen davada kararını verdi[1]. Kararda hem markalar arasındaki karıştırılma ihtimali hem de tescilsiz bir marka hakkına dayanan itiraz sahibinin itirazında başarılı olabilmesi için üstüne düşen yükümlülükler incelenmiştir.

Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd isimli şirket aşağıda görseline yer verilen markanın 18, 25 ve 35. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler üzerinde tescil edilmesi talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.

Enerji içecekleri sektöründe tanınmış bir şirket olan Monster Energy ise aşağıda görsellerine yer verilen 18, 25, 32, 35. sınıflarda tescilli AB markalarına dayanarak, başvurunun tesciline itiraz etmiştir.

Şirketin itirazı 21 Mart 2019’da İtiraz Birimi tarafından reddedilmiş, yapmış oldukları temyiz başvurusu da başarılı olmamıştır. Temyiz Kurulu’na göre, markalar arasındaki benzerlik çok düşük seviyededir ve aralarında kavramsal bir benzerlik de yoktur. Bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimalinden bahsedilmesi mümkün değildir. İtiraz sahibi Monster Energy, anılan ret kararının iptali için ABAD Genel Mahkemesi nezdinde dava açmıştır.

İtiraz sahibi ilk olarak, Temyiz Kurulu’nun markalar arasındaki benzerlik derecesini düşük bulmakta hatalı olduğunu ve markalar arasında 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü (“Tüzük”) 8/1(b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali olduğunu iddia etmiştir. EUIPO ise Temyiz Kurulu’nun kararının yerinde olduğunu zira markaların yalnızca stilize edilmiş çizgiler içermeleri bakımından benzer olduğunu ancak çizgilerin stilizasyonunun ve pozisyonlarının farklı olduğunu belirtmiştir.

Temyiz Kurulu, uyuşmazlık konusu markanın üst kısmı daha geniş olan, farklı uzunluklarda dikey ve dalgalı üç çizgiden oluştuğunu; bu işaretin “pençe” veya “M” harfinin stilize edilmiş bir versiyonu olarak algılanabileceğini değerlendirmiştir. Kurula göre işaretler belirli sayıda stilize edilmiş çizgiler içermeleri bakımından benzer olarak algılanabilecektir ancak diğer tüm unsurlar bakımından işaretler arasında farklılıklar vardır. Kurul, çizgilerin şekil ve konumlarının farklı olduğunu, başvurunun daha çok bir üçgene benzerken önceki tarihli markaların dikdörtgene benzediğini; başvurudaki çizgilerin yukardan aşağı doğru birleştiğini ve birbirlerinden ayrı durduğunu oysaki önceki tarihli markalardaki çizgilerin düz bir şekilde indiğini ve açık bir şekilde birbirlerinden ayrı durmadıklarını belirtmiştir. Bu nedenlerle Kurul, markalar arasında çok az bir benzerliğin bulunduğuna karar vermiştir.

Genel Mahkeme, Kurulun belirttiği farklılıkları teyit etmekle birlikte bu farklılıkların markalardaki dikey çizgilerin özel stilizasyonlarının çok benzer olması nedeniyle telafi edildiğini, zira bu işaretlerin pençe veya çizik izlerini anımsatabileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre çizgilerin bu özel stilizasyonu ilgili kesimin dikkatini çekecek ve bu husus Temyiz Kurulu tarafından belirtilen farklılıklardan daha ağır basacaktır. Bu nedenle Mahkeme, markalar arasındaki görsel benzerliğin ortalama bir seviyede olduğuna karar vermiştir. Ayrıca Mahkeme, markalarda yer alan dikey dalgalı çizgilerin alta doğru incelmesinin genel izlenimlerine katkıda bulunduğunu bu nedenle Temyiz Kurulu’nun aksine markaların bu bakımdan da benzer olduğunu eklemiştir.

Temyiz Kurulu, markalar arasında işitsel benzerliğin de olmadığına karar vermiş ve tüketicilerin itiraza gerekçe markaları “M” harfi olarak algılayıp markayı bu şekilde telaffuz edebileceğini ifade etmiştir. Ancak Genel Mahkeme, kelime unsuru olmayan figüratif bir markanın başka bir marka ile kıyaslanmasında işitsel benzerlik incelemesi yapılmasının uygun olmadığını belirtmiştir.

Markaları kavramsal olarak da kıyaslayan Kurul, ilgili tüketici kesimini ikiye ayırmıştır. Bir kesim tüketicilerin başvuru konusu markayı yalnızca soyut bir şekil olarak algılayacağını bu nedenle de bu işareti hiçbir şeyle bağdaştırmayacaklarını; ancak birtakım tüketicilerin de işareti “pençeye benzer çizikler” olarak algılayacağını ve bu durumda işaret ile önceki tarihli markalar arasında düşük derecede bir benzerliğin söz konusu olacağını belirtmiştir.

Sonuç olarak dava konusu olan Temyiz Kurulu kararında mal ve hizmetler arasında ayniyet bulunmasına rağmen markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığına hükmedilmiştir.

Genel Mahkeme ise Temyiz Kurulu’nun işaretlerin görsel ve kavramsal kıyasında hataların olduğuna karar vermiştir. Mahkemeye göre markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur, zira markaların biçimlendirilmesi birbirine çok benzerdir. Bu nedenle itiraz sahibinin karıştırılma ihtimaline dayalı itirazını reddeden Kurul kararının kaldırılması gerekmiştir.

İtiraz sahibi, yapmış olduğu itirazına gerekçe olarak tescilli AB markalarının yanı sıra aynı görsele sahip tescilsiz Birleşik Krallık markalarına da dayanmış ve bu nedenle itirazının Tüzüğün 8(4) maddesine göre de kabul edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. İlgili hükme göre, tescilsiz bir marka hakkına dayanılarak AB markasının tesciline itiraz edilebilmesi için dört şartın kümülatif bir şekilde mevcut olması gerekmektedir: marka ticaret sırasında kullanılmalıdır, markanın değeri yerelliği aşmalıdır, marka hakkı AB markasının başvuru tarihinden önce markanın kullanıldığı üye devletin hukuka uygun olarak edinilmiş olmalıdır ve son olarak marka sahibine sonraki tarihli bir markanın kullanımını önleme hakkı vermelidir.

Genel Mahkeme, bu sayılan dört koşuldan son ikisinin dayanılan tescilsiz marka hakkının kaynaklandığı üye devlet hukukuna göre değerlendirileceğini belirtmiştir. Yani dayanılan tescilsiz markanın AB markasından önce gelip gelmediği ve bu hakkın sonraki tarihli bir markanın kullanımını engelleyecek nitelikte olup olmadığı değerlendirmesi AB hukukuna göre değil ilgili yerel hukuka göre belirlenecektir. Bu hususların somut olayda varlığının ispat yükü de itiraz sahiplerine düşmektedir.

İtiraz sahibi Monster Energy, tescilsiz markalarının yalnızca “enerji içecekleri” üzerinde kullanıldığını ispat edebildiğinden İtiraz Birimi incelemesini yalnızca bu mallar ile itiraza konu markanın kapsadığı mallar arasında yapmıştır. Birim, itiraza konu markanın kapsamındaki (18, 25 ve 35. sınıflar) ürün ve hizmetlerin enerji içecekleri ile benzememesi nedeni ile işaretler arasında benzerlik olsa dahi müşterilerin bu markayı itiraz sahibinin markaları ile karıştırıp yanlış ürün tercihinde bulunmayacağına karar vermiştir.

Monster Energy’e göre İtiraz Birimi, bir haksız fiil teamülü olan ve tescilli olmayan markadan kaynaklan hakları üçüncü kişilerin benzer kullanımlarına karşı koruyan “passing off” hususuna ilişkin Birleşik Krallık yasasını somut olaya hatalı bir şekilde uygulamıştır. Nitekim itiraz sahibinin iddiasına göre, passing off bağlamında yapılacak bir incelemede mal ve hizmetler arasındaki benzerliğin bir önemi yoktur, zira tarafların değil aynı, ortak bir sektörde çalışma zorunluluğu bile yoktur. İtiraz sahibi bu hususu -tarafların aynı sektörde faaliyet gösterme zorunluluğunun olmadığını- dilekçesinde İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir karara atıf yaparak açıkladığını ve bunun göz ardı edildiğini iddia etmiştir.

Temyiz Kurulu ise İtiraz Biriminin vermiş olduğu kararın yerinde olduğunu çünkü itiraz sahibinin Birimin vermiş olduğu kararı çürütecek bir delil sunmadığını, bu nedenle Tüzüğün 8(4) maddesindeki gerekçenin yeterince desteklenmediğini belirtmiştir. Genel Mahkeme ise, Tüzüğün 8(4). maddesine dayanılarak yapılan bir itirazda itiraz sahibinin tescilsiz işaretin ticaret sırasında yerelliği aşacak şekilde kullanıldığına ve koruma kapsamına ilişkin deliller sunmasının gerekli olduğunu ve dayanılan üye devlet hukukuna ilişkin hüküm veya içtihatların açık bir şekilde tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. Somut olayda ise itiraz sahibinin üstüne düşen bu yükümlülüğü yerine getirmediği ve dilekçesinde yalnızca bir mahkeme kararına dipnot olarak yer vermesinin bu anlamda yeterli olmadığı Genel Mahkeme’nin kararında belirtilmiştir. Bu nedenle Mahkeme itiraz sahibinin Tüzük madde 8(4)’e dayanan itirazını reddetmiştir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulunun kararını iptal etmiştir.

Markaların genel izlenim olarak birbirine benzemesinin aralarındaki farklılıkları nasıl bertaraf edebileceğini ve de tescilsiz bir marka hakkına dayanan itiraz sahiplerinin itirazlarının başarılı olabilmesi için hangi hususları ispatlamaları gerektiğini açıklayan Genel Mahkeme kararının okuyucularımıza faydalı olacağını düşünüyoruz.

 Banu Eylül Yalçın

Ocak 2021

eylulyalcin96@gmail.com


[1] ABAD’ın T-35/20, EU:T:2020:579 sayılı 2 Aralık 2020 tarihli Monster Energy Company v EUIPO kararı, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D1AB56888AA7CBB741DE6A19FAB31CB1?text=&docid=234843&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19326028&gt;

TASARIMLARIN AYIRT EDİCİLİĞİ ABAD GENEL MAHKEMESİ ÖNÜNDE *(T-352/19)


Bu yazı Temmuz 2020’de hazırlanmış ve ilk olarak Aralık 2020’de Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi’nde yayımlanmıştır.


Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 12 Mart 2020 tarihli T-352/19[1] sayılı kararının aktarımı bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Karar aktarılırken, karar metni Türkçe’ye birebir çevrilmeyecek, kararın arka planındaki süreç ve kararın gerekçelerinin anlatımı yöntemi tercih edilecektir. Bu bağlamda; numaralandırılmış 53 paragraftan oluşan karar, numaralandırılmış paragraflar düzeninde değil, karar metninin akışına sadık kalınmış bir metin örgüsü içerisinde paylaşılacaktır. 

DAVANIN KONUSU:

Birlik tasarımları, Hükümsüzlük süreçleri, Gıda maddeleri ambalajından oluşan tescilli Birlik tasarımları, Önceki tarihli tasarım, Hükümsüzlük nedenleri, Ayırt edici nitelikten yoksunluk, Bütünsel izlenimin farklı olmaması, 6/2002 sayılı Birlik Tüzüğü maddeler 6(1)(b), 25(1)(b).

TARAFLAR:

Davacı: Gamma-A SIA (bir Letonya firması)

Davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

Müdahil: Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA (bir Letonya firması)

MAHKEME:

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (Beşinci Dairesi)

İHTİLAFIN GEÇMİŞİ:

Davacı Gamma-A SIA, aşağıdaki üç farklı açıdan görünüme sahip Birlik tasarımının tescili için 10 Nisan 2012 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur ve tescili elde eder.

Tasarım, Locarno Sınıflandırması’nın 9-3 sınıfındaki “Gıda maddeleri için ambalajlar.” ürünlerine uygulanmak için tescil edilmiştir.

Müdahil Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA (önceki unvanı Piejūra SIA), 3 Mart 2017 tarihinde yukarıdaki tescilli tasarım 6/2002 sayılı Birlik Tüzüğü’nün 52. maddesi uyarınca hükümsüz kılınması için EUIPO’ya talepte bulunur.

Hükümsüzlük talebinin gerekçeleri; tescilli tasarımın 6/2002 sayılı Birlik Tüzüğü’nün 5. ve 6. maddeleri anlamında yeniliğe ve ayırt ediciliğe sahip olmamasıdır.

Hükümsüzlük talebi sahibi talebini aşağıdaki iddia ve kanıtlar üzerine kurmuştur: “Hükümsüzlüğü talep edilen tasarım; kaldırılabilir şeffaf bir kapağa sahip gıda maddeleri için kullanılacak bir ürünle aynı olması anlamında yeni değildir veya bilgilenmiş tüketici üzerinde aynı bütünsel izlenimi yaratacaktır, önceki tasarım CANPEEL® olarak bilinmektedir ve “O. Kleiner AG” firması tarafından geliştirilmiştir. Önceki tasarımın kamuya daha önce sunulduğunu gösterir bir beyan O. Kleiner’den alınmıştır, bu beyanda tasarımın Düsseldorf’taki Interpack Fuarı’nda 2008 yılında sergilendiği belirtilmektedir, şirketin Aralık 2008 tarihli gazetesinde tasarımın 2008 yılında birkaç ambalaj ödülü kazandığı bilgisi verilmiştir ve 2011 yılında Letonya menşeili bir konserve balık firmasının deneme amaçlı olarak O. Kleiner’den birkaç kutu CANPEEL® ambalajı aldığına yönelik yazışmalar sunulmuştur.” Yukarıda belirtilen şirket gazetesinde yer alan ambalaj şekli aşağıdadır:

EUIPO Hükümsüzlük Birimi 21 Kasım 2017 tarihinde verdiği kararla hükümsüzlük talebini reddeder. Birime göre; inceleme konusu tasarımlar açma halkalarındaki farklılıklar ve ambalaj içinde yer alan birlikte kullanılacakları gıda maddeleri dikkate alındığında aynı değillerdir ve dolayısıyla hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın yeni olmadığı yönündeki iddia yerinde değildir. Ayırt edici karaktere yönelik hükümsüzlük iddiası ise; hükümsüzlük talebine konu ambalajın içindeki gıda maddelerinin görünür olması, bu bağlamda tasarımın parçasını oluşturması ve dolayısıyla tasarımlar arasındaki farklılıkların, bilgilenmiş tüketiciler nezdinde farklı bütünsel izlenim oluşturmak için yeterli düzeyde olması nedeniyle kabul edilmemiş ve talebe konu tasarımın ayırt edici karakteri olduğu sonucuna varılmıştır.

Talep sahibi, bu karara karşı aynı gerekçelerle itiraz eder ve itirazı EUIPO Temyiz Kurulu tarafından 25 Mart 2019 tarihinde karara bağlanır.

Temyiz Kurulu, Hükümsüzlük Birimi’nin kararını hükümsüzlük talebine konu tasarımın ayırt edici karakterin bulunmaması nedeniyle bozar. Temyiz Kurulu’na göre; hükümsüzlük talebine konu tasarım bilgilenmiş tüketici üzerinde önceki tarihli tasarımla aynı bütünsel izlenimi yaratacaktır, bunun nedeni tasarımların görünümlerine ilişkin olarak aynı karakteristik özelliklere sahip olmalarıdır. Kurul’a göre, tasarımın uygulanacağı ürünler ambalajlar olduğu için dikkate alınması gereken ambalajların görünümüdür. Buna karşılık, ambalajın veya kapağının şeffaf olması nedeniyle ambalaj içindeki gıdaların görünmesi hususuna bağlı olmaksızın, ambalajların içinde yer alan gıda ürünlerinin görünümlerinin önemi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, EUIPO Hükümsüzlük Birimi’nin kararını iptal etmiş ve ayırt edici karakterin bulunmaması nedeniyle ihtilaf konusu tasarımı hükümsüz kılmıştır.

Gamma-A SIA, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde kararın iptali talebiyle dava açar. Davacı tarafından iptal talebine dayanak olarak tasarımların bilgilenmiş kullanıcı üzerinde aynı genel izlenime yol açmadığı ve tasarımın ayırt edici karakterden yoksun olmadığı iddia edilmektedir.  

Bir tasarımın 6/2002 sayılı Tüzük kapsamında koruma alanı bulabilmesi için tasarımın söz konusu yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen ayırt edici karaktere sahip olması şarttır. 6/2002 sayılı Tüzüğün 6(1)(b) maddesine göre; bir topluluk tasarımının bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimin söz konusu tasarımın başvuru tarihinden önce kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın bıraktığı genel izlenimden farklı olması gerekmektedir. Ayrıca, 6/2002 sayılı Tüzüğün 6(2) maddesi de bir tasarımın ayırt edici olup olmadığı değerlendirirken tasarımcının, bu tasarımı geliştirirken sahip olduğu seçenek özgürlüğünün dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir.

İçtihatlara göre; bir tasarımın ayırt edici kabul edilebilmesi için, tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimin önceki bir tasarımla karşılaştırıldığında ufak farklılıklardan ziyade genel görünüm üzerinde belirgin bir farklılık yaratması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yine, bir tasarımın ayırt edici karakterinin bulunup bulunmadığına ilişkin yapılacak olan değerlendirmede, tasarıma konu edilen ürünün doğası ve özellikle ait olduğu endüstri kolu, tasarımcının tasarımı geliştirmekteki seçenek özgürlüğü, bilgilenmiş kullanıcıyı karşılaştırılan tasarımlardaki farklılıklara karşı daha özenli hale getirebilecek teknoloji doygunluğuna ulaşılıp ulaşılmadığı ve ürünün kullanım şekli dikkate alınmalıdır.

Dolayısıyla, somut uyuşmazlıkta ihtilaf konusu topluluk tasarımının 6/2002 sayılı Tüzük kapsamında ayırt edici karaktere sahip olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

Mevcut davaya konu edilen kararda Temyiz Kurulu, ihtilaf konusu tasarıma ilişkin olarak bilgilenmiş kullanıcının dikkate alınacağı sektörün endüstriyel gıda ambalajı sektörü olduğunu ifade etmiştir.

Temyiz Kurulu, ihtilaf konusu tasarımın kullanılması amaçlanan ürünlerin işlevinin gıda maddeleri için ambalajlama olduğunu ve ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcısının, kabı gıda ile dolduran gıda işleme endüstrisinin profesyonelleri, özellikle balık konserveleri ve diğer yandan, içeriğini tüketmek için kabı açan ortalama konserve tüketicisi olduğunu belirtmiştir. Söz konusu kararda Temyiz Kurulu ayrıca ihtilaf konusu tasarımın tasarımcısının geniş bir seçenek özgürlüğüne sahip olduğunu, zira ürünün işlevini sınırlamaksızın farklı şekil ve malzemelerle farklı görünümlere sahip kaplarda yiyeceklerin korunmasının mümkün olduğunu belirtmiştir.

Temyiz Kurulu dava konusu kararda; bilgilenmiş kullanıcı üzerinde ihtilaflı tasarımın ürettiği genel izlenimi değerlendirmesinin ardından, söz konusu tasarımın önceki tasarıma göre bir ‘déjà vu’ izlenimi ürettiği sonucuna varmıştır. Temyiz Kurulunun bu konudaki tespiti uygun bulunmuştur. Gerçekten de ihtilaf konusu ambalaj tasarımının, daha önceki tasarım ile aynı özelliklere sahip olduğu her ikisinin de yarı saydam, tırnaklı şeffaf bir kapağı olan metal konteynırdan oluştuğu görülmektedir.

Söz konusu tasarımlara bakan bilgilenmiş kullanıcı, metal kapların aynı dairesel kesite sahip olduğunu, çap ve yüksekliklerinin aynı olduğunu, renklerin aynı olduğunu -her iki tasarım da tabanda altın, üst kenarda gümüş renktedir- kolaylıkla fark edecektir. Ayrıca, kapak ve tırnak, söz konusu tasarımların fonksiyonel elemanları olmasına rağmen, kapak kabın kenarına yapıştırılmış saydam bir film ve tırnak ise küçük, yarı saydam bir çıkıntıdır. Bu durum aynı zamanda, daha önceki tasarıma ilişkin olarak ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcısı perspektifinden ‘déjà vu’ izlenimi üretilmesine katkıda bulunmaktadır.

Davacı, tasarımın üzerinde kullanılması amaçlanan ürünün ‘gıda maddeleri için ambalaj’ olarak belirtilmesinin, söz konusu ambalaj içeriklerinin görünür olması koşuluyla tasarım koruma kapsamının, ambalajın içeriğini de kapsayacak şekilde genişletilmesini engellemeyeceğini belirtmiştir.

Bu bağlamda, ilk olarak, bir tasarımın üzerinde kullanılması amaçlanan ürünlerin sınıflandırması, tek başına, 6/2002 sayılı Tüzüğün 36(6) maddesi uyarınca, tasarımın sağlayacağı korumanın kapsamını belirlemeye yetmez, ancak tasarımın önceki tarihli bir tasarıma göre ayırt edici karaktere sahip olup olmadığını değerlendirmek amacıyla, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde tasarımın oluşturduğu genel izlenimin belirlenmesine katkıda bulunabilir.

6/2002 Sayılı Tüzükte de belirtildiği gibi, bir tasarımın ayırt edici karaktere sahip olup olmadığına ilişkin değerlendirme, tasarımı inceleyen bilgilenmiş bir kullanıcı üzerindeki genel izlenim ile diğer unsurların yanı sıra tasarımın üzerinde kullanılması amaçlanan ürünün doğası da göz önüne alınarak mevcut tasarım grubu tarafından üretilenden açıkça farklı olup olmadığına dayanmalıdır. Ayrıca, tasarımın üzerinde kullanılacağı ürünün tanımlanmasının, tasarımın ayırt edici karakterini değerlendirmek hususunda yardımcı olduğunun vurgulandığı içtihat[2] da mevcuttur.

Bu nedenle, Temyiz Kurulu, ihtilaf konusu tasarımın önceki tasarıma göre ayırt edici olup olmadığını, tasarımların bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktıkları genel izlenimi değerlendirirken tasarımın üzerinde kullanılacağı ürün grubunu -huzurdaki davada gıda ürünleri için ambalajlar- dikkate alma hakkına sahiptir. Ayrıca, davacının iddiasının aksine, üzerinde kullanılması amaçlanan ürünün ambalajın içerisinde görünür olması, ihtilaf konusu tasarıma verilen korumayı bu içeriklere göre genişletmemektedir. Gerçekten de ihtilaf konusu tasarıma konu ambalajın içeriğinin görünür olmasına ilişkin söylenebilecek tek şey gıda ambalajının amacına yönelik daha iyi bir görüntü sağlaması olabilir.

Davacının iddiası Temyiz Kurulu kararının, ihtilaf konusu tasarımın içeriğinin gözükmesi hususunu kapsam dışı bırakılması sebebiyle hatalı olduğuna ilişkindir. Bu bağlamda davacıya göre, tasarımlar tarafından ortaya konulan genel izlenimlerin karşılaştırılmasının sadece gerçekte korunan unsurlarla ilgili olması gerektiğine dikkat edilmelidir.

Temyiz Kurulu tarafından verilen kararda haklı olarak vurgulandığı üzere, ihtilaf konusu tasarım koruması, belirli özelliklere ve bileşenlere sahip gıda maddesi ambalajı görünümüne, yani yarı saydam tırnaklı şeffaf bir kapağı olan metal bir kaba ilişkindir. Bu nedenle, kabın içindeki gıda maddeleri, 6/2002 sayılı Tüzüğün 6(1) maddesinde atıfta bulunulan “genel izlenimi” değerlendirme noktasında dikkate alınmamalıdır.

Davacı, tasarımların bilgilenmiş kullanıcılar tarafından birbirinden ayırt edilebileceğini, zira şeffaf kapakların gıda ambalajının içerisinde yer alan gıdayı spesifik olarak düzenlendiği şekliyle gösterdiğini ve bu durumun önceki tasarımdan farklı olarak ihtilaf konusu tasarıma daha çekici bir görünüm kazandırdığını belirtmektedir. Davacı, bilgilenmiş tüketicinin, tasarıma konu kapların içerdiği gıdayı tüketmek için seçim yapacağını, gıda işleme endüstrisi profesyonellerinin bile ihtilaf konusu edilen tasarıma konu kapları boş ve gıdasız görmeyeceğini, sonuç olarak tasarıma konu kapların içerisinde yer alan gıda maddelerinin, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde oluşan genel izlenimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmiştir.

Belirtmek gerekir ki, yukarıdaki paragraflarda “ortalama konserve tüketicisi” şeklinde ortaya konan bilgilenmiş kullanıcı, markalar arasındaki ayırt edicilik değerlendirilirken kıstas kabul edilen makul derecede bilgilendirilmiş ve makul derecede gözlemci, ihtiyatlı olduğu kabul edilen ‘ortalama tüketiciye’ karşılık gelmemektedir.  

İçtihatlara göre; “bilgilenmiş kullanıcı” markalarda kıstas alınan ortalama tüketici gibi belirli bir bilgiye sahip olması gerekmeyen ve doğrudan bir karşılaştırma yapmayan tüketici gibi tanımlanmamakla beraber sektör uzmanı yahut teknik bilgiye sahip kişi de değildir. Tasarım karşılaştırmasında bakış açısı ortaya konan “bilgilenmiş kullanıcı” bunların ikisi arasında bir yerde durmaktadır. Dolayısıyla, bilgilenmiş kullanıcı kavramı, ortalama düzeyde ilgi gösteren bir kullanıcıya değil, kişisel deneyimi veya sektördeki geniş bilgi birikiminden dolayı özellikle gözlemci olan bir kişi şeklinde anlaşılabilir. Genellikle bilgilenmiş kullanıcı, markadaki ortalama tüketiciden farklı olarak tasarımların doğrudan karşılaştırmasını yapabilir.

“Bilgilenmiş kullanıcı”; tasarımcı yahut teknik bilgiye sahip kişi değil ancak, ilgili sektörde var olan çeşitli tasarımları bilen, bu tasarımların içerdiği özelliklere dair belirli bir bilgisi olan, söz konusu ürünlere olan ilgisinin bir sonucu olarak, mevcut davada olduğu gibi tasarımı kullanırken nispeten yüksek düzeyde dikkat gösteren kişilerdir.

Bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bir tasarımın bıraktığı genel izlenim, bu tasarım ile temsil edilen ürünün kullanım şeklini/amacını da içerir.

Buna göre; ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcısı ister konserve tüketicisi ister gıda işleme endüstrisi profesyoneli olsun, tasarımın üzerinde kullanılacağı ürünlerin amacına uygun olarak, yani gıda ürünleri için ambalaj olarak değerlendirme yapacak ve bu ambalaj ile ambalajın içeriğindeki ürün arasında ayrım yapabilecektir.

Bu nedenle, Temyiz Kurulu kararında haklı olarak belirtildiği üzere, tasarımın üzerinde kullanıldığı ürünün ve bu ürünün aranjmanının görünür olması ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenime etki etmemektedir.

Davacı, sadece ürünlerin görünür kısımları veya parçalarına ilişkin tasarım koruması elde edilebileceği yönündeki 6/2002 sayılı Tüzüğün ilgili hükümlerine ve ABAD içtihatına[3] atıfla argümanlarını desteklemektedir. Davacı, ihtilaf konusu tasarımda kabın şeffaf kapağı sayesinde içindeki ürünlerin görünür olmasının bilgilenmiş kullanıcı tarafından bu ürünlerin kalitesi ve aranjmanına ilişkin değerlendirmede bulunulmasını sağlayacağını ve bu durumun ürünün satın alınıp alınmamasındaki en önemli etken olacağını belirtmektedir. Bu noktada unutulmamalıdır ki, davacı tarafından atıfta bulunulan hükümler, birleşen parça ve görünür olmayan özelliklerin tasarım koruması kapsamı dışında bırakılmasına ilişkindir. Somut olayda hem ihtilaf konusu tasarımın hem de önceki tasarımın içerdiği ürünler görünür olmasına rağmen, bu ambalajdaki gıda maddeleri tasarımın genel görünümünü etkilememektedir. Nitekim, söz konusu tasarımların spesifik özelliği saydam tırnaklı şeffaf bir kapağı olan metal kap olmasıdır.

Davacı ayrıca, tasarımın korunmasına ilişkin 13 Ekim 1998 tarih ve 98/71/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 11. maddesine dayanmaktadır (OJ 1998 L 289, s. 28). Davacı bu madde kapsamında başvuruda kısmen veya tamamen başvuru sahibi tarafından görünür olarak gösterilen özelliklerin tasarım korunması kapsamında bulunduğunu belirterek, ihtilaf konusu tasarımda tasarımın üzerinde kullanacağı ürünün gözüktüğünü ve dolayısıyla bu ürünün de tasarımın bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Ancak, davacının bu hükme dayanması da mümkün değildir. Zira 98/71 sayılı Direktif, Üye Devletlerin tasarım yasaları arasındaki farklılıkların giderilmesine katkıda bulunmaktadır ve bu nedenle Üye Devletlerin mevzuatında yer alan tasarım korumasındaki yasal farklılıklar iç pazardaki rekabeti bozmamaktadır. Somut olayda, söz konusu tasarımlar arasında hükümsüzlük için bağımsız zemin oluşturan 6/2002 sayılı Tüzüğün 25(1)(d) maddesi anlamında bir ihtilaf olup olmadığını değerlendirmek gerekli değildir çünkü bir üye ülkenin kendi yasaları kapsamında korunan bir tasarım gündeme getirilmemiştir. Öte yandan, 6/2002 sayılı Tüzük ve içtihatlara göre; bir tasarımın ayırt edici kabul edilebilmesi için, tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimin önceki bir tasarımla karşılaştırıldığında ufak farklılıklardan ziyade genel görünüm üzerinde belirgin bir farklılık yaratması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Temyiz Kurulu kararında, somut olaya emsal teşkil etmesi açısından otomobil örnek olarak gösterilmiş ve camları ile tavanı cam olan bir arabanın içindeki yolcular gözükmesine rağmen tasarımın ayırt ediciliği değerlendirilirken bu hususun dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. Ancak, davacı bu örneğe itiraz etmiş ve bir arabanın içindeki yolcularla satılmayacağını dolayısıyla otomobil örneğinin somut olaya emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir. Şüphesiz ki davacının da belirttiği gibi hiçbir otomobil içindeki yolcularla birlikte satışa sunulmamaktadır. Fakat, yukarıda da ayrıntılı olarak yer verildiği gibi, ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerindeki genel izlenimi değerlendirilirken, ambalajın veya kapağın şeffaf olmasına, içerdiği gıda maddelerinin özelliklerine, kalitesine ve düzenlenmesine bakılmaksızın yalnızca ambalaj tasarımının görünen özellikleri dikkate alınmalıdır.

Davacı, tasarımların yalnızca içinde yer alan ürünler anlamında farklılaşmadığını, onları ayıran diğer unsurların da birlikte değerlendirilmesi neticesinde bilgilenmiş kullanıcı nezdinde farklı algı yaratacağını iddia etmektedir. Davacı bu iddiasını desteklemek için kapağı açma tırnaklarının farklı olduğunu ihtilaf konusu tasarımda söz konusu tırnağın daha küçük ve görünmez olduğunu buna karşılık önceki tasarımda büyük olduğunu, tam anlamıyla şeffaf olmadığını belirtmiştir. Bu noktada belirtmek gerekir ki tasarımcının tasarımı geliştirme özgürlüğü ne kadar kısıtlanırsa tasarımlar arasındaki küçük farklılıklar bilgilenmiş kullanıcı üzerinde farklı bir genel izlenim oluşturmak için o kadar yeterli olabilecektir. Öte yandan, tasarımcının tasarım geliştirmekteki seçenek özgürlüğü ne kadar fazlaysa, söz konusu tasarımlar arasındaki küçük farklılıkların bilgilenmiş bir kullanıcı üzerinde farklı bir genel izlenim yaratmak için yeterli olma olasılığı o kadar düşüktür.[4]

Tasarımcının ihtilaf konusu tasarımı geliştirmekteki seçenek özgürlüğü dikkate alındığında davacının belirttiği tırnak boyutu küçüklüğü yahut şeffaflığı ile ilgili olarak gündeme getirilen farklılık genel görünüme etki etmemektedir ve sonraki tasarımı farklılaştırmaya yetmemektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere Temyiz Kurulu’nun ihtilaf konusu tasarımın ayırt edici karaktere sahip olmadığına ilişkin olarak verdiği kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Bu nedenle, davanın tüm talepleri bakımından reddi gerekmektedir.

Gülçen ATASEVER

gulcenatasever@gmail.com

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Aralık 2020


[1] Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararının İngilizce metni için bkz.: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=51A8CF1C8121623AE7EF2CB8E02D7DD3?text=&docid=224390&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7456881

[2] (bkz. 13 Mayıs 2015 tarihli karar, Group Nivelles v OHIM – Easy Sanitairy Solutions (Duş drenaj kanalı), T ‑ 15/13, AB: T: 2015: 281, paragraf 133).

[3] 9 September 2014, Biscuits Poult v OHIM — Banketbakkerij Merba (Biscuit) (T‑494/12, EU:T:2014:757)

[4] bkz. 18 Temmuz 2017 tarihli karar , Chanel – EUIPO – Jing Zhou ve Golden Rose 999 (Süsleme), T ‑ 57/16, AB: T: 2017: 517, paragraf 30

Kötü Niyetle Gerçekleştirilen Marka Tescilleri Bir Kez Daha ABAD Önüne Geldi -TARGET VENTURES Kararı (T-273/19)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararında kötü niyetle yapılan marka başvuruları hususunu bir kez daha değerlendirmiştir.

“TARGET VENTURES” kararı olarak anacağımız bu kararda; marka sahibinin marka tescil başvurusunu yaptığı andaki niyeti tespit edilirken, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususuna ilişkin önemli saptamalar yapılmıştır. Genel Mahkeme bu saptamalarında, EUIPO Temyiz Kurulu’nun sınırlayıcı yaklaşımını yerinde bulmamış, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilme veya bilme gerekliliği hususunu dikkate alınması gereken faktörlerden sadece birisi olarak belirtmiş ve markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma niyetinin var olup olmamasını ön plana çıkartmıştır.

Tespitleri bakımından son derece önemli gördüğümüz bu kararı, bu yazı boyunca sizlere aktarmaya çalışacağız. 

İhtilafın Arka Planı

Almanya’da kurulu “TARGET PARTNERS GMBH” girişim sermayesi fonu olarak faaliyet göstermektedir. Firma 2002 yılından bu yana “targetventures.com”, 2009 yılından bu yana ise “targetventures.de” alan adlarının sahibidir, ancak bu alan adları yalnızca firmanın “www.targetpartners.de” alan adlı resmi web sitesine yönlendirmedir ve içerikleri anılan siteyi göstermektedir.

İngiliz Virjin Adaları’nda kurulu “TARGET VENTURES GROUP” da bir girişim sermayesi fonudur. Bu firma “Target Ventures” markasıyla Rus girişim sermayesi pazarında 2012 yılından bu yana, Avrupa Birliği’nde ise ilk olarak 8 Mart 2013 tarihinden başlayarak faaliyette bulunduğunu iddia etmektedir. TARGET VENTURES GROUP, 23 Aralık 2013 – 18 Aralık 2014 tarihleri arasında markasıyla AB’nde beş şirkete finansal ve parasal hizmetler sağladığını, bunun karşılığında kendi yatırımcıları adına bu şirketlerde hisse sahibi olduğunu belirtmektedir. Bu yatırımların alanda faaliyet gösteren uzmanlık internet sitelerinde ve yatırım yapılan işletmelerin web sitelerinde onaylı olarak görülebileceği de iddia edilmiştir. 

Kasım 2014’te her iki firmanın temsilcileri Londra’da finans alanında dünyaca ünlü bir konferansa katılmışlardır; bu konferansa katılan bir start-up temsilcisi, her iki firmanın temsilcilerinin @targetpartners.de, @targetventures.ru eklentileriyle biten e-posta adreslerinin yer aldığı iki e-postayı alıcılar beraber olacak şekilde göndermiştir.

Ocak 2015’te “TARGET PARTNERS GMBH”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” kelime markasının tescilini talep etmiştir. Mayıs 2015’te tescil edilen markanın kapsamında “Sınıf 35: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, ticari danışmanlık, büro işleri hizmetleri. Sınıf 36: Finansal işlemler, ödeme sistemleri ve ödemelerle veya para temini ile ilgili elektronik iletişim sistemleri hariç olmak üzere parasal işlemler hizmetleri.” yer almaktadır.     

Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını ileri süren “TARGET PARTNERS GMBH”, “TARGET VENTURES GROUP”a ihtarname gönderir.

“TARGET VENTURES GROUP” bunun üzerine EUIPO’ya başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” markasının kötü niyetle tescil edildiğini, bu gerekçeyle hükümsüz kılınmasını talep eder.  

EUIPO Temyiz Kurulu Kararı

EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini reddeder.

EUIPO Temyiz Kurulu talebin reddedilmesinde esasen aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır:

  1. Hükümsüzlüğü talep edilen markanın sahibinin, hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa Birliği’nde “TARGET VENTURES” işaretiyle gösterdiği faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduğu ispatlanamamıştır. Şöyle ki, hükümsüzlük talebi sahibinin “TARGET VENTURES” işaretiyle AB’nde sağladığı hizmetler yaygın değildir ve yaygın hizmet sağlanmaması halinde, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı anda, kullanıma konu işaretin ilgili tüketiciler veya rakipler tarafından bilinir veya tanınır hale gelmiş olduğu varsayılamaz.
  2. “TARGET VENTURES” işareti, başvuru tarihinden (Ocak 2015) önce AB’nde kısa süre kullanılmıştır ve yüksek yoğunlukta kullanım veya geniş medya tanıtımı da mevcut değildir. Bu bağlamda, marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği beklenemez.
  3. Marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği ispatlanmış olsaydı bile, marka sahibinin markayı kullanım niyetinin bulunmadığı, markayı hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa pazarına girişini engellemek amacıyla tescil ettirdiği ispatlanamamıştır. Tersine, marka sahibi tescil ettirmekte meşru bir ticari faydası bulunduğunu kanıtlarıyla göstermiştir.
  4. Sonuç olarak Temyiz Kurulu’na göre; hükümsüzlük talebinin konusu marka, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesi, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesi nedenleriyle tescil ettirilmiş olabilir ve bu yönüyle de ticari ve meşru bir mantık söz konusudur.

Genel Mahkeme Kararı

“TARGET VENTURES GROUP” bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararla sonuçlandırılır. Yazının devamında Genel Mahkeme kararı okuyuculara aktarılacaktır.

Davacının temel iddiaları iki ayrı kısımdan oluşmaktadır:

  1. Tescil başvurusunun yapıldığı tarihte marka sahibinin, davacının söz konusu işaretle Avrupa Birliği’ndeki ticari faaliyetlerini bilip bilmemesi hususu Temyiz Kurulu’nca yanlış değerlendirilmiştir. Şöyle ki, marka sahibi, davacının ilgili işaretle varlığını / faaliyet gösterdiğini içeren iki e-posta almıştır ve davacı ilgili işareti AB dışında yoğun olarak uzun süredir, AB içinde ise başvuru tarihinden bir yıl önceye dayanacak şekilde girişim sermayesi hizmetleri için kullanmaktadır. Davacının iddiası, “TARGET VENTURES” işaretiyle girişim sermayesi sektöründe büyük bir aktör olarak bilindiğidir.
  2. Davacının ikinci temel iddiası, marka sahibinin tescil ettirdiği markayı hiç kullanmadığı ve kullanım niyetinin bulunmadığıdır. Marka sahibi, başvuru tarihinden 13 yıl önce “targetventures.de” alan adını kaydettirmiş olsa da, bu alan adı gerçekte hiç kullanılmamıştır ve marka sahibinin “www.targetparners.de” sitesine yönlendirme işlevi görmektedir. Bu yönlendirme çok zorlama biçimde “bir miktar kullanım” olarak kabul edilebilir. Marka sahibi, markasını “TARGET PARTNERS” markasının korumasını güçlendirmek ve başkalarının, özellikle de davacının “TARGET VENTURES” markasının kullanımını engellemek için tescil ettirmiştir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu olayların kronolojisini de doğru biçimde değerlendirmemiştir. Sonuç olarak, markanın başvurusunun yapıldığı anda marka sahibinin kötü niyetle hareket etmediği sonucuna varan Temyiz Kurulu kararı hatalıdır.

EUIPO ve marka sahibi, davacının iddialarına karşı çıkmaktadır ve özellikle AB markasının tescil edilmesinden önce, marka sahibinin ilgili işareti kullanmasını meşru bir ticari yararın varlığını gösteren bir hal olarak kabul etmektedir. 

Genel Mahkeme, belirtilen iddialar ve karşı argümanlar çerçevesinde incelemesini gerçekleştirir.

AB markaları bakımından kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesidir. Kötü niyet halinin varlığından bahsedebilmek için, AB markasının sahibinin tescil başvurusunu; rekabete adil biçimde katılmak amacıyla değil, üçüncü kişilerin çıkarlarının aleyhine dürüst olmayan biçimde veya özel bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine uygun olmayacak şekilde kullanma niyetiyle elde etme amacıyla yapması gerekmektedir.

İncelenen vakada Temyiz Kurulu kötü niyet kavramını çok kısıtlayıcı yorumlamıştır. Oysa ki yukarıda da bahsedildiği üzere, belirli bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine, özellikle de kaynak gösterme işlevine, uygun biçimde kullanma niyeti olmaksızın elde etme hali, marka tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna varmak için yeterlidir.

Kötü niyet olarak kategorize etmek için marka sahibinin belirli bir üçüncü kişiyi hedef alması şart olmasa da, bu tip hallerde marka sahibinin üçüncü bir tarafın ihtilaf konusu markayı kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğu gösterilmelidir. Bu bağlamda, marka sahibinin bu konuda bilgisi varsa, başvuru kaçınılmaz biçimde bahsedilen üçüncü kişiyi hedef alacaktır.

Bu çerçevede; marka sahibinin, işaretin davacı tarafından önceki kullanımına ilişkin fiili veya varsayılabilecek düzeyde bilgi sahibi olduğunu gösterir kanıtlar sunulmaması tespitinin, hükümsüzlük talebini reddetmek için yeterli olduğunu bildiren Temyiz Kurulu kararı hatalıdır. Marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. İncelenen vakada, Temyiz Kurulu incelenen vakaya ilişkin diğer halleri dikkate almamıştır.

İnceleme konusu ihtilafta, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı andaki niyetinin markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma sokmak olmadığı objektif, ilgili ve istikrarlı göstergeler çerçevesinde açıktır.

Temyiz Kurulu kararında, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, ayırt edici unsuru tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesinin, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesinin ticari ve meşru bir mantık olabileceği belirtilmiştir.

Ancak, bu durum Genel Mahkeme’ye göre, markanın işlevleri ve özellikle kaynak gösterme işlevi ile bağlantısızdır ve hükümsüzlüğü talep edilen marka tescil edilmeden önce veya tescil edildikten sonra marka sahibi tarafından hizmetleri için kullanılan tek marka olan “TARGET PARTNERS” markasının güçlendirilmesi ve korunması amacına hizmet etmektedir. Marka sahibinin “www.targetventures.de” ve “www.targetventures.com” web sitelerinin sadece ana web sitesi olan “www.targetpartners.de” sitesine yönlendirme amacına hizmet etmesi de, ana markanın güçlendirmesi amacının göstergesidir ve bu husus duruşmada da marka sahibi tarafından dile getirilmiştir.

Belirtilen tüm hususlar ışığında ve marka sahibinin “TARGET VENTURES” ibaresini kullanım biçiminin markanın tescil edilmesinden önce veya sonra değişmemesi de dikkate alınarak, marka sahibinin ihtilaf konusu markayı ticarette adil biçimde kullanmak amacıyla değil, özel bir üçüncü kişiyi hedef alınmasa da, markanın kaynak gösterme işlevi başta olmak üzere, markanın işlevleri arasında yer almayan bir amaca yönelik münhasır haklar elde etme amacıyla tescil ettirdiği anlaşılmaktadır.

Marka sahibinin “TARGET” ayırt edici unsuruna ilave edeceği “VENTURES” gibi tali unsurlarla kullanımını genişletme niyeti anlaşılır olsa da; marka tescil edilmeden önce veya sonra bu yönde hiç kullanım olmaması, duruşmada marka sahibinin tescile yönelik amacını ana markanın güçlendirilmesi olarak beyan etmesi ve marka sahibinin tüketicilerin zihinlerinde yalnızca “TARGET PARTNERS” markasıyla yerleştiğinden emin olması hususları, bu niyetle çelişmektedir.

Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını bildiren marka sahibi, bu e-postaya verdiği yanıtta kendisinin de “TARGET VENTURES” markasını kullandığı yönünde beyanda bulunmamıştır. Sunulan kanıtlar ve beyanlar açık olarak marka sahibinin “TARGET VENTURES” markasını hiç kullanmadığını, kullandığı markanın “TARGET PARTNERS” olduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede Temyiz Kurulu kararı, marka sahibinin tescil başvurusunun yapılmasının altındaki niyetin, kullanımı “TARGET VENTURES” ibaresine genişletmek olabileceği öngörüsüne (ön kabulüne) dayanması bakımından da hatalıdır.

Önceden de belirtildiği üzere; marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. Bu nedenle inceleme konusu olaydaki vakaların kronolojik olarak incelenmesi de şart değildir. Ancak, incelenen ihtilafta Temyiz Kurulu, bilme veya bilme gerekliliğini bir koşul olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla da, bunu yapmışsa, vakada olayların kronolojik akışını incelemiş olmalıydı. Bu incelemede, davacının markasının ilk olarak Avrupa Birliği sınırları dışındaki kullanımının ve devamında da olayların kronolojisinin incelenmesini gerektirirdi.

Adalet Divanı’nın C-104/18 sayılı Koton kararı çerçevesinde, marka sahibinin üçüncü bir kişinin markayı önceki kullanımı hakkında bilgi sahibi olması için, önceki kullanımın Avrupa Birliği sınırları dahilinde gerçekleşmesi şart değildir. Hatta, C-529/07 sayılı Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli kararında belirtildiği üzere kötü niyetli marka başvurusunun varlığından bahsetmek için üçüncü bir kişinin Birlik pazarında önceki kullanımı da şart değildir. Bunların ışığında incelenen vakada, Temyiz Kurulu “TARGET VENTURES” markasının üçüncü kişilerce kullanımından kaynaklanacak bilme veya bilme gerekliliği halini Avrupa Birliği sınırlarına özgüleyerek, incelemeyi eksik biçimde yapmıştır. Buna ilaveten, Temyiz Kurulu incelenen ihtilafta olayların kronolojisini de dikkate almamıştır. Temyiz Kurulu kararı bu yönüyle de hatalıdır.

Bahsedilen tüm nedenlerle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Sonuç

“TARGET VENTURES” kararı ışığında Adalet Divanı’nın kötü niyetli başvuruların tespiti hususunda sınırlayıcı yaklaşımı kabul etmediğini, tek bir faktörün eksikliğinde kötü niyetin ortaya çıkmayacağı yönündeki yaklaşımdan uzakta durduğunu, marka sahibinin kullanım niyetinin olmamasına, yani markanın temel işlevlerine aykırı bir yaklaşıma öncelikle önem verdiğini, inceleme konusu vakalar özelinde detaylı değerlendirme yapılması gerektiğini işaret ettiğini, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarının incelenmesi hususunu sadece Avrupa Birliği sınırları ile kısıtlı tutmadığını, olayların kronolojik akışının da dikkate alınması gerekliliğini işaret ettiğini söyleyebiliriz.

“TARGET VENTURES” kararı bu yönleriyle kötü niyetli marka tescili hakkındaki önemli kararlardan birisi olarak içtihatta yerini almıştır ve kanaatimizce ilerleyen zamanlarda atıf yapılan temel kararlardan birisi olarak sıklıkla karşımıza çıkacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2020

unsalonderol@gmail.com

“Büsbütün Yabancılar” Adalet Divanı Genel Mahkemesi – Deep Purple Kararı (T‑344/16)

Geçtiğimiz günlerde marka gözlemi esnasında Türkiye’de yeni yayımlanan DEEP PURPLE başvurusunu (2020/83814) fark ettik. Grubun şu andaki üyelerinden Ian Paice, Ian Gillan ve Roger Glover tarafından yapılmış başvuruyu görünce, efsanevi İngiliz müzik grubunun kurucu üyelerinden davulcu Ian Paice ile gene kurucu üyelerden eski gitarist Richard Hugh Blackmore arasında, grubun isminin marka olarak tescili için 2018 yılında Avrupa’da yaşanan ihtilaf aklımıza geldi. Bu nedenle geriye dönüp ilgili Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararını sizlere de aktarmak istedik.

Rivayet şudur ki; 1968 yılında kurulan grubun üyeleri provalarını o dönemler gitarist Blackmore’un kulakları ağır işiten babaannesinin evinin bodrum katında yaparmış. Peter De Rose hayranı olan babaanne torununa, 1930’larda çok popüler olan “Deep Purple” adlı besteyi ne zaman çalacaklarını sorar dururmuş. “Grubun adı ne olsun” tartışmalarına da bu durum noktayı koymuş; Blackmore “Deep Purple”ı grup adı olarak önermiş ve öyle de olmuş. Oy çokluğuyla mı kabul edildi, bilemiyoruz tabii.

Ancak gel zaman git zaman gruba birileri katıldı, birileri ayrıldı… derken Blackmore da ilki 1975 (ki o arada gidip Rainbow’u kurdu), ikincisi ise 1993 yılında tamamen olmak üzere grubu terk etti.

Hayatlarına ve müziklerine dair neler anlatsak az gelir, ama konuya da artık girmeliyiz, dedirten bu harika grupta diğer mevcut üyeler ve Ian Paice halen efsaneyi yaşatmaya devam ediyor. Aktaracağımız karara yön veren olay ise şöyle gelişiyor…

Öncesinde göz atmak isterseniz yazı boyunca aktaracağımız karar için aşağıdaki bağlantıyı;

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206484&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13374453

Paice ve Blackmore dahil grubun efsane kadrosu, son ayrılıktan önce bir dönem bir araya geldiklerinde (1984) hayatımıza katılan “Perfect Strangers” (Büsbütün Yabancılar) şarkısına kulak vermek isterseniz de aşağıdaki bağlantıyı;

görüntüleyebilirsiniz.

Kısa aradan sonra “Perfect Strangers” arasındaki çekişmeye geri dönersek Genel Mahkeme kararının arka planında gelişen olaylar şu şekildedir:

26 Nisan 2013 tarihinde Richard Hugh Blackmore “DEEP PURPLE” kelime markasının tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde başvuru gerçekleştiriyor.

Başvuru kapsamında aşağıdaki mal ve hizmetler yer alıyor;

Sınıf 9:  Müzik performanslarının ses / video kayıtları; fonograf kayıtları; indirilebilir ve fiziksel medya sürümleri dahil müzik kayıtları; indirilebilir müzik dosyaları; internetten sağlanan indirilebilir dijital müzikler; MP3ler; mouse altlıkları; bilgisayar ortamında kaydedilmiş ses kayıtları; video kayıtları; bilgisayar donanımı ve donanım yazılımı; indirilebilir elektronik yayınlar; dijital müzik; cep telefonu aksesuarları; Güneş gözlüğü; müzik içeren ses kayıtları; müzik içeren video kayıtları; müzik içeren ses kasetleri; Müzik içeren DVD’ler; müzik içeren kompakt diskler; internetten indirilebilen dijital müzik; indirilebilir MP3 dosyaları, MP3 kayıtları, web yayınları ve müzik içeren podcast’ler; müzik içeren indirilebilir video kayıtları; müzik içeren fonograf kayıtları; müzik içeren önceden kaydedilmiş video kasetleri; sinematografik filmler; Animasyon çizgi filmleri; film şeritleri; filmler; manyetik kayıtlar; optik kayıtlar; elektronik kitaplar ve yayınlar; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; medya içeren  veya kayıt, ses ve / veya video ve / veya veri ve / veya bilgi için dijital kayıtlar; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; radyo, televizyon, kablo ve uydu kayıtları; elektronik, manyetik veya optik biçimdeki kayıtlar dahil olmak üzere ses, video, veri, etkileşimli yazılım ve multimedya kayıtları; elektronik, manyetik veya optik biçimde yayınlar; önceden kaydedilmiş dijital ses ve video saklama ortamı; kompakt diskler; kompakt disk ROM’lar; mini diskler; dijital ses bantları, kasetler, bilgisayar çipleri ve diskler; dijital video kasetler, kasetler, bilgisayar çipleri ve diskler; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları; kompakt diskler, kayıtlar, önceden kaydedilmiş ses ve video bantları; bilgisayar programları; bilgisayar oyunları; önceden kaydedilmiş kompakt diskler ve kayıtlar.

Sınıf 25: Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekler; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketler; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.

Sınıf 41: Eğlence hizmetleri; bir müzik grubunun müzikal performansları; yayıncılık hizmetleri; müzik grubu, rock grubu gibi oluşumlar tarafından meydana getirilen görsel ve işitsel performanslara yönelik eğlence hizmetleri, canlı performanslar; müzik alanında bilgi ve müzikle ilgili yorum ve makaleler sağlamaya yönelik, tümü global bir bilgisayar ağı üzerinden çevrimiçi olarak sunulan, indirilemeyen önceden kaydedilmiş müzik eğlence hizmetleri; canlı müzik konserleri, canlı performans türünde eğlence hizmetleri; müzikle ilgili bilgilerin sağlanmasına yönelik eğlence hizmetleri; canlı gösteri performanslarının sunumu; canlı eğlenceye ilişkin bilgilerin sağlanması; radyo, televizyon, uydu, kablo, telefon, dünya çapında web ve internet yoluyla eğlence sağlanması; ses kayıtlarının ve önceden kaydedilmiş şovların, filmlerin, radyo ve televizyon performanslarının kiralanması; televizyon eğlencesi; ses kaydı, film ve video prodüksiyon ve dağıtım hizmetleri; internetten ve / veya internetteki web siteleri aracılığıyla indirilemeyen dijital müziğin sağlanması; indirilemeyen çevrimiçi elektronik yayınların sağlanması; kitap, dergi ve diğer metinlerin çevrimiçi olarak yayınlanması; hem interaktif hem de interaktif olmayan eğlence hizmetinin sağlanması; ses, video, veri, interaktif yazılım kayıtları alanında prodüksiyon ve dağıtım hizmetleri ve elektronik, manyetik, optik veya başka bir biçimde multimedya sağlanması; çevrimiçi elektronik yayınların sağlanması dahil olmak üzere yayıncılık hizmetleri; müzik yayınlama hizmetleri; eğlence hizmetleriyle ilgili olarak bir bilgisayar veri tabanından veya internetten çevrimiçi olarak sağlanan bilgilerin sunulması; stüdyo hizmetleri, müzik yayın hizmetleri, canlı müzik performanslarının sunumu hizmetleri; müzikal, konser ve film üretimi; müzik üretimi; müzik beste hizmetlerinin sağlanması.

Başvurunun ilan edilmesi üzerine “DEEP PURPLE” adını fiilen kullanmaya devam eden grubun kurucu üyelerinden davulcu Ian Paice, “tescilsiz markasına dayalı haklarını” öne sürerek EUIPO nezdinde itirazda bulunuyor. İtirazına gerekçe gösterdiği tescilsiz marka hakları ise aşağıdaki mal ve hizmetlerle ilişkili ve ilintilidir:

– müzik performanslarının işitsel/görsel kayıtları; müzik kayıtları, indirilebilen dijital müzik kayıtları, DVD’ler, CD’ler, kasetler, video kasetler, programlar;

– eğlence hizmetleri, bir müzik grubu tarafından sunulan müzik performansları, görsel işitsel performanslarla eğlence sunulması; canlı müzik performansları, hem analog hem de dijital formatlarla aktarılan eğlence hizmetleri;

– anahtarlıklar, oyun kartları;

– posterler, bilet koçanları, satış broşürleri, kitaplar, kartlar, fotoğraflar, çıkartmalar, el ilanları, araba çıkartmaları, kartpostallar, tampon çıkartmaları;

– gitar penaları, davul bagetleri;

– düğmeler, tişörtler, kumaş yamaları, rozetler, çubuk iğneler, şapkalar, ipek halılar, deri kol bantları, baş bantları; ve

– topaçlar, resimli oyun kartları, pin top oyunları, oyun kartları.

EUIPO İtiraz Birimi Süreci:

Başvuruya konu tüm mal ve hizmetlere karşı yapılan itiraz esasen “tescilsiz markanın taklit edilme suretiyle kullanılmasını engelleme hakkına sahip olunduğu” iddiasına ve Birleşik Krallık’ta bu hususa yönelik “Passing Off” haksız fiiline dayandırılır.

“Passing off”; teamül hukukunun güçlü olduğu Birleşik Krallık dahil bazı ülkelerde, tescilli olmayan markalardan kaynaklanan hakları, başkalarının benzer kullanımlarına karşı koruma ve buna ilaveten tescilsiz markanın sahibinin itibarını güvencede tutma amacını güden bir haksız fiil teamülüdür.  (Yazının bundan sonraki bölümlerinde yalnızca “Passing Off” olarak anılacaktır.)

Bunun üzerine EUIPO, itirazın dayandırıldığı önceki haklara dair kanıt sunulması gerektiğini bildirir ve 2 Şubat 2014’e dek süre tanır. İtiraz sahibi, 9 Eylül 2013’te Deep Purple grubunun geçmişini anlatan ve kanıt sağlayan diğer belgeleri sunar ve verilen son tarihe dek de başka herhangi bir kanıt sunmaz. Ancak son tarih sonrasında ayrıca detaylı mütalaa ve ek kanıtlar sunar ve İtiraz Birimi tanıdığı süre sonrasında sunulan bu ek dokümanları dikkate almaz. Nihayetinde İtiraz Birimi, itirazı kısmen kabul eder ve Sınıf 41’deki tüm hizmetler ve Sınıf 9’daki bazı mallar için başvuruyu reddeder. Kısmi ret kararı sonrası başvuru kapsamında kalan 9. ve 25. sınıftaki mallar aşağıda sayılmıştır:

mouse altlıkları; cep telefonu aksesuarları; güneş gözlükleri; bilgisayar donanımları; bilgisayar çipleri ve diskler, etkileşimli yazılımlar ve bilgisayar sabit yazılımları; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları.

Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekleri; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketleri; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.

Bunun üzerine Ian Paice, karara karşı itiraz eder.

Temyiz Kurulu Süreci:

EUIPO Beşinci Temyiz Kurulu, Sınıf 9’da yer alan aşağıdaki mallarla ilgili olarak itirazı reddeder:

bilgisayar donanımları; bilgisayar çipleri ve diskler, etkileşimli yazılımlar ve bilgisayar sabit yazılımları; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları.”

Aşağıda yer alan mallar için ise itirazı kabul eder:

– 9. sınıf: “mouse altlıkları; güneş gözlükleri; cep telefonu aksesuarları”

– 25. sınıf:  “Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekleri; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketler; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.”

Temyiz Kurulu bu kararı alırken, öncelikle Birleşik Krallık’ta yürürlükte olan yukarıda değindiğimiz “Passing Off” haksız fiilini dikkate almıştır. Temyiz sürecinde anılan fiilin dikkate alınmasında; başvuru sahibi Blackmore’un 1993’te gruptan ayrılması, sonrasında da Ian Paice ve diğer mevcut üyelerin halen Deep Purple adı altında müzikal faaliyetlerine devam etmeleri, bu adın önemli derecede itibar kazandırmış olması ve ilgili ürünler için de tüketicide grubun itibarının ilgi uyandırması hususları etkili olmuştur. Dolayısıyla, tüm bunlar göz önüne alındığında, başvurunun tescilinin “Passing Off” kapsamında kısmen engellenebilmesi mümkün görülmüştür.

Temyiz Kurulu;

–   İlk olarak, sunulan kanıtların, “giyim eşyalarının” ilgili dönem boyunca grup üyeleri için önemli bir gelir akışı sağladığını ve bu malların satışının da turdaki bir rock grubunun işinin önemli bir parçası olduğunu gösterdiğini tespit etmiştir. Bu nedenle de Sınıf 25’teki mallar için markanın tescil edilmesi ve satışı halinde, grubun itibarına zarar gelebileceğinin makul bir şekilde öngörülebilir olduğuna kanaat getirir ve bu durumun da bahsi geçen “Passing Off” ile önlenmesi gerekeceğine karar verir. Ek olarak, Sınıf 9’daki birçok malın yaygın olarak ticari veya kişisel görüntülerle süslendiği bilindiğinden ve bu malların satışında da Deep Purple adına atfedilen itibarın etkili olacağı ve grubun hayranlarının ürünleri bağlılık göstergesi ya da anı olarak satın almak istemesinin alım kararına yön vereceği düşünüldüğünden, “cep telefonu aksesuarları, mouse altlıkları” malları bakımından da yanlış ve yanıltıcı ilişkilendirmenin ortaya çıkabileceği, grubun itibarının bundan zarar görebileceği sonucuna ulaşır. Aynı şekilde “güneş gözlükleri” de “giyim eşyalarıyla” birlikte aksesuar olarak kullanıldığından onların da hatalı ilişkilendirme riski kapsamında değerlendirilebileceğini tespit eder.

–    İkinci olarak, Sınıf 9’daki “bilgisayar donanımı; bilgisayar çipleri ve diskleri, etkileşimli yazılım ve bilgisayar sabit yazılımı ile ilgili olarak; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları” açısından grubun bu öğelerin ticaretini gerçekleştirdiğine dair hiçbir kanıt sunulmadığını tespit eder. Ayrıca, bu ürünlerin genel olarak müzikle veya grup ile bağdaşlaştırılabilecek türden bir mal kategorisine girmediğini ekler.

Özetle, Temyiz Kurulu itirazı yukarıda ikinci kısımda bahsedilen bu mallar için kabul etmez. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, itiraz sahibinin son tarihten sonra sunduğu ek kanıtların da kabul edilmesine karar vermiştir.

Genel Mahkeme Süreci:

Başvuru sahibi Blackmore, Temyiz Kurulu kararını Genel Mahkeme’ye taşır ve kararın iptalini talep eder.

Blackmore’un iddiaları aşağıdaki şekildedir:

  1. Yayıma itiraz sahibi tarafından süresi içinde sunulmayan kanıtların kabul edilmesi hatalıdır.
  2. Deep Purple grubunun itibarı aranılan yasal standartlar düzeyinde kanıtlanamamıştır.
  3. Yayıma itiraz sahibinin itibarda pay sahibi olabilme yetkisine ilişkin için yeterli kanıt sunulmamıştır.
  4. Karar, kısmi ret kapsamındaki mallar özelinde de hatalıdır.

Öncelikle belirtilmelidir ki; AB Marka Tüzüğü Madde 8 (4) uyarınca, tescilli olmayan bir ticari markanın sahibi, marka ancak alttaki dört koşulu yerine getiriyorsa bir AB markasının tesciline itiraz edebilir. Kaldı ki bu koşullar kümülatiftir ve biri dahi karşılanmıyor ise itiraz başarılı olamaz:

i- Marka ticari anlamda kullanılıyor olmalıdır.

ii- Markanın sağladığı itibar yerelden daha fazla öneme sahip olmalıdır.

iii- Markanın kullanıldığı Üye Devletlerin yasalarına göre edinilen tescilsiz markaya yönelik haklar, AB ticari markasının başvuru tarihinden önce edinilmiş olmalıdır.

iv- Marka, sahibine sonraki tarihli bir markanın kullanılmasını yasaklama hakkı vermelidir.

Mevcut davada, Birleşik Krallık “Passing Off” teamülü kapsamındaki tescilsiz markanın kullanımı hususunda yayıma itiraz sahibi aşağıdaki üç koşulun yerine getirildiğini kanıtlamalıdır:

  • Sunulan mal veya hizmetlere yüklenen itibarın, ilgili tüketicinin zihninde DEEP PURPLE grubu ile bağdaştırıldığı gösterilmelidir. Bu itibar da mal ve hizmetlerin sunulmaya başladığı tarihte kazanılmış olmalıdır. Ancak Tüzük madde 8 (4)’e göre bu tarih AB markası başvurusunun yapıldığı tarihtir, çünkü davalının tescil edilmemiş ulusal markası üzerinde bu başvurunun dosyalanma tarihinden önce bu haklara sahip olması gereklidir.
  • Aynı veya tamamlayıcı mal ve hizmetlerin, Birleşik Krallık’ta Deep Purple markasıyla sunulduğu ve bu sunumun mal ve hizmetlerin ticari kaynağı hakkında tüketiciler nezdinde yanılgıya neden olduğu gösterilmelidir.
  • Üçüncü olarak, yayıma itiraz sahibinin ticari zarar görme olasılığının yüksek olduğu gösterilmelidir.

Davacının yukarıda dört madde halinde belirtilen iddiaları Genel Mahkeme tarafından incelenmiştir. Mahkemenin değerlendirilmesi 2 numaralı iddiadan başlamıştır ve yazıda aynı sıralama gözetilerek okuyuculara aktarılacaktır:

İtibarın gerekli yasal standarda göre kanıtlanmamış olduğu iddiası (2):

Bu iddia ikiye ayrılmaktadır. İlk kısım, sunulan kanıtlar çerçevesinde itibarın oluştuğu sonucuna varılamayacağı iddiası; ikincisi ise, İtiraz Birimi tarafından tanınan süre sonrasında sunulan ek kanıtların kabul edilmesi suretiyle bu sonuca varılmasının hatalı olduğu iddiasıdır.

Kanıtların geçersiz olduğu iddiasına dayanak olarak davacı tarafından şu hususlar öne sürülmektedir:

–  Markanın başvuru tarihinden önce yayımlanmış bir dizi basın haberi sunulmuştur ve bunlar başvuru sonrası tarihlerde planlanmış olan konserlere dairdir. Oysa ki “tescilsiz marka taklidi yasası” tespite konu itibarın, markanın başvuru tarihinden önce var olduğunu kanıtlanmasını gerektirdiğinden, o döneme yönelik ticareti gösterir kanıt oldukça azdır ve var olanlar da kanıt niteliği taşımamaktadır.

– Kanıt olarak sunulan diğer belge ise Deep Purple grubu tarafından 2003 ve 2013 yılları arasında verilen konserler için bilet satışlarına ilişkin verileri içeren bir tablodur. Ancak bu tablo, hiçbir onaylı, imzalı beyanname ya da satış makbuzu ile desteklenmemiştir. Dahası, bu tabloda yer alan bilet satışı verilerinin büyük çoğunluğu, itibarın oluşması hususuyla ilgili olmayan ve Birleşik Krallık dışında gerçekleştirilen konserlerle ilgilidir.

– 1968’den 2013’e dek 19 adet Deep Purple albüm kapağı içeren diğer kanıtlar için ise, bu belgelerin Birleşik Krallık’ta herhangi bir ticari faaliyete yönelik kanıt oluşturmadığı; çünkü ne satıldığına dair bir gösterge bulunmadığı ve yine satış makbuzu vb eklerle desteklenmediği öne sürülür.

EUIPO ve davalı bu iddialara itiraz etmektedir.

Bunun üzerine öncelikle şu husus vurgulanır; Birleşik Krallık’taki mahkemeler, önceki bazı kararları da dikkate alındığında, bir işletmenin müşterileri olmasına rağmen, itibarının olamayacağını pek varsaymaz. Buna ek olarak, itibar genellikle diğerlerinin yanı sıra ticaret faaliyetler, reklamlar ve tüketici hesaplarının da katkı sağladığı delillerle kanıtlanır. Müşteri kazanmayla sonuçlanan gerçek ticari faaliyetler, genellikle itibar elde edildiğini kanıtlamak için yeterlidir. Ayrıca, Temyiz Kurulu’nun EUIPO’ya sunulan tüm kanıtların genel bir değerlendirmesini yapması gerektiği unutulmamalıdır. Tek tek ele alındığında bu kanıtlardan her biri yetersiz olabilir, ancak bu gerçeklerin doğruluğunu kanıtlamak adına hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerekebilir.

İddialar bu hususlar özelinde değerlendirilir ise:

–  İlk olarak, yayım tarihine bakılmaksızın, 2013 yılına ait basın makalelerinin Deep Purple grubunun başvuru tarihinden önceki dönemde Birleşik Krallık’ta aktif ve sürekli bir varlığı olduğunu kanıtladığı tespit edilmelidir. Yani bu makalelerin, yalnızca grubun uzun süreli yokluğundan sonra geri döndüğüne işaret eden kanıtlar olduğu ve yayımlandıkları gazetelerin tiraj rakamları ile desteklenmediği gibi iddialar, bu kanıtları geçersiz hale getirmemektedir; kaldı ki 2003 ve 2013 yılları arasında konser biletlerinin satışını gösteren kanıtlar sunulmuştur ve makalelerin ikisi de ulusal günlük gazetelerde yayınlanmıştır.

–  İkinci olarak, Deep Purple grubunun verdiği konserlerin listesi ile ilgili olarak, markanın tescil başvurusu tarihinden önceki dönemde grubun Birleşik Krallık’taki ticari faaliyetini gösterdiği tespit edilmelidir. Bu listedeki verilerin çoğunluğunu Birleşik Krallık dışında düzenlenen konserler oluştursa da 2003 ile Ekim 2013 arasında o ülkede de çok sayıda konser ve bilet satışı verisini içermektedir. Bu bulguyla birlikte, davacı “bunların ispat niteliğinde olmadıkları” iddiasına herhangi bir kanıt sunamadığından da o husus dikkate alınmamıştır.

– Üçüncü olarak, 1968-2013 yılları arasında piyasaya sürülen 19 albümün listesi dikkate alındığında, markanın başvuru tarihi itibarıyla da grubun ticari faaliyette bulunduğu tespit edilmelidir. Bu noktada, davacının “ilgili albümlerin o ülkede satılmadığı” iddiası da, grubun oradaki şöhreti, basında yer alan ve her biri 100 milyon albümün satışına atıfta bulunan makaleler dikkate alındığında mantıksızdır.

– Dördüncüsü, davacının konserler için faturalar, satış makbuzları, reklamlar sunamaması nedeniyle kanıtların ispat gücünün olmadığı iddiası yerinde değildir, çünkü basında çıkan makaleler, Deep Purple’ın en azından bu bölgede önemli ölçüde popüler olan bir Birleşik Krallık grubu olduğunun bağımsız kanıtıdır. Ayrıca, kanıtların onaylı, imzalı olmadığı için de geçersiz olması gerektiği yönündeki iddia da yine bu gerekçe ile reddedilmelidir.

Özetle, sayılan iddialar reddedilir ve kararda itibarın gerekli yasal standartlar gözetilerek kanıtlanmış olduğuna karar verilir.

Süre içinde sunulmayan kanıtların dikkate alınmasının hatalı olduğu iddiası (1):

EUIPO süreçlerini aktardığımız bölümden hatırlanacağı üzere, yayıma itiraz sahibi bazı delillerini EUIPO İtiraz Birimi tarafından verilen sürenin dolmasının ardından sunmuştur. Davacı, bu delillerin karara dayanak teşkil etmesinin hatalı olduğunu öne sürmektedir.

Öncelikli olarak, Temyiz Kurulu’nun, itiraz birimi tarafından tayin edilen süre içerisinde sunulmayıp sonradan sunulan delilleri, inceleme esnasında dikkate alıp almamaya karar verme yetkisi bulunmaktadır. Buna ilaveten, EUIPO tarafından verilen süre içerisinde delil sunulmuşsa, bunlara ek delil sunabileceği de yerleşik içtihat haline gelmiştir. İncelenen vakada, itiraz sahibi verilen süre içinde delil sunmuştur ve sonrasında da mahkeme önünde geçerliliği tartışılan ek delilleri sunmuştur.

Süresi içinde sunulmayan ek delillerin incelemeye alınıp alınamayacağı değerlendirilirken aşağıda sayılan hususlar dikkate alınmalıdır; (i) sunulan delillerin inceleme konusu talebin sonucu ile gerçekten bağı var mıdır, (ii) bunlar işlemin hangi aşamasında sunulmuştur, (iii) bunların dikkate alınmamasını gerektiren ek koşullar mevcut mudur?

Anılan hususlar incelediğinde Genel Mahkeme; sunulan delillerin inceleme konusu talebin sonucuyla gerçekten ilgili olduğuna karar vermiş ve ayrıca, davacının bunların sunulduğu aşama bağlamında incelenmemelerini gerektiren ek koşulları gösteremediğine karar vermiştir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu’nun süresi içinde sunulmayan ek delilleri incelememesi gerektiği yönündeki iddia kabul edilmemiştir.

Yayıma itiraz sahibinin itibarda pay sahibi olabilme yetkisine ilişkin yetersiz kanıt iddiası (3):

Davacıya göre; yayıma itiraz sahibinin markanın ticari itibarında pay sahibi olabilmesi için sadece sahipliği ileri sürmesi yeterli değildir, DEEP PURPLE markasını kendisinin ayırt edici hale getirdiğini göstermelidir. Bu husus gösterilmediğinden, davacıya göre, Temyiz Kurulu kararı hatalıdır.

Davacı duruşmada, bu iddiasını farklı bir şekilde yeniden formüle etmiş ve sunmuştur.

İddianın kendisini ve duruşmada yeniden formüle edilmesini dikkate alan Genel Mahkeme, iddianın tutarlı ve akılcı biçimde sunulmamasını ve duruşmada yeniden formüle edilerek sınırlandırılmasını dikkate alarak, davacının üçüncü iddiasını da reddetmiştir.

Kısmi ret kapsamındaki mallar özelinde kararın hatalı olduğu iddiası (4):

– Yukarıdakilere ek olarak davacı, Temyiz Kurulu’nun kanıtlarla gerekçelendirilenden daha geniş mal ve hizmet grubu için tescili reddetmekte hatalı olduğunu iddia eder ve bu iddiayı kuvvetlendirmek için ilk sunulan kanıtların yalnızca canlı müzik performanslarıyla ilgili olduğunu belirtir. Ancak, tanınan süre sonrasında sunulan kanıtlarla birlikte kümülatif bir değerlendirme yapıldığından karar bu noktada hatalı değildir. 

– Davacı aynı zamanda, Temyiz Kurulu’nun kazanılan itibar neticesinde Deep Purple grubu ile ilişkilendirileceğini tespit ettiği mal ve hizmetlerin, diğerleri ile çok farklı olduğu ve hepsi için tüketiciler nezdinde hatalı ilişkilendirmeye yol açmayacağını belirtir.  Bu nedenle kararın, rock grupları tarafından ticarete konu edilebilen diğer tüm mal ve hizmetlere yayılmasının yanlış olduğunu iddia eder.

–  Son olarak başvuru sahibi, bir müzik grubunun görüntüsünün veya adının kullanılmasının, halkta o grupla ekonomik bir bağlantı bulunduğu varsayımına yol açmayacağını ileri sürmektedir ve bu varsayımı Yüksek Adalet Mahkemesi (İngiltere & Galler) Lyngstad v Anabas [1977] kararına dayandırır.

EUIPO ve yayıma itiraz sahibi bu argümanların çoğuna itiraz etmektedir.

Öncelikle, “Passing Off” teamülü çerçevesinde, ilgili kamuoyunun mal ve hizmetlerin ticari menşeini karşı tarafa atfetme olasılığının gerçekten olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. İtibar, belirli mallar ve hizmetler için kazanıldığında ve aynı adın farklı mal ve hizmetler için kullanılması halinde hatalı ilişkilendirme olasılığının varlığını kanıtlamak daha zor olacaktır. Davalının ortak bir faaliyet alanına girmesi gerekmemekle birlikte, ortak bir faaliyet alanının varlığı da iddia edilen hatalı ilişkilendirmenin analizinde önemli bir rol oynamaktadır.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibi ve davalı tarafından sunulan kanıtları dikkate alarak bu husus hakkında da yerinde bir değerlendirme yapmış ve giyim eşyalarının önemli bir gelir akışı oluşturduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, grup tarafından satışıyla ilgili kanıt sağlanamamasına rağmen “güneş gözlüklerinin” de giyim eşyaları ile birlikte aksesuar olarak kullanımını; “mouse altlıkları, cep telefonu aksesuarları vb” ürünlerin de ticari veya görsel süslemeleriyle kullanımını dikkate alarak Deep Purple grubuyla ilişkilendirilebileceği ve dolayısıyla hatalı ilişkilendirmeye yol açacağına karar vermiştir.

Yukarıdaki diğer argümanlarına ek olarak Blackmore, müzik grubu ABBA ve şarkıcı Rihanna’nın daha önceki süreçlerde yine “Passing Off” haksız fiiline dayalı ihtiyati tedbir taleplerini gerekçe göstermiştir. Ancak, ABBA lehine verilen karar 1977’den yani mağazacılık kavramının henüz pek gelişmediği bir dönemden kalmadır.  Rihanna’nın, fotoğrafını taşıyan bir tişörtü izni olmadan satan Topshop’a karşı açtığı davaya ilişkin olarak ise, bu davanın iki nedenden ötürü istisnai olarak Rihanna lehine sonuçlandığını söylenebilir. Birincisi, Rihanna’nın daha önce bir tanıtım kampanyası bağlamında Topshop ile yaptığı proje nedeniyle kamu nezdinde ilişkilendirilmiş olmasıdır. İkincisi ise, tişört üzerinde kullanılan görselin Rihanna’nın albümlerinden birinin tanıtımı için kullanılan bir görsele benzer olmasıdır. Bu durumda da mevcut davada, başvuru sahibi Blackmore’un, Deep Purple’ın 1993 yılına dek üyesi olması; bir dönemki Rihanna ve Topshop ilişkisi gibi düşünülebilir ve dolayısıyla bu kararı gerekçe göstermesi yine Blackmore’u haksız kılmaktadır.


Her ne kadar sıkı takipçiler Blackmore’u Deep Purple’ın kurucu üyelerinden biri olarak tanısa da, ayrılığından sonraki dönemlerde Rainbow ve başka projelerle ismi çokça duyuldu ve hatta belki de asıl bu projeleriyle tanındı. DEEP PURPLE markasının kendisi adına tescil edilmesi ve hele ki başvuru kapsamındaki malların kendisi tarafından satışa sunulması gibi bir durumda, ilgili tüketicide kafa karışıklığı yaratması ve ürünlerin özellikle grubu sevenler tarafından talep edilmesi bizce de çok olası olacaktı. Açıkçası Blackmore tarafından DEEP PURPLE markası altında mal veya hizmet sunulmaya başlandığını görseydik, birbirlerinden ayrıyken de müzikseverler için çok güzel işler çıkaran bu büsbütün yabancıların tekrar bir araya geldiğini düşünmekte bir dakika bile tereddüt etmezdik. Grubun diğer üyeleri de halen faaliyetlerine bu isim altında devam ettikleri için, biz yazarlar da Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme kararlarının yerinde olduğunu düşünüyoruz. Sanırız ki Blackmore grubun bir nevi “isim babası” olduğu için dava konusu başvuruyu yapmıştı. Fakat eğer haklar bu çerçevede tahsis edilebilseydi, DEEP PURPLE ismini de sonsuza dek Peter De Rose’a saklamamız gerekebilirdi.

Neredeyse her Rock grubunun bir ayrılık hikayesini olduğunu da aklımızda tutarak “Perfect Strangers”ın son dizeleriyle yazıyı sonlandırıyoruz:

Ve eğer rüzgar eserken konuştuğumu duyarsan (And if you hear me talking on the wind)
Anlaman gerekir (You’ve got to understand)
Biz büsbütün yabancılar olarak kalmalıyız. (We must remain perfect strangers)

Aslı BAŞPINAR

asli.baspinar86@gmail.com

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Kasım 2020

Zayıf Ayırt Edici Karakter Karıştırılma Olasılığını Ortadan Kaldırır mı? – FAIR v. FAIR ZONE (Adalet Divanı Genel Mahkemesi – T-589/19)

Yazıda okuyucularımıza aktaracağımız kararın dikkat çekici yönü, markaların ortak olarak içerdikleri kelime unsurunun ayırt edici karakterinin zayıf olduğu yönündeki tespite rağmen, gerek Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin gerekse de Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna ulaşmasıdır. Karar bu yönüyle, ayırt edici karakterin zayıflığının tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı ana fikrini iletmektedir. 

Belirtilen husus hakkında içtihat da dahil, ayrıntılı açıklamalar getiren kararı, yazının kalan kısmında detaylarıyla ele alacağız.


FAIR ZONE kelime markasının EUIPO’da tescil edilmesi için 12 Temmuz 2017 tarihinde Oliver Gothe ve Martin Kunz tarafından başvuru gerçekleştiriliyor:

Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer almaktadır:

Sınıf 21: Evde kullanım amaçlı eldivenler; Bahçede kullanım amaçlı eldivenler.

Sınıf 25: Yağmur botları; Spor ayakkabılar; Banyo terlikleri; Bahçe ayakkabıları.

Sınıf 28: Egzersiz bantları; Balonlar; Toplar; Oyuncaklar.

Başvurunun ilanına karşı Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG adına tescil edilmiş olan “FAIR” markası ile karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz ediliyor.

İtiraza gerekçe gösterilen marka ve tescilli olduğu mallar ise şu şekilde:

Sınıf 25: Giysiler; Ayakkabılar; Baş giysileri.

Sınıf 28: Oyuncaklar; 28. sınıfa dahil jimnastik ve spor malzemeleri; Noel ağacı süsleri

İtirazın EUIPO İtiraz Birimi tarafından kabul edilmesi üzerine, başvuru sahipleri İtiraz Birimi’nin kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na taşıyor. Temyiz Kurulu, 3 Temmuz 2019 tarihli kararla (bundan böyle “itiraz edilen karar” olarak anılacaktır) itirazı kısmen kabul ediyor.

Temyiz Kurulu Kararı:

Temyiz Kurulu;

  • İlk olarak, başvurunun kapsadığı Sınıf 21’deki malların, tescilli markanın kapsadığı mallara benzer olmadığına ve dolayısıyla bu mallar bakımından karıştırılma ihtimali olamayacağına karar vermiştir.
  • Başvuruya konu markanın kapsadığı Sınıf 25 ve 28’de yer alan mallarla ilgili olarak karıştırılma ihtimali bulunduğuna karar vermiştir. Bu noktada, Avrupa Birliği’ndeki Almanca konuşan tüketicinin algısının dikkate alınması gerektiği ve ilgili kesim için de bu ürünleri satın alırken ortalama bir dikkat düzeyi gerekeceği esas alınır. Aynı zamanda, başvuruya konu markanın ilgili sınıflarında yer alan ürünler özelleştirilerek “yağmur botları, egzersiz bantları vb” şeklinde belirtilmiş olsa da, bu malların tescilli önceki tarihli markanın koruma kapsamına dahil olduğu ve dolayısıyla malların aynı olduğuna kanaat getirir.
  • Markalar arasında ortalamanın altında görsel benzerlik, ortalama derecede fonetik benzerlik ve kavramsal olarak ise işaretlerin benzer olduğunu tespit eder.
  • Önceki markanın ayırt edici karakterinin, koruma kapsamında yer alan malların adil ticaretten (fair trade) gelebileceği ölçüde, biraz zayıfladığına karar verir. Bu bağlamda “fair” kelimesinin tanımlayıcı bir çağrışımı olduğunu kabul eder.
  • Başvuruya konu markanın Sınıf 25 ve 28’deki mallar için tescil edilmesi halinde, makul ölçüde gözlemci tüketici tarafından karıştırılabileceğine kanaat getirir.
  • Nihayetinde Temyiz Kurulu, daha önceki süreçte İtiraz Birimi’nin Sınıf 21 kapsamındaki mallar için verdiği kararı kısmen iptal eder. Ancak, Sınıf 25 ve 28 kapsamındaki mallarla ilgili ret kararını onar.

Başvuru sahipleri EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararının iptalini talep ederek dava açarlar, dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür ve 9 Eylül 2020’de alınan T-589/19 numaralı karar ile sonuçlanır.  Mahkeme kararı aşağıdaki bağlantıdan görülebilir:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230802&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2300730

Başvuru sahiplerinin iddiaları:

–  İtiraza konu kararın gerekçelerinde bir çelişki bulunduğunu öne sürerler. Temyiz Kurulu, karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi sırasında ortalamanın üstünde bir benzerliğe atıfta bulunurken, aynı zamanda fonetik açıdan ortalama derecede benzerlik bulunduğunu bildirmiştir.

– İkincisi, Temyiz Kurulu’nun markaları karşılaştırırken ve karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesini yaparken “fair” kelimesinin tanımlayıcı yapısını yeterince dikkate almadığını öne sürerler. Esasen bu kelimenin tanımlayıcı karakterini dikkate almanın, markaların farklı olduğu ve önceki tescilli markanın ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve dolayısıyla herhangi bir karıştırılma ihtimali olmadığı sonucuna götürmesi gerektiğini iddia ederler. Bu iddiaları desteklemek için de EUIPO İnceleme Bölümü kararında yer alan mevcut değerlendirmelere, karşı tarafın kendi markasının somut kullanımına ve Almanya’da bu kelimeyi içeren çok sayıda marka ve aynı ibareyi taşıyan etiket olduğuna atıfta bulunurlar.

EUIPO ve önceki tescilli marka sahibi elbette ki bu iddialara katılmamaktadır.

Bu mülahazalar ışığında mevcut davada, Temyiz Kurulu’nun söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu doğru bir şekilde tespit edip etmediğinin değerlendirmek gerekir.

İlgili tüketici grubunun tespiti:

Yerleşik içtihata göre, karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında, ilgili ürün kategorisinin makul ölçüde özenli ve bilgili ortalama tüketicisi dikkate alınmalıdır. Ortalama tüketicinin ilgi düzeyinin mal veya hizmetlerin kategorisine bağlı olarak değişme olasılığının yüksek olduğu da dikkate alınmalıdır.

– Mevcut davada önceki marka koruması Birliğin tamamını kapsadığından, karıştırılma ihtimali bu bölgenin tamamındaki ilgili ürün tüketicileri açısından değerlendirilmelidir. Temyiz Kurulu da itiraz edilen kararı değerlendirirken genel halkı ve ortalama dikkat düzeyini dikkate almıştır. Ayrıca, ilgili tüketici için yapılan bu tanıma başvuru sahipleri tarafından da itiraz edilmediği için kararın yerinde olduğuna kanaat getirilir.

– Ek olarak, belirtilen içtihat uygulamasında Birliğin bir bölümünde nispi bir ret gerekçesinin bulunması yeterli olduğundan, Temyiz Kurulu, söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu tespit etmek amacıyla Birlik içindeki Almanca konuşan tüketicinin algısını dikkate almakta haklı görülür.

Malların karşılaştırılması:

Mevcut davada Kurul, malların aynı olduğuna dair karar vermiştir. Başvuranlar tarafından da tartışılmayan bu noktaya dair değerlendirme hatasızdır.

İşaretlerin karşılaştırılması:

İşaretlerin görsel, fonetik veya kavramsal benzerliği, özellikle işaretlerin ayırt edici ve baskın karakterleri ve onlardan edinilen genel izlenime dayandırılmalıdır.

İşaretlerin ilgili mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisi tarafından nasıl algılandığı karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesinde belirleyici bir rol oynar.  Bu bağlamda, ortalama bir tüketici doğal olarak markayı bir bütün olarak algılar ve onun çeşitli detaylarını incelemeye girmez.

Markayı oluşturan bir unsurun ayırt edici karakterini değerlendirmek amacıyla; bu baskın unsurun belirli bir teşebbüsün markasını tescil edildiği mal veya hizmetler için tanımlıyor olmasına ve dolayısıyla bu mal ve hizmetleri diğer teşebbüslerinkilerden ayırt etme gücünün ne kadar kuvvetli olduğuna da bakılmalıdır. Bu değerlendirme esnasında özellikle söz konusu unsurun kendine özgü nitelikleri, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin herhangi biri için tanımlayıcı karakterinden yoksun olup olmadığı dikkate alınmalıdır.

İlgili tüketicinin bileşke bir markanın bir parçasını oluşturan tanımlayıcı bir unsuru, genel izlenimdeki ayırt edici ve baskın unsur olarak algılamayacağı genel bir kural olarak yerleşik içtihatta mevcuttur. Fakat bir işaretin herhangi bir unsurunun zayıf ayırt edici karakteri, özellikle işaret içindeki konumu, büyüklüğü gibi durumlar dikkate alındığında baskın bir unsur oluşturamayacağı anlamına gelmez.

İki marka arasındaki benzerliğin değerlendirilmesi, her bir markanın birer bütün olarak ele alınması ve incelenmesi ile yapılır ki, böylelikle işaretlerin ilgili tüketicinin hafızasında oluşturduğu genel izlenim de incelemeye dahil edilmiş olur. Benzerlik değerlendirmesinin yalnızca baskın unsur dikkate alınarak yapılabilmesi, ancak ilgili işaretlerde yer alan diğer unsurların göz ardı edilebileceği durumlarda olabilir. Bu durum da özellikle baskın unsurun ilgili tüketicinin aklında tuttuğu markanın imajına tek başına hakim olması halinde söz konusu olabilir; böylece markanın diğer unsurları onun tarafından sağlanan genel izlenimde göz ardı edilebilir. 

1) İlk olarak mevcut davada, Temyiz Kurulu’nun, iki markanın ürettiği genel izlenimi dikkate alarak işaretlerin karşılaştırmasını yaptığı açıktır.  Önceki tarihli markanın kelime unsurunun bir bütün olarak figüratif unsurdan daha önemli olduğunu tespit etmiştir. Başvuruyla ilgili olarak ise yine markanın genel izlenimini dikkate almış ve markayı oluşturan iki kelime arasında ayrım yapmamıştır.

–  Tescilli marka siyah dikdörtgen bir arka plan üzerine beyaz bir dikdörtgen çerçeve içine yerleştirilmiş beyaz büyük harflerle yazılmış “FAIR” ibaresini ve bu beyaz dikdörtgen çerçevenin ortasına entegre edilmiş, adı geçen harflerin üzerinde stilize bir karasal kürenin temsilini içermektedir. Bu tanıma, siyah arka planının bir planisferin temsilini ortaya çıkardığı da eklenmelidir.

–  Ayrıca Temyiz Kurulu ‘FAIR’ kelimesinin İngilizce’den gelmesine rağmen, Almanca’da ortak kullanıma girdiğini ve “dürüst, başkalarına karşı adil davranmak” anlamında yaygın bir şekilde kullanıldığı hususunu dikkate almıştır ve haklıdır. Ayrıca, Almanca konuşan halkın “FAIR” kelimesine dair bu anlayışına başvuranlar tarafından itiraz edilmemektedir.

Yukarıda değindiğimiz gibi başvuru sahipleri, esasen Temyiz Kurulu’nun, “FAIR” kelimesinin söz konusu ürünlerin bazı niteliklerini, yani adil ticareti tanımladığını yeterince dikkate almadığını iddia etmektedirler. Bu nedenle önceki markanın ilgili öğesinin ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve işaretlerin karşılaştırılırken bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünmektedirler. Ancak ilgili iddianın dayandırıldığı temelde bir analiz, işaretlerin karşılaştırılması için yapılan incelemede izlenemez. Kabul edilmelidir ki, Temyiz Kurulu’nun kararında da belirtildiği gibi “FAIR” kelimesinin ilgili tüketici tarafından “adil ticaret” ifadesinin bir bileşeni olarak anlaşılabilmesi olasıdır, ilgili ifadenin aynı şekilde Almanya’da kullanımı yaygındır ve üreticiler için adil bir şekilde gerçekleştirilen üçüncü dünya ürünlerinin ticaretini ifade eder. İçtihat uygulamasına göre; adil ticarete atıf olarak anlaşılabilmesi bakımından “FAIR” kelimesinin ayırt edicilikten yoksun olduğu değil yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu sonucuna varılmalıdır.

Markanın bir öğesi, genel izleniminde baskın olmadığı bir durumda karşılaştırma esnasında göz ardı edilebilir, fakat incelenen ihtilaf özelinde önceki tarihli markanın kelime öğesinde için durum böyle değildir.

Diğer yandan, zayıf ayırt ediciliğine rağmen önceki tarihli markanın kelime unsurunun hem işaretin merkezindeki konumu, boyutu, siyah zemin üzerine beyaz harfle gösterimi, hem de onu çevreleyen beyaz bir çerçevenin varlığı ile birlikte tüketicinin algılayışına açık olacağı unutulmamalıdır.

Ayrıca, önceki tarihli markanın diğer unsurlarının, kelime unsurundan daha ayırt edici olmadığı da dikkate alınmalıdır. Aksine, bir kürenin temsili ve bir planisferin temsili, tüketici tarafından algılandığı ölçüde dünya ticareti veya küreselleşme fikrine atıfta bulunarak anlaşılabilir ve bu nedenle, markanın sözel unsurunun aktardığı, yani pazarlanan ürünlerin adil ticaretten geldiği fikrini güçlendirdiği düşünülebilir.

Bu nedenle, Temyiz Kurulu, tüketicinin önceki markanın kelime unsuruna daha fazla dikkat edeceğini tespit ederek haklı bir değerlendirmede bulunmuştur.

2) İkincisi, başvuru “FAIR” kelimesinden ve Almanca konuşan tüketici tarafından yine “sınırlandırılmış coğrafi alan, sınırlandırılmış boşluk” olarak algılanan “ZONE” kelimesinden oluşur.

Benzer nedenlerle, “FAIR” kelimesinin söz konusu ürünler açısından yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu dikkate alınmalıdır.  Gerçek şu ki, tıpkı önceki markada olduğu gibi, başvuruda da tüketicinin en çok dikkatini çeken asli unsuru bu ibare oluşturmaktadır.

Yerleşik içtihata göre; bir işaretin başlangıç kısmı hem görsel hem de fonetik olarak genellikle son kısmından daha güçlü bir etkiye sahiptir ve bu nedenle tüketicinin genellikle bir markanın başlangıcına sonundan daha fazla dikkat gösterdiği kabul edilir.

Öte yandan, “ZONE” kelimesi markanın kelime öğesi tarafından iletilen fikri pekiştirmeye yol açacağından, bu sonuç somut olayda daha da açıktır. Yani hem kelimenin algılanışı hem de “FAIR” kelimesinden hemen sonra yer alması, pazarlanan ürünlerin adil ticaretten geldiği fikrini pekiştirecektir.

Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak karşılaştırılmasına ilişkin olarak benzerliğin ortalamanın altında olduğuna karar vermiştir. Bu noktada değerlendirmenin işaretler arasındaki benzerlik derecesini hafife aldığı açıktır.  Önceki işaretin şekli öğesi ile başvuruda “ZONE” kelimesinin varlığı, işaretler arasında yüksek düzeyde benzerliğin tespit edilmesini engelleyen farklılıklar olsa da tüketicinin özellikle “FAIR” kelimesine dair algı düzeyi nedeniyle benzerlik oranının ortalamanın altı yerine ortalama düzeyde olduğuna karar verilmeliydi.

3) Üçüncüsü, işaretlerin fonetik olarak karşılaştırılmasıyla ilgili olarak Temyiz Kurulu, ortalama derecede benzerlik olduğunu tespit etmiştir. Söz konusu işaretler ortak olarak “FAIR” kelimesine sahip oldukları, ancak “ZONE” kelimesinin telaffuzuyla farklılaştıkları sürece bu tespit hatasızdır.

4)  Dördüncüsü ise, işaretlerin kavramsal karşılaştırması ile ilgili olarak, Temyiz Kurulu başvuruya konu işaretin tek bir anlamı olmadığını ve bu işarette “ZONE” kelimesinin yer alması nedeniyle işaretlerin farklılaştıklarını, ancak ortak “FAIR” kelimesinin varlığı nedeniyle benzer olduklarını tespit etmiştir.  Bununla birlikte, ‘FAIR’ kelimesinin işaretlerdeki mevcudiyetinden kaynaklanan kavramsal benzerlik derecesi, söz konusu mallara ilişkin olarak ilettiği ‘adil ticaret’ referansı yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu ölçüde değerlendirmeye alınmalıdır. Bu da işaretlerin kavramsal benzerliğinin, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde yalnızca sınırlı bir rol oynayabileceği anlamına gelir.

Karıştırılma İhtimali:

Karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi, dikkate alınan faktörlerin ve özellikle de işaretlerin ve mal veya hizmetlerin benzerliğinin belirli bir karşılıklı bağımlılığı anlamına gelir.  Bu nedenle, mallar veya hizmetler arasındaki düşük dereceli benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecede benzerlik ile dengelenebilir veya bunun tersi de geçerlidir.

Karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında dikkate alınabilecek ilgili faktörler arasında, önceki markanın ayırt ediciliği de vardır. Ancak, önceki markanın ayırt edici karakteri, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde göz önüne alınması gereken tüm unsurlardan yalnızca biridir. Bu nedenle, ayırt edici karakteri zayıf bir işaretin varlığında bile, özellikle işaretlerin ve ilgili mal veya hizmetlerin benzerliğinden dolayı karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilir.

Temyiz Kurulu, “ortalamanın altında görsel benzerlik, ortalama fonetik benzerlik ve işaretler arasında kavramsal benzerlik” tespit etmiş ve ortak unsurun özünde söz konusu malların işaret ettiği özdeş bir tanımın varlığını kabul etmiştir. Önceki markanın, ilgili malların adil ticaretten gelebileceği ölçüde zayıflamış bir ayırt edici karaktere sahip olduğunu değerlendirmiş ve tüketicilerin ürünleri satın alırken ortalama düzeyde dikkat gösterdiğini dikkate almıştır. Bunların sonucunda ise, makul derecede dikkatli tüketicinin bu işaretleri aynı ticari kaynaktan gelen işaretler olarak değerlendirilebileceği ve Almanca konuşan halk için karıştırılma ihtimalinin doğabileceği tespitine ulaşmıştır.

Başvuru sahiplerinin iddiaların birisi de, itiraz edilen kararın çelişki içerdiği yönündeki iddiadır. İddiaya göre, Temyiz Kurulu kararda, önce işaretler arasında fonetik açıdan ortalama düzeyde bir benzerliğin varlığını kabul ettikten sonra yüksek düzeydeki benzerlikten bahsetmektedir. Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun kararında bir yazım hatası mevcuttur ancak bu tür hataların kararın hukuka uygunluğu açısından etkili olamayacağı açıktır.

Genel Mahkeme’ye göre:

Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu yönündeki tespiti yerindedir. Çünkü, ret gerekçesi marka zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olsa da, bu durum söz konusu markanın tüm ayırt edici karakterlerinin göz ardı edilmesine yol açamaz. Ayrıca, markanın tescil edilmiş olması, asgari bir ayırt edici karaktere sahip olduğu anlamına da gelmektedir.

Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde önceki markanın zayıf ayırt ediciliğinin tespit edilmesi, karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varmak için tek başına yeterli değildir; diğer tüm faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Temyiz Kurulu’nun tespit ettiği gibi hem malların aynılığı hem de işaretlerin ortalama görsel benzerlik derecesi, hatta işaretlerin ortalama derecede fonetik benzerliği, önceki markanın zayıf ayırt ediciliğine rağmen, en azından ilgili Almanca konuşan tüketici için karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu sonucuna varmak için yeterlidir.

Bu bağlamda, Genel Mahkeme markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna sonucuna ulaşmış, dolayısıyla Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Tescilli bir markanın ayırt edici karakterinin zayıflığının, tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan bir husus olarak değerlendirilemeyeceği mesajını veren inceleme konusu kararın okuyucuların da dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.

Aslı BAŞPINAR

Kasım 2020

asli.baspinar86@gmail.com

Markanın Ciddi Kullanımının Kanıtlanmasında Geniş Tabirler Yerine Alt Kategoriler mi Değerlendirilmelidir?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi Syrena Kararı (T-677/19)

Yazımın konusu olan davaya geçmeden önce sizinle kısa bir beyin jimnastiği yapmak isterim. Kendinizi 1957 yılında araba üreten bir firmanın yöneticisi olarak hayal edin. Ülkenizde tamamen yerli araba üreten ilk firmasınız. 521,311 adet arabanın üretimini yalnızca 30 yıl içerisinde yapmışsınız. Şimdi kulağa küçük bir sayı gibi gelebilir, ancak 1950’lerin teknolojisi düşünüldüğünde gayet etkileyici bir miktar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yıllar üzerinden bir karşılaştırma yapacak olursak; 1950-1980 yılları arasında Dünya’da ortalama 20 milyon civarı araba varken, günümüzde bu sayı 2 milyara yaklaşmaktadır. Yani aslında şu anda kulağa çok fazla gibi gelmeyen 521 bin adet araba, o zamanlar için ciddi bir sayıydı.

Güzel bir başarı hikayesi değil mi? Ancak, yine geçmişten günümüze gelecek olursak, firmanızın ülkenizde yaşadığı bu kadar başarıya rağmen, sizin ve ülkenizin simge arabaları 2020 yılında hukuki anlamda adeta yok olmuş sayılabilir.

Bahsettiğim şirket, Polonya’nın tamamen yerli ilk arabası olan ve dilimizde “deniz kızı” anlamına gelen “Syrena“yı üreten “Fabryka Samochodów Osobowych”dir. İlk olarak 1955 yılında Polonya’nın en büyük endüstri fuarı olan The Poznań International Fair’de tanıtımı yapılan bu araba günümüz için bile çok zarif olan tasarımı ile göz kamaştırmaktadır.

Yeniden hayata döndürülmek istenen Syrena için 2010 tarihinde bir marka başvurusu yapılmış ve marka 9., 12., 28. sınıflardaki mallar için tescil edilmiştir.

İhtilaf esasen, 12. sınıfa dahil mallara ilişkin olduğu için, tescilli markanın anılan sınıfa ilişkin olarak “Kara yoluyla hareket için motorlu taşıtlar ve bu sınıfta yer alan parçaları.” mallarını kapsadığını belirtmek yerinde olacaktır.

22 Nisan 2016 tarihinde Polfarmex isimli şirket bu markanın iptali için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur. Marka iptali isteminin temel argümanı markanın ciddi biçimde kullanımının bulunmamasıdır.

2018 yılında EUIPO, iddiaları kısmen haklı bularak “arabalar” haricinde markanın ciddi bir şekilde kullanılmadığına karar vermiştir. Bu noktada, markanın mal listesi 12. sınıfta “Kara yoluyla hareket için motorlu taşıtlar ve bu sınıfta yer alan parçaları.” iken, ciddi kullanımın yalnızca bu listede ismen yer almayan “arabalar” bakımından kabul edilmiş olması hususuna özellikle dikkat edilmelidir. Bir diğer deyişle “Kara yoluyla hareket için motorlu taşıtlar ve bu sınıfta yer alan parçaları.” genel ifadesi içinde kategorizasyon yapılmış ve “spor arabalar, yarış arabaları ve elektrikli arabalar” için ciddi kullanımın gerçekleştiği tespitinden hareketle, ciddi kullanımın listede ismen yer almayan “arabalar” kategorisi için gerçekleştiği kabul edilmiştir.

İki tarafın da kararı temyiz etmesi üzerine uyuşmazlık EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne gelmiştir. Yapılan itirazları haksız bulan Kurul, incelenen kanıtlar ışığında marka sahibinin Syrena markalı arabaların üretimine tekrar başlamak için hazırlık yaptığını söyleyerek kararı onamıştır. Bunun üzerine, itirazı reddedilen Polfarmex firması uyuşmazlığı mahkemeye götürme kararı almıştır.

Dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülmüş ve T-677/19 sayılı kararla 23 Eylül 2020 tarihinde karara bağlanmıştır. Karar metninin  bu bağlantıdan görülmesi mümkündür.

Davada Polfarmex şirketi beş ana iddia üzerinde durmuştur. Genel olarak açıklamak gerekirse birinci ve ikinci iddiaya göre Kurul, sunulan delilleri doğru analiz edememiştir. Deliller, Syrena markalı herhangi bir arabanın piyasaya çıktığını kanıtlamamasına rağmen, dava konusu markanın ciddi kullanımının bulunduğuna karar verilmesinin yanlış olduğu iddia edilmiştir. Yine bağlantılı olan üçüncü ve dördüncü argümanda ise Kurul’un 12. sınıfta yer alan malları doğru kategorize edemeyerek hatalı bir değerlendirme yaptığı ifade edilmiştir. Beşinci ve son olarak, sunulan delillerin bir kısmının dikkate alınmaması gerektiği halde Kurul’un bunları incelemeye alarak kararı haksız yönde etkilediği iddiasına yer ver verilmiştir.  

Bu iddiaları tek tek değerlendiren Genel Mahkeme yorumlamaya beşinci iddiaya cevap vererek başlamıştır:

Öncelikle söylenmesi gerekir ki, marka sahibi yaklaşık 20 adet delili Kurul’a gerektiğinden geç bir tarihte sunmuştur. Davacıya göre, söz konusu deliller 2017/1001 sayılı Tüzüğün 94/1 maddesi gereğince dikkate alınmamalıdır, nitekim incelemeye alınsa bile davacı Polfarmex firması bu delilleri görmemiş ve üzerinde yorum şansı bulamamıştır. Bu sebeplerden dolayı haksız bir karar verildiği iddia edilmiştir.

Bu iddiaya karşılık olarak; söz konusu delillerin ek delil olarak nitelendirildiği ve halihazırda geç gelen bu belgelerin mahkemenin kararını etkileyecek düzeyde de olmadığı ifade edilmiştir. Buna ek olarak, her ne kadar Kurul davacının karşı görüşünün alınması konusunda hata yapmış olsa da, itiraz  aşamasında davacı tarafın bu şansı elde ettiğine, ancak yine de bu deliller hakkında herhangi bir görüş bildirmediğine dikkat çekilerek, bu iddiaların yersiz olduğuna karar verilmiştir. 

Mahkeme, ikinci olarak davacı şirketin ciddi kullanımın gerçekleşmediği iddialarını değerlendirilmiştir. Davacı, marka kullanımının henüz hazırlık aşamasında olduğunu, hiçbir somut ürünün piyasaya sürülmediğini ve davalı tarafın aldığı bu aksiyonların markanın ciddi kullanımı olarak kabul edilemeyeceğini belirtmiş, buna rağmen Kurul’un hataya düşerek bu hazırlık aşamalarını markanın ciddi kullanımı olarak değerlendirerek hatalı bir değerlendirme yaptığını ifade etmiştir.

Mahkeme; Temyiz Kurulu’nun aksine 12. sınıfta yer alan mallar arasında bir ayrıma gitmeden önce, geçmiş tarihli bir kararı dayanak göstererek arabanın tanımını yapmıştır. Buna göre, araba, sürücü ve sınırlı sayıda yolcu taşıyan özel bir ulaşım aracıdır.

Bu kararın ışığında ciddi kullanımı değerlendirmeye başlayan mahkeme ilk olarak yarış arabaları alt kategorisini incelemiş;

  1. Davalının 2013 ve 2015 tarihleri arasında Syrena marka arabaların üretimi için üçüncü kişiler ile sözleşmeler yaptığını,
  2. Yine 2015 tarihinde Warsaw Barborka rallisinde arabanın tanıtımının yapıldığını,
  3. Syrena model arabaların hem görsellerinin hem de fiyatının yer aldığı My Rally Challenge isimli bir broşürün basıldığını,
  4. Sarl Alpmediterranee isimli bir şirketin 5 adet Syrena marka araba için sipariş verdiğini gösteren belgeler bulunduğunu,

ve tüm bunların yanında medyada da söz konusu arabalar hakkında birçok haber yapıldığını tespit etmiştir. Bu tespitler ışığında mahkeme, Syrena markasının yarış arabaları için ciddi kullanımının bulunduğuna karar vermiştir. Nitekim, mahkeme arabaların henüz üretim aşamasında dahi olmamasına karşın, arabaların sipariş edilebilme ve ileride satışa sunulabilme imkânının bulunmasının ciddi kullanım olarak sayılması gerektiğini, içtihat niteliğinde olan birçok kararı da örnek göstererek vurgulamıştır.

Ancak Syrena markasının yarış arabaları için ciddi kullanımının bulunduğu kanaatine varan mahkeme, tam aksi bir yaklaşımla dava konusu markanın yine 12. sınıfta yer alan spor arabaları için ciddi kullanımının bulunmadığı kararına varmıştır. Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun karara esas aldığı deliller, sadece çok spesifik bir pazar olan yarış arabalarını kapsamaktadır ve markanın yarış arabaları için ciddi kullanımının bulunması, markanın aynı sınıf içinde yer alan spor arabaları için de kullanımının bulunduğu anlamına gelmemektedir. Bu yaklaşımın gerekçesi, yarış arabaları ile spor arabalarının kullanım amaçlarının tamamen farklı olması, spor arabaların herkese açık yollarda kullanılmasına karşın, yarış arabalarının sadece özel tasarlanmış ve toplumun geri kalanına kapalı olan özel yollarda kullanılmasıdır.  Bu bağlamda mahkeme, yarış arabaları için ciddi kullanımın varlığı değerlendirmesinin, geniş yorumlanmaması gerektiğini ve spor arabalara genişletilmesinin doğru olmadığını karara bağlamıştır.

Buna ek olarak, yine 12. sınıfta yer alan başka bir araba klasmanı olan elektrikli arabalar için mahkeme ayrı bir yorum daha yapmış ve sunulan deliller ışığında ilgili tarihler aralığında başvuru sahibinin Polonya Kalkınma Bakanlığı’yla Syrena marka arabalar için görüştüğünü, ancak bu toplantıda elektrikli araçlar bakımından davalının herhangi bir plan yahut çizim göstermediğinin altını çizmiştir.

Nihayetinde Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun kararını kısmen bozarak markanın sadece “yarış arabaları” açısından ciddi kullanımının bulunduğuna kanaat getirerek 12. sınıfta yer alan diğer “arabalar” açısından markanın iptal edilmesine karar vermiştir.

Sonuç olarak;

EUIPO Marka İptal Birimi ve Temyiz Kurulu’nun görüşünün aksine, Genel Mahkeme kendine tebliğ edilen delillerin spesifik şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çizerek, 12. sınıfta yer alan arabaların çok geniş bir alan olduğunu ve bu sebeple kullanım delillerinin alt kategoriler çerçevesinde incelenmesinin marka hukukunun ruhu açısından mühim olduğunu vurgulamıştır.

Buna göre; her ne kadar “yarış arabaları” bir çeşit “araba” olsa da, markanın ciddi kullanımı açısından geniş kategori çerçevesinde yorum yapılmaması gerektiği, hatta tam tersine olabildiğince alt kategoriler halinde incelemenin bir gereklilik olduğu bu karara yansımıştır.

Anlaşılacağı üzere, markanın ciddi kullanımının kanıtlanması noktasında, mal ve hizmet listelerindeki kapsamı geniş tabirlerin dar biçimde ifade edilmesi ihtiyacı günden güne artmaktadır. İnsanların her geçen gün değişen ihtiyaçlarını karşılamak için farklı mal ve hizmetler ortaya çıkmakta iken, marka tescilinde kullanılan geniş tabirlerin ömrü kanaatimizce geçen yıllar içerisinde kısalmaktadır.

Kim bilir, belki 10 yıl içinde araba kavramı yerde ve havada giden arabalar olarak da ayrılabilir…

Onurcan TUTAR

Ekim 2020

tutaronurcan@gmail.com

“NATURANOVE v NATURALIUM” Kararı – Genel Mahkeme Ayırt Edici Gücü Düşük Markalar Arasında Karıştırılma İhtimalini Bir Kez Daha Değerlendirdi

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 5 Ekim 2020 tarihinde verdiği T–602/19 sayılı kararda, ayırt edici gücü zayıf bir kelime unsurunu ortak olarak yer içeren iki kelime markası arasındaki karıştırılma olasılığı hususunu değerlendirmiştir.

Takipçilerimiz kararın İngilizce metnine burayı tıklayarak erişebilirler.

Sözü fazla uzatmadan kararı aktarmaya geçiyoruz.

Eugene Perma France (başvuru sahibi), “NATURANOVE” kelime markasını Nicé sınıflandırmasının 3. sınıfında bulunan, kısaca “Kozmetikler, saç losyonları, saç spreyleri gibi saç bakım ürünleri, saç boyaları, şampuanlar” olarak özetleyebileceğimiz mallar için tescil ettirmek amacıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur.

Başvurunun ilan edilmesinin ardından, SPI Investments Group, SL (itiraz sahibi / davacı), “NATURALIUM” kelime markalarını gerekçe göstererek başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar, EUIPO’da ve İspanya’da 3. sınıfa dahil “Kozmetikleri ve saç losyonlarını” mallarını da kapsayacak şekilde tescillidir.

EUIPO itiraz birimi, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder ve başvuruyu reddeder. EUIPO Temyiz Kurulu, bu karara karşı başvuru sahibince yapılan itirazı reddeder ve başvuru hakkındaki ret kararını onar.

Temyiz Kurulu kararında; “NATURANOVE – NATURALIUM” kelime markalarının ortak kısmını teşkil eden “NATURA” kelimesinin “doğa” kelimesini çağrıştırdığı ve başvuru kapsamındaki mallar bakımından bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olduğu belirtilmekle birlikte, markalar görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer bulunmuş, markaların aynı malları kapsadığı tespit edilmiş ve malların hitap ettiği kamunun geneli açısından, markaların aynı veya bağlantılı işletmelerden geldiği yönünde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi ret kararını Genel Mahkeme önüne getirir ve ihtilaf bu kez yargı tarafından ele alınır.

Davacı, “natura” kelimesinin “doğa” kelimesini doğrudan çağrıştırması, bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olması, markaların kalan kısımlarının, yani “_NOVE” – “_LIUM” ibarelerinin tamamen farklı olması nedenleriyle markaların görsel ve işitsel açılardan benzer olmadığını öne sürmektedir.

Buna karşın EUIPO; Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu, “natura” kelimesinin ayırt edici gücü zayıf olsa da, doğrudan tanımlayıcı olmadığını, her iki markanın da onar harften oluştuğunu, “natura” kelimesinin markaların başlangıcını teşkil ettiğini, tüketicilerin markaların başlangıç kısmına odaklandıklarını, bu bağlamda markaların görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzerlik içerdiklerini, malların aynı olduğunu, malların aynı ve markaların ortalama düzeyde benzer oldukları incelenen vakada, belirtilen hususların karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıflığını telafi ettiğini ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağını iddia etmektedir.

Genel Mahkeme incelemesinde ilk olarak, markaların kapsadığı malların aynı olduğu ve malların ortalama tüketicisinin genel anlamda halk olduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitlerini yerinde bulur.

Kararın devamında ise başvuru ile ret gerekçesi markanın benzerliği hususu irdelenir.

Genel Mahkeme’ye göre; “NATURANOVE” – “NATURALIUM” markalarının her ikisi de “NATURA” kelimesi ile başlasa da ve aynı sayıda (on) harften oluşsa da “NATURA” kelimesini takip eden “_NOVE” ile “_LIUM” ibareleri görsel ve işitsel açılardan kökten biçimde farklıdır. Buna ilaveten Mahkemeye göre; markaların ortak unsurunu teşkil eden “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücü, inceleme konusu mallar bakımından zayıf olduğundan, ortak unsurun markaların başında bulunmasına ve markaların aynı sayıda harften oluşmalarına bakılmaksızın, markaların son dört harfinin birbirlerinden son derece farklı olduğu dikkate alınmalı ve markaların sonundaki farklılığın ilgili malların ticari kaynağını tespit etmede önemli rol oynadığı sonucuna varılmalıdır. Dolayısıyla, tersi yöndeki tespitlere dayalı Temyiz Kurulu yaklaşımı yerinde değildir ve markalar Temyiz Kurulu’nun tespit ettiğinin aksine, ortalama düzeyde değil, düşük düzeyde benzerlik içermektedir.

Genel Mahkeme kararın devamında, ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünü değerlendirmiştir. Temyiz Kurulu, “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücünün zayıflığını kabul etmiş olmakla birlikte, “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak normal düzeyde ayırt edici bir marka olarak değerlendirmiştir. Genel Mahkeme ise tersine, “NATURA” ibaresinin markanın başlangıcında yer alması ve kelime markasının bütünü içerisinde %60 oranında ağırlığa sahip olması nedeniyle “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak ayırt edici gücü zayıf bir marka olarak kabul etmiş ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu tespitini yerinde görmemiştir.

Genel Mahkeme son olarak yukarıda yer verilen tespitlerinin, yani kısaca;

  • “NATURA” kelimesinin ayırt edici gücünün zayıflığı,
  • “NATURANOVE” – “NATURALIUM” ibarelerinin görsel, işitsel, kavramsal açılardan benzerliğinin düşük düzeyde olması,
  • Ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünün zayıflığı,

değerlendirmelerinin çerçevesinde, başvuru ile ret gerekçesi markaların kamunun ilgili kesiminin bütüncül algısı çerçevesinde farklı izlenimler oluşturacakları ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır.

Bu çerçevede, başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde bulunmamış ve Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir.


EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı kanaatimce de yerinde olmadığından, Genel Mahkeme’nin yaklaşımını ve vardığı sonucu haklı bulduğumu söylemeden edemeyeceğim. Kozmetik, gıda, içecek gibi sektörlerde hatta bunlarla sınırlı kalmaksızın ticaretin neredeyse her alanında malların doğallığına vurgu yapan veya bunu çağrıştıran kelimelerin (nature, natur, naturel, doğa, doğal vb.) markalar içerisinde yer alması yadsınamaz bir ticari pratik haline gelmiştir. Bu bağlamda, söz konusu kelimeleri içeren markaları tescil ettirmiş önceki hak sahiplerinin, sonradan yapılan başvurularda aynı kelimelerin kullanımını engelleme yönündeki yaklaşımları ticaretin düzgün işleyişini engelleme çabasının dışında bir anlama gelmemektedir.

Genel Mahkeme kararının 71. paragrafında yer alan “Bir firma ayırt ediciliği düşük bir markayı seçmekte ve onu piyasada kullanmakta serbest olsa da, söz konusu firmanın bunu yaparken, rakiplerinin de aynı veya benzer tanımlayıcı unsuru içeren markaları kullanmaya eşit derecede hakkı olduğunu kabul etmesi gerektiği, EUIPO Temyiz Kurulu kararları ve Mahkeme içtihatlarında açıktır.” değerlendirmesi, ayırt edici gücü düşük markaları seçen firmaların akıllarının bir köşesinde her an bulunmalıdır.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2020

unsalonderol@gmail.com

“BIO” Kelimesi Böcek Öldürücüleri Yanıltıcı Hale Getirebilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “BIO-INSECT SHOCKER Kararı (T-86/19)

Entomofobi, yani isimlerini duyduğunuzda dahi endişe duymanıza sebep olan bir böcek korkunuz söz konusuysa, sizleri bu yazıdan şimdiden uzaklaştırıp, daha sonra çiçeklerle ilgili (karşılaşırsak) bir yazıyı okumaya davet edelim.

Öncelikle davanın arka planını özetleyelim:

BIO-INSECT SHOCKER kelime markasının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde tescil edilmesi için 26 Kasım 2015 tarihinde bir başvuru gerçekleştiriliyor.

Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer alıyor:

Sınıf 1: “Üretime yönelik biyosidal ürünler; biyosit üretiminde kullanılacak kimyasal müstahzarlar; böcek öldürücüler için kimyasal katkı maddeleri”;

Sınıf 5: “Dezenfektanlar; zararlı hayvanları yok etmek için hazırlık ürünleri; parazit öldürücüler; tıbbi veya veterinerlikte kullanım için bakteriyolojik müstahzarlar; besin takviyeleri; ilaçlı spreyler; antibakteriyel spreyler; anti-enflamatuar spreyler; böcek öldürücüler; böcek cezbediciler; böcek kovucu spreyler; böcek kovucular; böcek öldürücü müstahzarlar; böcek büyüme düzenleyicileri; böcek kovucularla emprenye edilmiş mendiller; pire tozları; pire spreyleri; pire tasmaları; pire önleyici preparatlar; hayvanlar için pire tasmaları; hayvanlar için pire tozları; biyositler; hayvanları uzak tutmak için kovucu müstahzarlar; veterinerlik ürünleri; veteriner teşhis reaktifleri; veterinerlik aşıları; veterinerlik amaçlı gıda takviyeleri; veteriner kullanımı için hijyenik müstahzarlar”;

Sınıf 31: “Canlı hayvanlar; taze meyve ve sebzeler; Malt; Hayvan içecekleri; Yemler.”

Altta ana marka olan PETVITAL ile birlikte ilgili ibarenin fiili kullanım biçimini de görebilirsiniz:

EUIPO nezdinde yapılan bu başvuru 10 Mart 2016 tarihinde ilgili ürünler için tescil ediliyor.

Sonrasında ise söz konusu markanın, tescilli olduğu ürünler için ayırt edici nitelikten yoksun, tanımlayıcı, kamu düzenine aykırı ve yanıltıcı olduğu gerekçeleriyle hükümsüzlüğü talep ediliyor ve ihtilaf nihayetinde Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 13 Mayıs 2020 tarihli T‑86/19 sayılı kararı ile sonuçlandırılıyor.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=69062DB51AD8CD1D7D724348EE1E7BFD?text=&docid=226461&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10750508 bağlantısından Fransızca olarak görülebilecek kararın ana hatları ve gerekçelerini bu yazının kalan kısmında aktarmaya çalışacağım.

26 Kasım 2015 tarihinde başvurusu yapılan ve 10 Mart 2016 tarihinde tescil edilen marka için, SolNova AG 12 Mayıs 2016 tarihinde 207/2009 sayılı Tüzüğün 7 (1) (b), (c), (f) ve (g) maddelerini öne sürerek tescile karşı görüş bildirir. Ancak bu görüşler, tescilden sonra sunulduğundan dolayı EUIPO tarafından dikkate alınmaz.

Bunun üzerine SolNova AG, 25 Temmuz 2016 tarihinde, yine aynı gerekçelerle markanın hükümsüzlüğü için talepte bulunur. Hükümsüzlük talebi markanın kapsadığı tüm mallara ilişkindir.

EUIPO İptal Birimi Karar Süreci:

20 Aralık 2017 tarihinde, EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddeder. Ret gerekçesi olarak da hükümsüzlüğü talep edilen markanın kapsadığı mallar bakımından yeterli derecede ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı tespitinde bulunur. Zira EUIPO’ya göre “shocker” (şok edici) ibaresi, ilgili ürünleri doğrudan niteleyecek bir ibare değildir ve ayırt edici niteliğe sahiptir.  Ek olarak, markanın Tüzüğün 7 (1) (f) ve 7 (1) (g) maddeleri uyarınca kamu düzenine aykırı ve yanıltıcı olmadığına karar verir.

Temyiz Kurulu Karar Süreci:

SolNova, EUIPO İptal Birimi’nin bu kararına karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

i)   Temyiz Kurulu ilgili hükümsüzlük talebini “tanımlayıcılık” iddiaları açısından reddeder:

– Temyiz Kurulu ilk olarak, malların çeşidi dikkate alındığında ilgili tüketici düzeyinin orta ila yüksek düzeyde olduğunu, kısmen halk ve uzmanlardan kısmen de yalnızca uzmanlardan oluştuğunu değerlendirmiştir. Aynı zamanda, markanın İngilizce kelimelerden oluşması nedeniyle ilgili tüketici kitlesinin İngilizce konuşanlardan oluşması gerektiğini vurgular.

– İkinci olarak, markanın kapsadığı bazı malların böcek öldürücüler veya böcek ilacı ürünleriyle ilgili olduğunu, diğerlerinin ise olmadığını belirtir. Zira SolNova AG de bu ürünler için markanın tanımlayıcı olduğu noktasında savunma ve iddiada bulunamamıştır.

– Üçüncü olarak, İngilizce “bio insect shocker” (biyo böcek şok edici) ibaresinin doğrudan “böcek öldürücülerin” ya da bununla ilişkili ürünlerin özelliklerini tanımlamadığını belirtir. Ancak, ilgili ibarenin bu tür ürün/ürün özelliklerini çağrıştırabilecek, imalı bir ibare olduğunu da kabul eder.  Yine de nihayetinde, anlamının daha çok yalnızca “böcekleri şoka sokarak mücadele sağlayacak ekolojik bir ürünü” tanımlayacağını ve tüketicinin de bunu anlamlandırmak için ekstra efor sarf etmesi gerekeceğini ekler. Bu bağlamda, İngilizce “shocker” ifadesinin yalnızca “şok edici bir şey” anlamına geldiğini ve “öldürmek” ya da “kovmak”tan farklı olduğunu vurgular.

– Dördüncü olarak, “bio insect shocker” ibaresinin ilgili mallar için yaygın kullanımına dair iddiaları da kabul etmez. Bu sonuçta özellikle, SolNova AG’nin sunduğu delillerin çoğu kısmının, marka başvurusunun yapıldığı tarihten sonraya ait olması etkili olur.

ii) Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini markanın “ayırt edici karakterden yoksun olduğu” iddiaları açısından da yukarıdaki gerekçelere dayandırarak reddeder.

iii) Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini “markanın kamu düzenine aykırı olduğu” iddiaları açısından da reddeder:

Çünkü SolNova AG, markanın başvuru tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin biyosidal ürünlerin pazarı ve kullanımı ile ilgili 22 Mayıs 2012 tarihli 528/2012 sayılı Tüzüğü’nü ihlal edecek şekilde kullanımını kanıtlayamamıştır.

iv) Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini “yanıltıcılık” iddiaları açısından reddeder:

Solnova AG, markanın yukarıda bahsedilen Tüzüğü ihlal ettiğini kanıtlayamaması üzerine, markanın 7 (1) (g) maddesi kapsamında yanıltıcı olarak nitelendirilemeyeceği ve yanıltıcı olmayan kullanımının da mümkün olduğuna kanaat getirir.

Solnova AG, EUIPO Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük talebini reddetmesi kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 13 Mayıs 2020 tarihli T‑86/19 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu kararını aşağıdaki gerekçeler bakımından yerinde bulur:  

Hükümsüzlüğü talep edilen markanın:

  1. Ayırt edici karakterden yoksun olmadığı,
  2. Tanımlayıcı olmadığı,
  3. Kamu düzenine aykırı olmadığı.

Bu bağlamda Genel Mahkeme yukarıda yer verilen hususlarda Temyiz Kurulu ile aynı yönde karar bildirir ve Kurulun bu kapsamda herhangi bir değerlendirme hatası yapmadığına kanaat getirir.

Mahkeme de “SHOCKER” (şok edici) teriminin anlamının ‘şok edici’ bir şeye atıfta bulunduğunu ve öldürme veya itmeye yönelik bir atıfta bulunmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle, “SHOCKER” kelimesi ile böcek kovucu ürünler doğrudan ilişkilendirilemez ve aynı zamanda hükümsüzlük talebine konu malları veya bunların özelliklerini tüketiciye doğrudan çağrıştıracak nitelikte değildir.

Bu değerlendirme, aynı zamanda, bir hükümsüzlük davasında bir markanın ayırt edici karakterine ilişkin delillerin, talebe konu markanın başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü inceleme konusu davada, hükümsüzlük talebinde bulunan tarafından sunulan deliller, davaya konu markanın başvurusunun yapıldığı tarihte “şok edici” kelimesinin böcek kovucu ürünler için genel bir kullanım olduğunu kanıtlamak için yetersiz bulunmuştur.

Bununla birlikte Genel Mahkeme, hükümsüzlük talebinin konusu markanın yanıltıcı olduğu gerekçesiyle Temyiz Kurulu kararını kısmen iptal eder.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’ndan farklı olarak hükümsüzlüğü talep edilen markanın; yanıltıcılık açısından, yanıltıcı olmadan da kullanılmasının mümkün olacağı düşünülse dahi, konu zararlı organizmaları yok etme, uzaklaştırma veya zararsız hale getirme, eylemlerini engelleme veya başka bir şekilde onlarla mücadele etmeye yönelik üretilen ve bu amaçla bir veya daha fazla aktif madde içeren biyosidal ürünler özelinde değerlendirildiğinde, yanıltma riskinin mevcut olduğu yönünde karar verir.

Böylelikle biyosidal ürün üzerinde “bio” gibi bir ifadenin varlığı, içtihat kapsamında tüketiciyi ciddi derecede yanıltma riski oluşturmaya yeterli olarak görülmüştür.

Mahkeme, “bio” kelimesinin günümüzde olumlu çağrışımlar yaratabilecek derecede bir anlam kazandığına kanaat getirmiştir. Sunulan ürüne bağlı olarak farklı bir şekilde algılanabilmesi mümkün olsa da, “bio” kelimesinin genel olarak çevreye saygı, doğal malzemelerin kullanımı ve hatta ekolojik üretim süreçlerine atıfta bulunduğu dikkate alınmıştır. Zira, markanın temel işlevinin, tüketiciye veya son kullanıcıya ilgili mal veya hizmetin asıl kimliğini garanti etmek olduğu unutulmamalıdır.

Netice olarak; Genel Mahkeme’ye göre incelenen vakada, markanın yanıltıcı olmayan bir şekilde kullanım olasılığı bulunsa dahi, bu durum yine de markanın yanıltıcı niteliğinin olmadığına kanaat getirmeye yetmeyecektir. Bu nedenle tüm mallar için hükümsüzlüğü talep edilen marka, Sınıf 1 ve Sınıf 5’te yer alan biyosidal ürünler olarak tanımlanan aşağıdaki mallar için yanıltıcı bulunur ve markanın belirtilen mallar bakımından kısmen hükümsüzlüğüne karar verilir:

Sınıf 1: “Üretime yönelik biyosidal ürünler; biyosit üretiminde kullanılacak kimyasal müstahzarlar; böcek öldürücüler için kimyasal katkı maddeleri”;

Sınıf 5: “Dezenfektanlar; zararlı hayvanları yok etmek için hazırlık ürünleri; parazit öldürücüler; tıbbi veya veterinerlikte kullanım için bakteriyolojik müstahzarlar; ilaçlı spreyler; antibakteriyel spreyler; böcek öldürücüler; böcek cezbediciler; böcek kovucu spreyler; böcek kovucular; böcek öldürücü müstahzarlar; böcek büyüme düzenleyicileri; böcek kovucularla emprenye edilmiş mendiller; pire tozları; pire spreyleri; pire tasmaları; pire önleyici preparatlar; hayvanlar için pire tasmaları; hayvanlar için pire tozları; biyositler; hayvanları uzak tutmak için kovucu müstahzarlar; veterinerlik aşıları; veteriner kullanımı için hijyenik müstahzarlar”;

Mahkemece hükümsüzlük kararı kapsamı dışında bırakılan mallar ise şu şekildedir:

Sınıf 5: “Tıbbi kullanım için gıda takviyeleri; anti-enflamatuar spreyler; veterinerlik ürünleri; veteriner teşhis reaktifleri; veterinerlik amaçlı gıda takviyeleri”

Sınıf 31: “Canlı hayvanlar; taze meyve ve sebzeler; Malt; Hayvan içecekleri; Yemler.”

Sonuç yerine:

Bundan birkaç ay önce, pandemi nedeniyle İstanbul sokakları için ilaçlama hizmetlerinin aksaması ve kanalizasyon bakımlarının düzenli yapılmaması nedeniyle, tertemiz evimize balkon giderinden tırmanan ve 1 saat içerisinde 50’den fazla kişilik ekibiyle –şaka değil– evde dans etmeye başlayan devcileyin Gregor Samsa’larla karşılaşmıştık. Can havliyle hemen bir ilaçlama ekibi çağırmıştık ve yine çok uzun da araştıramadan acilen kendimizin de uygulayabileceği ve etkili olduğuna dair kullanıcı yorumlarının olduğu bir böcek kovucu siparişi vermiştik. Açıkçası o gün ben de üstünde “BIO” yazan bir böcek kovucuya rastlasaydım, kendilerinden radyasyon zırhı bile üretilmiş olan bu arkadaşların gücünü bile bile yine de ilk seçeneğim o olabilirdi.  Sizlere aktardığım Genel Mahkeme kararı da bu anlamda beni destekler nitelikte olmuş ya da ben onu.

Aslı BAŞPINAR

Eylül 2020

asli.baspinar86@gmail.com

Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeden Kullanımı Hususu ABAD Genel Mahkemesi Tarafından Bir Kez Daha Değerlendirildi – Memphis Air Blue Kararı (T-800/19)

İnceleme konusu Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararında; bir kelime markası için ciddi kullanım ispatı aşamasında, markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmeden farklı unsurlar ile birlikte kullanılması hususu değerlendirilmiştir.

Austria Tabak GmbH (Austria) firması tarafından 16 Temmuz 2001 tarihinde yapılan “Air” kelime markası Avrupa Birliği markası başvurusu 34. sınıf kapsamında yer alan ürünler için 30 Mayıs 2005 tarihinde tescil edilmiştir.

25 Ağustos 2016 tarihinde Mignot & De Block BV (Mignot) firması tarafından ilgili markanın ciddi kullanılmama gerekçesi ile iptali için başvuru yapılmıştır. İptal başvurusu “Air” markasının kapsadığı tüm mallara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

EUIPO İptal Dairesi 26 Haziran 2018 tarihinde Mignot firmasının iptal talebini kabul etmiş ve ilgili markanın kapsadığı tüm mallar yönünden iptaline karar vermiştir.

24 Ağustos 2018 tarihinde Austria firması Temyiz Kurulu nezdinde ilgili karara itiraz etmiştir ancak EUIPO Temyiz Kurulu iptal kararını onamıştır. Kurul kararında gerekçe olarak, tescilli marka ile kullanıma konu marka arasında ayırt edici karakterin değiştirilmiş olduğunu belirtmiştir.

Austria firması, Temyiz Kurulu karara karşı açmış olduğu davada Temyiz Kurulu kararının iptalini talep etmiştir.

Austria firmasının temel iddiası tescilli markanın aktif olarak kullanıldığı ve kullanım şeklinin markanın ayırt edici karakterini değiştirmediğidir.

Austria firması dilekçesinde şu argümanlara yer vermiştir:

  • Ciddi kullanım incelemesi aşamasında genel bir değerlendirme yapılmalı, bu nedenle sunulan deliller tek tek değil bir bütün halinde değerlendirilmelidir.
  • Kelime markalarının kullanım incelemesinde markanın kullanıldığı renk, font ve stil dikkate alınmamalıdır. Zira kelime markaları, harflerden,  kelime veya kelime gruplarından oluşmaktadır ve tescil sadece bu unsurlar için koruma sağlamaktadır. Tescil kapsamında korunan herhangi bir şekil, stilize karakter veya font yoktur.
  • Ayrıca iki veya daha fazla ticari markanın, üretici firmanın ticaret unvanı olsun veya olmasın, birlikte ve özerk olarak kullanıldığı durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bir markanın şirketin ticaret unvanı veya daha önceki tarihli bir marka ile ortak kullanımı, tek başına, söz konusu malları tanımlama aracı olarak ticari markanın işlevini zayıflatamaz.

Mahkeme kararında; farklı markaların bir araya getirilerek kullanılması durumunda ciddi kullanımın ispatı için ilgili markanın malların kaynağı hakkında hala belirleyici bir işaret olması gerektiğini ifade etmiştir. Mahkeme ayrıca, bu tip bir kullanımda ilgili sektör bünyesindeki pratik uygulamaların da göz önünde tutularak markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmemesi gerektiğini belirtmiştir.

Marka sahipleri gelişen zaman içerisinde pazarlama ve reklam gereklilikleri için markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden tescilli marka üzerinde ufak değişiklikler yapabilirler. Bu amaçla yapılan değişikliklere bakıldığında tescilli marka ile kullanılan marka arasında belirsiz değişiklikler olmalı ve markalar karşılaştırıldığında her ikisinin de büyük ölçüde aynı olduğu değerlendirilmelidir.

Bu nedenle, tescil edilen markaya eklenen öğelerin her birinin kendine özgü niteliklerine ve düzenleme içindeki göreceli konumuna bakılarak, markanın ayırt edici karakterini değiştirip değiştirmediklerinin değerlendirilmesi gerekir.

Bu değerlendirmenin amacı, yalnızca birleşik bir markanın parçası olarak veya başka bir markayla birlikte kullanılan önceki markanın kendine özgü nitelikleri ve özellikle de az veya çok ayırt edici niteliğinin tespit edilmesidir. Ayırt edici karakter ne kadar zayıfsa, kendisi ayırt edici olan başka bir bileşen ekleyerek onu değiştirmek o kadar kolay olacaktır ve marka, belirlediği ürünün menşe göstergesi olarak algılanma işlevini o kadar çok kaybedecektir.

Markaların farklı unsurlarla birlikte kullanılması veya marka örneğinden bazı unsurların çıkarılması, ancak markanın ayırt edicilik fonksiyonun değiştirilmemesine bağlıdır.

Kullanım Biçimi:

İçtihat, tescilli işaretin ayırt edici özelliğini değiştirmeden birkaç işaretin aynı anda kullanılabileceğini kabul eder. Austria firmasına göre, burada durum böyledir, çünkü sunulan kanıtlarda AIR markası açıkça farklılaştırılmış “MEMPHIS” işareti ve betimleyici BLUE ifadeleri ile birlikte kullanılmıştır.

EUIPO, iki markanın veya işaretin aynı anda kullanımına ilişkin içtihatın uygulanabilir olup olmadığı sorusunu açık bırakırken, Austria firmasının iddialarını kabul etmemektedir. Temyiz Kurulu, özerk olarak korunan ‘MEMPHİS’ kelimesinden bağımsız olarak Austria firmasının  ileri sürdüğü gibi BLUE ifadesinin tanımlayıcı olmadığına ve AIR markasının ayırt edici karakterinde değişiklik yaptığına değinmiştir.

Kurul kararında ayrıca MEMPHIS ve AIR ifadelerinin ortalama ayırt edici ifadeler olduğunu, BLUE ifadesinin ise her ne kadar tütün sektöründe yaygın kullanılan bir ifade olmasına ve daha hafif tatlı ürünler için kullanmasına karşın, bu ifadenin tek başına değerlendirildiğinde aslında kelime anlamı olarak birebir ürünün özelliğini nitelemediğini ve düşük ayırt edici karaktere sahip bir ifade olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, alışveriş fişlerinde BLUE ifadesinin kısaltması olan BL harflerinin kullanılmasının bu ifadenin tanımlayıcı olduğunu göstermediğini, zira ayırt edicilik ile ilgili değerlendirmelerin fiş üzerinde yazan ibarelere göre değil, ürün üzerindeki ibarelere göre yapılması gerektiğini ifade etmiştir.

Kurul, ayrıca sunulan tüm kanıtları incelediğinde hiçbir kanıtta “AIR” ifadesinin izole olarak tek başına kullanılmadığını mutlaka “MEMPHIS”, “BLUE” veya “BLUE 100” ifadeleri ile birlikte ve bu ifadelerden net olarak ayrık şekilde olmadan kullanıldığını belirtmiş ve sunulan deliller ışığında ilgili kullanım şeklinin markanın ayırt edici karakterini değiştirdiğini ifade etmiştir.

Bunun yanısıra, sunulan tüm kullanım delillerinde MEMPHIS ibaresi gözle görülür şekilde baskın ifade olarak yer almaktadır ki, bu kullanım şekli AIR ifadesinin ayırt ediciliğini ciddi şekilde etkilemektedir. Zira, tüketici AIR ifadesini artık kaynak gösterici ifade olarak algılamamaktadır.

Son olarak MEMPHIS AIR BLUE ve MEMPHIS AIR BLUE 100 ibareleri bütün olarak değerlendirildiğinde, bu ibarelerin AIR ifadesi ile neredeyse aynı olduğunun söylenebilmesi mümkün değildir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamış ve bir kelime markası olan “AIR” ibaresinin tescil edildiği biçimde ya da tescil edildiği halinden kabul edilebilir bir farklılık oluşturan başka bir biçimde kullanılmadığını karara bağlamıştır. Bu nedenlerle de dava reddedilmiştir.

Ciddi kullanımın ispatına ilişkin olarak verilmiş olan bu karar, markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden kullanılmasının önemini bir kez daha net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Gonca ADALI BAŞMAKCI

Ağustos 2020

goncadali@yahoo.com

Fikri Mülkiyet Danışmanlığı Hizmetleri Hukuki Bir Hizmet midir?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi PONTINOVA – PONTI Kararı (T-76/19)

Fikri mülkiyet alanında danışmanlık hizmetlerinin yelpazesi oldukça geniştir. Davalar, tescil ofisleri önündeki itirazlar, başvuru hizmetleri, gözlem hizmetleri, lisanslama işlemleri ve bunlarla sınırlı olmayan farklı türde hizmetler fikri mülkiyet danışmanlık firmaları veya bu alanda faaliyet gösteren hukuk büroları tarafından müşterilerine sağlanmaktadır.

Sektörde faaliyet gösteren birçok firma hizmetlerini özelleştirmiş durumdadır ve kimileri faaliyetlerini hukuk bürosu hizmeti olarak, kimileri gözlem-araştırma bürosu olarak, kimileri yalnızca belirli alanlarda (patent, marka, telif hakkı, vd) hizmet veren firmalar olarak, kimileri ise yalnızca başvuru-idari işlemleri yapan firmalar olarak sınırlandırmıştır. Elbette ki, tüm hizmetleri kendi bünyesinde tek başına veren firmalara da rastlanmaktadır, ancak bunun istisnai bir hizmet biçimi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Fikri mülkiyet danışmanlığı hizmeti veren firmalar, kendi markalarını tescil ettirmek istediklerinde, başvuruyu Nicé sınıflandırmasının 45. sınıfında yapmaktadır. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin TmClass alınan aşağıdaki veriler, fikri mülkiyet alanında eğitim (41. sınıf) ve fikri mülkiyet haklarının finansal değerlemesi (36. sınıf) dışında kalan tüm fikri mülkiyet hizmetlerinin 45. sınıfta yer aldığını göstermektedir. (https://euipo.europa.eu/ec2/search/find?language=en&text=intellectual+property&niceClass=&size=25&page=1&harmonised=true&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=relevance) Buna ilaveten son görselde de görüleceği üzere, EUIPO Taxonomy yapısında fikri mülkiyet danışmanlığı ve onunla bağlantılı 45. sınıftaki tüm hizmetler, hukuki hizmetler genel başlığı altında yer almaktadır. Bir diğer deyişle EUIPO, fikri mülkiyet danışmanlığı ile hizmetleri hukuki hizmetlerin bir parçası olarak değerlendirmektedir ve fikri mülkiyet lisanslama hizmetleri, fikri mülkiyet gözlem hizmetleri, fikri mülkiyet yönetimi hizmetleri, fikri mülkiyet soruşturma hizmetleri, fikri mülkiyet koruma hizmetleri gibi hizmetler de bu ana başlığın bir parçası olarak görülmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu uygulamasında, Nicé sınıfları aynı tür mal ve hizmetleri içeren gruplara bölünmüştür. Grupların amacı, resen benzerlik incelemesinde dikkate alınacak aynı tür mal ve hizmetleri gruplar altında toplamaktır ve yayıma itiraz üzerine yapılan incelemede dikkate alınan benzer mal ve hizmetler için yapılacak değerlendirmede Ofis bu gruplarla sınırlı bir inceleme yapmamaktadır.

Türk uygulamasında, 2020 yılı itibarıyla, 45. sınıfta yer alan gruplardan birisi de “Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil).” şeklindedir. (https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/MClassification/) Bir diğer deyişle, Türk Patent ve Marka Kurumu, fikri mülkiyet alanındaki danışmanlık hizmetlerini, hukuki hizmetler genel başlığının içerisinde yer alan ve onunla aynı tür bir hizmet olarak değerlendirmektedir.

Bununla birlikte; fikri mülkiyet danışmanlığı için tescilli olan bir marka nedeniyle hukuki hizmetleri içeren yeni bir başvuru reddedildiğinde (veya tersi durumda), başvuru sahipleri sıklıkla fikri mülkiyet alanındaki hizmetlerle, hukuki hizmetlerin, örneğin avukatlık hizmetlerinin benzer veya aynı tür hizmetler olmadıklarını, hizmetler arasında amaç ve hizmet sağlayıcı bakımından farklılık bulunduğunu öne sürmektedir.

Belirtilen argümanlar genellikle, avukatlık hizmetlerinin, avukatlarca veya hukuk bürolarınca sağlandığı, buna karşın fikri mülkiyet hizmetlerinin ayrı bir uzmanlık alanı olduğu, bu alanda verilen hizmetlerin hukuki hizmetler olmadığı, başvuru yapma ve idare nezdinde koruma sağlanmasını aracılık etme hizmetlerinin hukuki hizmetler olarak değerlendirilemeyeceği, kaldı ki bu hizmetleri verenlerin çoğunlukla avukat veya hukukçu olmadığı gibi argümanlara dayanmaktadır. Bu bağlamda, Türk tescil otoritesinin fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetlerini, hukuki hizmetler genel başlığının bir parçası olarak göstermesi sıklıkla eleştirilen ve itiraz dilekçelerinde altı çizilen bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu yazının konusu karar; aynı meselenin EUIPO ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından nasıl değerlendirildiğini okuyucularımıza aktaracak ve konu hakkındaki tartışmalara AB perspektifiyle bakışı sağlayacaktır.



İsviçre’de kurulu “PONTINOVA AG” 2016 yılında aşağıda görülebilecek markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında “Sınıf 45: Hukuki hizmetler.” bulunmaktadır.

İspanya’da yerleşik “Ponti & Partners, SLP” başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi marka İspanya’da tescilli “ponti” kelime markasıdır ve bu marka “Sınıf 45: Fikri ve sınai mülkiyet danışmanlık hizmetleri” için korunmaktadır.

EUIPO itiraz birimi itirazı kabul eder ve başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. İtirazın EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilmesi üzerine başvuru sahibi karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme, davayı 13 Mayıs 2020 tarihli T‑76/19 sayılı kararı ile sonuçlandırır. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226465&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14766758 bağlantısından görülebilecek kararın anahatları ve gerekçeleri bu yazının kalan kısmında aktarılacaktır.

Genel Mahkeme kararına, ilgili içtihatın sayılmasının ardından, kamunun ilgili kesiminin, dikkat düzeyi ortalamanın üzerinde olan şirketler ve bireyler olduğunu tespit ederek başlar.

Devamında, hizmetlerin yani, hukuki hizmetler ile fikri ve sınai mülkiyet danışmanlık hizmetlerinin karşılaştırılmasına, bir diğer deyişle bu hizmetlerin benzerliklerinin incelenmesine geçilir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, başvuru konusu markada bulunan hukuki hizmetlerin, önceki tarihli markada yer alan fikri ve sınai mülkiyet danışmanlık hizmetlerini kapsadığı dolayısıyla, karşılaştırma konusu hizmetlerin aynı olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Başvuru sahibi, bu tespite karşı çıkmaktadır. Başvuru sahibine göre, karşılaştırma konusu hizmetler aynı veya yüksek düzeyde benzer değillerdir. Başvuru sahibi, bu noktada ret gerekçesi markanın tescil edildiği tarihte 42. sınıfta yer alan ve sonradan 45. sınıfa geçen fikri ve sınai mülkiyet hizmetleri ile 45. sınıfta yer alan hukuki hizmetlerin sınıflarının da farklı olduğunu öne sürmektedir. Buna ilaveten, başvuru sahibine göre, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, bir hukuk firmasının verdiği hizmetler arasında yer almamaktadır ve onlardan esasen farklılaşmaktadır. Bir hukuk firmasının sağladığı hizmetler, hukuki tavsiye vermek ve müvekkillerini mahkemeler önünde temsil etmektir ve bu hizmetler ancak ruhsatı olan avukatlar tarafından verilebilir. Bunun tersine, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, bir tür danışmanlık hizmetidir; bu hizmet ekonomi, finans veya hukuk çevreleri gibi, geniş bir alana dağılmış profesyoneller tarafından verilmektedir ve özel bir lisans veya eğitim gerektirmemektedir.

Genel Mahkeme bu iddiaları aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Nicé sınıflandırması sadece idari amaçlara hizmet etmektedir ve malların veya hizmetlerin sadece farklı sınıflarda yer almaları nedeniyle, bunların birbirlerine benzer olmadıkları kabul edilemez. Buna ilaveten, ret gerekçesi markanın tescil edildiği tarihte 42. sınıfta yer alan fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, şu anda 45. sınıfta yer almaktadır ve dolayısıyla markaların kapsadıkları hizmetlerin aynı sınıfa ait oldukları ortadadır.

Buna ilaveten, içtihata göre önceki tarihli markanın kapsadığı hizmetlerin, başvurudaki daha geniş bir kategorinin içine dahil olması halinde, hizmetlerin aynı olduğunun kabul edilmesi mümkündür.

Ayrıca, fikri ve sınai mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, doğası gereği hukuki olan fikri mülkiyet hakları hakkında tavsiyeleri de içermektedir. Söz konusu hizmetler, bu nedenle hukuki hizmetlerin bir parçasıdır ve incelenen başvuru kapsamında bir özelleştirme veya sınırlandırma bulunmadığından, başvuru her tür alandaki hukuki hizmeti içerecek biçimde oldukça geniş biçimde yapılmıştır.

Hukuki danışmanlık hizmetlerinin, müvekkilleri mahkemeler önünde temsil etmek gibi başka hizmetleri de içermesi yukarıdaki tespitlerin yerindeliğini etkilemeyecektir. Buna ilaveten, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, ekonomi, finans veya hukuk çevreleri gibi, geniş bir alana dağılmış profesyoneller tarafından verilse de, bu durum söz konusu hizmetlerin mutlak surette hukuki bir boyutu olmasını değiştirmeyecektir.

Başvuru sahibinin, fikri mülkiyet alanında hukuki hizmet sunmadığı yönündeki argümanının incelemeye herhangi bir etkisi olmayacaktır. Yerleşik içtihatta da belirtildiği üzere, incelemede markayla fiilen pazarlanan hizmetler değil, başvuru kapsamında yer verilmiş hizmetler dikkate alınacaktır.

Sayılan tüm nedenlerle, başvuru sahibinin inceleme konusu hizmetlerin nitelikleriyle itibarıyla aynı olmadıkları yönündeki argümanları yerinde değildir ve Temyiz Kurulu’nun markaların kapsadıkları hizmetlerin aynı olduğu yönündeki tespiti haklıdır.

Genel Mahkeme kararın devamında, karşılaştırma konusu işaretleri, görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer işaretler olarak değerlendirmiştir. Hizmetlerin aynılığını ve işaretlerin ortalama düzeydeki benzerliğini bir arada dikkate alan Kurul; markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmıştır. Dolayısıyla, aynı tespitleri içeren Temyiz Kurulu kararı yerinde bulunmuş ve dava reddedilmiştir. (Bu yazının ana amacı, hukuki hizmetler ile fikri mülkiyet danışmalığı hizmetlerinin benzerliği konusundaki tespitleri aktarmak olduğundan, işaretlerin benzerliği konusundaki Genel Mahkeme değerlendirmesine yazıda yer verilmemiştir.)

Karardan açık olarak görüleceği üzere, gerek EUIPO Temyiz Kurulu gerekse de Genel Mahkeme, hukuki hizmetleri, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetlerini de içeren genel bir hizmet kategorisi olarak değerlendirmiş ve bu hizmetlerin birbirlerinden farklı (benzemeyen) hizmetler oldukları yönündeki başvuru sahibi argümanlarını kabul etmemiştir.



Hizmeti sağlayan kişinin niteliğinden bağımsız olarak, hizmetin kendi niteliğini ve hukuki boyutunu dikkate alan Genel Mahkeme yaklaşımı kanaatimizce son derece yerindedir. Bu bağlamda, bünyesinde hiçbir avukat – hukukçu çalıştırmayan ve sadece marka tescil danışmanlığı hizmeti sağlayan bir marka vekilliği firması da esasen hukuki bir hizmet vermektedir ve hizmeti sağlayandan, ziyade hizmetin niteliğini temel alan yorum esas alınmalıdır.

Bu yaklaşım aynı konuda Türkiye’de karşımıza çıkan tartışmalara da ışık tutacak niteliktedir ve varılan sonuç itibarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaklaşımını da desteklemektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Ağustos 2020

unsalonderol@gmail.com

LOUIS VUITTON BU SEFER DAMA DESENİ DAVASINI KAZANDI!

Louis Vuitton markasının çantalarda-bavullarda kullandığı şöyle bir deseni var.

Bu desenin farklı renkleri mevcut ve gördüğünüz renk kombinasyonundaki “Damier Azur” diye anılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda 18-78 yaş arası hanımlar arasında orjinali-taklidi bu deseni içeren çantalardan almayanı dövüyorlardı sanırım(!), yoksa bu kadar çok kadının bu çantaları takmasının başka ne anlamı olabilirdi ki? Benim için pek de heyecan uyandıran bir desen değil doğrusu, ama  alana da lafımız yok ne de olsa kişisel beğeni meselesi.  

Ama olayın marka hukuku boyutuna gelirsek tabii ki ben (de) yüz metreden yukarıdaki deseni taşıyan bir çantanın  L. Vuitton olduğunu düşünürüm. Taklit mi orijinal mi konusu ise ancak yakına gelince anlaşılıyor maalesef, çünkü evet bazı taklitler fena halde başarılı.  

L.Vuitton’un bu desenle ilgili daha evvel başı iki kez derde girmişti. Önceki ihtilaflarda aynı desenin farklı renk kombinasyonunu içeren markaların ayırt edici olmadığı VE bütün Avrupa Birliği nezdinde kullanımla ayırtedicilik kazanmadığı yönünde kararlar çıkmıştı, fakat kararların verilmesinden sonra davacılar davalarını geri çekmişti. Ama bu kez Genel Mahkeme bugün inceleyeceğimiz 10/06/2020 tarih ve  T 105/19 nolu kararıyla L. Vuitton lehine karar verdi.

Hepimizin bildiği bir gerçek var; farklı renklerde karelerden oluşan deseni (kısaca dama deseni diyelim) L. Vuitton icat etmedi. Bu aşağı yukarı insanlık tarihi kadar eski bir desen ve bugüne kadar hemen her çeşit mal üzerine farklı versiyonlarla uygulanmış durumda. Ama 18.sınıftaki mallar açısından desen ve doku kaynak olarak L.Vuitton’u  gösteriyor mu derseniz;bence kesin gösteriyor.

Louis Vuitton Malletier 2008  yılında işareti için WIPO üzerinden 18.sınıfta yaptığı 986207 numaralı uluslararası başvuruda AB’yi de seçiyor  ve marka EUIPO nezdinde sorunsuz tescil ediliyor. 2015 Yılına gelindiğinde Polonya vatandaşı Norbert Wisniewski EUIPO’ya başvurarak bahsi geçen tescile konu işaretin  ayırt edicilikten yoksun olduğu gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ediyor. EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul edince L. Vuitton Temyiz Kurulu’na başvuruyor ama sonuç değişmiyor; bunun üzerine L.Vuitton dosyayı Genel Mahkeme’ye taşıyor. 

L. Vuitton temelde kısaca diyor ki;

1- EUIPO tarafından tescil edilmiş olması zaten bu işaretin doğuştan/özünde ayırt edici olduğunun en açık delilidir, bunun aksini iddia edip hükümsüzlük talebinde bulunan iddiasını ispatlamak zorundadır. Karşı tarafın bu konuda sunduğu deliller  hem çok kıttı, hem de delil gücüne sahip değildi. Buna rağmen EUIPO delillerin bahsi geçen niteliğini hiç gözönüne almadan kararını sözde çok bilinir olduğunu belirttiği gerçeklere dayandırdı. Bu durumda EUIPO marka için  yeniden bir inceleme yapmış oldu, halbuki EUIPO’nun böyle bir yetkisi olmadığı gibi zaten yaptığı inceleme de hatalı.   

2- Dosyaya kullanımla ayırtedicilik kazanmaya dair sunduğumuz deliller EUIPO tarafından doğru düzgün incelenmedi.

EUIPO bu dosyada inceleme yaparken üç boyutlu markalara ilişkin içtihada dayanmış. Genel Mahkeme de EUIPO’nun şu genel alıntısına katılıyor; belirlenmiş prensiplere göre, bir marka ancak başvuruya konu mal/hizmetlerin dahil olduğu sektörün norm ve gelenek göreneklerinden esaslı şekilde uzaklaşırsa   ve kaynak gösterme fonksiyonuna sahipse  tescil edilir. EUIPO’ya göre; dekoratif sanatlar alanında dama deseni son derece basit ve bilinen bir desen ve sayısız varyasyonuyla kullanılagelmiştir, yani bu desen 18.sınıfa giren mallar için sektörün normları ile gelenek ve göreneklerinden  uzaklaşan bir yapıda değildir. Yine EUIPO’ya göre işarette karelerin içindeki örgülü ve çözgülü yapı sanki iki farklı  yapı/dokuma birbiri içinden geçerek örülmüşçesine  bir görsel efekt yaratsa dahi bu 18. Sınıfa giren mallar açısından geleneksel bir yapıdır. 

Genel Mahkeme önce EUIPO’nun incelemede hata yapıp yapmadığına bakıyor ve diyor ki; bir marka başvurusu için  mutlak red sebepleri yönünden inceleme yapılırken- işaretin doğuştan ayırtedici olup olmadığını incelerken-   EUIPO  kendi incelemesini yapar ve kendi bildiği vakaları da gözönüne alır. Ancak  hükümsüzlük prosedürüne gelindiğinde Temyiz Kurulu artık   bu konuda yeniden inceleme yapmaz, yani  işaretin ayırt edicilik vasfına sahip olduğu varsayımsal olarak kabul edilir. Bu durumda tescilli bir markanın ayırt edici olmaması sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini isteyen kişi   bu iddiasını ispatla yükümlüdür ve zaten ortada başvuru tarihinde de mevcut vakalar/gerçekler vardıysa bunları EUIPO’ya hatırlatmak da gene onun sorumluluğundadır. Ancak, her ne kadar tescil markanın ayırtedici olduğu varsayımının güçlü bir delili ise de, hükümsüzlük talebi halinde bu durum EUIPO’nun talepte bulunanın sunduğu delilleri incelemeyeceği VE  dava konusu marka tescile konu olduğu sırada dosyayı inceleyen uzman tarafından gözden kaçırılmış bilinen gerçekleri dikkate  almayacağı anlamına gelmez.   

Bu dosyada hükümsüzlük talebinde bulunan kişi, üzerine damalı desenler uygulanmış başkalarına ait tekstil ürünleri ve 18.sınıfa giren çanta vs emtiaların fotoğraflarını dosyaya sunmuş ve doğal olarak L. Vuitton aleyhine damalı desene ilişkin verilmiş önceki kararlara da dayanmış. (T 360/12, yayınlanmamış,  ve T 359/12 nolu dosyalar). Tabii aslında EUIPO da kararında bu önceki kararlara dayanıyor. Genel Mahkeme kararında bunları gözönüne alarak EUIPO’nun  aslında karar verirken markanın ayırt ediciliği ile ilgili yeni bir inceleme yapmadığını, talepte bulunanın sunduğu deliller ile iyi  bilinen gerçekleri gözönüne aldığını ve bununda doğru bir inceleme metodu olduğunu söylüyor.

Habire “iyi  bilinen gerçekler” kavramından bahsediyoruz, nedir bu? AB İçtihat Hukuku’na göre “iyi bilinen gerçekler”; herkes tarafından biliniyor olması muhtemel yada genel olarak ulaşılabilecek kaynaklardan edinilmesi mümkün olan vak’a ve gerçeklerdir. (24/10/2018, Bayer v EUIPO — Uni-Pharma (SALOSPIR), T 261/17, yayınlanmamış, EU:T:2018:710, paragraf 42).

Kısaca söylemek gerekirse, Genel Mahkeme; EUIPO’nun dama desenini andıran bu desenin  hep var olduğu, sektör normlarından ve geleneklerden uzaklaşmadığı, günlük yaşamda  son derece bilinen bir desen olduğu, desendeki karelerin içindeki illüzyon yaratan atkılı dokuların bu realiteye bir etkisi olmadığı yönündeki   görüşüne katılıyor + daha önceki L.Vuitton kararlarına da aynen atıf yapıyor ve diyor ki EUIPO’nun bu çok bilinen gerçekleri gözönüne almasında hukuka aykırı bir durum yok, sadece işaret tescile konu olduğunda dosyayı inceleyen uzman bunu gözden kaçırmış.

Dosyada L. Vuitton kendi aleyhine çıkmış eski tarihli kararların davaların geri çekilmesi sebebiyle kesin hüküm oluşturmayacağını, bu kararlarda dama desenine ilişkin yapılmış tespitlerin bağlayıcılığı olmayacağını iddia etse de Genel Mahkeme bunu kabul etmiyor ve diyor ki ; o kararlar olmasaydı da göz önüne alınan hususlar herkesin bildiği gerçekler zaten + önceki  davaların geri çekilmiş olması o kararların göz önüne alınamayacağı anlamına gelmez + önceki davalardaki dama desenleri renk olarak farklı olsa da bu durum eski davalardaki kararların huzurdaki dava ile bağlantısız olduğu anlamına gelmez çünkü  desen aynı desen aslında + EUIPO bu eski davaları göz önüne alarak hatalı bir inceleme yapmış değil.  Ezcümle Mahkeme EUIPO’nun markanın ayırt edicilik vasfını taşımadığına ilişkin görüşünü kabul ediyor.

Ancak bu davayı önceki L.Vuitton dama deseni kararlarından ayrıştıran asıl konu kullanımla ayırt ediciliğin kabul edilişi oluyor. EUIPO hükümsüzlük talebini kabul ederken kullanımla ayırt ediciliğin ispatlanamadığını da söylemiş ama Genel Mahkeme aynı görüşte değil.

L. Vuitton’a göre; EUIPO Temyiz Kurulu kullanıma ilişkin sunulan delilleri  markanın  2008 yılında bütün AB ülkelerinde kullanımı yönünden  tüm yönleriyle incelemedi, EUIPO bu delillerdeki ülkeleri 3 gruba ayırdı ve sadece 3. Gruba giren ülkelere ilişkin delillere bakarak aleyhte  karar verdi.L. Vuitton’a göre  EUIPO’nun 1. ve 2. Gruptaki ülkelere ilişkin sunulmuş delillerin incelenmesine gerek olmadığını söyleyerek bunları inceleme dışı bırakması hem hatalı hem de hukuka aykırı.

Kullanıma ayırt edicilik kazanma konusunda ispat yükünün marka sahibi üzerinde olduğu malum. Burada diğer vakalar yanında markayı taşıyan malların piyasadaki payı, markanın ne yoğunlukta ve ne kadar  süredir kullanıldığı gibi faktörler göz önüne alınıyor. AB nezdinde kullanım ispatının kendine özgü bölgesel bir özelliği var elbette; AB’nin üniter yapısı göz önüne alındığında kullanımla ayırt edicilik kazanmanın tüm AB nezdinde ispatı aranıyor prensip olarak, eğer marka bir AB tescili ise (25/07/2018, Société des produits Nestlé and Others v Mondelez UK Holdings & Services, C 84/17 P, C 85/17 P ve C 95/17 P, EU:C:2018:596). Tabi marka sadece bazı üye ülkeler yönünden başlangıçtan beri ayırt edicilik içermiyorsa o zaman bütün üye ülkelerde kullanımla ayırt ediciliğin ispatı gerekmiyor.Kullanımın ispatına binaen L. Vuitton EUIPO’ya satış istatistiklerinden, reklam kampanyalarına, güvenilir marka değerleme şirketlerinin yaptığı sıralamalardan , global ve Avrupa bazında piyasa payını gösteren raporlamalara kadar birçok delil sunmuş.

EUIPO dosyayı incelerken AB ülkelerini şu şekilde 3 gruba ayırmış;

  1. Grup; Almanya, İspanya, Fransa, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya,Romanya, Birleşik Krallık ve İsveç
  2. Grup; Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Çekya
  3. Grup; Bulgaristan, Estonya, Latvia, Litvanya,Malta, Slovenya ve Slovakya

3.Grupta yer alan  ülkeler AB nüfusunun sadece %4’ünü oluşturuyor. Buralarda L.Vuitton’un mağazası yok,ancak L. Vuitton bu ülkelerde yaşayan ilgili tüketicilerin dava konusu markayı taşıyan malların kaynağının kendisi olduğunu düşüneceğini iddia ediyor ve mağazası olmasa da adresi bahsi geçen ülkelerde olan müşterilere yapılan satışlara dair faturalar, oralardaki dergilerde çıkmış reklamlar gibi deliller  sunuyor.  Ancak EUIPO bu delillerin 3. Grupta yer alan ülkelerdeki ilgili toplum kesiminin dava konusu markayı taşıyan 18. Sınıfa giren ürünlerin kaynağının L.Vuitton olduğunu düşüneceğini ispat etmediğini, dolayısıyla kullanımla ayırtedicilik kazanmanın ispat edilemediğine karar veriyor. 

Genel Mahkeme’ye göre usul ekonomisi yönünden EUIPO incelemesini 3.Grup ülkeler ile sınırlandırabilir ama buradaki sorun EUIPO’nun neden böyle bir inceleme yöntemi izlediği konusunu gerekçelendirmemiş olması. Oysa ki incelemede gözönüne alınmamış delillerin tüm AB ülkeleriyle alakası olabilir, kaldı ki ABAD’da kararlarında kullanımla ayırtediciliğin kazanılmasında her bir üye ülke için ayrı ayrı delil sunmanın hukuken mecburi olmadığına dair görüş belirtmiş.

Mesela sunulanlar arasında davacının dünyadaki en tanınan lüks segment  ürün şirketlerinden biri olduğunu ve deri ürünler sektöründe AB piyasasındaki en önemli oyuncu olduğunu ispat eden deliller mevcut. 2008-2014 yılları arasında çantalar ve seyahat çantaları alanında L.Vuitton Batı Avrupa ülkelerinde birinci ve Doğu Avrupa ülkelerinde ikinci sırada.  Yada incelenmeyen deliller arasında dava konusu markayı taşıyan ürünlere dair Slovak web sayfalarından alınmış reklamlara ilişkin çıktılar var.  Davacının 3.Gruba giren ülkelerde mağazaları bulunmaması ise kendi pazarlama ve marka stratejisinin bir parçası, yoksa bu tek başına aleyhte bir durum değil. Kaldı ki, tıpkı davacının ifade ettiği gibi,  günümüzde her şeyin elektronikleştiği bir dünyada orada bir mağazanın bulunmaması ilgili toplum kesiminin bir markayı tanımasına engel değil,  diyor Genel Mahkeme. 

Temyiz Kurulu inceleme yaparken dosyaya sunulan internet taraması sonucu elde edilmiş çıktıları da kısmen incelemiş, halbuki Genel Mahkeme’ye göre bunların tümüne bakılmalıydı.Bunun yanında L.Vuitton  dosyaya taklit mallara karşı aldığı hukuki aksiyonlara ilişkin olarak da sayısız delil sunmuş ki bu dava açtığı ülkeler arasında 3. Gruba girenler de var elbette. EUIPO bu delilleri incelerken “bu davalarda sadece işbu ihtilaftaki markayı taşıyan ürünlere el koyulmamış, başka markalar da geçiyor kayıtlarda” diyerek bunların kullanımla ayırtediciliği ispat etmeyeceğini belirtmiş. Genel Mahkeme’ye göre bu yaklaşım da hatalı çünkü herşeyden evvel sunulan bu deliller kamu otoritelerinin taklit mallara el koyulmasına dair tespitlerini içeriyor ve dava konusu markayı taşıyan mallara da el koyulduğunu belirtiyor,  ayrıca davaya konu marka başka bir markayla birlikte/kombine  kullanılarak da ayırtedicilk kazanmış olabilir, ve bir başka önemli noktada bir üye ülkede el koyulan taklit mallar başka bir üye ülkede satılacak olabilir.

Neticeten Genel Mahkeme EUIPO’nun verdiği kararı kullanımla ayırtedicilik yönünden bozuyor. Bu karar uzun zaman sonra nihayet L.Vuitton’a rahat bir nefes aldırmıştır eminim.

Özlem FÜTMAN

Ağustos 2020

ofutman@gmail.com

Adalet Divanı Genel Mahkemesi Sözünü Söyledi: Stilize Kelime Unsurları Karıştırılma Olasılığı İncelemesinde Ne Şekilde Değerlendirilmeli?

Marka tescil başvurularının kelime unsurlarının stilize biçimde yazıldığı ve stilize yazım biçimi nedeniyle harflerin kolaylıkla ayrıştırılamadığı hallerde; kelime unsurunun ne şekilde algılanması gerektiği ve/veya algılanacağının tespiti, kimi durumlarda idari incelemenin ve yargı süreçlerinin sorunlu bir alanını oluşturmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurularda, başvuru sahipleri markanın kelime unsurunu, başvuru formunun ilgili bölümüne (bu bölüme oldukça anlamsız biçimde marka adı denilmektedir ve kanaatimizce bu adlandırma son derece yanlıştır) yazmak zorundadır. Başvuru sahipleri ve/veya vekilleri bu noktada, stilize kelime karakterinin Kurum tarafından da kendi yazdıkları şekilde algılanması yanlış beklentisi içine girmektedir. Bu beklenti hatalıdır, çünkü Kurum ve devamında yargı bakımından asıl olan husus, marka sahibinin markanın kelime unsurunu ne şekilde gördüğü veya başvuru formunda nasıl belirttiği değil, ortalama tüketicilerin kelime unsurunu ne şekilde algılayıp değerlendireceğine ilişkin tespittir.



Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Avrupa Birliği yargısı bakımından da durum bundan farklı değildir.

Bu yazıda ele alacağımız 8 Temmuz 2020 tarihli T-633/19 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı kanaatimizce, okuyucularımızın konuyu AB perspektifinden daha net biçimde anlamasını sağlayacaktır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228295&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8673162 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeili “Shenzhen Liouyi International Trading Co. Ltd” firması 2017 yılında aşağıda görebileceğiniz markanın 18. sınıfa dahil bazı mallar için tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

Bu başvuruya karşı aşağıda görsellerine yer verilen iki AB markası gerekçe gösterilerek Kosta Rika menşeili “Essential Export SA” firması tarafından itiraz edilir.

EUIPO itiraz birimi ve devamında Temyiz Kurulu, itirazı başvuru ile itiraz gerekçesi markaların benzer bulunmaması ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasının mümkün olmaması gerekçesiyle reddeder.

Temyiz Kurulu kararına prosedür ekonomisi çerçevesinde malların aynı olduğu varsayımıyla başlar. Devamında malların ortalama tüketicilere hitap ettiğini tespit eder. Takiben kararın kritik kısmına yani işaretlerin karşılaştırmasına geçilir.

Kurulun ilk tespiti, işaretlerin tamamının görsel olarak baskın unsurlar içermediği yönündedir.

Kurul, başvuru ile itiraz gerekçesi markaları ; başvurunun siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan soyut bir şekil markası veya “ro” ve “ril” veya “ro” ve “rij” kelime unsurlarına eklenmiş şekil unsurları olarak algılanacağı, itiraz gerekçesi markaların ise “totto” kelimesinin stilize yazımı olarak algılanacağı gerekçeleriyle görsel açıdan benzer işaretler olarak değerlendirmez. Kurul, bu tespitler ışığında markaları işitsel olarak da benzer bulmaz ve başvurunun algılanacağı halleri bağlamında anlamının bulunmaması nedeniyle işaretleri kavramsal açıdan da benzer görmez.

İşaretlerin benzer bulunmaması nedeniyle, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılır ve itiraz Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

İtiraz sahibi bu karara karşı dava açar ve EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür.

Davacıya göre, başvuruya konu işaret , EUIPO’nun değerlendirdiği gibi siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan bir şekil markası değildir, işarette yer alan siyah çizgiler ve kırmızı noktalar “T”, “O”, “T”, “U” harflerini oluşturmaktadır ve dolayısıyla başvuru “TOTU” kelime unsurunu içermektedir. Bu husus, başvuru formunda da teyit edilmektedir, EUIPO’nun eSearch plus ve TMview gibi veritabanlarına da marka “TOTU” olarak girilmiştir ve ayrıca davalı taraf itiraza karşı sunduğu cevap dilekçesinde markanın “TOTU” kelime unsurunu içerdiğini açık olarak belirtmiştir.

Bu tespitler ışığında, davacıya göre karşılaştırılması gereken unsurlar “TOTU” ile “TOTTO” kelime unsurlarıdır ve bunlar da gerek görsel gerekse de işitsel açılardan benzerdir. Bu çerçevede, malların aynı olduğu da dikkate alınarak varılması gereken sonuç karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazın kabul edilmesi olmalıyken, tersi yönde sonuç içeren Temyiz Kurulu kararı hatalıdır ve iptal edilmelidir.

Genel Mahkeme kararı, her zaman olduğu gibi, konu hakkındaki içtihatla başlar (o kısma bu yazıda yer verilmeyecektir).

Mahkemeye göre; başvuruda yer alan kırmızı noktalar, farklı renk ve şekilde olmaları nedeniyle, başvurudaki siyah çizgilerden açıkça ayırt edilmektedir ve bu husus kamunun ilgili kesimince kolaylıkla algılanacaktır. Kamunun ilgili kesimi, başvurudaki kırmızı noktaları, siyah unsurlarla birleşerek büyük harflerle “TOTU” kelimesini oluşturacak şekilde algılamaktan çok, siyah unsurları ayrıştıran ve vurgulayan biçimde değerlendirecektir. Böyle bir algı kamunun ilgili kesimi bakımından daha olasıdır, çünkü “TOTU” ibaresinin başvuru kapsamındaki mallar bakımından tüketicinin dikkatini çekecek bir anlamı da bulunmamaktadır. Bu çerçevede, EUIPO tarafından da öne sürüldüğü üzere, kamunun ilgili kesimini, işareti “TOTU” olarak algılamaya davet eden veya buna yardım eden hiçbir unsur markada yer almamaktadır.

Bu tespitlerin ışığında, kamunun ilgili kesiminin işareti “ro” – “ru” ve “rij” – “ril” şeklinde mi yoksa sadece bir şekil olarak mı algılayacağını tartışmaya da ihtiyaç bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin başvuru formunda veya marka tarifnamesinde markanın kelime unsurlarını “TOTU” olarak belirtmesi, kamunun ilgili kesiminin markayı ne şekilde algılayacağını etkileyen bir faktör değildir. Marka tarifnamesi, markanın başvuru sahibi tarafından nasıl algılandığını göstermektedir, amacı ve etkisi kamunun ilgili kesiminin markayı nasıl algılayacağını göstermek değildir. Karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde esas olan ise kamunun ilgili kesiminin algısıdır. Başvurunun, EUIPO’nun eSearch plus ve TMview gibi veritabanlarına “TOTU” olarak girilmiş olması da aynı nedenle, kamunun ilgili kesiminin algısını etkileyen bir faktör değildir. Belirtilen veritabanlarında, başvuruyu yapanın başvuruyu nasıl algıladığı belirtilmektedir, kamunun ilgili kesiminin markayı ne şekilde algılayacağı bu veritabanlarında yer alan bilgiden bağımsızdır.

Sonuç olarak, Genel Mahkemeye göre, başvuru kamunun ilgili kesimince “TOTU” kelime markası olarak algılanmayacaktır, davacının bu yöndeki iddiasına bağlı tüm argümanları haksızdır, başvuru ile itiraz gerekçesi markalar benzer değildir ve bu nedenlerle de markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Bunun neticesi de olarak da Temyiz Kurulu kararı yerinde görülmüş ve dava reddedilmiştir.



Kanaatimizce inceleme konusu Genel Mahkeme kararından çıkartılacak sonuç; stilize biçimde yazılı kelime markalarında, markanın başvuru formunda veya tarifnamesinde başvuru sahibince ne şekilde belirtilmiş olduğunun inceleme açısından değeri bulunmadığının açık olarak belirtilmesi ve incelemenin kamunun ilgili kesiminin algısı esas alınarak idare ve yargı tarafından tespit edilecek kelime unsuru esasında yapılması gerektiğinin altının çizilmesidir. Tersi yöndeki argümanların idare veya yargı tarafından kabul görmeyeceği de ortadadır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2020

unsalonderol@gmail.com

MARKANIN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ CİDDİ KULLANIM DEĞERLENDİRMESİNİ ETKİLER Mİ? – AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NDAN JUVÉDERM KARARI

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”)  Genel Mahkemesi 25 Haziran 2020 tarih ve T-104/19 sayılı kararıyla[1] markanın ciddi kullanımı, kullanım ispatı delilleri ve markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması hususlarını irdelemiş ve kararında aşağıda bahsedeceğimiz önemli tespitlere yer vermiştir.

Allergan Holdings France SAS, “JUVÉDERM” kelime markasını 5. sınıfta “Cildi nemlendirmek ve kırışıklıkları azaltmak için enjeksiyonla uygulanan farmasötik ürünler” üzerinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde 13 Mart 2008 tarihinde tescil ettirmiştir. Aşağıda da görseline yer verilen JUVÉDERM markasını taşıyan ürün esasen yüz kırışıklıklarını düzeltmek için kullanılabilecek, enjekte edilebilir bir hiyalüronik asit içeren dermal dolgu maddesidir.

Cilt bakım ürünleri üzerinde uzmanlaşmış Dermavita Co. Ltd şirketi, 1 Nisan 2016 tarihinde “JUVÉDERM” markasının kesintisiz beş yıl boyunca tescil edildiği mallar üzerinde ciddi biçimde kullanılmadığı gerekçesiyle iptali için EUIPO’ya başvurmuştur. Bunun üzerine marka sahibi şirket diğer delillerin yanı sıra; iki tanık ifadesini, JUVÉDERM markalı ambalaj görsellerini, faturaları, pazarlama materyallerini, Wayback Machine adlı siteden alınmış web sitesi ekran görüntülerini ve çeşitli makale/raporları kullanım ispatı olarak Ofis’e sunmuştur. EUIPO İptal Birimi, sunulan delilleri markanın tescil edildiği mallar üzerinde ciddi bir biçimde kullanıldığını ispat eder nitelikte bulmuş bu nedenle de Dermavita’nın iptal talebini reddetmiştir.

Dermavita EUIPO İptal Birimi’nin kararını temyiz etmiş ancak talebi Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir. İddialarından vazgeçmeyen Dermavita, aşağıdaki üç gerekçeye dayanarak Temyiz Kurulu’nun ret kararının iptali için ABAD Genel Mahkemesi nezdinde dava açmıştır:

  • Uyuşmazlığa konu marka tescil edildiği mallar bakımından kullanılmamaktadır.
  • Marka tescil edildiği şekilde kullanılmamaktadır. 
  • Markanın kullanımı tescil sahibi şirket tarafından gerçekleşmemiştir.

Dermavita’nın ilk iddiası Temyiz Kurulu’nun markanın tescil edildiği mallar üzerinde ciddi bir biçimde kullanıldığı tespitinin hatalı olduğudur. Zira Dermativa’ya göre marka sahibi tarafından sunulan kullanım ispatı delilleri markanın tescilli olduğu 5. sınıftaki ürünlerden ziyade 10. sınıfta yer alan “iğneler, şırıngalar ve tıbbi cihazlar” üzerinde kullanıldığını ispatlar niteliktedir. Dermavita’nın bu iddiası esasen JUVÉDERM markasıyla satışa sunulan ürünlerin niteliği ile alakalıdır. Zira bu ürünler, dudak ve ağız çevresindeki çizgilerin azaltılması için enjekte edilmesi amaçlanan farmasötik bir preparat ile önceden doldurulmuş şırıngalar ve şırıngalarla kullanılmak üzere iğnelerden oluşmaktadır.

Genel Mahkeme bu tür ürünlerin 5. sınıfa ait olduğunu zira bu ürünlerin satın alınma amacının aslında şırınga ve iğnelerin başka ürünlerle kullanılması değil, JUVÉDERM ürünüyle beraber gelen şırıngaların içerdiği farmasötik ürünün kullanılması olduğunu ifade etmiştir. Mahkemeye göre şırıngalar sadece farklı farmasötik preparatlarla kullanılmak üzere boş olarak satılıp satın alındıklarında 10. sınıfa aittir. Oysaki somut olaydaki şırıngaların tek amacı farmasötik preparatı muhafaza etmektir. Bu nedenle Genel Mahkeme tescil sahibi tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin markanın tescilli olduğu mallara ilişkin olduğuna kadar vererek, Dermavita’nın ilk iptal gerekçesini reddetmiştir.

Genel Mahkemece incelenen ikinci husus ise JUVÉDERM markasının tescil edildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığıdır. Dermavita’nın iddiasına göre tescil sahibi tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin çoğu JUVÉDERM markasından ziyade VYCROSS®, VOLUMA®, VOLIFT®, VOLBELLA®, ULTRA, ULTRA SMILE gibi yanına ek kelime unsurları getirilmiş JUVÉDERM markalarına ilişkindir. Ayrıca, özellikle ambalaj ve broşürlerde JUVÉDERM markası tescil edildiği şekilde kelime markası olarak değil,   veya  şeklinde şekil unsurları ile birlikte kullanılmıştır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 15. maddesi gereği markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması markanın kullanımı anlamına gelmektedir. Genel Mahkemeye göre ticarette kullanılan işaret, tescil edilen markadan yalnızca göz ardı edilebilir unsurlar bakımından farklılaşıyor ve iki işaret geniş ölçüde eşdeğer kabul edilebiliyorsa, tescilli markanın ticaret sırasında kullanıldığı haline ait deliller sicildeki kayıtlı markanın kullanıldığını ispatlamak için kullanılabilir. Genel Mahkeme,  ve  şeklindeki markasal kullanımlarda yer alan şekil unsurlarının kelime unsurundan daha baskın veya ayırt edici olmadığını; markaya eklenen “ultra”, “voluma” gibi kelime unsurlarının ise malların özelliklerini ifade ettiği için tali unsurlar olduğunu bu nedenle de tüm bu kullanımların JUVÉDERM markasının ayırt edici karakterini değiştirmediğini belirtmiştir. Dolayısıyla Dermavita’nın ikinci iddiası da Mahkemece reddedilmiştir.

Dermavita son olarak, tescil sahibince sunulan delillerin markanın kullanımın marka sahibi şirket tarafından gerçekleştirildiğini kanıtlamadığını, zira delillerin birçoğunun marka sahibi Allergan Holdings France SAS adına değil, Allergan Inc. adına olduğunu iddia etmiştir. Dolayısıyla Dermavita’ya göre uyuşmazlık konusu marka, marka sahibinin izni olmadan kullanılmıştır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün yine 15. maddesine göre markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilmektedir. Genel Mahkeme, uyuşmazlık konusu marka, sahibinin izni dışında kullanılmış olsaydı markayı kullanan kuruluşun, markayı kullandığına dair delilleri marka sahibine vermesinin kendi lehine olmayacağını belirterek tespitlerine başlamıştır. Aynı şekilde, bu kullanımlar marka sahibinin rızası dışında gerçekleşmiş olsaydı kendisinin bu izinsiz kullanıma dair delillere sahip olmasının pek olası olmadığı kararda belirtilmiştir. Genel Mahkeme, markanın sahibine ekonomik olarak bağlı olan bir şirket tarafından markanın kullanılmasının, kullanımın marka sahibin rızasıyla gerçekleştiğini varsayan yerleşik içtihadı hatırlatmıştır. Bu nedenle de Mahkeme, marka sahibi Allergan Holdings France SAS’ın Allergan Inc.’e bağlı olduğunu tespit eden Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuş ve sunulan iki tanık ifadesinden bu iki şirketin aynı şirket grubuna ait olduğunun açık olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple Dermavita’nın son iddiası da çürütülmüş olup açmış olduğu iptal davası reddedilmiştir.

AB düzenlemelerine paralel olarak mevzuatımızda da Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) madde 9, 19/2 ve SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik madde 29 ve 30’da yer alan markanın kullanılması ve kullanım ispatı hususlarına ilişkin olarak verilmiş olan bu karar markanın ciddi biçimde ve ayırt edici karakteri değiştirilmeden kullanılmasının ve bu kullanımlara dair delillerin toplanmasının önemini ortaya koymaktadır. Markanın kullanımını kanıtlayan deliller eğer marka sahibi dışındaki bir kuruluş adına ise, bu kuruluş ile marka sahibi arasındaki ilişkinin ortaya konulması bu kararda da belirtildiği üzere oldukça önemlidir. Son olarak bu karar, başvuru sahibinin sınırlı ifadeler için başvuruda bulunduğu ancak markayı diğer mallar veya daha genel bir ürün kategorisi için kullanmayı amaçladığı durumlarda göz önünde tutulmalıdır. Allergan markanın kapsamını hem faaliyet alanı ile sınırlayacak kadar dar hem de yürütülen kullanımı kapsayacak kadar geniş tutmuştur. Bu nedenle kanaatimizce yapılacak marka başvurularında mal ve hizmet listesindeki bu denge çok önem taşımaktadır.

B. Eylül YALÇIN

Temmuz 2020

eylulyalcin96@gmail.com


[1] ABAD’ın T‑104/19, ECLI:EU:T:2020:283 sayılı, 25 Haziran 2020 tarihli Dermavita Co. Ltd v EUIPO kararı, < http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A88043E96570DCF4129781BAA5817D84?text=&docid=227781&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9911420>

[2] 26.02.2009 tarih ve 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğü

5. Sınıf Klişesi Tartışmaya Kapalı Değil! Dikkat Düzeyi Yüksek Tüketici mi Yoksa Ortalama Dikkat Düzeyine Sahip Tüketici mi?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi NOSTER – FOSTER Kararı (T-550/19)

Markalar arasında karıştırılma olasılığı incelemesi Nicé sınıflandırmasının 5. sınıfında yer alan mallara yönelik olduğunda karşımıza çıkan klişe tespit; “5. sınıfa dahil malların tüketici kesiminin dikkat düzeyi yüksek kişilerden oluştuğu, dolayısıyla karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için işaret ve mallar arasında daha yüksek düzeyde -kimi zaman aynılık düzeyinde- benzerlik bulunması gerekliliğidir.”

Bu tespiti klişe olarak adlandırmamızın nedeni, tespite dayanak varsayımın, yani 5. sınıftaki malların tüketici grubunun dikkat düzeyi yüksek kişilerden oluştuğu varsayımının, kanaatimizce 5. sınıfa dahil tüm mallar bakımından doğru olmamasıdır.

Neden mi?

Nicé sınıflandırmasının 5. sınıfının sınıf başlığı “İlaçlar, tıbbi ve veterinerlikle ilgili müstahzarlar; tıbbi amaçlı hijyenik müstahzarlar; tıbbi veya veterinerlik amaçlı diyetetik gıdalar ve maddeler, bebek mamaları; insanlar ve hayvanlar için diyetetik takviyeler; yakılar, pansuman malzemeleri; diş dolgu malzemeleri, diş mumu; dezenfektanlar; haşaratları yok etmek için müstahzarlar; fungisitler, herbisitler.” şeklindedir.

Bu bağlamda, ilgili sınıfın kapsamı çok geniştir; kafamıza göre satın alabileceğimiz diyetetik takviyeler ve vitaminler, herkesin satın alabileceği yara bantları, her kadının kullandığı ve marketlerden alınabilen hijyenik pedler, çocuklu her ailenin temel ihtiyacı olan bebek mamaları, yazın sıklıkla kullandığımız sivrisinek kovucu losyonlar gibi ortalama veya ortalamanın altı dikkate sahip tüketicilere hitap eden malların yanısıra, dikkat düzeyi yüksek alıma konu reçeteli veya reçetesiz ilaçlar, diş dolgu malzemeleri gibi mallar, 5. sınıfta bir arada bulunmaktadır.

Belirttiğimiz tespit, 5. sınıftaki malların tamamının dikkat düzeyi yüksek tüketicilere yönelik olmadığını ve bu sınıftaki malların hem ortalama hem de dikkat düzeyi yüksek tüketicilere hitap ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede, sıklıkla duyduğumuz ve itiraz dilekçelerinin yanısıra Kurum – Mahkeme kararlarında da karşımıza sürekli çıkan 5. sınıf klişesinin, aslında gerçeklikle bağlantısının zayıf olduğu ortadadır.

Başvurunun mal listesi, reçeteyle satılan özel kullanıma mahsus ilaçlar veya alıcısı sadece diş hekimleri – klinikleri olan diş dolgu malzemelerinden ibaret olursa, elbette ki 5. sınıfa dahil “bazı” malların ortalamanın üzerinde dikkate sahip tüketicilere yönelik olduğu iddia edilebilir. Ancak, benzeri durum Nicé sınıflandırmasının farklı sınıflarına dahil birçok mal için de geçerlidir; örneğin genel hatlarıyla oyunları, oyuncakları, spor ve jimnastik aletlerini içeren 28. sınıf, ortalama dikkate sahip tüketicilere hitap eden bir sınıf olarak düşünülse de, bu sınıfta yer alan “curling sporu süpürgeleri”nin Türkiye’deki tüketicilerinin, curling sporunun Türkiye’de hiç yaygın olmaması nedeniyle daha bilinçli ve seçici tüketiciler olduğu düşünülebilecektir.

Kısacası, ortalama dikkate sahip tüketiciler ile ortalamanın üstünde dikkat düzeyine sahip tüketiciler arasında ayırım yapılırken esas alınması gereken husus; kanaatimizce malların Nicé sınıfı numaraları değil, malların ve hizmetlerin kendileri ve bunların ne şekilde ifade edildiğidir.



Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 25 Haziran 2020 tarihli T-550/19 sayılı kararında, 5. sınıfa dahil “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile gene 5. sınıfa dahil “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” mallarının benzerliğini ele almıştır.

“NOSTER” kelime markasına karşı “FOSTER” kelime markası gerekçe gösterilerek itiraz edilmiş, EUIPO itiraz birimi itirazı reddetmiş, EUIPO Temyiz Kurulu ise itirazı kısmen kabul ederek başvuruyu “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları da dahil olmak üzere 5. sınıfa dahil bazı mallar bakımından reddetmiştir. İtiraza gerekçe markanın kapsamında “farmasötik müstahzarlar ve maddeler; solunumla ilgili hastalıkları tedavi etmek için farmasötik ürünler” malları bulunmaktadır. Temyiz Kurulu sayılan mallar arasında düşük derecede benzerlik bulunduğu tespitine ilaveten, “NOSTER” – “FOSTER” işaretleri arasında ortalama düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunduğuna da hükmederek, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı anılan mallar da dahil 5. sınıfa dahil bazı mallar bakımından kabul etmiştir.

Başvuru sahibi karara karşı davayı yalnızca “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları bakımından açmış ve bu malların ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan “farmasötik müstahzarlar ve maddeler; solunumla ilgili hastalıkları tedavi etmek için farmasötik ürünler” malları ile benzer olmadığını, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığını öne sürmüştür.

Bu yazıda, kararın yalnızca malların benzerliği ile ilgili kısmı okuyuculara aktarılacaktır.

Davacıya göre; “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları kadınlar tarafından regl dönemlerinde kullanılmaktadır ve regl bir sağlık problemi olmadığından farmasötik müstahzarlarla (ilaçlarla) tedavi edilmemektedir. Buna karşılık, “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” genellikle kimyasal terkiplerdir ve amaçları sağlık sorunlarını çözmektir. Ayrıca; “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları genellikle perakende satış noktalarında satışa sunulan günlük tüketici malları iken, “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” malları genellikle eczanelerde satılmaktadır. Davacı, belirtilen nedenlerle yukarıda bahsi geçen mallar arasında benzerlik bulunmadığını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme, bu iddiaları incelerken ilk olarak, “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” mallarının genel olarak hijyenik ürünler olarak adlandırılabileceğini belirtmiştir.

Mahkeme’ye göre; hijyenik ürünlerin hem süpermarketlerde hem de eczanelerde satıldığı incelemede göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun ötesinde, çok sayıda eczane çocuk bezi, diş solüsyonu, diş macunu, diş fırçası, vücut losyonu, hijyenik bezler gibi hijyenik ürünleri satmaktadır. Süpermarketler kapalı olduğunda birçok tüketici hijyenik ürünleri eczanelerden satın almaktadır. Bu bağlamda Temyiz Kurulu’nun eczanelerin sadece ilaç satmadıkları, aynı zamanda hijyenik bezler sattıkları yönündeki tespiti yerindedir. Genel Mahkeme’nin önceki kararlarında da, farmasötik müstahzarlar ile hijyenik bezler arasında çok düşük derecede de olsa benzerlik bulunduğu belirtilmiştir. Bu tespitler ışığında Genel Mahkeme, “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” malları arasında çok düşük derecede de benzerlik bulunduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitini haklı bulmuştur.

Genel Mahkeme kararın devamında, “NOSTER” ile “FOSTER” işaretlerini görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer işaretler olarak değerlendirmiştir.

Buna ilaveten; inceleme konusu mallar bakımından tüketicilerin ortalama düzeyde dikkate sahip olacakları da belirtilmiştir.

Bu tespitler ışığında markalar arasında davaya konu edilen “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları bakımından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki Temyiz Kurulu kararı yerinde bulunmuş, karar onanmış ve dava reddedilmiştir.

Karar; 5. sınıftaki malları kapsayan markalar arasında karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için, bu sınıftaki malların tüketicilerinin dikkat düzeyinin yüksekliğini de dikkate alarak, mallar arasında ayniyet, işaretler arasında ise çok güçlü düzeyde bir benzerliğin bulunması gerektiğini düşünen kişilere çok da anlamlı gelmeyebilir. Çünkü, ilk harflerinin farklı olması bağlamında, NOSTER – FOSTER ibareleri üst düzeyde benzer işaretler olarak görülmeyebilir ve “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” mallarının aynı olmadığı da çok açık.

Ancak üzgünüz, hem EUIPO Temyiz Kurulu, hem de Genel Mahkeme, bizim yerleşik klişemizi kabul etmiyor, 5. sınıfa dahil belirtilen mallar arasında çok düşük düzeyde de olsa benzerliğin varlığını kabul ediyor, bu ürünlerin tüketicilerinin malların ifade ediliş tarzı itibarıyla ortalama dikkat düzeyine sahip olduğunu kabul ediyor ve işaretleri de görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer olarak kabul ediyor.

Yazının başlangıcına dönecek olursak; 5. sınıf kapsamında yer alan malların tamamı dikkat düzeyi yüksek tüketicilere yönelik değildir; 5. sınıfta yer alan kalp ilaçları ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ortalamanın üzerinde dikkate sahip tüketicilere hitap edebilir, ancak aynı tespit 5. sınıfta bulunan bebek mamaları ile sivrisinek kovucu losyonlar bakımından geçerli değildir, çünkü sonradan saydığımız malların tüketicileri ortalama dikkat düzeyine sahip kişilerdir. Bu bağlamda da 5. sınıftaki malların -ayrım yapılmaksızın tamamının- ortalamanın üzerinde dikkat düzeyine sahip kişilere hitap ettiği klişesi, mallara göre değerlendirilme yapılmadığı sürece yerinde değildir.

Sonuç olarak; klişelerden arınmak ve malların ve hizmetlerin ortalama tüketici gruplarının tespitine yönelik değerlendirmeyi, sınıf numarası esasında değil, malların veya hizmetlerin kendilerini değerlendirerek yapmak eminim ki, sistemin bütünü bakımından çok daha yararlı olacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2020

unsalonderol@gmail.com

ÇİN BANKASININ ZAFERİ TANINMIŞ MARKA SAHİPLERİ İÇİN KÖTÜ HABER Mİ? – AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANINDAN İDDİALI BİR KARAR (C-115/19)

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), markaların benzerlik incelemesinde önceki tarihli markanın sahip olduğu ünün dikkate alınıp alınmayacağına dair 11 Haziran 2020 tarihinde önemli bir karar vermiştir[1].

ABAD kararına konu olaydaki taraflar:

– Temyiz eden: China Construction Bank Corp ( “CCB”),

– İlk derecede davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”),

– İlk derecede müdahil: Groupement des Cartes Bancaires.

14 Ekim 2014 tarihinde CCB aşağıdaki markanın AB markası olarak 36. sınıftaki “Bankacılık; finansal değerlendirme (sigorta, bankacılık, gayrimenkul); finansman hizmetleri; kredi kartı hizmetleri; antik değerlendirme; komisyonculuk; teminat hizmetleri, yedieminlik ‘ hizmetleri için tescili talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.

indir (1).png

Müdahil Groupement des Cartes Bancaires, en büyük Fransız bankaları tarafından 1984 yılında Fransa’da kurulmuş bir ekonomik menfaat grubudur ve “CB” kartları ile ödeme sistemini yönetmektedir. Müdahil, 36. sınıfta “Sigorta ve finans hizmetleri, yani sigorta yüklenimi, döviz büroları; seyahat çeki ve akreditif verilmesi; mali işler, parasal işler, bankacılık; … Bankacılık ve para akışının elektronik yöntemlerle yönetilmesi; … Ön ödeme kartları, bankamatik kartları, kredi kartları, nakit para çekme kartları ile ilgili hizmetlerin verilmesi ve bunlarla ilgili hizmetler; elektronik ödeme …; otomatik vezne makineleri aracılığıyla kart sahipleri tarafından yapılan finansal işlemler; kimlik doğrulama; her türlü telekomünikasyon yoluyla finansal bilgi” hizmetleri üzerinde tescilli aşağıda görseline yer verilen AB markasına sahiptir.

indir.png

Groupement des Cartes Bancaires, marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 8/1(b) maddesine dayanarak itirazda bulunmuştur.

EUIPO İtiraz Birimi markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna karar vererek itirazı kabul etmiştir. CCB bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış, Kurul da İtiraz Biriminin kararını onaylamıştır. Temyiz Kurulu’nun gerekçeleri kısaca şu şekilde olmuştur:

  • Markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olduğuna karar verebilmek için AB’nin bir kısmında bu ihtimalin oluşması yeterlidir.
  • Önceki tarihli markanın kullanımı sonucunda, ilgili Fransız halkı bu markayı “CB” kartlarına işaret edecek şekilde algılamaktadır. Aynı taraflar arasında 2014 yılında görülen bir itirazda da “CB” ibaresinin Fransa’da 36. sınıftaki hizmetler açısından bir üne sahip olduğu tespit edilmiştir. Groupement des Cartes Bancaires tarafından bu itiraz bakımından sunulan deliller de bu ünün devam ettiğini gösterir niteliktedir.
  • Önceki tarihli markası stilize edilmiş karakterlerine rağmen tüketiciler tarafından Fransa’da sahip olduğu ün nedeniyle, bir harf grubu olan “CB” olarak algılanmaktadır. İtiraza konu marka başvurusunda yer alan şekil unsuru ise yalnızca markada yer alan ve baskın unsur olan “CCB” harflerine işaret eder nitelikte olduğu için ikincil niteliktedir. 
  • “CB” ve “CCB” markalarının görsel ve fonetik olarak benzer olması, aynı hizmetleri kapsaması ve de önceki tarihli “CB” markasının Fransa’da ünlü olması dikkate alındığında markalar arasındaki farklılıklar ve ilgili tüketici kesiminin dikkat seviyesinin yüksekliği markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaya yetmemektedir.

CCB, 27.09.2017 tarihinde Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı ABAD Genel Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştur. İtirazında, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli markanın ayırt edici unsurunu ve de markalar arasındaki benzerliği yanlış değerlendirdiğini; önceki tarihli markanın hangi hizmetler bakımından üne sahip olduğunu doğru bir şekilde tespit edemediğini; Groupement Des Cartes tarafından sunulan delillerin, markanın kapsamındaki hizmetlerin tamamı bakımından üne sahip olduğunu ispatlamadığını iddia etmiştir. Ancak Genel Mahkeme CCB’nin itirazlarını yerinde bulmayarak davayı reddetmiştir.

CCB bu sefer de Genel Mahkeme’nin kararını ABAD’a taşımıştır. CCB’nin iddiaları şu şekilde özetlenebilecektir:

  • Genel Mahkeme karıştırılma ihtimalinin varlığına ilişkin hatalı bir değerlendirme yapmıştır. Zira Mahkeme önceki tarihli markanın sahip olduğu ünü markalar arasındaki benzerlik incelemesi aşamasında dikkate almıştır. Oysaki markalar arasındaki benzerlik özerk bir analiz gerektirmektedir. Önceki tarihli markanın ayırt edici karakteri yalnızca karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında önemlidir.
  • Genel Mahkeme uyuşmazlığa konu markaların şekli unsurlarını göz ardı etmiş markaları kelime markası gibi değerlendirmiştir.
  • Genel Mahkeme önceki tarihli markanın hangi hizmetler bakımından üne ve dolayısıyla da yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğunu belirlemede hataya düşmüştür. Genel Mahkeme, önceki tarihli markanın sahip olduğu üne dayanarak, markanın “finans hizmetleri, parasal işler, bankacılık” bakımından yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğuna karar vermiştir. Ancak Mahkeme, özellikle ödeme kartlarıyla ilgili olan kullanım delillerinin böylesi bir genel sonuca varmada nasıl yeterli olduğuna dair herhangi bir açıklama getirmemiştir.

Tüm iddiaları değerlendiren ABAD uyuşmazlık hakkında özetle şu şekilde karar vermiştir:

  • Önceki tarihli markanın ünü ve ayırt ediciliği, markalar arasında yapılacak olan benzerlik karşılaştırmasının bir parçası değildir. Ün ve ayırt edici karakter faktörleri yalnızca itiraz edenin tescilli markasını ilgilendirir. Bu nedenle ün ve ayırt edicilik bağlamında yapılan inceleme markalar arasındaki benzerlik bağlamında bir sonuç doğuramaz. Önceki tarihli markanın sahip olduğu ün nedeniyle yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğu durumlarda bile bu husus, markanın sonraki tarihli markaya görsel, fonetik ve kavramsal olarak benzeyip benzemediğine, benziyorsa da ne kadar benzediğine dair bir tespit yapmayı mümkün kılmaz. Bu nedenle de önceki tarihli markanın sahip olduğu ün dikkate alınarak uyuşmazlık konusu markalar arasındaki benzerliği değerlendirmek hukuken yanlıştır.
  • Markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinde Genel Mahkeme, markanın sahip olduğu ünün ve yüksek ayırt edici karakterinin markanın bıraktığı genel izlenimdeki baskın unsurunu belirlemede dikkate alınabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli markanın sahip olduğu ünü göz önüne alarak ilgili tüketicilerin markayı “CB” olarak algılayacağına karar vermesini doğru bulmuş; bu sebeple de markalar arasındaki karşılaştırmanın yalnızca baskın unsur olan “CB” unsuru üzerinden yapılmasını haklı görmüştür.
  • Ne var ki, markaların karşılaştırılmasında markadaki baskın unsurun tespiti önemli olsa da, markanın sahip olduğu ün ve ayırt edicilik seviyesi, markanın hangi unsurunun tüketiciler tarafından baskın unsur olarak algılandığını belirlemeyi mümkün kılmaz. Bu nedenle de CCB’nin ilk itiraz gerekçesi yerindedir.
  • Genel Mahkeme CCB’nin de doğru bir şekilde iddia ettiği üzere, önceki tarihli markanın “finans hizmetleri, parasal işler, bankacılık” bakımından üne ve ayırt edici karaktere sahip olduğu tespitine yeterli gerekçe göstermemiştir. Genel Mahkeme, sunulan verilerin önceki markanın Fransız ödeme sistemindeki ve Fransa’daki banka kartı işlemlerinin yönlendirilmesindeki ününü ve önemini kanıtlar nitelikte olduğunu belirtse de, bu husus markanın finansal, parasal ve bankacılık hizmetlerinde neden yüksek düzeyde ayırt edici olduğunu açıklar nitelikte değildir. Oysaki önceki tarihli markanın ayırt edicilik değerlendirmesi iki marka arasında ortak olan bu hizmetler bakımından yapılması gerekirken; bu hizmetlerin bir alt kategorisi olan kredi kartı işlem hizmetleri açısından yapılan değerlendirme yetersizdir.

ABAD, söz konusu sebeplerle İtiraz Birimi, Temyiz Kurulu ve son olarak da Genel Mahkeme’nin aksine karar vermiş ve Genel Mahkeme’nin kararını bozmuştur.  Markalar arasındaki benzerlik incelemesinde önceki markanın sahip olduğu ünün dikkate alınmaması gerektiğine hükmeden ABAD’ın bu kararının tanınmış marka ve çatı marka sahipleri açısından ne gibi sonuçlar doğuracağını merakla bekliyor olacağız.

B. Eylül Yalçın

Haziran 2020

eylulyalcin96@gmail.com


[1] ABAD’ın C-115/19, ECLI:EU:C:2020:469 sayılı, 11 Haziran 2020 tarihli China Construction Bank v EUIPO kararı, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FD71C43117AF1E8FE0A633B0E64832BF?text=&docid=227292&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5802668>

[2] 26.02.2009 tarih ve 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğü

Mitolojik Canavarlar Nelerdir ve Aralarında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? – ABAD Genel Mahkemesi Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz(II)?

Geçtiğimiz hafta okuyucularımızla, şekilden ibaret iki işaret arasındaki karıştırılma olasılığı değerlendirmesine yönelik bir Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının vakalarını paylaşmış ve kararın ne yönde olabileceği yönündeki görüşlerinizi sormuştum. Görüşünü bizlerle paylaşan Suzan Kılıç Daldal’a teşekkür ederek, yazının ikinci kısmında mahkeme kararını aktarıyorum.

Öncelikle davanın geçmişi:

Johann Graf isimli bir gerçek kişi 2012 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; kafeler, oteller ve restoranlar için katering ve yiyecek – içecek sağlanması hizmetleri.” yer almaktadır.

2014 yılında Marriott Worldwide Corp. firması yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet ve aşağıdaki görselin A.B.D.’nde 2010 yılında tescil edilmiş telif hakkıdır. Marriott Worldwide Corp. bu telif hakkının kullanım iznini almış ve Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca koruma talep etmiştir. Talep sahibinin tescilli markasının kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama hizmetleri; otel hizmetleri; restoran, katering, bar ve lounge hizmetleri; yazlık ve pansiyon konaklama hizmetleri; toplantılar, konferanslar ve sergiler için genel amaçlı mekan sağlanması hizmetleri; özel toplantılar için ziyafet ve sosyal faaliyet imkanlarının sağlanması hizmetleri ve otel konaklaması için rezervasyon hizmetleri.” yer almaktadır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul etmez ve talep sahibinin itirazı neticesinde EUIPO Temyiz Kurulu talebi bir kez daha inceler.

Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebini 17 Ocak 2017 tarihli kararı ile aşağıdaki gerekçelerle reddeder:

“Karşılaştırma konusu işaretler görsel ve kavramsal açılardan benzer değildir ve aralarında işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddialarına dayalı talep haklı değildir. Telif hakkına dayalı talep konusunda talep sahibi telif hakkının varlığını ispatlayamadığı gibi, işaretin Birleşik Krallık mevzuatına göre orijinal bir artistik eser olarak kabul edilebileceği hususunda Kurulun şüphesi bulunmaktadır. Son olarak ise hükümsüzlük talebinin konusu markanın başvurusunun yapıldığı aşamada kötü niyetin varlığı ispatlanamamıştır.”

Talebin Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmesi üzerine Marriott Worldwide Corp., ihtilafı yargıya taşır.

Davacının iddiası, Temyiz Kurulunun kararında işaretleri karşılaştırırken hata yaptığı, işaretler arasındaki bütünsel benzerliği göz ardı ettiği ve detaylardaki farklılıklara konsantre olduğudur. Bu bağlamda, işaretleri benzer bulmayan ve bu nedenle karıştırılma olasılığı değerlendirmesini hiç yapmayan Kurul kararı yerinde değildir. Talep sahibine göre, işaretler arasında görsel açıdan yüksek düzeyde benzerlik vardır; her iki işaret de mitolojik yaratıkların siyah-beyaz gösterimidir, her iki yaratık da arka ayaklarının üzerinde benzer biçimde oturmaktadır, kuyrukları yukarı doğru eğimlidir, kanatları aynı biçim ve orandadır. Kavramsal açıdan ise işaretler; kuyruklu, oturan, kanatlı mitolojik yaratık konseptini ortak olarak paylaşmaktadır ve dolayısıyla benzerdir. Ayrıca, davacının markası talep konusu hizmetler bakımından tanımlayıcı da değildir, artırılmış ayırt ediciliği mevcuttur. Bu bağlamda, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan benzerlik mevcuttur; bu hususu yanlış değerlendiren Temyiz Kurulu kararı yanlıştır.

Davalılardan Johann Graf; kendi markasının bir boğanın başı ve bir aslanın pençelerinden oluşan “Taurophon” isimli bir yaratığın şekli olduğunu; buna karşılık davacı markasının bir “Griffin” (kartal başlı, aslan gövdeli ejderha) olduğunu belirtmektedir. Davalıya göre, tüketiciler karşılaştırma konusu iki yaratığın kafalarına odaklanacaktır ve işaretleri kolaylıkla birbirlerinden ayırt edecektir. İşaretlerin siyah-beyaz yaratık gösterimleri olması tek başına bunların birbirlerine benzer oldukları anlamına gelmeyecektir ve davacının öne sürdüğü detaylardaki benzerlikler, tüketicilerin hiçbir önem atfetmeyeceği ufak detaylardır. Ayrıca, başvuruya konu işaret yeni yaratılmış bir yaratıktır; buna karşın davacının markası halkın çoğunluğu tarafından bilinen mitolojik bir yaratıktır. “Griffin” şekli, davacıyla ilgisi olmayan başka oteller tarafından da kullanılmıştır, dolayısıyla ayırt ediciliği düşüktür ve ayrıca davacı kendi işaretinin bilinirliğini ispatlayamamıştır.

Diğer davalı EUIPO ise Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu savunmaktadır.

Hükümsüzlük talebini inceleyen Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 15 Mart 2018 tarihinde T-151/17 sayılı kararını verir. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200271&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6071307)

Genel Mahkeme kararında ilk olarak karıştırılma olasılığı hakkındaki içtihattan bahsedilir, hizmetlerin aynı olduğu ve hizmetlerin hitap ettiği kesimin, genel anlamda kamu, yani ortalama tüketiciler olduğu tespit edilir. Devamında ise kararın önemli kısmına, yani işaretlerin benzerliğine geçilir.

Görsel olarak karşılaştırmada dikkat çeken hususlar; şekillerin her ikisinin de hayvan benzeri yaratıkların profilden siyah-beyaz görünümleri olması, her iki yaratığın da sırtları dik, arka ayakları üzerinde oturur biçimde tasvir edilmesi, yaratıkların kanatlarının sırtlarında açık biçimde ve kuyruklarının yukarı doğru eğimli olması ve kanatların, vücudun ve kuyruğun iki işarette de benzer oranlarda olmasıdır. Bu benzerlikler Mahkemeye göre göz ardı edilebilir nitelikte değildir.

Şekillerin başları, ön ayakları bakımından aralarında farklılıklar bulunsa da, bu farklılıklar yukarıda yer verilen benzerlikleri ortadan kaldırmamaktadır.

Ortalama tüketicilerin markaları bütün olarak algılaması ve çeşitli detayları analiz etmemesi yönündeki genel ilke dikkate alındığında; Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasında hiçbir benzerlik bulunmadığı yönündeki tespitine katılmamaktadır ve işaretler arasında düşük düzeyde benzerlik bulunduğu görüşüne ulaşmıştır.

İşaretler arasında sesçil benzerlik bulunmadığı açıktır ve bu yöndeki Temyiz Kurulu kararı yerindedir.

Mahkeme son olarak, işaretleri kavramsal benzerlik yönünden değerlendirmiştir. Temyiz Kurulu, işaretlerden birinin kartal ve aslanın birleşiminden oluşan “griffin” isimli bir mitolojik yaratık olmasından, diğerinin ise üç hayvanın birleşiminden oluşan gerçek hayattaki veya mitolojideki herhangi bir hayvana benzemeyen fantezi bir yaratık olmasından hareketle işaretleri kavramsal bakımdan benzer olarak değerlendirmemiştir.

Genel Mahkeme’ye göre, her şeyden önce, her iki işaret birkaç hayvanın birleşiminden oluşan hayal ürünü yaratıklar olmaları anlamında kavramsal benzerlik içermektedir. Dahası, hayvanların başları farklı olsa da, kanatları, gövdeleri ve arka ayakları itibarıyla çok benzer hayvanlar oldukları izlenimi ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki, yaratıkların ayakları aslan ayaklarıdır (davacı bunu kendisi beyan etmiştir).

Ayrıca, “griffin” ismindeki mitolojik yaratığın halkın geneli tarafından bilindiğini ve davacı markasının anında o yaratıkla özdeşleştirilecek bir şekil olduğunu ispatlayan kanıtlar bulunmamaktadır.

Tüm bu tespitler ışığında; Temyiz Kurulu’nun işaretlerin kavramsal açıdan benzer olmadıkları yönündeki tespitinin aksine, Mahkeme’ye göre işaretler arasında kavramsal açıdan düşük düzeyde benzerlik bulunmaktadır.

Bu çerçevede, işaretlerin benzer olmadıkları tespitiyle, karıştırılma olasılığı değerlendirmesine girmeksizin hükümsüzlük talebini reddeden Temyiz Kurulu kararı, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan düşük düzeyde benzerlik bulunması nedeniyle hatalıdır ve karıştırılma olasılığı değerlendirmesinin EUIPO tarafından bu yöndeki tespitler esas alınarak yeniden yapılması gereklidir.

Buna ilaveten, telif hakkı ihlali gerekçeli talep de esasen işaretlerin benzer olmaması nedeniyle reddedildiğinden, bu yöndeki incelemenin de yukarıdaki tespitler ışığında yeniden yapılması gereklidir.

Sonuç olarak; işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan düşük düzeyde benzerlik bulunması nedeniyle, EUIPO Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. Sonraki aşamada, hükümsüzlük talebi, Mahkeme tespitleri ışığında EUIPO tarafından yeniden incelenecektir.

İşaretleri oluşturan şekillerin görsel ve kavramsal açılardan karşılaştırmaları bakımından ilginç tespitler içeren Genel Mahkeme kararının, okuyucularımızın dikkatini çekeceğini düşünüyorum.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2020

unsalonderol@gmail.com

Mitolojik Canavarlar Nelerdir ve Aralarında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz(I)?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, işaretlerin benzerliğine yönelik ilgi çekici değerlendirmelerini içeren bir kararını okuyucularımıza iki yazı halinde sunacağım. İlk yazı vakanın geçmişi, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nun kararı, tarafların iddiaları ile ilgili olacak ve sizlerin konu hakkındaki değerlendirmesini soracağım. Birkaç gün sonra yayımlayacağım ikinci yazıda ise Genel Mahkeme’nin kararını sizlerle paylaşacağım.

Johann Graf isimli bir gerçek kişi 2012 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; kafeler, oteller ve restoranlar için katering ve yiyecek – içecek sağlanması hizmetleri.” yer almaktadır.

2014 yılında Marriott Worldwide Corp. firması yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet ve aşağıdaki görselin A.B.D.’nde 2010 yılında tescil edilmiş telif hakkıdır. Marriott Worldwide Corp. bu telif hakkının kullanım iznini almış ve Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca koruma talep etmiştir. Talep sahibinin tescilli markasının kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama hizmetleri; otel hizmetleri; restoran, katering, bar ve lounge hizmetleri; yazlık ve pansiyon konaklama hizmetleri; toplantılar, konferanslar ve sergiler için genel amaçlı mekan sağlanması hizmetleri; özel toplantılar için ziyafet ve sosyal faaliyet imkanlarının sağlanması hizmetleri ve otel konaklaması için rezervasyon hizmetleri.” yer almaktadır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul etmez ve talep sahibinin itirazı neticesinde EUIPO Temyiz Kurulu talebi bir kez daha inceler.

Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebini 17 Ocak 2017 tarihli kararı ile aşağıdaki gerekçelerle reddeder:

“Karşılaştırma konusu işaretler görsel ve kavramsal açılardan benzer değildir ve aralarında işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddialarına dayalı talep haklı değildir. Telif hakkına dayalı talep konusunda talep sahibi telif hakkının varlığını ispatlayamadığı gibi, işaretin Birleşik Krallık mevzuatına göre orijinal bir artistik eser olarak kabul edilebileceği hususunda Kurulun şüphesi bulunmaktadır. Son olarak ise hükümsüzlük talebinin konusu markanın başvurusunun yapıldığı aşamada kötü niyetin varlığı ispatlanamamıştır.”

Talebin Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmesi üzerine Marriott Worldwide Corp., ihtilafı yargıya taşır.

Davacının iddiası, Temyiz Kurulunun kararında işaretleri karşılaştırırken hata yaptığı, işaretler arasındaki bütünsel benzerliği göz ardı ettiği ve detaylardaki farklılıklara konsantre olduğudur. Bu bağlamda, işaretleri benzer bulmayan ve bu nedenle karıştırılma olasılığı değerlendirmesini hiç yapmayan Kurul kararı yerinde değildir. Talep sahibine göre, işaretler arasında görsel açıdan yüksek düzeyde benzerlik vardır; her iki işaret de mitolojik yaratıkların siyah-beyaz gösterimidir, her iki yaratık da arka ayaklarının üzerinde benzer biçimde oturmaktadır, kuyrukları yukarı doğru eğimlidir, kanatları aynı biçim ve orandadır. Kavramsal açıdan ise işaretler; kuyruklu, oturan, kanatlı mitolojik yaratık konseptini ortak olarak paylaşmaktadır ve dolayısıyla benzerdir. Ayrıca, davacının markası talep konusu hizmetler bakımından tanımlayıcı da değildir, artırılmış ayırt ediciliği mevcuttur. Bu bağlamda, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan benzerlik mevcuttur; bu hususu yanlış değerlendiren Temyiz Kurulu kararı yanlıştır.

Davalılardan Johann Graf; kendi markasının bir boğanın başı ve bir aslanın pençelerinden oluşan “Taurophon” isimli bir yaratığın şekli olduğunu; buna karşılık davacı markasının bir “Griffin” (kartal başlı, aslan gövdeli ejderha) olduğunu belirtmektedir. Davalıya göre, tüketiciler karşılaştırma konusu iki yaratığın kafalarına odaklanacaktır ve işaretleri kolaylıkla birbirlerinden ayırt edecektir. İşaretlerin siyah-beyaz yaratık gösterimleri olması tek başına bunların birbirlerine benzer oldukları anlamına gelmeyecektir ve davacının öne sürdüğü detaylardaki benzerlikler, tüketicilerin hiçbir önem atfetmeyeceği ufak detaylardır. Ayrıca, başvuruya konu işaret yeni yaratılmış bir yaratıktır; buna karşın davacının markası halkın çoğunluğu tarafından bilinen mitolojik bir yaratıktır. “Griffin” şekli, davacıyla ilgisi olmayan başka oteller tarafından da kullanılmıştır, dolayısıyla ayırt ediciliği düşüktür ve ayrıca davacı kendi işaretinin bilinirliğini ispatlayamamıştır.

Diğer davalı EUIPO ise Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu savunmaktadır.

Hükümsüzlük talebini inceleyen Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 15 Mart 2018 tarihinde kararını verir.

Sizce, Genel Mahkeme kararı işaretlerin görsel ve kavramsal benzerliği açısından ne yönde olmuştur veya bu konuda sizin değerlendirmeniz ne yönde olurdu?

Görüşlerini sitede veya sosyal medyada yorum olarak paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Genel Mahkemenin kararını birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2020

unsalonderol@gmail.com

Adalet Divanı Genel Mahkemesi Burgu Peyniri Şekli Markasını Ayırt Edici Bulmadı

Bu karar üç boyutlu bir şekil markası başvurusunun ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve ayırt edicilik kavramının değerlendirilmesinin nihai tüketici gözünden yapılmasının gerektiği gerekçesi ile reddine ilişkindir.

4 Haziran 2018 tarihinde, MURATBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Muratbey), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde Avrupa Birliği markası başvurusunda bulunmuştur. Üç boyutlu marka statüsünde olan ve Nicé sınıflandırmasının 29. sınıfındaki “peynirler, işlenmiş peynirler” için yapılan başvuru aşağıdaki şekildedir:

25 Temmuz 2018 tarihinde, başvuruyu inceleyen uzman, başvurunun Birlik Marka Tüzüğünün 7/1-b maddesi yönünden ayırt edici karakterden yoksun olduğunu belirtmiş ve 27 Kasım 2018 tarihli karar ile başvuruyu bu maddeye dayanarak reddetmiştir.

Bu ret kararına karşı başvuru sahibi, 15 Ocak 2019 tarihinde itiraz etmiştir. Bu itiraz da 13 Haziran 2019 tarihli karar ile EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir. Temyiz Kurulu kararına karşı açılan dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 26 Mart 2020 tarihli T‑572/19 sayılı kararla sonuçlandırılmıştır. Bu yazıda anılan karar okuyuculara aktarılacaktır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224748&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2268187)

Temyiz Kurulu, başvurunun kapsadığı mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin nihai tüketicilerden oluştuğuna kanaat getirmiştir. Uzman ret kararında, marka başvurusunun kapsadığı ürünler bakımından basit ve bilindik bir şekilden oluştuğunu belirtmiş ve buna örnekler sunarak, işbu başvurunun bu sektörde alışılan veya beklenenden bir farkı olmadığını belirtmiştir.

Temyiz Kurulu ürünün satış ve tüketimine ilişkin başka sonuçlara da varmıştır. İtiraz sahibinin gerekçelerinden olan, somut başvurunun bir yarışmada ödül alması hususunda Kurulun kararı, ödülün verildiği yarışmadaki değerlendirmenin kamunun ilgili kesiminin algısına göre yapıldığına ilişkin bir bilginin bulunmadığıdır.  

Kararın hukuki gerekçelerine bakıldığında;

Başvurunun ret gerekçesi Marka Tüzüğünün 7/1-b maddesidir. Bu maddeye göre ayırt edicilikten yoksun başvurular marka olarak tescil edilmemektedir.

Bu madde anlamında ayırt edicilik kavramı, markanın ait olduğu firmayı belli eder nitelikte olması ve ürünün diğer firmaların ürünlerinden ayırt edilmesini sağlamasıdır. (21 Ocak 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, paragraf 33).

Bu madde bağlamında ayırt edicilik bir yandan tescili talep edilen ürünler açısından, diğer yandan kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından yorumlanmalıdır. (29 Nisan 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, paragraf 35).

Somut durumda, başvuruya konu ürünler “peynir” ve “işlenmiş peynir” olup, bu ürünler günlük tüketime uygun olduğundan, malların tüketici kesimi nihai tüketicilerdir.

Başvuru sahibinin de bu husus üzerinde aksi bir görüşü bulunmamakta olup, asıl üzerinde durduğu husus, Temyiz Kurulunun ayırt edici karakteri sadece nihai tüketici algısına göre değerlendirmesidir.

Başvuru sahibinin öne sürdüğü iddia, başvuruya konu ürünlerin aynı zamanda Avrupa Birliği içerisindeki profesyonel kesime de hitap ettiğidir. Başvuru sahibi, 2018 Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülünü alan bu marka başvurusu hakkında, bahsi geçen yarışmayı bilen profesyonel kesimin de bilgi sahibi olduğunu, dolayısıyla, somut olayda sadece son tüketicinin bakış açısının önemli olmadığını, profesyonel kesimin algı şeklinin de önemli olduğunu ileri sürmektedir.  

Somut olayda değerlendirilmesi gereken bir diğer husus da ilgili ürünler açısından, Temyiz Kurulunun dikkate aldığı son tüketicinin -bir başka deyişle Birlik genel halkının- kamunun ilgili kısmının önemli bir bölümünü oluşturmasıdır.

Bu aşamada, Temyiz Kurulunun daha adil bir değerlendirme ile nihai tüketici yerine bilgilenmiş ve makul derecede dikkatli genel halka göre ayırt ediciliği değerlendirmesi beklenebilirdi.

Bu açıdan, hatırlatmakta fayda var ki, her ne kadar ürünün kendi biçimi olan 3 boyutlu markaların ayırt edici karakterinin değerlendirilmesi, diğer kategorideki markalardan farklı olmamalıysa da; kamunun ilgili kesiminin algısı, ürünün kendi biçimi olan 3 boyutlu markalar bakımından, kullanılacağı üründen bağımsız olan kelime veya şekil markaları ile aynı değildir.  Sonuçta, ilgili ürünün ortalama tüketicisi grafik veya yazılı unsurların yokluğunda, ürünün şekline bakarak kökenini bilme alışkanlığına sahip değildir ve bu sebeple 3 boyutlu bir markanın ayırt ediciliğini anlamak bir şekil veya kelime markasına göre daha zordur.  [29 Nisan 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, paragraf 38 ; 31 Mayıs 2006, De Waele/OHMI (sosis şekli), T‑15/05, EU:T:2006:142, paragraf 32].

Tescili talep edilen şeklin ayırt edici karaktere sahip olduğundan bahsedebilmek için ilk bakışta ilgili ürünün menşeini göstermesi veya ilgili markanın belirgin bir şekilde sektörün standartlarından veya alışkanlıklarından ayrılması gerekmektedir.   [26 Kasım 2015, Établissement Amra/OHMI (KJ Kangoo Jumps XR), T‑390/14, EU:T:2015:897, paragraf 15].

İtiraz edilen kararda, Temyiz Kurulu, ilk olarak başvurusu yapılan markanın ürünün kendisi olduğunu ve ayırt edicilikten yoksun olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca, uzmanın sunduğu örnek çizimler de göstermektedir ki, bantlar halinde kesilmiş peynirlerin örgü veya bükülmüş halde sunumu ticarette bilinen bir sunum biçimidir. Temyiz Kurulu ayrıca, peynirlerin genelde küp, dilim, yuvarlak gibi farklı şekiller altında satıldığını da belirtmiştir. Bununla birlikte Temyiz Kurulu, başvurulan marka ile sektörde bilinen ve alışılmış ürün şekilleri arasında belirgin bir fark olmadığına kanaat getirmiştir.

Bu hususu değerlendiren Mahkeme, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı şekillerin piyasada olduğunu kanıtlamanın gerekli olmadığını onaylamakla birlikte, ilgili sektörde önemli bir şekil çeşitliliği olup olmadığının ve somut başvurunun da bunun bir varyasyonu olup olmadığının incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. [28 haziran 2019, Gibson Brands/EUIPO – Wilfer, T‑340/18, EU:T:2019:455, paragraflar 35 ve 36].

Somut durumda, piyasada birçok farklı formda peynirin var olduğu anlaşılmaktadır:  küp şeklinde peynir, dilimli peynir, bükülmüş şekilde peynir gibi. Bu halde, başvurusu yapılan markanın şeklindeki basitliği de göz önüne alındığında, kamunun ilgili kesiminin bu şekli belirli bir üreticiden gelen bir ürün olarak algılamaktan ziyade, daha çok ilgili piyasadaki şekil çeşitliliğinin sonucu olduğu düşünecekleri tahmin edilmektedir.

Sonuçta, Temyiz Kurulunca belirtildiği gibi, tescilin talep edildiği 3 boyutlu şekil piyasada var olan birçok farklı şekilden biri gibi görünmektedir. 

Bu halde ilk bakışta ilgili ürünün menşeini de belirtmediğinden, başvurusu yapılan markanın ayırt edici karakteri olduğu düşünülemez. 

Ayrıca, başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markanın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığına dair veri sunmadığı görülmektedir.

Başvuru sahibi ayrıca, Temyiz Kurulunun başvuruya konu ürün şeklini yanlış bir şekilde değerlendirdiğini ve peynirin bükülmüş kayışlardan oluşan spiral bir biçiminde olduğunu belirtmektedir.

Belirtilen hususu inceleyen Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının özellikle 12, 13. ve 20. paragraflarında, Kurulun başvuruyu sadece kayışlı bir peynir bandıyla değil, aynı zamanda örgü veya bükülmüş birçok şekil ile karşılaştırdığını tespit etmiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin, şekil incelemenin eksik yapıldığı iddiası gerekçesiz sayılmıştır.

Başvuru sahibi ilaveten, başvurusu yapılan peynir şekli ile 2018 yılından yapılan bir yarışmada 2018 Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülünü aldıklarını ve bu sebeple de başvuru hakkındaki ret kararının kaldırılması gerektiğini belirtmekte ise de,  Temyiz Kurulu bu yarışmada değerlendirmenin nihai tüketici dikkate alınarak yapılıp yapılmadığının bilinmediğine kanaat getirmiştir.

Başvuru sahibi, başvuruya konu markanın sadece Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde değil, Birlik üyesi olan Almanya Patent ve Marka Kurumu nezdinde de tescilli olduğunu belirtmiş ise de; Birlik hukukunun ayrı ve özerk olması gerekçesi ile başvuru sahibinin bu itirazı da kabul görmemiştir. (17 Temmuz 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, paragraf 58)

Tüm bunlar sonucunda Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının Tüzüğün 7/1-b maddesini ihlal etmediği sonucuna vararak başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır.

Mahkeme özetle üç boyutlu bir marka başvurusunun özgünlüğünün ayırt edicilik açısından önemli olduğunu kabul etmiş olmakla birlikte, yenilik ve özgünlüğün markanın hitap ettiği tüketici açısından değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getirerek, Muratbey şirketinin burgu peyniri şekil markasını ayırt edicilikten yoksun görerek reddetmiştir.

Kanaatimce, Birlik ülkelerindeki tüketiciler ve bu tüketicilerin alışık olduğu peynirler ve peynir şekillerinin çeşitliliği göz önüne alındığında, Mahkeme kararına kısmen katılmak mümkündür. Genel Mahkeme bu vakada, ürün şeklinden oluşan şekil markalarının nihai tüketici grubu açısından değerlendirmenin gerekeceği yönünde bir karara varmıştır. Ancak, bir yandan da çeşitli peynir şekillerine alışık olan tüketiciye göre, yani tüketicinin coğrafyasına da bakarak bir karara varıldığı belki düşünülebilecektir.

Gizem KARPUZOĞLU

Nisan 2020

gizem_erkarakas@hotmail.com

Bir Desen Şekli Daha Gördüm Sanki!! ABAD Genel Mahkemesi Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (II)

Birkaç gün önce sizlere geçtiğimiz aylarda verilen bir Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararının konusu ihtilafı aktarmış ve kararın ne yönde olabileceği hakkındaki görüşlerinizi sormuştuk. Son dönemlerde yoğun olarak tartışılan desen (pattern) markaları hakkındaki ihtilafla ilgili görüşlerini bizimle paylaşan okuyucumuz Gökhan Bozkurt‘a çok teşekkür ediyoruz. Bu yazıda Genel Mahkeme’nin söz konusu kararını sizlerle paylaşacağız, ancak öncelikle ihtilafı bir kez daha özetliyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz şeklin tescil edilmesi talebi Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne iletilir. Başvurunun kapsamında “Sınıf 20: Yataklar, yatak kasaları dahil olmak üzere mobilyalar, şilteler, yastıklar. Sınıf 24: Dokunmuş kumaşlar, diğer sınıflarda yer almayan tekstil ürünleri, yatak örtüleri, çarşaflar. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri. Sınıf 35: Yukarıda sayılan malların pazarlanması hizmetleri.” olarak özetlenebilecek mal ve hizmetler bulunmaktadır.

EUIPO ilk inceleme sonucunda, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Temyiz Kurulu inceleme sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını aşağıdaki gerekçelerle haklı bulur ve itirazı reddeder:

  • Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin ortalama tüketicileri, başvuruya konu şekli basit bir geometrik desen (eşit ölçüdeki dört kare bölünmüş bir kare, küçük karelerden üçü gri-mavinin farklı tonlarıyla, dördüncü kare ise beyaz renkle doldurulmuş) olarak algılayacaklardır.
  • Bu tip bir desen başvuru kapsamındaki tekstil ürünlerine, mobilyalara ve giysilere uygulanabilir ve bu haliyle bu ürünlerin kendi görünümünden farklı olmayacaktır.
  • Başvuruya konu desen başvuru kapsamındaki ürünlere uygulandığında, ticari kaynak gösteren bir işaret olmaktan ziyade, ürünlere ilişkin çekici bir detay olarak algılanacaktır, şöyleki ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli bir ayrılış söz konusu değildir.
  • Başvuruya konu işaret, tekstil sektöründe her yerde bulunabilecek olan damalı desenlerin alışılagelmiş görünümünden farklı, dikkat çekici bir varyasyon içermemektedir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu’nun itirazı reddetmesi kararına karşı dava açar, başvuru sahibinin dayandığı ana gerekçeler aşağıdaki şekildedir:

  • Başvuru, Temyiz Kurulunun iddia ettiğinin aksine ürünlerin üzerine uygulanacak bir desen değil, bir logodur. Dolayısıyla, ürünlerin üzerine uygulanacak desen tespitine dayalı tüm değerlendirmeler yanlıştır.
  • Başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlere yönelik olarak ret kararı verilmesi yerinde değildir, başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlerin reddedilmesinin ikna edici gerekçeleri yoktur.
  • Temyiz Kurulu markanın bir desen olduğundan hareketle başvuruyu reddettiyse, başvurunun ne şekilde kullanıldığını sorgulamış olmalıydı, bu yapılmamıştır ve dolayısıyla, bu hususta başvuru sahibine savunma hakkı verilmemiştir.

Dava, 3 Aralık 2019 tarihinde ABAD Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılır. T-658/18 sayılı kararın http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=38D215E64E5E8D03B43BCC409D630D97?text=&docid=221241&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7255161 bağlantısından görülmesi mümkündür ve yazının kalan kısmında Genel Mahkeme’nin kararı ana hatlarıyla okuyuculara aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, başvuruyu oluşturan şeklin Temyiz Kurulu’nun iddia ettiğinin aksine ürünlerin üzerine uygulanacak bir desen olmadığını, bir logo olduğunu ve dolayısıyla, ürünlerin üzerine uygulanacak desen tespitine dayalı tüm değerlendirmelerin yanlış olduğunu iddia etmektedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’nun doğru biçimde tespit ettiği gibi, marka başvuruları piyasada kullanıldıkları halleriyle değil, başvuruya konu oldukları halleriyle değerlendirilmelidir. Buna ilaveten başvuru sahibi, başvuruyu bir logo veya etiket izlenimini doğurabilecek bir çerçeve şeklinde yapmadığı gibi, markanın ürünler üzerindeki pozisyonunu belirten bir tarifname de sunmamıştır. Dolayısıyla, başvuruya konu işaret, ürünler üzerinde desen olarak kullanım biçimi dahil olmak üzere, işaretin olası tüm kullanım biçimlerini kapsamaktadır.

Genel Mahkeme buna ilaveten, başvuruya konu desenin başvuru kapsamındaki ürünlere uygulandığında, ticari kaynak gösteren bir işaret olmaktan ziyade, ürünlere ilişkin çekici bir detay olarak algılanacağı, damalı desen şeklinin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli biçimde ayrılmadığı yönündeki Temyiz Kurulu tespitlerini de yerinde bulmuştur.

Başvuru kapsamında bulunan mallardan “Sınıf 20: Yataklar, yatak kasaları dahil olmak üzere mobilyalar, şilteler, yastıklar. Sınıf 25: Ayak giysileri, baş giysileri.” malları kumaştan yapılabilir veya kumaş parçalar içerebilir ve başvuruya konu desen bunların üzerinde kullanılmış olabilir. “Sınıf 24: Dokunmuş kumaşlar, diğer sınıflarda yer almayan tekstil ürünleri, yatak örtüleri, çarşaflar. Sınıf 25: Giysiler.” malları kumaştan yapılmaktadır ve başvuruya konu desen bu ürünlerin üzerinde de kullanılabilir. 20., 24. ve 25. sınıflara dahil yukarıda sayılan malların pazarlanması hizmetleri ise kumaştan yapılan veya yapılabilen ve üzerlerinde başvuruya konu deseni içerebilecek mallarla ilgilidir. Bu halleriyle anılan mal ve hizmetler, yeteri derecede homojen bir nitelik göstermektedir ve bu mal ve hizmetlerin tamamı için verilen ret kararı yeteri derecede gerekçelidir.

Başvuru sahibine göre; Temyiz Kurulu markanın bir desen olduğundan hareketle başvuruyu reddettiyse, başvurunun ne şekilde kullanıldığını sorgulamış olmalıydı ve bu yapılmadığından başvuru sahibine savunma hakkı verilmemiştir. Genel Mahkeme, başvuru sahibinin bu iddiasını kabul etmemiştir; şöyleki, marka başvuruları piyasada kullanıldıkları halleriyle değil, başvuruya konu oldukları halleriyle değerlendirilmelidir. Başvuru sahibi, başvuruyu kullanım şeklini gösterebilecek şekilde bir gösterim biçimi (sınırları belirli bir logo veya etiket şeklinde gösterim) tercih edebilirdi, ancak bunu başvuruyu sunarken yapmamıştır. Bu bağlamda, başvuru sahibinin başvuru aşamasında kendisinin tercih etmediği bir sınırlandırmayı, EUIPO’nun neden kendisine önermediğini sorgulaması yerinde değildir.

Genel Mahkeme yukarıda özetlediğimiz gerekçelerle, başvuru ve itirazın reddedilmesi kararına karşı açılan davayı reddetmiş ve Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Merak eden okuyucularımız kararın daha detaylı gerekçelendirmesini yukarıda yer verdiğimiz bağlantıyı kullanarak görebilir.

Kanaatimizce, kararın en can alıcı noktası, başvurunun bir desen olmadığını, bir logo olduğunu iddia eden başvuru sahibi argümanına karşı ortaya konulan, eğer iddia ve talebiniz o yönde ise, başvuruyu da sınırları belirli bir etiket halinde veya şeklin ürünlerin üzerindeki pozisyonunu gösterir biçimde yapmış olmalıydınız tespitidir. Bir diğer deyişle, başvuru konusu işaretin gösterim biçiminin ve/veya pozisyon markalarının öneminin altı Genel Mahkeme tarafından bir kez daha çizilmiştir.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2020

unsalonderol@gmail.com

“Bir 35 Vardır Bende, Benden İçeri” – Adalet Divanı Genel Mahkemesi LLOYD Kararı (T-729/18)

Hemen herkesin sevdiği veya uğurlu bulduğu bir sayı vardır. Bazılarının ise uğursuzluk getirdiğine inandığı sayılar mevcuttur.

Marka tescili işlemlerinde inceleyici, vekil, danışman, avukat, araştırmacı veya yargı mensubu olanların ortak bir uğursuz sayısı var mıdır bilmiyorum; ama emin olduğum şudur ki, sadece Türkiye ile sınırlı değil dünyada bu camianın hiç sevmediği ve duymaktan sıkıldığı sayı 35’tir.

Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfında yer alan “malların satışı sunumu hizmetleri”ne kısaca 35 veya 35 son diyoruz ve bu 35 son hayatımızı farklı boyutlarıyla yiyip bitiriyor. 35. sınıfın söz konusu yamyamlığı sadece Türkiye için söz konusu değil, çünkü bu harika sayı tüm dünyada marka camiasına her boyutuyla soğuk terler döktürmeye devam ediyor. Hangi şekilde ifade edilmeli, genel mi özel mi olmalı, genel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel özele hangi hallerde benzer, içine sadece mallar mı yazılır yoksa hizmetler de yazılabilir mi…Ömür törpüsü gibi bir sayı kısaca.

Bu durumda da “Bir 35 vardır bende, benden içeri” demek gerekiyor sanırım.

35. sınıfla ilgili son gelişmelerden birisi Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-729/18 sayılı “LLOYD” kararıdır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E8AB49A0874102562A8FF5540FC09864?text=&docid=221771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1113633)

Kısaca aktaralım.

“Lloyd Shoes GmbH” firması “LLOYD” markasının tescil edilmesi için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında; 3. sınıfa dahil parfümler, kozmetikler; 14. sınıfa dahil mücevherat ve saatler; 18. sınıfa dahil çantalar, cüzdanlari deri ve imitasyon deri; 25. sınıfa dahil giysiler, ayak giysileri, baş giysileri ve 35. sınıf kapsamında yukarıda sayılan 14., 18., 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bulunmaktadır.

Başvuru ilan edilir ve ilana karşı “El Corte Inglés SA” firması aşağıda görseline yer verilen “Lloyd’s” markasını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçesi markanın kapsamında yukarıda yer verilen başvurunun kapsadığı mallarla aynı mallar 3., 14. ve 18. sınıflar bakımından bulunmaktadır, ancak itiraz gerekçesi marka 25. sınıfa dahil malları ve 35. sınıfa dahil hizmetleri kapsamamaktadır.

Başvurunun ilanına karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve EUIPO’nun nihai kararı, başvurunun 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” dışında kalan tüm mal ve hizmetler bakımından reddedilmesi yönünde olur.

Temyiz Kurulu bu kararına gerekçe olarak; “itiraz gerekçesi markanın kapsamında 25. sınıfa dahil malların bulunmamasını” göstermiştir. Bir diğer deyişle, başvurunun kapsamında bulunan 25. sınıfa dahil mallar, itiraz gerekçesi markanın kapsadığı 3.,14.,18. sınıflara dahil mallarla benzer bulunup reddedilmiş olsa da, 35. sınıfta yer alan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri”, itiraz gerekçesi markanın 25. sınıfa dahil malları kapsamaması nedeniyle reddedilmemiştir. (Biraz karışık oldu, ama yapacak bir şey yok, bir kez daha okuyabilirsiniz.)

“El Corte Inglés SA” firması Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı dava açar ve başvurunun tümüyle reddedilmiş olması gerektiğini öne sürer. Davacıya göre, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazın kısmen reddedilmesi yönündeki karar hatalıdır ve iptal edilmelidir.

Davacı;başvuru kapsamında kalan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile itiraz gerekçesi markanın kapsadığı mallar arasında tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır, aynı satış noktaları söz konusudur ve markaların yüksek düzeydeki benzerliği de dikkate alındığında ortalama tüketiciler bu malların ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaktan geldiklerini düşüneceklerdir ve dolayısıyla karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır argümanını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme; itiraz gerekçesi markanın kapsamında 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların bulunduğunu ve 25. sınıfa dahil malların yer almadığını belirtir ve ardından 25. sınıfa dahil mallarla, 3.,14. ve 18. sınıfa dahil mallar benzer bulunmuş olsa da, bu benzerliğin yanında 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların benzer bulunması zorunluluğunu getirmediğini ifade eder.

Mahkemeye göre; 18. sınıfta yer alan “çantalar” gibi mallarla 25. sınıfta yer alan “giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları arasında tamamlayıcılık gibi işlevsel bir bağlantı bulunsa da, bu durum aynı bağlantının 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bakımından da kurulmasını gerektirmemektedir. 3., 14. ve 18. sınıfa dahil mallar ile 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri doğaları, amaçları ve kullanım yöntemleri bakımından farklıdır ve benzer mal ve hizmetler değillerdir.

Davacı taraf; markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de dikkate alınarak karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşılması gerektiğini iddia etse de, bu sonuca ulaşabilmek için mallar ve/veya hizmetler arasında benzerlik bulunması gereklidir; incelenen vakada yukarıda açıklanan gerekçelerle mallar ve hizmetler benzer bulunmamış olduğundan, markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de varılan sonucu değiştirmeyecektir.

Genel Mahkeme açıklanan nedenlerle davacının karıştırılma olasılığının 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” bakımından da ortaya çıkacağı yönündeki argümanını kabul etmemiş, Temyiz Kurulu kararını onamış ve dolayısıyla davayı reddetmiştir.

Kişisel görüşüm; 35. sınıf kapsamındaki malların satışa sunumu hizmetine yönelik itirazlarda, itirazların kabul edilebilmesini ancak ve sadece ilgili malların itiraz gerekçesi markanın kapsamında bulunması şartına bağlayan Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme yaklaşımının fazlasıyla indirgemeci olduğudur. Örneğin; 6. sınıftaki “metalden çiviler” malını kapsayan bir marka gerekçe gösterilerek, 35. sınıftaki “plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri”ne itiraz edilirse (plastik çiviler 20. sınıftadır) ve markalar aynıysa (veya çok benzerse), karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağını öne sürmek bu denli kolay olmalı mıdır? Bir diğer deyişle, farklı sınıflarda bulunan plastik çiviler ile metalden çiviler birbirlerine benzer mallardır dersek ve metalden çiviler ile metalden çivilerin satışa sunumu hizmetini de benzer ve bağlantılı mal ve hizmetler olarak kabul edeceksek, plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri ile metalden çiviler malları neden ve hangi mantıklı gerekçe ile birbirlerine benzer mal ve hizmetler olmayacaklardır? Sonuç olarak her ikisi de plastikten veya metalden olmalarına bakılmaksızın aynı işlevi görüyorlar, aynı yerlerde satılıyorlar, çoğunlukla yanyana satışa sunuluyorlar, amaçları aynı, görünümleri çok benzer, vb.

Karıştırılma ihtimali son tahlilde, halkın mal veya hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldiğine yönelik inanca kapılması olasılığının incelenmesidir ve malları veya hizmetleri “eşleştirme oyunu” değildir. Bu çerçevede, incelemeyi “eşleştirme oyunu”na indirgeyen mekanik yaklaşım bana pek de yerinde gelmiyor diyerek yazıyı noktalıyorum.

Görüşünü veya yorumunu yazmak isteyen olursa şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2020

unsalonderol@gmail.com

Ayırt Edici Gücü Zayıf Şekil Unsurlarının Benzerliğinin Değerlendirilmesi ve Karıştırılma Olasılığına Etkisi (ABAD Genel Mahkemesi T-149/19)

Karıştırılma olasılığı incelemesinin ana ayaklarından birisi işaretlerin benzerliğine yönelik değerlendirmedir. Karşılaştırma konusu işaretler; kelimeler, şekiller ve bunların kombinasyonları olabilir. Şekillerin benzerliğine yönelik değerlendirme, kelimelerin benzerliğine yönelik değerlendirmeden genelikle daha zordur, bu zorluk karşılaştırılan şekillerin basit veya ayırt edici gücü zayıf şekiller olması halinde daha da belirginleşmektedir. Bu yazının konusunu teşkil eden birkaç gün önce verilmiş Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, basit veya ayırt edici gücü zayıf şekillerin benzerliğinin incelenmesine yönelik olduğundan dikkat çekicidir.

Société des produits Nestlé SA (başvuru sahibi -davacı), aşağıdaki şekil markasının 29. ve 30. sınıflara dahil çeşitli gıda maddeleri için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur.

Başvurunun ilanına karşı, aynı sınıflara dahil aynı ve benzer malları kapsayan EUIPO’da tescilli aşağıdaki markanın sahibi olan Jumbo Africa, SL (itiraz sahibi, davalı) tarafından karıştırılma olasılığı gerekçesiyle itiraz edilir.

Başvuru sahibi Nestlé, itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlanmasını talep eder, itiraz sahibi Jumbo kullanımına ilişkin kanıtlarını sunar.

EUIPO itiraz inceleme birimi, markaları benzer bulmaz ve bu nedenle kullanıma ilişkin evraklar hakkında değerlendirme yapmaksızın karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı reddeder.

Jumbo bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu önüne gelir. Temyiz Kurulu, işaretler arasında ortalama düzeyde görsel ve kavramsal benzerlik bulunduğu görüşüne ulaşır ve hal böyleyken, itiraz birimi malların aynı olduğu değerlendirmede bulunmuş olsaydı karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşırdı diyerek, itirazın kullanımın ispatı ve malların aynılığı – benzerliği yönünden de incelenmesi ve bunların sonucunda karıştırılma olasılığı değerlendirmesinin yapılması için İtiraz İnceleme Birimine geri gönderir.

Nestle, bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-149/19 sayılı kararı ile 14 Kasım 2019 tarihinde sonuçlandırılır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220651&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2287189 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı Nestlé’ye göre, işaretler arasında görsel ve kavramsal benzerlik bulunmamaktadır ve itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücü son derece düşüktür. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığının bulunmadığı yönünde karar vermesi gerekirken, tersini yapıp malların benzerliği ve kullanım ispatı yönünden inceleme yapılması için vakayı itiraz birimine geri göndermesi hatalıdır.

Nestlé’nin iddiası, işaretlerde yer alan ve Temyiz Kurulu’nca benzer bulunan insan çizimlerinin kendiliğinden ayırt edici gücünün bulunmadığı ve böylesi durumlarda incelemenin işaretlerdeki diğer ayırt edici unsurlar (stilize biçim, renkler, konturlar, yönler, vs) dikkate alınarak yapılması gerektiğidir; buna ilaveten davacı, işaretler arasında kavramsal benzerliğin de bulunmadığı kanaatindedir.

EUIPO ise, markaların diğer unsurlarının ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, her iki markada da insan figürlerinin baskın unsur olduğunu ve baskın unsurların görsel açıdan benzer olduğunu savunmaktadır. EUIPO buna ilaveten işaretlerin kavramsal olarak da benzer olduğu görüşündedir.

Genel Mahkeme’nin değerlendirmesinde yer verilen ilk husus; her iki işaretin baskın unsurunun insan şekilleri olduğudur. Bu şekiller, güçlü ve sağlıklı insanları temsil etmektedir ve her iki markanın kapsamınında da gıda maddelerinin bulunduğu dikkate alınırsa, insan şekilleri tüketicilere kullanılacak gıdaların kullananları güçlü ve sağlıklı yaptığı mesajını vermektedir. Birçok gıda maddesinin bu mesajı verdiği göz önüne alınırsa, bu şekillerin ayırt edici gücünün zayıf olduğu sonucuna varılmalıdır. Bu bağlamda Temyiz Kurulu’nun itiraz gerekçesi markanın ortalama düzeyde ayırt edici güce sahip olduğu yönündeki tespiti hatalıdır.

Mahkeme görsel benzerlik açısından yaptığı incelemede, işaretlerin baskın unsuru konumundaki insan figürleri arasında farklılıklar bulunduğu görüşüne ulaşmıştır. Bu farklılıklardan birisi, markaların birisinde tek ayak üzerinde duran bir insanın resmedilmiş olması, diğerinde insan figürünün bacaklarının alt kısmının görülmemesidir. Buna ilaveten markalardaki diğer şekli unsurlar da benzer değildir.

Bu farklılıkları, insan şekillerinin ayırt edici gücünün zayıflığı ile birlikte dikkate alan Mahkeme, markalar arasında görsel açıdan benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve markalar arasında ortalama derecede görsel benzerlik yönündeki Temyiz Kurulu kararına katılmamıştır.

Her iki markada yer alan insan şekillerinin sağlıklı – güçlü insan mesajını iletmesini dikkate alan Mahkeme, işaretler arasında ortalama düzeyde kavramsal benzerlik bulunduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitini ise yerinde bulmuştur.

Yukarıda yer verilen değerlendirmelerden sonra Genel Mahkeme, karıştırılma olasılığı incelemesine geçmiştir.

EUIPO, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığının bulunduğu yönünde karara varmadığını, işaretler arasında görsel ve kavramsal benzerlik bulunması nedeniyle, itirazı EUIPO itiraz inceleme birimine iade ettiğini öne sürmektedir. Buna karşın Mahkeme, Temyiz Kurulu kararında mallar aynıysa, markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır tespitinin bulunduğunu belirterek incelemeye devam etmiştir.

Mahkemeye göre, markalar arasında sadece kıyaslanabilir düzeyde kavramsal benzerlik bulunması, tek başına karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için yeterli değildir. Bu husus, önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücünün zayıflığı ve markalar arasında görsel benzerlik bulunmaması hususuyla birlikte dikkate alındığında, Genel Mahkeme başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve aksi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Basit ve/veya belirli bir mesajı veren şekillerin benzerliğinin incelenmesinde, şeklin ayırt edici gücünün öncelikle dikkate alınması gerektiği ve ayırt edici gücü zayıf şekiller arasında güçlü düzeyde görsel benzerlik bulunmadığı sürece, kavramsal benzerliğinin varlığının tek başına işaretlerin benzer olduğu sonucuna varılmasını sağlayamayacağı hususlarını netleştiren, Genel Mahkeme kararının takipçilerimize fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

Kelime mi Yoksa Şekil mi Karşılaştırılacak? Yoksa Her İkisi de mi? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-454/18)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 10 Ekim 2019 tarihinde kelime unsuru olarak da algılanabilecek şekillerin benzerliğinin değerlendirilmesi hakkında yol gösterici bir karar vermiştir. (T-454/18; http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218930&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=413598)

Alessandro Biasotto, aşağıdaki işaretin “giysiler ve baş giysileri” olarak özetlenebilecek bir grup mal için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi‘ne (EUIPO) başvuruda bulunur.

OOFOS LLC, başvurunun ilanına karşı “ayak giysileri” olarak özetlenebilecek mallar için tescilli aşağıdaki markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz eder.

EUIPO itiraz birimi, işaretler arasındaki belirgin görsel farklılık ve işaretlerin sesçil ve kavramsal bakımlardan karşılaştırılmalarının mümkün olmamaları gerekçesiyle yayıma itirazı reddeder. Bu karara karşı itiraz edilir.

EUIPO Temyiz Kurulu, farklı bir yaklaşım benimser ve her ikisi de “OO” harflerini içeren markalar arasındaki işitsel aynılık, ortalama düzeydeki görsel benzerlik ve malların yüksek düzeydeki benzerliği nedenleriyle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmederek itirazı kabul eder.

Bu karara karşı dava açılır ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 10 Ekim 2019 tarihli T-454/18 sayılı kararı ile sonuçlandırılır.

Davacı; markaların görsel olarak farklı olmalarının yanısıra, şekillerden oluşan markaların telaffuzunun mümkün olmaması nedeniyle, markalar arasında seçil bakımdan karşılaştırmanın da yapılamayacağını öne sürmektedir. Bu bağlamda davacıya göre, işaretler arasında benzerlik bulunmadığından, karıştırılma olasılığından bahsetmek de mümkün değildir.

Mahkemeye göre, “OO” harfleri her iki markada da görünür ve tanınır haldedir. Davacı, dava dilekçesinde markasının şekil unsurlarından oluştuğunu öne sürse de, başvuru aşamasında markasını “kelime unsurları (OO) içeren bir şekil markası” olarak tanımlamıştır. Aynı şekilde, ret gerekçesi markanın tarifnamesinde marka “ikinci O harfinin ortasında yatay bir çizgi bulunan OO harfleri olarak” açıklanmıştır. Bunların ötesinde Mahkeme’ye göre kamunun ilgili kesimi markaları iki daire şekli biçiminde değil, “OO” harfleri olarak algılayacaktır. Markalardaki diğer şekil unsurları ise dekoratif unsurlar görünümdedir.

Mahkeme, bu tespitlerden hareketle, “OO” harflerinin her iki markada da baskın unsur konumunda bulunduğu ulaşmıştır. Buna ilaveten, “OO” kelime unsuları kısa harf dizileri olsa da, aralarındaki görsel farklılığın derecesi, markaların görsel olarak benzer olmaları halini değiştirecek düzeyde değildir. Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile ret gerekçesi markayı görsel açıdan ortalama düzeyde benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Sesçil benzerlik hususunda, Mahkeme her iki markanın telaffuz edilecek kelime unsurlarının “OO” harfleri olmasından hareketle markaları işitsel açıdan aynı markalar olarak görmüştür.

Markaların kelime unsurlarının (OO) anlamı bulunmadığından, markalar arasında kavramsal benzerlikten bahsedilmesi ise mümkün değildir.

Devamında, markaların kapsadığı “ayak giysileri” ile “giysiler ve baş giysileri” mallarının benzerliği incelenmiştir. Mahkeme bu konuda da, Temyiz Kurulu’nun tespitlerine katılarak anılan malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir.

Markaların görsel açıdan ortalama düzeydeki benzerliği, işitsel açıdan aynılığı ve malların benzerliği hususları bir arada dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşan Mahkeme, aynı doğrultuda verilen Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiştir.

Malların / hizmetlerin aynı veya benzer olduğu hallerde; aynı zamanda kelime olarak algılanması şekillerden oluşan (veya tam tersi) işaretler arasında, sesçil açıdan aynı karşılığın varlığı ve bu durumun görsel düzeyde ortalama düzeyde benzerlikle desteklenmesi halinde karıştırılma olasılığının varlığından bahsedilmesi kanaatimizce, kararın kritik noktasını oluşturmaktadır. İncelemede sıklıkla karşılaşılan bu tip benzerlik durumlarında, Genel Mahkeme’nin yaklaşımının uygulamacılara yol göstereceği görüşündeyiz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

Online Marka Tecavüzü Davalarında Yetki – Avrupa Birliği Adalet Divanından Ön Karar: AMS Neve v. Heritage Audio SL

İngiltere ve Galler Temyiz Mahkemesi 12 Şubat 2018 tarihinde, Avrupa Birliği Anlaşması’nın 267. maddesi uyarınca Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndan (“ABAD”) online marka tecavüzü davalarında hangi üye ülke Mahkemesinin yetkili olacağına dair bir ön karar vermesini talep etti. ABAD ise kendisine yöneltilen soruları 5 Eylül 2019 tarih ve C-172/18 sayılı kararında (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-172/18) yanıtladı.

Davacı AMS Neve Birleşik Krallık’ta kurulmuş bir şirket olup ses ekipmanlarının üretimi ve satışı ile uğraşmaktadır. Davalı Heritage Audio ise yine ses ekipmanları satan ancak İspanya’da bulunan bir şirkettir. 2015 yılında AMS Neve sahibi olduğu bir Avrupa Birliği (“AB”) markasının haklarına tecavüz ettiği iddiası ile Heritage Audio aleyhine İngiltere’de dava açmıştır.

Davacı şirket, davalı Heritage Audio’nun kendisinin tescilli “1073” ibareli AB markası ile aynı olan bir işaret ile ürünlerini taklit ettiğini ve bu taklitleri kurduğu internet sitesi aracılığıyla Birleşik Krallık’taki tüketicilere satışa sunup, ürünlerin reklamını yaptığını iddia etmiştir. Davacı aynı zamanda iddialarını destelemek adına, Heritage Audio’ya ait olan internet sitesi görüntülerini, Facebook ve Twitter hesaplarını, davalı şirket tarafından Birleşik Krallık’ta ikamet eden birine satış yapıldığını gösteren faturayı ve ses ekipmanlarının muhtemel teslimi konusunda davalı ile yine Birleşik Krallık’ta ikamet eden bir kişinin konuşmalarını Mahkeme’nin dikkatine sunmuştur.

Davalı şirket kendilerine ait ürünlerin başka şirketler aracılığıyla Birleşik Krallık’ta satın alınmış olabileceğini inkar etmezken, kendilerinin birebir olarak Birleşik Krallık’ta reklam yapmadıkları gibi başka bir üye ülkede de ürünlerin satışını yapmadıklarını belirtmiştir. Davalı ayrıca, İngiltere Fikri Mülkiyet Mahkemesi’nin (“Intellectual Property Enterprise Court”) davayı görmeye yetkili olmadığını ve kendilerinin Birleşik Krallık’ta ürünlerini satışa sunmadığını veya reklamını yapmadığını iddia etmiştir.

18 Ekim 2016 tarihli kararında İngiltere Mahkemesi AB marka hakkına tecavüz davasını görmeye yetkili olmadığını, İspanya Mahkemelerinin yetkili olduğunu belirterek davayı reddetmiştir. İlk derece Mahkemesi bu kararını 207/2009 numaralı Tüzük’ün (“Tüzük”) 97. maddesine dayandırmıştır. Nitekim ilgili maddenin ilk fıkrası, marka hakkına tecavüz davalarında yetkili Mahkemenin davalının yerleşim yeri, davalı herhangi bir üye ülkede yerleşik değilse işletmesinin bulunduğu yer Mahkemesi olduğunu düzenlemektedir[1]. Aynı maddenin 5. fıkrası ise tecavüz davalarının ayrıca tecavüz eyleminin gerçekleştiği veya tehdit edildiği üye ülke Mahkemelerinde açılabileceğini belirtmektedir[2]. İlk derece Mahkemesi her iki fıkra uyarınca da İspanya Mahkemelerinin yetkili olduğunu zira davalının hem İspanya’da yerleşik olduğunu hem de tecavüz eylemlerinin İspanya’da gerçekleştiğini karara almıştır. Mahkeme’ye göre üçüncü kişi aleyhine açılan marka hakkına tecavüz davalarında tecavüz eyleminin gerçekleştiği yer üçüncü kişinin mütecaviz reklamı yayınlamaya veya internet sitesine taklit ürünleri koymaya karar verdiği ve bu kararlarını uygulamak için adım attığı yer, bu durumda İspanya’dır.

İlk derece Mahkemesi tarafından verilen bu yetkisizlik kararı üzerine davacı şirket kararı temyiz etmiş ve dosya İngiltere ve Galler Temyiz Mahkemesi önüne gelmiştir. Temyiz Mahkemesi ilk derece Mahkemesi tarafından yapılan yoruma katılmayarak kendi kararını vermeden önce Tüzük’ün 97/5. maddesi hakkında yorum yapması için meseleyi ABAD’a taşımıştır. Mahkemenin ABAD’a yönelttiği soru esasen şu olmuştur:

“Üçüncü kişinin marka hakkına tecavüz eylemini açmış olduğu bir internet sitesindeki reklam ve satışlarla gerçekleştirdiği durumlarda, internet sitesi başka bir üye ülkede açılmış olmasına rağmen, haklarının ihlal edildiğini düşünen marka sahibi bu davayı reklamların ve satışların yöneltildiği tüketicilerin bulunduğu üye ülke mahkemesinde açabilir mi? 207/2009 Numaralı Tüzük’ün 97/5 maddesi bu şekilde mi yorumlanmalı?”

ABAD, Tüzük madde 97/1’e dayanılarak açılan marka hakkına tecavüz davalarının genelde Avrupa Birliği genelinde işlenen tecavüz eylemlerini kapsadığını, madde 97/5’e göre açılan davalarda ise davanın tek bir üye ülkede yani davanın açıldığı üye ülkede işlenen tecavüz eylemleri ile sınırlı olduğunu belirtmiştir. Diğer bir deyişle marka hakkı sahibinin davasını davalının bulunduğu yer Mahkemesinde veya tecavüz eyleminin gerçekleştiği yer Mahkemesinde açmayı seçmesi, davanın açıldığı Mahkemenin bölgesel yargı yetkisini belirlemektedir.

ABAD, bir AB markası ile aynı veya ona benzer bir işareti taşıyan ürünlerin elektronik ortamda izinsiz olarak satışa sunulduğu durumlarda; davalı şirketin başka bir yerde kurulmuş, kullandığı elektronik şebekenin başka bir yerde konumlandırılmış ve hatta reklam ve satışa konu ürünlerin başka bir yerde bulunuyor olmasına bakılmaksızın tecavüz eyleminin bu reklam ve satış faaliyetlerinin yöneltildiği tüketicilerin veya tacirlerin bulunduğu yerde gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerektiğini söylemiştir.

Hak sahiplerinin tecavüz eylemlerine aracı olan internet sitesinin nerede kurulduğunu veya böyle bir sitenin aktive edilmesi için teknik adımların nerede atıldığını bilmesinin çok zor hatta imkansız olduğunu söyleyen ABAD, yerel Mahkemenin yorumunun internet sitelerinin AB dışında kurulması durumunda üçüncü kişilerin Tüzük’te yer alan kuralları dolanmasına sebebiyet vereceğini de belirtmiştir.

ABAD, somut uyuşmazlıkta davacı tarafından Mahkeme’ye sunulan delillerden ve internet sitesinin içeriğinden reklam ve satış faaliyetlerinin Birleşik Krallık’ta bulunan tüketicilere veya tacirlere yönelik ve bu kişilerce erişilebilir olduğunun açık olduğunu, ayrıca internet sitesinden davaya konu ürünlerin hangi coğrafi bölgelere teslim edilebileceğinin anlaşıldığını, bu nedenle de davacının Tüzük madde 97/5 uyarınca tecavüz davasını Birleşik Krallık’ta açabileceğini belirtmiştir.

İnternetin ve özellikle de internet üzerinden alışverişin yaygınlaşmasıyla doğru orantılı olarak artan sınır ötesi ihlal davalarındaki yetki uyuşmazlığına açıklık getiren ABAD kararı, kanaatimizce hukukun yaşayan bir alan olduğunu ve gelişmelere bağlı olarak yorumlanması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Eylül 2019


[1] “(…) proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 96 shall be brought in the courts of the Member State in which the defendant is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment.”

[2] “Proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 96, with the exception of actions for a declaration of non-infringement of [a European Union] trademark, may also be brougt in the courts of the Member State in which the act of infringement has been committed or threatened…”

PARDON NE İSTEMİŞTİNİZ? İÇECEK MARKALARINDA FONETİK BENZERLİĞİN ÖNEMİ (T‑15/17)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (Genel Mahkeme) 20 Nisan 2018 tarihli kararı ile markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının değerlendirilmesinde değerlendirilen unsurların birbirlerine etkisinin önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Genel Mahkeme verdiği karar ile YAMAS markası ile LLAMA markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığını tespit eden EUIPO Temyiz Kurulu kararına yönelik itirazları reddetmiştir.

Karar metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201288&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6832903

Yunanistan vatandaşı Dimitrios Mitrakos (başvuran) 15 Ocak 2015 tarihinde, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) YAMAS kelime markasının 32. sınıfta “Alkollü olmayan içecekler; Bira ve bira ürünleri; Alkollü içecek yapımında kullanılan preparatlar.” ve 33. sınıfta “Alkollü içecekler (biralar hariç); alkollü içecek yapımında kullanılan preparatlar.” malları için tescil edilmesi talebiyle başvurmuştur.

Marka başvurusunun ilanından sonra, önceki tarihli ve 33. sınıfta “Alkollü içecekler (biralar hariç)” malları üzerinde tescilli LLAMA markasının sahibi İspanya vatandaşı Juan Ignacio Belasco Baquedano (muteriz) tarafından yapılan itiraz, EUIPO İtirazlar Kurulu’nda markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı nedeniyle kabul edilerek başvurunun 33. sınıfta reddine karar verilmiştir.

Başvuran tarafından bu karara karşı itiraz dosyalanmış ve fakat EUIPO Temyiz Kurulu da markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığına ve başvurunun reddine karar vermiştir.

Genel Mahkeme tarafından verilen kararda bütünü ile EUIPO Temyiz Kurulu kararı onandığı için bu iki kararı aşağıda birlikte değerlendirerek üzerinde durulan hususları ayrı başlıklar halinde sizlere aktaracağız.

Bu olayda karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde üzerinde önemle durulması gereken iki husus bulunmaktadır:

  1. EUIPO nezdinde yapılan başvurular bütün AB ülkelerinde korunacak olsa bile, AB’nin bir kısmında karıştırılma ihtimali dahi varsa, itiraz üzerine reddedilebilmektedir.
  2. Görsel, fonetik ve kavramsal benzerlik değerlendirmesi yapılarak her birinin önemi somut olay kapsamında özenli bir şekilde incelenmelidir.

Kararda tartışılan husus, markalar arasındaki fonetik anlamdaki yüksek benzerliğin, görsel anlamdaki düşük benzerlik ve kavramsal farklılık ile dengelenip dengelenemeyeceği hususudur.

Genel Mahkeme kavramsal farklılık açısından yaptığı değerlendirmede; başvuranın YAMAS kelimesinin Yunancada şerefe anlamına geldiği iddiasını değerlendirirken kelimenin anlamının İspanya’da bilinmediğini ve tüketicilerin bu kavramsal farklılığı anlayamayacağı hususunu belirtmiştir.

Kararda karıştırılma ihtimalinin bulunmasına dayanak gösterilen ve üzerinde en çok durulan husus fonetik benzerliktir. Genel Mahkeme 33. sınıf kapsamındaki “Alkollü içecekler (biralar hariç)” mallarının genellikle restoran, bar, pub, gece kulübü ve diskotek gibi gürültülü mekanlarda tüketiciler ile buluştuğunu ve bu ürünlerin söyleme yoluyla sipariş edildiğini ve genellikle orijinal paketinde değil bardakta içildiğini ve bu nedenle fonetik benzerliğin karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde özellikle göz önüne alınması gerektiğini belirtmiştir.

Fonetik benzerlik değerlendirilirken, LLAMA ve YAMAS markaları arasındaki farklılıkların kelimelerin başlarındaki LL ve Y harfleri ile marka başvurusunun sonunda yer alan S harflerinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. İspanyolca konuşulan yerlerde kelime başında kullanılan LL’nin okunuşununkelime başında kullanılan Y harfinin okunuşu ile aynı olduğu ve kelime sonunda yer alan S harfinin etkisinin ise gürültülü mekanlarda fark edilemeyecek kadar az olduğu belirtilerek markalar arasında yüksek fonetik benzerlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Genel Mahkeme karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde global değerlendirme yapılması hususunu bir kez daha vurgulamış, olayın özelliğine göre fonetik, görsel ve kavramsal değerlendirmelerden bir tanesinde yer alan yüksek derecedeki benzerliğin karıştırılma ihtimali sonucuna yol açabileceğine hükmetmiştir.

Turan KOCAKAYA

Ağustos 2019

turankocakaya@gmail.com

Genel Mahkeme EUIPO Temyiz Kurulu’nun Kullanmama Sebebiyle İptal Talebinin İtiraz Sürecini Durdurmayacağı İle İlgili Kararını İptal Etti –

Genel Mahkeme (“Mahkeme”), T-162/18 sayılı, Beko Plc (“Beko”) tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) ve Acer, Inc. (“Acer”) aleyhine açılan davayı 14 Şubat 2019 tarihinde kabul etti[1].

2019’un başlarında verilen bu karara konu uyuşmazlığın oldukça uzun bir mazisi bulunuyor. Her şey Beko’nun 6 Nisan 2007 tarihinde “ALTUS” ibareli Avrupa Birliği (o dönemde Topluluk) Markası başvurusu yapmasıyla başlamıştır. Bu başvuruya karşı Acer, önceki tarihli ve tescilli 22 adet “ALTOS” ibareli Avrupa Birliği Markalarına dayanarak itiraz etmiştir. EUIPO İtiraz Kurulu, Beko’nun itiraza konu “ALTUS” marka başvurusunu Acer’in 2 dayanak markasıyla benzer bularak, itirazı kısmen kabul etmiştir.

Beko, İtiraz Kurulu’nun bu kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış ve her iki dayanak markaya ilişkin olarak yerel Mahkemelerde kullanmama sebebiyle iptal davalarının süregeldiğini belirterek, Temyiz Kurulu önündeki yargılama sürecinin askıya alınması, iptal davalarının bekletici mesele yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu sırada işbu davalara konu dayanak markalar yerel Mahkemelerce kullanılmamaları sebebiyle iptal edilmiştir. Temyiz Kurulu buna dayanarak İtiraz Kurulu’nun kararını kaldırmış ve itirazın diğer dayanak markalar açısından incelenmesi için uyuşmazlığı İtiraz Kurulu’na geri göndermiştir. Bunun üzerine İtiraz Kurulu, Acer’in başka bir “ALTOS” dayanak markası ile Beko’nun “ALTUS” marka başvurusunu benzer bulmuş ve itirazı bu markaya dayanarak kısmen kabul etmiştir.

Beko, İtiraz Kurulu’nun bu kararını da Temyiz Kurulu’na taşımış ve bu dayanak markaya karşı yerel fikri mülkiyet ofisinde kullanmama sebebiyle iptal prosedürü başlatma niyetinin olduğunu belirterek, Temyiz Kurulu nezdindeki yargılama sürecinin yine askıya alınması gerektiğini belirtmiştir. Devamında buna ilişkin işlemleri başlattığını gösteren belgeler de sunmuştur. Ancak Temyiz Kurulu işbu Mahkeme kararına konu edilen kararıyla, Beko’nun sürecin askıya alınması talebi ve temyizini bu defa reddetmiştir, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle İtiraz Kurulu’nun kararını onamıştır. Bu karardan sonra ise yerel fikri mülkiyet ofisi Acer’in markasının söz konusu sınıflarda ciddi şekilde kullanımı ispatlanamadığı gerekçesiyle markanın kullanmama sebebiyle iptal edilmesine karar vermiştir.

Beko, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Mahkeme nezdinde dava açmış ve bu kararın iptal edilmesini, sürecin askıya alınması için uyuşmazlığın EUIPO’ya iade edilmesini ve/veya Mahkeme’nin süreci askıya almasını talep etmiştir. Genel Mahkeme, sürecin askıya alınmasına ilişkin taleplerin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve yalnızca ilgili kararın iptali yönünden esasa ilişkin inceleme yapmıştır.

Mahkeme önünde tartışılan kararında Temyiz Kurulu, itiraza dayanak olan ve nihayetinde iptal edilen “ALTOS” markasının, itiraza konu “ALTUS” markasının yayınlandığı tarihte, 5 yıldan az süredir tescilli olduğunu, bu nedenle karar tarihinde iptal edilebilir olsa bile itiraza dayanak olarak gösterilebileceğini değerlendirmiştir. Ayrıca, itiraz sürecinin kullanmama sebebiyle iptal taleplerine dayanılarak durdurulmasının (ve dolayısıyla uzatılmasının), kullanmama sebebiyle iptal süreçlerinin başlatılamayacağı –markanın tescilinden itibaren başlayan-  ilk 5 yıllık koruma periyodunu anlamsızlaştırdığı ve böylece marka başvuruları itiraza konu edilen tarafları itiraza konu dayanak markalar 5 yıllık süreci doldurana dek itiraz sürecini uzatmak için teşvik edeceğini belirtmiştir.

Davacı Beko ise, itiraza dayanak markanın kullanılıp kullanılmadığı değerlendirmesinin yapılması gereken tarihin kararın verildiği tarih olması gerektiğini iddia etmiştir. Ayrıca, bu dosya bazında uyuşmazlığın çözülmesi için taraflara süre (“cooling off period”) verildiğini ve yerel fikri mülkiyet ofisi nezdinde görülen kullanmama sebebiyle iptal prosedürünü uzatan tarafın davalı Acer olduğunu hatırlatarak, Temyiz Kurulu’nun somut olayın şartlarını dikkate almadığını ve başvuru sahibinin niyetinin irdelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Ek olarak, daha önce Temyiz Kurulu’nun diğer iki marka için kullanmama sebebiyle iptal süreçlerinin sonuçlarının beklenmesi kararı verdiğini ve bu markaların da itiraza konu edilen “ALTUS” markası yayınlandığında 5 yıllık koruma periyodunun içinde olduğunu hatırlatarak, Temyiz Kurulu’nun kararlarının çelişkili olduğunu iddia etmiştir.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun itiraz prosedürünün durdurulup durdurulmamasına ilişkin geniş bir takdir yetkisi olduğunu ve taraflar arasındaki menfaat dengesi sağlandığı takdirde buna ilişkin bir talebin reddedilebileceğini belirterek aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmuştur:

  • İtiraza dayanak “ALTOS” markasının itiraza konu “ALTUS” markasının yayına çıktığı anda geçerliliğini koruması yeterli değildir, EUIPO’nun itiraz hakkında karar verdiği anda da geçerli olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, itiraz görülürken marka geçerliliğini yitirirse, itiraza ilişkin değerlendirme amaçtan yoksun kalmış sayılacaktır. Bu nedenle, gerek İtiraz Kurulu gerekse Temyiz Kurulu’nun, itirazın yapıldığı tarih ile kararın verildiği tarih arasında, markaların durumuna ilişkin değişiklikleri dikkate almaları gerekmektedir.
  • Temyiz Kurulu başvuru sahibinin menfaatlerini olayın bütünü içerisinde dikkate almamış ve uygun şekilde değerlendirmemiştir. Temyiz Kurulu’nun bu kapsamda taraf menfaatlerini usulünce tartmak amacıyla itiraza dayanak markanın kullanmama sebebiyle iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin prima facie bir değerlendirme yapması gerekmektedir.
  • Temyiz Kurulu’nun itiraza dayanak markanın itiraza konu marka yayımlandığı tarihte 5 yıllık koruma süresinin içinde olduğunu belirterek, kullanmama sebebiyle iptal talebinin itiraz sürecini durdurmasının markaya tanınan –markaya karşı kullanmama öne sürülemeyecek- 5 yıllık periyodu anlamsızlaştıracağı değerlendirmesi hatalıdır. Somut olayda itiraza dayanak markanın bu 5 yıllık koruma süresi 2010 yılında dolmuştur. Kullanmama sebebiyle iptal talebi ise 2017 yılında yapılmıştır. Dolayısıyla itiraza dayanak “ALTOS” markasının 2012 – 2017 yılları arasında kullanıldığının ispat edilmesi gerektiğinden, 5 yıllık koruma süresiyle herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.
  • Temyiz Kurulu’nun kullanmama sebebiyle iptal talebi nedeniyle itiraza ilişkin sürecin askıya alınmasının marka başvuruları itiraza konu edilen tarafları itiraza konu dayanak markalar 5 yıllık süreci doldurana dek itiraz sürecini uzatmak için teşvik edeceğini belirten değerlendirmesi hatalıdır. Temyiz Kurulu’nun, genel değerlendirmeler yapmanın yanı sıra somut olaya özgü şartları dikkate alarak, tarafların kötü niyetle süreci uzatmak gibi bir niyetinin olup olmadığını değerlendirmesi gerekir. Kullanmama sebebiyle iptal prosedürünün itiraz derdestken başlatılmış olması ve buna dayanarak itiraz sürecinin askıya alınmasının talep edilmesi,  itiraza konu marka başvurusu sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varmak için yeterli değildir.  
  • Tarafların kendi iradeleriyle anlaşarak uyuşmazlığın çözülmesi için bir süre verilmesini kabul ettiklerini ve bu sürenin sonuna gelindiğinde itiraza dayanak “ALTOS” markasının zaten 5 yıldan uzun süredir tescilli olduğu dikkate alınmalıdır.

Mahkeme, bu değerlendirmeler ışığında Temyiz Kurulu’nun kararını uyuşmazlığa geniş bir çerçeveden bakarak tarafların menfaat dengesini dikkate almaması ve somut olaya özgü koşulları değerlendirmemesi sebebiyle hatalı bulmuştur ve tümden iptal etmiştir.

Uyuşmazlığın 2008 yılında Acer tarafından, Beko’nun “ALTUS” ibareli marka başvurusuna itiraz edilmesiyle başladığı ve günümüze kadar sürdüğü dikkate alındığında, itiraza dayanak markaların sürecinin tamamında ciddi şekilde kullanılıyor olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Genel Mahkeme’nin bu değerlendirmesi,  özellikle yabancı ülkelerde yapılan başvurularda benimsenmiş olan “markanın hangi mal/hizmet üzerinde kullanılacaksa, yalnızca onun üzerinde sınırlı olarak başvurulması/tescil edilmesi gerektiği” anlayışının bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Gerçekten de marka sahipleri, markalarına karşı kullanmama sebebiyle iptal talebinde bulunulamayacak olan 5 yıllık süreye güvenerek, markalarını kullanmadıkları mal/hizmetler üzerinde, başkalarının tescilini engelleyememelidir.

Ülkemizde ise Türk Patent ve Marka Ofisi (“TÜRKPATENT”) ile özellikle Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri (“Mahkemeler”) nezdinde yürütülen süreçlerin uzunluğu dikkate alındığında, bu prensip ve anlayışın yerleşmesinin önemi azımsanmamalıdır. Gerçekten de bir uyuşmazlık sonuçlanana kadar itiraza dayanak marka, itiraza konu markanın tescil edilmek istendiği mal/hizmetler üzerinde kullanılmıyorsa, üçüncü kişilerin o mal/hizmetler üzerinde markalarını tescil ettirmesinin engellenmesi haksız olacaktır.

Ancak, itiraz sahiplerinin dayanak markalarını uyuşmazlık süreci boyunca da kullanması gerekliliği, itiraza konu edilen başvuru sahipleri tarafından bu durumun suistimal edilmeye açık olduğu – örnek olarak süreci mümkün olduğunca uzatmak, vs. gibi -gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için tarafların gerçek niyetlerinin yorumlanması konusunda TÜRKPATENT’e ve Mahkemelere önemli bir görev düşecektir…


Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Mart 2019

[1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C8E68C16CFE3E3FD86775CE67EAC0505?text=&docid=210771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1961731

Goethe’nin Kemiklerini Sızlatmak mı Sızlatmamak mı? “Fack Ju Göhte” Markası Hakkında Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Görüşü


Düşünmek kolaydır, yapmak zordur ve dünyada en zor olan şey de birisinin düşündüklerini fiiliyata geçirmesidir.Johann Wolfgang von Goethe


Büyük Alman edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe (1710-1782), Faust ve Genç Werther’in Acıları başta olmak üzere birçok eseriyle ülkemizde de bilinmektedir.

Yönetmeni ve ana karakteri (Bora Dağtekin – Zeki Müller) Türk kökenli Alman vatandaşları olan “Fack Ju Göhte” isimli Alman yapımı bir sinema filmi 2013 yılında gösterime girmiş ve Almanya’da büyük gişe başarısı elde etmiştir.

“Fack Ju Göhte” ifadesinin Alman toplumunda yol açtığı doğrudan çağrışımın “Fuck You Goethe” ibaresi olduğu iddia edilmektedir. “Fuck You Goethe” ifadesini Türkçe’ye çevirmeye ihtiyaç duymuyorum, tüm okuyucularımız ifadenin Türkçe karşılığını zaten biliyordur.

Filmin gişe başarısının ardından yapımcı “CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH” 2015 yılında, “Fack Ju Göhte” kelime markasının tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında çeşitli sınıflara dahil çok sayıda mal ve hizmet bulunmaktadır (örneğin; parfümler, yazılımlar, kırtasiye ürünleri, giyim eşyaları, gıda, telekomünikasyon hizmetleri, film yapımcılığı, spor ve kültür hizmetleri, vd).

EUIPO, başvuruyu Birlik Marka Tüzüğü madde 5(1)(f) uyarınca “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık” gerekçesiyle reddeder. EUIPO’ya göre; “Fack ju” ibaresi Almanca’da, “Fuck you” ifadesi için argoda kullanılan karşılıktır, “Göhte” ibaresi ise, diğer nedenlere ilaveten 2013 yapımı hit “Fack ju Göhte” filmi nedeniyle, edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe’yi işaret etmektedir. “Fuck you”nun karşılığı olarak algılanacak “Fack ju” ibaresi ise, başka birisinden hoşlanılmadığını anlatan edebe aykırı bir ifadedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. EUIPO Temyiz Kurulu, ret kararını yerinde bulur ve itirazı reddeder. Temyiz Kurulu’na göre, ret kararında yer verilen tespitlerin doğru olmasının yanısıra, başvuruda yer alan “Göhte” ibaresinin “fack ju” ibaresiyle birlikte kullanımı, dünyaca saygın Johann Wolfgang von Goethe’ye ölümünün ardından aşağılayıcı ve edebe aykırı biçimde hakaret içermektedir. Bu husus da genel ahlaka aykırılık içermektedir.

Başvuru sahibi “CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH”, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Adalet Divanı Genel Mahkemesi 24 Ocak 2018 tarihli T-69/17 sayılı kararı ile Temyiz Kurulu kararını yerinde bulur ve davayı reddeder. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=702905396D6CB9D527B7FF9BB1DB2E99?text=&docid=198722&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=343653 bağlantısından görülmesi mümkündür.

“CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH” bu noktada pes etmez ve davayı Adalet Divanı’na taşır.

Adalet Divanı dava hakkında henüz karar vermemiş olsa da, Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Michal Bobek dava hakkındaki görüşünü dün yani 02/07/2019 tarihinde açıklamıştır. Adalet Divanı internet sitesinde görüşe ilişkin olarak yayımlanan basın bildirisi https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190086en.pdf bağlantısından görülebilir.

Yazıya basın bildirisindeki ifadelere yer vererek devam ediyoruz:

Hukuk Sözcüsüne göre, Adalet Divanı, Genel Mahkemenin kararını bozmalı ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmelidir. Markaların amacı tüketicilerin malların ve hizmetlerin kaynaklarını ayırt etmesini garanti altına almaktır. Markaların birincil amacı ifade özgürlüğünü korumak olmasa da, ifade özgürlüğü açık biçimde markalar alanında da yer bulmalıdır. Buna ilaveten, EUIPO’nun birincil amacı, kamu düzenini ve genel ahlakı korumak olmasa da, EUIPO’nun bunların korunmasında rolü bulunmaktadır.

“Kamu düzeni” ve “Ahlakın kabul edilen ilkeleri” kavramları arasında kesişim bulunmaktadır, ancak Hukuk Sözcüsü bunları birbirinden ayırmakta ve değerlendirilmelerinde farklı unsurların dikkate alınması gerektiğini öne sürmektedir. EUIPO, eğer “ahlakın kabul edilen ilkeleri” gerekçesine dayanmak istiyorsa, inceleme konusu işaretin neden bu ilkelere karşı olduğunu ortaya koymalıdır. Daha da önemlisi, bu değerlendirmenin özel bir sosyal bağlamda ortaya konulması gereklidir. Belirlenmiş bir zaman ve toplumdaki genel ahlak ilkelerine ilişkin olarak yapılması gereken EUIPO değerlendirmesini teyit eden veya bu değerlendirmeyi şüpheli hale getiren fiili kanıtlar, incelemede EUIPO tarafından göz ardı edilemez. Bir diğer deyişle, bu değerlendirme sosyal algı ve bağlam dışarıda bırakılarak, yalnızca kelime işareti çerçevesinde gerçekleştirilemez. İncelenen davadaki EUIPO değerlendirmesi bu standartları karşılamamaktadır.

Hukuk Sözcüsüne görüşünün devamında, başvuru sahibi (davacı) “CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH” tarafından öne sürülen “Fack Ju Göhte” filminin başarısı, filmin ismine yönelik olarak tartışma olmaması, film için usulüne uygun biçimde izin alınması ve genç izleyicilere gösterilmesi, filmin Goethe Enstitüsü’nün öğrenim programına dahil edilmesi gibi faktörlerin, EUIPO ve Genel Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede ne şekilde ele alındığını tartışmıştır. Sayılan faktörlerin hiçbirisi Marka Tüzüğü çerçevesinde yapılan inceleme için sonuca götürücü olmasa da, kamunun ilgili kesiminin ahlaka yönelik algısı hakkında güçlü delil teşkil etmektedir. Bunun ötesinde, EUIPO ve Genel Mahkeme inceleme konusu markanın genel ahlaka aykırılığı hakkında daha ikna edici argümanlar sunabilecekken, bu tip argümanlara kararlarda rastlanılmamıştır.

Hukuk Sözcüsü son olarak, EUIPO Temyiz Kurulu’nun genel ahlaka aykırı bulmadığı bir diğer film ismine ilişkin önceki bir kararına referansta bulunarak (Die Wanderhure (Gezinen Fahişe)), EUIPO’nun önceki kararlarına kıyasla ortaya çıkan yaklaşım değişikliğini kararında açıklayamadığını belirtmiştir.

Netice olarak Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Michal Bobek, “Fack Ju Göhte” başvurusunun genel ahlaka aykırılık nedeniyle reddedilmesi yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi ve bu kararı onayan Genel Mahkeme kararının bozulması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Adalet Divanının bu görüşe uyup uymayacağını şimdilik bilmiyoruz ve kararı takip edeceğiz. Adalet Divanı genellikle Hukuk Sözcüsü görüşlerine uyduğundan, kararın yukarıda yer verdiğimiz görüş doğrultusunda çıkması sürpriz olmayacaktır.

A.B.D. Yüksek Mahkemesi’nin çok benzer bir konuda geçen ay (Haziran 2019) verdiği “FUCT” kararını yazmak içinse enerji toplamaya gayret ediyoruz. Görünen o ki, kime ve neye göre belirlendiği aslında çok da belli olmayan genel ahlak ilkeleri marka camiasını şu günlerde bir hayli meşgul ediyor ve etmeye devam edecek. (Günlük hayatımız bakımından da durum aynı değil mi?)

Goethe’yi de andığımız yazıyı elbette ki, “Işık, daha çok ışık” diyerek bitireceğiz.

Kararları takipteyiz!

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2019

unsalonderol@gmail.com

ABAD KİM?

Harry Potter’ın okula başlama hikayesini hatırlayanınız vardır eminim. Harry’nin  okula başlama yaşı gelince okul müdürü Albus Dumbledore, Harry’e bir mektup yazarak kendisini resmi olarak Hogwarts’a gelip okula başlamaya davet eder. Fakat Harry’nin teyzesi ve eniştesi, mektubun içeriğini tahmin ettiklerinden, bunu yırtıp atarlar ve Harry’e vermezler. Dumbledore yılmaz ve üst üste aynı mektubu defalarca kez gönderir, lakin teyzeyle enişte de aynı azimle gelen bütün mektupları yok ederler. Nihayetinde bir gün evin kapısından bacasından binlerce mektup yağmur gibi yağmaya başlar ve ev mektuplarla dolar taşar.

İşte benim hayatımda son zamanlarda biraz öyle oldu galiba; işyerinde- evde, değdiğim her yerde nereye elimi atsam bir ABAD kararı- bir hukuk sözcüsü görüşü çıkıyor; masaların, koltukların, sehpaların üstü, raflar, çantalarımın içi  ve daha aklınıza gelebilecek her yer karar ve görüşlerle dolu. Yardımcım Ayfer’in deyişiyle “Ne bunlar böyle ya? Her yer kağıt kağıt kağıt, topla topla bitmiyorlar vallahi”!!!! 

Court of Justice of the EuropeanUnion (CJEU) yani Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) adını aramızda neredeyse her Allah’ın günü anıyoruz. Gün geçmiyor ki bir Hukuk Sözcüsü görüşünden veya bir ABAD yorum kararından bahsetmeyelim bu sitede. Ben eskiden de ABAD kararlarını ve Hukuk Sözcüsü görüşlerini okurdum, ama sitede yazmaya başladığımdan beri ABAD’da görev yapan  hakim ve hukuk sözcüleriyle kendimi neredeyse akraba gibi hissediyorum artık!

Bize Hukuk Fakültesi’nde ne öğretmişlerdi Kuvvetler Ayrılığı konusunda; Yargı, eşitler arasında önde gidendir. AB’nin bir çok organı ve değişik kurumları  var, ama bir de ABAD var işte bulunduğu noktadan Eski Kıta’yı  şekillendiren.

Geçenlerde yine bir ABAD kararını okurken birden durup dedim ki; ben ABAD hakkında ne biliyorum? Aklıma tabii ki bazı bilgiler geldi ve zihnimde ABAD’ın logosu belirdi.  Tamam ABAD Avrupa Birliği’nin Mahkemesi, ama mesela kaç hakim ya da hukuk sözcüsü görev ifa ediyor orada ya da ABAD ne zamandır var?  Tabi merak böceği zihni ısırınca karar okumak filan hak getire, bilgisayarın başına geçip araştırmaya başladım, sonra da bulduklarım içimde kalmasın ve  sizlerle de paylaşayım istedim.

Önce hemen şunusöyleyeyim; Takipçilerimiz arasında Avrupa Birliği Hukuku üzerine çalışanlar olduğunu biliyoruz veya bu alanda çalışmasa da eminim ki konu hakkında benden fazla bilgisi olanlar vardır. Dolayısıyla yazıdaki bilgilerin hatalı-eksik-güncellenmemiş olduğunu ya da benim yararlanılan kaynaklardan hatalı bir çeviri yaptığımı düşünenler varsa kendilerini yorum yazarak veya yazacakları ayrı bir yazıyla katkı sağlamaya ve beni düzeltmeye davet ediyorum. Böylece hem ben hem de takipçiler daha doğru biçimde bilgilenmiş olur.

Buyurun bakalım, ABAD’ı takdimimdir!

ABAD’ın rolü genel olarak şöyle tarif ediliyor; AB Hukuku’nun tüm üye ülkelerde aynı şekilde yorumlanıp uygulanmasını temin etmek; üye ülkelerin ve AB Kurumlarının AB Hukuku’na riayet etmesini temin etmek. 

ABAD 1952 yılında kurulmuş ve Lüksemburg’da. Aranızda Mahkemeyi  ziyaret etmek isteyenler olur belki diyerek açık adresini de vereyim: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,L-2925, Lüksemburg.

Bunlar da ABAD’ın altın renkli  binaları işte;

ABAD bu altın renkli binalara 2008 yılında taşınmış ve alan toplamda 124.000 m2, binaların kapladığı alan ise 75.000 m2. Binanın maliyeti 355 milyon Euro.

31.12.2017 itibarıyla;

—– 1952’den beri ABAD’da çalışanların %60’ı kadın. Çalışanların yaş ortalaması 44.

—- ABAD’da bir çok  dilbilimci avukat ve 74 tercüman var.

—-  1.135.000 sayfa tercüme edilmiş, 696 duruşmada ve yıllık toplantılarda sözlü tercüme yapılmış.

—- ABAD kütüphanesinde 245.000 kitap var ve bu kitaplar yanyana koyulduğunda 10,2 km bir uzunluk oluşturuyor.

ABAD’ın 2018 yılı bütçesi 410,03 Milyon Euro.

Etkileyici veriler değil mi?

ABAD’ın  gördüğü dava türleri genel olarak şöyle klasifiye edilmiş;

  • Hukukun Yorumlanması (ön karar) – Bir üye ülke mahkemesi AB Hukuku’na ilişkin bir maddenin yorumlanması veya geçerliliği konusunda şüpheye düşerse ABAD’dan bu konuda görüş/yorum sorabilir. Aynı şekilde bir görüş/yorum bir ulusal hukukun veya uygulamanın AB hukuku ile uyumlu olup olmadığı yönünden de sorulabilir.
  • İhmal Davaları; Bir üye ülkenin AB Hukuku’na uymaması halinde bir başka üye ülke veya AB Komisyonu tarafından hukuka uymayan ülke aleyhine açılan davadır.
  • İptal Davaları; AB hukuk kurallarından birinin temel haklara veya AB Sözleşmelerinden birine  ters düşmesi sebebiyle iptali talebiyle açılan davalardır. Böyle bir davayı bir AB hükümeti, AB Komisyonu, AB Konseyi veya bazı durumlarda AB Parlamentosu açabilir. Gerçek kişilerde kendilerini doğrudan ilgilendirmesi halinde böyle bir dava açabilir.
  • Hareketsizlik Davaları  –AB Parlamentosu-AB Konseyi ve AB Komisyonu bazı hallerde belli kararları vermek zorundadır. Eğer bu tip kararları vermekten imtina ederlerse üye ülkeler, diğer AB kurumları ve belli koşullar halinde, gerçek kişiler ya da şirketler de ABAD’a başvurabilir.
  • Tazminat Davaları – AB’nin veya çalışanlarının eylemleri ya da eylemsizlikleri sebebiyle menfaatleri zarar gören kişi veya şirketlerin bunlar aleyhine açabilecekleri davalardır. Bu tip davalar için 2 yol var; 1-Ulusal bir Mahkeme nezdinde dava açılıyor ve ilgili ulusal Mahkeme davayı ABAD’a göndermeye karar verebiliyor. 2-Doğrudan Genel Mahkeme nezdinde dava açılıyor.

ABAD bünyesinde 2 Mahkeme var;

1-Adalet Divanı (Court of Justice)

2-Genel Mahkeme

2011-2016 arasında görev yapmış üçüncü bir Mahkeme daha varmış ama 2016’dan beri onun görevlerini de Genel Mahkeme yapıyor. 1952 senesinden beri bu 3 Mahkeme toplamda 35.382 karar vermiş.

Court of Justice’de her bir üye ülkeden bir Hakim (28 Hakim) ve toplamda 11 Hukuk Sözcüsü görev yapıyor. Genel Mahkeme’de ise 47 Hakim var ama bu sayı 2019 yılında 56 Hakim’e çıkarılacak yani her bir üye ülkeden iki Hakim atanacak.

Her bir Hakim ve Hukuk Sözcüsü 6 yıllık bir dönem için atanıyor, görev süresinin üye ülkelerin ortak kararıyla aynı süre için uzatılması mümkün.Her bir Mahkeme 3 yıllık süre için görev yapacak bir Başkan seçiyor ve Başkan’ın görev süresi de  yenilenebiliyor.

ABAD NASIL ÇALIŞIYOR?

Yazılı Aşama

Dosyanın tarafları yazılı  beyanlarını Mahkeme’ye sunuyor. Üye ülkelerin ulusal kurumlarının, AB Kurumlarının ve bazen gerçek kişilerin de Mahkeme’ye görüşlerini sunma hakkı var. Nitekim bazı davalarda böyle görüşlerin sunulduğunu hatırlarsınız, biz de bunlara yazılarımızda yer vermiştik.

Tüm bu sunulanlar dosyanın röportör hakimi tarafından özetleniyor ve Mahkeme  tarafından bir oturum yapılarak aşağıdakiler konusunda karar veriliyor ;

— Dava  kaç Hakim tarafından görülecek. 3 Hakim mi, 5 Hakim mi yoksa 15 Hakim tarafından mı. Çoğunlukla davalar 5 Hakimle görülüyor , çok istisna durumlarda bir dosyaya  15 Hakim  bakıyor.

— Duruşma açılacak mı açılmayacak mı?

— Dosyada bir hukuk sözcüsünden görüş alınması gerekiyor mu?

Sözlü Aşama/Duruşma

Avukatlar argümanlarını hakimlere ve hukuk sözcüsüne sözlü olarak ifade ediyorlar. Hakimlerin ve hukuk sözcüsünün avukatlara soru sorması mümkün. Eğer Mahkeme hukuk sözcüsünden görüş alınması gerektiğine karar vermişse bu görüş duruşmadan sonraki haftalarda veriliyor. Daha sonra ise Mahkeme kararını veriyor.

Genel Mahkeme nezdindeki prosedür de buna benzer yalnız şu farkla; çoğu dava 3 hakim tarafından görülüyor ve orada hukuk sözcüsü yok. 

CVRIA NE DEMEK?

ABAD’ın logosunda CVRIA yazdığını biliyoruz. CVRIA Latince bir kelime ve Latince’de U harfi V şeklinde yazılıyor (Latince V harfini içeren ve  V’nin U olarak okunduğu çok meşhur bir saat ve mücevher markası var, hatırladınız değil mi?)

Curia ile ilgili şöyle bir tanımlama buldum; “Roma’nın erken dönemlerinde aşağı yukarı kabilelere göre yapılmış toplumsal taksimle oluşmuş her bir alt bölüm ve aynı zamanda bir mecaz-ı mürsel olarak kabile üyelerinin bir araya gelerek kabile ile ilgili meselelerini tartıştıkları yer.”

Başka bir yerde de CVRIA için toplumsal, resmi ve dini meselelerin tartışıldığı mahkeme, meclis veya konsül deniyor.

Merriam-Webster online sözlüğünde kelimenin bir ortaçağ kralının mahkemesi anlamına da geldiği belirtiliyor.

Anlaşılan o ki CVRIA, ABAD’ın Avrupa Topluluklarının Mahkemesi olmasına refere ediyor ve bu toplumların hukuki meselelerinin tartışıldığı bir Mahkeme olmasına atıf yapıyor. Latince bir kelime seçilmiş olması da tesadüf olmasa gerek, herhangi bir üye ülkede konuşulan dildeki bir kelime yerine Batı dünyasında  temel dil olarak yer almış Latince’nin seçimi de kültürün kendi içerisinde manalı ve mantıklı.

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Mayıs 2019

Tapir Tobbia ile Domuz Peppa Arasında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-777/17 Sayılı Kararı

Belirsizliği halen devam eden seçim atmosferinden çıkabilmek ortalama bir Türk vatandaşı için bugünlerde hiç kolay değil. Bu durum IPR Gezgini yazarları için de geçerli. Havamı biraz olsun değiştirebilmek adına, kendimi zorlayarak ve biraz da hafif bir kararı yazının konusu olarak seçerek bir adım atıyorum. Umarım IPR Gezgini okuyucuları ve ülkemizin tamamı bu havadan bir an önce sıyrılır.

“Peppa Pig (Domuz Peppa)” ünlü bir çizgi dizi kahramanıdır ve IPR Gezgini’nde daha önceden “Çizgi Dizi Kahramanı ile Aynı İsme Sahip Olmak Gerçek Kişinin İtibarını Zedeler mi? İtalya’da “Peppa Pig” Vakası” başlıklı eğlenceli bir yazının konusu olmuştur (https://iprgezgini.org/2014/12/01/cizgi-dizi-kahramani-ile-ayni-isme-sahip-olmak-gercek-kisinin-itibarini-zedeler-mi-italyada-peppa-pig-vakasi/). Önceki yazımızdan alıntılayarak, öncelikle Domuz Peppa’yı okuyucularımıza tanıtıyoruz: “… Peppa Pig” İngiltere menşeili, çok sayıda ülkede gösterilen, dünya çapında oldukça popüler bir çizgi dizinin ismi. Bir domuz ailesinin maceralarını anlatan çizgi dizide, “Peppa Pig” domuz ailesinin küçük kızının ismi. “Peppa Pig” ve ailesi insanlar gibi konuşuyor, giyiniyor, evlerde yaşıyor ve çizgi dizi bir domuz ailesinin ilişkilerini, maceralarını, diğer ülkelere seyahatlerini ve diğer hayvanlarla tanışmalarını konu alıyor. Okul öncesi çocuklara yönelik dizide, hayvanlar insanlar gibi konuşsa da, konuşmalarında hayvanların çıkarttıkları karakteristik seslere de yer veriliyor…”

Peppa Pig, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO), aşağıdaki görselle 2012 yılından bu yana “Entertainment One UK Ltd” ve “Astley Baker Davies Ltd” adlarına tescilli bir markadır ve markanın kapsamında 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.

İtalya’da yerleşik Xianhao Pan isimli bir gerçek kişi 2013 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları için EUIPO’da tescil ettirir.

Önceki tarihte tescil edilmiş Peppa Pig markasının sahipleri, Tobbia markasının hükümsüzlüğü talebiyle EUIPO’da 2015 yılında işlem başlatır. EUIPO İptal Birimi 2016 yılında hükümsüzlük talebini reddeder ve talep EUIPO Temyiz Kurulu’na taşınır.

EUIPO Temyiz Kurulu, Eylül 2017’de verdiği kararla hükümsüzlük talebini, işaretler arasında karıştırılma olasılığının varlığı nedeniyle kabul eder. Kararda; kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’nde yaşayan halkın geneli olduğu, malların aynı olduğu, işaretlerin görsel olarak benzer olduğu, fonetik olarak “peppa” kelimesiyle “tobbia” kelimesi arasında bağıntı bulunduğu, işaretlerin kavramsal olarak ortalama düzeyde benzer olduğu ve malların aynı olması göz önüne alındığında, işaretler arasındaki farklılıkların, görsel ve kavramsal benzerliklerinden kaynaklanan karıştırılma olasılığını telafi etmediği belirtilmiştir.

Tobbia markasının sahibi Xianhao Pan bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. 21 Mart 2019 tarihinde
T‑777/17 sayıyla karara bağlanan davanın karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212005&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5122126 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacının usule ilişkin argümanları, Genel Mahkeme tarafından reddedilir ve kararın aşağıda özetleyeceğimiz kısımlarında, davacının ana iddiası olan işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı argümanı Mahkeme tarafından değerlendirilir.

Davacının, Temyiz Kurulu’nun kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’ndeki halkın geneli olduğu ve malların aynı olduğu yönündeki tespitlerine itirazı bulunmamaktadır. Genel Mahkeme değerlendirmesini bu tespitleri esas alarak gerçekleştirir.

Davacının ana iddiası, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin benzerliğini değerlendirirken, işaretlerin sadece belirli bir kısmını (hayvanların kafalarını) esas aldığı, işaretleri bütüncül olarak değerlendirip karşılaştırmadığıdır.

Yerleşik içtihada göre; karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirme, işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, işaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal benzerliklerinin oluşturduğu bütüncül izlenime göre yapılmalıdır. Malların ve hizmetlerin ortalama tüketicisinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda ortalama tüketici markayı bütün olarak algılar ve çeşitli detayların analizine girişmez.

Davacıya göre, işaretler arasında görsel benzerlik bulunmamaktadır. Peppa Pig markasındaki kafa şekli bir çocuğun basit kavrayışına göre ortaya konmuş bir domuzu betimlemektedir. Buna karşın davacı markasındaki grafik özellikler basit düzeyde değildir ve “tapir” isimli hayvanı insanlaştırma eğilimiyle oluşturulmuştur. Davacıya göre, işaretlerde yer alan hayvanların kafaları ve burunları, ilgili hayvanların fiziksel ve doğal özelliklerine karşılık gelmektedir ve aynı değillerdir. Buna ilaveten işaretlerdeki kelime unsurları da farklıdır ve markaların biri siyah – beyazken diğeri renklidir.

Temiz Kurulu kararında işaretlerin her birinin görsel tarifi detaylı biçimde yapılmıştır ve devamında işaretlerin insan biçiminde bir domuz çizimi olmaları anlamında benzer oldukları belirtilmiştir. Buna ilaveten işaretlerdeki kafa ve burunların neredeyse aynı olduğu, tek farklılığın kafaların birisinin sağa diğerinin sola bakması olduğu ortaya konmuştur. Devamında, kafa biçimlerinin aynı olduğu, kulaklar ve gözlerin aynı şekilde yüzün aynı tarafında yer aldığı, yanakların aynı daire biçimiyle gösterildiği, ağızda aynı gülümseme şeklinin bulunduğu, aynılık durumunun burun delikleri bakımından da geçerli olduğu belirtilmiştir. Temyiz Kurulu’na göre işaretler arasındaki farklılık hayvanların giydikleri giysiler, markaların renkleri ve markaların kelime unsurlarıdır.

Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında yukarıda belirtilen farklılıklar bulunsa da; bu farklılıklar yukarıda yer verilen benzerlikleri ortadan kaldıracak ağırlıkta değildir. Ortalama tüketiciler markayı bütün olarak algılar ve çeşitli farklılıkların analizine girişmez, bu bağlamda Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak benzer oldukları yönündeki tespitinde haklıdır.

Davacı, kendi markasındaki hayvanın domuz değil tapir olduğunu belirtmiştir. Tüketiciler, davacının belirttiği gibi bu hayvanı tapir olarak algılayacaklarsa, işaretler arasındaki görsel benzerlikler çerçevesinde önceki tarihli markayı da tapir olarak değerlendireceklerdir. Bu bağlamda, tüketicilerin markalardaki grafik unsurları iki domuz veya iki tapir olarak algılamalarının markaların benzerliği değerlendirmesine etkisi bulunmamaktadır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin (peppa – tobbia) fonetik olarak belirli bir bağıntı içerdikleri yönündeki tespitine de katılmaktadır. (Her iki kelime unsuru da iki hecelidir, her ikisi de güçlü bir sessizin (p-b) tekrar yazımını içermektedir ve her iki kelime de “a” harfiyle sona ermektedir.)

Davacı, kavramsal açıdan işaretlerin farklı olduğunu öne sürerken; “Peppa Pig”in dişi bir domuz olduğunu, buna karşın “Tobbia”nın erkek bir tapir olduğunu, buna ilaveten “Tobbia”nın İtalyan TV programı “Striscia la Notizia”da popülerlik kazanan ve İtalyan kamuoyunca bilinen bir karakter olduğunu belirtmektedir.

Genel Mahkeme, kavramsal benzerlik bakımından da EUIPO Temyiz Kurulu’nun görüşlerini paylaşmaktadır. Tapir Avrupa’da genel kamuoyu tarafından pek bilinen bir hayvan olmadığından, halkın davacı markasını tapirle özdeşleştirmesini beklemek yerinde değildir. Kamunun ilgili kesimi Avrupa Birliği’ndeki genel halktır ve bu grubun her iki işareti de domuz çizimi olarak değerlendireceği düşünülmektedir. Ayrıca, Tobbia’nın İtalyan kamuoyunca iyi bilinmesi, markaların kavramsal benzerliğini ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki kamunun ilgili kesimi sadece İtalyan tüketicilerden değil, Avrupa Birliği’ndeki genel anlamda halktan oluşmaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasında ortalama düzeyde kavramsal benzerlik bulunduğu yönündeki tespiti de yerindedir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun inceleme konusu işaretlerin benzer olduğu yönündeki değerlendirmesinin hata içermediği ve işaretler arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiş ve Temyiz Kurulu kararı onanmıştır.

Kafamda başka kaygılar varken, yazıyı Türk uygulaması bakımından yorumlamam şimdilik mümkün gözükmüyor. Bu da Avrupa Birliği yargısının güncel bir kararı, okuduğunuz için teşekkürler diyerek bitireyim.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

unsalonderol@gmail.com



Elma ile armudun karşılaştırılması: Apple’ın ısırılmış elması, armuda karşı!

Görsel: https://pixabay.com/tr/natürmort-elma-armut-meyve-gıda-876296

İnsan beslenmesi ve gıda sektörü açısından sıklıkla yan yana gelebilen ve birlikte anılan elma ve armut meyveleri, diğer konularda ise tam tersine, zıtlıkları ifade etmek için kullanılan kavramlar haline gelir. Hatta bu durum günlük konuşma dilindeki söz ve deyişlere de yansımıştır. Örneğin, birbiriyle gerçekte farklı olan ve mukayese edilebilir olmayan konular, sanki benzer konularmış gibi düşünülüp aynı kefeye konulmak istendiği zaman “elmayla armudu birbirine karıştırma” sözünü çoğumuz işitmişizdir. Ya da okulda bir matematik problemi çözerken aynı nitelikte olmayan iki kavramı toplamaya kalkan bir öğrencinin öğretmeninden “elmalarla armutlar birbiriyle toplanmaz” uyarısını aldığına şahit olmuşuzdur. Ancak söz konusu olan marka hukuku olduğunda elma ve armut, kelimenin tam anlamıyla karşılaştırma konusu edilebilir. Bu karşılaştırmanın sonucu ne olur derseniz, diğer faktör ve koşullara göre değişebilir. Kimi zaman ise ulaşılan sonuç şaşırtıcı olabilir.  

Kısa bir süre önce, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (GCEU) bu tarz bir karşılaştırmayı gerektiren bir davayı inceledi ve 31.01.2019 tarih ve T-215/17 sayı ile görülen davada kararını verdi.

Öncelikle dava konusu olayın geçmişini aktarmakla başlayalım.

25 Temmuz 2014 tarihinde Çin merkezli Pear Technologies Ltd. şiketi (başvuru sahibi) AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvurunun eşya listesinde 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Bu mal hizmetler arasında kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet mobil dijital elektronik araçlar, ses ve görüntünün kaydı, nakli, reprodüksiyonu için cihazlar, bilgisayar programları, yazılım ve donanımları; dijital pazarlama alanında danışmanlık sağlanması hizmetleri, yazılım güncelleme, ağ hizmetleri, web sitesi tasarımı, teknik danışmanlık, alan adı yönetimi gibi mal ve hizmetler mevcuttur.

Başvurun ilan edilmesi üzerine Apple Inc. (kısaca Apple olarak anılacaktır) şirketi tarafından itirazda bulunulur. İtirazda diğerlerinin yanı sıra, aşağıda görseline yer verilen AB markası gerekçe olarak gösterilir:

Bu markanın kapsamında da 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Apple, itirazında AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) karıştırılma ihtimali [m. 8(1)(b)] ve itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanmasına ilişkin [m. 8(5)] mevzuat maddelerini ileri sürer.

EUIPO İtirazlar Birimi, m. 8(5) kapsamındaki itirazı haklı bulur ve başvurunun tüm mal hizmetler yönünden reddine karar verir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ancak bu itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Temyiz Kurulu kararında, markaların görsel olarak düşük düzeyde de olsa benzer olduğu, zira her iki markanın da pürüzsüz ve yuvarlak meyve siluetlerini içerdiği, kavramsal olarak ise elma ve armudun iki ayrı meyve olmasına rağmen, bunların biyolojik açıdan (köken, büyüklük, renkler, doku) birbiriyle yakından ilişkili olduğu; önceki markanın özgün niteliği ve yüksek bilinirlik düzeyi ile başvuruya konu markadaki armut görselinin imalı ve bir nebze alaycı bir şekilde resmedilmiş olması nedeniyle tüketicilerin markalar arasında düşünsel bir bağlantı kuracakları yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunur. Sonuç olarak Temyiz Kurulu, Apple şekil markasının sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi, tüketicilerin zihninde markalar arasında bağlantı kuracak olması, ilgili sektörde bir meyve şeklinin kullanımının alışılmadık ve ayırt ediciliğinin çok yüksek olması, mal ve hizmetlerin aynılığı/benzerliği ile başvuru konusu markanın, önceki markayı taklit eder ve aynı zamanda alaya alır tarzda olduğu düşüncesi gibi hususları göz önüne alarak, Apple’a ait şekil markasına ilişkin özelliklerin başvuru konusu markaya transfer edilebileceği ve bu suretle markanın tanınmışlığından haksız bir yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaşır.

Başvuru sahibi EUIPO Temyiz Kurulunun kararının iptali talebiyle dava açar ve davada EUTMR’nin 8(5) maddesi hükmünün hukuka aykırı şekilde değerlendirilmiş olduğunu ileri sürer ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne gelir.

Olayın arka planını bu şekilde özetledikten sonra, dileyen okurların Genel Mahkeme tarafından 31/01/2019 tarihinde verilen kararın İngilizce ve Fransızca dillerindeki tam metinlerine http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-215/17&td=ALL bağlantısından erişim sağlayabileceklerini belirterek, yazının geri kalan kısmında Mahkeme kararında değinilen hususları ve mahkemenin yapmış olduğu tespit ve değerlendirmeleri özetlemeye çalışalım.

Mahkeme ilk olarak tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan EUTMR 8(5) maddesi kapsamındaki tescil engelinin varlığı için sağlanması gereken koşulları, yerleşik hale gelmiş içtihatları doğrultusunda sıralamıştır. Bu koşullar;

  1. Tanınmışlığı talep edilen önceki tarihli markanın tescil edilmiş olması
  2. Başvurusu yapılan marka ile önceki tarihli (itiraz gerekçesi) markanın aynı veya benzer olması
  3. Önceki tarihli markanın AB markası olması durumunda markanın Avrupa Birliğinde; bir AB üye devletinde tescilli ulusal bir marka olması halinde ise ilgili üye devlette bilinirliğe / tanınmışlığa sahip olması
  4. Başvuru konusu markanın herhangi bir haklı sebep bulunmaksızın kullanımının, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayabilecek veya markanın itibarına zarar verebilecek veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyebilecek olması

Belirtilen koşullar kümülatif olduğundan, bunlardan bir tanesinin sağlanmaması, söz konusu hükmü uygulanamaz hale getirecektir. (22/03/2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, paragraf 34).

Genel Mahkeme, yukarıda 4. koşulda sayılan üç tür olumsuz durumdan herhangi birisi şayet mevcutsa, bunun markalar arasındaki belirli düzeydeki bir benzerliğin sonucu olarak ortaya çıkacağı ve bu bağlamda ilgili tüketici kesiminin markaları birbiriyle karıştırmasa dahi, markalar arasında bağlantı kurmasının, ilgili madde hükmünün uygulanabilirliği için üstü örtülü gerekli ön koşul olduğu yönündeki içtihadını da hatırlatmıştır. (02/10/2015, The Tea Board v. OHIM- Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie), T-626/13, EU:T:2015:741, paragraf 68) İlaveten, gerek m. 8(5) gerekse m. 8(1)(b) bendinin uygulanabilir olması için markalar arasında belli bir düzeyde benzerlik bulunması şart olmakla birlikte, m. 8(5) kapsamındaki koruma için ayrıca karıştırılma ihtimalinin de varlığının muhakkak gerekli bir koşul olmadığı, zira m. 8(5)’de sayılan koşulların, markalar arasındaki daha düşük düzeydeki bir benzerlikten de kaynaklanabileceği; gerek m. 8(1)(b) gerekse m. 8(5) hükümleri bağlamında markalar arasındaki benzerlik aynı yöntemle incelenecek olmakla birlikte söz konusu hükümlerde sayılan tescil engellerinin varlığı için aranan benzerlik derecesinin birbirinden farklı olabileceği belirtilmiştir. (24/03/2011, Ferrero v. OHIM, C-552/09, EU:C:2011:177, paragraf 52-54)

İlgili içtihatlara dair bu bilgilerin ardından Genel Mahkeme m. 8(5) kapsamındaki analizine ilk olarak çekişme konusu markaların görsel olarak karşılaştırılmasıyla başlamıştır. Genel Mahkeme kararının 24 ila 54. paragrafları arası sadece görsel karşılaştırmaya ilişkin olup, kararın bu bölümlerinde markalar arasındaki görsel benzerlik, dava konusu Temyiz Kurulu kararındaki tespit ve değerlendirmeler ile tarafların iddia ve argümanları da dikkate alınmak suretiyle oldukça detaylı şekilde ele alınmıştır. Ancak, okuma kolaylığı açısından burada çok fazla detaya girmeden, Mahkemenin tespit ve değerlendirmelerine ana hatlarıyla ve özet olarak aşağıda maddeler halinde yer vermekle yetinelim:

  • Mahkemeye göre başvuru konusu markanın kelime unsuru, markanın halkın zihninde tutacağı imajın belirlenmesine önemli ölçüde katı yapmakta olup, bu unsur markaların görsel düzeyde karşılaştırılmasında göz ardı edilebilir nitelikte değildir.
  • Önceki marka ilgili tüketicilerce, bir bütün olarak, tepe kısmında bir yaprak bulunan, bir ısırık alınmış elmayı temsil eder biçiminde algılanacaktır.
  •  Başvuru konusu marka katı siluete sahip bir armudu resmetmektedir. Ancak, söz konusu marka, farklı ebatlarda çok sayıda kareden oluşmakta olup, bu kareler bir araya geldiğinde bir armut şekli ve dış hatları dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır.
  • Çekişme konusu markaların resmettiği meyvelerin şekli birbirinden farklı olduğu gibi, önceki marka içe doğru oyuk, bir kısmı ısırılmış bir meyveyi resmederken, başvuru konusu marka tüm bir meyveyi resmetmekte olup bu markada, başvuru konusu markadaki gibi oyuk ve ısırık izi bulunmamaktadır.
  • Temyiz Kurulu’nun markaları görsel olarak karşılaştırırken önceki markanın bilinirliğini dikkate aldığı ve halkın iki marka arasında bağlantı kuracağı düşüncesinden esinlendiği görülmektedir. Eğer durum bu şekildeyse, önceki markanın tanınmışlığının, markaların benzerliğine ilişkin değerlendirmeyle değil, halkın zihninde markalar arasında kurulacak bağlantının varlığına ilişkin değerlendirmeyle ilgili bir faktör olduğu dikkate alınmalıdır. İlaveten, halkın zihninde markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını belirlemek için yapılan genel değerlendirme, ancak markalar arasında belli düzeyde benzerlik bulunması durumunda gerekli olacaktır.
  • Markalar derhâl farklı meyveleri resmeder biçimde algılanacaktır. Bir bütün olarak figüratif unsurların şekilleri ve resmettikleri meyveler birbirine benzer değildir. Başvuru konusu markadaki armut, dış sınırı bulunmaksızın farklı ebatlardaki çeşitli sayıda karelerle çizilmiştir. Buna karşılık, önceki markadaki elma katı (solid) bir görünümdedir. Başvuru konusu markada, önceki markadaki gibi bir ısırık izi mevcut değildir. Son olarak başvuru konusu markada yer alan “pear” kelime unsurunun, önceki markada bir karşılığı, eşdeğeri mevcut değildir.
  • Belirtilen farklılıklar karşısında, çekişme konusu markaların her biri bir bütün olarak düşünüldüğünde, görsel düzeyde birbiriyle benzer olmayan bir genel görünüme yol açmaktadır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında düşük düzeyde görsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır.

Genel Mahkeme, görsel düzeydeki karşılaştırmanın ardından, kararın 55-79 numaralı paragrafları arasında, kavramsal düzeydeki karşılaştırmayı da detaylı şekilde ele almıştır.[1] Bu hususla ilgili olarak Mahkemece yapılan başlıca tespit ve değerlendirmeler de özetle şunlardır:

  • Öncelikle çekişme konusu markaların ilettiği kavramlar arasında açık farklılıkların altı çizilmelidir. İlk olarak, markalar aynı nesneyi değil, iki ayrı nesneyi, yani bir elma ve armudu resmeden görüntüler içermektedir. İkinci olarak, markalar “bir ısırık alınmış meyve” konseptini ortak olarak paylaşmamaktadır, çünkü soyut stilizasyonuna rağmen başvuru konusu marka bütün bir armut fikrini uyandırmaktadır. Üçüncü olarak, elma ve armut görsellerinin üst bölümünde konumlandırılmış figüratif unsurlar (elmada yaprak, armutta sap) nedeniyle de markalar birbirinden farklı şekilde algılanmaktadır.
  • Devamında markaların kavramsal düzeyde ortak noktaları bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Başvuru sahibinin iddiasının aksine, markaların farklı nesnelere ait görseller kullanmış olması, tek başına, bu markaların, diğer faktörlere bağlı olarak en azından kısmen, benzer semantik içeriğe sahip olmasa engel teşkil etmemektedir. Bu hususta Temyiz Kurulu kararında, markaların sadece birer meyve görseli içermeleri bakımında değil,  aynı zamanda gerçek hayatta çeşitli faktörler nedeniyle oldukça benzer iki meyvenin görselini içermeleri nedeniyle ortak noktaları bulunduğuna dayanılmıştır. Ancak sadece çekişme konusu markaların anlamsal içeriğini tanımlarken kullanılan terimleri içeren bir jenerik terimin bulunuyor olması, kavramsal karşılaştırmada ilgili bir faktör değildir.
  • Markaların benzerliğinde çekişme konusu markalar başvuruya veya tescile konu edildikleri haliyle dikkate alınmalıdır. Somut olayda markalar “meyve” kavramını sadece dolaylı bir şekilde akla getirmektedir. Markalar, tanımlanamayan iki meyve olarak değil, aksine (i) bir ısırık alınmış, yaprağa sahip bir elma ve (ii) sapıyla birlikte bir armut şeklinde algılanmaktadır. Dolayısıyla, çekişme konusu malların hitap ettiği yüksek dikkat düzeyine sahip ilgili tüketicilerin, çekişme konusu markalardan “armut” veya “elma” yerine, “meyve” terimini kullanarak bahsetmesi akla yatkın değildir. Bu iki meyvenin gerçek hayattaki özellikleri, biyolojik özellikleri gibi hususlar, çekişme konusu markaların kendisinde yer alan hususlar olmayıp, bunlar tüketici açısından soyut bir analiz ve ön bilgi gerektirmektedir. Her halükarda elma ve armudun gerçek hayattaki bazı özelliklerinin benzeşmesi, çekişme konusu markalar arasındaki kavramsal açıdan açık farklılıkları dengelemeye yeterli değildir.

Belirtilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Genel Mahkeme, markalar arasındaki kavramsal düzeydeki açık ve belirgin farklılıkları da dikkate alarak çekişme konusu markaların bir bütün olarak kavramsal düzeyde de benzer olmadığı kanaatine varmıştır.

Sonuç itibarıyla, EUIPO Temyiz Kurulu’nun markalar arasında görsel ve kavramsal açısından düşük düzeyde benzerlik bulunduğuna dair değerlendirmesi ve buna bağlı olarak m. 8(5) kapsamında tescil engelinin uygulanabilir olduğuna yönelik kararı hatalı bulunmuştur. Markalar arasındaki benzerlik, tanınmış markalara ilişkin m. 8(5) bendinin uygulanabilir olması için gerekli koşullardan birisi olduğundan ve Mahkemece markalar arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşılmış olduğundan, madde hükmünde yer alan diğer koşulların varlığına yönelik bir inceleme yapılmasına gerek kalmaksızın Temyiz Kurulu kararının iptaline hükmedilmiştir.

Genel Mahkemenin bu kararına karşı EUIPO tarafından temyiz yolu açık olduğundan ve dava açma süresi bu yazının yayımlandığı tarihte henüz sona ermemiş olduğundan karar henüz kesinleşmiş değildir. Son tahlilde, kararın temyiz edilmesi ve en üst karar organı sıfatıyla Adalet Divanı tarafından Genel Mahkeme’nin aksi yönde bir karar çıkması halinde, bu kararı da IPR Gezgininde paylaşmak istediğimizi ifade edelim.

Genel Mahkeme tarafından verilen karar, markaların benzerliğinin bu derece detaylı olarak analiz edilmesi ve markaların benzerliği (dikkat: karıştırılma ihtimali değil) incelenirken önceki markanın tanınmışlığının dikkate alınan bir faktör olmadığını teyit etmesi bakımından önemli ve kayda değer bir karar olmakla birlikte, kararın sonucunu kendi adıma biraz beklenmedik bulduğumu belirtmeliyim. Mahkeme somut olayda markalar arasında görsel veya kavramsal yönden düşük düzeyde bir benzerliğin varlığını dahi kabul etmiş olsaydı, m. 8(5) de yer alan diğer koşulların da incelenmesi gerekecek ve belki de Temyiz Kurulu’nun kararı onanacaktı.  Ancak, markalar arasında benzerlik bulunmadığı (dissimilar) sonucuna ulaşılmasıyla somut olayda 8(5) maddesinin uygulama alanı da ortadan kalkmış oldu. Başvuru konusu markada yer alan armut şeklinin tertip tarzının Apple’a ait markadan belirgin farklılıklar içermesi, bu kararda ulaşılan sonuca oldukça tesir etmiş gibi görünüyor. Başka bir tertip tarzında, örneğin ısırılmış bir armut görselinde, ulaşılan sonuç muhtemelen farklı olacaktı. Ancak, neticeten, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “elmalarla armutları birbirine karıştırmamış” diyerek yazıyı noktalayalım.

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com


[1] Yazarın notu:  önceki tarihli markada herhangi bir kelime unsuru bulunmadığından markaların işitsel düzeyde karşılaştırılması mümkün olmamaktadır.

Yanıtlar: Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararları – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı dava hakkındaki yorumlarını bizlere ileten Mine Güner, @marka321b8b94505 ve Selçuk Bey’e teşekkür ediyor ve Mahkemenin kararlarını sizlerle paylaşıyoruz. 

Aşağıda öncelikle sorularımızı tekrar edecek ve devamında Mahkeme kararlarına ve gerekçelerine kısaca yer vereceğiz:

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir. 

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır. 

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 3 Ekim 2018 tarihli T-313/17 sayılı kararıyla davacıyı haklı bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

İçtihatta bu tip şişe ve ambalajların tescil edilebilirliği için belirlenen ana kriter “piyasada kullanılan ürünlerin genel şeklinden önemli derecede uzaklaşmış olmaktır.” 

İnceleme konusu şişe şeklinin kavisli ve alt-üst kısımları belirgin derecede ayrıştırılmış yapısı ürüne sadece teknik ve fonksiyonel bir özellik katmamakta, aynı zamanda estetik bir özellik kazandırmaktadır. Tüketiciler böyle bir şişe biçimine alışkın değillerdir ve şişe özellikleriyle piyasada aynı amaca hizmet eden ürünlerden belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Bu çerçevede, inceleme konusu şişe bir bütün olarak marka olarak tescil edilebilecek asgari ayırt edicilik şartını sağlamaktadır ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. 

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

Aşağıda yer alan başvuru 9, 16, 18, 25, 28 ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır ve itiraz gerekçesi “Pelikan” markasının kapsamında da aynı ve benzer mal ve hizmetler bulunmaktadır. 

Başvuruya karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimince kabul edilir, başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabul edilerek ret kararı kaldırılır. Bu kez yayıma itiraz sahibi, Genel Mahkeme nezdinde dava açarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve markaların tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini belirterek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. 

(Başvurusu yapılan marka)
(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 12 Eylül 2018 tarihli T-112/17 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvurunun baskın unsurunu “New Orleans” ibaresi olarak değerlendirerek bir hata yapmamıştır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi markada ikincil konumdadır ve bu nedenle hiç telaffuz edilmeyeceği gibi, telaffuz edilse dahi markanın son kısmı olarak “New Orleans” ibaresinin ardında yer alacaktır. Bunların yanında, markalardaki kelime sayısı ve farklılıklar da dikkate alındığında markalar işitsel olarak benzer değildir. “New Orleans Pelicans” A.B.D.’nde bir NBA takımının adıdır ve kamunun ilgili kesimince bilinen kavramsal bir bütün oluşturmaktadır, bu husus markanın şekil unsuruyla birlikte oluşturduğu bütüncül izlenimle birlikte dikkate alındığında, markalar arasında kavramsal benzerlik de bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi, başvurudaki konumu itibarıyla bağımsız bir ayırt edici unsur olmadığı gibi, bu ibare “pelikan” kelimesiyle aynı da değildir.  Belirtilen gerekçelerle markalar benzer bulunmamıştır. Markalar benzer bulunmadığından, markalar arasında karıştırılma ihtimali yoktur ve aynı nedenle başvurunun tanınmışlık nedeniyle reddedilmesi istemi de yerinde değildir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu kararı haklı bulunmuş ve kararın iptali istemi Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir. 

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.  

(Hükümsüzlük talebinin gerekçesi marka)

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur? 

Genel Mahkeme 11 Temmuz 2018 tarihli T-707/16 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır. 

Şarap günlük tüketime yönelik bir üründür ve ortalama tüketicileri normal dikkat düzeyine sahiptir. 

Antonio gibi yaygın kullanımı bulunan bir kişi ismiyle birlikte, yaygın kullanımı bulunmayan bir soyisminden oluşan markalarda, kişi isminin ayırt edici gücü soyismine göre daha düşüktür. Şaraplar için asma yaprağı, kurdela ve hanedan arması gibi unsurlar markaya güçlü bir ayırt edici katmamaktadır ve dolayısıyla önceki tarihli markanın baskın unsuru “RUTINI” kelime unsurudur.

Markaların her ikisi de İtalyan orijinli soyisimleri içerse de, markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, “RUTINI” ile “RUBINI” baskın ve ayırt edici unsurlarının görsel ve işitsel benzerlikleri dikkate alındığında, aynı mallar bakımından markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla, “ANTONIO RUBINI” markasının hükümsüzlüğüne ilişkin Temyiz Kurulu kararı yerindedir ve bu kararın iptali talebiyle açılan dava Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Görüşlerini bizlerle paylaşan tüm okuyucularımıza teşekkür ediyoruz. 

Önder Erol ÜNSAL 

Aralık 2018 

unsalonderol@gmail.com

Merak Ediyoruz: Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Üç Ayrı Kararı Hakkında Siz Ne Düşünürsünüz (1)

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni bölümünde Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı davaya yer veriyor ve kararlar hakkındaki yorum ve değerlendirmenizi merak ediyoruz.

Davaların tamamı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından bu yıl görülmüştür ve karara bağlanmıştır. Mahkeme kararlarını birkaç gün sonra sizlerle paylaşacağız ve geçen süre içinde sizlerden gelecek yorum ve yanıtları merakla bekleyeceğiz. Bu serideki sorularımıza ilişkin yanıtlar okuyucularımızca birbirlerinden farklı platformlarda (LinkedIn, Facebook, vb) paylaşıldığından, sizlerden ricamız söz konusu platformlarda verdiğiniz yanıtları, aynı zamanda sitede bu yazının altındaki yorum bölümüne de eklemenizdir. Değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. 

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir. 

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır. 

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

Aşağıda yer alan başvuru 9, 16, 18, 25, 28 ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır ve itiraz gerekçesi “Pelikan” markasının kapsamında da aynı ve benzer mal ve hizmetler bulunmaktadır. 

Başvuruya karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimince kabul edilir, başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabul edilerek ret kararı kaldırılır. Bu kez yayıma itiraz sahibi, Genel Mahkeme nezdinde dava açarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve markaların tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini belirterek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. 

(Başvurusu yapılan marka)
(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek, 

ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.  

(Hükümsüzlük talebinin gerekçesi marka)

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur? 

Değerlendirmelerinizi bekliyoruz ve birkaç gün içinde Genel Mahkeme’nin davalar hakkında verdiği kararları yazarak karşınızda olacağız.

Önder Erol ÜNSAL 

Aralık 2018 

unsalonderol@gmail.com

Şekerleme Kutusu Tescilli Tasarımı, Üç Boyutlu Şekerleme Kutusu Markasının Karşısında – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz?(2)

 

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusuna farklı sosyal medya platformlarından ve yüz yüze çok sayıda yanıt aldık. Görüşlerini bizimle yazılı olarak paylaşan Poyraz Deniz, Muazzez Kılıç, Umut Karaca, Hakan Özcan ve FBernil‘e teşekkür ediyoruz.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararına geçmeden önce ihtilafı hatırlatmamız yerinde olacaktır:

Aşağıda görseline yer verdiğimiz tasarım, 2007 yılında EUIPO’da Birlik Tasarımı olarak tescil edilir.

 

 

2011 yılında “FERRERO SPA” tescilli tasarımın hükümsüzlüğünü aşağıdaki 3 boyutlu şekil markasına dayanarak talep eder. 3 boyutlu şekil markası bir uluslararası markadır ve Fransa için 1974 yılında “şekerlemeler”i de içerecek biçimde tescil edilmiştir.

 


 

EUIPO İptal Birimi 2012 yılında talebi kabul eder ve tasarımı hükümsüz kılar. EUIPO Temyiz Kurulu da 2015 yılında bu kararı onar.

Hükümsüzlük kararının gerekçesi, 6/2002 sayılı Birlik Tasarım Tüzüğü’nün 25(1)(e) maddesidir. Anılan madde takip eden hükmü içermektedir:

“Sonraki tarihli bir tasarımda ayırt edici bir işaret kullanılmışsa ve söz konusu işareti koruyan Birlik veya üye ülke mevzuatı, işaretin hak sahibine kullanımı engelleme hakkı veriyorsa, Birlik tasarımı hükümsüz kılınabilir.”    

Temyiz Kurulu, FERRERO’nun Fransa’da tescilli marka hakkına sahip olduğu tespitinden hareketle, bu markanın hükümsüzlük kararının konusu tescilli tasarımla karıştırılma ihtimaline yol açabileceği görüşündedir. Dolayısıyla da tasarımın hükümsüzlük kararını yerinde bulur.

Tasarım sahibi bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi önünde dava açar.

Davacı aşağıdaki ana argümanlara dayanmaktadır:

“Hükümsüzlük kararının gerekçesi markada baskın herhangi bir unsur bulunmamaktadır; tescilli tasarımın net olarak görülen ve eğri köşeleri ise şekerleme kutusunun önemli özellikleridir. Buna ilaveten, tasarımda bulunan etiket, MIK MAKI logosu ve eğri köşeler Temyiz Kurulu tarafından göz ardı edilmiştir. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, davacı tasarımı ile hükümsüzlük kararının gerekçesi şekil markası birbirleriyle benzer değildir.”

Genel Mahkeme davayı 3 Ekim 2017 tarihinde T-695/15 sayılı kararı ile sonuçlandırır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=195183&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=5283 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük kararını aşağıdaki gerekçelerle onar:

İhtilafın konusu mallar şekerlemelerdir ve bu malların ortalama tüketicilerinin dikkat düzeyi ortalamanın altındadır.

Davacı, hükümsüzlük kararının gerekçesi markada baskın herhangi bir unsur bulunmadığını, tescilli tasarımın net olarak görülen ve eğri köşelerinin şekerleme kutusunun önemli özellikleri olduğunu, tasarımda bulunan etiketin, MIK MAKI logosunun ve eğri köşelerin Temyiz Kurulu tarafından göz ardı edildiğini öne sürmektedir.

Mahkemeye göre, hükümsüzlük kararının gerekçesi marka, çeşitli ürünlerle doldurulabilecek standart bir kutu şeklinden oluşmaktadır ve ayırt edici karakteri ortalamanın altındadır. Davacı, bu tespite katılmaktadır ve kendi tasarımının mevcut standarttan uzaklaşmış köşelerinin dikkate alınmasını talep etmektedir.

Bir kutunun ayırt edici karakterinin zayıflığı, yanında zorunlu olarak kutunun hiçbir baskın unsur içermediği sonucunu getirmez. Zira, işaretteki pozisyonu ve büyüklüğü nedeniyle kutu tüketicilerin zihninde bir algı yaratabilir ve onlar tarafından hatırlanabilir. Temyiz Kurulu kararının 32. paragrafında, hükümsüzlük nedeni markanın kapsadığı unsurlardan herhangi birisinin, aynı markanın kapsadığı diğer unsurlardan daha baskın veya daha ayırt edici olmadığını belirterek, markanın bütün olarak algılanacağının altını çizmektedir. Bu şartlarda, kutunun uzunluğu boyunca yer alan çizgilerin kutunun şeklini belirlediği, yalnızca iki köşeyi gösterdiği ve hiçbir özel parçanın önemini ortaya çıkarmadığı belirtilmelidir. Bu çizgiler tüketicilerde bir algı yaratmayacak ve onlar tarafından hatırlanmayacaktır. Bunun sonucunda, hükümsüzlük gerekçesi markada yer alan çizgilerin markanın oluşturduğu bütüncül izlenimde etkili olduğuna yönelik davacı iddiası haklı görülmemiştir.

Mahkeme devamında, davacının tasarımını değerlendirmiştir. Tasarımda yer alan etiket göz ardı edilebilir olmasa da sadece bir detaydır. Zira, şekerleme içeren bir kutuya yapıştırılmış bir etiket olarak değerlendirilecektir. Bunun sonucu olarak, ne tasarımdaki etiket ne de MIK MAKI logosu, incelenen tasarımda üç boyutlu kutunun etkisini gölgeleyen, tasarımın bütününe hakim olan unsurlar olarak değerlendirilmeyecektir.

İnceleme konusu tasarımın paralel yüzlü bir kutu olmaması iddiasıyla ilgili olarak Temyiz Kurulu, bu özelliğin derhal anlaşılmadığı ve ortalama tüketicilerin algısını etkilemeyeceği görüşündedir. Mahkeme’ye göre, davacının argümanları, etiketin ve logonun incelenen tasarımda üç boyutlu kutunun etkisini gölgeleyen unsurlar olmadığı ve tüketicilerin genel algısını etkilemeyeceği hususlarını değiştirmemektedir.

Mahkeme kararın devamında inceleme konusu tasarım ve markanın görsel karşılaştırmasını yapmıştır.

Gerek hükümsüzlük gerekçesi marka gerekse de inceleme konusu tasarım, şeffaf şekerleme kutularıdır. Her iki şekilde de ince dikdörtgen bir kutu, saydam olmayan bir açma kapağı ve kutuyu önden arkaya “at eyeri” gibi örten bir etiket bulunmaktadır. İki kutuda da bulunan beyaz kapağın görünümü de benzerdir.

Davacı, marka ile tasarımın genel görümünün benzer olmadığını, tasarımda kutunun şekerleme ile dolu olduğunu, bu hususun dikkate alınmadığını, şekiller arasında net farklılıklar bulunduğunu öne sürse de; Temyiz Kurulu’nun isabetle belirttiği üzere, tasarımın şekerleme ile dolu olması görsel karşılaştırmada dikkate alınabilecek bir husus değildir. Şöyle ki, tasarım şekerlemelerin kutusu için tescil edilmişken, marka da şekerlemelerin kendisi için tescil edilmiştir.

Tasarım ve markanın, tasarımdaki eğimli köşeler (marka dikdörtgen şeklindedir ve köşeler eğimli değildir), tasarımın etiketi gibi açılardan farklılaştığı kabul edilmelidir. Buna karşın Temyiz Kurulu’nun belirttiği üzere, bu farklılıklar ikinci derecede öneme sahiptir ve şekiller arasındaki benzerlikleri ortadan kaldırmamaktadır. Bu farklılıklar, ancak kamunun ilgili kesiminin ürünleri yanyana incelemesi halinde fark edilecektir ve bu tip bir inceleme piyasada nadiren gerçekleşecektir. Halkın işarete ilişkin tam olmayan hatıraya sahip olacağı ve farklı zamanlarda karşılaşacağı şekiller arasındaki farklılıkları kolaylıkla algılamayacağı içtihatta da belirtilmiştir.

Davacı, tescilli tasarımdaki kelime unsurunun dikkate alınmadığını öne sürse de, hükümsüzlük gerekçesi markada bir kelime unsuru bulunmamaktadır ve bu nedenle şekillerin fonetik karşılaştırmasının yapılması mümkün değildir. İnceleme konusu tasarım ve marka, anlamlı kelime unsurları içermediğinden bunların kavramsal olarak karşılaştırılması da mümkün değildir.

Belirtilen nedenlerle, marka ve tasarımın fonetik ve kavramsal karşılaştırılması söz konusu olmayacaktır ve yukarıda belirtilen gerekçelerle tasarım ve marka arasında önemli görsel benzerlikler bulunmaktadır.

Sayılan tüm gerekçelerin ışığında; iki işaret arasındaki benzerlik ve inceleme konusu malların yüksek düzeydeki benzerliği bir arada dikkate alındığında, Genel Mahkeme’ye göre tescilli marka ve tescilli tasarım arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır ve tescilli markanın zayıf ayırt edici karakteri bu durumu değiştirmeyecektir. Aynı tespit ve sonuçları içeren Temyiz Kurulu kararı belirtilen nedenlerle haklı bulunmuş ve davanın reddedilmesine karar verilmiştir.

Okuyucularımız, Genel Mahkeme’nin kararını ve gerekçelerini ne derecede ikna edici buldular bilemiyorum.

Kendi adıma da tescilli markanın aslında marka olma vasfının tartışmaya son derece açık olduğu ve günümüzde EUIPO’nun ve birçok AB üyesi ülkenin kabul ettiği standartlar kapsamında marka olarak tescil edilemeyeceğini düşünüyorum. Hükümsüzlük kararının gerekçesi marka, Fransa’da 1974 yılında (benimle yaşıt) tescil edilmiştir ve muhtemelen o dönemde tasarım koruması çok popüler olmayan (belki de olmayan) bir koruma türüydü. Dolayısıyla, ürün biçimlerinin şekil markası olarak tescil edilmesi çok daha tercih edilen bir yöntemdi ve üç boyutlu şekil markalarına ilişkin Adalet Divanı içtihadı henüz ortaya çıkmamıştı. Belki de kararın arka planında böyle bir düşünüş biçimi yer almaktadır (o dönemde tasarım koruması olmadığı için tasarım olarak korunamayan bir şeklin korunması niyetinin yok sayılmaması, vb.), ancak bu yorum varsayımın ötesine geçemeyecektir, onun da farkındayız.

Ek yorum yapmak isteyen okuyucularımızı bir kez daha düşüncelerini paylaşmaya davet ediyoruz. Okuyucularımız yorumlarını bu yazının altındaki “yorum” bölümüne yaparlarsa çok daha memnun oluruz, çünkü tüm okuyucularımız sosyal medya kullanmıyor.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ağustos 2018

Balık Her Şeyi Bilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Hispanitas Joy is a Choice” Kararı (T‑808/16)

 

“Bu film bir insan ve bir balık hakkındadır, Bu film bir insan ve bir balık arasındaki dramatik bir ilişki hakkındadır, İnsan yaşam ve ölüm arasında durur, İnsan düşünür, At düşünür, Koyun düşünür, İnek düşünür, Köpek düşünür, Balık düşünmez, Balık sessizdir, İfadesizdir, Balık düşünmez, Çünkü balık her şeyi bilir, Balık her şeyi bilir.”

(This is a film – Arizona Rüyası (1993) film müziği – Goran Bregoviç (müzik), Emir Kusturica (söz), Iggy Pop (vokal))

 

 

Arizona Rüyası (Arizona Dream) 90’lı yılların unutulmaz filmler arasındadır ve fazlasıyla öznel bir değerlendirme olsa da, gerçeküstü atmosferiyle ve müzikleriyle o dönem gençliğini (en azından beni) büyülemiştir.

 

 

Düşünmeyen balığın her şeyi bilmesi, Arizona Rüyası’nda balığa atfedilen olumlu bir özelliktir ve balığa bir filozof gibi yaklaşmayı gerektirmektedir. Bir diğer deyişle, balık hayatın sırrını çözmüştür ve düşünmeye ihtiyaç dahi duymamaktadır.

Marka incelemesi bakımından ise durum farklıdır. Şöyle ki, Türkiye’de bu alanda düşünmeyen, bilmeyen, ancak yıllardır hiç susmayan balıklar o kadar fazla sayıdadır ki, bunun olumlu bir özellik olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu yazı kapsamında yer vereceğimiz Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının, ne düşünmeyen balıklarla ne de Arizona Rüyası’yla ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yukarıdaki bölümlerin yazının devamı ile ilgisi bulunmayan genel bir giriş ve serzeniş olarak okunması tercih edilmektedir.

İspanya’da yerleşik “EMBOGA SA” firması aşağıda görseline yer verdiğimiz markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 3.,14.,16.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bulunmaktadır ve “parfümler” malı da başvuru kapsamında yer almaktadır.

Başvurunun ilanına karşı Birleşik Krallık’ta yerleşik “JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması aşağıdaki markayı gerekçe göstererek, başvurunun sadece “parfümler” malı bakımından reddedilmesi talebiyle, başvurunun ilanına karşı itiraz eder. EUIPO’da tescilli olan itiraz gerekçesi markanın kapsamında “parfümler” yer almaktadır.

JOY

İtiraz karıştırılma olasılığı gerekçesine dayanmaktadır ve itiraz sahibi “JOY” markasının yaygın kullanımını ve kullanım nedeniyle artırılmış ayırt edici gücünü göstermek amacıyla çok sayıda dokümanı itiraz dilekçesine eklemiştir.

EUIPO itiraz birimi, itirazı kabul ederek, başvuruyu “parfümler” bakımından reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

EUIPO Temyiz Kurulu; “joy” ibaresinin her iki markada da yer alsa da, başvuruda “hispanitas” ibaresinin baskın unsur olması, “joy” ibaresinin ikincil plandaki kelime unsurunun yalnızca bir parçasını oluşturması, “joy is a choice (keyif (eğlence, zevk) bir seçimdir)” ibaresinin övücü bir slogan veya en azından bütüncül bir ifade olması nedenleriyle, başvuru ile ret gerekçesi markayı benzer işaretler olarak değerlendirmez. Bu nedenle de markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, “joy” ibaresinin kullanımdan kaynaklanacak artırılmış ayırt edici gücünün bulunduğu varsayıldığında dahi işaretler arasındaki bütüncül izlenimin farklılığı nedeniyle bu tespitin değişmeyeceği sonuçlarına ulaşır. Netice olarak, başvuru sahibinin itirazı kabul edilir ve “parfümler” bakımından verilen ret kararı kaldırılır.

“JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme’nin 30 Ocak 2018 tarihli T‑808/16 sayılı kararının http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198843&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=27526 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı, işaretlerin benzr olduğunu, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimaline ilişkin bütüncül değerlendirmede gerekli olan benzerlik derecesini yanlış yorumladığını ve itiraz gerekçesi markanın artırılmış ayırt edici karakterini yeteri derecede dikkate almadığını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme belirtilen iddiaları takip eden şekilde değerlendirir:

Yerleşik içtihada göre, bir kelime markasını oluşturan öğelerden birisinin başka bir markada yer alması, markaların benzer olduğunun göstergesidir. Bununla birlikte, ortak öğenin markaların oluşturduğu bütüncül izlenimde göz ardı edilebilir konumda olması halinde, ortak öğe karşılaştırmada dikkate alınmayabilir.

Başvurunun görselinde ön planda bulunması, nispeten büyük ve koyu yazım biçimi göz önüne alındığında başvurunun baskın unsuru “Hispanitas” ibaresidir. “Joy is a choice” sloganında “Joy” kelimesi bulunsa da, bu sloganın bütünlüğü içerisinde “joy” kelimesinin bağımsız ayırt edici rolü bulunmamaktadır ve sloganın ayrılmaz bir parçası olarak, sadece “Hispanitas” baskın kelime unsurunu işaret etmektedir. Açık biçimde farklı uzunlukta ve kompozisyonda olmaları dikkate alındığında, işaretlerin yalnızca oldukça düşük derecede benzerliği söz konusudur.

Markaların kapsadığı mallar aynı olsa da ve önceki tarihli “Joy” markasının gerektiği gibi dikkate alınan artırılmış ayırt edici gücü bulunsa da, markalar kamunun ilgili kesiminin zihninde büyük oranda farklılaşmış bir bütüncül algı oluşturacaktır. Şöyle ki, başvuruda “Joy” kelime unsurunun içinde bulunduğu cümleden ayrıştırılması mümkün değildir ve markada ikincil düzeyde role sahiptir. Başvurunun çatı markasıyla birlikte ürün markasının kombinasyonundan oluştuğu varsayılsa dahi, böyle bir kullanımın tüm parfüm sektörünün yaygın kullanım biçimi olduğu ve parfümlerin ortalama tüketicileri tarafından bilindiği sonucuna varılamaz.

Genel Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile dava gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve davayı reddetmiştir.

Türk uygulamasında, tescilli bir kelime markasının, yeni bir başvuruda sadece yer alması nedeniyle yargı veya idare tarafından verilmiş birçok hükümsüzlük / ret kararı bulunsa da, bu kararların bir kısmında kelime markasının sonraki tarihli markada hangi bağlamda yer aldığı, bağımsız ayırt edici karakterinin bulunup bulunmadığı sorusunun atlandığı gözlemlenmektedir. Kanaatimizce, kelimenin yeni tarihli markada ne şekilde kullanıldığı üzerine konsantre olunması gereken başlıca husustur ve bu husus atlanarak, sadece aynı kelimenin bir şekilde kullanılmış olması nedeniyle her durumda karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak oldukça hatalı bir yaklaşımdır. EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Hispanitas Joy is a Choice” kararında ulaştığı sonuç da bunun bir göstergesidir.

Balığın her şeyi bildiği varsayılsa da, çok bilen çok yanılır, bunu da unutmamak gerekir.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com

 

 

“La Mafia” Kelimesi Restoran İsmi Olarak Kamu Düzenine Aykırı mıdır? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

 

“Aldığımız her nefes bizi sürekli etkisi altında olduğumuz ölüme doğru çeker… Nihai olarak zafer ölümün olacaktır, çünkü doğumla birlikte ölüm zaten bizim kaderimiz olmuştur ve avını yutmadan önce onunla yalnızca kısa bir süre için oynar. Bununla birlikte, hayatımıza olabildiğince uzun bir süre için büyük bir ilgi ve özenle devam ederiz, tıpkı sonunda patlayacağından emin olsak da, olabildiğince uzun ve büyük bir sabun köpüğü üflememiz gibi.” (Arthur Schopenhauer)

Beklenilse ve hatta gelinen son aşamada kurtuluş olarak görülse de her kayıp, kaybedenin içinde koca bir boşluk oluşturuyor. Üç hafta önce babamı kaybetmemizin ardından acımızı paylaşan tüm IPR Gezgini okuyucularına teşekkür ediyorum. Babamı herhalde bir briç yazısıyla anmam gerekecek, onun arayışını sonraya bırakarak ikinci kısmı tamamlanamamış “La Mafia” kararına geçiyorum.

“Siz ne düşünürsünüz?” serisinin son sorusu hakkında yorumlarını bizimle paylaşan Arda Altınok, Sercem’s World ve farklı sosyal medya kanallarında yorum yapan, ancak son birkaç haftanın karmaşası içinde isimlerini şu an için hatırlayamadığım diğer okurlara teşekkür ediyorum.

Öncelikle soruyu hatırlatıyor ve devamında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararını anahatlarıyla paylaşıyoruz.

İspanya menşeili “La Mafia Franchises, SL” firması aşağıda görseline yer verilen markayı 2006 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUPO  – eski adıyla OHIM)’de tescil ettirir (başvuru tarihi: 30 Kasım 2006, tescil tarihi: 20 Aralık 2007).

 

 

Markadaki kelime unsurlarından “La Mafia” ibaresi “Mafya”, “se sienta a la mesa” ibaresi ise “masada oturur” anlamına gelmektedir. Tescilli markanın kapsamında 25.,35. ve 43. sınıflara dahil mallar ve hizmetler yer almaktadır. Mallar ve hizmetler özet olarak t