Etiket: Adalet Divanı Genel Mahkemesi

“NATURANOVE v NATURALIUM” Kararı – Genel Mahkeme Ayırt Edici Gücü Düşük Markalar Arasında Karıştırılma İhtimalini Bir Kez Daha Değerlendirdi

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 5 Ekim 2020 tarihinde verdiği T–602/19 sayılı kararda, ayırt edici gücü zayıf bir kelime unsurunu ortak olarak yer içeren iki kelime markası arasındaki karıştırılma olasılığı hususunu değerlendirmiştir.

Takipçilerimiz kararın İngilizce metnine burayı tıklayarak erişebilirler.

Sözü fazla uzatmadan kararı aktarmaya geçiyoruz.

Eugene Perma France (başvuru sahibi), “NATURANOVE” kelime markasını Nicé sınıflandırmasının 3. sınıfında bulunan, kısaca “Kozmetikler, saç losyonları, saç spreyleri gibi saç bakım ürünleri, saç boyaları, şampuanlar” olarak özetleyebileceğimiz mallar için tescil ettirmek amacıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur.

Başvurunun ilan edilmesinin ardından, SPI Investments Group, SL (itiraz sahibi / davacı), “NATURALIUM” kelime markalarını gerekçe göstererek başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar, EUIPO’da ve İspanya’da 3. sınıfa dahil “Kozmetikleri ve saç losyonlarını” mallarını da kapsayacak şekilde tescillidir.

EUIPO itiraz birimi, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder ve başvuruyu reddeder. EUIPO Temyiz Kurulu, bu karara karşı başvuru sahibince yapılan itirazı reddeder ve başvuru hakkındaki ret kararını onar.

Temyiz Kurulu kararında; “NATURANOVE – NATURALIUM” kelime markalarının ortak kısmını teşkil eden “NATURA” kelimesinin “doğa” kelimesini çağrıştırdığı ve başvuru kapsamındaki mallar bakımından bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olduğu belirtilmekle birlikte, markalar görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer bulunmuş, markaların aynı malları kapsadığı tespit edilmiş ve malların hitap ettiği kamunun geneli açısından, markaların aynı veya bağlantılı işletmelerden geldiği yönünde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi ret kararını Genel Mahkeme önüne getirir ve ihtilaf bu kez yargı tarafından ele alınır.

Davacı, “natura” kelimesinin “doğa” kelimesini doğrudan çağrıştırması, bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olması, markaların kalan kısımlarının, yani “_NOVE” – “_LIUM” ibarelerinin tamamen farklı olması nedenleriyle markaların görsel ve işitsel açılardan benzer olmadığını öne sürmektedir.

Buna karşın EUIPO; Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu, “natura” kelimesinin ayırt edici gücü zayıf olsa da, doğrudan tanımlayıcı olmadığını, her iki markanın da onar harften oluştuğunu, “natura” kelimesinin markaların başlangıcını teşkil ettiğini, tüketicilerin markaların başlangıç kısmına odaklandıklarını, bu bağlamda markaların görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzerlik içerdiklerini, malların aynı olduğunu, malların aynı ve markaların ortalama düzeyde benzer oldukları incelenen vakada, belirtilen hususların karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıflığını telafi ettiğini ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağını iddia etmektedir.

Genel Mahkeme incelemesinde ilk olarak, markaların kapsadığı malların aynı olduğu ve malların ortalama tüketicisinin genel anlamda halk olduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitlerini yerinde bulur.

Kararın devamında ise başvuru ile ret gerekçesi markanın benzerliği hususu irdelenir.

Genel Mahkeme’ye göre; “NATURANOVE” – “NATURALIUM” markalarının her ikisi de “NATURA” kelimesi ile başlasa da ve aynı sayıda (on) harften oluşsa da “NATURA” kelimesini takip eden “_NOVE” ile “_LIUM” ibareleri görsel ve işitsel açılardan kökten biçimde farklıdır. Buna ilaveten Mahkemeye göre; markaların ortak unsurunu teşkil eden “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücü, inceleme konusu mallar bakımından zayıf olduğundan, ortak unsurun markaların başında bulunmasına ve markaların aynı sayıda harften oluşmalarına bakılmaksızın, markaların son dört harfinin birbirlerinden son derece farklı olduğu dikkate alınmalı ve markaların sonundaki farklılığın ilgili malların ticari kaynağını tespit etmede önemli rol oynadığı sonucuna varılmalıdır. Dolayısıyla, tersi yöndeki tespitlere dayalı Temyiz Kurulu yaklaşımı yerinde değildir ve markalar Temyiz Kurulu’nun tespit ettiğinin aksine, ortalama düzeyde değil, düşük düzeyde benzerlik içermektedir.

Genel Mahkeme kararın devamında, ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünü değerlendirmiştir. Temyiz Kurulu, “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücünün zayıflığını kabul etmiş olmakla birlikte, “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak normal düzeyde ayırt edici bir marka olarak değerlendirmiştir. Genel Mahkeme ise tersine, “NATURA” ibaresinin markanın başlangıcında yer alması ve kelime markasının bütünü içerisinde %60 oranında ağırlığa sahip olması nedeniyle “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak ayırt edici gücü zayıf bir marka olarak kabul etmiş ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu tespitini yerinde görmemiştir.

Genel Mahkeme son olarak yukarıda yer verilen tespitlerinin, yani kısaca;

  • “NATURA” kelimesinin ayırt edici gücünün zayıflığı,
  • “NATURANOVE” – “NATURALIUM” ibarelerinin görsel, işitsel, kavramsal açılardan benzerliğinin düşük düzeyde olması,
  • Ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünün zayıflığı,

değerlendirmelerinin çerçevesinde, başvuru ile ret gerekçesi markaların kamunun ilgili kesiminin bütüncül algısı çerçevesinde farklı izlenimler oluşturacakları ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır.

Bu çerçevede, başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde bulunmamış ve Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir.


EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı kanaatimce de yerinde olmadığından, Genel Mahkeme’nin yaklaşımını ve vardığı sonucu haklı bulduğumu söylemeden edemeyeceğim. Kozmetik, gıda, içecek gibi sektörlerde hatta bunlarla sınırlı kalmaksızın ticaretin neredeyse her alanında malların doğallığına vurgu yapan veya bunu çağrıştıran kelimelerin (nature, natur, naturel, doğa, doğal vb.) markalar içerisinde yer alması yadsınamaz bir ticari pratik haline gelmiştir. Bu bağlamda, söz konusu kelimeleri içeren markaları tescil ettirmiş önceki hak sahiplerinin, sonradan yapılan başvurularda aynı kelimelerin kullanımını engelleme yönündeki yaklaşımları ticaretin düzgün işleyişini engelleme çabasının dışında bir anlama gelmemektedir.

Genel Mahkeme kararının 71. paragrafında yer alan “Bir firma ayırt ediciliği düşük bir markayı seçmekte ve onu piyasada kullanmakta serbest olsa da, söz konusu firmanın bunu yaparken, rakiplerinin de aynı veya benzer tanımlayıcı unsuru içeren markaları kullanmaya eşit derecede hakkı olduğunu kabul etmesi gerektiği, EUIPO Temyiz Kurulu kararları ve Mahkeme içtihatlarında açıktır.” değerlendirmesi, ayırt edici gücü düşük markaları seçen firmaların akıllarının bir köşesinde her an bulunmalıdır.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2020

unsalonderol@gmail.com

“BIO” Kelimesi Böcek Öldürücüleri Yanıltıcı Hale Getirebilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “BIO-INSECT SHOCKER Kararı (T-86/19)

Entomofobi, yani isimlerini duyduğunuzda dahi endişe duymanıza sebep olan bir böcek korkunuz söz konusuysa, sizleri bu yazıdan şimdiden uzaklaştırıp, daha sonra çiçeklerle ilgili (karşılaşırsak) bir yazıyı okumaya davet edelim.

Öncelikle davanın arka planını özetleyelim:

BIO-INSECT SHOCKER kelime markasının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde tescil edilmesi için 26 Kasım 2015 tarihinde bir başvuru gerçekleştiriliyor.

Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer alıyor:

Sınıf 1: “Üretime yönelik biyosidal ürünler; biyosit üretiminde kullanılacak kimyasal müstahzarlar; böcek öldürücüler için kimyasal katkı maddeleri”;

Sınıf 5: “Dezenfektanlar; zararlı hayvanları yok etmek için hazırlık ürünleri; parazit öldürücüler; tıbbi veya veterinerlikte kullanım için bakteriyolojik müstahzarlar; besin takviyeleri; ilaçlı spreyler; antibakteriyel spreyler; anti-enflamatuar spreyler; böcek öldürücüler; böcek cezbediciler; böcek kovucu spreyler; böcek kovucular; böcek öldürücü müstahzarlar; böcek büyüme düzenleyicileri; böcek kovucularla emprenye edilmiş mendiller; pire tozları; pire spreyleri; pire tasmaları; pire önleyici preparatlar; hayvanlar için pire tasmaları; hayvanlar için pire tozları; biyositler; hayvanları uzak tutmak için kovucu müstahzarlar; veterinerlik ürünleri; veteriner teşhis reaktifleri; veterinerlik aşıları; veterinerlik amaçlı gıda takviyeleri; veteriner kullanımı için hijyenik müstahzarlar”;

Sınıf 31: “Canlı hayvanlar; taze meyve ve sebzeler; Malt; Hayvan içecekleri; Yemler.”

Altta ana marka olan PETVITAL ile birlikte ilgili ibarenin fiili kullanım biçimini de görebilirsiniz:

EUIPO nezdinde yapılan bu başvuru 10 Mart 2016 tarihinde ilgili ürünler için tescil ediliyor.

Sonrasında ise söz konusu markanın, tescilli olduğu ürünler için ayırt edici nitelikten yoksun, tanımlayıcı, kamu düzenine aykırı ve yanıltıcı olduğu gerekçeleriyle hükümsüzlüğü talep ediliyor ve ihtilaf nihayetinde Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 13 Mayıs 2020 tarihli T‑86/19 sayılı kararı ile sonuçlandırılıyor.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=69062DB51AD8CD1D7D724348EE1E7BFD?text=&docid=226461&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10750508 bağlantısından Fransızca olarak görülebilecek kararın ana hatları ve gerekçelerini bu yazının kalan kısmında aktarmaya çalışacağım.

26 Kasım 2015 tarihinde başvurusu yapılan ve 10 Mart 2016 tarihinde tescil edilen marka için, SolNova AG 12 Mayıs 2016 tarihinde 207/2009 sayılı Tüzüğün 7 (1) (b), (c), (f) ve (g) maddelerini öne sürerek tescile karşı görüş bildirir. Ancak bu görüşler, tescilden sonra sunulduğundan dolayı EUIPO tarafından dikkate alınmaz.

Bunun üzerine SolNova AG, 25 Temmuz 2016 tarihinde, yine aynı gerekçelerle markanın hükümsüzlüğü için talepte bulunur. Hükümsüzlük talebi markanın kapsadığı tüm mallara ilişkindir.

EUIPO İptal Birimi Karar Süreci:

20 Aralık 2017 tarihinde, EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddeder. Ret gerekçesi olarak da hükümsüzlüğü talep edilen markanın kapsadığı mallar bakımından yeterli derecede ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı tespitinde bulunur. Zira EUIPO’ya göre “shocker” (şok edici) ibaresi, ilgili ürünleri doğrudan niteleyecek bir ibare değildir ve ayırt edici niteliğe sahiptir.  Ek olarak, markanın Tüzüğün 7 (1) (f) ve 7 (1) (g) maddeleri uyarınca kamu düzenine aykırı ve yanıltıcı olmadığına karar verir.

Temyiz Kurulu Karar Süreci:

SolNova, EUIPO İptal Birimi’nin bu kararına karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

i)   Temyiz Kurulu ilgili hükümsüzlük talebini “tanımlayıcılık” iddiaları açısından reddeder:

– Temyiz Kurulu ilk olarak, malların çeşidi dikkate alındığında ilgili tüketici düzeyinin orta ila yüksek düzeyde olduğunu, kısmen halk ve uzmanlardan kısmen de yalnızca uzmanlardan oluştuğunu değerlendirmiştir. Aynı zamanda, markanın İngilizce kelimelerden oluşması nedeniyle ilgili tüketici kitlesinin İngilizce konuşanlardan oluşması gerektiğini vurgular.

– İkinci olarak, markanın kapsadığı bazı malların böcek öldürücüler veya böcek ilacı ürünleriyle ilgili olduğunu, diğerlerinin ise olmadığını belirtir. Zira SolNova AG de bu ürünler için markanın tanımlayıcı olduğu noktasında savunma ve iddiada bulunamamıştır.

– Üçüncü olarak, İngilizce “bio insect shocker” (biyo böcek şok edici) ibaresinin doğrudan “böcek öldürücülerin” ya da bununla ilişkili ürünlerin özelliklerini tanımlamadığını belirtir. Ancak, ilgili ibarenin bu tür ürün/ürün özelliklerini çağrıştırabilecek, imalı bir ibare olduğunu da kabul eder.  Yine de nihayetinde, anlamının daha çok yalnızca “böcekleri şoka sokarak mücadele sağlayacak ekolojik bir ürünü” tanımlayacağını ve tüketicinin de bunu anlamlandırmak için ekstra efor sarf etmesi gerekeceğini ekler. Bu bağlamda, İngilizce “shocker” ifadesinin yalnızca “şok edici bir şey” anlamına geldiğini ve “öldürmek” ya da “kovmak”tan farklı olduğunu vurgular.

– Dördüncü olarak, “bio insect shocker” ibaresinin ilgili mallar için yaygın kullanımına dair iddiaları da kabul etmez. Bu sonuçta özellikle, SolNova AG’nin sunduğu delillerin çoğu kısmının, marka başvurusunun yapıldığı tarihten sonraya ait olması etkili olur.

ii) Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini markanın “ayırt edici karakterden yoksun olduğu” iddiaları açısından da yukarıdaki gerekçelere dayandırarak reddeder.

iii) Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini “markanın kamu düzenine aykırı olduğu” iddiaları açısından da reddeder:

Çünkü SolNova AG, markanın başvuru tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin biyosidal ürünlerin pazarı ve kullanımı ile ilgili 22 Mayıs 2012 tarihli 528/2012 sayılı Tüzüğü’nü ihlal edecek şekilde kullanımını kanıtlayamamıştır.

iv) Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini “yanıltıcılık” iddiaları açısından reddeder:

Solnova AG, markanın yukarıda bahsedilen Tüzüğü ihlal ettiğini kanıtlayamaması üzerine, markanın 7 (1) (g) maddesi kapsamında yanıltıcı olarak nitelendirilemeyeceği ve yanıltıcı olmayan kullanımının da mümkün olduğuna kanaat getirir.

Solnova AG, EUIPO Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük talebini reddetmesi kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 13 Mayıs 2020 tarihli T‑86/19 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu kararını aşağıdaki gerekçeler bakımından yerinde bulur:  

Hükümsüzlüğü talep edilen markanın:

  1. Ayırt edici karakterden yoksun olmadığı,
  2. Tanımlayıcı olmadığı,
  3. Kamu düzenine aykırı olmadığı.

Bu bağlamda Genel Mahkeme yukarıda yer verilen hususlarda Temyiz Kurulu ile aynı yönde karar bildirir ve Kurulun bu kapsamda herhangi bir değerlendirme hatası yapmadığına kanaat getirir.

Mahkeme de “SHOCKER” (şok edici) teriminin anlamının ‘şok edici’ bir şeye atıfta bulunduğunu ve öldürme veya itmeye yönelik bir atıfta bulunmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle, “SHOCKER” kelimesi ile böcek kovucu ürünler doğrudan ilişkilendirilemez ve aynı zamanda hükümsüzlük talebine konu malları veya bunların özelliklerini tüketiciye doğrudan çağrıştıracak nitelikte değildir.

Bu değerlendirme, aynı zamanda, bir hükümsüzlük davasında bir markanın ayırt edici karakterine ilişkin delillerin, talebe konu markanın başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü inceleme konusu davada, hükümsüzlük talebinde bulunan tarafından sunulan deliller, davaya konu markanın başvurusunun yapıldığı tarihte “şok edici” kelimesinin böcek kovucu ürünler için genel bir kullanım olduğunu kanıtlamak için yetersiz bulunmuştur.

Bununla birlikte Genel Mahkeme, hükümsüzlük talebinin konusu markanın yanıltıcı olduğu gerekçesiyle Temyiz Kurulu kararını kısmen iptal eder.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’ndan farklı olarak hükümsüzlüğü talep edilen markanın; yanıltıcılık açısından, yanıltıcı olmadan da kullanılmasının mümkün olacağı düşünülse dahi, konu zararlı organizmaları yok etme, uzaklaştırma veya zararsız hale getirme, eylemlerini engelleme veya başka bir şekilde onlarla mücadele etmeye yönelik üretilen ve bu amaçla bir veya daha fazla aktif madde içeren biyosidal ürünler özelinde değerlendirildiğinde, yanıltma riskinin mevcut olduğu yönünde karar verir.

Böylelikle biyosidal ürün üzerinde “bio” gibi bir ifadenin varlığı, içtihat kapsamında tüketiciyi ciddi derecede yanıltma riski oluşturmaya yeterli olarak görülmüştür.

Mahkeme, “bio” kelimesinin günümüzde olumlu çağrışımlar yaratabilecek derecede bir anlam kazandığına kanaat getirmiştir. Sunulan ürüne bağlı olarak farklı bir şekilde algılanabilmesi mümkün olsa da, “bio” kelimesinin genel olarak çevreye saygı, doğal malzemelerin kullanımı ve hatta ekolojik üretim süreçlerine atıfta bulunduğu dikkate alınmıştır. Zira, markanın temel işlevinin, tüketiciye veya son kullanıcıya ilgili mal veya hizmetin asıl kimliğini garanti etmek olduğu unutulmamalıdır.

Netice olarak; Genel Mahkeme’ye göre incelenen vakada, markanın yanıltıcı olmayan bir şekilde kullanım olasılığı bulunsa dahi, bu durum yine de markanın yanıltıcı niteliğinin olmadığına kanaat getirmeye yetmeyecektir. Bu nedenle tüm mallar için hükümsüzlüğü talep edilen marka, Sınıf 1 ve Sınıf 5’te yer alan biyosidal ürünler olarak tanımlanan aşağıdaki mallar için yanıltıcı bulunur ve markanın belirtilen mallar bakımından kısmen hükümsüzlüğüne karar verilir:

Sınıf 1: “Üretime yönelik biyosidal ürünler; biyosit üretiminde kullanılacak kimyasal müstahzarlar; böcek öldürücüler için kimyasal katkı maddeleri”;

Sınıf 5: “Dezenfektanlar; zararlı hayvanları yok etmek için hazırlık ürünleri; parazit öldürücüler; tıbbi veya veterinerlikte kullanım için bakteriyolojik müstahzarlar; ilaçlı spreyler; antibakteriyel spreyler; böcek öldürücüler; böcek cezbediciler; böcek kovucu spreyler; böcek kovucular; böcek öldürücü müstahzarlar; böcek büyüme düzenleyicileri; böcek kovucularla emprenye edilmiş mendiller; pire tozları; pire spreyleri; pire tasmaları; pire önleyici preparatlar; hayvanlar için pire tasmaları; hayvanlar için pire tozları; biyositler; hayvanları uzak tutmak için kovucu müstahzarlar; veterinerlik aşıları; veteriner kullanımı için hijyenik müstahzarlar”;

Mahkemece hükümsüzlük kararı kapsamı dışında bırakılan mallar ise şu şekildedir:

Sınıf 5: “Tıbbi kullanım için gıda takviyeleri; anti-enflamatuar spreyler; veterinerlik ürünleri; veteriner teşhis reaktifleri; veterinerlik amaçlı gıda takviyeleri”

Sınıf 31: “Canlı hayvanlar; taze meyve ve sebzeler; Malt; Hayvan içecekleri; Yemler.”

Sonuç yerine:

Bundan birkaç ay önce, pandemi nedeniyle İstanbul sokakları için ilaçlama hizmetlerinin aksaması ve kanalizasyon bakımlarının düzenli yapılmaması nedeniyle, tertemiz evimize balkon giderinden tırmanan ve 1 saat içerisinde 50’den fazla kişilik ekibiyle –şaka değil– evde dans etmeye başlayan devcileyin Gregor Samsa’larla karşılaşmıştık. Can havliyle hemen bir ilaçlama ekibi çağırmıştık ve yine çok uzun da araştıramadan acilen kendimizin de uygulayabileceği ve etkili olduğuna dair kullanıcı yorumlarının olduğu bir böcek kovucu siparişi vermiştik. Açıkçası o gün ben de üstünde “BIO” yazan bir böcek kovucuya rastlasaydım, kendilerinden radyasyon zırhı bile üretilmiş olan bu arkadaşların gücünü bile bile yine de ilk seçeneğim o olabilirdi.  Sizlere aktardığım Genel Mahkeme kararı da bu anlamda beni destekler nitelikte olmuş ya da ben onu.

Aslı BAŞPINAR

Eylül 2020

asli.baspinar86@gmail.com

Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeden Kullanımı Hususu ABAD Genel Mahkemesi Tarafından Bir Kez Daha Değerlendirildi – Memphis Air Blue Kararı (T-800/19)

İnceleme konusu Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararında; bir kelime markası için ciddi kullanım ispatı aşamasında, markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmeden farklı unsurlar ile birlikte kullanılması hususu değerlendirilmiştir.

Austria Tabak GmbH (Austria) firması tarafından 16 Temmuz 2001 tarihinde yapılan “Air” kelime markası Avrupa Birliği markası başvurusu 34. sınıf kapsamında yer alan ürünler için 30 Mayıs 2005 tarihinde tescil edilmiştir.

25 Ağustos 2016 tarihinde Mignot & De Block BV (Mignot) firması tarafından ilgili markanın ciddi kullanılmama gerekçesi ile iptali için başvuru yapılmıştır. İptal başvurusu “Air” markasının kapsadığı tüm mallara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

EUIPO İptal Dairesi 26 Haziran 2018 tarihinde Mignot firmasının iptal talebini kabul etmiş ve ilgili markanın kapsadığı tüm mallar yönünden iptaline karar vermiştir.

24 Ağustos 2018 tarihinde Austria firması Temyiz Kurulu nezdinde ilgili karara itiraz etmiştir ancak EUIPO Temyiz Kurulu iptal kararını onamıştır. Kurul kararında gerekçe olarak, tescilli marka ile kullanıma konu marka arasında ayırt edici karakterin değiştirilmiş olduğunu belirtmiştir.

Austria firması, Temyiz Kurulu karara karşı açmış olduğu davada Temyiz Kurulu kararının iptalini talep etmiştir.

Austria firmasının temel iddiası tescilli markanın aktif olarak kullanıldığı ve kullanım şeklinin markanın ayırt edici karakterini değiştirmediğidir.

Austria firması dilekçesinde şu argümanlara yer vermiştir:

  • Ciddi kullanım incelemesi aşamasında genel bir değerlendirme yapılmalı, bu nedenle sunulan deliller tek tek değil bir bütün halinde değerlendirilmelidir.
  • Kelime markalarının kullanım incelemesinde markanın kullanıldığı renk, font ve stil dikkate alınmamalıdır. Zira kelime markaları, harflerden,  kelime veya kelime gruplarından oluşmaktadır ve tescil sadece bu unsurlar için koruma sağlamaktadır. Tescil kapsamında korunan herhangi bir şekil, stilize karakter veya font yoktur.
  • Ayrıca iki veya daha fazla ticari markanın, üretici firmanın ticaret unvanı olsun veya olmasın, birlikte ve özerk olarak kullanıldığı durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bir markanın şirketin ticaret unvanı veya daha önceki tarihli bir marka ile ortak kullanımı, tek başına, söz konusu malları tanımlama aracı olarak ticari markanın işlevini zayıflatamaz.

Mahkeme kararında; farklı markaların bir araya getirilerek kullanılması durumunda ciddi kullanımın ispatı için ilgili markanın malların kaynağı hakkında hala belirleyici bir işaret olması gerektiğini ifade etmiştir. Mahkeme ayrıca, bu tip bir kullanımda ilgili sektör bünyesindeki pratik uygulamaların da göz önünde tutularak markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmemesi gerektiğini belirtmiştir.

Marka sahipleri gelişen zaman içerisinde pazarlama ve reklam gereklilikleri için markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden tescilli marka üzerinde ufak değişiklikler yapabilirler. Bu amaçla yapılan değişikliklere bakıldığında tescilli marka ile kullanılan marka arasında belirsiz değişiklikler olmalı ve markalar karşılaştırıldığında her ikisinin de büyük ölçüde aynı olduğu değerlendirilmelidir.

Bu nedenle, tescil edilen markaya eklenen öğelerin her birinin kendine özgü niteliklerine ve düzenleme içindeki göreceli konumuna bakılarak, markanın ayırt edici karakterini değiştirip değiştirmediklerinin değerlendirilmesi gerekir.

Bu değerlendirmenin amacı, yalnızca birleşik bir markanın parçası olarak veya başka bir markayla birlikte kullanılan önceki markanın kendine özgü nitelikleri ve özellikle de az veya çok ayırt edici niteliğinin tespit edilmesidir. Ayırt edici karakter ne kadar zayıfsa, kendisi ayırt edici olan başka bir bileşen ekleyerek onu değiştirmek o kadar kolay olacaktır ve marka, belirlediği ürünün menşe göstergesi olarak algılanma işlevini o kadar çok kaybedecektir.

Markaların farklı unsurlarla birlikte kullanılması veya marka örneğinden bazı unsurların çıkarılması, ancak markanın ayırt edicilik fonksiyonun değiştirilmemesine bağlıdır.

Kullanım Biçimi:

İçtihat, tescilli işaretin ayırt edici özelliğini değiştirmeden birkaç işaretin aynı anda kullanılabileceğini kabul eder. Austria firmasına göre, burada durum böyledir, çünkü sunulan kanıtlarda AIR markası açıkça farklılaştırılmış “MEMPHIS” işareti ve betimleyici BLUE ifadeleri ile birlikte kullanılmıştır.

EUIPO, iki markanın veya işaretin aynı anda kullanımına ilişkin içtihatın uygulanabilir olup olmadığı sorusunu açık bırakırken, Austria firmasının iddialarını kabul etmemektedir. Temyiz Kurulu, özerk olarak korunan ‘MEMPHİS’ kelimesinden bağımsız olarak Austria firmasının  ileri sürdüğü gibi BLUE ifadesinin tanımlayıcı olmadığına ve AIR markasının ayırt edici karakterinde değişiklik yaptığına değinmiştir.

Kurul kararında ayrıca MEMPHIS ve AIR ifadelerinin ortalama ayırt edici ifadeler olduğunu, BLUE ifadesinin ise her ne kadar tütün sektöründe yaygın kullanılan bir ifade olmasına ve daha hafif tatlı ürünler için kullanmasına karşın, bu ifadenin tek başına değerlendirildiğinde aslında kelime anlamı olarak birebir ürünün özelliğini nitelemediğini ve düşük ayırt edici karaktere sahip bir ifade olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, alışveriş fişlerinde BLUE ifadesinin kısaltması olan BL harflerinin kullanılmasının bu ifadenin tanımlayıcı olduğunu göstermediğini, zira ayırt edicilik ile ilgili değerlendirmelerin fiş üzerinde yazan ibarelere göre değil, ürün üzerindeki ibarelere göre yapılması gerektiğini ifade etmiştir.

Kurul, ayrıca sunulan tüm kanıtları incelediğinde hiçbir kanıtta “AIR” ifadesinin izole olarak tek başına kullanılmadığını mutlaka “MEMPHIS”, “BLUE” veya “BLUE 100” ifadeleri ile birlikte ve bu ifadelerden net olarak ayrık şekilde olmadan kullanıldığını belirtmiş ve sunulan deliller ışığında ilgili kullanım şeklinin markanın ayırt edici karakterini değiştirdiğini ifade etmiştir.

Bunun yanısıra, sunulan tüm kullanım delillerinde MEMPHIS ibaresi gözle görülür şekilde baskın ifade olarak yer almaktadır ki, bu kullanım şekli AIR ifadesinin ayırt ediciliğini ciddi şekilde etkilemektedir. Zira, tüketici AIR ifadesini artık kaynak gösterici ifade olarak algılamamaktadır.

Son olarak MEMPHIS AIR BLUE ve MEMPHIS AIR BLUE 100 ibareleri bütün olarak değerlendirildiğinde, bu ibarelerin AIR ifadesi ile neredeyse aynı olduğunun söylenebilmesi mümkün değildir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamış ve bir kelime markası olan “AIR” ibaresinin tescil edildiği biçimde ya da tescil edildiği halinden kabul edilebilir bir farklılık oluşturan başka bir biçimde kullanılmadığını karara bağlamıştır. Bu nedenlerle de dava reddedilmiştir.

Ciddi kullanımın ispatına ilişkin olarak verilmiş olan bu karar, markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden kullanılmasının önemini bir kez daha net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Gonca ADALI BAŞMAKCI

Ağustos 2020

goncadali@yahoo.com

Fikri Mülkiyet Danışmanlığı Hizmetleri Hukuki Bir Hizmet midir?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi PONTINOVA – PONTI Kararı (T-76/19)

Fikri mülkiyet alanında danışmanlık hizmetlerinin yelpazesi oldukça geniştir. Davalar, tescil ofisleri önündeki itirazlar, başvuru hizmetleri, gözlem hizmetleri, lisanslama işlemleri ve bunlarla sınırlı olmayan farklı türde hizmetler fikri mülkiyet danışmanlık firmaları veya bu alanda faaliyet gösteren hukuk büroları tarafından müşterilerine sağlanmaktadır.

Sektörde faaliyet gösteren birçok firma hizmetlerini özelleştirmiş durumdadır ve kimileri faaliyetlerini hukuk bürosu hizmeti olarak, kimileri gözlem-araştırma bürosu olarak, kimileri yalnızca belirli alanlarda (patent, marka, telif hakkı, vd) hizmet veren firmalar olarak, kimileri ise yalnızca başvuru-idari işlemleri yapan firmalar olarak sınırlandırmıştır. Elbette ki, tüm hizmetleri kendi bünyesinde tek başına veren firmalara da rastlanmaktadır, ancak bunun istisnai bir hizmet biçimi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Fikri mülkiyet danışmanlığı hizmeti veren firmalar, kendi markalarını tescil ettirmek istediklerinde, başvuruyu Nicé sınıflandırmasının 45. sınıfında yapmaktadır. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin TmClass alınan aşağıdaki veriler, fikri mülkiyet alanında eğitim (41. sınıf) ve fikri mülkiyet haklarının finansal değerlemesi (36. sınıf) dışında kalan tüm fikri mülkiyet hizmetlerinin 45. sınıfta yer aldığını göstermektedir. (https://euipo.europa.eu/ec2/search/find?language=en&text=intellectual+property&niceClass=&size=25&page=1&harmonised=true&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=relevance) Buna ilaveten son görselde de görüleceği üzere, EUIPO Taxonomy yapısında fikri mülkiyet danışmanlığı ve onunla bağlantılı 45. sınıftaki tüm hizmetler, hukuki hizmetler genel başlığı altında yer almaktadır. Bir diğer deyişle EUIPO, fikri mülkiyet danışmanlığı ile hizmetleri hukuki hizmetlerin bir parçası olarak değerlendirmektedir ve fikri mülkiyet lisanslama hizmetleri, fikri mülkiyet gözlem hizmetleri, fikri mülkiyet yönetimi hizmetleri, fikri mülkiyet soruşturma hizmetleri, fikri mülkiyet koruma hizmetleri gibi hizmetler de bu ana başlığın bir parçası olarak görülmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu uygulamasında, Nicé sınıfları aynı tür mal ve hizmetleri içeren gruplara bölünmüştür. Grupların amacı, resen benzerlik incelemesinde dikkate alınacak aynı tür mal ve hizmetleri gruplar altında toplamaktır ve yayıma itiraz üzerine yapılan incelemede dikkate alınan benzer mal ve hizmetler için yapılacak değerlendirmede Ofis bu gruplarla sınırlı bir inceleme yapmamaktadır.

Türk uygulamasında, 2020 yılı itibarıyla, 45. sınıfta yer alan gruplardan birisi de “Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil).” şeklindedir. (https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/MClassification/) Bir diğer deyişle, Türk Patent ve Marka Kurumu, fikri mülkiyet alanındaki danışmanlık hizmetlerini, hukuki hizmetler genel başlığının içerisinde yer alan ve onunla aynı tür bir hizmet olarak değerlendirmektedir.

Bununla birlikte; fikri mülkiyet danışmanlığı için tescilli olan bir marka nedeniyle hukuki hizmetleri içeren yeni bir başvuru reddedildiğinde (veya tersi durumda), başvuru sahipleri sıklıkla fikri mülkiyet alanındaki hizmetlerle, hukuki hizmetlerin, örneğin avukatlık hizmetlerinin benzer veya aynı tür hizmetler olmadıklarını, hizmetler arasında amaç ve hizmet sağlayıcı bakımından farklılık bulunduğunu öne sürmektedir.

Belirtilen argümanlar genellikle, avukatlık hizmetlerinin, avukatlarca veya hukuk bürolarınca sağlandığı, buna karşın fikri mülkiyet hizmetlerinin ayrı bir uzmanlık alanı olduğu, bu alanda verilen hizmetlerin hukuki hizmetler olmadığı, başvuru yapma ve idare nezdinde koruma sağlanmasını aracılık etme hizmetlerinin hukuki hizmetler olarak değerlendirilemeyeceği, kaldı ki bu hizmetleri verenlerin çoğunlukla avukat veya hukukçu olmadığı gibi argümanlara dayanmaktadır. Bu bağlamda, Türk tescil otoritesinin fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetlerini, hukuki hizmetler genel başlığının bir parçası olarak göstermesi sıklıkla eleştirilen ve itiraz dilekçelerinde altı çizilen bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu yazının konusu karar; aynı meselenin EUIPO ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından nasıl değerlendirildiğini okuyucularımıza aktaracak ve konu hakkındaki tartışmalara AB perspektifiyle bakışı sağlayacaktır.



İsviçre’de kurulu “PONTINOVA AG” 2016 yılında aşağıda görülebilecek markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında “Sınıf 45: Hukuki hizmetler.” bulunmaktadır.

İspanya’da yerleşik “Ponti & Partners, SLP” başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi marka İspanya’da tescilli “ponti” kelime markasıdır ve bu marka “Sınıf 45: Fikri ve sınai mülkiyet danışmanlık hizmetleri” için korunmaktadır.

EUIPO itiraz birimi itirazı kabul eder ve başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. İtirazın EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilmesi üzerine başvuru sahibi karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme, davayı 13 Mayıs 2020 tarihli T‑76/19 sayılı kararı ile sonuçlandırır. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226465&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14766758 bağlantısından görülebilecek kararın anahatları ve gerekçeleri bu yazının kalan kısmında aktarılacaktır.

Genel Mahkeme kararına, ilgili içtihatın sayılmasının ardından, kamunun ilgili kesiminin, dikkat düzeyi ortalamanın üzerinde olan şirketler ve bireyler olduğunu tespit ederek başlar.

Devamında, hizmetlerin yani, hukuki hizmetler ile fikri ve sınai mülkiyet danışmanlık hizmetlerinin karşılaştırılmasına, bir diğer deyişle bu hizmetlerin benzerliklerinin incelenmesine geçilir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, başvuru konusu markada bulunan hukuki hizmetlerin, önceki tarihli markada yer alan fikri ve sınai mülkiyet danışmanlık hizmetlerini kapsadığı dolayısıyla, karşılaştırma konusu hizmetlerin aynı olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Başvuru sahibi, bu tespite karşı çıkmaktadır. Başvuru sahibine göre, karşılaştırma konusu hizmetler aynı veya yüksek düzeyde benzer değillerdir. Başvuru sahibi, bu noktada ret gerekçesi markanın tescil edildiği tarihte 42. sınıfta yer alan ve sonradan 45. sınıfa geçen fikri ve sınai mülkiyet hizmetleri ile 45. sınıfta yer alan hukuki hizmetlerin sınıflarının da farklı olduğunu öne sürmektedir. Buna ilaveten, başvuru sahibine göre, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, bir hukuk firmasının verdiği hizmetler arasında yer almamaktadır ve onlardan esasen farklılaşmaktadır. Bir hukuk firmasının sağladığı hizmetler, hukuki tavsiye vermek ve müvekkillerini mahkemeler önünde temsil etmektir ve bu hizmetler ancak ruhsatı olan avukatlar tarafından verilebilir. Bunun tersine, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, bir tür danışmanlık hizmetidir; bu hizmet ekonomi, finans veya hukuk çevreleri gibi, geniş bir alana dağılmış profesyoneller tarafından verilmektedir ve özel bir lisans veya eğitim gerektirmemektedir.

Genel Mahkeme bu iddiaları aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Nicé sınıflandırması sadece idari amaçlara hizmet etmektedir ve malların veya hizmetlerin sadece farklı sınıflarda yer almaları nedeniyle, bunların birbirlerine benzer olmadıkları kabul edilemez. Buna ilaveten, ret gerekçesi markanın tescil edildiği tarihte 42. sınıfta yer alan fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, şu anda 45. sınıfta yer almaktadır ve dolayısıyla markaların kapsadıkları hizmetlerin aynı sınıfa ait oldukları ortadadır.

Buna ilaveten, içtihata göre önceki tarihli markanın kapsadığı hizmetlerin, başvurudaki daha geniş bir kategorinin içine dahil olması halinde, hizmetlerin aynı olduğunun kabul edilmesi mümkündür.

Ayrıca, fikri ve sınai mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, doğası gereği hukuki olan fikri mülkiyet hakları hakkında tavsiyeleri de içermektedir. Söz konusu hizmetler, bu nedenle hukuki hizmetlerin bir parçasıdır ve incelenen başvuru kapsamında bir özelleştirme veya sınırlandırma bulunmadığından, başvuru her tür alandaki hukuki hizmeti içerecek biçimde oldukça geniş biçimde yapılmıştır.

Hukuki danışmanlık hizmetlerinin, müvekkilleri mahkemeler önünde temsil etmek gibi başka hizmetleri de içermesi yukarıdaki tespitlerin yerindeliğini etkilemeyecektir. Buna ilaveten, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, ekonomi, finans veya hukuk çevreleri gibi, geniş bir alana dağılmış profesyoneller tarafından verilse de, bu durum söz konusu hizmetlerin mutlak surette hukuki bir boyutu olmasını değiştirmeyecektir.

Başvuru sahibinin, fikri mülkiyet alanında hukuki hizmet sunmadığı yönündeki argümanının incelemeye herhangi bir etkisi olmayacaktır. Yerleşik içtihatta da belirtildiği üzere, incelemede markayla fiilen pazarlanan hizmetler değil, başvuru kapsamında yer verilmiş hizmetler dikkate alınacaktır.

Sayılan tüm nedenlerle, başvuru sahibinin inceleme konusu hizmetlerin nitelikleriyle itibarıyla aynı olmadıkları yönündeki argümanları yerinde değildir ve Temyiz Kurulu’nun markaların kapsadıkları hizmetlerin aynı olduğu yönündeki tespiti haklıdır.

Genel Mahkeme kararın devamında, karşılaştırma konusu işaretleri, görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer işaretler olarak değerlendirmiştir. Hizmetlerin aynılığını ve işaretlerin ortalama düzeydeki benzerliğini bir arada dikkate alan Kurul; markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmıştır. Dolayısıyla, aynı tespitleri içeren Temyiz Kurulu kararı yerinde bulunmuş ve dava reddedilmiştir. (Bu yazının ana amacı, hukuki hizmetler ile fikri mülkiyet danışmalığı hizmetlerinin benzerliği konusundaki tespitleri aktarmak olduğundan, işaretlerin benzerliği konusundaki Genel Mahkeme değerlendirmesine yazıda yer verilmemiştir.)

Karardan açık olarak görüleceği üzere, gerek EUIPO Temyiz Kurulu gerekse de Genel Mahkeme, hukuki hizmetleri, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetlerini de içeren genel bir hizmet kategorisi olarak değerlendirmiş ve bu hizmetlerin birbirlerinden farklı (benzemeyen) hizmetler oldukları yönündeki başvuru sahibi argümanlarını kabul etmemiştir.



Hizmeti sağlayan kişinin niteliğinden bağımsız olarak, hizmetin kendi niteliğini ve hukuki boyutunu dikkate alan Genel Mahkeme yaklaşımı kanaatimizce son derece yerindedir. Bu bağlamda, bünyesinde hiçbir avukat – hukukçu çalıştırmayan ve sadece marka tescil danışmanlığı hizmeti sağlayan bir marka vekilliği firması da esasen hukuki bir hizmet vermektedir ve hizmeti sağlayandan, ziyade hizmetin niteliğini temel alan yorum esas alınmalıdır.

Bu yaklaşım aynı konuda Türkiye’de karşımıza çıkan tartışmalara da ışık tutacak niteliktedir ve varılan sonuç itibarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaklaşımını da desteklemektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Ağustos 2020

unsalonderol@gmail.com

LOUIS VUITTON BU SEFER DAMA DESENİ DAVASINI KAZANDI!

Louis Vuitton markasının çantalarda-bavullarda kullandığı şöyle bir deseni var.

Bu desenin farklı renkleri mevcut ve gördüğünüz renk kombinasyonundaki “Damier Azur” diye anılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda 18-78 yaş arası hanımlar arasında orjinali-taklidi bu deseni içeren çantalardan almayanı dövüyorlardı sanırım(!), yoksa bu kadar çok kadının bu çantaları takmasının başka ne anlamı olabilirdi ki? Benim için pek de heyecan uyandıran bir desen değil doğrusu, ama  alana da lafımız yok ne de olsa kişisel beğeni meselesi.  

Ama olayın marka hukuku boyutuna gelirsek tabii ki ben (de) yüz metreden yukarıdaki deseni taşıyan bir çantanın  L. Vuitton olduğunu düşünürüm. Taklit mi orijinal mi konusu ise ancak yakına gelince anlaşılıyor maalesef, çünkü evet bazı taklitler fena halde başarılı.  

L.Vuitton’un bu desenle ilgili daha evvel başı iki kez derde girmişti. Önceki ihtilaflarda aynı desenin farklı renk kombinasyonunu içeren markaların ayırt edici olmadığı VE bütün Avrupa Birliği nezdinde kullanımla ayırtedicilik kazanmadığı yönünde kararlar çıkmıştı, fakat kararların verilmesinden sonra davacılar davalarını geri çekmişti. Ama bu kez Genel Mahkeme bugün inceleyeceğimiz 10/06/2020 tarih ve  T 105/19 nolu kararıyla L. Vuitton lehine karar verdi.

Hepimizin bildiği bir gerçek var; farklı renklerde karelerden oluşan deseni (kısaca dama deseni diyelim) L. Vuitton icat etmedi. Bu aşağı yukarı insanlık tarihi kadar eski bir desen ve bugüne kadar hemen her çeşit mal üzerine farklı versiyonlarla uygulanmış durumda. Ama 18.sınıftaki mallar açısından desen ve doku kaynak olarak L.Vuitton’u  gösteriyor mu derseniz;bence kesin gösteriyor.

Louis Vuitton Malletier 2008  yılında işareti için WIPO üzerinden 18.sınıfta yaptığı 986207 numaralı uluslararası başvuruda AB’yi de seçiyor  ve marka EUIPO nezdinde sorunsuz tescil ediliyor. 2015 Yılına gelindiğinde Polonya vatandaşı Norbert Wisniewski EUIPO’ya başvurarak bahsi geçen tescile konu işaretin  ayırt edicilikten yoksun olduğu gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ediyor. EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul edince L. Vuitton Temyiz Kurulu’na başvuruyor ama sonuç değişmiyor; bunun üzerine L.Vuitton dosyayı Genel Mahkeme’ye taşıyor. 

L. Vuitton temelde kısaca diyor ki;

1- EUIPO tarafından tescil edilmiş olması zaten bu işaretin doğuştan/özünde ayırt edici olduğunun en açık delilidir, bunun aksini iddia edip hükümsüzlük talebinde bulunan iddiasını ispatlamak zorundadır. Karşı tarafın bu konuda sunduğu deliller  hem çok kıttı, hem de delil gücüne sahip değildi. Buna rağmen EUIPO delillerin bahsi geçen niteliğini hiç gözönüne almadan kararını sözde çok bilinir olduğunu belirttiği gerçeklere dayandırdı. Bu durumda EUIPO marka için  yeniden bir inceleme yapmış oldu, halbuki EUIPO’nun böyle bir yetkisi olmadığı gibi zaten yaptığı inceleme de hatalı.   

2- Dosyaya kullanımla ayırtedicilik kazanmaya dair sunduğumuz deliller EUIPO tarafından doğru düzgün incelenmedi.

EUIPO bu dosyada inceleme yaparken üç boyutlu markalara ilişkin içtihada dayanmış. Genel Mahkeme de EUIPO’nun şu genel alıntısına katılıyor; belirlenmiş prensiplere göre, bir marka ancak başvuruya konu mal/hizmetlerin dahil olduğu sektörün norm ve gelenek göreneklerinden esaslı şekilde uzaklaşırsa   ve kaynak gösterme fonksiyonuna sahipse  tescil edilir. EUIPO’ya göre; dekoratif sanatlar alanında dama deseni son derece basit ve bilinen bir desen ve sayısız varyasyonuyla kullanılagelmiştir, yani bu desen 18.sınıfa giren mallar için sektörün normları ile gelenek ve göreneklerinden  uzaklaşan bir yapıda değildir. Yine EUIPO’ya göre işarette karelerin içindeki örgülü ve çözgülü yapı sanki iki farklı  yapı/dokuma birbiri içinden geçerek örülmüşçesine  bir görsel efekt yaratsa dahi bu 18. Sınıfa giren mallar açısından geleneksel bir yapıdır. 

Genel Mahkeme önce EUIPO’nun incelemede hata yapıp yapmadığına bakıyor ve diyor ki; bir marka başvurusu için  mutlak red sebepleri yönünden inceleme yapılırken- işaretin doğuştan ayırtedici olup olmadığını incelerken-   EUIPO  kendi incelemesini yapar ve kendi bildiği vakaları da gözönüne alır. Ancak  hükümsüzlük prosedürüne gelindiğinde Temyiz Kurulu artık   bu konuda yeniden inceleme yapmaz, yani  işaretin ayırt edicilik vasfına sahip olduğu varsayımsal olarak kabul edilir. Bu durumda tescilli bir markanın ayırt edici olmaması sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini isteyen kişi   bu iddiasını ispatla yükümlüdür ve zaten ortada başvuru tarihinde de mevcut vakalar/gerçekler vardıysa bunları EUIPO’ya hatırlatmak da gene onun sorumluluğundadır. Ancak, her ne kadar tescil markanın ayırtedici olduğu varsayımının güçlü bir delili ise de, hükümsüzlük talebi halinde bu durum EUIPO’nun talepte bulunanın sunduğu delilleri incelemeyeceği VE  dava konusu marka tescile konu olduğu sırada dosyayı inceleyen uzman tarafından gözden kaçırılmış bilinen gerçekleri dikkate  almayacağı anlamına gelmez.   

Bu dosyada hükümsüzlük talebinde bulunan kişi, üzerine damalı desenler uygulanmış başkalarına ait tekstil ürünleri ve 18.sınıfa giren çanta vs emtiaların fotoğraflarını dosyaya sunmuş ve doğal olarak L. Vuitton aleyhine damalı desene ilişkin verilmiş önceki kararlara da dayanmış. (T 360/12, yayınlanmamış,  ve T 359/12 nolu dosyalar). Tabii aslında EUIPO da kararında bu önceki kararlara dayanıyor. Genel Mahkeme kararında bunları gözönüne alarak EUIPO’nun  aslında karar verirken markanın ayırt ediciliği ile ilgili yeni bir inceleme yapmadığını, talepte bulunanın sunduğu deliller ile iyi  bilinen gerçekleri gözönüne aldığını ve bununda doğru bir inceleme metodu olduğunu söylüyor.

Habire “iyi  bilinen gerçekler” kavramından bahsediyoruz, nedir bu? AB İçtihat Hukuku’na göre “iyi bilinen gerçekler”; herkes tarafından biliniyor olması muhtemel yada genel olarak ulaşılabilecek kaynaklardan edinilmesi mümkün olan vak’a ve gerçeklerdir. (24/10/2018, Bayer v EUIPO — Uni-Pharma (SALOSPIR), T 261/17, yayınlanmamış, EU:T:2018:710, paragraf 42).

Kısaca söylemek gerekirse, Genel Mahkeme; EUIPO’nun dama desenini andıran bu desenin  hep var olduğu, sektör normlarından ve geleneklerden uzaklaşmadığı, günlük yaşamda  son derece bilinen bir desen olduğu, desendeki karelerin içindeki illüzyon yaratan atkılı dokuların bu realiteye bir etkisi olmadığı yönündeki   görüşüne katılıyor + daha önceki L.Vuitton kararlarına da aynen atıf yapıyor ve diyor ki EUIPO’nun bu çok bilinen gerçekleri gözönüne almasında hukuka aykırı bir durum yok, sadece işaret tescile konu olduğunda dosyayı inceleyen uzman bunu gözden kaçırmış.

Dosyada L. Vuitton kendi aleyhine çıkmış eski tarihli kararların davaların geri çekilmesi sebebiyle kesin hüküm oluşturmayacağını, bu kararlarda dama desenine ilişkin yapılmış tespitlerin bağlayıcılığı olmayacağını iddia etse de Genel Mahkeme bunu kabul etmiyor ve diyor ki ; o kararlar olmasaydı da göz önüne alınan hususlar herkesin bildiği gerçekler zaten + önceki  davaların geri çekilmiş olması o kararların göz önüne alınamayacağı anlamına gelmez + önceki davalardaki dama desenleri renk olarak farklı olsa da bu durum eski davalardaki kararların huzurdaki dava ile bağlantısız olduğu anlamına gelmez çünkü  desen aynı desen aslında + EUIPO bu eski davaları göz önüne alarak hatalı bir inceleme yapmış değil.  Ezcümle Mahkeme EUIPO’nun markanın ayırt edicilik vasfını taşımadığına ilişkin görüşünü kabul ediyor.

Ancak bu davayı önceki L.Vuitton dama deseni kararlarından ayrıştıran asıl konu kullanımla ayırt ediciliğin kabul edilişi oluyor. EUIPO hükümsüzlük talebini kabul ederken kullanımla ayırt ediciliğin ispatlanamadığını da söylemiş ama Genel Mahkeme aynı görüşte değil.

L. Vuitton’a göre; EUIPO Temyiz Kurulu kullanıma ilişkin sunulan delilleri  markanın  2008 yılında bütün AB ülkelerinde kullanımı yönünden  tüm yönleriyle incelemedi, EUIPO bu delillerdeki ülkeleri 3 gruba ayırdı ve sadece 3. Gruba giren ülkelere ilişkin delillere bakarak aleyhte  karar verdi.L. Vuitton’a göre  EUIPO’nun 1. ve 2. Gruptaki ülkelere ilişkin sunulmuş delillerin incelenmesine gerek olmadığını söyleyerek bunları inceleme dışı bırakması hem hatalı hem de hukuka aykırı.

Kullanıma ayırt edicilik kazanma konusunda ispat yükünün marka sahibi üzerinde olduğu malum. Burada diğer vakalar yanında markayı taşıyan malların piyasadaki payı, markanın ne yoğunlukta ve ne kadar  süredir kullanıldığı gibi faktörler göz önüne alınıyor. AB nezdinde kullanım ispatının kendine özgü bölgesel bir özelliği var elbette; AB’nin üniter yapısı göz önüne alındığında kullanımla ayırt edicilik kazanmanın tüm AB nezdinde ispatı aranıyor prensip olarak, eğer marka bir AB tescili ise (25/07/2018, Société des produits Nestlé and Others v Mondelez UK Holdings & Services, C 84/17 P, C 85/17 P ve C 95/17 P, EU:C:2018:596). Tabi marka sadece bazı üye ülkeler yönünden başlangıçtan beri ayırt edicilik içermiyorsa o zaman bütün üye ülkelerde kullanımla ayırt ediciliğin ispatı gerekmiyor.Kullanımın ispatına binaen L. Vuitton EUIPO’ya satış istatistiklerinden, reklam kampanyalarına, güvenilir marka değerleme şirketlerinin yaptığı sıralamalardan , global ve Avrupa bazında piyasa payını gösteren raporlamalara kadar birçok delil sunmuş.

EUIPO dosyayı incelerken AB ülkelerini şu şekilde 3 gruba ayırmış;

  1. Grup; Almanya, İspanya, Fransa, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya,Romanya, Birleşik Krallık ve İsveç
  2. Grup; Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Çekya
  3. Grup; Bulgaristan, Estonya, Latvia, Litvanya,Malta, Slovenya ve Slovakya

3.Grupta yer alan  ülkeler AB nüfusunun sadece %4’ünü oluşturuyor. Buralarda L.Vuitton’un mağazası yok,ancak L. Vuitton bu ülkelerde yaşayan ilgili tüketicilerin dava konusu markayı taşıyan malların kaynağının kendisi olduğunu düşüneceğini iddia ediyor ve mağazası olmasa da adresi bahsi geçen ülkelerde olan müşterilere yapılan satışlara dair faturalar, oralardaki dergilerde çıkmış reklamlar gibi deliller  sunuyor.  Ancak EUIPO bu delillerin 3. Grupta yer alan ülkelerdeki ilgili toplum kesiminin dava konusu markayı taşıyan 18. Sınıfa giren ürünlerin kaynağının L.Vuitton olduğunu düşüneceğini ispat etmediğini, dolayısıyla kullanımla ayırtedicilik kazanmanın ispat edilemediğine karar veriyor. 

Genel Mahkeme’ye göre usul ekonomisi yönünden EUIPO incelemesini 3.Grup ülkeler ile sınırlandırabilir ama buradaki sorun EUIPO’nun neden böyle bir inceleme yöntemi izlediği konusunu gerekçelendirmemiş olması. Oysa ki incelemede gözönüne alınmamış delillerin tüm AB ülkeleriyle alakası olabilir, kaldı ki ABAD’da kararlarında kullanımla ayırtediciliğin kazanılmasında her bir üye ülke için ayrı ayrı delil sunmanın hukuken mecburi olmadığına dair görüş belirtmiş.

Mesela sunulanlar arasında davacının dünyadaki en tanınan lüks segment  ürün şirketlerinden biri olduğunu ve deri ürünler sektöründe AB piyasasındaki en önemli oyuncu olduğunu ispat eden deliller mevcut. 2008-2014 yılları arasında çantalar ve seyahat çantaları alanında L.Vuitton Batı Avrupa ülkelerinde birinci ve Doğu Avrupa ülkelerinde ikinci sırada.  Yada incelenmeyen deliller arasında dava konusu markayı taşıyan ürünlere dair Slovak web sayfalarından alınmış reklamlara ilişkin çıktılar var.  Davacının 3.Gruba giren ülkelerde mağazaları bulunmaması ise kendi pazarlama ve marka stratejisinin bir parçası, yoksa bu tek başına aleyhte bir durum değil. Kaldı ki, tıpkı davacının ifade ettiği gibi,  günümüzde her şeyin elektronikleştiği bir dünyada orada bir mağazanın bulunmaması ilgili toplum kesiminin bir markayı tanımasına engel değil,  diyor Genel Mahkeme. 

Temyiz Kurulu inceleme yaparken dosyaya sunulan internet taraması sonucu elde edilmiş çıktıları da kısmen incelemiş, halbuki Genel Mahkeme’ye göre bunların tümüne bakılmalıydı.Bunun yanında L.Vuitton  dosyaya taklit mallara karşı aldığı hukuki aksiyonlara ilişkin olarak da sayısız delil sunmuş ki bu dava açtığı ülkeler arasında 3. Gruba girenler de var elbette. EUIPO bu delilleri incelerken “bu davalarda sadece işbu ihtilaftaki markayı taşıyan ürünlere el koyulmamış, başka markalar da geçiyor kayıtlarda” diyerek bunların kullanımla ayırtediciliği ispat etmeyeceğini belirtmiş. Genel Mahkeme’ye göre bu yaklaşım da hatalı çünkü herşeyden evvel sunulan bu deliller kamu otoritelerinin taklit mallara el koyulmasına dair tespitlerini içeriyor ve dava konusu markayı taşıyan mallara da el koyulduğunu belirtiyor,  ayrıca davaya konu marka başka bir markayla birlikte/kombine  kullanılarak da ayırtedicilk kazanmış olabilir, ve bir başka önemli noktada bir üye ülkede el koyulan taklit mallar başka bir üye ülkede satılacak olabilir.

Neticeten Genel Mahkeme EUIPO’nun verdiği kararı kullanımla ayırtedicilik yönünden bozuyor. Bu karar uzun zaman sonra nihayet L.Vuitton’a rahat bir nefes aldırmıştır eminim.

Özlem FÜTMAN

Ağustos 2020

ofutman@gmail.com

Adalet Divanı Genel Mahkemesi Sözünü Söyledi: Stilize Kelime Unsurları Karıştırılma Olasılığı İncelemesinde Ne Şekilde Değerlendirilmeli?

Marka tescil başvurularının kelime unsurlarının stilize biçimde yazıldığı ve stilize yazım biçimi nedeniyle harflerin kolaylıkla ayrıştırılamadığı hallerde; kelime unsurunun ne şekilde algılanması gerektiği ve/veya algılanacağının tespiti, kimi durumlarda idari incelemenin ve yargı süreçlerinin sorunlu bir alanını oluşturmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurularda, başvuru sahipleri markanın kelime unsurunu, başvuru formunun ilgili bölümüne (bu bölüme oldukça anlamsız biçimde marka adı denilmektedir ve kanaatimizce bu adlandırma son derece yanlıştır) yazmak zorundadır. Başvuru sahipleri ve/veya vekilleri bu noktada, stilize kelime karakterinin Kurum tarafından da kendi yazdıkları şekilde algılanması yanlış beklentisi içine girmektedir. Bu beklenti hatalıdır, çünkü Kurum ve devamında yargı bakımından asıl olan husus, marka sahibinin markanın kelime unsurunu ne şekilde gördüğü veya başvuru formunda nasıl belirttiği değil, ortalama tüketicilerin kelime unsurunu ne şekilde algılayıp değerlendireceğine ilişkin tespittir.



Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Avrupa Birliği yargısı bakımından da durum bundan farklı değildir.

Bu yazıda ele alacağımız 8 Temmuz 2020 tarihli T-633/19 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı kanaatimizce, okuyucularımızın konuyu AB perspektifinden daha net biçimde anlamasını sağlayacaktır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228295&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8673162 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeili “Shenzhen Liouyi International Trading Co. Ltd” firması 2017 yılında aşağıda görebileceğiniz markanın 18. sınıfa dahil bazı mallar için tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

Bu başvuruya karşı aşağıda görsellerine yer verilen iki AB markası gerekçe gösterilerek Kosta Rika menşeili “Essential Export SA” firması tarafından itiraz edilir.

EUIPO itiraz birimi ve devamında Temyiz Kurulu, itirazı başvuru ile itiraz gerekçesi markaların benzer bulunmaması ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasının mümkün olmaması gerekçesiyle reddeder.

Temyiz Kurulu kararına prosedür ekonomisi çerçevesinde malların aynı olduğu varsayımıyla başlar. Devamında malların ortalama tüketicilere hitap ettiğini tespit eder. Takiben kararın kritik kısmına yani işaretlerin karşılaştırmasına geçilir.

Kurulun ilk tespiti, işaretlerin tamamının görsel olarak baskın unsurlar içermediği yönündedir.

Kurul, başvuru ile itiraz gerekçesi markaları ; başvurunun siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan soyut bir şekil markası veya “ro” ve “ril” veya “ro” ve “rij” kelime unsurlarına eklenmiş şekil unsurları olarak algılanacağı, itiraz gerekçesi markaların ise “totto” kelimesinin stilize yazımı olarak algılanacağı gerekçeleriyle görsel açıdan benzer işaretler olarak değerlendirmez. Kurul, bu tespitler ışığında markaları işitsel olarak da benzer bulmaz ve başvurunun algılanacağı halleri bağlamında anlamının bulunmaması nedeniyle işaretleri kavramsal açıdan da benzer görmez.

İşaretlerin benzer bulunmaması nedeniyle, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılır ve itiraz Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

İtiraz sahibi bu karara karşı dava açar ve EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür.

Davacıya göre, başvuruya konu işaret , EUIPO’nun değerlendirdiği gibi siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan bir şekil markası değildir, işarette yer alan siyah çizgiler ve kırmızı noktalar “T”, “O”, “T”, “U” harflerini oluşturmaktadır ve dolayısıyla başvuru “TOTU” kelime unsurunu içermektedir. Bu husus, başvuru formunda da teyit edilmektedir, EUIPO’nun eSearch plus ve TMview gibi veritabanlarına da marka “TOTU” olarak girilmiştir ve ayrıca davalı taraf itiraza karşı sunduğu cevap dilekçesinde markanın “TOTU” kelime unsurunu içerdiğini açık olarak belirtmiştir.

Bu tespitler ışığında, davacıya göre karşılaştırılması gereken unsurlar “TOTU” ile “TOTTO” kelime unsurlarıdır ve bunlar da gerek görsel gerekse de işitsel açılardan benzerdir. Bu çerçevede, malların aynı olduğu da dikkate alınarak varılması gereken sonuç karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazın kabul edilmesi olmalıyken, tersi yönde sonuç içeren Temyiz Kurulu kararı hatalıdır ve iptal edilmelidir.

Genel Mahkeme kararı, her zaman olduğu gibi, konu hakkındaki içtihatla başlar (o kısma bu yazıda yer verilmeyecektir).

Mahkemeye göre; başvuruda yer alan kırmızı noktalar, farklı renk ve şekilde olmaları nedeniyle, başvurudaki siyah çizgilerden açıkça ayırt edilmektedir ve bu husus kamunun ilgili kesimince kolaylıkla algılanacaktır. Kamunun ilgili kesimi, başvurudaki kırmızı noktaları, siyah unsurlarla birleşerek büyük harflerle “TOTU” kelimesini oluşturacak şekilde algılamaktan çok, siyah unsurları ayrıştıran ve vurgulayan biçimde değerlendirecektir. Böyle bir algı kamunun ilgili kesimi bakımından daha olasıdır, çünkü “TOTU” ibaresinin başvuru kapsamındaki mallar bakımından tüketicinin dikkatini çekecek bir anlamı da bulunmamaktadır. Bu çerçevede, EUIPO tarafından da öne sürüldüğü üzere, kamunun ilgili kesimini, işareti “TOTU” olarak algılamaya davet eden veya buna yardım eden hiçbir unsur markada yer almamaktadır.

Bu tespitlerin ışığında, kamunun ilgili kesiminin işareti “ro” – “ru” ve “rij” – “ril” şeklinde mi yoksa sadece bir şekil olarak mı algılayacağını tartışmaya da ihtiyaç bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin başvuru formunda veya marka tarifnamesinde markanın kelime unsurlarını “TOTU” olarak belirtmesi, kamunun ilgili kesiminin markayı ne şekilde algılayacağını etkileyen bir faktör değildir. Marka tarifnamesi, markanın başvuru sahibi tarafından nasıl algılandığını göstermektedir, amacı ve etkisi kamunun ilgili kesiminin markayı nasıl algılayacağını göstermek değildir. Karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde esas olan ise kamunun ilgili kesiminin algısıdır. Başvurunun, EUIPO’nun eSearch plus ve TMview gibi veritabanlarına “TOTU” olarak girilmiş olması da aynı nedenle, kamunun ilgili kesiminin algısını etkileyen bir faktör değildir. Belirtilen veritabanlarında, başvuruyu yapanın başvuruyu nasıl algıladığı belirtilmektedir, kamunun ilgili kesiminin markayı ne şekilde algılayacağı bu veritabanlarında yer alan bilgiden bağımsızdır.

Sonuç olarak, Genel Mahkemeye göre, başvuru kamunun ilgili kesimince “TOTU” kelime markası olarak algılanmayacaktır, davacının bu yöndeki iddiasına bağlı tüm argümanları haksızdır, başvuru ile itiraz gerekçesi markalar benzer değildir ve bu nedenlerle de markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Bunun neticesi de olarak da Temyiz Kurulu kararı yerinde görülmüş ve dava reddedilmiştir.



Kanaatimizce inceleme konusu Genel Mahkeme kararından çıkartılacak sonuç; stilize biçimde yazılı kelime markalarında, markanın başvuru formunda veya tarifnamesinde başvuru sahibince ne şekilde belirtilmiş olduğunun inceleme açısından değeri bulunmadığının açık olarak belirtilmesi ve incelemenin kamunun ilgili kesiminin algısı esas alınarak idare ve yargı tarafından tespit edilecek kelime unsuru esasında yapılması gerektiğinin altının çizilmesidir. Tersi yöndeki argümanların idare veya yargı tarafından kabul görmeyeceği de ortadadır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2020

unsalonderol@gmail.com

MARKANIN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ CİDDİ KULLANIM DEĞERLENDİRMESİNİ ETKİLER Mİ? – AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NDAN JUVÉDERM KARARI

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”)  Genel Mahkemesi 25 Haziran 2020 tarih ve T-104/19 sayılı kararıyla[1] markanın ciddi kullanımı, kullanım ispatı delilleri ve markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması hususlarını irdelemiş ve kararında aşağıda bahsedeceğimiz önemli tespitlere yer vermiştir.

Allergan Holdings France SAS, “JUVÉDERM” kelime markasını 5. sınıfta “Cildi nemlendirmek ve kırışıklıkları azaltmak için enjeksiyonla uygulanan farmasötik ürünler” üzerinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde 13 Mart 2008 tarihinde tescil ettirmiştir. Aşağıda da görseline yer verilen JUVÉDERM markasını taşıyan ürün esasen yüz kırışıklıklarını düzeltmek için kullanılabilecek, enjekte edilebilir bir hiyalüronik asit içeren dermal dolgu maddesidir.

Cilt bakım ürünleri üzerinde uzmanlaşmış Dermavita Co. Ltd şirketi, 1 Nisan 2016 tarihinde “JUVÉDERM” markasının kesintisiz beş yıl boyunca tescil edildiği mallar üzerinde ciddi biçimde kullanılmadığı gerekçesiyle iptali için EUIPO’ya başvurmuştur. Bunun üzerine marka sahibi şirket diğer delillerin yanı sıra; iki tanık ifadesini, JUVÉDERM markalı ambalaj görsellerini, faturaları, pazarlama materyallerini, Wayback Machine adlı siteden alınmış web sitesi ekran görüntülerini ve çeşitli makale/raporları kullanım ispatı olarak Ofis’e sunmuştur. EUIPO İptal Birimi, sunulan delilleri markanın tescil edildiği mallar üzerinde ciddi bir biçimde kullanıldığını ispat eder nitelikte bulmuş bu nedenle de Dermavita’nın iptal talebini reddetmiştir.

Dermavita EUIPO İptal Birimi’nin kararını temyiz etmiş ancak talebi Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir. İddialarından vazgeçmeyen Dermavita, aşağıdaki üç gerekçeye dayanarak Temyiz Kurulu’nun ret kararının iptali için ABAD Genel Mahkemesi nezdinde dava açmıştır:

  • Uyuşmazlığa konu marka tescil edildiği mallar bakımından kullanılmamaktadır.
  • Marka tescil edildiği şekilde kullanılmamaktadır. 
  • Markanın kullanımı tescil sahibi şirket tarafından gerçekleşmemiştir.

Dermavita’nın ilk iddiası Temyiz Kurulu’nun markanın tescil edildiği mallar üzerinde ciddi bir biçimde kullanıldığı tespitinin hatalı olduğudur. Zira Dermativa’ya göre marka sahibi tarafından sunulan kullanım ispatı delilleri markanın tescilli olduğu 5. sınıftaki ürünlerden ziyade 10. sınıfta yer alan “iğneler, şırıngalar ve tıbbi cihazlar” üzerinde kullanıldığını ispatlar niteliktedir. Dermavita’nın bu iddiası esasen JUVÉDERM markasıyla satışa sunulan ürünlerin niteliği ile alakalıdır. Zira bu ürünler, dudak ve ağız çevresindeki çizgilerin azaltılması için enjekte edilmesi amaçlanan farmasötik bir preparat ile önceden doldurulmuş şırıngalar ve şırıngalarla kullanılmak üzere iğnelerden oluşmaktadır.

Genel Mahkeme bu tür ürünlerin 5. sınıfa ait olduğunu zira bu ürünlerin satın alınma amacının aslında şırınga ve iğnelerin başka ürünlerle kullanılması değil, JUVÉDERM ürünüyle beraber gelen şırıngaların içerdiği farmasötik ürünün kullanılması olduğunu ifade etmiştir. Mahkemeye göre şırıngalar sadece farklı farmasötik preparatlarla kullanılmak üzere boş olarak satılıp satın alındıklarında 10. sınıfa aittir. Oysaki somut olaydaki şırıngaların tek amacı farmasötik preparatı muhafaza etmektir. Bu nedenle Genel Mahkeme tescil sahibi tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin markanın tescilli olduğu mallara ilişkin olduğuna kadar vererek, Dermavita’nın ilk iptal gerekçesini reddetmiştir.

Genel Mahkemece incelenen ikinci husus ise JUVÉDERM markasının tescil edildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığıdır. Dermavita’nın iddiasına göre tescil sahibi tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin çoğu JUVÉDERM markasından ziyade VYCROSS®, VOLUMA®, VOLIFT®, VOLBELLA®, ULTRA, ULTRA SMILE gibi yanına ek kelime unsurları getirilmiş JUVÉDERM markalarına ilişkindir. Ayrıca, özellikle ambalaj ve broşürlerde JUVÉDERM markası tescil edildiği şekilde kelime markası olarak değil,   veya  şeklinde şekil unsurları ile birlikte kullanılmıştır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 15. maddesi gereği markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması markanın kullanımı anlamına gelmektedir. Genel Mahkemeye göre ticarette kullanılan işaret, tescil edilen markadan yalnızca göz ardı edilebilir unsurlar bakımından farklılaşıyor ve iki işaret geniş ölçüde eşdeğer kabul edilebiliyorsa, tescilli markanın ticaret sırasında kullanıldığı haline ait deliller sicildeki kayıtlı markanın kullanıldığını ispatlamak için kullanılabilir. Genel Mahkeme,  ve  şeklindeki markasal kullanımlarda yer alan şekil unsurlarının kelime unsurundan daha baskın veya ayırt edici olmadığını; markaya eklenen “ultra”, “voluma” gibi kelime unsurlarının ise malların özelliklerini ifade ettiği için tali unsurlar olduğunu bu nedenle de tüm bu kullanımların JUVÉDERM markasının ayırt edici karakterini değiştirmediğini belirtmiştir. Dolayısıyla Dermavita’nın ikinci iddiası da Mahkemece reddedilmiştir.

Dermavita son olarak, tescil sahibince sunulan delillerin markanın kullanımın marka sahibi şirket tarafından gerçekleştirildiğini kanıtlamadığını, zira delillerin birçoğunun marka sahibi Allergan Holdings France SAS adına değil, Allergan Inc. adına olduğunu iddia etmiştir. Dolayısıyla Dermavita’ya göre uyuşmazlık konusu marka, marka sahibinin izni olmadan kullanılmıştır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün yine 15. maddesine göre markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilmektedir. Genel Mahkeme, uyuşmazlık konusu marka, sahibinin izni dışında kullanılmış olsaydı markayı kullanan kuruluşun, markayı kullandığına dair delilleri marka sahibine vermesinin kendi lehine olmayacağını belirterek tespitlerine başlamıştır. Aynı şekilde, bu kullanımlar marka sahibinin rızası dışında gerçekleşmiş olsaydı kendisinin bu izinsiz kullanıma dair delillere sahip olmasının pek olası olmadığı kararda belirtilmiştir. Genel Mahkeme, markanın sahibine ekonomik olarak bağlı olan bir şirket tarafından markanın kullanılmasının, kullanımın marka sahibin rızasıyla gerçekleştiğini varsayan yerleşik içtihadı hatırlatmıştır. Bu nedenle de Mahkeme, marka sahibi Allergan Holdings France SAS’ın Allergan Inc.’e bağlı olduğunu tespit eden Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuş ve sunulan iki tanık ifadesinden bu iki şirketin aynı şirket grubuna ait olduğunun açık olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple Dermavita’nın son iddiası da çürütülmüş olup açmış olduğu iptal davası reddedilmiştir.

AB düzenlemelerine paralel olarak mevzuatımızda da Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) madde 9, 19/2 ve SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik madde 29 ve 30’da yer alan markanın kullanılması ve kullanım ispatı hususlarına ilişkin olarak verilmiş olan bu karar markanın ciddi biçimde ve ayırt edici karakteri değiştirilmeden kullanılmasının ve bu kullanımlara dair delillerin toplanmasının önemini ortaya koymaktadır. Markanın kullanımını kanıtlayan deliller eğer marka sahibi dışındaki bir kuruluş adına ise, bu kuruluş ile marka sahibi arasındaki ilişkinin ortaya konulması bu kararda da belirtildiği üzere oldukça önemlidir. Son olarak bu karar, başvuru sahibinin sınırlı ifadeler için başvuruda bulunduğu ancak markayı diğer mallar veya daha genel bir ürün kategorisi için kullanmayı amaçladığı durumlarda göz önünde tutulmalıdır. Allergan markanın kapsamını hem faaliyet alanı ile sınırlayacak kadar dar hem de yürütülen kullanımı kapsayacak kadar geniş tutmuştur. Bu nedenle kanaatimizce yapılacak marka başvurularında mal ve hizmet listesindeki bu denge çok önem taşımaktadır.

B. Eylül YALÇIN

Temmuz 2020

eylulyalcin96@gmail.com


[1] ABAD’ın T‑104/19, ECLI:EU:T:2020:283 sayılı, 25 Haziran 2020 tarihli Dermavita Co. Ltd v EUIPO kararı, < http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A88043E96570DCF4129781BAA5817D84?text=&docid=227781&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9911420>

[2] 26.02.2009 tarih ve 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğü

5. Sınıf Klişesi Tartışmaya Kapalı Değil! Dikkat Düzeyi Yüksek Tüketici mi Yoksa Ortalama Dikkat Düzeyine Sahip Tüketici mi?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi NOSTER – FOSTER Kararı (T-550/19)

Markalar arasında karıştırılma olasılığı incelemesi Nicé sınıflandırmasının 5. sınıfında yer alan mallara yönelik olduğunda karşımıza çıkan klişe tespit; “5. sınıfa dahil malların tüketici kesiminin dikkat düzeyi yüksek kişilerden oluştuğu, dolayısıyla karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için işaret ve mallar arasında daha yüksek düzeyde -kimi zaman aynılık düzeyinde- benzerlik bulunması gerekliliğidir.”

Bu tespiti klişe olarak adlandırmamızın nedeni, tespite dayanak varsayımın, yani 5. sınıftaki malların tüketici grubunun dikkat düzeyi yüksek kişilerden oluştuğu varsayımının, kanaatimizce 5. sınıfa dahil tüm mallar bakımından doğru olmamasıdır.

Neden mi?

Nicé sınıflandırmasının 5. sınıfının sınıf başlığı “İlaçlar, tıbbi ve veterinerlikle ilgili müstahzarlar; tıbbi amaçlı hijyenik müstahzarlar; tıbbi veya veterinerlik amaçlı diyetetik gıdalar ve maddeler, bebek mamaları; insanlar ve hayvanlar için diyetetik takviyeler; yakılar, pansuman malzemeleri; diş dolgu malzemeleri, diş mumu; dezenfektanlar; haşaratları yok etmek için müstahzarlar; fungisitler, herbisitler.” şeklindedir.

Bu bağlamda, ilgili sınıfın kapsamı çok geniştir; kafamıza göre satın alabileceğimiz diyetetik takviyeler ve vitaminler, herkesin satın alabileceği yara bantları, her kadının kullandığı ve marketlerden alınabilen hijyenik pedler, çocuklu her ailenin temel ihtiyacı olan bebek mamaları, yazın sıklıkla kullandığımız sivrisinek kovucu losyonlar gibi ortalama veya ortalamanın altı dikkate sahip tüketicilere hitap eden malların yanısıra, dikkat düzeyi yüksek alıma konu reçeteli veya reçetesiz ilaçlar, diş dolgu malzemeleri gibi mallar, 5. sınıfta bir arada bulunmaktadır.

Belirttiğimiz tespit, 5. sınıftaki malların tamamının dikkat düzeyi yüksek tüketicilere yönelik olmadığını ve bu sınıftaki malların hem ortalama hem de dikkat düzeyi yüksek tüketicilere hitap ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede, sıklıkla duyduğumuz ve itiraz dilekçelerinin yanısıra Kurum – Mahkeme kararlarında da karşımıza sürekli çıkan 5. sınıf klişesinin, aslında gerçeklikle bağlantısının zayıf olduğu ortadadır.

Başvurunun mal listesi, reçeteyle satılan özel kullanıma mahsus ilaçlar veya alıcısı sadece diş hekimleri – klinikleri olan diş dolgu malzemelerinden ibaret olursa, elbette ki 5. sınıfa dahil “bazı” malların ortalamanın üzerinde dikkate sahip tüketicilere yönelik olduğu iddia edilebilir. Ancak, benzeri durum Nicé sınıflandırmasının farklı sınıflarına dahil birçok mal için de geçerlidir; örneğin genel hatlarıyla oyunları, oyuncakları, spor ve jimnastik aletlerini içeren 28. sınıf, ortalama dikkate sahip tüketicilere hitap eden bir sınıf olarak düşünülse de, bu sınıfta yer alan “curling sporu süpürgeleri”nin Türkiye’deki tüketicilerinin, curling sporunun Türkiye’de hiç yaygın olmaması nedeniyle daha bilinçli ve seçici tüketiciler olduğu düşünülebilecektir.

Kısacası, ortalama dikkate sahip tüketiciler ile ortalamanın üstünde dikkat düzeyine sahip tüketiciler arasında ayırım yapılırken esas alınması gereken husus; kanaatimizce malların Nicé sınıfı numaraları değil, malların ve hizmetlerin kendileri ve bunların ne şekilde ifade edildiğidir.



Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 25 Haziran 2020 tarihli T-550/19 sayılı kararında, 5. sınıfa dahil “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile gene 5. sınıfa dahil “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” mallarının benzerliğini ele almıştır.

“NOSTER” kelime markasına karşı “FOSTER” kelime markası gerekçe gösterilerek itiraz edilmiş, EUIPO itiraz birimi itirazı reddetmiş, EUIPO Temyiz Kurulu ise itirazı kısmen kabul ederek başvuruyu “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları da dahil olmak üzere 5. sınıfa dahil bazı mallar bakımından reddetmiştir. İtiraza gerekçe markanın kapsamında “farmasötik müstahzarlar ve maddeler; solunumla ilgili hastalıkları tedavi etmek için farmasötik ürünler” malları bulunmaktadır. Temyiz Kurulu sayılan mallar arasında düşük derecede benzerlik bulunduğu tespitine ilaveten, “NOSTER” – “FOSTER” işaretleri arasında ortalama düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunduğuna da hükmederek, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı anılan mallar da dahil 5. sınıfa dahil bazı mallar bakımından kabul etmiştir.

Başvuru sahibi karara karşı davayı yalnızca “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları bakımından açmış ve bu malların ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan “farmasötik müstahzarlar ve maddeler; solunumla ilgili hastalıkları tedavi etmek için farmasötik ürünler” malları ile benzer olmadığını, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığını öne sürmüştür.

Bu yazıda, kararın yalnızca malların benzerliği ile ilgili kısmı okuyuculara aktarılacaktır.

Davacıya göre; “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları kadınlar tarafından regl dönemlerinde kullanılmaktadır ve regl bir sağlık problemi olmadığından farmasötik müstahzarlarla (ilaçlarla) tedavi edilmemektedir. Buna karşılık, “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” genellikle kimyasal terkiplerdir ve amaçları sağlık sorunlarını çözmektir. Ayrıca; “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları genellikle perakende satış noktalarında satışa sunulan günlük tüketici malları iken, “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” malları genellikle eczanelerde satılmaktadır. Davacı, belirtilen nedenlerle yukarıda bahsi geçen mallar arasında benzerlik bulunmadığını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme, bu iddiaları incelerken ilk olarak, “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” mallarının genel olarak hijyenik ürünler olarak adlandırılabileceğini belirtmiştir.

Mahkeme’ye göre; hijyenik ürünlerin hem süpermarketlerde hem de eczanelerde satıldığı incelemede göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun ötesinde, çok sayıda eczane çocuk bezi, diş solüsyonu, diş macunu, diş fırçası, vücut losyonu, hijyenik bezler gibi hijyenik ürünleri satmaktadır. Süpermarketler kapalı olduğunda birçok tüketici hijyenik ürünleri eczanelerden satın almaktadır. Bu bağlamda Temyiz Kurulu’nun eczanelerin sadece ilaç satmadıkları, aynı zamanda hijyenik bezler sattıkları yönündeki tespiti yerindedir. Genel Mahkeme’nin önceki kararlarında da, farmasötik müstahzarlar ile hijyenik bezler arasında çok düşük derecede de olsa benzerlik bulunduğu belirtilmiştir. Bu tespitler ışığında Genel Mahkeme, “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” malları arasında çok düşük derecede de benzerlik bulunduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitini haklı bulmuştur.

Genel Mahkeme kararın devamında, “NOSTER” ile “FOSTER” işaretlerini görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer işaretler olarak değerlendirmiştir.

Buna ilaveten; inceleme konusu mallar bakımından tüketicilerin ortalama düzeyde dikkate sahip olacakları da belirtilmiştir.

Bu tespitler ışığında markalar arasında davaya konu edilen “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları bakımından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki Temyiz Kurulu kararı yerinde bulunmuş, karar onanmış ve dava reddedilmiştir.

Karar; 5. sınıftaki malları kapsayan markalar arasında karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için, bu sınıftaki malların tüketicilerinin dikkat düzeyinin yüksekliğini de dikkate alarak, mallar arasında ayniyet, işaretler arasında ise çok güçlü düzeyde bir benzerliğin bulunması gerektiğini düşünen kişilere çok da anlamlı gelmeyebilir. Çünkü, ilk harflerinin farklı olması bağlamında, NOSTER – FOSTER ibareleri üst düzeyde benzer işaretler olarak görülmeyebilir ve “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” mallarının aynı olmadığı da çok açık.

Ancak üzgünüz, hem EUIPO Temyiz Kurulu, hem de Genel Mahkeme, bizim yerleşik klişemizi kabul etmiyor, 5. sınıfa dahil belirtilen mallar arasında çok düşük düzeyde de olsa benzerliğin varlığını kabul ediyor, bu ürünlerin tüketicilerinin malların ifade ediliş tarzı itibarıyla ortalama dikkat düzeyine sahip olduğunu kabul ediyor ve işaretleri de görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer olarak kabul ediyor.

Yazının başlangıcına dönecek olursak; 5. sınıf kapsamında yer alan malların tamamı dikkat düzeyi yüksek tüketicilere yönelik değildir; 5. sınıfta yer alan kalp ilaçları ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ortalamanın üzerinde dikkate sahip tüketicilere hitap edebilir, ancak aynı tespit 5. sınıfta bulunan bebek mamaları ile sivrisinek kovucu losyonlar bakımından geçerli değildir, çünkü sonradan saydığımız malların tüketicileri ortalama dikkat düzeyine sahip kişilerdir. Bu bağlamda da 5. sınıftaki malların -ayrım yapılmaksızın tamamının- ortalamanın üzerinde dikkat düzeyine sahip kişilere hitap ettiği klişesi, mallara göre değerlendirilme yapılmadığı sürece yerinde değildir.

Sonuç olarak; klişelerden arınmak ve malların ve hizmetlerin ortalama tüketici gruplarının tespitine yönelik değerlendirmeyi, sınıf numarası esasında değil, malların veya hizmetlerin kendilerini değerlendirerek yapmak eminim ki, sistemin bütünü bakımından çok daha yararlı olacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2020

unsalonderol@gmail.com

ÇİN BANKASININ ZAFERİ TANINMIŞ MARKA SAHİPLERİ İÇİN KÖTÜ HABER Mİ? – AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANINDAN İDDİALI BİR KARAR (C-115/19)

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), markaların benzerlik incelemesinde önceki tarihli markanın sahip olduğu ünün dikkate alınıp alınmayacağına dair 11 Haziran 2020 tarihinde önemli bir karar vermiştir[1].

ABAD kararına konu olaydaki taraflar:

– Temyiz eden: China Construction Bank Corp ( “CCB”),

– İlk derecede davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”),

– İlk derecede müdahil: Groupement des Cartes Bancaires.

14 Ekim 2014 tarihinde CCB aşağıdaki markanın AB markası olarak 36. sınıftaki “Bankacılık; finansal değerlendirme (sigorta, bankacılık, gayrimenkul); finansman hizmetleri; kredi kartı hizmetleri; antik değerlendirme; komisyonculuk; teminat hizmetleri, yedieminlik ‘ hizmetleri için tescili talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.

indir (1).png

Müdahil Groupement des Cartes Bancaires, en büyük Fransız bankaları tarafından 1984 yılında Fransa’da kurulmuş bir ekonomik menfaat grubudur ve “CB” kartları ile ödeme sistemini yönetmektedir. Müdahil, 36. sınıfta “Sigorta ve finans hizmetleri, yani sigorta yüklenimi, döviz büroları; seyahat çeki ve akreditif verilmesi; mali işler, parasal işler, bankacılık; … Bankacılık ve para akışının elektronik yöntemlerle yönetilmesi; … Ön ödeme kartları, bankamatik kartları, kredi kartları, nakit para çekme kartları ile ilgili hizmetlerin verilmesi ve bunlarla ilgili hizmetler; elektronik ödeme …; otomatik vezne makineleri aracılığıyla kart sahipleri tarafından yapılan finansal işlemler; kimlik doğrulama; her türlü telekomünikasyon yoluyla finansal bilgi” hizmetleri üzerinde tescilli aşağıda görseline yer verilen AB markasına sahiptir.

indir.png

Groupement des Cartes Bancaires, marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 8/1(b) maddesine dayanarak itirazda bulunmuştur.

EUIPO İtiraz Birimi markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna karar vererek itirazı kabul etmiştir. CCB bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış, Kurul da İtiraz Biriminin kararını onaylamıştır. Temyiz Kurulu’nun gerekçeleri kısaca şu şekilde olmuştur:

  • Markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olduğuna karar verebilmek için AB’nin bir kısmında bu ihtimalin oluşması yeterlidir.
  • Önceki tarihli markanın kullanımı sonucunda, ilgili Fransız halkı bu markayı “CB” kartlarına işaret edecek şekilde algılamaktadır. Aynı taraflar arasında 2014 yılında görülen bir itirazda da “CB” ibaresinin Fransa’da 36. sınıftaki hizmetler açısından bir üne sahip olduğu tespit edilmiştir. Groupement des Cartes Bancaires tarafından bu itiraz bakımından sunulan deliller de bu ünün devam ettiğini gösterir niteliktedir.
  • Önceki tarihli markası stilize edilmiş karakterlerine rağmen tüketiciler tarafından Fransa’da sahip olduğu ün nedeniyle, bir harf grubu olan “CB” olarak algılanmaktadır. İtiraza konu marka başvurusunda yer alan şekil unsuru ise yalnızca markada yer alan ve baskın unsur olan “CCB” harflerine işaret eder nitelikte olduğu için ikincil niteliktedir. 
  • “CB” ve “CCB” markalarının görsel ve fonetik olarak benzer olması, aynı hizmetleri kapsaması ve de önceki tarihli “CB” markasının Fransa’da ünlü olması dikkate alındığında markalar arasındaki farklılıklar ve ilgili tüketici kesiminin dikkat seviyesinin yüksekliği markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaya yetmemektedir.

CCB, 27.09.2017 tarihinde Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı ABAD Genel Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştur. İtirazında, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli markanın ayırt edici unsurunu ve de markalar arasındaki benzerliği yanlış değerlendirdiğini; önceki tarihli markanın hangi hizmetler bakımından üne sahip olduğunu doğru bir şekilde tespit edemediğini; Groupement Des Cartes tarafından sunulan delillerin, markanın kapsamındaki hizmetlerin tamamı bakımından üne sahip olduğunu ispatlamadığını iddia etmiştir. Ancak Genel Mahkeme CCB’nin itirazlarını yerinde bulmayarak davayı reddetmiştir.

CCB bu sefer de Genel Mahkeme’nin kararını ABAD’a taşımıştır. CCB’nin iddiaları şu şekilde özetlenebilecektir:

  • Genel Mahkeme karıştırılma ihtimalinin varlığına ilişkin hatalı bir değerlendirme yapmıştır. Zira Mahkeme önceki tarihli markanın sahip olduğu ünü markalar arasındaki benzerlik incelemesi aşamasında dikkate almıştır. Oysaki markalar arasındaki benzerlik özerk bir analiz gerektirmektedir. Önceki tarihli markanın ayırt edici karakteri yalnızca karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında önemlidir.
  • Genel Mahkeme uyuşmazlığa konu markaların şekli unsurlarını göz ardı etmiş markaları kelime markası gibi değerlendirmiştir.
  • Genel Mahkeme önceki tarihli markanın hangi hizmetler bakımından üne ve dolayısıyla da yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğunu belirlemede hataya düşmüştür. Genel Mahkeme, önceki tarihli markanın sahip olduğu üne dayanarak, markanın “finans hizmetleri, parasal işler, bankacılık” bakımından yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğuna karar vermiştir. Ancak Mahkeme, özellikle ödeme kartlarıyla ilgili olan kullanım delillerinin böylesi bir genel sonuca varmada nasıl yeterli olduğuna dair herhangi bir açıklama getirmemiştir.

Tüm iddiaları değerlendiren ABAD uyuşmazlık hakkında özetle şu şekilde karar vermiştir:

  • Önceki tarihli markanın ünü ve ayırt ediciliği, markalar arasında yapılacak olan benzerlik karşılaştırmasının bir parçası değildir. Ün ve ayırt edici karakter faktörleri yalnızca itiraz edenin tescilli markasını ilgilendirir. Bu nedenle ün ve ayırt edicilik bağlamında yapılan inceleme markalar arasındaki benzerlik bağlamında bir sonuç doğuramaz. Önceki tarihli markanın sahip olduğu ün nedeniyle yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğu durumlarda bile bu husus, markanın sonraki tarihli markaya görsel, fonetik ve kavramsal olarak benzeyip benzemediğine, benziyorsa da ne kadar benzediğine dair bir tespit yapmayı mümkün kılmaz. Bu nedenle de önceki tarihli markanın sahip olduğu ün dikkate alınarak uyuşmazlık konusu markalar arasındaki benzerliği değerlendirmek hukuken yanlıştır.
  • Markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinde Genel Mahkeme, markanın sahip olduğu ünün ve yüksek ayırt edici karakterinin markanın bıraktığı genel izlenimdeki baskın unsurunu belirlemede dikkate alınabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli markanın sahip olduğu ünü göz önüne alarak ilgili tüketicilerin markayı “CB” olarak algılayacağına karar vermesini doğru bulmuş; bu sebeple de markalar arasındaki karşılaştırmanın yalnızca baskın unsur olan “CB” unsuru üzerinden yapılmasını haklı görmüştür.
  • Ne var ki, markaların karşılaştırılmasında markadaki baskın unsurun tespiti önemli olsa da, markanın sahip olduğu ün ve ayırt edicilik seviyesi, markanın hangi unsurunun tüketiciler tarafından baskın unsur olarak algılandığını belirlemeyi mümkün kılmaz. Bu nedenle de CCB’nin ilk itiraz gerekçesi yerindedir.
  • Genel Mahkeme CCB’nin de doğru bir şekilde iddia ettiği üzere, önceki tarihli markanın “finans hizmetleri, parasal işler, bankacılık” bakımından üne ve ayırt edici karaktere sahip olduğu tespitine yeterli gerekçe göstermemiştir. Genel Mahkeme, sunulan verilerin önceki markanın Fransız ödeme sistemindeki ve Fransa’daki banka kartı işlemlerinin yönlendirilmesindeki ününü ve önemini kanıtlar nitelikte olduğunu belirtse de, bu husus markanın finansal, parasal ve bankacılık hizmetlerinde neden yüksek düzeyde ayırt edici olduğunu açıklar nitelikte değildir. Oysaki önceki tarihli markanın ayırt edicilik değerlendirmesi iki marka arasında ortak olan bu hizmetler bakımından yapılması gerekirken; bu hizmetlerin bir alt kategorisi olan kredi kartı işlem hizmetleri açısından yapılan değerlendirme yetersizdir.

ABAD, söz konusu sebeplerle İtiraz Birimi, Temyiz Kurulu ve son olarak da Genel Mahkeme’nin aksine karar vermiş ve Genel Mahkeme’nin kararını bozmuştur.  Markalar arasındaki benzerlik incelemesinde önceki markanın sahip olduğu ünün dikkate alınmaması gerektiğine hükmeden ABAD’ın bu kararının tanınmış marka ve çatı marka sahipleri açısından ne gibi sonuçlar doğuracağını merakla bekliyor olacağız.

B. Eylül Yalçın

Haziran 2020

eylulyalcin96@gmail.com


[1] ABAD’ın C-115/19, ECLI:EU:C:2020:469 sayılı, 11 Haziran 2020 tarihli China Construction Bank v EUIPO kararı, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FD71C43117AF1E8FE0A633B0E64832BF?text=&docid=227292&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5802668>

[2] 26.02.2009 tarih ve 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğü

Mitolojik Canavarlar Nelerdir ve Aralarında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? – ABAD Genel Mahkemesi Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz(II)?

Geçtiğimiz hafta okuyucularımızla, şekilden ibaret iki işaret arasındaki karıştırılma olasılığı değerlendirmesine yönelik bir Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının vakalarını paylaşmış ve kararın ne yönde olabileceği yönündeki görüşlerinizi sormuştum. Görüşünü bizlerle paylaşan Suzan Kılıç Daldal’a teşekkür ederek, yazının ikinci kısmında mahkeme kararını aktarıyorum.

Öncelikle davanın geçmişi:

Johann Graf isimli bir gerçek kişi 2012 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; kafeler, oteller ve restoranlar için katering ve yiyecek – içecek sağlanması hizmetleri.” yer almaktadır.

2014 yılında Marriott Worldwide Corp. firması yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet ve aşağıdaki görselin A.B.D.’nde 2010 yılında tescil edilmiş telif hakkıdır. Marriott Worldwide Corp. bu telif hakkının kullanım iznini almış ve Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca koruma talep etmiştir. Talep sahibinin tescilli markasının kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama hizmetleri; otel hizmetleri; restoran, katering, bar ve lounge hizmetleri; yazlık ve pansiyon konaklama hizmetleri; toplantılar, konferanslar ve sergiler için genel amaçlı mekan sağlanması hizmetleri; özel toplantılar için ziyafet ve sosyal faaliyet imkanlarının sağlanması hizmetleri ve otel konaklaması için rezervasyon hizmetleri.” yer almaktadır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul etmez ve talep sahibinin itirazı neticesinde EUIPO Temyiz Kurulu talebi bir kez daha inceler.

Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebini 17 Ocak 2017 tarihli kararı ile aşağıdaki gerekçelerle reddeder:

“Karşılaştırma konusu işaretler görsel ve kavramsal açılardan benzer değildir ve aralarında işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddialarına dayalı talep haklı değildir. Telif hakkına dayalı talep konusunda talep sahibi telif hakkının varlığını ispatlayamadığı gibi, işaretin Birleşik Krallık mevzuatına göre orijinal bir artistik eser olarak kabul edilebileceği hususunda Kurulun şüphesi bulunmaktadır. Son olarak ise hükümsüzlük talebinin konusu markanın başvurusunun yapıldığı aşamada kötü niyetin varlığı ispatlanamamıştır.”

Talebin Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmesi üzerine Marriott Worldwide Corp., ihtilafı yargıya taşır.

Davacının iddiası, Temyiz Kurulunun kararında işaretleri karşılaştırırken hata yaptığı, işaretler arasındaki bütünsel benzerliği göz ardı ettiği ve detaylardaki farklılıklara konsantre olduğudur. Bu bağlamda, işaretleri benzer bulmayan ve bu nedenle karıştırılma olasılığı değerlendirmesini hiç yapmayan Kurul kararı yerinde değildir. Talep sahibine göre, işaretler arasında görsel açıdan yüksek düzeyde benzerlik vardır; her iki işaret de mitolojik yaratıkların siyah-beyaz gösterimidir, her iki yaratık da arka ayaklarının üzerinde benzer biçimde oturmaktadır, kuyrukları yukarı doğru eğimlidir, kanatları aynı biçim ve orandadır. Kavramsal açıdan ise işaretler; kuyruklu, oturan, kanatlı mitolojik yaratık konseptini ortak olarak paylaşmaktadır ve dolayısıyla benzerdir. Ayrıca, davacının markası talep konusu hizmetler bakımından tanımlayıcı da değildir, artırılmış ayırt ediciliği mevcuttur. Bu bağlamda, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan benzerlik mevcuttur; bu hususu yanlış değerlendiren Temyiz Kurulu kararı yanlıştır.

Davalılardan Johann Graf; kendi markasının bir boğanın başı ve bir aslanın pençelerinden oluşan “Taurophon” isimli bir yaratığın şekli olduğunu; buna karşılık davacı markasının bir “Griffin” (kartal başlı, aslan gövdeli ejderha) olduğunu belirtmektedir. Davalıya göre, tüketiciler karşılaştırma konusu iki yaratığın kafalarına odaklanacaktır ve işaretleri kolaylıkla birbirlerinden ayırt edecektir. İşaretlerin siyah-beyaz yaratık gösterimleri olması tek başına bunların birbirlerine benzer oldukları anlamına gelmeyecektir ve davacının öne sürdüğü detaylardaki benzerlikler, tüketicilerin hiçbir önem atfetmeyeceği ufak detaylardır. Ayrıca, başvuruya konu işaret yeni yaratılmış bir yaratıktır; buna karşın davacının markası halkın çoğunluğu tarafından bilinen mitolojik bir yaratıktır. “Griffin” şekli, davacıyla ilgisi olmayan başka oteller tarafından da kullanılmıştır, dolayısıyla ayırt ediciliği düşüktür ve ayrıca davacı kendi işaretinin bilinirliğini ispatlayamamıştır.

Diğer davalı EUIPO ise Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu savunmaktadır.

Hükümsüzlük talebini inceleyen Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 15 Mart 2018 tarihinde T-151/17 sayılı kararını verir. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200271&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6071307)

Genel Mahkeme kararında ilk olarak karıştırılma olasılığı hakkındaki içtihattan bahsedilir, hizmetlerin aynı olduğu ve hizmetlerin hitap ettiği kesimin, genel anlamda kamu, yani ortalama tüketiciler olduğu tespit edilir. Devamında ise kararın önemli kısmına, yani işaretlerin benzerliğine geçilir.

Görsel olarak karşılaştırmada dikkat çeken hususlar; şekillerin her ikisinin de hayvan benzeri yaratıkların profilden siyah-beyaz görünümleri olması, her iki yaratığın da sırtları dik, arka ayakları üzerinde oturur biçimde tasvir edilmesi, yaratıkların kanatlarının sırtlarında açık biçimde ve kuyruklarının yukarı doğru eğimli olması ve kanatların, vücudun ve kuyruğun iki işarette de benzer oranlarda olmasıdır. Bu benzerlikler Mahkemeye göre göz ardı edilebilir nitelikte değildir.

Şekillerin başları, ön ayakları bakımından aralarında farklılıklar bulunsa da, bu farklılıklar yukarıda yer verilen benzerlikleri ortadan kaldırmamaktadır.

Ortalama tüketicilerin markaları bütün olarak algılaması ve çeşitli detayları analiz etmemesi yönündeki genel ilke dikkate alındığında; Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasında hiçbir benzerlik bulunmadığı yönündeki tespitine katılmamaktadır ve işaretler arasında düşük düzeyde benzerlik bulunduğu görüşüne ulaşmıştır.

İşaretler arasında sesçil benzerlik bulunmadığı açıktır ve bu yöndeki Temyiz Kurulu kararı yerindedir.

Mahkeme son olarak, işaretleri kavramsal benzerlik yönünden değerlendirmiştir. Temyiz Kurulu, işaretlerden birinin kartal ve aslanın birleşiminden oluşan “griffin” isimli bir mitolojik yaratık olmasından, diğerinin ise üç hayvanın birleşiminden oluşan gerçek hayattaki veya mitolojideki herhangi bir hayvana benzemeyen fantezi bir yaratık olmasından hareketle işaretleri kavramsal bakımdan benzer olarak değerlendirmemiştir.

Genel Mahkeme’ye göre, her şeyden önce, her iki işaret birkaç hayvanın birleşiminden oluşan hayal ürünü yaratıklar olmaları anlamında kavramsal benzerlik içermektedir. Dahası, hayvanların başları farklı olsa da, kanatları, gövdeleri ve arka ayakları itibarıyla çok benzer hayvanlar oldukları izlenimi ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki, yaratıkların ayakları aslan ayaklarıdır (davacı bunu kendisi beyan etmiştir).

Ayrıca, “griffin” ismindeki mitolojik yaratığın halkın geneli tarafından bilindiğini ve davacı markasının anında o yaratıkla özdeşleştirilecek bir şekil olduğunu ispatlayan kanıtlar bulunmamaktadır.

Tüm bu tespitler ışığında; Temyiz Kurulu’nun işaretlerin kavramsal açıdan benzer olmadıkları yönündeki tespitinin aksine, Mahkeme’ye göre işaretler arasında kavramsal açıdan düşük düzeyde benzerlik bulunmaktadır.

Bu çerçevede, işaretlerin benzer olmadıkları tespitiyle, karıştırılma olasılığı değerlendirmesine girmeksizin hükümsüzlük talebini reddeden Temyiz Kurulu kararı, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan düşük düzeyde benzerlik bulunması nedeniyle hatalıdır ve karıştırılma olasılığı değerlendirmesinin EUIPO tarafından bu yöndeki tespitler esas alınarak yeniden yapılması gereklidir.

Buna ilaveten, telif hakkı ihlali gerekçeli talep de esasen işaretlerin benzer olmaması nedeniyle reddedildiğinden, bu yöndeki incelemenin de yukarıdaki tespitler ışığında yeniden yapılması gereklidir.

Sonuç olarak; işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan düşük düzeyde benzerlik bulunması nedeniyle, EUIPO Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. Sonraki aşamada, hükümsüzlük talebi, Mahkeme tespitleri ışığında EUIPO tarafından yeniden incelenecektir.

İşaretleri oluşturan şekillerin görsel ve kavramsal açılardan karşılaştırmaları bakımından ilginç tespitler içeren Genel Mahkeme kararının, okuyucularımızın dikkatini çekeceğini düşünüyorum.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2020

unsalonderol@gmail.com

Mitolojik Canavarlar Nelerdir ve Aralarında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz(I)?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, işaretlerin benzerliğine yönelik ilgi çekici değerlendirmelerini içeren bir kararını okuyucularımıza iki yazı halinde sunacağım. İlk yazı vakanın geçmişi, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nun kararı, tarafların iddiaları ile ilgili olacak ve sizlerin konu hakkındaki değerlendirmesini soracağım. Birkaç gün sonra yayımlayacağım ikinci yazıda ise Genel Mahkeme’nin kararını sizlerle paylaşacağım.

Johann Graf isimli bir gerçek kişi 2012 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; kafeler, oteller ve restoranlar için katering ve yiyecek – içecek sağlanması hizmetleri.” yer almaktadır.

2014 yılında Marriott Worldwide Corp. firması yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet ve aşağıdaki görselin A.B.D.’nde 2010 yılında tescil edilmiş telif hakkıdır. Marriott Worldwide Corp. bu telif hakkının kullanım iznini almış ve Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca koruma talep etmiştir. Talep sahibinin tescilli markasının kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama hizmetleri; otel hizmetleri; restoran, katering, bar ve lounge hizmetleri; yazlık ve pansiyon konaklama hizmetleri; toplantılar, konferanslar ve sergiler için genel amaçlı mekan sağlanması hizmetleri; özel toplantılar için ziyafet ve sosyal faaliyet imkanlarının sağlanması hizmetleri ve otel konaklaması için rezervasyon hizmetleri.” yer almaktadır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul etmez ve talep sahibinin itirazı neticesinde EUIPO Temyiz Kurulu talebi bir kez daha inceler.

Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebini 17 Ocak 2017 tarihli kararı ile aşağıdaki gerekçelerle reddeder:

“Karşılaştırma konusu işaretler görsel ve kavramsal açılardan benzer değildir ve aralarında işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddialarına dayalı talep haklı değildir. Telif hakkına dayalı talep konusunda talep sahibi telif hakkının varlığını ispatlayamadığı gibi, işaretin Birleşik Krallık mevzuatına göre orijinal bir artistik eser olarak kabul edilebileceği hususunda Kurulun şüphesi bulunmaktadır. Son olarak ise hükümsüzlük talebinin konusu markanın başvurusunun yapıldığı aşamada kötü niyetin varlığı ispatlanamamıştır.”

Talebin Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmesi üzerine Marriott Worldwide Corp., ihtilafı yargıya taşır.

Davacının iddiası, Temyiz Kurulunun kararında işaretleri karşılaştırırken hata yaptığı, işaretler arasındaki bütünsel benzerliği göz ardı ettiği ve detaylardaki farklılıklara konsantre olduğudur. Bu bağlamda, işaretleri benzer bulmayan ve bu nedenle karıştırılma olasılığı değerlendirmesini hiç yapmayan Kurul kararı yerinde değildir. Talep sahibine göre, işaretler arasında görsel açıdan yüksek düzeyde benzerlik vardır; her iki işaret de mitolojik yaratıkların siyah-beyaz gösterimidir, her iki yaratık da arka ayaklarının üzerinde benzer biçimde oturmaktadır, kuyrukları yukarı doğru eğimlidir, kanatları aynı biçim ve orandadır. Kavramsal açıdan ise işaretler; kuyruklu, oturan, kanatlı mitolojik yaratık konseptini ortak olarak paylaşmaktadır ve dolayısıyla benzerdir. Ayrıca, davacının markası talep konusu hizmetler bakımından tanımlayıcı da değildir, artırılmış ayırt ediciliği mevcuttur. Bu bağlamda, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan benzerlik mevcuttur; bu hususu yanlış değerlendiren Temyiz Kurulu kararı yanlıştır.

Davalılardan Johann Graf; kendi markasının bir boğanın başı ve bir aslanın pençelerinden oluşan “Taurophon” isimli bir yaratığın şekli olduğunu; buna karşılık davacı markasının bir “Griffin” (kartal başlı, aslan gövdeli ejderha) olduğunu belirtmektedir. Davalıya göre, tüketiciler karşılaştırma konusu iki yaratığın kafalarına odaklanacaktır ve işaretleri kolaylıkla birbirlerinden ayırt edecektir. İşaretlerin siyah-beyaz yaratık gösterimleri olması tek başına bunların birbirlerine benzer oldukları anlamına gelmeyecektir ve davacının öne sürdüğü detaylardaki benzerlikler, tüketicilerin hiçbir önem atfetmeyeceği ufak detaylardır. Ayrıca, başvuruya konu işaret yeni yaratılmış bir yaratıktır; buna karşın davacının markası halkın çoğunluğu tarafından bilinen mitolojik bir yaratıktır. “Griffin” şekli, davacıyla ilgisi olmayan başka oteller tarafından da kullanılmıştır, dolayısıyla ayırt ediciliği düşüktür ve ayrıca davacı kendi işaretinin bilinirliğini ispatlayamamıştır.

Diğer davalı EUIPO ise Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu savunmaktadır.

Hükümsüzlük talebini inceleyen Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 15 Mart 2018 tarihinde kararını verir.

Sizce, Genel Mahkeme kararı işaretlerin görsel ve kavramsal benzerliği açısından ne yönde olmuştur veya bu konuda sizin değerlendirmeniz ne yönde olurdu?

Görüşlerini sitede veya sosyal medyada yorum olarak paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Genel Mahkemenin kararını birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2020

unsalonderol@gmail.com

Adalet Divanı Genel Mahkemesi Burgu Peyniri Şekli Markasını Ayırt Edici Bulmadı

Bu karar üç boyutlu bir şekil markası başvurusunun ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve ayırt edicilik kavramının değerlendirilmesinin nihai tüketici gözünden yapılmasının gerektiği gerekçesi ile reddine ilişkindir.

4 Haziran 2018 tarihinde, MURATBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Muratbey), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde Avrupa Birliği markası başvurusunda bulunmuştur. Üç boyutlu marka statüsünde olan ve Nicé sınıflandırmasının 29. sınıfındaki “peynirler, işlenmiş peynirler” için yapılan başvuru aşağıdaki şekildedir:

25 Temmuz 2018 tarihinde, başvuruyu inceleyen uzman, başvurunun Birlik Marka Tüzüğünün 7/1-b maddesi yönünden ayırt edici karakterden yoksun olduğunu belirtmiş ve 27 Kasım 2018 tarihli karar ile başvuruyu bu maddeye dayanarak reddetmiştir.

Bu ret kararına karşı başvuru sahibi, 15 Ocak 2019 tarihinde itiraz etmiştir. Bu itiraz da 13 Haziran 2019 tarihli karar ile EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir. Temyiz Kurulu kararına karşı açılan dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 26 Mart 2020 tarihli T‑572/19 sayılı kararla sonuçlandırılmıştır. Bu yazıda anılan karar okuyuculara aktarılacaktır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224748&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2268187)

Temyiz Kurulu, başvurunun kapsadığı mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin nihai tüketicilerden oluştuğuna kanaat getirmiştir. Uzman ret kararında, marka başvurusunun kapsadığı ürünler bakımından basit ve bilindik bir şekilden oluştuğunu belirtmiş ve buna örnekler sunarak, işbu başvurunun bu sektörde alışılan veya beklenenden bir farkı olmadığını belirtmiştir.

Temyiz Kurulu ürünün satış ve tüketimine ilişkin başka sonuçlara da varmıştır. İtiraz sahibinin gerekçelerinden olan, somut başvurunun bir yarışmada ödül alması hususunda Kurulun kararı, ödülün verildiği yarışmadaki değerlendirmenin kamunun ilgili kesiminin algısına göre yapıldığına ilişkin bir bilginin bulunmadığıdır.  

Kararın hukuki gerekçelerine bakıldığında;

Başvurunun ret gerekçesi Marka Tüzüğünün 7/1-b maddesidir. Bu maddeye göre ayırt edicilikten yoksun başvurular marka olarak tescil edilmemektedir.

Bu madde anlamında ayırt edicilik kavramı, markanın ait olduğu firmayı belli eder nitelikte olması ve ürünün diğer firmaların ürünlerinden ayırt edilmesini sağlamasıdır. (21 Ocak 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, paragraf 33).

Bu madde bağlamında ayırt edicilik bir yandan tescili talep edilen ürünler açısından, diğer yandan kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından yorumlanmalıdır. (29 Nisan 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, paragraf 35).

Somut durumda, başvuruya konu ürünler “peynir” ve “işlenmiş peynir” olup, bu ürünler günlük tüketime uygun olduğundan, malların tüketici kesimi nihai tüketicilerdir.

Başvuru sahibinin de bu husus üzerinde aksi bir görüşü bulunmamakta olup, asıl üzerinde durduğu husus, Temyiz Kurulunun ayırt edici karakteri sadece nihai tüketici algısına göre değerlendirmesidir.

Başvuru sahibinin öne sürdüğü iddia, başvuruya konu ürünlerin aynı zamanda Avrupa Birliği içerisindeki profesyonel kesime de hitap ettiğidir. Başvuru sahibi, 2018 Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülünü alan bu marka başvurusu hakkında, bahsi geçen yarışmayı bilen profesyonel kesimin de bilgi sahibi olduğunu, dolayısıyla, somut olayda sadece son tüketicinin bakış açısının önemli olmadığını, profesyonel kesimin algı şeklinin de önemli olduğunu ileri sürmektedir.  

Somut olayda değerlendirilmesi gereken bir diğer husus da ilgili ürünler açısından, Temyiz Kurulunun dikkate aldığı son tüketicinin -bir başka deyişle Birlik genel halkının- kamunun ilgili kısmının önemli bir bölümünü oluşturmasıdır.

Bu aşamada, Temyiz Kurulunun daha adil bir değerlendirme ile nihai tüketici yerine bilgilenmiş ve makul derecede dikkatli genel halka göre ayırt ediciliği değerlendirmesi beklenebilirdi.

Bu açıdan, hatırlatmakta fayda var ki, her ne kadar ürünün kendi biçimi olan 3 boyutlu markaların ayırt edici karakterinin değerlendirilmesi, diğer kategorideki markalardan farklı olmamalıysa da; kamunun ilgili kesiminin algısı, ürünün kendi biçimi olan 3 boyutlu markalar bakımından, kullanılacağı üründen bağımsız olan kelime veya şekil markaları ile aynı değildir.  Sonuçta, ilgili ürünün ortalama tüketicisi grafik veya yazılı unsurların yokluğunda, ürünün şekline bakarak kökenini bilme alışkanlığına sahip değildir ve bu sebeple 3 boyutlu bir markanın ayırt ediciliğini anlamak bir şekil veya kelime markasına göre daha zordur.  [29 Nisan 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, paragraf 38 ; 31 Mayıs 2006, De Waele/OHMI (sosis şekli), T‑15/05, EU:T:2006:142, paragraf 32].

Tescili talep edilen şeklin ayırt edici karaktere sahip olduğundan bahsedebilmek için ilk bakışta ilgili ürünün menşeini göstermesi veya ilgili markanın belirgin bir şekilde sektörün standartlarından veya alışkanlıklarından ayrılması gerekmektedir.   [26 Kasım 2015, Établissement Amra/OHMI (KJ Kangoo Jumps XR), T‑390/14, EU:T:2015:897, paragraf 15].

İtiraz edilen kararda, Temyiz Kurulu, ilk olarak başvurusu yapılan markanın ürünün kendisi olduğunu ve ayırt edicilikten yoksun olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca, uzmanın sunduğu örnek çizimler de göstermektedir ki, bantlar halinde kesilmiş peynirlerin örgü veya bükülmüş halde sunumu ticarette bilinen bir sunum biçimidir. Temyiz Kurulu ayrıca, peynirlerin genelde küp, dilim, yuvarlak gibi farklı şekiller altında satıldığını da belirtmiştir. Bununla birlikte Temyiz Kurulu, başvurulan marka ile sektörde bilinen ve alışılmış ürün şekilleri arasında belirgin bir fark olmadığına kanaat getirmiştir.

Bu hususu değerlendiren Mahkeme, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı şekillerin piyasada olduğunu kanıtlamanın gerekli olmadığını onaylamakla birlikte, ilgili sektörde önemli bir şekil çeşitliliği olup olmadığının ve somut başvurunun da bunun bir varyasyonu olup olmadığının incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. [28 haziran 2019, Gibson Brands/EUIPO – Wilfer, T‑340/18, EU:T:2019:455, paragraflar 35 ve 36].

Somut durumda, piyasada birçok farklı formda peynirin var olduğu anlaşılmaktadır:  küp şeklinde peynir, dilimli peynir, bükülmüş şekilde peynir gibi. Bu halde, başvurusu yapılan markanın şeklindeki basitliği de göz önüne alındığında, kamunun ilgili kesiminin bu şekli belirli bir üreticiden gelen bir ürün olarak algılamaktan ziyade, daha çok ilgili piyasadaki şekil çeşitliliğinin sonucu olduğu düşünecekleri tahmin edilmektedir.

Sonuçta, Temyiz Kurulunca belirtildiği gibi, tescilin talep edildiği 3 boyutlu şekil piyasada var olan birçok farklı şekilden biri gibi görünmektedir. 

Bu halde ilk bakışta ilgili ürünün menşeini de belirtmediğinden, başvurusu yapılan markanın ayırt edici karakteri olduğu düşünülemez. 

Ayrıca, başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markanın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığına dair veri sunmadığı görülmektedir.

Başvuru sahibi ayrıca, Temyiz Kurulunun başvuruya konu ürün şeklini yanlış bir şekilde değerlendirdiğini ve peynirin bükülmüş kayışlardan oluşan spiral bir biçiminde olduğunu belirtmektedir.

Belirtilen hususu inceleyen Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının özellikle 12, 13. ve 20. paragraflarında, Kurulun başvuruyu sadece kayışlı bir peynir bandıyla değil, aynı zamanda örgü veya bükülmüş birçok şekil ile karşılaştırdığını tespit etmiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin, şekil incelemenin eksik yapıldığı iddiası gerekçesiz sayılmıştır.

Başvuru sahibi ilaveten, başvurusu yapılan peynir şekli ile 2018 yılından yapılan bir yarışmada 2018 Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülünü aldıklarını ve bu sebeple de başvuru hakkındaki ret kararının kaldırılması gerektiğini belirtmekte ise de,  Temyiz Kurulu bu yarışmada değerlendirmenin nihai tüketici dikkate alınarak yapılıp yapılmadığının bilinmediğine kanaat getirmiştir.

Başvuru sahibi, başvuruya konu markanın sadece Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde değil, Birlik üyesi olan Almanya Patent ve Marka Kurumu nezdinde de tescilli olduğunu belirtmiş ise de; Birlik hukukunun ayrı ve özerk olması gerekçesi ile başvuru sahibinin bu itirazı da kabul görmemiştir. (17 Temmuz 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, paragraf 58)

Tüm bunlar sonucunda Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının Tüzüğün 7/1-b maddesini ihlal etmediği sonucuna vararak başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır.

Mahkeme özetle üç boyutlu bir marka başvurusunun özgünlüğünün ayırt edicilik açısından önemli olduğunu kabul etmiş olmakla birlikte, yenilik ve özgünlüğün markanın hitap ettiği tüketici açısından değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getirerek, Muratbey şirketinin burgu peyniri şekil markasını ayırt edicilikten yoksun görerek reddetmiştir.

Kanaatimce, Birlik ülkelerindeki tüketiciler ve bu tüketicilerin alışık olduğu peynirler ve peynir şekillerinin çeşitliliği göz önüne alındığında, Mahkeme kararına kısmen katılmak mümkündür. Genel Mahkeme bu vakada, ürün şeklinden oluşan şekil markalarının nihai tüketici grubu açısından değerlendirmenin gerekeceği yönünde bir karara varmıştır. Ancak, bir yandan da çeşitli peynir şekillerine alışık olan tüketiciye göre, yani tüketicinin coğrafyasına da bakarak bir karara varıldığı belki düşünülebilecektir.

Gizem KARPUZOĞLU

Nisan 2020

gizem_erkarakas@hotmail.com

Bir Desen Şekli Daha Gördüm Sanki!! ABAD Genel Mahkemesi Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (II)

Birkaç gün önce sizlere geçtiğimiz aylarda verilen bir Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararının konusu ihtilafı aktarmış ve kararın ne yönde olabileceği hakkındaki görüşlerinizi sormuştuk. Son dönemlerde yoğun olarak tartışılan desen (pattern) markaları hakkındaki ihtilafla ilgili görüşlerini bizimle paylaşan okuyucumuz Gökhan Bozkurt‘a çok teşekkür ediyoruz. Bu yazıda Genel Mahkeme’nin söz konusu kararını sizlerle paylaşacağız, ancak öncelikle ihtilafı bir kez daha özetliyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz şeklin tescil edilmesi talebi Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne iletilir. Başvurunun kapsamında “Sınıf 20: Yataklar, yatak kasaları dahil olmak üzere mobilyalar, şilteler, yastıklar. Sınıf 24: Dokunmuş kumaşlar, diğer sınıflarda yer almayan tekstil ürünleri, yatak örtüleri, çarşaflar. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri. Sınıf 35: Yukarıda sayılan malların pazarlanması hizmetleri.” olarak özetlenebilecek mal ve hizmetler bulunmaktadır.

EUIPO ilk inceleme sonucunda, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Temyiz Kurulu inceleme sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını aşağıdaki gerekçelerle haklı bulur ve itirazı reddeder:

  • Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin ortalama tüketicileri, başvuruya konu şekli basit bir geometrik desen (eşit ölçüdeki dört kare bölünmüş bir kare, küçük karelerden üçü gri-mavinin farklı tonlarıyla, dördüncü kare ise beyaz renkle doldurulmuş) olarak algılayacaklardır.
  • Bu tip bir desen başvuru kapsamındaki tekstil ürünlerine, mobilyalara ve giysilere uygulanabilir ve bu haliyle bu ürünlerin kendi görünümünden farklı olmayacaktır.
  • Başvuruya konu desen başvuru kapsamındaki ürünlere uygulandığında, ticari kaynak gösteren bir işaret olmaktan ziyade, ürünlere ilişkin çekici bir detay olarak algılanacaktır, şöyleki ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli bir ayrılış söz konusu değildir.
  • Başvuruya konu işaret, tekstil sektöründe her yerde bulunabilecek olan damalı desenlerin alışılagelmiş görünümünden farklı, dikkat çekici bir varyasyon içermemektedir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu’nun itirazı reddetmesi kararına karşı dava açar, başvuru sahibinin dayandığı ana gerekçeler aşağıdaki şekildedir:

  • Başvuru, Temyiz Kurulunun iddia ettiğinin aksine ürünlerin üzerine uygulanacak bir desen değil, bir logodur. Dolayısıyla, ürünlerin üzerine uygulanacak desen tespitine dayalı tüm değerlendirmeler yanlıştır.
  • Başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlere yönelik olarak ret kararı verilmesi yerinde değildir, başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlerin reddedilmesinin ikna edici gerekçeleri yoktur.
  • Temyiz Kurulu markanın bir desen olduğundan hareketle başvuruyu reddettiyse, başvurunun ne şekilde kullanıldığını sorgulamış olmalıydı, bu yapılmamıştır ve dolayısıyla, bu hususta başvuru sahibine savunma hakkı verilmemiştir.

Dava, 3 Aralık 2019 tarihinde ABAD Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılır. T-658/18 sayılı kararın http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=38D215E64E5E8D03B43BCC409D630D97?text=&docid=221241&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7255161 bağlantısından görülmesi mümkündür ve yazının kalan kısmında Genel Mahkeme’nin kararı ana hatlarıyla okuyuculara aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, başvuruyu oluşturan şeklin Temyiz Kurulu’nun iddia ettiğinin aksine ürünlerin üzerine uygulanacak bir desen olmadığını, bir logo olduğunu ve dolayısıyla, ürünlerin üzerine uygulanacak desen tespitine dayalı tüm değerlendirmelerin yanlış olduğunu iddia etmektedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’nun doğru biçimde tespit ettiği gibi, marka başvuruları piyasada kullanıldıkları halleriyle değil, başvuruya konu oldukları halleriyle değerlendirilmelidir. Buna ilaveten başvuru sahibi, başvuruyu bir logo veya etiket izlenimini doğurabilecek bir çerçeve şeklinde yapmadığı gibi, markanın ürünler üzerindeki pozisyonunu belirten bir tarifname de sunmamıştır. Dolayısıyla, başvuruya konu işaret, ürünler üzerinde desen olarak kullanım biçimi dahil olmak üzere, işaretin olası tüm kullanım biçimlerini kapsamaktadır.

Genel Mahkeme buna ilaveten, başvuruya konu desenin başvuru kapsamındaki ürünlere uygulandığında, ticari kaynak gösteren bir işaret olmaktan ziyade, ürünlere ilişkin çekici bir detay olarak algılanacağı, damalı desen şeklinin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli biçimde ayrılmadığı yönündeki Temyiz Kurulu tespitlerini de yerinde bulmuştur.

Başvuru kapsamında bulunan mallardan “Sınıf 20: Yataklar, yatak kasaları dahil olmak üzere mobilyalar, şilteler, yastıklar. Sınıf 25: Ayak giysileri, baş giysileri.” malları kumaştan yapılabilir veya kumaş parçalar içerebilir ve başvuruya konu desen bunların üzerinde kullanılmış olabilir. “Sınıf 24: Dokunmuş kumaşlar, diğer sınıflarda yer almayan tekstil ürünleri, yatak örtüleri, çarşaflar. Sınıf 25: Giysiler.” malları kumaştan yapılmaktadır ve başvuruya konu desen bu ürünlerin üzerinde de kullanılabilir. 20., 24. ve 25. sınıflara dahil yukarıda sayılan malların pazarlanması hizmetleri ise kumaştan yapılan veya yapılabilen ve üzerlerinde başvuruya konu deseni içerebilecek mallarla ilgilidir. Bu halleriyle anılan mal ve hizmetler, yeteri derecede homojen bir nitelik göstermektedir ve bu mal ve hizmetlerin tamamı için verilen ret kararı yeteri derecede gerekçelidir.

Başvuru sahibine göre; Temyiz Kurulu markanın bir desen olduğundan hareketle başvuruyu reddettiyse, başvurunun ne şekilde kullanıldığını sorgulamış olmalıydı ve bu yapılmadığından başvuru sahibine savunma hakkı verilmemiştir. Genel Mahkeme, başvuru sahibinin bu iddiasını kabul etmemiştir; şöyleki, marka başvuruları piyasada kullanıldıkları halleriyle değil, başvuruya konu oldukları halleriyle değerlendirilmelidir. Başvuru sahibi, başvuruyu kullanım şeklini gösterebilecek şekilde bir gösterim biçimi (sınırları belirli bir logo veya etiket şeklinde gösterim) tercih edebilirdi, ancak bunu başvuruyu sunarken yapmamıştır. Bu bağlamda, başvuru sahibinin başvuru aşamasında kendisinin tercih etmediği bir sınırlandırmayı, EUIPO’nun neden kendisine önermediğini sorgulaması yerinde değildir.

Genel Mahkeme yukarıda özetlediğimiz gerekçelerle, başvuru ve itirazın reddedilmesi kararına karşı açılan davayı reddetmiş ve Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Merak eden okuyucularımız kararın daha detaylı gerekçelendirmesini yukarıda yer verdiğimiz bağlantıyı kullanarak görebilir.

Kanaatimizce, kararın en can alıcı noktası, başvurunun bir desen olmadığını, bir logo olduğunu iddia eden başvuru sahibi argümanına karşı ortaya konulan, eğer iddia ve talebiniz o yönde ise, başvuruyu da sınırları belirli bir etiket halinde veya şeklin ürünlerin üzerindeki pozisyonunu gösterir biçimde yapmış olmalıydınız tespitidir. Bir diğer deyişle, başvuru konusu işaretin gösterim biçiminin ve/veya pozisyon markalarının öneminin altı Genel Mahkeme tarafından bir kez daha çizilmiştir.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2020

unsalonderol@gmail.com

“Bir 35 Vardır Bende, Benden İçeri” – Adalet Divanı Genel Mahkemesi LLOYD Kararı (T-729/18)

Hemen herkesin sevdiği veya uğurlu bulduğu bir sayı vardır. Bazılarının ise uğursuzluk getirdiğine inandığı sayılar mevcuttur.

Marka tescili işlemlerinde inceleyici, vekil, danışman, avukat, araştırmacı veya yargı mensubu olanların ortak bir uğursuz sayısı var mıdır bilmiyorum; ama emin olduğum şudur ki, sadece Türkiye ile sınırlı değil dünyada bu camianın hiç sevmediği ve duymaktan sıkıldığı sayı 35’tir.

Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfında yer alan “malların satışı sunumu hizmetleri”ne kısaca 35 veya 35 son diyoruz ve bu 35 son hayatımızı farklı boyutlarıyla yiyip bitiriyor. 35. sınıfın söz konusu yamyamlığı sadece Türkiye için söz konusu değil, çünkü bu harika sayı tüm dünyada marka camiasına her boyutuyla soğuk terler döktürmeye devam ediyor. Hangi şekilde ifade edilmeli, genel mi özel mi olmalı, genel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel özele hangi hallerde benzer, içine sadece mallar mı yazılır yoksa hizmetler de yazılabilir mi…Ömür törpüsü gibi bir sayı kısaca.

Bu durumda da “Bir 35 vardır bende, benden içeri” demek gerekiyor sanırım.

35. sınıfla ilgili son gelişmelerden birisi Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-729/18 sayılı “LLOYD” kararıdır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E8AB49A0874102562A8FF5540FC09864?text=&docid=221771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1113633)

Kısaca aktaralım.

“Lloyd Shoes GmbH” firması “LLOYD” markasının tescil edilmesi için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında; 3. sınıfa dahil parfümler, kozmetikler; 14. sınıfa dahil mücevherat ve saatler; 18. sınıfa dahil çantalar, cüzdanlari deri ve imitasyon deri; 25. sınıfa dahil giysiler, ayak giysileri, baş giysileri ve 35. sınıf kapsamında yukarıda sayılan 14., 18., 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bulunmaktadır.

Başvuru ilan edilir ve ilana karşı “El Corte Inglés SA” firması aşağıda görseline yer verilen “Lloyd’s” markasını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçesi markanın kapsamında yukarıda yer verilen başvurunun kapsadığı mallarla aynı mallar 3., 14. ve 18. sınıflar bakımından bulunmaktadır, ancak itiraz gerekçesi marka 25. sınıfa dahil malları ve 35. sınıfa dahil hizmetleri kapsamamaktadır.

Başvurunun ilanına karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve EUIPO’nun nihai kararı, başvurunun 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” dışında kalan tüm mal ve hizmetler bakımından reddedilmesi yönünde olur.

Temyiz Kurulu bu kararına gerekçe olarak; “itiraz gerekçesi markanın kapsamında 25. sınıfa dahil malların bulunmamasını” göstermiştir. Bir diğer deyişle, başvurunun kapsamında bulunan 25. sınıfa dahil mallar, itiraz gerekçesi markanın kapsadığı 3.,14.,18. sınıflara dahil mallarla benzer bulunup reddedilmiş olsa da, 35. sınıfta yer alan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri”, itiraz gerekçesi markanın 25. sınıfa dahil malları kapsamaması nedeniyle reddedilmemiştir. (Biraz karışık oldu, ama yapacak bir şey yok, bir kez daha okuyabilirsiniz.)

“El Corte Inglés SA” firması Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı dava açar ve başvurunun tümüyle reddedilmiş olması gerektiğini öne sürer. Davacıya göre, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazın kısmen reddedilmesi yönündeki karar hatalıdır ve iptal edilmelidir.

Davacı;başvuru kapsamında kalan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile itiraz gerekçesi markanın kapsadığı mallar arasında tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır, aynı satış noktaları söz konusudur ve markaların yüksek düzeydeki benzerliği de dikkate alındığında ortalama tüketiciler bu malların ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaktan geldiklerini düşüneceklerdir ve dolayısıyla karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır argümanını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme; itiraz gerekçesi markanın kapsamında 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların bulunduğunu ve 25. sınıfa dahil malların yer almadığını belirtir ve ardından 25. sınıfa dahil mallarla, 3.,14. ve 18. sınıfa dahil mallar benzer bulunmuş olsa da, bu benzerliğin yanında 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların benzer bulunması zorunluluğunu getirmediğini ifade eder.

Mahkemeye göre; 18. sınıfta yer alan “çantalar” gibi mallarla 25. sınıfta yer alan “giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları arasında tamamlayıcılık gibi işlevsel bir bağlantı bulunsa da, bu durum aynı bağlantının 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bakımından da kurulmasını gerektirmemektedir. 3., 14. ve 18. sınıfa dahil mallar ile 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri doğaları, amaçları ve kullanım yöntemleri bakımından farklıdır ve benzer mal ve hizmetler değillerdir.

Davacı taraf; markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de dikkate alınarak karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşılması gerektiğini iddia etse de, bu sonuca ulaşabilmek için mallar ve/veya hizmetler arasında benzerlik bulunması gereklidir; incelenen vakada yukarıda açıklanan gerekçelerle mallar ve hizmetler benzer bulunmamış olduğundan, markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de varılan sonucu değiştirmeyecektir.

Genel Mahkeme açıklanan nedenlerle davacının karıştırılma olasılığının 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” bakımından da ortaya çıkacağı yönündeki argümanını kabul etmemiş, Temyiz Kurulu kararını onamış ve dolayısıyla davayı reddetmiştir.

Kişisel görüşüm; 35. sınıf kapsamındaki malların satışa sunumu hizmetine yönelik itirazlarda, itirazların kabul edilebilmesini ancak ve sadece ilgili malların itiraz gerekçesi markanın kapsamında bulunması şartına bağlayan Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme yaklaşımının fazlasıyla indirgemeci olduğudur. Örneğin; 6. sınıftaki “metalden çiviler” malını kapsayan bir marka gerekçe gösterilerek, 35. sınıftaki “plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri”ne itiraz edilirse (plastik çiviler 20. sınıftadır) ve markalar aynıysa (veya çok benzerse), karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağını öne sürmek bu denli kolay olmalı mıdır? Bir diğer deyişle, farklı sınıflarda bulunan plastik çiviler ile metalden çiviler birbirlerine benzer mallardır dersek ve metalden çiviler ile metalden çivilerin satışa sunumu hizmetini de benzer ve bağlantılı mal ve hizmetler olarak kabul edeceksek, plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri ile metalden çiviler malları neden ve hangi mantıklı gerekçe ile birbirlerine benzer mal ve hizmetler olmayacaklardır? Sonuç olarak her ikisi de plastikten veya metalden olmalarına bakılmaksızın aynı işlevi görüyorlar, aynı yerlerde satılıyorlar, çoğunlukla yanyana satışa sunuluyorlar, amaçları aynı, görünümleri çok benzer, vb.

Karıştırılma ihtimali son tahlilde, halkın mal veya hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldiğine yönelik inanca kapılması olasılığının incelenmesidir ve malları veya hizmetleri “eşleştirme oyunu” değildir. Bu çerçevede, incelemeyi “eşleştirme oyunu”na indirgeyen mekanik yaklaşım bana pek de yerinde gelmiyor diyerek yazıyı noktalıyorum.

Görüşünü veya yorumunu yazmak isteyen olursa şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2020

unsalonderol@gmail.com

Ayırt Edici Gücü Zayıf Şekil Unsurlarının Benzerliğinin Değerlendirilmesi ve Karıştırılma Olasılığına Etkisi (ABAD Genel Mahkemesi T-149/19)

Karıştırılma olasılığı incelemesinin ana ayaklarından birisi işaretlerin benzerliğine yönelik değerlendirmedir. Karşılaştırma konusu işaretler; kelimeler, şekiller ve bunların kombinasyonları olabilir. Şekillerin benzerliğine yönelik değerlendirme, kelimelerin benzerliğine yönelik değerlendirmeden genelikle daha zordur, bu zorluk karşılaştırılan şekillerin basit veya ayırt edici gücü zayıf şekiller olması halinde daha da belirginleşmektedir. Bu yazının konusunu teşkil eden birkaç gün önce verilmiş Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, basit veya ayırt edici gücü zayıf şekillerin benzerliğinin incelenmesine yönelik olduğundan dikkat çekicidir.

Société des produits Nestlé SA (başvuru sahibi -davacı), aşağıdaki şekil markasının 29. ve 30. sınıflara dahil çeşitli gıda maddeleri için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur.

Başvurunun ilanına karşı, aynı sınıflara dahil aynı ve benzer malları kapsayan EUIPO’da tescilli aşağıdaki markanın sahibi olan Jumbo Africa, SL (itiraz sahibi, davalı) tarafından karıştırılma olasılığı gerekçesiyle itiraz edilir.

Başvuru sahibi Nestlé, itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlanmasını talep eder, itiraz sahibi Jumbo kullanımına ilişkin kanıtlarını sunar.

EUIPO itiraz inceleme birimi, markaları benzer bulmaz ve bu nedenle kullanıma ilişkin evraklar hakkında değerlendirme yapmaksızın karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı reddeder.

Jumbo bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu önüne gelir. Temyiz Kurulu, işaretler arasında ortalama düzeyde görsel ve kavramsal benzerlik bulunduğu görüşüne ulaşır ve hal böyleyken, itiraz birimi malların aynı olduğu değerlendirmede bulunmuş olsaydı karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşırdı diyerek, itirazın kullanımın ispatı ve malların aynılığı – benzerliği yönünden de incelenmesi ve bunların sonucunda karıştırılma olasılığı değerlendirmesinin yapılması için İtiraz İnceleme Birimine geri gönderir.

Nestle, bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-149/19 sayılı kararı ile 14 Kasım 2019 tarihinde sonuçlandırılır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220651&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2287189 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı Nestlé’ye göre, işaretler arasında görsel ve kavramsal benzerlik bulunmamaktadır ve itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücü son derece düşüktür. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığının bulunmadığı yönünde karar vermesi gerekirken, tersini yapıp malların benzerliği ve kullanım ispatı yönünden inceleme yapılması için vakayı itiraz birimine geri göndermesi hatalıdır.

Nestlé’nin iddiası, işaretlerde yer alan ve Temyiz Kurulu’nca benzer bulunan insan çizimlerinin kendiliğinden ayırt edici gücünün bulunmadığı ve böylesi durumlarda incelemenin işaretlerdeki diğer ayırt edici unsurlar (stilize biçim, renkler, konturlar, yönler, vs) dikkate alınarak yapılması gerektiğidir; buna ilaveten davacı, işaretler arasında kavramsal benzerliğin de bulunmadığı kanaatindedir.

EUIPO ise, markaların diğer unsurlarının ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, her iki markada da insan figürlerinin baskın unsur olduğunu ve baskın unsurların görsel açıdan benzer olduğunu savunmaktadır. EUIPO buna ilaveten işaretlerin kavramsal olarak da benzer olduğu görüşündedir.

Genel Mahkeme’nin değerlendirmesinde yer verilen ilk husus; her iki işaretin baskın unsurunun insan şekilleri olduğudur. Bu şekiller, güçlü ve sağlıklı insanları temsil etmektedir ve her iki markanın kapsamınında da gıda maddelerinin bulunduğu dikkate alınırsa, insan şekilleri tüketicilere kullanılacak gıdaların kullananları güçlü ve sağlıklı yaptığı mesajını vermektedir. Birçok gıda maddesinin bu mesajı verdiği göz önüne alınırsa, bu şekillerin ayırt edici gücünün zayıf olduğu sonucuna varılmalıdır. Bu bağlamda Temyiz Kurulu’nun itiraz gerekçesi markanın ortalama düzeyde ayırt edici güce sahip olduğu yönündeki tespiti hatalıdır.

Mahkeme görsel benzerlik açısından yaptığı incelemede, işaretlerin baskın unsuru konumundaki insan figürleri arasında farklılıklar bulunduğu görüşüne ulaşmıştır. Bu farklılıklardan birisi, markaların birisinde tek ayak üzerinde duran bir insanın resmedilmiş olması, diğerinde insan figürünün bacaklarının alt kısmının görülmemesidir. Buna ilaveten markalardaki diğer şekli unsurlar da benzer değildir.

Bu farklılıkları, insan şekillerinin ayırt edici gücünün zayıflığı ile birlikte dikkate alan Mahkeme, markalar arasında görsel açıdan benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve markalar arasında ortalama derecede görsel benzerlik yönündeki Temyiz Kurulu kararına katılmamıştır.

Her iki markada yer alan insan şekillerinin sağlıklı – güçlü insan mesajını iletmesini dikkate alan Mahkeme, işaretler arasında ortalama düzeyde kavramsal benzerlik bulunduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitini ise yerinde bulmuştur.

Yukarıda yer verilen değerlendirmelerden sonra Genel Mahkeme, karıştırılma olasılığı incelemesine geçmiştir.

EUIPO, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığının bulunduğu yönünde karara varmadığını, işaretler arasında görsel ve kavramsal benzerlik bulunması nedeniyle, itirazı EUIPO itiraz inceleme birimine iade ettiğini öne sürmektedir. Buna karşın Mahkeme, Temyiz Kurulu kararında mallar aynıysa, markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır tespitinin bulunduğunu belirterek incelemeye devam etmiştir.

Mahkemeye göre, markalar arasında sadece kıyaslanabilir düzeyde kavramsal benzerlik bulunması, tek başına karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için yeterli değildir. Bu husus, önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücünün zayıflığı ve markalar arasında görsel benzerlik bulunmaması hususuyla birlikte dikkate alındığında, Genel Mahkeme başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve aksi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Basit ve/veya belirli bir mesajı veren şekillerin benzerliğinin incelenmesinde, şeklin ayırt edici gücünün öncelikle dikkate alınması gerektiği ve ayırt edici gücü zayıf şekiller arasında güçlü düzeyde görsel benzerlik bulunmadığı sürece, kavramsal benzerliğinin varlığının tek başına işaretlerin benzer olduğu sonucuna varılmasını sağlayamayacağı hususlarını netleştiren, Genel Mahkeme kararının takipçilerimize fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

Kelime mi Yoksa Şekil mi Karşılaştırılacak? Yoksa Her İkisi de mi? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-454/18)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 10 Ekim 2019 tarihinde kelime unsuru olarak da algılanabilecek şekillerin benzerliğinin değerlendirilmesi hakkında yol gösterici bir karar vermiştir. (T-454/18; http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218930&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=413598)

Alessandro Biasotto, aşağıdaki işaretin “giysiler ve baş giysileri” olarak özetlenebilecek bir grup mal için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi‘ne (EUIPO) başvuruda bulunur.

OOFOS LLC, başvurunun ilanına karşı “ayak giysileri” olarak özetlenebilecek mallar için tescilli aşağıdaki markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz eder.

EUIPO itiraz birimi, işaretler arasındaki belirgin görsel farklılık ve işaretlerin sesçil ve kavramsal bakımlardan karşılaştırılmalarının mümkün olmamaları gerekçesiyle yayıma itirazı reddeder. Bu karara karşı itiraz edilir.

EUIPO Temyiz Kurulu, farklı bir yaklaşım benimser ve her ikisi de “OO” harflerini içeren markalar arasındaki işitsel aynılık, ortalama düzeydeki görsel benzerlik ve malların yüksek düzeydeki benzerliği nedenleriyle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmederek itirazı kabul eder.

Bu karara karşı dava açılır ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 10 Ekim 2019 tarihli T-454/18 sayılı kararı ile sonuçlandırılır.

Davacı; markaların görsel olarak farklı olmalarının yanısıra, şekillerden oluşan markaların telaffuzunun mümkün olmaması nedeniyle, markalar arasında seçil bakımdan karşılaştırmanın da yapılamayacağını öne sürmektedir. Bu bağlamda davacıya göre, işaretler arasında benzerlik bulunmadığından, karıştırılma olasılığından bahsetmek de mümkün değildir.

Mahkemeye göre, “OO” harfleri her iki markada da görünür ve tanınır haldedir. Davacı, dava dilekçesinde markasının şekil unsurlarından oluştuğunu öne sürse de, başvuru aşamasında markasını “kelime unsurları (OO) içeren bir şekil markası” olarak tanımlamıştır. Aynı şekilde, ret gerekçesi markanın tarifnamesinde marka “ikinci O harfinin ortasında yatay bir çizgi bulunan OO harfleri olarak” açıklanmıştır. Bunların ötesinde Mahkeme’ye göre kamunun ilgili kesimi markaları iki daire şekli biçiminde değil, “OO” harfleri olarak algılayacaktır. Markalardaki diğer şekil unsurları ise dekoratif unsurlar görünümdedir.

Mahkeme, bu tespitlerden hareketle, “OO” harflerinin her iki markada da baskın unsur konumunda bulunduğu ulaşmıştır. Buna ilaveten, “OO” kelime unsuları kısa harf dizileri olsa da, aralarındaki görsel farklılığın derecesi, markaların görsel olarak benzer olmaları halini değiştirecek düzeyde değildir. Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile ret gerekçesi markayı görsel açıdan ortalama düzeyde benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Sesçil benzerlik hususunda, Mahkeme her iki markanın telaffuz edilecek kelime unsurlarının “OO” harfleri olmasından hareketle markaları işitsel açıdan aynı markalar olarak görmüştür.

Markaların kelime unsurlarının (OO) anlamı bulunmadığından, markalar arasında kavramsal benzerlikten bahsedilmesi ise mümkün değildir.

Devamında, markaların kapsadığı “ayak giysileri” ile “giysiler ve baş giysileri” mallarının benzerliği incelenmiştir. Mahkeme bu konuda da, Temyiz Kurulu’nun tespitlerine katılarak anılan malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir.

Markaların görsel açıdan ortalama düzeydeki benzerliği, işitsel açıdan aynılığı ve malların benzerliği hususları bir arada dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşan Mahkeme, aynı doğrultuda verilen Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiştir.

Malların / hizmetlerin aynı veya benzer olduğu hallerde; aynı zamanda kelime olarak algılanması şekillerden oluşan (veya tam tersi) işaretler arasında, sesçil açıdan aynı karşılığın varlığı ve bu durumun görsel düzeyde ortalama düzeyde benzerlikle desteklenmesi halinde karıştırılma olasılığının varlığından bahsedilmesi kanaatimizce, kararın kritik noktasını oluşturmaktadır. İncelemede sıklıkla karşılaşılan bu tip benzerlik durumlarında, Genel Mahkeme’nin yaklaşımının uygulamacılara yol göstereceği görüşündeyiz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

Online Marka Tecavüzü Davalarında Yetki – Avrupa Birliği Adalet Divanından Ön Karar: AMS Neve v. Heritage Audio SL

İngiltere ve Galler Temyiz Mahkemesi 12 Şubat 2018 tarihinde, Avrupa Birliği Anlaşması’nın 267. maddesi uyarınca Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndan (“ABAD”) online marka tecavüzü davalarında hangi üye ülke Mahkemesinin yetkili olacağına dair bir ön karar vermesini talep etti. ABAD ise kendisine yöneltilen soruları 5 Eylül 2019 tarih ve C-172/18 sayılı kararında (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-172/18) yanıtladı.

Davacı AMS Neve Birleşik Krallık’ta kurulmuş bir şirket olup ses ekipmanlarının üretimi ve satışı ile uğraşmaktadır. Davalı Heritage Audio ise yine ses ekipmanları satan ancak İspanya’da bulunan bir şirkettir. 2015 yılında AMS Neve sahibi olduğu bir Avrupa Birliği (“AB”) markasının haklarına tecavüz ettiği iddiası ile Heritage Audio aleyhine İngiltere’de dava açmıştır.

Davacı şirket, davalı Heritage Audio’nun kendisinin tescilli “1073” ibareli AB markası ile aynı olan bir işaret ile ürünlerini taklit ettiğini ve bu taklitleri kurduğu internet sitesi aracılığıyla Birleşik Krallık’taki tüketicilere satışa sunup, ürünlerin reklamını yaptığını iddia etmiştir. Davacı aynı zamanda iddialarını destelemek adına, Heritage Audio’ya ait olan internet sitesi görüntülerini, Facebook ve Twitter hesaplarını, davalı şirket tarafından Birleşik Krallık’ta ikamet eden birine satış yapıldığını gösteren faturayı ve ses ekipmanlarının muhtemel teslimi konusunda davalı ile yine Birleşik Krallık’ta ikamet eden bir kişinin konuşmalarını Mahkeme’nin dikkatine sunmuştur.

Davalı şirket kendilerine ait ürünlerin başka şirketler aracılığıyla Birleşik Krallık’ta satın alınmış olabileceğini inkar etmezken, kendilerinin birebir olarak Birleşik Krallık’ta reklam yapmadıkları gibi başka bir üye ülkede de ürünlerin satışını yapmadıklarını belirtmiştir. Davalı ayrıca, İngiltere Fikri Mülkiyet Mahkemesi’nin (“Intellectual Property Enterprise Court”) davayı görmeye yetkili olmadığını ve kendilerinin Birleşik Krallık’ta ürünlerini satışa sunmadığını veya reklamını yapmadığını iddia etmiştir.

18 Ekim 2016 tarihli kararında İngiltere Mahkemesi AB marka hakkına tecavüz davasını görmeye yetkili olmadığını, İspanya Mahkemelerinin yetkili olduğunu belirterek davayı reddetmiştir. İlk derece Mahkemesi bu kararını 207/2009 numaralı Tüzük’ün (“Tüzük”) 97. maddesine dayandırmıştır. Nitekim ilgili maddenin ilk fıkrası, marka hakkına tecavüz davalarında yetkili Mahkemenin davalının yerleşim yeri, davalı herhangi bir üye ülkede yerleşik değilse işletmesinin bulunduğu yer Mahkemesi olduğunu düzenlemektedir[1]. Aynı maddenin 5. fıkrası ise tecavüz davalarının ayrıca tecavüz eyleminin gerçekleştiği veya tehdit edildiği üye ülke Mahkemelerinde açılabileceğini belirtmektedir[2]. İlk derece Mahkemesi her iki fıkra uyarınca da İspanya Mahkemelerinin yetkili olduğunu zira davalının hem İspanya’da yerleşik olduğunu hem de tecavüz eylemlerinin İspanya’da gerçekleştiğini karara almıştır. Mahkeme’ye göre üçüncü kişi aleyhine açılan marka hakkına tecavüz davalarında tecavüz eyleminin gerçekleştiği yer üçüncü kişinin mütecaviz reklamı yayınlamaya veya internet sitesine taklit ürünleri koymaya karar verdiği ve bu kararlarını uygulamak için adım attığı yer, bu durumda İspanya’dır.

İlk derece Mahkemesi tarafından verilen bu yetkisizlik kararı üzerine davacı şirket kararı temyiz etmiş ve dosya İngiltere ve Galler Temyiz Mahkemesi önüne gelmiştir. Temyiz Mahkemesi ilk derece Mahkemesi tarafından yapılan yoruma katılmayarak kendi kararını vermeden önce Tüzük’ün 97/5. maddesi hakkında yorum yapması için meseleyi ABAD’a taşımıştır. Mahkemenin ABAD’a yönelttiği soru esasen şu olmuştur:

“Üçüncü kişinin marka hakkına tecavüz eylemini açmış olduğu bir internet sitesindeki reklam ve satışlarla gerçekleştirdiği durumlarda, internet sitesi başka bir üye ülkede açılmış olmasına rağmen, haklarının ihlal edildiğini düşünen marka sahibi bu davayı reklamların ve satışların yöneltildiği tüketicilerin bulunduğu üye ülke mahkemesinde açabilir mi? 207/2009 Numaralı Tüzük’ün 97/5 maddesi bu şekilde mi yorumlanmalı?”

ABAD, Tüzük madde 97/1’e dayanılarak açılan marka hakkına tecavüz davalarının genelde Avrupa Birliği genelinde işlenen tecavüz eylemlerini kapsadığını, madde 97/5’e göre açılan davalarda ise davanın tek bir üye ülkede yani davanın açıldığı üye ülkede işlenen tecavüz eylemleri ile sınırlı olduğunu belirtmiştir. Diğer bir deyişle marka hakkı sahibinin davasını davalının bulunduğu yer Mahkemesinde veya tecavüz eyleminin gerçekleştiği yer Mahkemesinde açmayı seçmesi, davanın açıldığı Mahkemenin bölgesel yargı yetkisini belirlemektedir.

ABAD, bir AB markası ile aynı veya ona benzer bir işareti taşıyan ürünlerin elektronik ortamda izinsiz olarak satışa sunulduğu durumlarda; davalı şirketin başka bir yerde kurulmuş, kullandığı elektronik şebekenin başka bir yerde konumlandırılmış ve hatta reklam ve satışa konu ürünlerin başka bir yerde bulunuyor olmasına bakılmaksızın tecavüz eyleminin bu reklam ve satış faaliyetlerinin yöneltildiği tüketicilerin veya tacirlerin bulunduğu yerde gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerektiğini söylemiştir.

Hak sahiplerinin tecavüz eylemlerine aracı olan internet sitesinin nerede kurulduğunu veya böyle bir sitenin aktive edilmesi için teknik adımların nerede atıldığını bilmesinin çok zor hatta imkansız olduğunu söyleyen ABAD, yerel Mahkemenin yorumunun internet sitelerinin AB dışında kurulması durumunda üçüncü kişilerin Tüzük’te yer alan kuralları dolanmasına sebebiyet vereceğini de belirtmiştir.

ABAD, somut uyuşmazlıkta davacı tarafından Mahkeme’ye sunulan delillerden ve internet sitesinin içeriğinden reklam ve satış faaliyetlerinin Birleşik Krallık’ta bulunan tüketicilere veya tacirlere yönelik ve bu kişilerce erişilebilir olduğunun açık olduğunu, ayrıca internet sitesinden davaya konu ürünlerin hangi coğrafi bölgelere teslim edilebileceğinin anlaşıldığını, bu nedenle de davacının Tüzük madde 97/5 uyarınca tecavüz davasını Birleşik Krallık’ta açabileceğini belirtmiştir.

İnternetin ve özellikle de internet üzerinden alışverişin yaygınlaşmasıyla doğru orantılı olarak artan sınır ötesi ihlal davalarındaki yetki uyuşmazlığına açıklık getiren ABAD kararı, kanaatimizce hukukun yaşayan bir alan olduğunu ve gelişmelere bağlı olarak yorumlanması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Eylül 2019


[1] “(…) proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 96 shall be brought in the courts of the Member State in which the defendant is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment.”

[2] “Proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 96, with the exception of actions for a declaration of non-infringement of [a European Union] trademark, may also be brougt in the courts of the Member State in which the act of infringement has been committed or threatened…”

PARDON NE İSTEMİŞTİNİZ? İÇECEK MARKALARINDA FONETİK BENZERLİĞİN ÖNEMİ (T‑15/17)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (Genel Mahkeme) 20 Nisan 2018 tarihli kararı ile markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının değerlendirilmesinde değerlendirilen unsurların birbirlerine etkisinin önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Genel Mahkeme verdiği karar ile YAMAS markası ile LLAMA markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığını tespit eden EUIPO Temyiz Kurulu kararına yönelik itirazları reddetmiştir.

Karar metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201288&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6832903

Yunanistan vatandaşı Dimitrios Mitrakos (başvuran) 15 Ocak 2015 tarihinde, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) YAMAS kelime markasının 32. sınıfta “Alkollü olmayan içecekler; Bira ve bira ürünleri; Alkollü içecek yapımında kullanılan preparatlar.” ve 33. sınıfta “Alkollü içecekler (biralar hariç); alkollü içecek yapımında kullanılan preparatlar.” malları için tescil edilmesi talebiyle başvurmuştur.

Marka başvurusunun ilanından sonra, önceki tarihli ve 33. sınıfta “Alkollü içecekler (biralar hariç)” malları üzerinde tescilli LLAMA markasının sahibi İspanya vatandaşı Juan Ignacio Belasco Baquedano (muteriz) tarafından yapılan itiraz, EUIPO İtirazlar Kurulu’nda markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı nedeniyle kabul edilerek başvurunun 33. sınıfta reddine karar verilmiştir.

Başvuran tarafından bu karara karşı itiraz dosyalanmış ve fakat EUIPO Temyiz Kurulu da markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığına ve başvurunun reddine karar vermiştir.

Genel Mahkeme tarafından verilen kararda bütünü ile EUIPO Temyiz Kurulu kararı onandığı için bu iki kararı aşağıda birlikte değerlendirerek üzerinde durulan hususları ayrı başlıklar halinde sizlere aktaracağız.

Bu olayda karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde üzerinde önemle durulması gereken iki husus bulunmaktadır:

  1. EUIPO nezdinde yapılan başvurular bütün AB ülkelerinde korunacak olsa bile, AB’nin bir kısmında karıştırılma ihtimali dahi varsa, itiraz üzerine reddedilebilmektedir.
  2. Görsel, fonetik ve kavramsal benzerlik değerlendirmesi yapılarak her birinin önemi somut olay kapsamında özenli bir şekilde incelenmelidir.

Kararda tartışılan husus, markalar arasındaki fonetik anlamdaki yüksek benzerliğin, görsel anlamdaki düşük benzerlik ve kavramsal farklılık ile dengelenip dengelenemeyeceği hususudur.

Genel Mahkeme kavramsal farklılık açısından yaptığı değerlendirmede; başvuranın YAMAS kelimesinin Yunancada şerefe anlamına geldiği iddiasını değerlendirirken kelimenin anlamının İspanya’da bilinmediğini ve tüketicilerin bu kavramsal farklılığı anlayamayacağı hususunu belirtmiştir.

Kararda karıştırılma ihtimalinin bulunmasına dayanak gösterilen ve üzerinde en çok durulan husus fonetik benzerliktir. Genel Mahkeme 33. sınıf kapsamındaki “Alkollü içecekler (biralar hariç)” mallarının genellikle restoran, bar, pub, gece kulübü ve diskotek gibi gürültülü mekanlarda tüketiciler ile buluştuğunu ve bu ürünlerin söyleme yoluyla sipariş edildiğini ve genellikle orijinal paketinde değil bardakta içildiğini ve bu nedenle fonetik benzerliğin karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde özellikle göz önüne alınması gerektiğini belirtmiştir.

Fonetik benzerlik değerlendirilirken, LLAMA ve YAMAS markaları arasındaki farklılıkların kelimelerin başlarındaki LL ve Y harfleri ile marka başvurusunun sonunda yer alan S harflerinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. İspanyolca konuşulan yerlerde kelime başında kullanılan LL’nin okunuşununkelime başında kullanılan Y harfinin okunuşu ile aynı olduğu ve kelime sonunda yer alan S harfinin etkisinin ise gürültülü mekanlarda fark edilemeyecek kadar az olduğu belirtilerek markalar arasında yüksek fonetik benzerlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Genel Mahkeme karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde global değerlendirme yapılması hususunu bir kez daha vurgulamış, olayın özelliğine göre fonetik, görsel ve kavramsal değerlendirmelerden bir tanesinde yer alan yüksek derecedeki benzerliğin karıştırılma ihtimali sonucuna yol açabileceğine hükmetmiştir.

Turan KOCAKAYA

Ağustos 2019

turankocakaya@gmail.com

Genel Mahkeme EUIPO Temyiz Kurulu’nun Kullanmama Sebebiyle İptal Talebinin İtiraz Sürecini Durdurmayacağı İle İlgili Kararını İptal Etti –

Genel Mahkeme (“Mahkeme”), T-162/18 sayılı, Beko Plc (“Beko”) tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) ve Acer, Inc. (“Acer”) aleyhine açılan davayı 14 Şubat 2019 tarihinde kabul etti[1].

2019’un başlarında verilen bu karara konu uyuşmazlığın oldukça uzun bir mazisi bulunuyor. Her şey Beko’nun 6 Nisan 2007 tarihinde “ALTUS” ibareli Avrupa Birliği (o dönemde Topluluk) Markası başvurusu yapmasıyla başlamıştır. Bu başvuruya karşı Acer, önceki tarihli ve tescilli 22 adet “ALTOS” ibareli Avrupa Birliği Markalarına dayanarak itiraz etmiştir. EUIPO İtiraz Kurulu, Beko’nun itiraza konu “ALTUS” marka başvurusunu Acer’in 2 dayanak markasıyla benzer bularak, itirazı kısmen kabul etmiştir.

Beko, İtiraz Kurulu’nun bu kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış ve her iki dayanak markaya ilişkin olarak yerel Mahkemelerde kullanmama sebebiyle iptal davalarının süregeldiğini belirterek, Temyiz Kurulu önündeki yargılama sürecinin askıya alınması, iptal davalarının bekletici mesele yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu sırada işbu davalara konu dayanak markalar yerel Mahkemelerce kullanılmamaları sebebiyle iptal edilmiştir. Temyiz Kurulu buna dayanarak İtiraz Kurulu’nun kararını kaldırmış ve itirazın diğer dayanak markalar açısından incelenmesi için uyuşmazlığı İtiraz Kurulu’na geri göndermiştir. Bunun üzerine İtiraz Kurulu, Acer’in başka bir “ALTOS” dayanak markası ile Beko’nun “ALTUS” marka başvurusunu benzer bulmuş ve itirazı bu markaya dayanarak kısmen kabul etmiştir.

Beko, İtiraz Kurulu’nun bu kararını da Temyiz Kurulu’na taşımış ve bu dayanak markaya karşı yerel fikri mülkiyet ofisinde kullanmama sebebiyle iptal prosedürü başlatma niyetinin olduğunu belirterek, Temyiz Kurulu nezdindeki yargılama sürecinin yine askıya alınması gerektiğini belirtmiştir. Devamında buna ilişkin işlemleri başlattığını gösteren belgeler de sunmuştur. Ancak Temyiz Kurulu işbu Mahkeme kararına konu edilen kararıyla, Beko’nun sürecin askıya alınması talebi ve temyizini bu defa reddetmiştir, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle İtiraz Kurulu’nun kararını onamıştır. Bu karardan sonra ise yerel fikri mülkiyet ofisi Acer’in markasının söz konusu sınıflarda ciddi şekilde kullanımı ispatlanamadığı gerekçesiyle markanın kullanmama sebebiyle iptal edilmesine karar vermiştir.

Beko, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Mahkeme nezdinde dava açmış ve bu kararın iptal edilmesini, sürecin askıya alınması için uyuşmazlığın EUIPO’ya iade edilmesini ve/veya Mahkeme’nin süreci askıya almasını talep etmiştir. Genel Mahkeme, sürecin askıya alınmasına ilişkin taleplerin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve yalnızca ilgili kararın iptali yönünden esasa ilişkin inceleme yapmıştır.

Mahkeme önünde tartışılan kararında Temyiz Kurulu, itiraza dayanak olan ve nihayetinde iptal edilen “ALTOS” markasının, itiraza konu “ALTUS” markasının yayınlandığı tarihte, 5 yıldan az süredir tescilli olduğunu, bu nedenle karar tarihinde iptal edilebilir olsa bile itiraza dayanak olarak gösterilebileceğini değerlendirmiştir. Ayrıca, itiraz sürecinin kullanmama sebebiyle iptal taleplerine dayanılarak durdurulmasının (ve dolayısıyla uzatılmasının), kullanmama sebebiyle iptal süreçlerinin başlatılamayacağı –markanın tescilinden itibaren başlayan-  ilk 5 yıllık koruma periyodunu anlamsızlaştırdığı ve böylece marka başvuruları itiraza konu edilen tarafları itiraza konu dayanak markalar 5 yıllık süreci doldurana dek itiraz sürecini uzatmak için teşvik edeceğini belirtmiştir.

Davacı Beko ise, itiraza dayanak markanın kullanılıp kullanılmadığı değerlendirmesinin yapılması gereken tarihin kararın verildiği tarih olması gerektiğini iddia etmiştir. Ayrıca, bu dosya bazında uyuşmazlığın çözülmesi için taraflara süre (“cooling off period”) verildiğini ve yerel fikri mülkiyet ofisi nezdinde görülen kullanmama sebebiyle iptal prosedürünü uzatan tarafın davalı Acer olduğunu hatırlatarak, Temyiz Kurulu’nun somut olayın şartlarını dikkate almadığını ve başvuru sahibinin niyetinin irdelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Ek olarak, daha önce Temyiz Kurulu’nun diğer iki marka için kullanmama sebebiyle iptal süreçlerinin sonuçlarının beklenmesi kararı verdiğini ve bu markaların da itiraza konu edilen “ALTUS” markası yayınlandığında 5 yıllık koruma periyodunun içinde olduğunu hatırlatarak, Temyiz Kurulu’nun kararlarının çelişkili olduğunu iddia etmiştir.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun itiraz prosedürünün durdurulup durdurulmamasına ilişkin geniş bir takdir yetkisi olduğunu ve taraflar arasındaki menfaat dengesi sağlandığı takdirde buna ilişkin bir talebin reddedilebileceğini belirterek aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmuştur:

  • İtiraza dayanak “ALTOS” markasının itiraza konu “ALTUS” markasının yayına çıktığı anda geçerliliğini koruması yeterli değildir, EUIPO’nun itiraz hakkında karar verdiği anda da geçerli olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, itiraz görülürken marka geçerliliğini yitirirse, itiraza ilişkin değerlendirme amaçtan yoksun kalmış sayılacaktır. Bu nedenle, gerek İtiraz Kurulu gerekse Temyiz Kurulu’nun, itirazın yapıldığı tarih ile kararın verildiği tarih arasında, markaların durumuna ilişkin değişiklikleri dikkate almaları gerekmektedir.
  • Temyiz Kurulu başvuru sahibinin menfaatlerini olayın bütünü içerisinde dikkate almamış ve uygun şekilde değerlendirmemiştir. Temyiz Kurulu’nun bu kapsamda taraf menfaatlerini usulünce tartmak amacıyla itiraza dayanak markanın kullanmama sebebiyle iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin prima facie bir değerlendirme yapması gerekmektedir.
  • Temyiz Kurulu’nun itiraza dayanak markanın itiraza konu marka yayımlandığı tarihte 5 yıllık koruma süresinin içinde olduğunu belirterek, kullanmama sebebiyle iptal talebinin itiraz sürecini durdurmasının markaya tanınan –markaya karşı kullanmama öne sürülemeyecek- 5 yıllık periyodu anlamsızlaştıracağı değerlendirmesi hatalıdır. Somut olayda itiraza dayanak markanın bu 5 yıllık koruma süresi 2010 yılında dolmuştur. Kullanmama sebebiyle iptal talebi ise 2017 yılında yapılmıştır. Dolayısıyla itiraza dayanak “ALTOS” markasının 2012 – 2017 yılları arasında kullanıldığının ispat edilmesi gerektiğinden, 5 yıllık koruma süresiyle herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.
  • Temyiz Kurulu’nun kullanmama sebebiyle iptal talebi nedeniyle itiraza ilişkin sürecin askıya alınmasının marka başvuruları itiraza konu edilen tarafları itiraza konu dayanak markalar 5 yıllık süreci doldurana dek itiraz sürecini uzatmak için teşvik edeceğini belirten değerlendirmesi hatalıdır. Temyiz Kurulu’nun, genel değerlendirmeler yapmanın yanı sıra somut olaya özgü şartları dikkate alarak, tarafların kötü niyetle süreci uzatmak gibi bir niyetinin olup olmadığını değerlendirmesi gerekir. Kullanmama sebebiyle iptal prosedürünün itiraz derdestken başlatılmış olması ve buna dayanarak itiraz sürecinin askıya alınmasının talep edilmesi,  itiraza konu marka başvurusu sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varmak için yeterli değildir.  
  • Tarafların kendi iradeleriyle anlaşarak uyuşmazlığın çözülmesi için bir süre verilmesini kabul ettiklerini ve bu sürenin sonuna gelindiğinde itiraza dayanak “ALTOS” markasının zaten 5 yıldan uzun süredir tescilli olduğu dikkate alınmalıdır.

Mahkeme, bu değerlendirmeler ışığında Temyiz Kurulu’nun kararını uyuşmazlığa geniş bir çerçeveden bakarak tarafların menfaat dengesini dikkate almaması ve somut olaya özgü koşulları değerlendirmemesi sebebiyle hatalı bulmuştur ve tümden iptal etmiştir.

Uyuşmazlığın 2008 yılında Acer tarafından, Beko’nun “ALTUS” ibareli marka başvurusuna itiraz edilmesiyle başladığı ve günümüze kadar sürdüğü dikkate alındığında, itiraza dayanak markaların sürecinin tamamında ciddi şekilde kullanılıyor olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Genel Mahkeme’nin bu değerlendirmesi,  özellikle yabancı ülkelerde yapılan başvurularda benimsenmiş olan “markanın hangi mal/hizmet üzerinde kullanılacaksa, yalnızca onun üzerinde sınırlı olarak başvurulması/tescil edilmesi gerektiği” anlayışının bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Gerçekten de marka sahipleri, markalarına karşı kullanmama sebebiyle iptal talebinde bulunulamayacak olan 5 yıllık süreye güvenerek, markalarını kullanmadıkları mal/hizmetler üzerinde, başkalarının tescilini engelleyememelidir.

Ülkemizde ise Türk Patent ve Marka Ofisi (“TÜRKPATENT”) ile özellikle Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri (“Mahkemeler”) nezdinde yürütülen süreçlerin uzunluğu dikkate alındığında, bu prensip ve anlayışın yerleşmesinin önemi azımsanmamalıdır. Gerçekten de bir uyuşmazlık sonuçlanana kadar itiraza dayanak marka, itiraza konu markanın tescil edilmek istendiği mal/hizmetler üzerinde kullanılmıyorsa, üçüncü kişilerin o mal/hizmetler üzerinde markalarını tescil ettirmesinin engellenmesi haksız olacaktır.

Ancak, itiraz sahiplerinin dayanak markalarını uyuşmazlık süreci boyunca da kullanması gerekliliği, itiraza konu edilen başvuru sahipleri tarafından bu durumun suistimal edilmeye açık olduğu – örnek olarak süreci mümkün olduğunca uzatmak, vs. gibi -gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için tarafların gerçek niyetlerinin yorumlanması konusunda TÜRKPATENT’e ve Mahkemelere önemli bir görev düşecektir…


Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Mart 2019

[1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C8E68C16CFE3E3FD86775CE67EAC0505?text=&docid=210771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1961731

Goethe’nin Kemiklerini Sızlatmak mı Sızlatmamak mı? “Fack Ju Göhte” Markası Hakkında Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Görüşü


Düşünmek kolaydır, yapmak zordur ve dünyada en zor olan şey de birisinin düşündüklerini fiiliyata geçirmesidir.Johann Wolfgang von Goethe


Büyük Alman edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe (1710-1782), Faust ve Genç Werther’in Acıları başta olmak üzere birçok eseriyle ülkemizde de bilinmektedir.

Yönetmeni ve ana karakteri (Bora Dağtekin – Zeki Müller) Türk kökenli Alman vatandaşları olan “Fack Ju Göhte” isimli Alman yapımı bir sinema filmi 2013 yılında gösterime girmiş ve Almanya’da büyük gişe başarısı elde etmiştir.

“Fack Ju Göhte” ifadesinin Alman toplumunda yol açtığı doğrudan çağrışımın “Fuck You Goethe” ibaresi olduğu iddia edilmektedir. “Fuck You Goethe” ifadesini Türkçe’ye çevirmeye ihtiyaç duymuyorum, tüm okuyucularımız ifadenin Türkçe karşılığını zaten biliyordur.

Filmin gişe başarısının ardından yapımcı “CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH” 2015 yılında, “Fack Ju Göhte” kelime markasının tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında çeşitli sınıflara dahil çok sayıda mal ve hizmet bulunmaktadır (örneğin; parfümler, yazılımlar, kırtasiye ürünleri, giyim eşyaları, gıda, telekomünikasyon hizmetleri, film yapımcılığı, spor ve kültür hizmetleri, vd).

EUIPO, başvuruyu Birlik Marka Tüzüğü madde 5(1)(f) uyarınca “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık” gerekçesiyle reddeder. EUIPO’ya göre; “Fack ju” ibaresi Almanca’da, “Fuck you” ifadesi için argoda kullanılan karşılıktır, “Göhte” ibaresi ise, diğer nedenlere ilaveten 2013 yapımı hit “Fack ju Göhte” filmi nedeniyle, edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe’yi işaret etmektedir. “Fuck you”nun karşılığı olarak algılanacak “Fack ju” ibaresi ise, başka birisinden hoşlanılmadığını anlatan edebe aykırı bir ifadedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. EUIPO Temyiz Kurulu, ret kararını yerinde bulur ve itirazı reddeder. Temyiz Kurulu’na göre, ret kararında yer verilen tespitlerin doğru olmasının yanısıra, başvuruda yer alan “Göhte” ibaresinin “fack ju” ibaresiyle birlikte kullanımı, dünyaca saygın Johann Wolfgang von Goethe’ye ölümünün ardından aşağılayıcı ve edebe aykırı biçimde hakaret içermektedir. Bu husus da genel ahlaka aykırılık içermektedir.

Başvuru sahibi “CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH”, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Adalet Divanı Genel Mahkemesi 24 Ocak 2018 tarihli T-69/17 sayılı kararı ile Temyiz Kurulu kararını yerinde bulur ve davayı reddeder. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=702905396D6CB9D527B7FF9BB1DB2E99?text=&docid=198722&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=343653 bağlantısından görülmesi mümkündür.

“CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH” bu noktada pes etmez ve davayı Adalet Divanı’na taşır.

Adalet Divanı dava hakkında henüz karar vermemiş olsa da, Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Michal Bobek dava hakkındaki görüşünü dün yani 02/07/2019 tarihinde açıklamıştır. Adalet Divanı internet sitesinde görüşe ilişkin olarak yayımlanan basın bildirisi https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190086en.pdf bağlantısından görülebilir.

Yazıya basın bildirisindeki ifadelere yer vererek devam ediyoruz:

Hukuk Sözcüsüne göre, Adalet Divanı, Genel Mahkemenin kararını bozmalı ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmelidir. Markaların amacı tüketicilerin malların ve hizmetlerin kaynaklarını ayırt etmesini garanti altına almaktır. Markaların birincil amacı ifade özgürlüğünü korumak olmasa da, ifade özgürlüğü açık biçimde markalar alanında da yer bulmalıdır. Buna ilaveten, EUIPO’nun birincil amacı, kamu düzenini ve genel ahlakı korumak olmasa da, EUIPO’nun bunların korunmasında rolü bulunmaktadır.

“Kamu düzeni” ve “Ahlakın kabul edilen ilkeleri” kavramları arasında kesişim bulunmaktadır, ancak Hukuk Sözcüsü bunları birbirinden ayırmakta ve değerlendirilmelerinde farklı unsurların dikkate alınması gerektiğini öne sürmektedir. EUIPO, eğer “ahlakın kabul edilen ilkeleri” gerekçesine dayanmak istiyorsa, inceleme konusu işaretin neden bu ilkelere karşı olduğunu ortaya koymalıdır. Daha da önemlisi, bu değerlendirmenin özel bir sosyal bağlamda ortaya konulması gereklidir. Belirlenmiş bir zaman ve toplumdaki genel ahlak ilkelerine ilişkin olarak yapılması gereken EUIPO değerlendirmesini teyit eden veya bu değerlendirmeyi şüpheli hale getiren fiili kanıtlar, incelemede EUIPO tarafından göz ardı edilemez. Bir diğer deyişle, bu değerlendirme sosyal algı ve bağlam dışarıda bırakılarak, yalnızca kelime işareti çerçevesinde gerçekleştirilemez. İncelenen davadaki EUIPO değerlendirmesi bu standartları karşılamamaktadır.

Hukuk Sözcüsüne görüşünün devamında, başvuru sahibi (davacı) “CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH” tarafından öne sürülen “Fack Ju Göhte” filminin başarısı, filmin ismine yönelik olarak tartışma olmaması, film için usulüne uygun biçimde izin alınması ve genç izleyicilere gösterilmesi, filmin Goethe Enstitüsü’nün öğrenim programına dahil edilmesi gibi faktörlerin, EUIPO ve Genel Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede ne şekilde ele alındığını tartışmıştır. Sayılan faktörlerin hiçbirisi Marka Tüzüğü çerçevesinde yapılan inceleme için sonuca götürücü olmasa da, kamunun ilgili kesiminin ahlaka yönelik algısı hakkında güçlü delil teşkil etmektedir. Bunun ötesinde, EUIPO ve Genel Mahkeme inceleme konusu markanın genel ahlaka aykırılığı hakkında daha ikna edici argümanlar sunabilecekken, bu tip argümanlara kararlarda rastlanılmamıştır.

Hukuk Sözcüsü son olarak, EUIPO Temyiz Kurulu’nun genel ahlaka aykırı bulmadığı bir diğer film ismine ilişkin önceki bir kararına referansta bulunarak (Die Wanderhure (Gezinen Fahişe)), EUIPO’nun önceki kararlarına kıyasla ortaya çıkan yaklaşım değişikliğini kararında açıklayamadığını belirtmiştir.

Netice olarak Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Michal Bobek, “Fack Ju Göhte” başvurusunun genel ahlaka aykırılık nedeniyle reddedilmesi yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi ve bu kararı onayan Genel Mahkeme kararının bozulması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Adalet Divanının bu görüşe uyup uymayacağını şimdilik bilmiyoruz ve kararı takip edeceğiz. Adalet Divanı genellikle Hukuk Sözcüsü görüşlerine uyduğundan, kararın yukarıda yer verdiğimiz görüş doğrultusunda çıkması sürpriz olmayacaktır.

A.B.D. Yüksek Mahkemesi’nin çok benzer bir konuda geçen ay (Haziran 2019) verdiği “FUCT” kararını yazmak içinse enerji toplamaya gayret ediyoruz. Görünen o ki, kime ve neye göre belirlendiği aslında çok da belli olmayan genel ahlak ilkeleri marka camiasını şu günlerde bir hayli meşgul ediyor ve etmeye devam edecek. (Günlük hayatımız bakımından da durum aynı değil mi?)

Goethe’yi de andığımız yazıyı elbette ki, “Işık, daha çok ışık” diyerek bitireceğiz.

Kararları takipteyiz!

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2019

unsalonderol@gmail.com

ABAD KİM?

Harry Potter’ın okula başlama hikayesini hatırlayanınız vardır eminim. Harry’nin  okula başlama yaşı gelince okul müdürü Albus Dumbledore, Harry’e bir mektup yazarak kendisini resmi olarak Hogwarts’a gelip okula başlamaya davet eder. Fakat Harry’nin teyzesi ve eniştesi, mektubun içeriğini tahmin ettiklerinden, bunu yırtıp atarlar ve Harry’e vermezler. Dumbledore yılmaz ve üst üste aynı mektubu defalarca kez gönderir, lakin teyzeyle enişte de aynı azimle gelen bütün mektupları yok ederler. Nihayetinde bir gün evin kapısından bacasından binlerce mektup yağmur gibi yağmaya başlar ve ev mektuplarla dolar taşar.

İşte benim hayatımda son zamanlarda biraz öyle oldu galiba; işyerinde- evde, değdiğim her yerde nereye elimi atsam bir ABAD kararı- bir hukuk sözcüsü görüşü çıkıyor; masaların, koltukların, sehpaların üstü, raflar, çantalarımın içi  ve daha aklınıza gelebilecek her yer karar ve görüşlerle dolu. Yardımcım Ayfer’in deyişiyle “Ne bunlar böyle ya? Her yer kağıt kağıt kağıt, topla topla bitmiyorlar vallahi”!!!! 

Court of Justice of the EuropeanUnion (CJEU) yani Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) adını aramızda neredeyse her Allah’ın günü anıyoruz. Gün geçmiyor ki bir Hukuk Sözcüsü görüşünden veya bir ABAD yorum kararından bahsetmeyelim bu sitede. Ben eskiden de ABAD kararlarını ve Hukuk Sözcüsü görüşlerini okurdum, ama sitede yazmaya başladığımdan beri ABAD’da görev yapan  hakim ve hukuk sözcüleriyle kendimi neredeyse akraba gibi hissediyorum artık!

Bize Hukuk Fakültesi’nde ne öğretmişlerdi Kuvvetler Ayrılığı konusunda; Yargı, eşitler arasında önde gidendir. AB’nin bir çok organı ve değişik kurumları  var, ama bir de ABAD var işte bulunduğu noktadan Eski Kıta’yı  şekillendiren.

Geçenlerde yine bir ABAD kararını okurken birden durup dedim ki; ben ABAD hakkında ne biliyorum? Aklıma tabii ki bazı bilgiler geldi ve zihnimde ABAD’ın logosu belirdi.  Tamam ABAD Avrupa Birliği’nin Mahkemesi, ama mesela kaç hakim ya da hukuk sözcüsü görev ifa ediyor orada ya da ABAD ne zamandır var?  Tabi merak böceği zihni ısırınca karar okumak filan hak getire, bilgisayarın başına geçip araştırmaya başladım, sonra da bulduklarım içimde kalmasın ve  sizlerle de paylaşayım istedim.

Önce hemen şunusöyleyeyim; Takipçilerimiz arasında Avrupa Birliği Hukuku üzerine çalışanlar olduğunu biliyoruz veya bu alanda çalışmasa da eminim ki konu hakkında benden fazla bilgisi olanlar vardır. Dolayısıyla yazıdaki bilgilerin hatalı-eksik-güncellenmemiş olduğunu ya da benim yararlanılan kaynaklardan hatalı bir çeviri yaptığımı düşünenler varsa kendilerini yorum yazarak veya yazacakları ayrı bir yazıyla katkı sağlamaya ve beni düzeltmeye davet ediyorum. Böylece hem ben hem de takipçiler daha doğru biçimde bilgilenmiş olur.

Buyurun bakalım, ABAD’ı takdimimdir!

ABAD’ın rolü genel olarak şöyle tarif ediliyor; AB Hukuku’nun tüm üye ülkelerde aynı şekilde yorumlanıp uygulanmasını temin etmek; üye ülkelerin ve AB Kurumlarının AB Hukuku’na riayet etmesini temin etmek. 

ABAD 1952 yılında kurulmuş ve Lüksemburg’da. Aranızda Mahkemeyi  ziyaret etmek isteyenler olur belki diyerek açık adresini de vereyim: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,L-2925, Lüksemburg.

Bunlar da ABAD’ın altın renkli  binaları işte;

ABAD bu altın renkli binalara 2008 yılında taşınmış ve alan toplamda 124.000 m2, binaların kapladığı alan ise 75.000 m2. Binanın maliyeti 355 milyon Euro.

31.12.2017 itibarıyla;

—– 1952’den beri ABAD’da çalışanların %60’ı kadın. Çalışanların yaş ortalaması 44.

—- ABAD’da bir çok  dilbilimci avukat ve 74 tercüman var.

—-  1.135.000 sayfa tercüme edilmiş, 696 duruşmada ve yıllık toplantılarda sözlü tercüme yapılmış.

—- ABAD kütüphanesinde 245.000 kitap var ve bu kitaplar yanyana koyulduğunda 10,2 km bir uzunluk oluşturuyor.

ABAD’ın 2018 yılı bütçesi 410,03 Milyon Euro.

Etkileyici veriler değil mi?

ABAD’ın  gördüğü dava türleri genel olarak şöyle klasifiye edilmiş;

  • Hukukun Yorumlanması (ön karar) – Bir üye ülke mahkemesi AB Hukuku’na ilişkin bir maddenin yorumlanması veya geçerliliği konusunda şüpheye düşerse ABAD’dan bu konuda görüş/yorum sorabilir. Aynı şekilde bir görüş/yorum bir ulusal hukukun veya uygulamanın AB hukuku ile uyumlu olup olmadığı yönünden de sorulabilir.
  • İhmal Davaları; Bir üye ülkenin AB Hukuku’na uymaması halinde bir başka üye ülke veya AB Komisyonu tarafından hukuka uymayan ülke aleyhine açılan davadır.
  • İptal Davaları; AB hukuk kurallarından birinin temel haklara veya AB Sözleşmelerinden birine  ters düşmesi sebebiyle iptali talebiyle açılan davalardır. Böyle bir davayı bir AB hükümeti, AB Komisyonu, AB Konseyi veya bazı durumlarda AB Parlamentosu açabilir. Gerçek kişilerde kendilerini doğrudan ilgilendirmesi halinde böyle bir dava açabilir.
  • Hareketsizlik Davaları  –AB Parlamentosu-AB Konseyi ve AB Komisyonu bazı hallerde belli kararları vermek zorundadır. Eğer bu tip kararları vermekten imtina ederlerse üye ülkeler, diğer AB kurumları ve belli koşullar halinde, gerçek kişiler ya da şirketler de ABAD’a başvurabilir.
  • Tazminat Davaları – AB’nin veya çalışanlarının eylemleri ya da eylemsizlikleri sebebiyle menfaatleri zarar gören kişi veya şirketlerin bunlar aleyhine açabilecekleri davalardır. Bu tip davalar için 2 yol var; 1-Ulusal bir Mahkeme nezdinde dava açılıyor ve ilgili ulusal Mahkeme davayı ABAD’a göndermeye karar verebiliyor. 2-Doğrudan Genel Mahkeme nezdinde dava açılıyor.

ABAD bünyesinde 2 Mahkeme var;

1-Adalet Divanı (Court of Justice)

2-Genel Mahkeme

2011-2016 arasında görev yapmış üçüncü bir Mahkeme daha varmış ama 2016’dan beri onun görevlerini de Genel Mahkeme yapıyor. 1952 senesinden beri bu 3 Mahkeme toplamda 35.382 karar vermiş.

Court of Justice’de her bir üye ülkeden bir Hakim (28 Hakim) ve toplamda 11 Hukuk Sözcüsü görev yapıyor. Genel Mahkeme’de ise 47 Hakim var ama bu sayı 2019 yılında 56 Hakim’e çıkarılacak yani her bir üye ülkeden iki Hakim atanacak.

Her bir Hakim ve Hukuk Sözcüsü 6 yıllık bir dönem için atanıyor, görev süresinin üye ülkelerin ortak kararıyla aynı süre için uzatılması mümkün.Her bir Mahkeme 3 yıllık süre için görev yapacak bir Başkan seçiyor ve Başkan’ın görev süresi de  yenilenebiliyor.

ABAD NASIL ÇALIŞIYOR?

Yazılı Aşama

Dosyanın tarafları yazılı  beyanlarını Mahkeme’ye sunuyor. Üye ülkelerin ulusal kurumlarının, AB Kurumlarının ve bazen gerçek kişilerin de Mahkeme’ye görüşlerini sunma hakkı var. Nitekim bazı davalarda böyle görüşlerin sunulduğunu hatırlarsınız, biz de bunlara yazılarımızda yer vermiştik.

Tüm bu sunulanlar dosyanın röportör hakimi tarafından özetleniyor ve Mahkeme  tarafından bir oturum yapılarak aşağıdakiler konusunda karar veriliyor ;

— Dava  kaç Hakim tarafından görülecek. 3 Hakim mi, 5 Hakim mi yoksa 15 Hakim tarafından mı. Çoğunlukla davalar 5 Hakimle görülüyor , çok istisna durumlarda bir dosyaya  15 Hakim  bakıyor.

— Duruşma açılacak mı açılmayacak mı?

— Dosyada bir hukuk sözcüsünden görüş alınması gerekiyor mu?

Sözlü Aşama/Duruşma

Avukatlar argümanlarını hakimlere ve hukuk sözcüsüne sözlü olarak ifade ediyorlar. Hakimlerin ve hukuk sözcüsünün avukatlara soru sorması mümkün. Eğer Mahkeme hukuk sözcüsünden görüş alınması gerektiğine karar vermişse bu görüş duruşmadan sonraki haftalarda veriliyor. Daha sonra ise Mahkeme kararını veriyor.

Genel Mahkeme nezdindeki prosedür de buna benzer yalnız şu farkla; çoğu dava 3 hakim tarafından görülüyor ve orada hukuk sözcüsü yok. 

CVRIA NE DEMEK?

ABAD’ın logosunda CVRIA yazdığını biliyoruz. CVRIA Latince bir kelime ve Latince’de U harfi V şeklinde yazılıyor (Latince V harfini içeren ve  V’nin U olarak okunduğu çok meşhur bir saat ve mücevher markası var, hatırladınız değil mi?)

Curia ile ilgili şöyle bir tanımlama buldum; “Roma’nın erken dönemlerinde aşağı yukarı kabilelere göre yapılmış toplumsal taksimle oluşmuş her bir alt bölüm ve aynı zamanda bir mecaz-ı mürsel olarak kabile üyelerinin bir araya gelerek kabile ile ilgili meselelerini tartıştıkları yer.”

Başka bir yerde de CVRIA için toplumsal, resmi ve dini meselelerin tartışıldığı mahkeme, meclis veya konsül deniyor.

Merriam-Webster online sözlüğünde kelimenin bir ortaçağ kralının mahkemesi anlamına da geldiği belirtiliyor.

Anlaşılan o ki CVRIA, ABAD’ın Avrupa Topluluklarının Mahkemesi olmasına refere ediyor ve bu toplumların hukuki meselelerinin tartışıldığı bir Mahkeme olmasına atıf yapıyor. Latince bir kelime seçilmiş olması da tesadüf olmasa gerek, herhangi bir üye ülkede konuşulan dildeki bir kelime yerine Batı dünyasında  temel dil olarak yer almış Latince’nin seçimi de kültürün kendi içerisinde manalı ve mantıklı.

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Mayıs 2019

Tapir Tobbia ile Domuz Peppa Arasında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-777/17 Sayılı Kararı

Belirsizliği halen devam eden seçim atmosferinden çıkabilmek ortalama bir Türk vatandaşı için bugünlerde hiç kolay değil. Bu durum IPR Gezgini yazarları için de geçerli. Havamı biraz olsun değiştirebilmek adına, kendimi zorlayarak ve biraz da hafif bir kararı yazının konusu olarak seçerek bir adım atıyorum. Umarım IPR Gezgini okuyucuları ve ülkemizin tamamı bu havadan bir an önce sıyrılır.

“Peppa Pig (Domuz Peppa)” ünlü bir çizgi dizi kahramanıdır ve IPR Gezgini’nde daha önceden “Çizgi Dizi Kahramanı ile Aynı İsme Sahip Olmak Gerçek Kişinin İtibarını Zedeler mi? İtalya’da “Peppa Pig” Vakası” başlıklı eğlenceli bir yazının konusu olmuştur (https://iprgezgini.org/2014/12/01/cizgi-dizi-kahramani-ile-ayni-isme-sahip-olmak-gercek-kisinin-itibarini-zedeler-mi-italyada-peppa-pig-vakasi/). Önceki yazımızdan alıntılayarak, öncelikle Domuz Peppa’yı okuyucularımıza tanıtıyoruz: “… Peppa Pig” İngiltere menşeili, çok sayıda ülkede gösterilen, dünya çapında oldukça popüler bir çizgi dizinin ismi. Bir domuz ailesinin maceralarını anlatan çizgi dizide, “Peppa Pig” domuz ailesinin küçük kızının ismi. “Peppa Pig” ve ailesi insanlar gibi konuşuyor, giyiniyor, evlerde yaşıyor ve çizgi dizi bir domuz ailesinin ilişkilerini, maceralarını, diğer ülkelere seyahatlerini ve diğer hayvanlarla tanışmalarını konu alıyor. Okul öncesi çocuklara yönelik dizide, hayvanlar insanlar gibi konuşsa da, konuşmalarında hayvanların çıkarttıkları karakteristik seslere de yer veriliyor…”

Peppa Pig, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO), aşağıdaki görselle 2012 yılından bu yana “Entertainment One UK Ltd” ve “Astley Baker Davies Ltd” adlarına tescilli bir markadır ve markanın kapsamında 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.

İtalya’da yerleşik Xianhao Pan isimli bir gerçek kişi 2013 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları için EUIPO’da tescil ettirir.

Önceki tarihte tescil edilmiş Peppa Pig markasının sahipleri, Tobbia markasının hükümsüzlüğü talebiyle EUIPO’da 2015 yılında işlem başlatır. EUIPO İptal Birimi 2016 yılında hükümsüzlük talebini reddeder ve talep EUIPO Temyiz Kurulu’na taşınır.

EUIPO Temyiz Kurulu, Eylül 2017’de verdiği kararla hükümsüzlük talebini, işaretler arasında karıştırılma olasılığının varlığı nedeniyle kabul eder. Kararda; kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’nde yaşayan halkın geneli olduğu, malların aynı olduğu, işaretlerin görsel olarak benzer olduğu, fonetik olarak “peppa” kelimesiyle “tobbia” kelimesi arasında bağıntı bulunduğu, işaretlerin kavramsal olarak ortalama düzeyde benzer olduğu ve malların aynı olması göz önüne alındığında, işaretler arasındaki farklılıkların, görsel ve kavramsal benzerliklerinden kaynaklanan karıştırılma olasılığını telafi etmediği belirtilmiştir.

Tobbia markasının sahibi Xianhao Pan bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. 21 Mart 2019 tarihinde
T‑777/17 sayıyla karara bağlanan davanın karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212005&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5122126 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacının usule ilişkin argümanları, Genel Mahkeme tarafından reddedilir ve kararın aşağıda özetleyeceğimiz kısımlarında, davacının ana iddiası olan işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı argümanı Mahkeme tarafından değerlendirilir.

Davacının, Temyiz Kurulu’nun kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’ndeki halkın geneli olduğu ve malların aynı olduğu yönündeki tespitlerine itirazı bulunmamaktadır. Genel Mahkeme değerlendirmesini bu tespitleri esas alarak gerçekleştirir.

Davacının ana iddiası, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin benzerliğini değerlendirirken, işaretlerin sadece belirli bir kısmını (hayvanların kafalarını) esas aldığı, işaretleri bütüncül olarak değerlendirip karşılaştırmadığıdır.

Yerleşik içtihada göre; karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirme, işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, işaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal benzerliklerinin oluşturduğu bütüncül izlenime göre yapılmalıdır. Malların ve hizmetlerin ortalama tüketicisinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda ortalama tüketici markayı bütün olarak algılar ve çeşitli detayların analizine girişmez.

Davacıya göre, işaretler arasında görsel benzerlik bulunmamaktadır. Peppa Pig markasındaki kafa şekli bir çocuğun basit kavrayışına göre ortaya konmuş bir domuzu betimlemektedir. Buna karşın davacı markasındaki grafik özellikler basit düzeyde değildir ve “tapir” isimli hayvanı insanlaştırma eğilimiyle oluşturulmuştur. Davacıya göre, işaretlerde yer alan hayvanların kafaları ve burunları, ilgili hayvanların fiziksel ve doğal özelliklerine karşılık gelmektedir ve aynı değillerdir. Buna ilaveten işaretlerdeki kelime unsurları da farklıdır ve markaların biri siyah – beyazken diğeri renklidir.

Temiz Kurulu kararında işaretlerin her birinin görsel tarifi detaylı biçimde yapılmıştır ve devamında işaretlerin insan biçiminde bir domuz çizimi olmaları anlamında benzer oldukları belirtilmiştir. Buna ilaveten işaretlerdeki kafa ve burunların neredeyse aynı olduğu, tek farklılığın kafaların birisinin sağa diğerinin sola bakması olduğu ortaya konmuştur. Devamında, kafa biçimlerinin aynı olduğu, kulaklar ve gözlerin aynı şekilde yüzün aynı tarafında yer aldığı, yanakların aynı daire biçimiyle gösterildiği, ağızda aynı gülümseme şeklinin bulunduğu, aynılık durumunun burun delikleri bakımından da geçerli olduğu belirtilmiştir. Temyiz Kurulu’na göre işaretler arasındaki farklılık hayvanların giydikleri giysiler, markaların renkleri ve markaların kelime unsurlarıdır.

Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında yukarıda belirtilen farklılıklar bulunsa da; bu farklılıklar yukarıda yer verilen benzerlikleri ortadan kaldıracak ağırlıkta değildir. Ortalama tüketiciler markayı bütün olarak algılar ve çeşitli farklılıkların analizine girişmez, bu bağlamda Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak benzer oldukları yönündeki tespitinde haklıdır.

Davacı, kendi markasındaki hayvanın domuz değil tapir olduğunu belirtmiştir. Tüketiciler, davacının belirttiği gibi bu hayvanı tapir olarak algılayacaklarsa, işaretler arasındaki görsel benzerlikler çerçevesinde önceki tarihli markayı da tapir olarak değerlendireceklerdir. Bu bağlamda, tüketicilerin markalardaki grafik unsurları iki domuz veya iki tapir olarak algılamalarının markaların benzerliği değerlendirmesine etkisi bulunmamaktadır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin (peppa – tobbia) fonetik olarak belirli bir bağıntı içerdikleri yönündeki tespitine de katılmaktadır. (Her iki kelime unsuru da iki hecelidir, her ikisi de güçlü bir sessizin (p-b) tekrar yazımını içermektedir ve her iki kelime de “a” harfiyle sona ermektedir.)

Davacı, kavramsal açıdan işaretlerin farklı olduğunu öne sürerken; “Peppa Pig”in dişi bir domuz olduğunu, buna karşın “Tobbia”nın erkek bir tapir olduğunu, buna ilaveten “Tobbia”nın İtalyan TV programı “Striscia la Notizia”da popülerlik kazanan ve İtalyan kamuoyunca bilinen bir karakter olduğunu belirtmektedir.

Genel Mahkeme, kavramsal benzerlik bakımından da EUIPO Temyiz Kurulu’nun görüşlerini paylaşmaktadır. Tapir Avrupa’da genel kamuoyu tarafından pek bilinen bir hayvan olmadığından, halkın davacı markasını tapirle özdeşleştirmesini beklemek yerinde değildir. Kamunun ilgili kesimi Avrupa Birliği’ndeki genel halktır ve bu grubun her iki işareti de domuz çizimi olarak değerlendireceği düşünülmektedir. Ayrıca, Tobbia’nın İtalyan kamuoyunca iyi bilinmesi, markaların kavramsal benzerliğini ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki kamunun ilgili kesimi sadece İtalyan tüketicilerden değil, Avrupa Birliği’ndeki genel anlamda halktan oluşmaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasında ortalama düzeyde kavramsal benzerlik bulunduğu yönündeki tespiti de yerindedir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun inceleme konusu işaretlerin benzer olduğu yönündeki değerlendirmesinin hata içermediği ve işaretler arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiş ve Temyiz Kurulu kararı onanmıştır.

Kafamda başka kaygılar varken, yazıyı Türk uygulaması bakımından yorumlamam şimdilik mümkün gözükmüyor. Bu da Avrupa Birliği yargısının güncel bir kararı, okuduğunuz için teşekkürler diyerek bitireyim.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

unsalonderol@gmail.com



Elma ile armudun karşılaştırılması: Apple’ın ısırılmış elması, armuda karşı!

Görsel: https://pixabay.com/tr/natürmort-elma-armut-meyve-gıda-876296

İnsan beslenmesi ve gıda sektörü açısından sıklıkla yan yana gelebilen ve birlikte anılan elma ve armut meyveleri, diğer konularda ise tam tersine, zıtlıkları ifade etmek için kullanılan kavramlar haline gelir. Hatta bu durum günlük konuşma dilindeki söz ve deyişlere de yansımıştır. Örneğin, birbiriyle gerçekte farklı olan ve mukayese edilebilir olmayan konular, sanki benzer konularmış gibi düşünülüp aynı kefeye konulmak istendiği zaman “elmayla armudu birbirine karıştırma” sözünü çoğumuz işitmişizdir. Ya da okulda bir matematik problemi çözerken aynı nitelikte olmayan iki kavramı toplamaya kalkan bir öğrencinin öğretmeninden “elmalarla armutlar birbiriyle toplanmaz” uyarısını aldığına şahit olmuşuzdur. Ancak söz konusu olan marka hukuku olduğunda elma ve armut, kelimenin tam anlamıyla karşılaştırma konusu edilebilir. Bu karşılaştırmanın sonucu ne olur derseniz, diğer faktör ve koşullara göre değişebilir. Kimi zaman ise ulaşılan sonuç şaşırtıcı olabilir.  

Kısa bir süre önce, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (GCEU) bu tarz bir karşılaştırmayı gerektiren bir davayı inceledi ve 31.01.2019 tarih ve T-215/17 sayı ile görülen davada kararını verdi.

Öncelikle dava konusu olayın geçmişini aktarmakla başlayalım.

25 Temmuz 2014 tarihinde Çin merkezli Pear Technologies Ltd. şiketi (başvuru sahibi) AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvurunun eşya listesinde 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Bu mal hizmetler arasında kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet mobil dijital elektronik araçlar, ses ve görüntünün kaydı, nakli, reprodüksiyonu için cihazlar, bilgisayar programları, yazılım ve donanımları; dijital pazarlama alanında danışmanlık sağlanması hizmetleri, yazılım güncelleme, ağ hizmetleri, web sitesi tasarımı, teknik danışmanlık, alan adı yönetimi gibi mal ve hizmetler mevcuttur.

Başvurun ilan edilmesi üzerine Apple Inc. (kısaca Apple olarak anılacaktır) şirketi tarafından itirazda bulunulur. İtirazda diğerlerinin yanı sıra, aşağıda görseline yer verilen AB markası gerekçe olarak gösterilir:

Bu markanın kapsamında da 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Apple, itirazında AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) karıştırılma ihtimali [m. 8(1)(b)] ve itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanmasına ilişkin [m. 8(5)] mevzuat maddelerini ileri sürer.

EUIPO İtirazlar Birimi, m. 8(5) kapsamındaki itirazı haklı bulur ve başvurunun tüm mal hizmetler yönünden reddine karar verir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ancak bu itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Temyiz Kurulu kararında, markaların görsel olarak düşük düzeyde de olsa benzer olduğu, zira her iki markanın da pürüzsüz ve yuvarlak meyve siluetlerini içerdiği, kavramsal olarak ise elma ve armudun iki ayrı meyve olmasına rağmen, bunların biyolojik açıdan (köken, büyüklük, renkler, doku) birbiriyle yakından ilişkili olduğu; önceki markanın özgün niteliği ve yüksek bilinirlik düzeyi ile başvuruya konu markadaki armut görselinin imalı ve bir nebze alaycı bir şekilde resmedilmiş olması nedeniyle tüketicilerin markalar arasında düşünsel bir bağlantı kuracakları yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunur. Sonuç olarak Temyiz Kurulu, Apple şekil markasının sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi, tüketicilerin zihninde markalar arasında bağlantı kuracak olması, ilgili sektörde bir meyve şeklinin kullanımının alışılmadık ve ayırt ediciliğinin çok yüksek olması, mal ve hizmetlerin aynılığı/benzerliği ile başvuru konusu markanın, önceki markayı taklit eder ve aynı zamanda alaya alır tarzda olduğu düşüncesi gibi hususları göz önüne alarak, Apple’a ait şekil markasına ilişkin özelliklerin başvuru konusu markaya transfer edilebileceği ve bu suretle markanın tanınmışlığından haksız bir yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaşır.

Başvuru sahibi EUIPO Temyiz Kurulunun kararının iptali talebiyle dava açar ve davada EUTMR’nin 8(5) maddesi hükmünün hukuka aykırı şekilde değerlendirilmiş olduğunu ileri sürer ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne gelir.

Olayın arka planını bu şekilde özetledikten sonra, dileyen okurların Genel Mahkeme tarafından 31/01/2019 tarihinde verilen kararın İngilizce ve Fransızca dillerindeki tam metinlerine http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-215/17&td=ALL bağlantısından erişim sağlayabileceklerini belirterek, yazının geri kalan kısmında Mahkeme kararında değinilen hususları ve mahkemenin yapmış olduğu tespit ve değerlendirmeleri özetlemeye çalışalım.

Mahkeme ilk olarak tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan EUTMR 8(5) maddesi kapsamındaki tescil engelinin varlığı için sağlanması gereken koşulları, yerleşik hale gelmiş içtihatları doğrultusunda sıralamıştır. Bu koşullar;

  1. Tanınmışlığı talep edilen önceki tarihli markanın tescil edilmiş olması
  2. Başvurusu yapılan marka ile önceki tarihli (itiraz gerekçesi) markanın aynı veya benzer olması
  3. Önceki tarihli markanın AB markası olması durumunda markanın Avrupa Birliğinde; bir AB üye devletinde tescilli ulusal bir marka olması halinde ise ilgili üye devlette bilinirliğe / tanınmışlığa sahip olması
  4. Başvuru konusu markanın herhangi bir haklı sebep bulunmaksızın kullanımının, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayabilecek veya markanın itibarına zarar verebilecek veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyebilecek olması

Belirtilen koşullar kümülatif olduğundan, bunlardan bir tanesinin sağlanmaması, söz konusu hükmü uygulanamaz hale getirecektir. (22/03/2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, paragraf 34).

Genel Mahkeme, yukarıda 4. koşulda sayılan üç tür olumsuz durumdan herhangi birisi şayet mevcutsa, bunun markalar arasındaki belirli düzeydeki bir benzerliğin sonucu olarak ortaya çıkacağı ve bu bağlamda ilgili tüketici kesiminin markaları birbiriyle karıştırmasa dahi, markalar arasında bağlantı kurmasının, ilgili madde hükmünün uygulanabilirliği için üstü örtülü gerekli ön koşul olduğu yönündeki içtihadını da hatırlatmıştır. (02/10/2015, The Tea Board v. OHIM- Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie), T-626/13, EU:T:2015:741, paragraf 68) İlaveten, gerek m. 8(5) gerekse m. 8(1)(b) bendinin uygulanabilir olması için markalar arasında belli bir düzeyde benzerlik bulunması şart olmakla birlikte, m. 8(5) kapsamındaki koruma için ayrıca karıştırılma ihtimalinin de varlığının muhakkak gerekli bir koşul olmadığı, zira m. 8(5)’de sayılan koşulların, markalar arasındaki daha düşük düzeydeki bir benzerlikten de kaynaklanabileceği; gerek m. 8(1)(b) gerekse m. 8(5) hükümleri bağlamında markalar arasındaki benzerlik aynı yöntemle incelenecek olmakla birlikte söz konusu hükümlerde sayılan tescil engellerinin varlığı için aranan benzerlik derecesinin birbirinden farklı olabileceği belirtilmiştir. (24/03/2011, Ferrero v. OHIM, C-552/09, EU:C:2011:177, paragraf 52-54)

İlgili içtihatlara dair bu bilgilerin ardından Genel Mahkeme m. 8(5) kapsamındaki analizine ilk olarak çekişme konusu markaların görsel olarak karşılaştırılmasıyla başlamıştır. Genel Mahkeme kararının 24 ila 54. paragrafları arası sadece görsel karşılaştırmaya ilişkin olup, kararın bu bölümlerinde markalar arasındaki görsel benzerlik, dava konusu Temyiz Kurulu kararındaki tespit ve değerlendirmeler ile tarafların iddia ve argümanları da dikkate alınmak suretiyle oldukça detaylı şekilde ele alınmıştır. Ancak, okuma kolaylığı açısından burada çok fazla detaya girmeden, Mahkemenin tespit ve değerlendirmelerine ana hatlarıyla ve özet olarak aşağıda maddeler halinde yer vermekle yetinelim:

  • Mahkemeye göre başvuru konusu markanın kelime unsuru, markanın halkın zihninde tutacağı imajın belirlenmesine önemli ölçüde katı yapmakta olup, bu unsur markaların görsel düzeyde karşılaştırılmasında göz ardı edilebilir nitelikte değildir.
  • Önceki marka ilgili tüketicilerce, bir bütün olarak, tepe kısmında bir yaprak bulunan, bir ısırık alınmış elmayı temsil eder biçiminde algılanacaktır.
  •  Başvuru konusu marka katı siluete sahip bir armudu resmetmektedir. Ancak, söz konusu marka, farklı ebatlarda çok sayıda kareden oluşmakta olup, bu kareler bir araya geldiğinde bir armut şekli ve dış hatları dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır.
  • Çekişme konusu markaların resmettiği meyvelerin şekli birbirinden farklı olduğu gibi, önceki marka içe doğru oyuk, bir kısmı ısırılmış bir meyveyi resmederken, başvuru konusu marka tüm bir meyveyi resmetmekte olup bu markada, başvuru konusu markadaki gibi oyuk ve ısırık izi bulunmamaktadır.
  • Temyiz Kurulu’nun markaları görsel olarak karşılaştırırken önceki markanın bilinirliğini dikkate aldığı ve halkın iki marka arasında bağlantı kuracağı düşüncesinden esinlendiği görülmektedir. Eğer durum bu şekildeyse, önceki markanın tanınmışlığının, markaların benzerliğine ilişkin değerlendirmeyle değil, halkın zihninde markalar arasında kurulacak bağlantının varlığına ilişkin değerlendirmeyle ilgili bir faktör olduğu dikkate alınmalıdır. İlaveten, halkın zihninde markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını belirlemek için yapılan genel değerlendirme, ancak markalar arasında belli düzeyde benzerlik bulunması durumunda gerekli olacaktır.
  • Markalar derhâl farklı meyveleri resmeder biçimde algılanacaktır. Bir bütün olarak figüratif unsurların şekilleri ve resmettikleri meyveler birbirine benzer değildir. Başvuru konusu markadaki armut, dış sınırı bulunmaksızın farklı ebatlardaki çeşitli sayıda karelerle çizilmiştir. Buna karşılık, önceki markadaki elma katı (solid) bir görünümdedir. Başvuru konusu markada, önceki markadaki gibi bir ısırık izi mevcut değildir. Son olarak başvuru konusu markada yer alan “pear” kelime unsurunun, önceki markada bir karşılığı, eşdeğeri mevcut değildir.
  • Belirtilen farklılıklar karşısında, çekişme konusu markaların her biri bir bütün olarak düşünüldüğünde, görsel düzeyde birbiriyle benzer olmayan bir genel görünüme yol açmaktadır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında düşük düzeyde görsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır.

Genel Mahkeme, görsel düzeydeki karşılaştırmanın ardından, kararın 55-79 numaralı paragrafları arasında, kavramsal düzeydeki karşılaştırmayı da detaylı şekilde ele almıştır.[1] Bu hususla ilgili olarak Mahkemece yapılan başlıca tespit ve değerlendirmeler de özetle şunlardır:

  • Öncelikle çekişme konusu markaların ilettiği kavramlar arasında açık farklılıkların altı çizilmelidir. İlk olarak, markalar aynı nesneyi değil, iki ayrı nesneyi, yani bir elma ve armudu resmeden görüntüler içermektedir. İkinci olarak, markalar “bir ısırık alınmış meyve” konseptini ortak olarak paylaşmamaktadır, çünkü soyut stilizasyonuna rağmen başvuru konusu marka bütün bir armut fikrini uyandırmaktadır. Üçüncü olarak, elma ve armut görsellerinin üst bölümünde konumlandırılmış figüratif unsurlar (elmada yaprak, armutta sap) nedeniyle de markalar birbirinden farklı şekilde algılanmaktadır.
  • Devamında markaların kavramsal düzeyde ortak noktaları bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Başvuru sahibinin iddiasının aksine, markaların farklı nesnelere ait görseller kullanmış olması, tek başına, bu markaların, diğer faktörlere bağlı olarak en azından kısmen, benzer semantik içeriğe sahip olmasa engel teşkil etmemektedir. Bu hususta Temyiz Kurulu kararında, markaların sadece birer meyve görseli içermeleri bakımında değil,  aynı zamanda gerçek hayatta çeşitli faktörler nedeniyle oldukça benzer iki meyvenin görselini içermeleri nedeniyle ortak noktaları bulunduğuna dayanılmıştır. Ancak sadece çekişme konusu markaların anlamsal içeriğini tanımlarken kullanılan terimleri içeren bir jenerik terimin bulunuyor olması, kavramsal karşılaştırmada ilgili bir faktör değildir.
  • Markaların benzerliğinde çekişme konusu markalar başvuruya veya tescile konu edildikleri haliyle dikkate alınmalıdır. Somut olayda markalar “meyve” kavramını sadece dolaylı bir şekilde akla getirmektedir. Markalar, tanımlanamayan iki meyve olarak değil, aksine (i) bir ısırık alınmış, yaprağa sahip bir elma ve (ii) sapıyla birlikte bir armut şeklinde algılanmaktadır. Dolayısıyla, çekişme konusu malların hitap ettiği yüksek dikkat düzeyine sahip ilgili tüketicilerin, çekişme konusu markalardan “armut” veya “elma” yerine, “meyve” terimini kullanarak bahsetmesi akla yatkın değildir. Bu iki meyvenin gerçek hayattaki özellikleri, biyolojik özellikleri gibi hususlar, çekişme konusu markaların kendisinde yer alan hususlar olmayıp, bunlar tüketici açısından soyut bir analiz ve ön bilgi gerektirmektedir. Her halükarda elma ve armudun gerçek hayattaki bazı özelliklerinin benzeşmesi, çekişme konusu markalar arasındaki kavramsal açıdan açık farklılıkları dengelemeye yeterli değildir.

Belirtilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Genel Mahkeme, markalar arasındaki kavramsal düzeydeki açık ve belirgin farklılıkları da dikkate alarak çekişme konusu markaların bir bütün olarak kavramsal düzeyde de benzer olmadığı kanaatine varmıştır.

Sonuç itibarıyla, EUIPO Temyiz Kurulu’nun markalar arasında görsel ve kavramsal açısından düşük düzeyde benzerlik bulunduğuna dair değerlendirmesi ve buna bağlı olarak m. 8(5) kapsamında tescil engelinin uygulanabilir olduğuna yönelik kararı hatalı bulunmuştur. Markalar arasındaki benzerlik, tanınmış markalara ilişkin m. 8(5) bendinin uygulanabilir olması için gerekli koşullardan birisi olduğundan ve Mahkemece markalar arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşılmış olduğundan, madde hükmünde yer alan diğer koşulların varlığına yönelik bir inceleme yapılmasına gerek kalmaksızın Temyiz Kurulu kararının iptaline hükmedilmiştir.

Genel Mahkemenin bu kararına karşı EUIPO tarafından temyiz yolu açık olduğundan ve dava açma süresi bu yazının yayımlandığı tarihte henüz sona ermemiş olduğundan karar henüz kesinleşmiş değildir. Son tahlilde, kararın temyiz edilmesi ve en üst karar organı sıfatıyla Adalet Divanı tarafından Genel Mahkeme’nin aksi yönde bir karar çıkması halinde, bu kararı da IPR Gezgininde paylaşmak istediğimizi ifade edelim.

Genel Mahkeme tarafından verilen karar, markaların benzerliğinin bu derece detaylı olarak analiz edilmesi ve markaların benzerliği (dikkat: karıştırılma ihtimali değil) incelenirken önceki markanın tanınmışlığının dikkate alınan bir faktör olmadığını teyit etmesi bakımından önemli ve kayda değer bir karar olmakla birlikte, kararın sonucunu kendi adıma biraz beklenmedik bulduğumu belirtmeliyim. Mahkeme somut olayda markalar arasında görsel veya kavramsal yönden düşük düzeyde bir benzerliğin varlığını dahi kabul etmiş olsaydı, m. 8(5) de yer alan diğer koşulların da incelenmesi gerekecek ve belki de Temyiz Kurulu’nun kararı onanacaktı.  Ancak, markalar arasında benzerlik bulunmadığı (dissimilar) sonucuna ulaşılmasıyla somut olayda 8(5) maddesinin uygulama alanı da ortadan kalkmış oldu. Başvuru konusu markada yer alan armut şeklinin tertip tarzının Apple’a ait markadan belirgin farklılıklar içermesi, bu kararda ulaşılan sonuca oldukça tesir etmiş gibi görünüyor. Başka bir tertip tarzında, örneğin ısırılmış bir armut görselinde, ulaşılan sonuç muhtemelen farklı olacaktı. Ancak, neticeten, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “elmalarla armutları birbirine karıştırmamış” diyerek yazıyı noktalayalım.

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com


[1] Yazarın notu:  önceki tarihli markada herhangi bir kelime unsuru bulunmadığından markaların işitsel düzeyde karşılaştırılması mümkün olmamaktadır.

Yanıtlar: Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararları – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı dava hakkındaki yorumlarını bizlere ileten Mine Güner, @marka321b8b94505 ve Selçuk Bey’e teşekkür ediyor ve Mahkemenin kararlarını sizlerle paylaşıyoruz. 

Aşağıda öncelikle sorularımızı tekrar edecek ve devamında Mahkeme kararlarına ve gerekçelerine kısaca yer vereceğiz:

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir. 

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır. 

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 3 Ekim 2018 tarihli T-313/17 sayılı kararıyla davacıyı haklı bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

İçtihatta bu tip şişe ve ambalajların tescil edilebilirliği için belirlenen ana kriter “piyasada kullanılan ürünlerin genel şeklinden önemli derecede uzaklaşmış olmaktır.” 

İnceleme konusu şişe şeklinin kavisli ve alt-üst kısımları belirgin derecede ayrıştırılmış yapısı ürüne sadece teknik ve fonksiyonel bir özellik katmamakta, aynı zamanda estetik bir özellik kazandırmaktadır. Tüketiciler böyle bir şişe biçimine alışkın değillerdir ve şişe özellikleriyle piyasada aynı amaca hizmet eden ürünlerden belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Bu çerçevede, inceleme konusu şişe bir bütün olarak marka olarak tescil edilebilecek asgari ayırt edicilik şartını sağlamaktadır ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. 

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

Aşağıda yer alan başvuru 9, 16, 18, 25, 28 ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır ve itiraz gerekçesi “Pelikan” markasının kapsamında da aynı ve benzer mal ve hizmetler bulunmaktadır. 

Başvuruya karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimince kabul edilir, başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabul edilerek ret kararı kaldırılır. Bu kez yayıma itiraz sahibi, Genel Mahkeme nezdinde dava açarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve markaların tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini belirterek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. 

(Başvurusu yapılan marka)
(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 12 Eylül 2018 tarihli T-112/17 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvurunun baskın unsurunu “New Orleans” ibaresi olarak değerlendirerek bir hata yapmamıştır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi markada ikincil konumdadır ve bu nedenle hiç telaffuz edilmeyeceği gibi, telaffuz edilse dahi markanın son kısmı olarak “New Orleans” ibaresinin ardında yer alacaktır. Bunların yanında, markalardaki kelime sayısı ve farklılıklar da dikkate alındığında markalar işitsel olarak benzer değildir. “New Orleans Pelicans” A.B.D.’nde bir NBA takımının adıdır ve kamunun ilgili kesimince bilinen kavramsal bir bütün oluşturmaktadır, bu husus markanın şekil unsuruyla birlikte oluşturduğu bütüncül izlenimle birlikte dikkate alındığında, markalar arasında kavramsal benzerlik de bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi, başvurudaki konumu itibarıyla bağımsız bir ayırt edici unsur olmadığı gibi, bu ibare “pelikan” kelimesiyle aynı da değildir.  Belirtilen gerekçelerle markalar benzer bulunmamıştır. Markalar benzer bulunmadığından, markalar arasında karıştırılma ihtimali yoktur ve aynı nedenle başvurunun tanınmışlık nedeniyle reddedilmesi istemi de yerinde değildir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu kararı haklı bulunmuş ve kararın iptali istemi Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir. 

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.  

(Hükümsüzlük talebinin gerekçesi marka)

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur? 

Genel Mahkeme 11 Temmuz 2018 tarihli T-707/16 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır. 

Şarap günlük tüketime yönelik bir üründür ve ortalama tüketicileri normal dikkat düzeyine sahiptir. 

Antonio gibi yaygın kullanımı bulunan bir kişi ismiyle birlikte, yaygın kullanımı bulunmayan bir soyisminden oluşan markalarda, kişi isminin ayırt edici gücü soyismine göre daha düşüktür. Şaraplar için asma yaprağı, kurdela ve hanedan arması gibi unsurlar markaya güçlü bir ayırt edici katmamaktadır ve dolayısıyla önceki tarihli markanın baskın unsuru “RUTINI” kelime unsurudur.

Markaların her ikisi de İtalyan orijinli soyisimleri içerse de, markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, “RUTINI” ile “RUBINI” baskın ve ayırt edici unsurlarının görsel ve işitsel benzerlikleri dikkate alındığında, aynı mallar bakımından markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla, “ANTONIO RUBINI” markasının hükümsüzlüğüne ilişkin Temyiz Kurulu kararı yerindedir ve bu kararın iptali talebiyle açılan dava Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Görüşlerini bizlerle paylaşan tüm okuyucularımıza teşekkür ediyoruz. 

Önder Erol ÜNSAL 

Aralık 2018 

unsalonderol@gmail.com

Merak Ediyoruz: Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Üç Ayrı Kararı Hakkında Siz Ne Düşünürsünüz (1)

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni bölümünde Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı davaya yer veriyor ve kararlar hakkındaki yorum ve değerlendirmenizi merak ediyoruz.

Davaların tamamı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından bu yıl görülmüştür ve karara bağlanmıştır. Mahkeme kararlarını birkaç gün sonra sizlerle paylaşacağız ve geçen süre içinde sizlerden gelecek yorum ve yanıtları merakla bekleyeceğiz. Bu serideki sorularımıza ilişkin yanıtlar okuyucularımızca birbirlerinden farklı platformlarda (LinkedIn, Facebook, vb) paylaşıldığından, sizlerden ricamız söz konusu platformlarda verdiğiniz yanıtları, aynı zamanda sitede bu yazının altındaki yorum bölümüne de eklemenizdir. Değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. 

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir. 

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır. 

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

Aşağıda yer alan başvuru 9, 16, 18, 25, 28 ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır ve itiraz gerekçesi “Pelikan” markasının kapsamında da aynı ve benzer mal ve hizmetler bulunmaktadır. 

Başvuruya karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimince kabul edilir, başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabul edilerek ret kararı kaldırılır. Bu kez yayıma itiraz sahibi, Genel Mahkeme nezdinde dava açarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve markaların tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini belirterek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. 

(Başvurusu yapılan marka)
(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek, 

ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.  

(Hükümsüzlük talebinin gerekçesi marka)

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur? 

Değerlendirmelerinizi bekliyoruz ve birkaç gün içinde Genel Mahkeme’nin davalar hakkında verdiği kararları yazarak karşınızda olacağız.

Önder Erol ÜNSAL 

Aralık 2018 

unsalonderol@gmail.com

Şekerleme Kutusu Tescilli Tasarımı, Üç Boyutlu Şekerleme Kutusu Markasının Karşısında – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz?(2)

 

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusuna farklı sosyal medya platformlarından ve yüz yüze çok sayıda yanıt aldık. Görüşlerini bizimle yazılı olarak paylaşan Poyraz Deniz, Muazzez Kılıç, Umut Karaca, Hakan Özcan ve FBernil‘e teşekkür ediyoruz.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararına geçmeden önce ihtilafı hatırlatmamız yerinde olacaktır:

Aşağıda görseline yer verdiğimiz tasarım, 2007 yılında EUIPO’da Birlik Tasarımı olarak tescil edilir.

 

 

2011 yılında “FERRERO SPA” tescilli tasarımın hükümsüzlüğünü aşağıdaki 3 boyutlu şekil markasına dayanarak talep eder. 3 boyutlu şekil markası bir uluslararası markadır ve Fransa için 1974 yılında “şekerlemeler”i de içerecek biçimde tescil edilmiştir.

 


 

EUIPO İptal Birimi 2012 yılında talebi kabul eder ve tasarımı hükümsüz kılar. EUIPO Temyiz Kurulu da 2015 yılında bu kararı onar.

Hükümsüzlük kararının gerekçesi, 6/2002 sayılı Birlik Tasarım Tüzüğü’nün 25(1)(e) maddesidir. Anılan madde takip eden hükmü içermektedir:

“Sonraki tarihli bir tasarımda ayırt edici bir işaret kullanılmışsa ve söz konusu işareti koruyan Birlik veya üye ülke mevzuatı, işaretin hak sahibine kullanımı engelleme hakkı veriyorsa, Birlik tasarımı hükümsüz kılınabilir.”    

Temyiz Kurulu, FERRERO’nun Fransa’da tescilli marka hakkına sahip olduğu tespitinden hareketle, bu markanın hükümsüzlük kararının konusu tescilli tasarımla karıştırılma ihtimaline yol açabileceği görüşündedir. Dolayısıyla da tasarımın hükümsüzlük kararını yerinde bulur.

Tasarım sahibi bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi önünde dava açar.

Davacı aşağıdaki ana argümanlara dayanmaktadır:

“Hükümsüzlük kararının gerekçesi markada baskın herhangi bir unsur bulunmamaktadır; tescilli tasarımın net olarak görülen ve eğri köşeleri ise şekerleme kutusunun önemli özellikleridir. Buna ilaveten, tasarımda bulunan etiket, MIK MAKI logosu ve eğri köşeler Temyiz Kurulu tarafından göz ardı edilmiştir. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, davacı tasarımı ile hükümsüzlük kararının gerekçesi şekil markası birbirleriyle benzer değildir.”

Genel Mahkeme davayı 3 Ekim 2017 tarihinde T-695/15 sayılı kararı ile sonuçlandırır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=195183&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=5283 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük kararını aşağıdaki gerekçelerle onar:

İhtilafın konusu mallar şekerlemelerdir ve bu malların ortalama tüketicilerinin dikkat düzeyi ortalamanın altındadır.

Davacı, hükümsüzlük kararının gerekçesi markada baskın herhangi bir unsur bulunmadığını, tescilli tasarımın net olarak görülen ve eğri köşelerinin şekerleme kutusunun önemli özellikleri olduğunu, tasarımda bulunan etiketin, MIK MAKI logosunun ve eğri köşelerin Temyiz Kurulu tarafından göz ardı edildiğini öne sürmektedir.

Mahkemeye göre, hükümsüzlük kararının gerekçesi marka, çeşitli ürünlerle doldurulabilecek standart bir kutu şeklinden oluşmaktadır ve ayırt edici karakteri ortalamanın altındadır. Davacı, bu tespite katılmaktadır ve kendi tasarımının mevcut standarttan uzaklaşmış köşelerinin dikkate alınmasını talep etmektedir.

Bir kutunun ayırt edici karakterinin zayıflığı, yanında zorunlu olarak kutunun hiçbir baskın unsur içermediği sonucunu getirmez. Zira, işaretteki pozisyonu ve büyüklüğü nedeniyle kutu tüketicilerin zihninde bir algı yaratabilir ve onlar tarafından hatırlanabilir. Temyiz Kurulu kararının 32. paragrafında, hükümsüzlük nedeni markanın kapsadığı unsurlardan herhangi birisinin, aynı markanın kapsadığı diğer unsurlardan daha baskın veya daha ayırt edici olmadığını belirterek, markanın bütün olarak algılanacağının altını çizmektedir. Bu şartlarda, kutunun uzunluğu boyunca yer alan çizgilerin kutunun şeklini belirlediği, yalnızca iki köşeyi gösterdiği ve hiçbir özel parçanın önemini ortaya çıkarmadığı belirtilmelidir. Bu çizgiler tüketicilerde bir algı yaratmayacak ve onlar tarafından hatırlanmayacaktır. Bunun sonucunda, hükümsüzlük gerekçesi markada yer alan çizgilerin markanın oluşturduğu bütüncül izlenimde etkili olduğuna yönelik davacı iddiası haklı görülmemiştir.

Mahkeme devamında, davacının tasarımını değerlendirmiştir. Tasarımda yer alan etiket göz ardı edilebilir olmasa da sadece bir detaydır. Zira, şekerleme içeren bir kutuya yapıştırılmış bir etiket olarak değerlendirilecektir. Bunun sonucu olarak, ne tasarımdaki etiket ne de MIK MAKI logosu, incelenen tasarımda üç boyutlu kutunun etkisini gölgeleyen, tasarımın bütününe hakim olan unsurlar olarak değerlendirilmeyecektir.

İnceleme konusu tasarımın paralel yüzlü bir kutu olmaması iddiasıyla ilgili olarak Temyiz Kurulu, bu özelliğin derhal anlaşılmadığı ve ortalama tüketicilerin algısını etkilemeyeceği görüşündedir. Mahkeme’ye göre, davacının argümanları, etiketin ve logonun incelenen tasarımda üç boyutlu kutunun etkisini gölgeleyen unsurlar olmadığı ve tüketicilerin genel algısını etkilemeyeceği hususlarını değiştirmemektedir.

Mahkeme kararın devamında inceleme konusu tasarım ve markanın görsel karşılaştırmasını yapmıştır.

Gerek hükümsüzlük gerekçesi marka gerekse de inceleme konusu tasarım, şeffaf şekerleme kutularıdır. Her iki şekilde de ince dikdörtgen bir kutu, saydam olmayan bir açma kapağı ve kutuyu önden arkaya “at eyeri” gibi örten bir etiket bulunmaktadır. İki kutuda da bulunan beyaz kapağın görünümü de benzerdir.

Davacı, marka ile tasarımın genel görümünün benzer olmadığını, tasarımda kutunun şekerleme ile dolu olduğunu, bu hususun dikkate alınmadığını, şekiller arasında net farklılıklar bulunduğunu öne sürse de; Temyiz Kurulu’nun isabetle belirttiği üzere, tasarımın şekerleme ile dolu olması görsel karşılaştırmada dikkate alınabilecek bir husus değildir. Şöyle ki, tasarım şekerlemelerin kutusu için tescil edilmişken, marka da şekerlemelerin kendisi için tescil edilmiştir.

Tasarım ve markanın, tasarımdaki eğimli köşeler (marka dikdörtgen şeklindedir ve köşeler eğimli değildir), tasarımın etiketi gibi açılardan farklılaştığı kabul edilmelidir. Buna karşın Temyiz Kurulu’nun belirttiği üzere, bu farklılıklar ikinci derecede öneme sahiptir ve şekiller arasındaki benzerlikleri ortadan kaldırmamaktadır. Bu farklılıklar, ancak kamunun ilgili kesiminin ürünleri yanyana incelemesi halinde fark edilecektir ve bu tip bir inceleme piyasada nadiren gerçekleşecektir. Halkın işarete ilişkin tam olmayan hatıraya sahip olacağı ve farklı zamanlarda karşılaşacağı şekiller arasındaki farklılıkları kolaylıkla algılamayacağı içtihatta da belirtilmiştir.

Davacı, tescilli tasarımdaki kelime unsurunun dikkate alınmadığını öne sürse de, hükümsüzlük gerekçesi markada bir kelime unsuru bulunmamaktadır ve bu nedenle şekillerin fonetik karşılaştırmasının yapılması mümkün değildir. İnceleme konusu tasarım ve marka, anlamlı kelime unsurları içermediğinden bunların kavramsal olarak karşılaştırılması da mümkün değildir.

Belirtilen nedenlerle, marka ve tasarımın fonetik ve kavramsal karşılaştırılması söz konusu olmayacaktır ve yukarıda belirtilen gerekçelerle tasarım ve marka arasında önemli görsel benzerlikler bulunmaktadır.

Sayılan tüm gerekçelerin ışığında; iki işaret arasındaki benzerlik ve inceleme konusu malların yüksek düzeydeki benzerliği bir arada dikkate alındığında, Genel Mahkeme’ye göre tescilli marka ve tescilli tasarım arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır ve tescilli markanın zayıf ayırt edici karakteri bu durumu değiştirmeyecektir. Aynı tespit ve sonuçları içeren Temyiz Kurulu kararı belirtilen nedenlerle haklı bulunmuş ve davanın reddedilmesine karar verilmiştir.

Okuyucularımız, Genel Mahkeme’nin kararını ve gerekçelerini ne derecede ikna edici buldular bilemiyorum.

Kendi adıma da tescilli markanın aslında marka olma vasfının tartışmaya son derece açık olduğu ve günümüzde EUIPO’nun ve birçok AB üyesi ülkenin kabul ettiği standartlar kapsamında marka olarak tescil edilemeyeceğini düşünüyorum. Hükümsüzlük kararının gerekçesi marka, Fransa’da 1974 yılında (benimle yaşıt) tescil edilmiştir ve muhtemelen o dönemde tasarım koruması çok popüler olmayan (belki de olmayan) bir koruma türüydü. Dolayısıyla, ürün biçimlerinin şekil markası olarak tescil edilmesi çok daha tercih edilen bir yöntemdi ve üç boyutlu şekil markalarına ilişkin Adalet Divanı içtihadı henüz ortaya çıkmamıştı. Belki de kararın arka planında böyle bir düşünüş biçimi yer almaktadır (o dönemde tasarım koruması olmadığı için tasarım olarak korunamayan bir şeklin korunması niyetinin yok sayılmaması, vb.), ancak bu yorum varsayımın ötesine geçemeyecektir, onun da farkındayız.

Ek yorum yapmak isteyen okuyucularımızı bir kez daha düşüncelerini paylaşmaya davet ediyoruz. Okuyucularımız yorumlarını bu yazının altındaki “yorum” bölümüne yaparlarsa çok daha memnun oluruz, çünkü tüm okuyucularımız sosyal medya kullanmıyor.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ağustos 2018

Balık Her Şeyi Bilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Hispanitas Joy is a Choice” Kararı (T‑808/16)

 

“Bu film bir insan ve bir balık hakkındadır, Bu film bir insan ve bir balık arasındaki dramatik bir ilişki hakkındadır, İnsan yaşam ve ölüm arasında durur, İnsan düşünür, At düşünür, Koyun düşünür, İnek düşünür, Köpek düşünür, Balık düşünmez, Balık sessizdir, İfadesizdir, Balık düşünmez, Çünkü balık her şeyi bilir, Balık her şeyi bilir.”

(This is a film – Arizona Rüyası (1993) film müziği – Goran Bregoviç (müzik), Emir Kusturica (söz), Iggy Pop (vokal))

 

 

Arizona Rüyası (Arizona Dream) 90’lı yılların unutulmaz filmler arasındadır ve fazlasıyla öznel bir değerlendirme olsa da, gerçeküstü atmosferiyle ve müzikleriyle o dönem gençliğini (en azından beni) büyülemiştir.

 

 

Düşünmeyen balığın her şeyi bilmesi, Arizona Rüyası’nda balığa atfedilen olumlu bir özelliktir ve balığa bir filozof gibi yaklaşmayı gerektirmektedir. Bir diğer deyişle, balık hayatın sırrını çözmüştür ve düşünmeye ihtiyaç dahi duymamaktadır.

Marka incelemesi bakımından ise durum farklıdır. Şöyle ki, Türkiye’de bu alanda düşünmeyen, bilmeyen, ancak yıllardır hiç susmayan balıklar o kadar fazla sayıdadır ki, bunun olumlu bir özellik olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu yazı kapsamında yer vereceğimiz Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının, ne düşünmeyen balıklarla ne de Arizona Rüyası’yla ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yukarıdaki bölümlerin yazının devamı ile ilgisi bulunmayan genel bir giriş ve serzeniş olarak okunması tercih edilmektedir.

İspanya’da yerleşik “EMBOGA SA” firması aşağıda görseline yer verdiğimiz markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 3.,14.,16.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bulunmaktadır ve “parfümler” malı da başvuru kapsamında yer almaktadır.

Başvurunun ilanına karşı Birleşik Krallık’ta yerleşik “JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması aşağıdaki markayı gerekçe göstererek, başvurunun sadece “parfümler” malı bakımından reddedilmesi talebiyle, başvurunun ilanına karşı itiraz eder. EUIPO’da tescilli olan itiraz gerekçesi markanın kapsamında “parfümler” yer almaktadır.

JOY

İtiraz karıştırılma olasılığı gerekçesine dayanmaktadır ve itiraz sahibi “JOY” markasının yaygın kullanımını ve kullanım nedeniyle artırılmış ayırt edici gücünü göstermek amacıyla çok sayıda dokümanı itiraz dilekçesine eklemiştir.

EUIPO itiraz birimi, itirazı kabul ederek, başvuruyu “parfümler” bakımından reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

EUIPO Temyiz Kurulu; “joy” ibaresinin her iki markada da yer alsa da, başvuruda “hispanitas” ibaresinin baskın unsur olması, “joy” ibaresinin ikincil plandaki kelime unsurunun yalnızca bir parçasını oluşturması, “joy is a choice (keyif (eğlence, zevk) bir seçimdir)” ibaresinin övücü bir slogan veya en azından bütüncül bir ifade olması nedenleriyle, başvuru ile ret gerekçesi markayı benzer işaretler olarak değerlendirmez. Bu nedenle de markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, “joy” ibaresinin kullanımdan kaynaklanacak artırılmış ayırt edici gücünün bulunduğu varsayıldığında dahi işaretler arasındaki bütüncül izlenimin farklılığı nedeniyle bu tespitin değişmeyeceği sonuçlarına ulaşır. Netice olarak, başvuru sahibinin itirazı kabul edilir ve “parfümler” bakımından verilen ret kararı kaldırılır.

“JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme’nin 30 Ocak 2018 tarihli T‑808/16 sayılı kararının http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198843&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=27526 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı, işaretlerin benzr olduğunu, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimaline ilişkin bütüncül değerlendirmede gerekli olan benzerlik derecesini yanlış yorumladığını ve itiraz gerekçesi markanın artırılmış ayırt edici karakterini yeteri derecede dikkate almadığını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme belirtilen iddiaları takip eden şekilde değerlendirir:

Yerleşik içtihada göre, bir kelime markasını oluşturan öğelerden birisinin başka bir markada yer alması, markaların benzer olduğunun göstergesidir. Bununla birlikte, ortak öğenin markaların oluşturduğu bütüncül izlenimde göz ardı edilebilir konumda olması halinde, ortak öğe karşılaştırmada dikkate alınmayabilir.

Başvurunun görselinde ön planda bulunması, nispeten büyük ve koyu yazım biçimi göz önüne alındığında başvurunun baskın unsuru “Hispanitas” ibaresidir. “Joy is a choice” sloganında “Joy” kelimesi bulunsa da, bu sloganın bütünlüğü içerisinde “joy” kelimesinin bağımsız ayırt edici rolü bulunmamaktadır ve sloganın ayrılmaz bir parçası olarak, sadece “Hispanitas” baskın kelime unsurunu işaret etmektedir. Açık biçimde farklı uzunlukta ve kompozisyonda olmaları dikkate alındığında, işaretlerin yalnızca oldukça düşük derecede benzerliği söz konusudur.

Markaların kapsadığı mallar aynı olsa da ve önceki tarihli “Joy” markasının gerektiği gibi dikkate alınan artırılmış ayırt edici gücü bulunsa da, markalar kamunun ilgili kesiminin zihninde büyük oranda farklılaşmış bir bütüncül algı oluşturacaktır. Şöyle ki, başvuruda “Joy” kelime unsurunun içinde bulunduğu cümleden ayrıştırılması mümkün değildir ve markada ikincil düzeyde role sahiptir. Başvurunun çatı markasıyla birlikte ürün markasının kombinasyonundan oluştuğu varsayılsa dahi, böyle bir kullanımın tüm parfüm sektörünün yaygın kullanım biçimi olduğu ve parfümlerin ortalama tüketicileri tarafından bilindiği sonucuna varılamaz.

Genel Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile dava gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve davayı reddetmiştir.

Türk uygulamasında, tescilli bir kelime markasının, yeni bir başvuruda sadece yer alması nedeniyle yargı veya idare tarafından verilmiş birçok hükümsüzlük / ret kararı bulunsa da, bu kararların bir kısmında kelime markasının sonraki tarihli markada hangi bağlamda yer aldığı, bağımsız ayırt edici karakterinin bulunup bulunmadığı sorusunun atlandığı gözlemlenmektedir. Kanaatimizce, kelimenin yeni tarihli markada ne şekilde kullanıldığı üzerine konsantre olunması gereken başlıca husustur ve bu husus atlanarak, sadece aynı kelimenin bir şekilde kullanılmış olması nedeniyle her durumda karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak oldukça hatalı bir yaklaşımdır. EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Hispanitas Joy is a Choice” kararında ulaştığı sonuç da bunun bir göstergesidir.

Balığın her şeyi bildiği varsayılsa da, çok bilen çok yanılır, bunu da unutmamak gerekir.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com

 

 

“La Mafia” Kelimesi Restoran İsmi Olarak Kamu Düzenine Aykırı mıdır? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

 

“Aldığımız her nefes bizi sürekli etkisi altında olduğumuz ölüme doğru çeker… Nihai olarak zafer ölümün olacaktır, çünkü doğumla birlikte ölüm zaten bizim kaderimiz olmuştur ve avını yutmadan önce onunla yalnızca kısa bir süre için oynar. Bununla birlikte, hayatımıza olabildiğince uzun bir süre için büyük bir ilgi ve özenle devam ederiz, tıpkı sonunda patlayacağından emin olsak da, olabildiğince uzun ve büyük bir sabun köpüğü üflememiz gibi.” (Arthur Schopenhauer)

Beklenilse ve hatta gelinen son aşamada kurtuluş olarak görülse de her kayıp, kaybedenin içinde koca bir boşluk oluşturuyor. Üç hafta önce babamı kaybetmemizin ardından acımızı paylaşan tüm IPR Gezgini okuyucularına teşekkür ediyorum. Babamı herhalde bir briç yazısıyla anmam gerekecek, onun arayışını sonraya bırakarak ikinci kısmı tamamlanamamış “La Mafia” kararına geçiyorum.

“Siz ne düşünürsünüz?” serisinin son sorusu hakkında yorumlarını bizimle paylaşan Arda Altınok, Sercem’s World ve farklı sosyal medya kanallarında yorum yapan, ancak son birkaç haftanın karmaşası içinde isimlerini şu an için hatırlayamadığım diğer okurlara teşekkür ediyorum.

Öncelikle soruyu hatırlatıyor ve devamında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararını anahatlarıyla paylaşıyoruz.

İspanya menşeili “La Mafia Franchises, SL” firması aşağıda görseline yer verilen markayı 2006 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUPO  – eski adıyla OHIM)’de tescil ettirir (başvuru tarihi: 30 Kasım 2006, tescil tarihi: 20 Aralık 2007).

 

 

Markadaki kelime unsurlarından “La Mafia” ibaresi “Mafya”, “se sienta a la mesa” ibaresi ise “masada oturur” anlamına gelmektedir. Tescilli markanın kapsamında 25.,35. ve 43. sınıflara dahil mallar ve hizmetler yer almaktadır. Mallar ve hizmetler özet olarak takip eden şekildedir: “Ayak giysileri, giysiler, tişörtler, şapkalar, iş yönetimi ve organizasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri, iş yönetimi konusunda asistanlık hizmetleri, iş yönetimi danışmanlığı hizmetleri, franchising alanında ticari yönetim asistanlığı hizmetleri, reklamcılık hizmetleri, yiyecek, içecek ve kafeteryalar alanında franchise oluşturulması hizmetleri, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, bar ve kafeterya hizmetleri.” 

Tescilin üzerinden 8 yıl geçtikten sonra İtalya Hükümeti; markada yer alan “Mafia” ibaresinin “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı” bir adlandırma olduğunu, “mafia” kelimesinin suç örgütlerine verilen bir adlandırma olduğunu, marka sahibinin restoran zincirinde kullanımının İtalyan mutfağının olumlu imajını manipüle edeceğini ve kelimenin olumsuz anlamını önemsizleştireceğini öne sürerek markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınması talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

EUIPO İptal Birimi talebi haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Marka sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

Marka sahibi bunun üzerine hükümsüzlük kararının iptal edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nde dava açar.

Davacının argümanları aşağıdaki şekildedir:

(i) Mafia veya bunun üyeleri, EUIPO kılavuzunda kamu düzenine aykırılık değerlendirilirken dikkate alınacağı belirtilen Konsey’in Terörle Mücadele Hakkında Özel Önlemler isimli pozisyon dokümanının ekinde yer alan terörist kişiler ve gruplar arasında bulunmamaktadır.

(ii) Marka bütün olarak değerlendirilmelidir. Markada yer alan tüm unsurlar göz önüne alındığında markanın, suç örgütlerini övme veya desteklemediği, “Baba (Godfather)” filmlerine göndermede bulunduğu açıktır.

(iii) Marka kapsamında yer alan mal ve hizmetler iletişimsel hizmetler, yani amacı mesaj iletmek olan hizmetler değildir. Dolayısıyla, marka birilerine hakaret etme, aşağılama veya onlara şok geçirtme amacıyla tescil edilmemiştir. Tersine halkın geneli, markanın bir restoran zincirinin adı olarak tescil edildiğini ve restoran temasının suç örgütleriyle ilgili olmadığını, tersine “Baba” filmlerindeki aile değerleri ve kardeşlik temasına atıf yapıldığını anlayacaktır.

(iv) Marka sahibi son olarak “Mafia” kelimesini içeren çok sayıda tescilli Avrupa Birliği ve İtalyan markası bulunduğunu belirtmektedir. Davacıya göre, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 2012 yılında verdiği “Mafia II” ve 2015 yılında verdiği “Contra-Bando” kararları işbu davayla yakın benzerlik içermektedir.

Sorumuz bu noktada geliyor:

Sizce Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında ne gibi bir karar vermiştir?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, davayı 15 Mart 2018 tarihli T‑1/17 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=200262&occ=first&dir=&cid=682277 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme kararında başvuru sahibinin yukarıda yer verdiğimiz üç argümanı da incelenir.

Mahkemeye, göre kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık içerikli ret gerekçesinin altında yatan kamusal fayda, kullanımları Avrupa Birliği’nde kamu düzenine veya genel kabul gören ahlaki ilkelere aykırılık teşkil edecek işaretlerin tescil edilmesini engellemektedir. Buna ilaveten, hakaret olarak algılanacak işaretler de bu fıkra kapsamında reddedilecektir.

Bir işaretin bu bent kapsamına girip girmediği değerlendirilirken, işareti hiçbir şekilde rahatsız edici bulmayan veya işaretten kolaylıkla etkilenen kesimlerin algısı değil, ortalama derecede hassasiyet ve tolerans sınırlarına sahip olan makul bir kişinin algısı esas alınacaktır. Buna ilaveten, malların ve hizmetlerin doğrudan hedef aldığı kişiler değil, bu mallar ve hizmetlerle tüketici olarak ilgisi bulunmasa da, onlarla günlük yaşamda karşılaşma olasılığı bulunan kişiler değerlendirmede esas alınacaktır.

İncelenen vakada, marka “la mafia”, “se sienta a la mesa” kelime unsurları, siyah arka plan ve gül şeklinden oluşmaktadır. “La Mafia” kelime unsuru, markadaki konumu ve boyutu itibarıyla diğer unsurlardan ayrılmış durumdadır ve Temyiz Kurulu’nca haklı biçimde tespit edildiği üzere markanın baskın unsurunu teşkil etmektedir.

Davacı, “mafia” ibaresinin Konsey’in Terörle Mücadele Hakkında Özel Önlemler isimli pozisyon dokümanının ekinde yer alan terörist kişiler ve gruplar arasında bulunmadığını belirtmektedir. Bu dokümanın amacı terörist eylemlerde yer alan kişi, grup veya kuruluşların belirtilmesidir, ancak diğer tipte suç eylemlerinde bulunan kişi, grup veya kuruluşlar bu listede bulunmamaktadır, ki diğer tipte suç eylemlerine referansta bulanan ibarelerin de kamu düzenine aykırılık içerikli ret gerekçesinin kapsamına girmesi mümkündür. Buna ilaveten EUIPO kılavuzunda yer alan örneklerin de sınırlayıcı ve kapsamı daraltıcı içerikli olmadığı da belirtilmelidir.

“La Mafia” kelimesi (Türkçesi Mafya), dünya genelinde İtalya menşeili bir suç organizasyonun ismi olarak bilinmektedir ve bu organizasyonun eylemleri İtalya dışındaki ülkelere de yayılmıştır. Bu eylemler arasında fiziksel şiddet, cinayet, tehdit, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve rüşvet de bulunmaktadır.

Genel Mahkeme’ye göre bu tip eylemler, Avrupa Birliği’nin üzerine kurulu olduğu değerlere aykırıdır ve İtalya hükümeti ve EUIPO tarafından da belirtildiği üzere Avrupa Birliği bu tip eylemlerle mücadele etmektedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu kararında yer alan, “La Mafia” ibaresinin kamunun aklına bir suç örgütünü getireceği yönündeki tespit, yerindedir.

Davacı, kamunun ilgili kesiminin “La Mafia” ibaresini suçu övme olarak algılanmayacağını iddia ederken, “mafya” kelimesinin sinema ve edebiyattaki sayısız kullanımına referansta bulunmuştur. Davacıya göre markanın tescil edilmesinin amacı kamuyu şok veya rahatsız etmek değildir, tersine marka sahibi markayı tescil ettirirken “Godfather (Baba)” film serisine gönderme yapmak istemiştir. Davacı buna ilaveten, “Godfather” filmleri temalı restoranlarının İspanya’da oldukça ünlü olduğunu da belirtmektedir.

Bu hususta öncelikle, kamu düzenine aykırılık değerlendirmesinin tescili istenen veya tescil edilmiş mal ve hizmetlerden bağımsız olduğu belirtilmelidir. Buna ilaveten, bu değerlendirme markanın içsel özellikleriyle ilgili olup, markayı kullanan kişinin tutum veya davranışlarıyla bağlantılı değildir. Bu çerçevede, marka sahibinin amacının, kamuyu şok veya rahatsız etmek olmaması, amacın “Godfather” filmlerine gönderme yapmaktan ibaret olması hususu, markanın kamunun ilgili kesimince olumsuz biçimde algılanması halini değiştirmeyecektir. Buna ilaveten markadaki hiçbir unsurun belirtilen film serisiyle doğrudan bağlantısı yoktur.Buna ilaveten, markanın ün kazanmış olması ve restoranın teması gibi hususlar, kamu düzenine aykırılık değerlendirmesiyle bağlantısı bulunmayan unsurlardır. Ayrıca, edebiyat ve sinema kurgularının belirli unsurları kullanarak halkı şok veya rahatsız etmesi oldukça yaygındır, ancak bu durumun ve bununla bağlantılı olarak, Mafya hakkında çok sayıda kitap veya film bulunmasının, bu suç örgütünün yarattığı zarara ilişkin algıyı değiştirmesi mümkün değildir.

EUIPO markada yer alan kırmızı gül unsurunu, davacı tarafından öne sürüldüğünün aksine (aşk ve uyum), markanın bütünselliği içinde Mafya vahşetini karakterize eden bir unsur olarak değerlendirmektedir. Aynı durum “masada oturur” anlamına gelen “se sienta a la mesa” ibaresi için de geçerlidir, şöyle ki mafya üyeleri genellikle birlikte masada yemek yiyerek ve yemeği paylaşarak karakterize edilmektedir. Gerek kırmızı gül gerekse de yemek paylaşmak halk nezdinde pozitif imgelerdir. Dolayısıyla, başvuruda yer alan diğer unsurların Mafya faaliyetlerine olumlu bir gönderme yaratabileceği, bu yolla da suç eylemlerine yönelik algıyı önemsizleştirebileceği yönündeki EUIPO ve İtalyan Hükümeti değerlendirmesi yerindedir.

Sayılan tüm hususlar çerçevesinde markanın kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınması yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu kararı, Genel Mahkeme’ye göre yerindedir.

Genel Mahkeme kararın devamında, EUIPO veya diğer ülkelerdeki tescillerin veya emsal gösterilen diğer markaların hangi nedenlerle bağlayıcı olmadığını bilindik içtihadı çerçevesinde açıklamıştır:

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

Davacı, “Mafia” kelimesini içeren markaların İtalya’da da tescilli olduğunu öne sürmüş olsa da, Birlik marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir birlik markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili birlik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne EUIPO ne de Birlik Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir.

Sonuç olarak, davacının iddiaları ve dava reddedilmiştir.

Genel Mahkeme’nin “La Mafia” kararı hakkında yorumlarınızı duymak bizi memnun edecek. Bekliyoruz!

Final: Bu kadar Mafya içeriği üstüne, suç filmlerini çok sevdiğimi belirteyim ve en sevdiğim suç filmlerinden The Untouchables (Dokunulmazlar)’ın ünlü istasyon merdivenleri çatışmasını sizlerle paylaşayım. Bilen bilir, bu sahne S. Eisenstein’ın Potemkin Zırhlısı filmindeki Odessa Merdivenleri sahnesinden esinlenilmiştir, vaktiniz varsa destansı Odessa Merdivenleri sahnesini izleyin, görkemli çekim kelime anlamını orada buluyor.

 

 

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2018

unsalonderol@gmail.com 

“La Mafia” Kelimesi Restoran İsmi Olarak Kamu Düzenine Aykırı mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

 

Yeni bir “Siz Ne Düşünürsünüz?” sorusu ile karşınızdayız. Yorumlarını bizimle paylaşacak okuyucularımıza şimdiden teşekkür ederiz.

İspanya menşeili “La Mafia Franchises, SL” firması aşağıda görseline yer verilen markayı 2006 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUPO  – eski adıyla OHIM)’de tescil ettirir (başvuru tarihi: 30 Kasım 2006, tescil tarihi: 20 Aralık 2007).

 

 

Markadaki kelime unsurlarından “La Mafia” ibaresi “Mafya”, “se sienta a la mesa” ibaresi ise “masada oturur” anlamına gelmektedir. Tescilli markanın kapsamında 25.,35. ve 43. sınıflara dahil mallar ve hizmetler yer almaktadır. Mallar ve hizmetler özet olarak takip eden şekildedir: “Ayak giysileri, giysiler, tişörtler, şapkalar, iş yönetimi ve organizasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri, iş yönetimi konusunda asistanlık hizmetleri, iş yönetimi danışmanlığı hizmetleri, franchising alanında ticari yönetim asistanlığı hizmetleri, reklamcılık hizmetleri, yiyecek, içecek ve kafeteryalar alanında franchise oluşturulması hizmetleri, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, bar ve kafeterya hizmetleri.” 

Tescilin üzerinden 8 yıl geçtikten sonra İtalya Hükümeti; markada yer alan “Mafia” ibaresinin “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı” bir adlandırma olduğunu, “mafia” kelimesinin suç örgütlerine verilen bir adlandırma olduğunu, marka sahibinin restoran zincirinde kullanımının İtalyan mutfağının olumlu imajını manipüle edeceğini ve kelimenin olumsuz anlamını önemsizleştireceğini öne sürerek markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınması talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

EUIPO İptal Birimi talebi haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Marka sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

Marka sahibi bunun üzerine hükümsüzlük kararının iptal edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nde dava açar.

Davacının argümanları aşağıdaki şekildedir:

(i) Mafia veya bunun üyeleri, EUIPO kılavuzunda kamu düzenine aykırılık değerlendirilirken dikkate alınacağı belirtilen Konsey’in Terörle Mücadele Hakkında Özel Önlemler isimli pozisyon dokümanının ekinde yer alan terörist kişiler ve gruplar arasında bulunmamaktadır.

(ii) Marka bütün olarak değerlendirilmelidir. Markada yer alan tüm unsurlar göz önüne alındığında markanın, suç örgütlerini övme veya desteklemediği, “Baba (Godfather)” filmlerine göndermede bulunduğu açıktır.

(iii) Marka kapsamında yer alan mal ve hizmetler iletişimsel hizmetler, yani amacı mesaj iletmek olan hizmetler değildir. Dolayısıyla, marka birilerine hakaret etme, aşağılama veya onlara şok geçirtme amacıyla tescil edilmemiştir. Tersine halkın geneli, markanın bir restoran zincirinin adı olarak tescil edildiğini ve restoran temasının suç örgütleriyle ilgili olmadığını, tersine “Baba” filmlerindeki aile değerleri ve kardeşlik temasına atıf yapıldığını anlayacaktır.

(iv) Marka sahibi son olarak “Mafia” kelimesini içeren çok sayıda tescilli Avrupa Birliği ve İtalyan markası bulunduğunu belirtmektedir. Davacıya göre, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 2012 yılında verdiği “Mafia II” ve 2015 yılında verdiği “Contra-Bando” kararları işbu davayla yakın benzerlik içermektedir.

Sorumuz bu noktada geliyor:

Sizce Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında ne gibi bir karar vermiştir?

Yorumlarınızı duymaktan mutlu olacağız. Yanıt ise birkaç gün sonra burada olacak.

PS: Yazının başındaki fotoğraf La Mafia restoranın Alicante şubesinden. EUIPO markayı önceden tescil edip sonra hükümsüz kıldığına göre, geçen 8 sene içinde restoran kalitesini mi bozdu veya restorana giden EUIPO çalışanları yemekleri, servisi veya fiyatları mı beğenmedi acaba? 

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Mart 2018

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Metals” Kararı (T-767/16) – Şekil + Tanımlayıcı Kelime Unsuru Kombinasyonunda Şeklin Ayırt Edici Niteliği Değerlendirmesi – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

 

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusu büyük ilgi çekti ve fazla sayıda yorum IPR Gezgini’nde, IPR Gezgini Facebook hesabında ve LinkedIn hesabında yapıldı. Yorumlarını bizimle paylaşan Mine Güner, Dilek Zeybel, O. Umut Karaca, Murat Dönertaş, Arda Altınok, Suzan Kılıç ve Hüseyin Eren‘e teşekkür ediyoruz.

Öncelikle soruyu hatırlatıyor ve devamında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararını anahatlarıyla paylaşıyoruz.

Aşağıda görseline yer verilen marka tescil başvurusu kabaca, “Sınıf 1: Sınai kimyasallar (özellikle plastik, metal, seramikten mamul veya yarı mamul ürünlerin yüzeylerinin veya ambalajlarının işlenmesi için). Sınıf 2: renklendiriciler, boyalar, metallerin korunması için ürünler. Sınıf 17: Koruyucu bir tabakayla hazırlanan yarı mamul plastik ürünler. Sınıf 40: Yarı mamul ürünlerin kaplanması hizmetleri; metal kaplamalarla metal yüzeylerin kaplanması hizmetleri.”ni kapsamaktadır.

 

 

Başvurunun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılmasının ardından, EUIPO inceleme birimi başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle tümüyle reddediyor. Başvuru sahibi ret kararına karşı yaptığı itirazda, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık tespitlerini kabul etmiyor ve başvurudaki şekil unsurunun varlığı nedeniyle de başvurunun reddedilmemesi gerektiğini belirtiyor.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddediyor ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde buluyor. Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne geliyor.

Başvuru sahibinin iddiaları özet olarak; başvurunun şekil unsuruyla birlikte ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, “metals” kelime unsurunun da ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, başvurudaki şekil unsurunun tek başına aynı mal ve hizmetler EUIPO’da marka olarak tescilli olması, aynı markanın aynı mal ve hizmetler için Almanya, A.B.D. gibi ülkelerde tescilli olması ve bu kararının EUIPO’nun genel karar sistematiği ile uyuşmaması argümanlarından oluşuyor.

Sizce Genel Mahkeme bu iddiaları değerlendirdikten sonra nasıl bir karara varmıştır?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, davayı 16 Kasım 2017 tarihli T‑767/16 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de9645d8db7e014487a1af892c6859a343.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb30Re0?text=&docid=196756&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=49133 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme kararında öncelikle tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını irdeler:

Davacı “metals” kelime unsurunun tanımlayıcı olmadığını iddia etse de, bu kelimenin neden tanımlayıcı içerikte olmadığına dair herhangi bir argüman sunmamış, sadece EUIPO nezdindeki idari süreçlerde öne sürdüğü argümanlara genel bir referans yapmıştır. Genel Mahkeme önündeki süreçlerde, idari süreçlerdeki argümanlara genel referans yapılması yeterli değildir, iddiaların en azından kısaca tanımlanmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, davacının markadaki kelime unsurunun tanımlayıcı olmadığı yönündeki iddiası kabul edilebilir içerikte değildir.

Markadaki şekil unsurlarına gelindiğinde; bu unsurların kelime unsurunun sol tarafında yer alan kırmızı renkteki yay şekli ve kelime unsurunun rengi ve harflerin yazım biçimi olduğu görülmektedir. Bu unsurların, kamunun ilgili kesimi bakımından, markayı bütüncül algı bağlamında kelime unsurunun tanımlayıcılığından uzaklaştırıp uzaklaştırmayacağı Genel Mahkeme tarafından değerlendirilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuruda yer alan kırmızı yay şeklinin kolaylıkla hatırlanabilir detaylar veya aykırılık içermediği tespitini yapmış ve bu şeklin sadece bir dekoratif unsur olarak algılanacağı kanaatine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, kırmızı yay şekli unsuru, tüketicilerin hafızasında kalıcı olarak yer edinecek bütüncül bir mesaj oluşturmayacaktır. Temyiz Kurulu, aynı durumun harflerin rengi ve standart karakterlere çok yakın yazım karakterleri açısından da söz konusu olduğu görüşündedir.

Davacı Temyiz Kurulu’nun tespitlerine kırmızı yay şekli özelinde itiraz etmektedir.

Davacıya göre, kırmızı yay şekli basit bir geometrik şekil değildir. Mahkeme bu iddiaya karşılık olarak, Temyiz Kurulu’nun bu yönde bir tespit yapmadığını belirtmektedir. Ayrıca, basit geometrik şekillerin ayırt edici olmadığı yönündeki genel içtihat, basit geometrik şekil olmayan şekillerin tamamının ayırt edici olduğu anlamına gelmemektedir.

Temyiz Kurulu kararında açık olarak, başvurudaki şekil unsurunun kolaylıkla hatırlanabilir detaylar veya aykırılıklar içermediğini belirtmiştir. Kırmızı yay şeklinin sıradan bir gösterimi olan şekil, Temyiz Kurulu‘na göre tüketicilerin hatırlayabileceği bir mesaj iletmemektedir. Davacı, buna karşılık olarak şeklin sıradan bir şekil olmadığını ve ayırt edici olduğunu şekil hakkındaki uzun bir açıklamayla iddia etmektedir.

Genel Mahkeme’ye göre, şekle ilişkin açıklamalar ne denli detaylı ve ifade biçimi olarak yaratıcı olsa da, bu açıklamalar şeklin kırmızı bir yayın sıradan bir gösterimi olması halini ortadan kaldırmamaktadır. Şekil unsuru bu haliyle, başvuruya konu markanın kelime unsurundan kaynaklanan tanımlayıcı halini ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru sahibi tarafından öne sürülen çeşitli marka tescilleri de bu durumu ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru sahibi şekil unsurunun tek başına tescil edildiği 1271908 sayılı uluslararası tescile dayansa da;

bu marka, davaya konu marka hakkındaki Temyiz Kurulu kararı verildikten 8 gün sonra tescil edilmiştir. Bunun ötesinde içtihada göre, asgari düzeyde ayırt ediciliğe sahip olan ve hatta Avrupa Birliği’nde tescil edilmiş bir şekil markasının varlığı, bu şekli içeren bir diğer markanın ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesinde belirleyici olamaz (Mo Industries v OHIM (Splendid), 21 Mayıs 2015, T-203/14).

Genel Mahkeme kararın devamında, EUIPO veya diğer ülkelerdeki tescillerin veya emsal gösterilen diğer markaların hangi nedenlerle bağlayıcı olmadığını bilindik içtihadı çerçevesinde açıklamıştır:

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır (Avrupa Birliği Adalet Divanı, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM kararı, C‑51/10, 10 Mart 2011, paragraf 73-77).

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Davacı, başvurunun A.B.D., Almanya gibi ülkelerde tescilli olduğunu öne sürmüş olsa da, Birlik marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir birlik markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili birlik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne EUIPO ne de Birlik Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirilmesine ihtiyaç duymamıştır.

Sonuç olarak, davacının iddiaları ve dava reddedilmiştir.

Sorumuza verilen yanıtların fazlalığı ve birbirlerinden farklılığı, şekil + tanımlayıcı kelime kombinasyonundan oluşan markaların değerlendirilmesinin oldukça kafa karıştırıcı bir alan olduğunu göstermektedir. Bu konuda ek okuma yapmak isteyen okuyucularımıza IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan Kelime Unsurları ve Ayırt Edici Niteliğe Sahip Şekil Unsurlarının Kombinasyonundan Oluşan Markaların Değerlendirilmesi Hakkında EUIPO Uygulaması (https://iprgezgini.org/2016/04/28/ayirt-edici-nitelige-sahip-olmayan-kelime-unsurlari-ve-ayirt-edici-nitelige-sahip-sekil-unsurlarinin-kombinasyonundan-olusan-markalarin-degerlendirilmesi-hakkinda-euipo-uygulamasi/) yazısını öneriyoruz.

İncelenen başvuru hakkındaki Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme kararına harfiyen katıldığımızı belirtmek de yerinde olacaktır.

Genel Mahkeme kararı hakkında yorumlarınızı duymak belki verimli bir tartışmanın da kapısını açabilir. Bekliyoruz!

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2018

unsalonderol@gmail.com 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “iGrill” Kararı – “i” Ön Eki Markaya Ayırt Edici Nitelik Kazandırır mı? (T-35/17)

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 31 Ocak 2018 tarihli T-35/17 sayılı “iGrill” kararı tanımlayıcı markaların değerlendirilmesi konusunda ilgi çekici tespitler içermektedir. Bu kararı fazla zaman kaybetmeden IPR Gezgini okuyucuları ile paylaşmak istedik.

A.B.D. menşeili “Idevices LLC” firması 23 Şubat 2015 tarihinde “iGrill” kelime markasını tescil ettirmek için Madrid Protokolü yoluyla Avrupa birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur. Başvuru sahibi sonradan devir yoluyla “Weber-Stephen Products LLC” firması olmuştur.

iGrill

Başvurunun kapsamında 9. sınıfa dahil “Izgara yapma ve pişirme işlemlerinde bireylere yardımcı olmak için mobil cihazlarda kullanım amaçlı bilgisayar yazılımları, bilgisayar donanımları ve elektronik gıda termometreleri” malları bulunmaktadır.

EUIPO uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Bu karara karşı başvuru sahibince yapılan itiraz, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 4 Kasım 2016 tarihli kararıyla reddedilir. Temiz Kurulu kararında; başvurunun “i” ve “Grill” kelimelerinin yanyana yazılımı suretiyle oluşturulduğu, “G” harfinin büyük harfle yazımından dolayı “i” harfinin bir ön ek olarak algılandığı, “i” harfinin bir ön ek olarak “interaktif” ve “enformasyon teknolojileri” kavramlarına referansta bulunduğu, “ızgara” anlamına gelen “grill” kelimesinin bir pişirme cihazı olduğu, bu haliyle bütün olarak bir neoloji olan “iGrill” ibaresinin kamunun ilgili kesimince “interaktif bir ızgara veya enformasyon teknolojisi yoluyla çalışan bir ızgara” olarak anlaşılacağı tespitlerine yer verilmiş ve bu nedenle de başvurunun tanımlayıcı olduğu sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar. Dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce T-35/17 sayıyla 31 Ocak 2018 tarihinde karara bağlanır. Yazının kalan kısmında Genel Mahkeme’nin kararına yer verilecektir. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198882&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15927 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı, davada iki argümana dayanmaktadır:

(i) Başvurunun tanımlayıcı olmaması,

(ii) EUIPO’nun önceki karar pratiklerinden farklı yönde karar vermesi.

Davacı, birinci argümanında “iGrill” ibaresinde yer alan “i” harfinin bağımsız bir anlamı bulunmadığını, dolayısıyla “iGrill” ibaresinin kamunun ilgili kesimi bakımından anlamsız bir kelime olarak değerlendirileceğini, buna ilaveten başvuru kapsamında bulunan malların ızgaralar olmaması nedeniyle, ibareye yüklenen anlam ne olursa olsun, başvurunun tanımlayıcı olarak değerlendirilemeyeceğini, son olarak www.ideviceinc.com internet sitesinden alınan ve kararda dayanılan bilgilerin kamunun ilgili kesiminin algısı olarak değerlendirilemeyeceğini, çünkü bu sitenin AB.D.’ndeki tüketicilere yönelik olduğunu ve sitede yer alan bilgilerin markanın satılan malların ticari kaynağını işaret eder biçimde kullanıldığını gösterdiğini öne sürmektedir.

Genel Mahkeme değerlendirmesine tanımlayıcı markalara ilişkin bilindik içtihadı tekrarlayarak başlamıştır. Bu hususlardan önemli olanların bir kez daha altını çizmek gerekirse:

“Tanımlayıcı işaretlerin tek bir kişi adına marka olarak tescil edilmemesinin nedeni, bu tip işaretlerin herkes tarafından özgür biçimde kullanımının sağlanması yoluyla kamu yararının korunmasıdır. Buna ilaveten, tanımlayıcı işaretler, markanın, malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme şeklindeki asli işlevini yerine getirmemektedir. Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için işaret ile mallar ve hizmetler arasında doğrudan ve özel bir bağlantı bulunmalı ve bu bağlantının, kamunun ilgili kesimi tarafından mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanım veya onların bir özelliği olarak derhal ve başka bir düşünceye mahal verilmeksizin anlaşılması gerekmektedir. Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, işaretin başvurunun yapıldığı tarihte, başvuru kapsamındaki mallara veya hizmetlere ilişkin olarak fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması gerekli değildir. İlgili maddenin lafzından anlaşıldığı üzere, işaretin bu şekilde kullanılabilmesi yeterlidir. Bir kelime işaretinin tescili talebi, bu nedenle işaretin olası anlamlarından birisinin ilgili malların veya hizmetlerin özelliği olması halinde reddedilmelidir. Son olarak, bir işaretin tanımlayıcı olup olmadığı kamunun ilgili kesiminin işareti anlayış biçimi ve ilgili mal ve hizmetler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.”

İncelenen vakada, başvuru kapsamındaki mallar bakımından kamunun ilgili kesimi, Avrupa Birliği’nde İngilizce konuşan genel anlamda halktan ve aynı zamanda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.

Buna ilaveten, Temyiz Kurulu kamunun ilgili kesiminin “i” ve “grill” ibarelerini birbirlerinden ayrı biçimde değerlendireceği yorumunda haklıdır. Şöyle ki, içtihatta da belirtildiği üzere, kamunun ilgili kesimi bir kelime işaretini değerlendirirken, işareti somut bir anlamı bulunan veya kendileri için bilinir olan parçalara bölecektir (13 Şubat 2007, Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, paragraph 57.).

İncelenen başvuruda, “grill” kelimesi İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir pişirme cihazının ismidir ve “i” ibaresinin “akıllı” anlamında veya “enformasyon teknolojilerine atıfta bulunur şekilde” kullanıldığını iyi bilinen bir faktördür. Bu çerçevede, “iGrill” ibaresi tek bir kelimeden oluşan hiçbir somut anlamı bulunmayan bir neoloji değildir, “i” ve “grill” kelimelerinin sadece yanyana getirilmiş halidir.

Davacı tarafından öne sürülen argümanlar ise, bu tespitlerin yerindeliğini ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, başvuru kapsamında yer alan “bireylere ızgara yaparken ve yemek pişirirken bilgisayar yazımları, bilgisayar donanımları ve elektronik termometreler” malları, teknoloji sektörüne ait mallardır ve davacı bunun tersini ispatlayamamış haldedir.

Başvuru sahibi, EUIPO’nun “i” harfini yüklediği “interkatif”, “enformasyon teknolojisi” anlamlarının sözlüklerde yer almadığını iddia etse de; Genel Mahkeme’ye göre EUIPO, bir kelime markasının anlamının sözlüklerde yer aldığını ispatlamakla mükellef değildir. EUIPO, bir markayı AB marka mevzuatını, AB yargısı tarafından yorumlandığı şekliyle incelemekle yükümlüdür ve dolayısıyla bu ilkeler doğrultusunda yapılan incelemede, kararlarını kanıtlarla meşru hale getirmek zorunda değildir. Buna ilaveten, “i” harfinin EUIPO kararında belirtilen anlamının sözlüklerde yer almaması, kamunun ilgili kesiminin işareti belirtilen anlamda algılamasını engellemeyecektir.

Davacının bir diğer iddiası; “iGrill” ibaresinde, “G” harfinin büyük harflerle yazılması nedeniyle, ibarenin İngilizce yazım kurallarına uymaması ve bu nedenle de bağımsız anlamı bulunan bir kelime olarak değerlendirilemeyeceğidir.

Mahkeme’ye göre, başvuru bir kelime markasıdır ve kelime markaları, sadece harflerden ve kelimelerden veya bunların birlikteliğinden oluşan, normal fontlarda yazılı ve özel grafik unsurlar içermeyen işaretlerdir. Dolayısıyla, bunların tescilinin sağlayacağı koruma, başvuruda yer alan kelime unsurunu içerir, hiçbir grafik vey stilize unsur bu korumanın kapsamında değildir. Bu tip işaretlerin tanımlayıcı niteliği değerlendirilirken, işaretin büyük veya küçük harfte yazılmış olmasının hiçbir önemi yoktur.

Davacının bir diğer iddiası, “i” ibaresinin anlamı ne olursa olsun, başvuru kapsamındaki malların “ızgaralar” olmaması nedeniyle, başvurunun tanımlayıcı olarak kabul edilemeyeceğidir. Davacıya göre, başvuru kapsamındaki mallarla, ızgaraların bağlantısı bulunmamaktadır, ızgaraların IT arayüzü yoktur ve bu nedenle bir bilgisayar ve yazılım aracılığı ile uzaktan kontrol edilemezler. Buna ek olarak, bir termometrenin de akıllı olarak sınıflandırılması mümkün değildir.

Mahkeme’ye göre, yukarıda da belirtildiği üzere, bir işaret olası anlamlarından birisinin malların ve hizmetlerin özelliğini belirtmesi halinde tanımlayıcı olarak kabul edilir ve başvuru konusu işaretin, teknolojinin mevcut durumunda var olmayan bir özelliği tanımlaması, kamunun ilgili kesimini bu işareti tanımlayıcı olarak algılamasını dışlamaz.

İncelenen vakada, başvuru bütün olarak değerlendirildiğinde, “iGrill” ibaresinin, akıllı olma özelliğine sahip ve enformasyon teknolojisi kullanan bir ızgara anlamına geldiği görülmektedir. Başvurunun mal listesinin yazım biçimi de bu tespiti desteklemektedir. Bunun sonucunda, başvuru kapsamındaki malların, kullanıcılarına enformasyon teknolojisi kullanarak yardım eden ve bu yolla ızgaraları akıllı hale getiren özelliğe sahip olduğu görülmektedir ve bu hususun ilgili ürünlerin şu anda piyasada olup olmamasıyla bağlantısı bulunmamaktadır.

Belirtilen tüm nedenler ışığında Genel Mahkeme, başvurunun olası anlamlarından birisinin tanımlayıcı olması nedeniyle, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur.

Davacının ikinci ana argümanı, EUIPO’nun “iGrill” başvurusunu reddederek, daha önce verdiği kararlardan farklı yönde hareket etmesidir.

Davacının bu argümanı, Genel Mahkeme tarafından aşağıda yer verilen ve sıklıkla kullanılan gerekçeyle reddedilmiştir.

Başvuru sahibi, dava gerekçelerinden birisi olarak EUIPO tarafından önceden verilen kararları göstermektedir. Genel Mahkeme bu iddiayı aşağıdaki şekilde değerlendirir:

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır (Avrupa Birliği Adalet Divanı, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM kararı, C‑51/10, 10 Mart 2011, paragraf 73-77).

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, “iGrill” ibaresinin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen gerekçeyle başvuru sahibinin ikinci iddiası da reddedilmiştir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirilmesine ihtiyaç duymamıştır.

Türkiye’de de son yıllarda “i” veya “e” ön ekleriyle birlikte “ürün adına” yer verilerek çok sayıda marka tescil başvurusu yapıldığı bilinmektedir. Kamunun ilgili kesiminde, ürünlerin “akıllı”, “elektronik” veya “internet teknolojileri kullanılarak” işlediği algısını doğurduğu kanaatimizce açık olan bu tip başvurular hakkında, “iGrill” kararı yol gösterici içerikte bir karar olarak kabul edilebilir.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018

unsalonderol@gmail.com

Adalet Divanı Genel Mahkemesi STARBUCKS – COFFEE ROCKS Kararı (T‑398/16)

 

Yapılan bir araştırmada 2017 yılı için tescilli marka sahiplerinin %74’ünün markadan doğan haklarının ihlal edildiğini iddia ettiği/düşündüğü, bu ihlallerden yargı önüne taşınan uyuşmazlıklarda ise %55 oranında mahkemelerce tecavüz eyleminin varlığının tespit edildiği sonucuna varılmıştır.

Özellikle tanınmış markalar yönünden şüphesiz ki bu taklit/esinlenme eylemleri çok daha yaygın olup ticaret hayatında başarıya çabuk ulaşmak isteyenlerin sıklıkla tanınmış markalardan, logolardan, şekil ve sözcük unsurlarından “faydalanarak” ticari faaliyetlerini  gerçekleştirdiği  bilinen bir gerçektir. Bu mahiyetteki eylemlerin en somut göstergesi kanaatimizce önceden bilinen markalardaki şekli unsurların birebir veyahut değiştirilmek suretiyle kullanılmasıdır.

Genel Mahkeme’nin 16.01.2018 tarihli ve T‑398/16 sayılı kararına konu uyuşmazlıkta dünyaca tanınmış kahve dükkanları zinciri “STARBUCKS” ile Belçika’da “ROCKS COFFEE” adı altında faaliyet gösteren bir kahve dükkanı arasında görülen uyuşmazlıkta, aşağıda yer verilen başvuru konusu logo yönünden mahkeme başvurunun STARBUCKS’a ait tanınmış logo ile benzerlik ve iltibas yaratabileceğine hükmederek başvurunun reddine karar verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Başvuru konusu logo: 

Davacı yana ait logo: 

Mahkeme kararı incelendiğinde, mahkemenin gerekçelerini üç ana başlık altında topladığı görülmektedir.

Buna göre Mahkemece, taraf markaları bir bütün olarak ele alındıklarında, genel kompozisyonlarının aynı olduğu yorumunda bulunulmuştur. Her iki markanın da yuvarlak formda ve iç içe geçmiş iki daireden oluştuğundan ve her iki markada da orta kısımda figüratif bir unsurun mevcut olduğundan bahsedilmiştir. Buna göre davacı yanın önceki tarihli markasında bir denizkızı figürü yer alırken, başvuru konusu markada ise müzik notası şekli yer almaktadır. Her iki markada da yer alan bu figüratif unsurun etrafında beyaz renkli bir daire bulunduğu gibi yine en dış çeperde de iki beyaz renkli çember arasında siyah renk bulunan bir çember daha yer almaktadır. Markaların her ikisinde de iki sözcük unsuru aynı düzende kullanılmış olup bir sözcük figüratif unsurun üst tarafında, diğeri ise alt tarafında olacak şekilde konumlandırılmıştır. Bunun yanı sıra yine önceki markadaki orta kenarlarda iki yıldız figürü varken, dava konusu markada da iki adet nota figürü aynı noktalara denk gelecek şekilde karşılıklı olarak kullanılmıştır. Bu durumda markaların genel kompozisyonları mahkemece aynı olarak yorumlanmıştır.

İkinci olarak Mahkemeye göre her iki markada da aynı renk kombinasyonunun kullanılmış olması işaretler arasındaki görsel benzerliği de arttırmaktadır. Her iki markada da siyah ve beyaz renklerden oluşan kombinasyonların kullanımı, ortadaki figüratif unsurun öne çıkmasına/vurgulanmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra markaları oluşturan sözcük unsurları da aynı harf karakterleri ile yazılmıştır. Dolayısıyla bir önceki paragrafta belirtilen unsurlar ile birlikte bu hususlar da bir arada değerlendirildiğinde, işaretlerin aynı işletmesel kökene dayandığı gibi bir algı ortaya çıkmaktadır.

Başvuru sahibinin markayı siyah beyaz olacak şekilde gerçekleştirmesi, herhangi bir renk sınırlaması ile markanın sınırlandırılmamış olması demektir. Buna göre başvuru sahibinin, markayı davacı tarafın  asli kullanımı olan  markasında olduğu gibi yeşil, beyaz ve siyah renk kombinasyonu ile kullanması ihtimali vardır. Dolayısıyla herhangi bir renk kombinasyonuna özgülenmeyen markanın tüm renk kombinasyonlarında kullanımının mümkün olduğu kabul edilebilir.( judgement of 18 June 2009, LIBRO v OHIM — Causley (LiBRO), T‑418/07, not published, EU:T:2009:208, paragraph 65))

Üçüncü olarak ise her iki markanın da ortak olarak “coffee” ibaresini içerdiği, önceki markada bu kullanımın “starbucks” ve şekil unsurunun alt kısmında kalacak şekilde, dava konusu markada ise “rocks” ve şekil unsurunun üst kısmında kalacak şekilde konumlandırıldığına işaret edilmiştir. Her ne kadar “coffee” ibaresi markaların ortak emtiaları olan 43. Sınıftaki “içecek sağlama hizmetleri” açısından tanımlayıcı olsa dahi bu durumun benzerlik değerlendirmesinde göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Tanımlayıcı ibareler iltibas değerlendirmesinde önemli bir rol oynamasalar da işaretlerin bütün olarak bıraktıkları intibada göz ardı edilmeleri de mümkün değildir.

Bunun yanı sıra Genel Mahkemeye göre işaretler arasında bir takım farklılıklar mevcuttur. Öncelikle her iki markanın merkezinde yer alan figüratif unsurlar birbirlerinden farklıdırlar. Yine dış çemberler arasında kullanılan unsurlar da birbirleri ile birebir aynı değildir.

Buna rağmen Temyiz Kurulu kararında ifade edildiği üzere bu unsurlardaki farklılıklar iki işaret arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaya yeterli değildir.

Son olarak Genel Mahkemeye göre her ne kadar markalardaki sözcük unsurları, şekil unsurlarına göre daha ayırt edici iseler de ve ortalama tüketicinin sözcüklere yüklediği anlam figüratif unsurlardan daha fazla ise de somut uyuşmazlıkta bu durumun bir etkisi mevcut değildir. Uyuşmazlık konusu taraf markaları genel kompozisyonları itibariyle aynı, benzer yaradılış düzenine sahip ve ortak olarak “coffee” ibaresine haizdir.

“Starbucks Coffee” ve “Coffee Rocks” ibareleri arasında bütünsel anlamda fonetik olarak en ufak bir benzerlik dahi bulunmamaktadır. Markalarda ortak olarak “coffee” ibarelerinin yer alıyor olması ve “starbucks” ile “rocks” ibarelerinin benzer işitsel sonlara sahip oluşu da bu durumu değiştirmemektedir.

Bununla birlikte işaretlerin görsel olarak asgari düzeyde dahi benzer olmadığı yönündeki Temyiz Kurulu kararı ise daha önceki paragraflarda belirtilen tespitler nedeniyle yerinde değildir.

Genel Mahkeme benzerlik değerlendirmelerine ilişkin bu tespitleri sonrasında markaları meydana getiren işaretler arasında, önceki markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğini de göz önüne alarak iltibas ihtimalinin varlığını kabul etmiştir.

Görüleceği üzere bu mahiyetteki uyuşmazlıklarda temel çıkış noktası önceki şeklin ayırt edici vasfı ve sonraki kullanımın ne oranda önceki markaya ait şekil unsurundan yararlanmak suretiyle menfaat elde ediyor oluşudur. Zira şeklin ayırt ediciliği ve bilinirliği arttıkça genel görüş olan “sözcük unsurunun, şekil unsuruna nazaran daha ön planda” olması ilkesinin, bu mahiyetteki marka kompozisyonlarında terk edilme eğilimi daha kuvvetlidir.

Nitekim benzer uyuşmazlıklarla ilgili farklı mahkeme kararlarında da benzer sonuçlara varıldığı görülmektedir. Örneğin görülen bir uyuşmazlıkta 30.09.2015 tarihinde alınan T-364/13 sayılı başka bir kararda Fransız LACOSTE firmasına ait timsah logosunun özellikle giyim, çanta ve ayakkabı sektöründeki tanınmışlığına da atıfta bulunularak Polonya menşeli “Mocek and Wenta” firması tarafından yapılan “CAYMAN + ŞEKİL”  ibareli marka başvurusunun, önceki davacı markaları ile benzer olduğu ve bu benzerliğin iltibasa neden olabileceği kabul edilmiştir.

Başka bir kararda ise  markası ile   şeklindeki marka arasında Hamburg Yerel Mahkemesi nezdinde Case No: 312 O 394/08 görülen davada farklı sözcüksel unsurlar ve hatta görsel anlamda da farklı bir hayvan figürü içermesine rağmen bütünsel anlamda bıraktıkları izlenimin ortalama tüketici algısında çağrıştırmaya sebebiyet vereceği ve bu durumun ise sonraki markanın, önceki markanın ayırt edici karakteri ve tanınmış markasında yer alan mizanpajdan yararlanarak kendisi adına bir avantaj sağladığını vurgunlamıştır.

Kanaatimce somut uyuşmazlık açısından davacı yanın işletmelerinde bilfiil kullandığı yeşil/siyah renk kombinasyonunu doğrudan içermeyen başvuru konusu işaret yönünden, bu denli geniş bir yorumlamada bulunarak iltibas ihtimalinin gerçekten de bir ihtimal üzerinden yürütülmüş olması ve ortalama tüketici kriterinin iyice düşürülmüş olması halinin davacı markasına biraz fazla koruma sağlamış olduğunu düşünüyorum. Markadaki ana çerçeve formuna hakim unsurlar dışında, herhangi bir detayda benzeşmeyen markalar açısından tüketicinin yanılgıya düşme ihtimali veyahut söz konusu markayı davacı yanın tanınmış markaları ile ilişkilendirme ihtimali için gerçekten de ortalama tüketici kavramının yeniden ele alınması gerektiğini düşünmekteyim.

Poyraz DENİZ

poyrazdeniz@hotmail.com

Ocak 2018

Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

 

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız “Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?” başlıklı yazıda okuyucularımıza Adalet Divanı Genel Mahkmesi’nce görülen “Ayı kararı” hakkında bilgi vermiş ve davanın olası sonucu hakkındaki yorumlarını talep etmiştik.

Karar ve dava hakkında yorumunu bizlerle paylaşan okuyucumuz Ceren Aytekin’e teşekkür ediyoruz.

Mahkemenin kararını paylaşmadan önce, dava verilerine aşağıda bir kez daha yer veriyoruz:

Aşağıda görseline yer verilen başvurunun 29.,30.,31. ve 33. sınıflardaki çok sayıda mal için tescil edilmesi talebi EUIPO’ya yapılıyor.

 

 

Rus dilindeki yukarıda kelimenin Türkçe karşılığının “Ayı” olduğunu belirtelim.

EUIPO uzmanı başvurunun anlamını dikkate alarak, başvuruyu 29.,30.,31. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddediyor. Reddedilen mallar arasında, “Sınıf 29: Etler, et bazlı hazır yemekler, sosisler, jambonlar, vb. Sınıf 30: Pateler (kolaya kaçıp börek diyelim), pate bazlı hazır yemekler. Sınıf 31: Canlı hayvanlar.” yer alıyor.

Başvuru sahibi kısmi ret kararına karşı itiraz ediyor, ancak EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddediyor.

Temyiz Kurulu’nun ret kararını onamasının gerekçeleri; başvuruya konu “Ayı” anlamına gelen işaretin, kısmi ret kararı kapsamındaki malların ayı etinden oluştuğu, ayı eti içerdiği veya ayı eti tadı benzeri bir tadı içerdikleri mesajını doğrudan vermesi ve bu nedenle de malların türüne açık ve doğrudan referans içermesidir. Buna ilaveten Kurul, incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dilleriyle sınırlı olmadığını ve Birlik içerisindeki Rusça konuşan tüketicilerin de incelemede dikkate alınması gerektiği görüşündedir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülüyor ve 19 Temmuz 2017 tarihinde karara bağlanıyor.

Bu noktada aşağıdaki verileri sizlere sunalım:

1- Rusça, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Başvuru Latin karakterinden değil, Kıril karakterlerinden oluşmaktadır.

3-  Başvuru sahibi bu markayla piyasaya “Ayı eti” sunmadığını belirtmektedir ve ayı eti satışının Avrupa Birliği’nde kanunen yasak olduğunu iddia etmektedir.

4- Başvuru sahibi “Ayı” kelimesini marka olarak seçmesinin nedenini, Ayıların gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapma isteği olarak ortaya koymaktadır.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi davayı 19 Temmuz 2017 tarihinde T-432/16 sayılı kararı ile sonuca bağlamıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6a75543ee0d654c7e9193ed76e90b2636.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchn0?text=&docid=192985&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=527504 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme, davacının taleplerini ve davayı aşağıdaki gerekçelere dayanarak reddetmiştir:

İlgili tüketici kesimin bakımından mutlak ret nedenleri kapsamına girebilecek bir işaretin varlığından bahsedebilmek için  incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dillerine indirgenmesi mümkün değildir ve incelenen vakada, mutlak ret nedenlerinin ortaya çıkıp çıkmadığının Birlik içindeki Rusça konuşan tüketiciler dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. AB’de önemli sayıda vatandaş Rusça’yı anlamaktadır ve özellikle Baltık ülkelerinde yerleşik bazı tüketiciler bakımından Rusça anadil gibidir. Buna ilaveten,  Rusça “Медведь (ayı)” sözcüğü, Rus dilini  yabancı bir dil olarak öğrenen tüketicilerin bildiği (aşina olduğu) bir sözcüktür ve Rusça temel kelimeleri ve Rus folklörü, sanatı, edebiyatı ve sporunda kullanılmaktadır. Bu çerçevede, kısmi ret kararı kapsamında bulunan mallar bakımından “Медведь (ayı)” sözcüğünün, malların ayı etinden oluştuğu veya ayı eti tadına benzer bir tada sahip olduğu mesajını verdiği yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Başvuru sahibinin, ayı hayvanının gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapıldığı ve markanın bu şekilde algılanacağı yönündeki iddiasıysa, yukarıda açıklanan ana algıyı değiştirmeyecektir. Belirtilen nedenlerle Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını yerinde bulmuş ve başvurunun reddedilmesi kararını onamıştır.

Genel Mahkeme kararını bu şekilde aktardıktan sonra, vakayı ve zihnimizdeki soruları Türkiye bakımından değerlendirmeyi yerinde buluyoruz:

1- Rusça Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Avrupa Birliği’nde yaklaşık 6,2 milyon Rusça konuşan kişi yaşamaktadır (http://culturas.fi/en/conference2016) ve bu sayı Avrupa Birliği’nin toplam nüfusuna (511 milyon 805 bin 100 kişi – https://www.ntv.com.tr/dunya/avrupa-birliginin-nufusu-aciklandi,L0DikR3ldkqqNMdNkbNhxw) oranlandığında, karşımıza %1,2 oranı çıkmaktadır. Başka bir kaynağa göre ise bu oran %6’dır (http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGFuZ3VhZ2VzX29mX3RoZV9FdXJvcGVhbl9Vbmlvbg).

3- EUIPO güncel marka kılavuzunda da başvurusu yapılan kelimenin tanımlayıcılık (veya diğer mutlak ret nedenleri) gerekçesiyle reddedilebilmesi için bu kelimenin mutlak surette AB resmi dillerinden birisinde olmaması gerektiği açık olarak belirtilmektedir. (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_4/TC/part_B_examination_section_4_chapter_4_Descriptive_tm_7-1-c_tc_en.pdf s. 4 – Should there be convincing evidence that a given term has a meaning in a language other than the official languages of the Union and is understood by
a significant section of the relevant public in at least a part of the European Union, this term must also be refused pursuant to Article 7(2) EUTMR (judgment of 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35–36). )

4- Yukarıda karardan (hem EUIPO Temyiz Kurulu hem de Genel Mahkeme kararlarından) anlaşılacağı üzere, toplam AB nüfusuna oranla %1-6’lık yüzde önemli bir orandır, çünkü bu yüzdenin tekabül ettiği kişi sayısı milyonlarla ölçülmektedir. Dolayısıyla, bu ilkenin Rusça bakımından uygulamasına bakıldığında, Rusça’nın Avrupa Birliği’nde %1 veya % 6 oranında bilinmesinin yeterli bir düzey olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.

5- Bu noktada Türkiye’deki tartışmalara dönülecek olursa, ülkemizde halen İngilizce başta olmak üzere bazı yabancı dillerin yeterli düzeyde bilinip bilinmediği argümanları çerçevesinde, İngilizce tanımlayıcı kelimelerin tescil edilip edilemeyeceği içerikli tartışmalarla karşılaşmaktayız ki ülkemizde artık İngilizce’nin anaokulu düzeyinde öğretildiği ve bilinirlik oranının %1-6’dan çok daha yüksek olduğu ortadadır. Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz dönem ve şartlarda, bu tartışmayı ve İngilizce’nin yeteri düzeyde bilinmediği argümanını yerinde bulmadığımızı önemle belirtmemiz gerekmektedir.

6- İngilizce, Fransızca, Almanca, vb. Batı dillerini bir tarafa bırakıp ülkemizde milyonlarca Suriyeli sığınmacının yaşadığı gerçekliğine dönülecek olursa, kanaatimizce Arapça’nın da önemli bir başlık olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki, milyonlarca Arapça bilen ve konuşan kişi, şu dönemde Türkiye’de yıllardır yaşamaktadır ve bu yerleşim süreklilik arz etmektedir. Türk vatandaşı olup Arapça bilen ve konuşanlar da dahil edildiğinde, ülkemizce Arapça’yı anlayanların ve konuşanların oranı muhtemelen %5-6’dan yüksek olacaktır. Benzer bir yorumun Kürtçe bakımından yapılması da pek tabi mümkün olacaktır. Dolayısıyla, ortaya çıkan soru mutlak ret nedenleri incelemesinin, Türkiye’de bilinen ve konuşulan bu gibi diller bakımından da yapılmasının gerekli olup olmadığıdır ki, kanaatimizce bu sorunun yanıtı Evet olmalıdır.

7- Bir diğer tartışmalı alan ise, ülkemize her yıl gelen milyonlarca turistin varlığı göz önüne alınacak olursa, bu turistlerin anadilleri, özellikle de toplam içindeki en büyük sayıyı oluşturan Rusların dili bakımından bir değerlendirme yapılmasının gerekip gerekmediğidir. Rus turistlerin en sık gittiği Antalya kasabalarından birisinde bir deri dükkanı sahibi, Rusça deri kelimesini Kıril alfabesinde Türkiye’de marka olarak tescil ettirip, sonra yüzbinlerce Rus turistin alışveriş yaptığı aynı ilçenin aynı çarşısında diğer deri mağazalarının bu kelimeyi kullanmasını engellemek için hukuki yollara başvurduğunda, diğer iyi niyetli kullanıcıların hakları bakımından sanırız ki dillerin bilinirlik düzeyine ilişkin tartışmalar pek de önem arz etmeyecektir.

8- Bu noktada kendi pozisyonumuzu, dillerin bilinirlik düzeyinin yüksekliği gibi bir dayanaktan ziyade, iyi niyetli tacirlere yönelik olası haksızlıklara yol açmamak nihai amacı çerçevesinde konumlandırdığımızı belirtmek yerinde olacaktır. Elbette ki, bu konumlandırma ve dayandığı argümanlar tartışmaya açıktır.

Yukarıdaki argümanlara ilişkin değerlendirmeleriniz olursa, bunları yazının altına yorum olarak yazarsanız seviniriz.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2017

unsalonderol@gmail.com 

 

 

BADTORO v. TORO – Siz Ne Düşünürsünüz (2)? Mahkemenin Kararı

 

Geçtiğimiz gün yayınladığımız “BADTORO v. TORO (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı) – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?” başlıklı yazıda (https://wp.me/p43tJx-IL), EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından BADTORO v. TORO markalarına ilişkin olarak incelenen ihtilaftan bahsetmiş ve okuyucularımıza ihtilaf hakkında siz ne düşünürsünüz sorusunu yöneltmiştik.

Sorumuza sitede yorumlarıyla yanıt veren Yıldız SEKBAN ve Filiz ÖZDİLER’e öncelikle teşekkür ediyoruz.

İlk yazıda da bahsettiğimiz üzere, EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi ihtilafta farklı sonuçlara varmıştır.

İhtilafı kısaca hatırlatacak olursak:

Aşağıda görseline yer verilen “BADTORO” marka tescil başvurusu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılıyor. Başvurunun kapsamında 25. ve 34. sınıflara dahil mallar (giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, sigaralar, tütün içenler için malzemeler, kibritler)ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bulunuyor.

 

 

Başvurunun ilanına karşı aynı – benzer malları ve hizmetleri içeren aşağıdaki TORO kelime ve TORO kelime + şekil markaları gerekçe gösterilerek itiraz ediliyor.

 

 

TORO

 

İnceleme konusu markalara ilişkin tanınmışlık gibi bir iddianın bulunmadığını ve İspanyolca “TORO” kelimesinin Türkçe karşılığının da “boğa” olduğunu bu noktada belirtelim (her ne kadar inceleme konusu mallara – hizmetlere ilişkin bir özellik olmasa da).

İtiraz sahibinin itirazı ilk olarak EUIPO İlana İtiraz Birimi tarafından incelenmiş ve markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu tespitiyle başvuru reddedilmiştir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiş ve itiraz EUIPO Temyiz Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Temyiz Kurulu incelemesi sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını, yani markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki kararı yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava yolunu kullanmıştır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülen dava 20/09/2017 tarihinde T-350/13 sayıyla karar bağlanmıştır. İlgilenen okuyucularımız kararı http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1553387 bağlantısından görmesi mümkündür.

Davacının tek iddiası, karıştırılma olasılığı değerlendirilmesinin, yani Topluluk Marka Tüzüğü madde 8/1-(b) değerlendirilmesinin hatalı biçimde yapılmasıdır.

Genel Mahkeme, davacının bu iddiasını yerinde bulmuş ve aşağıda açıklanacak nedenlerle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin tersine başvuruda yer alan şekil unsuru orijinaldir ve kamunun ilgili kesiminin dikkatini kelime unsurundan başka yöne çevirebilecektir. İşaretin oluşturduğu bütünsel izlenim göz önüne alındığında kelime unsuru ikinci plandadır. Başvuru ve ret gerekçesi markalar “TORO” kelimesini ortak olarak içerse de, bu husus markaların görsel benzerliğinin derecesini önemli ölçüde etkilememektedir. Dolayısıyla, işaretler arasında görsel benzerlik derecesi düşüktür. Buna ilaveten, işaretlerin işitsel benzerliğinin normal düzeyde olduğu kabul edilmelidir. İşaretlerin kavramsal benzerliğine gelince, başvurudaki kelime ve şekil unsurları birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan ve tüketicilere iletilen mesaj, boğa (toro) hayvanının klasik konseptinden uzaktır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu değerlendirmesinin aksine, işaretler arasındaki kavramsal benzerlik yüksek düzeyde değil, ortalama düzeydedir. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasındaki bütünsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır ve işaretler arasında ancak düşük derecede benzerlikten bahsedilebilir. Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda da, mallar ve hizmetler arasında yüksek düzeyde benzerlik bulunsa da, kamunun ilgili kesimi malların ve hizmetlerin ticari kaynağı konusunda yanılgıya düşmeyecektir. Bu değerlendirmeler ışığında Genel Mahkeme, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına hükmetmiş ve aksi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Siz ne düşünürsünüz serisinin bir sonraki yazısında buluşmak üzere, karar hakkındaki görüşlerinizi beklediğimizi tekrar ediyor ve yorumlarını paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com  

Kullanmama Savunması 4 – Aynı Markanın Tescil Talebinin Yinelenmesi Hangi Durumlarda Kötü Niyeti Gösterebilir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Pelikan” Kararı (T‑136/11)

 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) mevzuatında, kötü niyet hususu AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

EUIPO uygulamasında, tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) takip eden hükmü içermektedir: “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

İlgili hüküm sadece yukarı içerikten oluştuğundan, uygulamanın ne şekilde yapıldığına ilişkin detayları EUIPO Marka Kılavuzu’ndan ve bu kılavuzun oluşturulmasına dayanak Birlik Mahkemesi kararlarından görmek mümkündür.

IPR Gezgini’nde daha önce yayımladığımız birkaç yazıda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kötü niyet hususunu ne şekilde değerlendirdiğini belirtmiştik. Konu hakkındaki önceki yazılarımızın site ana sayfasındaki arama alanına “kötü niyet” teriminin yazılmasıyla suretiyle incelenmesi mümkündür. Bu yazıda ele alacağımız tek konu, kullanmama yaptırımlarının getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla, tescilli bir markanın aynısının tescili talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğidir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusunun yanıtının arandığı en önemli karardır. Kararın tüm metninin okuyucularımızca http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN bağlantısından görülmesi mümkündür.

Öncelikle davaya konu vakadan kısaca bahsedilecek olursa:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında tescil edilmiş aşağıdaki birlik markasının sahibidir.

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

 

(Dikkatli okuyucularımız aynı sahibe ait markalar arasındaki görsel farklılıkları belki görebilmiştir. İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.)

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini dolayısıyla markanın hükümsüz kılınması gerektiğini öne sürmektedir.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilir ve Pelican2 iddialarını Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanılmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, belirtilmesi gereken önemli bir husus da, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından ilgili sınıfların sınıf başlıklarından oluşması, 2003 yılı markasında ise 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetlerin daha detaylı biçimde spesifik hizmetler olarak belirtilmiş olduğudur.

Aktarılan akışın neticesinde, Pelican2’nin, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescilli markasının kötü niyetli bir tescil olduğu yönündeki iddiası Genel Mahkeme’nin önüne getirilmiştir. Genel Mahkeme bu iddiayı inceler ve 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı kararı ile sonuçlandırır.

Pelican2’nin hükümsüzlük talebinin tek dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bu iddiayı takip eden argümanlarla gerekçelendirilmiştir:

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, esasen aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanılmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili de kullanılmayan hizmetler hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescil edilmesi amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla, Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka kötü niyet nedeniyle hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olmasıdır. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu iddiaları detaylı olarak değerlendirir ve aşağıda özetine yer verilecek değerlendirmelere ulaşır:

  • Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Genel Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi olanak dahilindedir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur ve marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve markanın modernleştirilmiş versiyonunun bunun sonucunda tescil ettirilmesine karar verilmiştir. Buna ilaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamının, önceki tarihli markasına göre daha dar olduğunun da altı çizilmiştir. Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir.

  • Genel Mahkeme, “Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.” yönündeki ikinci iddiasını aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Genel Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığını incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Bununla birlikte, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir, birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir konudur. İncelenen vakada, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuçlara varmak için yeterli değildir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının okuyucularımıza hatırlatılması gerekmektedir.)

Buna ilaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenler çerçevesinde Genel Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

  • Genel Mahkeme, son olarak Pelican2’nin, “Pelikan1, “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiştir. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.” yönündeki üçüncü ve son argümanını değerlendirmiştir.

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil; Pelikan1’in, Pelican2’nin Slovakya tescil ettirdiği markaları hükümsüz kılmak için talepte bulunmuş olmasıdır.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını bu açıdan destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabul edilmesi de mümkün değildir.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının tümünü yukarıda açıklanan gerekçelerle reddetmiş ve Pelikan1’nin sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı kabul etmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır.  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf bağlantısından ilgili kısmına erişilebilecek kılavuzun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir.  Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği de belirtilmiştir.”

Bunlara ilaveten, Kılavuzun 15. ve 16. sayfalarında Pelikan davasına atıfta bulunularak aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

“Önceki tarihli çok benzer bir AB markasının bazı mal ve hizmetler için iptal edilmiş olması, tek başına, AB markası sahibinin aynı mal ve hizmetler için başka bir AB markasının başvurusunu yaptığı andaki niyetine ilişkin sonuca varılması için yeterli değildir.

Hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının başvurusunun, önceki tarihli AB markasının kullanıma ilişkin yasal süresinin dolmasından üç ay önce yapılmış olması, AB markası sahibinin niyetinin, güncellenmiş bir hizmet listesini içeren modernleştirilmiş (logosu değiştirilmiş) bir markayı tescil ettirmek olduğunu gösteren faktörleri etkisiz hale getirmez.

Hükümsüzlük talebi sahibinin markalarına karşı AB markasının sahibince iptal-hükümsüzlük gibi taleplerde bulunulmuş olması, AB markası sahibinin yasal haklarının kullanımıdır ve bu husus tek başına dürüst olmayan niyetin varlığını göstermez.

Aynı sahibe ait önceki ve sonraki tarihli AB markaları arasındaki farkların çok önemsiz ve ortalama tüketicilerce fark edilemeyecek derecede küçük olması, tek başına, hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının, yinelenmiş bir başvuru sonucu kötü niyetle tescil edilmiş bir marka olduğunu göstermez. Bir markanın grafik gösterimi olarak tasarlanmış bir logonun zaman içerisinde değişmesi olağan bir ticari pratiktir.”

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın başvurusunun yinelenmesi halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Karar içeriğinde yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki tarihli ve sonraki marka arasındaki görsel farklılıklar, sonraki tarihli markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığını değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka alanında getirdiği yeniliklerden belki de en önemlisi olan, kullanmama savunmasının uygulamasının ne şekilde gelişeceğini zaman gösterecektir. Buna karşın, kullanmama savunmasından zarar görmek istemeyen marka sahiplerinin 5 yıllık yasal süre içerisinde kullanmadıklarını markalarının başvurularını yineleyerek kullanmama savunmasının kendileri için getireceği olumsuzluklardan kaçınmak isteyecekleri yönünde güçlü bir gösterge bulunmaktadır. Dolayısıyla, cevabı merakla beklenen soru, bu tip yineleme başvurularının kötü niyetli sayılıp sayılmayacağıdır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bu yazıda yer verdiğimiz Pelikan kararı, bu sorunun yanıtını açık olarak vermese de, en azından dikkate alınması gereken faktörlerin neler olabileceği konusunda fikir vermektedir.

Kararın okuyucularımızca da ilgiyle değerlendirileceğini tahmin ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com   

Figüratif Markalarda Tasvir Edici Nitelik Değerlendirmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-335/15 Sayılı Karar

bodybuilder

Münhasıran şekilden oluşan bir marka tescil başvurusu, başvurunun kapsadığı mallarla ve hizmetlerle bağlantı içeriyor veya bu konuda fikir veriyorsa, o bağlantı veya fikir başvurunun reddedilmesine yol açabilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 29 Eylül 2016 tarihinde verdiği T-335/15 sayılı kararda bu sorunun yanıtını vermiştir.

“Universal Protein Supplements Corp.” şirketi 7 Temmuz 2014 tarihinde EUIPO’ya aşağıda görseline yer verilen şeklin marka olarak tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur.

bodybuilder

Başvuru kapsamında Nicé sınıflandırmasının 5.,25. ve 35. sınıflarına dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. “Sınıf 5: Gıda takviyeleri. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri. Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.”

EUIPO uzmanı, başvuruyu 3 Ekim 2014 tarihinde ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 6 Mart 2015 tarihinde verdiği kararla başvuru sahibinin itirazını reddeder. Kurula göre, başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli ile başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler arasında, ürünlerin ortalama tüketicilerini teşkil eden yeteri derecede bilgili, gözlemci ve makul ortalama Avrupa Birliği tüketicileri tarafından, derhal ve ikincil bir düşünceye gerek kalmaksızın doğrudan ve özel bir ilişki kurulacaktır. Bunun nedeni başvuruyu oluşturan şeklin, başvuru kapsamındaki malların ve hizmetlerin niteliğini ve amacını tasvir etmesidir. Başvuruyu oluşturan şekil, tüketicilere iletilen “vücut geliştirici kişi” basit mesajının ötesine geçebilecek hiçbir stilize unsur içermemektedir. Buna ilaveten Kurul başvurunun ayırt edici nitelikte taşımadığı görüşündedir, şöyle ki başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli, kamunun ilgili kesimince malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösteren bir şekil olarak algılanmayacaktır.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar.

Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 29 Eylül 2016 tarihli T-335/15 sayılı kararla sonuca bağlanır. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183926&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1147731 bağlantısından görülmesi mümkündür. Bu yazıda Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin karardaki değerlendirmeleri aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeli ret kararına her iki gerekçe bakımından da katılmamaktadır. Genel Mahkeme ilk olarak tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını değerlendirir.

Başvuru sahibini göre, Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık değerlendirmesi üç noktada yerinde değildir. Başvuruyu oluşturan şekil bütün olarak değerlendirilmemiş ve başvuru sahibi tarafından özel bir pozda ve belirli oranlar içerir halde stilize halde sunulan vücut geliştiren kişi şekli dikkate alınmamıştır. Başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli özel, stilize ve estetik görünümü nedeniyle, vücut geliştirmenin ötesine geçen bir mesaj iletmektedir ve bu nedenle derhal ve doğrudan biçimde tanımlayıcı değildir. Başvuru bu haliyle tanımlayıcı olarak değil, en fazla imalı olarak değerlendirilebilir. Son olarak, vücut geliştiren kişileri tasvir etmenin çok sayıda yolu bulunduğundan, başvuruyu oluşturan şekil markası, tanımlayıcı markaların tek kişi adına tescil edilmesini engelleyerek kamu yararını koruyan 7(1)(c) bendine aykırılık teşkil etmemektedir.

Genel Mahkeme bu argümanları ilk olarak tanımlayıcılık hakkındaki genel içtihada yer vererek değerlendirir.

207/2009 sayılı Tüzüğün 7(1)(c) bendi, malların ve hizmetlerin özelliklerine ilişkin tanımlayıcılık içeren işaretlerin tescilini engelleyerek, bunların herkes tarafından serbestçe kullanılmasını sağlamakta ve bu yolla kamu yararını korumaktadır. Tüzüğün 7(1)(c) bendi kapsamına giren işaretler, aynı zamanda malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme işlevini sağlamaktan, yani markanın asli işlevini yerine getirme kapasitesinden de yoksunlardır.

Bir işaretin Tüzüğün 7(1)(c) bendi kapsamına girmesi için, işaret ve tescil talebinin konusu mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunmalı ve bu ilişki kamunun ilgi kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak, derhal ve tereddüde mahal vermeksizin anlaşılmalıdır. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği, ilk olarak kamunun ilgili kesiminin bu işareti nasıl algıladığına bakılarak, ikinci olaraksa ilgili mallara ve hizmetler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

İncelenen vaka bu hususlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlere bakıldığında (Sınıf 5: Gıda takviyeleri. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri. Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.), bunların ilgili tüketici kesiminin yeteri derecede bilgili, gözlemci ve makul ortalama tüketiciler olduğu görülmektedir. Buna ilaveten, marka herhangi bir kelime unsuru içermediğinden ve sadece figüratif unsurlardan oluştuğundan, kamunun ilgili kesimi Avrupa Birliği’nin tamamını kapsamaktadır.

Başvuruya konu şekil, tipik bir vücut geliştirme pozu vererek vücudunun kaslarını sergileyen bir kişinin siyah renkteki siluetinden oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu şekil kamunun ilgili kesimince vücut geliştiren bir kişinin şekli olarak algılanacaktır ve şeklin verdiği mesajın vücut geliştirmeyle ilgili olduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespiti yerindedir.

Başvurunun kapsadığı 5. sınıfa dahil “Gıda takviyeleri.” malları kas geliştirmek için de kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu ürünler vücut geliştiren kişilerinin diyetlerinin bir parçasıdır ve bu ürünler spor malzemeleri satan dükkanlardan da temin edilebilmektedir. Bu nedenle, vücut geliştiren bir kişinin şeklinden oluşan inceleme konusu başvurunun 5. sınıfa dahil “Gıda takviyeleri.” malları bakımından tanımlayıcı olduğunun kabul edilmesi gereklidir.

Vücut geliştiren bir kişinin şeklinden oluşan inceleme konusu başvuru, 25. sınıfa dahil “giysiler ve ayak giysileri” malları bakımından da, vücut geliştirme için özel olarak tasarlanan giysiler ve ayakkabılar bulunduğundan tanımlayıcıdır.

Son olarak, “Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.” bakımından da aynı değerlendirmeler geçerlidir, şöyle ki bu hizmetler yukarıda anılan malların satışıyla ilgilidir.

Bu bağlamda EUIPO Temyiz Kurulu’nun, vücut geliştirmeyle ilgili ürünlerin üzerinde veya reklamlarında, vücut geliştiren kişilerin çizimlerinin veya fotoğraflarının yer aldığının ve bu yolla ürünlerin veya hizmetlerin amacının gösteriminin sağlandığının genel bir bilgi olduğu yönündeki tespiti yerindedir. Bunun sonucu olarak, Temyiz Kurulu’nun başvuruya konu işaret ile tescil talebinin konusu mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunduğu ve bu ilişkinin kamunun ilgi kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir niteliği ve amacı olarak, derhal ve tereddüde mahal vermeksizin anlaşıldığı yönündeki tespiti de doğrudur. Dolayısıyla, Genel Mahkeme başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin duruşma sırasında öne sürdüğü argümanlar bu tespiti değiştirir içerikte değildir.

Başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan şeklin siluet niteliğinde olması onu münhasıran tanımlayıcı halden çıkarmaktadır. Genel Mahkeme bu iddiaya katılmamaktadır. Mahkemeye göre, siluet olarak bilinen teknik, inceleme konusu çizimi oldukça stilize bir hale getirmemiştir. Tersine, inceleme konusu şekil, bir vücut geliştiricinin vücut, özellikle de kol kaslarını tipik bir vücut geliştirici pozuyla oldukça gerçekçi biçimde göstermektedir. EUIPO tarafından da belirtildiği üzere bu çizimde, vücut geliştiren kişinin standart gösteriminin ötesine geçen hiçbir detay veya özellik yer almamaktadır. Başvuruya konu şekilde yer alan artistik ve yaratıcı unsurlar, poz ve özel oranlar, vücut geliştiren kişi şeklinin sadece detaylarıdır ve bu unsurların tüketiciler tarafından hatırlanması mümkün değildir. Buna ilaveten, bir vücut geliştiricinin değişik biçimde çizilmesi olasılığının bulunması hususu, incelemeye konu başvurunun kapsadığı mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olması halini değiştirmemektedir. Başvuru sahibi, başvuruyu oluşturan şeklin birden fazla anlama geldiğini ve verdiği tek mesajın vücut geliştirmeyle ilgili olmadığını iddia etse de, mahkemeye göre şeklin kamunun ilgili kesimine derhal ve doğrudan verdiği mesaj vücut geliştirmeyle ilgilidir. Dahası, başvuru sahibinin birden fazla anlam yönündeki iddiası haklı bulunsa bile, Adalet Divanı’nın yerleşik içtihadına göre, başvuru konusu işaretin olası anlamlarından en az birisinin malların veya hizmetlerin özelliğini belirtmesi halinde, tescil talebi reddedilmelidir.

Başvuru sahibinin son iddiası, vücut geliştiren kişileri tasvir etmenin çok sayıda yolu bulunması nedeniyle, başvuruyu oluşturan şeklin, tanımlayıcı markaların tek kişi adına tescil edilmesini engelleyerek kamu yararını koruyan 7(1)(c) bendine aykırılık teşkil etmediğidir. Genel Mahkeme, bu iddiayı da yerleşik içtihat çerçevesinde kabul etmemiştir. Yerleşik içtihada göre, bir işaretin kullanımını serbest bırakmak için gerçek, cari veya ciddi bir ihtiyaç gerekli değildir. Tersine, kamunun ilgili kesiminin işaret ile mal ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki kurması ve bu yolla işareti, malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak derhal ve başka bir düşünceye kapılmaksızın algılaması yeterlidir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirmesine ihtiyaç duymamıştır.

Şekil markalarının mal veya hizmetlerin amacını veya özelliklerini çağrıştırdığı çok sayıda örnek halihazırda EUIPO sicilinde tescilli olduğundan ve bu örneklerin bir kısmı daha da tanımlayıcı olan ürün şekillerinden oluştuğundan, kanaatimizce tanımlayıcı niteliği tartışmalı şekil markalarının değerlendirilmesi oldukça zorlayıcı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip işaretleri doğrudan tanımlayıcı şekiller olarak değil, ürün veya hizmetleri sadece ima eden şekiller olarak değerlendirmek daha kolay bir yöntem olarak gözükmekle birlikte, anlaşılan o ki EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi daha zor olan yolu tercih edip, bu tip şekilleri tescil etmemeyi tercih etmektedir. Elbette bu tercih, geçmişte tescil eden benzer ve hatta daha tanımlayıcı şekil markalarından oluşan EUIPO tarihiyle biraz da hesaplaşma anlamına gelmektedir.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

Ses Markalarının Ayırt Edici Niteliğinin Değerlendirilmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi Telefon Zili Sesi Kararı (T-408/15)

tvglobo

 

Geleneksel olmayan marka türlerinin (ses, koku, tat, hareket, vb.) tescil edilebilirliğine ilişkin tartışmalar şu ana dek çoğunlukla bunların gösterim biçimlerinin marka olup olamayacağı üzerinde yürümekteydi. Grafik gösterim şartının bazı geleneksel olmayan marka türleri bakımından netleşmesinin ardından, bu markaların ayırt edicilik başta olmak üzere mutlak ret nedenleri kapsamında ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği bir diğer tartışma konusu olarak karşımıza çıktı.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13 Eylül 2016 tarihinde verdiği T-408/15 sayılı kararıyla ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilen bir ses markası başvurusu açısından değerlendirmelerde bulundu ve ses markalarının ayırt edici niteliği hakkındaki tartışmaları Avrupa Birliği açısından bir ölçüde netleştirdi.

Okumakta olduğunuz yazı, T-408/15 sayılı kararı kısaca aktarma ve okuyucularımızın ses markaları hakkındaki fikirlerini netleştirme amaçlıdır. T-408/15 sayılı kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d562896814d31340c8b66aa81ed2c95236.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKahj0?text=&docid=183262&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=56734 bağlantısı aracılığıyla erişilmesi mümkündür.

Brezilya menşeili “Globo Comunicação e Participações S/A” firması 28 Nisan 2014 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne aşağıda grafik gösterimi ve ses dosyası verilen ses markasının tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur.

globo-sesmarkasi

 

Tescili talep edilen sesin kaydını https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012826368 bağlantısından dinleyebilirsiniz.

Başvurunun kapsamında 9., 16., 38. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Başvurunun incelenmesinin çeşitli aşamalarında başvuru sahibince yapılan sınırlandırmalar sonucunda mal listesi aşağıdaki şekilde nihai haline kavuşur: “Sınıf 9: DVDler ve diğer dijital kayıt ortamları, bilgisayar yazılımları, tabletler ve akıllı telefonlar için uygulamalar. Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri. Sınıf 41: Eğitim, öğretim, eğlence, spor ve kültürel faaliyet hizmetleri; televizyon dizileri, şovları, eğlenceleri hizmetleri; televizyon programları ve online eğlence yapımcılığı hizmetleri.”

EUIPO uzmanı 19 Eylül 2014 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. EUIPO uzmanına göre, başvuruya konu ses, basit ve banal bir zil sesinden oluşmaktadır ve başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler için tüketicilerce ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilir.

Temyiz Kurulu, 18 Mayıs 2015 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder.

Kurula göre; bir markanın tescil edilmesi için işaretin orijinal veya yaratılmış olması gibi bir şart bulunmamakla birlikte, işaret çok sıradan veya tamamıyla dikkat çekmeyecek nitelikte de olmamalıdır. Başvuruya konu ses, zil sesi tonuna benzemektedir ve her yönüyle sıradandır. Basit bir ses motifinden oluşan başvuru, sıradan ve klişe bir zil sesi özelliği göstermektedir ve hedef tüketiciler tarafından fark edilemeyecek ve hatırlanamayacak niteliktedir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, itirazı kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik iddiası bakımından “Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri.” ve “Sınıf 41: Eğlence hizmetleri.” için bir kez daha incelenmek üzere uzmana iade eder.

Başvuru sahibi bu kararı tatmin edici bulmaz ve karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 13 Eylül 2016 tarihli T-408/15 sayılı kararla sonuçlandırılır. Yazının takip eden kısmında Genel Mahkemenin tespitlerine yer verilecektir.

Genel Mahkeme, ilk olarak EUIPO’ya sunulmayan ve dolayısıyla Temyiz Kurulu’nca incelenmeyen delillerin kendisine sunulmasına kabul etmez ve bu deliller bakımından inceleme yapılamayacağını belirtir.

Başvuru sahibinin ilk iddiası EUIPO Temyiz Kurulu kararının gerekçesiz olmasıdır.

Genel Mahkeme bu iddiayı haklı bulmaz. Şöyle ki Temyiz Kurulu, itirazı başvuruya konu işaretin çok sıradan olması nedeniyle ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddetmiştir ve başvurunun konusu mallar ve hizmetler arasındaki doğrudan ve açık bağlantı dikkate alındığında, bu gerekçe Mahkeme’ye göre de, başvurusu konusu tüm mallar ve hizmetler için yeterli düzeyde bir gerekçelendirme olarak kabul edilebilir.

Başvurunun sahibinin ikinci ve esasen daha önemli ikinci iddiası, Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(b)’nin yani ayırt edici nitelikten yoksunluk içerikli ret gerekçesinin yanlış uygulanmış olmasıdır.

Başvuru sahibine göre, başvurunun konusu ses kısa olsa da basit değildir ve tekrarlandıkça daha uzun hale geleceğinden tüketicilerin markayı tanıması ve hatırlaması mümkün olacaktır. Ayrıca, başvuruya konu ses jingle niteliğindedir ve sıradan veya normal değildir.

Genel Mahkeme kararında ilk olarak ses markalarına ve ayırt edici niteliğin tespitine ilişkin genel ilkeleri sıralar.

Seslerin doğaları gereği, malların veya hizmetlerin birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlama yeterliliğine sahip olmadıklarını söylemek mümkün değildir. Ses markalarının grafik gösterimlerinin sağlanmış olması şartıyla marka olmaları mümkündür. Porte üzerinde gösterilmiş nota anahtarına, diyezlere, eslere sahip müzik notalarının grafik gösterim şartını karşıladığı tartışma konusu değildir. Bu tip bir gösterim derhal anlaşılır olmasa da, kolaylıkla anlaşılır ve yetkili otoritelerin ve kamunun, özellikle de tacirlerin korunması talep edilen işareti tanımasını sağlayabilir niteliktedir.

Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(b)’ye göre ayırt edici niteliği bulunmayan markalar tescil edilmeyecektir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Markanın asli fonksiyonu, malların veya hizmetlerin ticari kaynağını göstermek ve bu yolla ilgili malları veya hizmetleri edinen tüketicilerin sonraki bir satın alma esnasında, önceki deneyimlerinden memnun kalmaları halinde bu deneyimi tekrarlamalarını, tersine memnun olmamaları halinde ise aynı deneyimden kaçınmalarını sağlamaktır.

Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olarak ise kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilecektir. Kamunun ilgili kesimi, ilgili malların veya hizmetlerin, yeteri derecede bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterler farklı marka türleri bakımından aynı olsa da, bu kriterler uygulanırken, kamunun ilgili kesiminin algısının her marka türünde aynı olacağından bahsedilmesi mümkün değildir ve bu nedenle, bazı marka türlerinde ayırt edici niteliğin ortaya konulması diğer marka türlerine kıyasla daha zor olabilir.

Bu bağlamda halk, kelime ve şekilleri marka olarak algılamaya alışkın olsa da, aynı durum sesler bakımından her zaman geçerli değildir. Bununla birlikte, bazı mallar ve hizmetler bakımından tüketicilerin seslerle, söz konusu mal ve hizmetler arasında bağlantı kurması sıradışı bir durum değildir. EUIPO Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, televizyon yayıncılığı gibi ekonomik sektörlerde halkın sesleri esas alarak, mal ve hizmetleri bir işletmeden gelen mal ve hizmetler olarak tanıması sıradışı değil, tersine yaygınlaşmış bir durumdur.  Aynı durum, iletişim araçları, TV veya radyo yayıncılığı yoluyla eğlence hizmetleri, iletişim teknolojisi araçları, yazılımlar ve genel olarak medya sektörü hizmetleri için de geçerlidir.

Bununla birlikte her durumda, tescili talep edilen ses işaretinin tüketicilerce marka olarak algılanabilecek ve düşünülebilecek belirli bir rezonansa sahip olması gereklidir. Buna ilaveten, ses işaretinin işlevsel bir unsur olmaması ve hiçbir içsel özelliği olmayan bir işaret olarak algılanmaması da gerekmektedir. Bu karakterlere sahip ses işaretlerinin ayırt etmeyi sağlama kabiliyetinin bulunduğu, dolayısıyla da marka işlevine sahip olduğu kabul edilebilir.

Sadece notaların sıradan biçimde bir araya getirilmesinden başka bir anlamı bulunmayan, dolayısıyla da hedef tüketici kitlesinin malların ve hizmetleri tanımasını sağlamayan bir ses işaretinin, sadece kendisini işaret edeceği ve başka bir şeye referansta bulunmayacağı (ayna etkisi) yönündeki EUIPO değerlendirmesi yerinde bir tespittir.

Dava yukarıda yer verilen genel tespitler ve içtihat çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, başvuruya konu ses işareti zil sesine benzer sesin tekrarından oluşmaktadır.

Başvuru sahibi, tescil talebine konu işaretin “telefon zili sesine benzer bir ses” veya “iki notanın tekrarından oluşan sonar cihazı sesine benzeyen bir elektronik zil sesi” olarak tanımlanmasına itiraz etmemektedir.

Divan önceki bir kararında, son derece basit ve iki notanın tekrarından başka hiçbir şey olmayan bir ses işaretinin, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik hali hariç olmak üzere, tüketicilerce hatırlanmayacağı ve marka olarak algılanmayacağı yönünde değerlendirmede bulunmuştur (T-304/05, 12 Eylül 2007).

İncelenen ses işareti bakımından da durum aynıdır. Mahkemeye göre, tüketiciler bu sesi malların ve hizmetlerin bir işlevi olarak algılayacak ve bunların ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak değerlendirmeyecektir. Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, başvuru konusu işaret ilgili tüketicilerce genel olarak fark edilemeyecek ve hatırlanmayacaktır.

Başvuru konusu işaret, kullanıldığı bağlam ve ortamdan bağımsız olarak bir alarm veya telefon sesidir ve bu zil sesinin kendisini oluşturan notaların tekrar edilmesi dışında herhangi bir içsel karakteristiği veya alarm veya zil sesi olmanın ötesine geçip tanımlanmasını sağlayabilecek bir özelliği yoktur.

Başvuru sahibi davada, telefon zili sesini hizmetlerin ticari kaynağı gösteren bir işaret olarak kullanmanın sıradışı olduğunu ve bu durumun başvuru konusu işarete ayırt edici nitelik kazandırdığını iddia etmektedir.

Mahkemeye göre, telefon zili sesini hizmetlerin ticari kaynağı gösteren bir işaret olarak kullanmanın sıradışı bir pratik olmasına bağlanan iddia; başvuruya konu sesin son derece basit olmasından kaynaklanan ticari kaynak gösterme yetersizliği ortadayken, bu yetersizliği ortadan kaldırarak işareti ticari kaynak gösterir hale getirmeyecektir. Şöyle ki, EUIPO tarafından da belirtildiği üzere işaret tekdüzedir ve sadece kendisini işaret etmektedir.

Başvuru sahibi, başvurunun grafik gösteriminde yer alan müziksel özelliklerini işaret ederek, bu nüansların tüketicilerin dikkatinden kaçmayacağını belirtmektedir. Buna karşın Mahkeme’ye göre, grafik gösterim ve tarifnamede yer alan özelliklere karşın, mahkeme tarafından da dinlenen ses kaydı iki notanın tekrarlanan çalımından ibarettir ve başvuru sahibi iddiasının aksine hiçbir nüansın duyulması mümkün değildir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu’nca da ifade edildiği üzere, zil sesine benzer seslerin kendilerinin diğer ses markalarından ayırt edilmesini sağlayacak unsurlara sahip olmadıkları sürece, ayırt edicilik işlevini yerine getirmesi mümkün değildir. Ancak, bu tespit sesin orijinal veya yaratılmış olması gibi bir şartı da gerektirmemektedir.

Standart bir zil sesiyle eşdeğer olarak kabul edilebilecek inceleme konusu ses işareti, önceden bilgi sahibi olunmadığı sürece halk tarafından başvuru sahibinden gelen mal ve hizmetleri gösteren bir işaret olarak değerlendirilebilir nitelikte değildir. Dolayısıyla da, kamunun hedef kesimince malların ve hizmetlerin ticari kaynağını işaret eden bir gösterge olarak değerlendirilmeyecektir. Bunun sonucu olarak başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine, sıradışı bir jingle olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Başvuru sahibi, başvuru konusu sesin Brezilya’da ve AB üyesi ülkelerden Brezilyalı nüfusa sahip ülkelerde geniş biçimde bilindiğini ve Globo televizyon kanalının ayırt edici işareti olarak kullanıldığını belirtmektedir.

Belirtilen iddia, başvurunun Tüzük madde 7/3 kapsamında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası bağlamında değerlendirilmesini gerektirmektedir, dolayısıyla da 7/1-(b) paragrafı kapsamındaki ayırt edici niteliğe sahip olma incelemesinin konusu değildir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından “Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri.” ve “Sınıf 41: Eğlence hizmetleri.” bakımından incelenmek üzere uzmana iade edilmiştir, dolayısıyla davanın incelendiği tarihte EUIPO uzmanın önündedir ve Genel Mahkeme tarafından görülen davada bu aşamada incelenebilecek bir iddia değildir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası aynı ses markasının Fransa ve A.B.D. gibi ülkelerde reddedilmeden tescil edilmiş olması ve EUIPO’nun önceden benzer nitelikteki ses markalarını tescil etmiş olmasıdır.

Genel Mahkeme bu iddiayı alışıldık gerekçelerle reddetmiştir:

Yerleşik içtihada göre, Avrupa Birliği marka sistemi, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistemdir. Bunun sonucunda, bir işaretin AB markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Birlik mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun sonucu olarak, bir başvuru sahibi kendi çıkarına olan bir kararı elde edebilmek için, başka birisi için önceden verilmiş hukuki olmayan bir karara dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvuruya konu işaretin başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmadığını tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen tüm gerekçeler ışığında, Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava konusu EUIPO ret kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Geleneksel olmayan marka türleri için yapılan başvurularda grafik gösterim biçimi şartının hangi durumlarda karşılanmış sayılacağının zaman içerisinde netleşmesi, bu tip markaların tescil edilebilirliği tartışmalarını esasen mutlak ret nedenleri incelemesi açısından yürütülecek tartışmalara yöneltecektir. Okumuş olduğunuz karar, ses markalarının ayırt edici niteliği değerlendirmesi zil sesleri bakımından yapmış olması nedeniyle dikkat çekicidir.

Ülkemizde ses markası başvurularıyla son yıllarda sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu tip başvurularda karşılaşılan başlıca problemler, oldukça uzun sesler için başvuruda bulunulması ve ses kaydı ile grafik gösterimin birbirleriyle uyumlu olmaması gibi sorunlardır. Dakikalarca süren ve aslında bir şarkı olarak nitelendirilebilecek ses kayıtlarının tescili talepleri dahi incelemede karşımıza çıkabilmektedir. Bu noktada, ses markası tescilinin asıl amacının, mal ve hizmetlerin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak olduğu, bu amacın marka olarak akılda kalıcı görece kısa ve ne çok basit ne de çok karmaşık jingle niteliğindeki seslerle sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com  

Aroma Kelimesi Elektrikli Yemek Pişiriciler için Tescil Edilebilir mi? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T‑749/14 Sayılı Karar)

aroma.rice

 

21 Kasım 2006 tarihinde Peter Chung-Yuan Chang tarafından WIPO nezdinde “AROMA” ibaresi, 07. ve 11. sınıfta yer alan ve genel olarak “elektrikli pişirme aletleri, yiyecek hazırlama ve pişirme aletleri” şeklinde özetlenebilecek emtialarda tescil başvurusuna konu edilmiştir (uluslararası tescil no: 924502).

AROMA

25 Nisan 2012 tarihinde BSH Hausgeräte GmbH firması tarafından söz konusu başvuruya, başvuru kapsamındaki emtialar açısından “aroma” sözcüğünün tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle itiraz edilmiştir.

İtiraz sahibinin bu itirazı 30 Ağustos 2013 tarihinde İlk İtiraz Birimi tarafından görüşülmüş ve itiraz sahibinin tüm itirazları reddolunmuştur.

Bu karara karşı 26 Eylül 2013 tarihinde itiraz sahibi kararı EUIPO’ya taşımış, 4 Eylül 2014 tarihinde ise EUIPO 4. Temyiz Kurulu tarafından, itiraz birimi tarafından verilen karar kaldırılarak itiraz sahibinin itirazları aşağıdaki gerekçeler ile kabul edilmiştir.

Temyiz Kuruluna göre “aroma” sözcüğü İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca da aynı anlama gelmekte olup tescil edilmek istenilen emtialarda bu ibare ile karşılaşan ilgili tüketicinin tereddütsüz bir şekilde anılan ibareyi tescil edilmek istenilen malların karakteristik bir özelliğini (hoş, güzel koku veren) gösteren bir işaret olarak yorumlayacaktır. Böylesi bir ibarenin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmadığı sürece tescil edilmesi mümkün olmaması nedeniyle, itiraz sahibinin itirazlarının kabulü gerekmektedir.

EUIPO tarafından verilen bu karara karşı başvuru sahibi konuyu Genel Mahkemeye taşımış ve T‑749/14 dosya numarası ile görülen davada, Temyiz Kurulu’nun 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(c) maddesini yanlış yorumladığını iddia ederek kararın iptalini talep etmiş ve görülen dava neticesinde 12 Mayıs 2016 tarihinde başvuru sahibi, tüm iddialarında haklı görülerek EUIPO kararının iptaline karar verilmiştir.

Genel Mahkemeye göre tescil kapsamında yer alan 07. ve 11. sınıftaki emtialar genel olarak elektrikli pişirme aletleri olarak tanımlanabilecek olup bu emtiaların ilgili tüketicileri ortalama tüketiciler (average consumer) olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla yapılacak olan değerlendirmenin bu tüketici kitlesi gözetilerek yapılması gerekmektedir.

Genel Mahkemeye göre “aroma” sözcüğü, sözcük anlamı itibariyle birden fazla anlam içermektedir. Dört ana dilde söz konusu ibare “koku”, “esans”, “şarap kokusu”, “güzel hoş koku” gibi anlamlara gelmekte olup günlük hayatta ise daha ziyade hoş kokulu baharatlar, şaraplar ve bitkiler açısından kullanılan bir sözcüktür. Bununla birlikte özellikle Almanya’da “aroma” sözcüğü aynı zamanda “tat” ve “lezzet” anlamlarına gelecek şekilde yiyecekler yönünden kullanımı olduğu da bilinmektedir.

Genel mahkemece bir ibarenin tüzüğün 7(1)(c) maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için sahip olduğu anlamlardan en azından birinin tescil kapsamındaki emtialar bakımından tanımlayıcı olması gerekmektedir. (3 October 2003 in OHIM v Wrigley, C‑191/01 P) Bu ilişkinin yoğunluğu öyle olmalıdır ki tüketici açısından anılan ibarenin derhal ve başkaca bir yorumlama çabasına girmeksizin derhal tescil edilmek istenilen ürün ile işaret arasında bir bağlantı kurması gerekmektedir.

Genel Mahkemeye göre 07. ve 11. sınıfta tescil edilmek istenilen elektrikli pişirme aletleri herşeyden önce “koku” verme özelliği bulunan ürünler değildir. Yine Genel Mahkemeye göre neredeyse tüm yiyecek ve içecek ürünlerinin kendine özgü doğal bir kokusu vardır. Bu koku ürünün doğan halinden alınabildiği gibi kimi zaman yiyeceğin pişirilmesi esnasında veya sonrasında ortaya çıkan bir esanstır. Ancak ürünün pişirilmesi esnasında ortaya çıkan bu aromatik koku nedeniyle, pişirilme esnasında “yardımcı malzeme” olarak kullanılan bir eşyanın salt bu nedenle “aroma” sözcüğü yönünden doğrudan tanımlayıcı bir ibare olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını tespit etmiştir. Zira bu emtiaların herhangi bir şekilde yiyecek veya içeceklerin pişirilmesi, hazırlanması aşamalarında kullanılması Temyiz Kurulu’nun tespitinin aksine işaretin tanımlayıcı olarak nitelendirilmesi açısından yetersiz olacaktır. Bu nedenle “aroma” sözcüğü ile tescil kapsamındaki emtialar arasında olsa olsa doğrudan olmayan, oldukça dolaylı bir ilişki kurulabileceği ancak tescil kapsamındaki emtiaların kullanım amacı hoş bir koku yaymak değil, yiyeceklerin hazırlanmasına aracılık etmek olduğundan bu ilişki Temyiz Kurulu kararının aksine 7(1)(c) maddesi kapsamında kalmayacaktır.

Dolayısı ile genel mahkemeye göre Temyiz Kurulu bu noktada Tüzüğün 7(1)(c) maddesi doğrultusunda açık ve doğrudan karakteristik bir özellik belirtme fonksiyonunun yorumlanmasında hataya düşmüş olup verilen kararın iptali gerekmektedir.

Genel Mahkemece yapılan bu değerlendirmeler, 556 s. KHK kapsamında 7/1-c maddesi çerçevesinde görülen uyuşmazlıklarda benimsenen görüş ve değerlendirmelerin geneli ile parallellik teşkil etmektedir. Nitekim mevzuatımıza göre de 7/1-c maddesinin uygulanmasında tescil edilmek istenilen işaretin, tescil edilmek istenilen mal veya hizmetin karakteristik bir özelliğini, vasfını, amacını hiçbir özel zihni çabaya mahal bırakmadan, mal veya hizmet ile olan sıkı ilişkisi sebebiyle derhal düşündürmesi ve akla getirmesi gerekmektedir. Ancak somut uyuşmazlık konusu kararda olduğu gibi ülkemizde de bu maddenin lafzının hatalı şekilde yorumlandığı kararlar ile sıklıkla karşı karşıya kalınmaktadır. Örneğin oldukça yakın zaman denk geldiğim bir Yargıtay kararında (Yargıtay 11 HD 2015/4688E, 2015/11384K) yerel mahkemece “dem” ibareli markanın “çay” emtiasının karakteristik bir özelliğini yansıttığı ve tasviri olduğundan bahisle “camdan mamul ayaklı ayaksız bardak, çay bardağı, çay tabağı, fincan, fincan tabağı” emtiaları yönünden 556 sayılı KHK’nın 7/1-c maddesine dayanılarak hükümsüzlüğü karar verildiği ve verilen kararın sonrasında Yüksek Mahkemece aynen işbu uyuşmazlık konusundaki gerekçeler çerçevesinde bozulduğu görülmüştür. Bu bağlamda kanaatimce 7/1-c maddesinin yorumlanmasında doktrin ve emsal kararlarda benimsenen kriterlerin oldukça dikkatli bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Av. Poyraz DENİZ

Mart 2016

poyrazdeniz@ankara.av.tr

 

“Liiga” Markası Stilize Yazım Tarzına Rağmen Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce Tanımlayıcı Bulundu (T‑54/15)

liiga2

 

Geçtiğimiz haftalarda, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) karar kılavuzunu esas alarak, ayırt edici olmayan kelime unsurları ve buna ilaveten şekil unsurlarının kombinasyonundan oluşan markalarda, ayırt edicilik sınırının EUIPO’da nasıl belirlendiğini aktarmaya çalışmıştık (bkz. http://wp.me/p43tJx-xT ). Okumakta olduğunuz bu yazı, benzer bir durumda Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin verdiği 28 Nisan 2016 tarihli T‑54/15 sayılı “Liiga” kararı hakkındadır.

Finlandiya menşeili “Jääkiekon SM-liiga Oy” firması 9 Ağustos 2013 tarihinde aşağıda görseline yer verilen “Liiga” markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında Nicé sınıflandırmasının 9, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 41 ve 42. sınıflarına dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır.

liiga

EUIPO uzmanı, 3 Ocak 2014 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle Tüzük madde 7/1-(b) ve (c) bentleri uyarınca “Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar; diğer sınıflarda yer almayan jimnastik ve spor malzemeleri. Sınıf 41: Spor etkinlikleri hizmetleri.” bakımından kısmen reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde karara bağlanır. EUIPO Temyiz Kurulu itirazı aşağıda açıklanan nedenlerle reddeder:

Başvurunun kelime unsuru, Fince konuşan ortalama tüketiciler tarafından “Finlandiya’da rekabete dayalı bir spor liginin adı” olan “Liiga” ibaresi şeklinde okunacaktır. Bu bağlamda, başvuruya konu ibarenin kısmi ret kararına konu malların ve hizmetlerin cinsi, niteliği ve amacıyla açık ve doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Başvurunun şekli unsuru, harflerin hafif düzeyde stilize yazımı ve koyu renkte dairesel arka plandan oluşmaktadır. Belirtilen şekli unsurlar sıradan niteliktedir ve tüketicinin dikkatini kelime unsurunun ortaya koyduğu tanımlayıcı anlamdan uzaklaştırma işlevine sahip değildir. Bu bağlamda başvurudaki şekli unsurlar ayırt edici niteliğe sahip değildir. Kurula göre, şekli unsurlar yukarıda açıklanan nedenlerle tanımlayıcı mesajın arka planı olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, başvuru kısmi ret konusu mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcıdır ve ayırt edici niteliğe sahip değildir ve anılan gerekçelere dayalı kısmi ret kararı yerindedir.

Başvuru sahibi EUIPO Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde görülür. Genel Mahkeme’nin 28 Nisan 2016 tarihli T‑54/15 sayılı kararına ana hatlarıyla aşağıda yer verilmiştir.

Başvuru sahibine göre, başvuruda yer alan “Liiga” kelime unsuru oldukça stilize biçimde el yazısıyla yazılmıştır ve siyah arka plan üzerinde gri renkte gölgelendirilmiştir. Bunun ötesinde, harfler diyagonal biçimde yazılmıştır, başvuruda yer alan “g” harfinin kuyruğu vardır, “l” harfi “1” rakamı biçiminde de algılanabilecek biçimde düzenlenmiştir ve son olarak “ii” çift ünlüsü “ü” harfi olarak da algılanabilecektir. Bu bağlamda, başvuru “Liiga”, “Lüga”, “1iiga” veya “lüga” olarak okunabilecektir. Bu çerçevede başvuru tanımlayıcı olarak değerlendirilebilse de, kelime unsurunun stilize yazımı ve şekli unsurlar başvuruya ayırt edici nitelik kazandırmaktadır ve bu nedenle de başvuru marka olarak asli fonksiyonunu yerine getirebilecektir.

Yerleşik içtihada göre, Tüzüğün 7. maddesinde yer alan ret nedenleri Avrupa Birliği’nin yalnızca bir bölümünde ortaya çıksa da uygulanacaktır.

Tüzüğün 7/1-(c) bendi kapsamına giren markalar tek bir işletme adına marka olarak tescil edilemez. Anılan tescil engelinin amacı, bu tip işaretlerin herkes tarafından serbest biçimde kullanımının sağlanmasıdır ve bent bu nedenle kamu düzenini koruma amacı gütmektedir. Buna ilaveten, ilgili bent kapsamına giren işaretler, aynı zamanda malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme şeklinde ifade edilebilecek asli işlevini de yerine getirmemektedir.

Bir işaretin tanımlayıcı özelliği, ilk olarak kamunun ilgili kesimi tarafından ne şekilde algılanacağı, ikinci olarak ilgili mallar ve hizmetler referans alınarak değerlendirilecektir.

Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için işaret ve mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunması ve bu ilişkinin kamunun ilgili kesimi tarafından malların ve hizmetlerin tasviri veya özelliği olarak derhal ve daha derin bir değerlendirmeye ihtiyaç olmaksızın anlaşılması gerekmektedir.

İncelenen vakada kamunun ilgili kesimi Fince konuşan ortalama tüketicilerden oluşmaktadır ve bu husus tartışma konusu değildir. Buna ilaveten Fin dilinin “ü” harfini içermediği ve ortalama Fin tüketicilerin markayı “Lüga” olarak algılamalarının düşük bir olasılık olduğu da başvuru sahibi tarafından tartışma konusu yapılmamaktadır.

Mahkemeye göre, başvuru hedef tüketici kesimince “Liiga” ibaresi olarak algılanacaktır ve bu kelime Fince’de bir şampiyonaya benzeyen rekabetçi bir spor ligi karşılığına gelmektedir. Bunun sonucunda, başvuru kısmi ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetlerin en azından amacı bakımından açık ve doğrudan bir mesaj iletmektedir. Oyunlar ve oyuncaklar ve jimnastik ve spor malzemeleri, bir spor şampiyonasıyla ilgili olabilir ve aynı durum spor etkinlikleri hizmetleri için de geçerlidir.

Başvurunun stilize unsurları, “Liiga” ibaresinin el yazısı ile yazımından ibarettir. Kelime unsuru el yazısıyla yazılmış olsa da halen gayet kolaylıkla okunabilir durumdadır. Başvuru sahibi tüketicilerin şekli bir top veya hokey pakı olarak algılayabileceklerini iddia etse de, kelime unsurunun arkasındaki siyah daire basit ve somut konfigürasyonu göz önüne alındığında,  sadece bir arka plan olarak algılanacaktır. Kaldı ki top veya hokey pakı olarak algılansa da, bu sadece kelime unsuru ile bir spor dalı arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirecektir. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu’nun da tespit ettiği gibi markayı oluşturan unsurlar, marka ve kısmi ret kararına konu mallar ve hizmetler arasındaki ilişkiyi ortadan kaldırır nitelikte değildir.

Bunun sonucunda, başvuruya konu marka, kısmi ret kararı kapsamındaki “Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar; diğer sınıflarda yer almayan jimnastik ve spor malzemeleri. Sınıf 41: Spor etkinlikleri hizmetleri.” ile yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişkiye sahiptir ve kamunun ilgili kesimi belirtilen malların ve hizmetlerin bu markayla piyasaya sürülmesi halinde bu ilişkiyi (en azından malların ve hizmetlerin amacına yönelik ilişkiyi) derhal algılayabilecektir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme’ye göre tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen kısmi ret kararı yerindedir.

Yerleşik içtihat uyarınca, malların veya hizmetlerin özellikleri hakkında tanımlayıcı bulunan kelime markaları, aynı mallar ve hizmetler bakımından aynı zamanda ayırt edici nitelikten yoksundur. Bu bağlamda, aynı tespitleri bir kez daha tekrar etmeye ihtiyaç olmaksızın, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen kısmi ret kararı da Genel Mahkeme’ce yerinde görülmüştür.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, EUIPO tarafından verilen kısmi ret kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Önceki yazımızda EUIPO uygulama kılavuzunda, kelime markalarının stilize yazımı biçimlerinin ayırt edicilik değerlendirmesini ne şekilde etkileyeceğini yazmıştık. Buna göre, “Standart yazım karakterlerine, harflendirmenin parçası olarak grafik unsurlar eklenmişse, markanın bütün olarak ayırt edici niteliğe sahip olduğunun kabul edilebilmesi için eklenen unsurların yeteri derecede etkiye sahip olması gereklidir. Eklenen unsurlar tüketicilerin dikkatini tanımlayıcı anlamdan uzaklaştırmaya veya markanın uzun süre kalıcı etkisini oluşturmaya yeterliyse, marka tescil edilebilir niteliğe sahip olacaktır.”

Yazı boyunca yer  verdiğimiz Genel Mahkeme kararından anlaşılacağı üzere incelenen vakada, “Liiga” ibaresinin stilize yazım biçimi ve buna ilaveten şekil unsuru ortalama tüketicinin algısını tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştırabilecek nitelikte görülmemiştir. Bu haliyle değerlendirmenin 556 sayılı KHK’nın 7/1-(c) bendinde yer alan esas unsurun tespiti değerlendirmesine de yaklaştığı söylenebilir. İncelenen vakada, yeteri derecede ayırt edici bulunmayan şekil unsuru ve stilize yazım biçimi, EUIPO Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme tarafından markanın esas unsuru olarak değerlendirilebilecek kelime unsurunun tanımlayıcılığını ortadan kaldırır nitelikte görülmemiştir.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2016

unsalonderol@gmail.com

Kırmızı Başlıklı Kız Markalar Diyarında – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Red Riding Hood” Kararı (T-128/15)

Little_Red_Riding_Hood_WPA_poster

2016 yılının ilk yazısını masal dünyasıyla bağlantılı bir marka davasından seçtim. Bu seçim, Ortadoğu coğrafyasının sosyal ve politik gerçeklerinden mümkün olduğunca uzak bir hayal dünyasında geçirmek istediğim 2016 yılına ait dileklerimi de kısmen içeriyor.

“Kırmızı Başlıklı Kız” en sevdiğim çocuk masalı değildi, ama büyüdükçe ve de çocuk masallarının sadece çocuklar için olmadığını fark ettikten sonra, bu masal da diğerleri gibi daha ilginç hale gelmeye başladı. Özellikle, çoğu ünlü masalı derleyen (Kırmızı Başlıklı Kız buna dahildir) Grimm kardeşlerin orijinal metinlerindeki vahşet ve şiddet öğelerinden haberdar olunca ve bunların üstüne halk masallarına gönderme yaparak cinayetler işleyen bir seri katili anlatan Craig Russell’ın “Kanlı Masallar” romanını okuyunca masal algım doğrusu bir hayli değişti. Tüm bunların üzerine, 2016 yılında yazacağım ilk yazının konusunu ararken, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Red Riding Hood” (-Kırmızı Başlıklı Kız- masalının İngilizce kısa ismi) kararı ile karşılaşınca, yazının konusunu seçmek benim için hiç de güç olmadı.

redridingWalter_Crane

Masal dünyasını bir tarafa bırakıp, aslında kimilerine göre bir başka masal dünyası olan marka incelemesinin kurgusal dünyasına geçecek olursak…

Bu noktada ilk olarak, inceleme konusu davanın esas olarak markaların kavramsal benzerliği hususuyla ilgili olduğu belirtilmelidir.

Karıştırılma ihtimalinin kurucu unsurlarından birisi, inceleme konusu markaların benzerliğidir. Markaların benzerliği; görsel, işitsel ve kavramsal açılardan değerlendirilir. Görsel benzerlik, inceleme konusu işaretlerin görsel özelliklerinin benzerliğini, işitsel benzerlik ise markaların telaffuz edildikleri halleriyle ortaya çıkan sesçil benzerliği ifade eder. Buna karşılık kavramsal benzerlik, kelime veya şekil markalarının karşılık geldiği mana veya kavramların benzerliği anlamına gelmektedir. Kavramsal benzerliğin değerlendirmesi, kanaatimizce görsel ve işitsel benzerliğin değerlendirilmesine göre daha zordur ve daha karmaşık bir incelemeyi gerektirmektedir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16 Aralık 2015 tarihinde verdiği T-128/15 sayılı kararı ile farklı iki dilde olan ve görsel veya işitsel benzerlik içermeyen iki markanın kavramsal benzerliği iddiasına dayalı karıştırılma ihtimali iddiasını incelemiştir. İlgilenen okuyucularımızın kararın İngilizce metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173070&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1177846 adresinden erişimi mümkündür.

İspanyol vatandaşı “Alberto Ruiz Moncayo”, 28 Ekim 2012 tarihinde “RED RIDING HOOD” kelime markasının marka olarak tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 33. sınıfına dahil çeşitli alkollü içecekler yer almaktadır.

 

RED RIDING HOOD

 

Başvuru ilan edilir ve ilana karşı Alman menşeili “Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH” firması tarafından itiraz edilir. İtiraz gerekçesi marka, 33. sınıfa dahil “Alkollü içecekler.” için Avrupa Birliği’ni kapsayacak şekilde önceden tescil edilmiş “ROTKÄPPCHEN” ibareli uluslararası marka ve Almanya’da tescil edilmiş “ROTKÄPPCHEN” ibareli ulusal markadır. İtiraz sahibi, “RED RIDING HOOD” ibareli başvuru ile “ROTKÄPPCHEN” ibareli itiraz gerekçesi marka arasında kavramsal benzerlik bulunduğunu ve malların da aynı olması dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceğini öne sürmektedir.

 

ROTKÄPPCHEN

 

Kısa bir açıklama yapılacak olursa; “RED RIDING HOOD” ibaresi Türkiye’de “Kırmızı Başlıklı Kız” adıyla bilinen bir çocuk masalının İngilizce kısa adı (tam adı “Little Red Riding Hood” olduğu belirtilmelidir (red = kırmızı, riding hood = kadınlar veya çocuklarca at sürerken veya doğada giyilen bir tür başlıklı pelerin). Buna karşılık, itiraz gerekçesi markayı oluşturan “ROTKÄPPCHEN” ibaresi de masalın Almanca adıdır (rot = kırmızı, käppchen = başlık, kep). Bu bağlamda, “RED RIDING HOOD” ve “ROTKÄPPCHEN” ibarelerinin kelime anlamlarının aynı olmadığı, bununla birlikte aynı masalın farklı dillerdeki isimleri oldukları anlaşılmaktadır.

OHIM itiraz birimi ilana itirazı haklı bulmaz ve reddeder. İtiraz sahibi bu karara karşı itiraz eder. OHIM Temyiz Kurulu’nun, 28 Ocak 2015 sayılı kararı ile bu itiraz da reddedilir. OHIM Temyiz Kurulu, inceleme konusu işaretlerin benzer olmadığı, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı görüşündedir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Aralık 2015 tarihli T-128/15 sayılı kararıyla sonuçlandırılır.

Genel Mahkeme ilk olarak karıştırılma olasılığına ilişkin genel ilkeleri sıralar.

Yerleşik içtihada göre, halkın malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ticari olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğine inanması riski karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır. Karıştırılma olasılığı, kamunun ilgili kesiminin ihtilafa konu markalar ve mallar veya hizmetler hakkındaki algısı, markaların ve malların veya hizmetlerin benzerliğinin karşılıklı bağımlılığı dahil olmak üzere inceleme konusu ihtilafa ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül olarak değerlendirilmelidir.

Önceki tarihli markanın koruması Avrupa Birliği’nin tümüne ilişkinse, malların ve hizmetlerin bu bölgedeki tüketicilerinin algısını dikkate almak gereklidir. Bununla birlikte, bir topluluk markasının reddedilmesi için, bir nispi ret nedeninin Avrupa Birliği’nin bir bölümünde ortaya çıkmasının yeterli olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

OHIM Temyiz Kurulu’na göre, inceleme konusu mallar “alkollü içecekler” olduğundan, kamunun ilgili kesimi yasal içki içme yaşını doldurmuş kamunun genelidir. Bu çerçevede, itiraz gerekçelerinden Avrupa Birliği’ni kapsayan uluslararası marka bakımından kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’ndeki halkın geneli olduğu kabul edilmelidir. Davacı bu tespitlere karşı çıkmamaktadır ve Genel Mahkeme’ye göre de bu tespitler yerindedir.

Karıştırılma olasılığına ilişkin bütüncül değerlendirme yapılırken, ihtilafın konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği, işaretlerin bütün olarak oluşturdukları izlenim esasında incelenmelidir, ancak bu yapılırken işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları özellikle dikkate alınmalıdır. Karıştırılma olasılığına ilişkin genel değerlendirmede, malların veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin markalara ilişkin algısı belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarına ilişkin kapsamlı bir analize girişmez.

İncelenen vakada OHIM Temyiz Kurulu, markalar arasında görsel ve işitsel herhangi bir benzerlik bulunmadığı görüşünü belirtmiş ve buna ilaveten markalar arasında kavramsal açıdan da benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre işaretler, kavramsal karşılaştırmaya imkan verecek bir kavrama işaret etmemektedir ve Avrupa Birliği’nin Alman, Almanca konuşan veya İngilizce konuşan tüketicileri işaretlerin aynı karaktere ilişkin olduğunu algılamayacaktır.

Buna karşılık davacıya göre, her iki marka da “Kırmızı Başlıklı Kız” masalına atıfta bulunduğundan markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmaktadır.

Genel Mahkeme tarafların argümanlarını aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Markalar arasında görsel ve işitsel benzerlik bulunmadığı açıktır ve davacının bunun tersi yönde bir argümanı bulunmamaktadır.

Kavramsal benzerlik değerlendirmesine gelindiğinde, her iki işaretin de “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının İngilizce ve Almanca isimlerinden oluşturulmuş olduğu görülmektedir. Diller arasındaki farklılık nedeniyle, markalar arasında kavramsal karşılaştırma yapacak tüketicilerin markaları diğer dile çevirmesi gerekecektir, bu da diğerlerinin yanısıra kamunun ilgili kesiminin dillere ait bilgisine, ilgili dillerin yakınlığına ve markalarda kullanılan kelimelerin yakınlığına bağlıdır. Buna ilaveten yabancı bir dile ait bilgiye sahip olmanın genel bir kabul varsayımı oluşturmadığı da belirtilmelidir.

Bu çerçevede davacının iddiasının aksine, “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinden oluşan başvurunun anlamının, kamunun ilgili kesimince yani Avrupa Birliği’ndeki genel tüketicilerce özellikle de “rotkäppchen” ibaresiyle karşılaştırma yapacak Alman tüketicilerce, derhal anlaşılacağı düşünülmemektedir.

Buna ilaveten OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği gibi, markaları oluşturan kelimeler oldukça farklıdır. Almanca “käppchen” kelimesi ile İngilizce “hood” kelimesinin köklerinin ortak olmaması, kamunun ilgili kesiminin kelimelerin aynı anlama geldiğini derhal idrak etmesine izin vermeyecektir. Almanca “käppchen” sözcüğü küçültmeli bir yapıdadır ve İngilizce “riding hood” ibaresinin böyle bir karşılığı yoktur, dahası belirtilen ibare genellikle at sürerken kullanılan bir başlığı ifade etmektedir. Ayrıca, dava gerekçesi Almanca markada “riding” kelimesine karşılık gelen bir anlam bulunmamaktadır. Son olarak, başvuru üç kelimeden oluşurken, itiraz gerekçesi marka tek kelimeden müteşekkildir. “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının Almanca ve İngilizce isimleri arasında ortaya çıkan sayılan tüm farklılıklar, ortalama dikkate sahip tüketicilerin inceleme konusu işaretlerin anlamlarının benzer olduğunu derhal algılamasını engelleme kapasitesine sahiptir.

Alman tüketicilerin günlük dildeki İngilizce kelimelere ilişkin iyi bilgisi olduğu hususunda ihtilaf bulunmamakla birlikte, “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinin temel İngilizce sözcükler arasında olduğu da gösterilmemiş durumdadır. Aynı şekilde, kamunun İngilizce konuşan kesiminin iyi derecede Almanca bilgisine sahip olduğu ve her durumda “rotkäppchen” kelimesini anlayacağı da ispatlanmamıştır.

Son olarak, bir an için “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinin temel İngilizce sözcükler arasında yer aldığı ve bunun sonucunda ortalama tüketicilerce anlaşılacağı kabul edildiğinde dahi; bu husus, ortalama Alman tüketiciler dahil olmak üzere tüketicilerin günlük kullanıma mahsus ürünleri satın alırken, “red riding hood” ibaresini derhal “rotkäppchen” kelimesinin İngilizce tercümesi olarak algılayacağı anlamına gelmemektedir.

Bu çerçevede, inceleme konusu işaretler arasındaki belirgin farklılıklar nedeniyle, kamunun ilgili kesiminin işaretler arasında derhal bir kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin argümanları da bu tespitin üzerine kuşku düşürmeyecektir. Şöyle ki, ortalama tüketicilerin “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının isminin diğer dillerdeki karşılığını bilmesi veya bu ismin diğer dillerdeki karşılığını derhal algılaması beklenemez. Daha önceden de açıklandığı gibi markalar arasındaki belirgin farklılıklar, davacının iddiasının aksine kamunun ilgili kesiminin markalar arasında derhal bir kavramsal bir karşılaştırma yapmasını kolaylaştırmayacak tersine engelleyecektir. Davacı, “Little Red Hiding Hood” isimli bir sinema filminin 2011 yılında çekilmiş ve dünya çapında dağıtılmış olmasından hareket ederek, bu hususun markalar arasında bağlantı kurulmasını kolaylaştıracağını iddia etmektedir. Buna karşılık, bu iddiayı ispatlar nitelikte kanıtların sunulmaması ve iddianın yukarıda sayılan tespitleri ortadan kaldırır nitelikte olmaması gerekçeleriyle, bu argüman da kabul edilmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda belirtilen tüm gerekçelerle, Avrupa Birliği’nin Alman, Almanca konuşan veya İngilizce konuşan tüketicilerinin, inceleme konusu işaretlerin her ikisinin de “Kırmızı Başlıklı Kız” masalına atıfta bulunduğunu algılamayacağı, dolayısıyla da inceleme konusu işaretler arasında kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna ulaşmış ve aynı tespit doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulu tarafından verilen kararı yerinde bulmuştur. Belirtilen nedenle dava reddedilmiştir.

Yazının konusunu oluşturan vakada, inceleme konusu işaretler arasındaki görsel ve işitsel farklılık açık olsa da, kanaatimce markalar arasında kavramsal benzerlik bulunduğu sonucuna ulaşmak oldukça olasıdır ve daha yerinde olacaktır. Bununla birlikte, alkollü içki sektöründeki markaların ülkemizde fazla sayıda olmaması, buna karşılık Avrupa’da ilgili sektörde çok sayıda marka bulunması, bunların bir kısmının oldukça küçük işletmelere ait olması ve masal-roman isimlerinin veya karakterlerinin bu markalarda yaygın biçimde kullanılması farklı değerlendirmeler yapılmasına gerekçe oluşturabilir. Gerçi, Genel Mahkeme kararında bu tip hususlar hiç tartışma konusu edilmemiş ve işaretler arasındaki farklılıklar nedeniyle tüketicilerin markalar arasında kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna varılmıştır.

Kararın okuyucularımızca da dikkatle değerlendirileceğini tahmin ediyoruz. Karar verme yetkisi size ait olsaydı, markaları kavramsal bakımdan benzer bulur muydunuz? Yorum yapan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

unsalonderol@gmail.com

 

Otomobil Şekillerinin Ayırt Edici Niteliği Hakkında Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı (T-629/14)

rangerover.evoque.1

 

Otomobillerin kendilerine özgü görünümlerinin marka olarak tescil edilebilecek derecede ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı sorusu, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-629/14 sayılı kararında tartışılmıştır. Bu dikkate değer karar, umuyoruz ki okuyucularımızın da ilgisini çekecektir.

Otomobillere olan merakı çocukluk döneminde sahip olduğu “Matchbox” ve “Majorette” markalı oyuncak arabalarla sınırlı olan ve uzun yol dışında araba kullanmaktan hiç hoşlanmayan bu satırların yazarı, çoğu hemcinsinin tersine otomobil modellerini gördüğünde, bunları otomobil markaları ile eşleştirmeyi çoğunlukla başaramamaktadır. Hele ki, motor özelliği, yakıt –yol performansı, araç içi donanım kıyaslaması, vb. konular yanında konuşulduğunda, kendisini mide sancısından beter bir acıya maruz kalıyormuş gibi hissetmektedir.

Bununla birlikte, otomobil modellerinin görünümlerinin tescil edilebilirliğinin tartışıldığı T-629/14 sayılı Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, yazara oldukça ilgi çekici gelmiş ve tartışmaya gebe konu hakkındaki Adalet Divanı yaklaşımını öğrenmek son derece yararlı olmuştur. İlgilenen okuyucularımız karar metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172022&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=639448 bağlantısı aracılığıyla erişebilirler.

Birleşik Krallık menşeili “JAGUAR LAND ROVER LTD” firması 30 Kasım 2011 tarihinde aşağıdaki üç boyutlu şekil markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi’ne (OHIM) başvuruda bulunur:

 

rangerover.evoque

 

Başvuru kapsamında 12., 14. ve 28. sınıflara dahil mallar yer almaktadır.

OHIM uzmanı başvuruyu 12. sınıfa dahil “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla ulaşım için cihazlar; ambülanslar, arabalar, golf arabaları, elektrikli taşıtlar, askeri ulaşım taşıtları, motorlu evler, soğutuculu taşıtlar, oyuncaklar dışında kalan uzaktan kumandalı taşıtlar, spor arabalar, vanlar (taşıtlar), kara, hava, su ve raylar yoluyla ulaşım için taşıtlar, otomobil gövdeleri, otomobil şasileri, otomobil kaportaları, taşıtlar için gövdeler, taşıtlar için kaportalar, taşıt şasileri, biçimlendirilmiş taşıt kılıfları.” malları ve 28. sınıfa dahil “Oyunlar ve oyuncaklar, oyunlar, radyo kontrollü oyuncak taşıtlar, ölçekle küçültülmüş model oyuncaklar, ölçekle küçültülmüş model taşıtlar, oyuncak taşıtlar, oyuncaklar.” malları bakımından Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendi gereğince ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz eder. OHIM Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itirazını “hava ve su yoluyla ulaşım için cihazlar” malları bakımından haklı bulur ve ret kararını belirtilen mallar bakımından kaldırır, ancak ret kararı kapsamında bulunan diğer mallar bakımından ret kararı onanır. Başvuru sahibi bunun üzerine, OHIM Temyiz Kurul kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 25 Kasım 2015 tarihli T-629/14 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Davacının temel argümanı, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla başvuru hakkında verilen ret kararının yerinde olmadığıdır. Başvuru sahibi iddiasını dört sütuna oturtmuştur: “(i) Temyiz Kurulu başvurunun tarifnamesini dikkate almamıştır; (ii) Temyiz Kurulu, “Range Rover Evoque” ve “Evoque” ibarelerinin başvuruda yer almaması nedeniyle başvuru sahibinin birçok kanıtını dikkate almamıştır, bu yaklaşım yerinde değildir; (iii) Temyiz Kurulu taşıt şekli hakkında sunulan üçüncü taraf görüşlerini yeteri derecede dikkate almamıştır; (iv) Temyiz Kurulu, üzüğün 7/1-(e) bendine atıfta bulunarak hata yapmıştır.”

Mahkeme değerlendirmesine ilk olarak genel tespitlerle başlamıştır.

Buna göre; 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendine göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan markaların tescil edilmesi mümkün değildir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olarak ise kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilecektir. Kamunun ilgili kesimi, ilgili malların veya hizmetlerin, yeteri derecede bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır.

Ürünlerin görünümünden oluşan üç boyutlu markaların ayırt edici niteliğini değerlendirmek için kullanılacak kriterler, diğer marka kategorileri için kullanılacak kriterlerden farklı değildir.

Bununla birlikte, ortalama tüketicilerin ürünlerin görünümden oluşan üç boyutlu markalara yönelik algısı, aynı tüketicilerin markanın kapsadığı malların görünümüne ilişkin herhangi bir bağlantı içermeyen kelime veya şekillerden oluşan markalara yönelik algısıyla her durumda aynı olmayacaktır. Ortalama tüketiciler, şekil veya kelime unsurları olmadığı sürece, ürünlerin veya ürünlerin ambalajlarının şekillerine bakarak malların kaynağı hakkında tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir ve bu nedenle, üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğini ortaya koymak, bir kelime veya şekil markasının ayırt edici niteliğini ortaya koymaktan daha güç olabilir.

Yerleşik içtihada göre, başvurusu yapılan şekil, inceleme konusu ürünlerin olası şekline ne derece yakınlaşırsa, şeklin ayırt edici nitelikten yoksun bulunması ihtimali o derecede artacaktır. Bu tip durumlarda sadece, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşan ve dolayısıyla, kaynak belirtme işlevi olarak tanımlanan asli işlevi yerine getirebilen markaların, madde 7/1-(b) anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilecektir.

Bu çerçevede, bir ürünün şeklinden oluşan üç boyutlu bir markanın, ilgili ürün şeklinin başka bir biçimi olması, tek başına markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna varmak için yeterli değildir. Bu tip durumlarda, inceleme konusu şeklin, ilgili ürünün yeteri derecede gözlemci, bilgilenmiş ve bilinçli ortalama tüketicilerince -analitik bir inceleme yapılmaksızın ve özel dikkat sarf edilmeksizin-, bir işletmenin mallarını diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlayabilecek bir işaret olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği dikkate alınmalıdır.

Mahkeme yukarıda yer verilen genel tespitler ışığında davayı değerlendirmiştir.

Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu, başvurunun 12. sınıfında yer alan malların hem kamunun geneline hem de profesyonellere, 28. sınıfında yer alan mallarınsa kamunun geneline hitap eden mallar olduğu yönündeki tespiti yerindedir.

Başvuru, bir otomobil gövdesinin değişik perspektiflerden altı adet çiziminden müteşekkil üç boyutlu grafik gösterime sahiptir. Başvuruda, başkaca bir kelime veya figüratif unsur bulunmamaktadır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu başvuru hakkındaki ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için cihazlar” malları bakımından kaldırarak yerinde bir karar vermiş olmakla birlikte, ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için taşıtlar” malları bakımından kaldırmamakla hata yapmıştır. Dolayısıyla, Genel Mahkeme ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için taşıtlar” malları bakımından kaldırmıştır, şöyle ki başvuruyu oluşturan şekil, belirtilen mallar bakımından ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde uzaklaşmıştır.

Takiben Temyiz Kurulu kararı, ret kararı kapsamında bulunan diğer mallar, yani “Sınıf 12: Taşıtlar; kara yoluyla ulaşım için cihazlar; ambülanslar, arabalar, golf arabaları, elektrikli taşıtlar, askeri ulaşım taşıtları, motorlu evler, soğutuculu taşıtlar, oyuncaklar dışında kalan uzaktan kumandalı taşıtlar, spor arabalar, vanlar (taşıtlar), kara, hava, su ve raylar yoluyla ulaşım için taşıtlar, otomobil gövdeleri, otomobil şasileri, otomobil kaportaları, taşıtlar için gövdeler, taşıtlar için kaportalar, taşıt şasileri, biçimlendirilmiş taşıt kılıfları. Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar, oyunlar, radyo kontrollü oyuncak taşıtlar, ölçekle küçültülmüş model oyuncaklar, ölçekle küçültülmüş model taşıtlar, oyuncak taşıtlar, oyuncaklar.” malları bakımından değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu kararında, başvuruyu oluşturan şeklin, dört tekerlekli ve her iki yanında ikişer kapı olan bir araba gövdesinin altı farklı perspektiften kabataslak çiziminden oluştuğu belirtilmektedir. Temyiz Kurulu’na göre bu araba gövdesini, piyasada rastgele seçilecek diğer araba gövdelerinden belirgin bir farklılaştıran özellikler bulunmamaktadır. Başvuruda göze çarpan başlıca özellikler; yassı bir ön cam, kavisli bir ön cephe, eğimli kupe bir çatı hattı, yükselen bir bel hattı, gövdeye entegre ön – arka lambalar ve çamurluk, arka kısmın tepesinde aerodinamik bir kanat gibi modern arabalarda tipik olarak bulunan özelliklerdir. Buna ilaveten arabanın ızgara kısmında belirgin bir unsur bulunmamaktadır ve bu kısmın çizimi son derece kaba durumdadır. Temyiz Kurulu, sayılan ve buna benzer diğer gerekçelerle, başvuruyu oluşturan çizimlerin, piyasadaki diğer alışıldık arabaların görünümlerinden belirgin biçimde farklılaşmadığı ve başvuruya konu şeklin tipik araba biçimlerinden farklılık içermediği görüşlerine ulaşmıştır.

Başvuru sahibi bu tespitlere karşı çıkmakta ve tecrübeli oto tasarımcıları tarafından tasarlanan başvuru konusu şeklin yeteri derecede anlaşılır, net ve objektif olduğunu belirtmektedir.

Mahkemeye göre, başvuru sahibinin iddiaları, başvuru konusu şeklin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaştığını göstermemektedir ve dolayısıyla, başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı, inceleme konusu mallar bakımından yerindedir.

Başvuru sahibi OHIM tarafından tescil edilen araba şekillerini emsal karar olarak sunmuş olsa da, ilgili markalardaki şekillerin, OHIM tarafından ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmış olarak değerlendirildiği öne sürülebilir. Bunun ötesinde, Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğu, OHIM’in önceki karar verme pratikleri bağlamında değil, Avrupa Birliği mahkemelerince yorumlandığı haliyle Birlik marka mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, OHIM’in önceki kararlarının Birlik mahkemeleri açısından bağlayıcı olması mümkün değildir. Hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır. Bu çerçevede, 12. sınıf için tescilli başka üç boyutlu araba şekli markalarının olması, inceleme konusu şekli kendiliğinden ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklı ve ayırt edici niteliğe sahip hale getirmez.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, OHIM Temyiz Kurulu’nun, “Range Rover” veya “Evoque” terimlerinin inceleme konusu başvuruyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı yönündeki tespitinin yerinde olmadığıdır.

Mahkemeye göre, OHIM başvuruları kendisine sunulan marka örneğini esas alarak incelemek zorundadır ve inceleme konusu başvuruda “Range Rover” veya “Evoque” kelime unsurları yer almamaktadır. Buna ilaveten, başvurunun bir araba modelinin fotoğraflarından değil, çizimlerden oluştuğu da belirtilmelidir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını yalnızca başvuruya konu çizimleri esas alarak vermesi ve “Range Rover” veya “Evoque” kelime unsurlarını veya bu isimdeki arabanın fotoğraflarını dikkate almaması yerindedir.

Başvuru sahibi, OHIM Temyiz Kurulu’nun inceleme konusu araba şekline ait üçüncü kişi yorumlarını dikkate almadığını, oysa bu yorumların başvuruya konu şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğunu gösterdiğini iddia etmektedir.

Genel Mahkeme bu iddiayı da kabul etmemiştir. Şöyle ki, Mahkemeye göre, OHIM tarafından incelenen başvuru bir araba şeklinin 6 farklı perspektiften çiziminden oluşmaktadır ve başvuruda araba şeklinin veya oyuncak arabaların fotoğrafları bulunmamaktadır. Buna karşın başvuru sahibi, başvuru konusu çizime ilişkin üçüncü kişi yorumları sunmamıştır. Başvuru sahibi tarafından sunulan fotoğraflarda, araba ızgarası ve diğer bazı unsurlar görülebilir durumdayken, başvuruya konu çizimde bu tip unsurlar görülmemektedir. Dolayısıyla, sunulan fotoğraflarla başvuruya konu çizimin aynı olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda, OHIM Temyiz Kurulu’nun araba fotoğraflarına dayalı üçüncü kişi yorumlarını incelemede dikkate almamasının bir hukuki hata olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Başvuru sahibi, OHIM Temyiz Kurulu’nun Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(e)’yi referans göstermesinin yerinde olmadığını belirtmekle birlikte, başvuru belirtilen bent kapsamında reddedilmemiş olduğundan bu hususun sonucu etkilemesi, Genel Mahkeme tarafından mümkün görülmemiştir.

Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için taşıtlar” dışındaki mallar bakımından yerinde bulmuştur. Bu çerçevede, ret kararı “Sınıf 12: Taşıtlar; kara yoluyla ulaşım için cihazlar; ambülanslar, arabalar, golf arabaları, elektrikli taşıtlar, askeri ulaşım taşıtları, motorlu evler, soğutuculu taşıtlar, oyuncaklar dışında kalan uzaktan kumandalı taşıtlar, spor arabalar, vanlar (taşıtlar), kara ve raylar yoluyla ulaşım için taşıtlar, otomobil gövdeleri, otomobil şasileri, otomobil kaportaları, taşıtlar için gövdeler, taşıtlar için kaportalar, taşıt şasileri, biçimlendirilmiş taşıt kılıfları. Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar, oyunlar, radyo kontrollü oyuncak taşıtlar, ölçekle küçültülmüş model oyuncaklar, ölçekle küçültülmüş model taşıtlar, oyuncak taşıtlar, oyuncaklar.” malları bakımından Genel Mahkeme tarafından onanmıştır.

Otomobil modellerinin şekilleri özellikle bu sektörün meraklılarına çok tanıdık gelmekte ve kaba bir çizime bakılarak otomobil markası veya modeli tahmin edilebilmektedir. Bununla birlikte, ilgili sektörün birçok kullanıcısı bakımından bu tip bir tahminde bulunmak çoğunlukla mümkün değildir. OHIM Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme incelenen vakada, bir otomobil modelinin kabataslak çiziminin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmadığı, dolayısıyla ayırt edici nitelikte olmadığı yönünde karar vererek, kanaatimizce ayırt edici özellikleri göstermekten aciz otomobil şekli çizimlerine tescil yolunu kapatmıştır.

Kararın okuyucularımızın dikkatini çekeceğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2015

unsalonderol@gmail.com 

 

 

Üç Boyutlu Ürün Şekillerinin Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Remi Oyunu Ambalajına İlişkin Güncel Bir Karar (T-547/13)

rummyplayers

Türkçe’ye “Remi” adıyla geçmiş, “Rummy” isimli masa oyunu, iskambil kağıtları veya taşlarla oynanan ve yurtdışında oldukça popüler olan bir oyundur.

Ülkemizdeki en yaygın masa oyunu olan “Okey”le yakın benzerlik gösteren “Remi”nin amacı da, oyuncuların ellerindeki kağıt veya taşlarını diğerlerinden önce bitirerek oyunu kazanmasıdır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi 8 Ekim 2015 tarihinde verdiği T-547/13 sayılı karar, Remi oyunu taşları ve tahtaları için tasarlanmış bir ambalaj biçiminin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği sorusunun yanıtını içermektedir.

Kararı incelemek isteyen okuyucularımızın, kararın tamamına http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169342&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=346998 bağlantısı aracılığıyla erişimi mümkündür.

Romanya menşeili “ROSIAN EXPRESS SRL” firması 11 Temmuz 2013 tarihinde aşağıdaki şekil markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi’ne (OHIM) başvuruda bulunur.

rummy

Başvuru kapsamında “Sınıf 28: Oyunlar, oyuncaklar; diğer sınıflarda yer almayan jimnastik ve spor malzemeleri; Noel ağacı süslemeleri. Sınıf 35: Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi ve idaresi hizmetleri; sekreterlik hizmetleri.” malları ve hizmetleri yer almaktadır.

OHIM uzmanı, 1 Şubat 2013 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle “Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar.” malları bakımından reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz eder, ancak itirazı Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Başvuru sahibi bunun üzerine, OHIM Temyiz Kurul kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 8 Ekim 2015 tarihli T-547/13 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Davacının temel argümanı, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla başvuru hakkında verilen ret kararının yerinde olmadığıdır.

Davacıya göre, OHIM Temyiz Kurulu, Remi oyunu dahil olmak üzere salon oyunlarının, günlük kullanıma mahsus ürünler olmadığını, tersine dayanıklı ve uzun süre kullanılabilen mallar olduğunu, dolayısıyla da ilgili tüketici kesiminin yüksek derecede dikkate sahip olduğu hususunu incelemede dikkate almamıştır.

Davacı, Remi oyununa ilişkin standart tipte bir ambalajlamadan bahsedilemeyeceğini, dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun ürünün doğasının başvuruda yer alan biçimde olduğu tespitini de eleştirmektedir. Ayrıca, davacıya göre Temyiz Kurulu kararında yer alan ve piyasada benzer nitelikteki kullanımları gösterdiği iddia edilen dokümanlar, orijinal ürünlerin sahibi olan davacının ürünlerinin taklitleridir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu taklit ürünleri esas alarak karar vermiştir ve karar bu bakımdan da yerinde değildir.

Mahkeme değerlendirmesine ilk olarak genel tespitlerle başlamıştır.

Buna göre; 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendine göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan markaların tescil edilmesi mümkün değildir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olarak ise kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilecektir. Kamunun ilgili kesimi, ilgili malların veya hizmetlerin, yeteri derecede bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır.

Ürünlerin görünümünden oluşan üç boyutlu markaların ayırt edici niteliğini değerlendirmek için kullanılacak kriterler, diğer marka kategorileri için kullanılacak kriterlerden farklı değildir.

Bununla birlikte, ortalama tüketicilerin ürünlerin görünümden oluşan üç boyutlu markalara yönelik algısı, aynı tüketicilerin markanın kapsadığı malların görünümüne ilişkin herhangi bir bağlantı içermeyen kelime veya şekillerden oluşan markalara yönelik algısıyla her durumda aynı olmayacaktır. Ortalama tüketiciler, şekil veya kelime unsurları olmadığı sürece, ürünlerin veya ürünlerin ambalajlarının şekillerine bakarak malların kaynağı hakkında tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir ve bu nedenle, üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğini ortaya koymak, bir kelime veya şekil markasının ayırt edici niteliğini ortaya koymaktan daha güç olabilir.

Yerleşik içtihada göre, başvurusu yapılan şekil, inceleme konusu ürünlerin olası şekline ne derece yakınlaşırsa, şeklin ayırt edici nitelikten yoksun bulunması ihtimali o derecede artacaktır. Bu tip durumlarda sadece, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşan ve dolayısıyla, kaynak belirtme işlevi olarak tanımlanan asli işlevi yerine getirebilen markaların, madde 7/1-(b) anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilecektir.

Mahkeme yukarıda yer verilen genel tespitler ışığında davayı değerlendirmiştir.

Mahkemeye göre, inceleme konusu malların (oyunlar ve oyuncaklar) niteliği ve fiyatı dikkate alındığında, kamunun ilgili kesiminin bilgi düzeyi, ortalamadan yükseğe dek uzanabilir. Oyunlar ve oyuncaklar malları genel kullanıma yöneliktir ve kullanıcıları sadece profesyoneller ve oyun tutkunları değildir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallarla ilgili tüketici kesimini, sadece yüksek derecede dikkate sahip tüketiciler olarak sınırlandırmaması yerindedir.

Başvuruya konu şeklin ayırt edici niteliği değerlendirilirken, Mahkeme ilk olarak ürünün başvuru sahibi tarafından, başvuruda yer verilen tarifnamesini esas almıştır. Özetlemek gerekirse, başvuruya konu şekil, ahşaptan yapılmış dikdörtgen bir kutudur, kutu ürünün diğer parçalarını içerisinde barındırmasını sağlayacak kayar rafları da içermektedir ve kutunun açık uçlarında bir kapatma mekanizması yer almaktadır. Bahsedilen raflı ve kapatma mekanizmalı sistem, oyun tahtalarının ve taşlarının kutunun içerisine yerleştirilmesini ve ürünün bütün olarak başka bir ambalaj gerekmeksizin saklanmasını sağlamaktadır.

Belirtilen tarifname esas alındığında, mahkemeye göre, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu “şeklin ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmaması ve bu tip oyunların yaygın biçimde, ahşaptan yapılanlar dahil olmak üzere, çeşitli malzemelerden yapılmış ambalajlarda satılması” gerekçeleriyle reddetmesi yerindedir.

İnceleme konusu malların çoğunlukla ahşap dikdörtgen kutularda satıldığı malumdur. Ayrıca, ürünlerin kayar farlardan oluşan bir ambalajlama sistemi ile kutulanması veya kutudan çıkartılması, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşma anlamına gelmemektedir. Bunların sonucunda, başvurunun bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağladığını ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilme işlevini yerine getirdiğini kabul etmek mümkün değildir.

Başvuru sahibi kendi başvurusuna benzer şekillerin piyasada bulunmadığına yönelik kanıtlar sunmuş olmakla birlikte, yerleşik içtihat çerçevesinde, bir markanın ayırt edici niteliğinin piyasada ne kadar sayıda benzer şeklin bulunduğuna veya piyasada aynı şeklin hiç bulunmamasına bağlı olarak değerlendirilmediği hatırlatılmalıdır. Bu bağlamda, piyasa hakkında araştırma yapmayan ortalama tüketicilerin piyasada sadece bir firmanın bir ambalaj biçimini kullandığını, buna karşın rakiplerinin aynı ürün için farklı ambalaj biçimlerini tercih ettiğini önceden bilemeyeceği de belirtilmelidir.

Ayrıca, başvuru sahibinin kendi ürünlerinin orijinal olduğu, buna karşın OHIM Temyiz Kurulu tarafından tespit edilen benzer ambalaj biçimlerinin kendi ürünlerinin taklidi olduğu yönündeki iddiası da kabul edilebilir nitelikte değildir.

Son olarak, başvuru sahibinin benzer üç boyutlu markaların OHIM tarafından önceden tescil edilmiş olduğu yönündeki iddiası değerlendirilmiştir.

Genel Mahkeme bu iddiayı alışıldık argümanıyla kabul etmemiştir:

OHIM, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvuruya konu şeklin ret kararı kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmadığını tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için OHIM’in önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuru konusu şekil hakkında, “oyunlar ve oyuncaklar” malları için ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verdiği ret kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

IPR Gezgini’nde daha önceden de yer verdiğimiz çok sayıda karar, ürün şekillerinden oluşan üç boyutlu marka başvuruları hakkında OHIM değerlendirmesinin ve Genel Mahkeme pratiğinin, başvuru konusu şekiller, ürünlerin standart biçimlerinden çok farklılaşmadığı sürece, çoğunlukla başvuruların reddedilmesi yönünde olduğunu göstermektedir. Bu sonuca varılırken kullanılan gerekçelendirme biçimiyse yazara göre oldukça yerindedir.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2015

unsalonderol@gmail.com

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SMARTER SCHEDULING” Başvurusunu Değerlendiriyor (T-499/13)

smarter

Akıllı teknolojilerle çalışan cihazları ifade etmek için kullanılan “smart” veya “akıllı” kelimeleri son yıllarda çok sayıda farklı markanın bileşeni olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. “Smart” kelimesiyle bir ürün veya hizmet adının birlikte kullanılması suretiyle oluşturulan marka başvurularının ayırt edici veya tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı tartışması son dönemlerde sıklıkla yapılmaktadır ve okumakta olduğunuz karar bu hususun Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce ne şekilde değerlendirildiğini göstermektedir.

Adalet Divanı, bu yazıda inceleyeceğimiz 5 Şubat 2015 tarihli, T-499/13 sayılı kararında, içerdiği malların amacını, özelliğini doğrudan belirten “Smarter Scheduling” ibaresinin ayırt edici karakteri haiz olmadığından tescilini uygun bulmamıştır.

İnceleyeceğimiz bu karar, Amerikan Şirket nMetric LLC’nin OHIM Temyiz Kurulu’nun 17 Haziran 2013 tarihli kararını Mahkeme önüne taşıması sonucu verilmiş bir karardır.

Başvurucu Şirket, nMetric LLC, 22 Ağustos 2011 tarihinde standart karakterlerde yazılı iki kelimeden oluşan

SMARTER SCHEDULING

markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

Bu aşamada “smarter” kelimesinin Türkçe karşılığının “daha akıllı”, “scheduling” kelimesinin karşılığının ise “planlama – programlama” kelimeleri olduğu belirtilmelidir. Bu haliyle, terimin bütüncül Türkçe karşılığı “daha akıllı planlama” olarak ortaya çıkmaktadır.

Başvuru, Nice Sınıflandırması’nın 9. sınıfında yer alan “İş yönetim sistemleri,yani mühendislik, imalat, hizmetler, proje ve/veya ilgili olabilecek tedarik zinciri aktiviteleri, sipariş yönetimi, envanter yönetimi, kaynak atama ve yönetimi, imalat süreç ve yönetimi, hizmet koordinasyon ve yönetimi, bakım koordinasyon ve yönetim, proje ve portföy koordinasyon ve yönetim, lojistik, veri analizi ve yönetimi dahil olmak üzere işin yönetimi, planlaması, koordinasyonu için yazılımlar’ malları için tescil edilmek istenmiştir.

OHIM uzmanı, başvuruyu 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1(b) ve 7/2 maddeleri uyarınca reddetmiştir. Buna göre başvuru ayırt edici karakterden yoksun bulunmuştur. “SMARTER SCHEDULING” şeklindeki bir başvurunun, içerdiği malların iyi yönlerinin altını çizmek için “övgü niteliğinde bir tanıtım” ibaresi olarak algılanacağını ve hitap ettiği tüketici kitlesince kolaylıkla ve hemen hatırlanmayacak nitelikte olduğundan, ayırt edici olmadığı belirlenmiştir. Başvurucu bu tespite karşı OHIM Temyiz Kurulu’na itiraz etmiştir.

Dava konusu Temyiz Kurulu kararında da, inceleme uzmanının görüşü doğrultusunda itiraz yerinde görülmeyerek başvuru reddedilmiştir.

Başvurucu Şirket, başvuru konusu markanın tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edici olduğu iddiası ile dava açmıştır. Mahkeme önüne gelen dosyada öncelikle markanın fonksiyonuna değinmiştir. Tüzüğün 4. maddesinde yer alan marka tanımını ve daha önceki içtihatlarını da referans göstererek markanın ana fonksiyonunun; işletmelerin mal ve hizmetlerini birbirinden ayırmaya yarayan ve tüketicilerin edindikleri tecrübeye göre daha sonra o mal ya da hizmeti tekrar tercih etmelerine ya da uzak kalmalarına imkân sağlaması olduğunun altı çizilmiştir.[1] Söz konusu ayırt edici fonksiyonu taşımayan markalar Tüzüğün 7/1(b) maddesine göre tescil edilemezler.

Mahkeme’nin şimdiye kadar oluşan içtihatlarına göre bir markanın ayırt ediciliği; içerdiği mallar açısından ve ilgili tüketici kitlesinin algısı açısından yapılacak tespitlere göre belirlenmektedir.[2]

Başvurucu Şirket’e göre “SMARTER” ve “SCHEDULING” ibarelerinin, başvuru konusu mal sınıfına atıfta bulunduğu bakış açısı hatalıdır. Zira Başvurucu’ya göre ilgili tüketici kitlesinin “SMARTER SCHEDULING” ibaresinin iş yönetim sistemlerini ifade ettiğini hemen algılaması mümkün değildir; başvurunun içerdiği malları düşünmesi için birkaç aşamaya ihtiyaç duyacaktır.

Ancak Mahkeme’ye göre aynen Temyiz Kurulu’nun da dava konusu kararında belirttiği gibi, başvuru konusu ibarenin olası anlamlarından birisi dahi içerdiği sınıfta yer alan malların özelliğini/karakterini/amacını belirtiyorsa, başvuru tescil edilemez.[3]

Mahkeme’ye göre şimdiye kadar oluşan içtihatlar ışığında, uygulamada Tüzüğün 7/1 (b) ve (c) fıkraları birbiri ile kesişmektedir. Zira Tüzüğün 7/1 (c) maddesi anlamında mal veya hizmetlerin karakterini/özelliklerini belirten markalar, ayırt edici karakteri haiz olmadığında tescil edilememekte olduğundan, bu durum esasen 7/1 (b) maddesine göre tanımlayıcı kelimelerin de ayırt edici olmadığından tescil edilmemesi durumunu da kapsamaktadır.[4] Çoğu zaman bu iki fıkra dayanak gösterilerek verilen red kararları ve gerekçeleri birbiri ile benzerlik göstermektedir.[5]

Buna rağmen, bir ibarenin 7/1 (c) anlamında ilgili mal ve hizmetin karakteri/özellikleri bakımından tanımlayıcı nitelikte olmaması, söz konusu ibarenin her halükurda 7/1 (b) anlamında ayırt edici niteliği sahip olduğu anlamına gelmez. Böyle durumlarda ilgili ibarenin bir markadan beklenen ana fonksiyonu yani herhangi bir tereddüte mahal vermeden ayırt edicilik fonksiyonu taşıyıp taşımadığı hususunun ayrıca ele alınması gerekmektedir.[6]

Dava konusu olayda, Başvurucu Şirket ve OHIM arasında başvuru konusu ibarenin içerdiği sınıfta yer alan malların hitap ettiği tüketici kitlesinin, İngilizce konuşan ve ortalamadan daha yüksek dikkat seviyesine sahip profesyonellerden oluştuğu konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Başvurucu Şirket’e göre bu durum, “SMARTER SCHEDULING” ibaresi ile iş yönetim sistemleri arasında doğrudan bir bağlantı kurulduğuna yönelik tespit için yeterli bir neden değildir. Başvurucu “SMART” kelimesinin bilgisayar teknolojileri alanında sıklıkla kullanılmasının bu kelimenin tanımlayıcı olduğunu ifade etmeyeceğini iddia etmiştir. OHIM’in önceki kararlarında “smart”, “smarter” kelimelerini içeren ve markada yer alan diğer kelimenin de açıkça ayırt edici olmamasına rağmen, markaların tescilini kabul ettiğini öne sürmüş; “SMARTER” kelimesinin sadece tanıtıcı bir anlamı olmadığını, içerdiği mallar için sonradan hatırlamayı sağlayan özgün bir karakteri olduğunu da belirtmiştir. Bu özgün yapının markayı oluşturan kelimelerin ister ayrı ayrı, isterse beraber kullanılması halinde de mevcut olduğunu iddia etmiştir.

Başvurucu ek olarak başvuru konusu markanın İngilizce konuşan tüketici kitlesinden ve profesyonellerden oluşan ABD’de de tescilli olduğu itirazını dile getirmiştir.

Başvurucu’nun iddia ve itirazına karşılık OHIM ise, “smart” kelimesinin anlamından yola çıkarak “SMARTER” kelimesinin özellikle bilgisayar teknolojileri alanında sıkça kullanıldığı üzere “sofistike” ve “akıllı” anlamının daha vurgulanmış halini ifade ettiğini belirtmiştir. ‘SCHEDULING’ kelimesinin ise markanın içerdiği yazılımlar için doğrudan planlama ve koordinasyon kapasitesini belirtmektedir. Bu iki kelimenin oluşturduğu ibarenin anlamı düşünüldüğünde, hitap ettiği tüketici kitlesi açısından ayırt edicilikten ziyade doğrudan bir “amaç” belirten bir durum ortaya çıkmaktadır.

Mahkeme Temyiz Kurulu’nun, başvuru konusu ibarenin içerdiği malların hangi işletmeden kaynaklandığını göstermekten ziyade bu ibarenin içerdiği yazılımların diğerlerinden daha akıllı olduklarını işaret etmeye yaradığını tespitine de katılmıştır[7] ki yazılımın bu ana özelliğinin Başvurucu Şirket’in internet sitesi sayfasında da (www.nMetric.com) “schedule more effectively and more realistically’ ve “schedule faster and more easily’ şeklinde açıkça belirtildiği tespit edilmiştir.

Başvurucu Şirket’in OHIM’in daha önceden “smart” kelimesini içeren markaları tescil kararı verdiğine ilişkin iddiası ise yersiz bulunmuştur. Zira Mahkeme’ye göre ‘SMARTER SCHEDULING’ ibaresi başka mallar veya hizmetler için örneğin kağıttan veya kartondan mamül ürünler için kullanıldığında, bu ibarenin bu malların ana karakterini belirten bir anlamının olmadığını; ayırt edici karakteri haiz olduğunu belirtmiştir.[8] Ancak somut olayda Mahkeme, başvuru konusu bu ibarenin içerdiği mallar için ayırt edici olmadığını ve başvuru içeriği malların karakterini/özelliğini belirttiğini tespit etmiştir.

Mahkeme bir sonraki aşamada ise Başvurucu Şirket’in markanın iki kelimeden oluştuğunu ve bu durumun ona ayırt edicilik kazandırdığı iddiasını incelemiştir. Mahkeme’ye göre bir markanın birden çok kelimeden oluştuğu durumlarda, her bir kelime açısından ayrı ayrı inceleme yapılsa da nihayetinde bir bütün olarak da inceleme yapılması zorunludur. Zira bazı olaylarda markayı oluşturan kelimelerin her biri ayrı ayrı ayırt edici karakterden yoksun olmasına karşılık, bir bütün olarak ele alındığında ayırt edici karaktere sahip olabilmektedir.[9] Bu noktada Mahkeme, kelimelerden oluşan sloganların “şaşırtıcı ve etkili” bir karaktere sahip olmasının her zaman bir koşul olarak aranmasa da, Tüzüğün 7/1 (b) maddesine uygun olarak tescili için her hâlükârda ayırt edici sloganların bu karaktere sahip olduğunun görüldüğünü de hatırlatmıştır.

Somut olayda ise Mahkeme bu iki kelimenin oluşturduğu sloganın, yazılımın amacını belirtmek dışında özgün bir unsur içermediğini ve ilgili tüketici kitlesi için daha sonradan hızlı ve kolayca hatırlanmasını sağlayan ayırt edici karakteri haiz olmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle Tüzüğün 7/1 (b) maddesi anlamında tescilini uygun görememiştir.

Mahkeme son olarak Başvuru Şirket’in başvuru konusu markanın ABD’de tescil edildiği iddiasını değerlendirmiş ve şu tespitte bulunmuştur: Topluluk marka sistemi kendine has kuralları ve amaçları olan bağımsız bir sistem olup, başvurular yalnızca bu sisteme uygun olarak ve ulusal sistemlerden bağımsız olarak değerlendirilmektedir.[10] Dolayısıyla gerek OHIM’in gerekse Mahkeme’nin üye devletin veya 3. bir devletin tartışma konusu başvuru hakkında verdiği bir kararla bağlı olması düşünülemez. [11] Ayrıca Mahkeme her somut olayda daha önceki kararlarından bağımsız olarak sadece 207/2009 sayılı Tüzüğün uygulanmasına bağlı olarak karar vermektedir.

Yukarıdaki tüm değerlendirmeleri dikkate alarak Mahkeme sonuç olarak “SMART SCHEDULING” başvurusunun reddine karar vermiştir.

“Smart” kelimesini tanımlayıcı kelimelerle birlikte içeren marka başvurusu sayısının ülkemizdeki fazlalılığı göz önüne alındığında, Genel Mahkeme’nin “Smarter Scheduling” kararının ülkemiz bakımından da dikkatle değerlendirilmesi gereken bir karar olduğu ortaya çıkmaktadır. Yazının bu nedenle de okuyucuların dikkatini çekeceği kanaatindeyiz.

Gülcan Tutkun Berk 

Nisan 2015 

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 12 Haziran 2007 tarihli MacLean-Fogg v OHIM (LOKTHREAD), T‑339/05 sayılı ve 14 Haziran 2007 tarihli Europig v OHIM (EUROPIG), T‑207/06 sayılı kararlar.

[2] 29 Nisan 2004 tarihli Henkel v OHIM, C‑456/01 sayılı ve 21 Ocak 2010 tarihli Audi v OHIM, C‑398/08 sayılı kararlar.

[3] 23 Ekim 2003 tarihli OHIM v Wrigley, C‑191/01 sayılı ve 12 Temmuz 2012 tarihli medi v OHIM (medi), T‑470/09 sayılı kararları.

[4] 12 Şubat 2004 tarihli Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99 sayılı ve 29 Mart 2012 tarihli Kaltenbach & Voigt v OHIM (3D eXam), T‑242/11 sayılı kararlar.

[5]29 Nisan 2010 tarihli Kerma vOHIM (BIOPIETRA), T‑586/08 sayılı karar.

[6] 12 Ocak 2006 tarihli Deutsche SiSi-Werke v OHIM, C‑173/04 sayılı ve 8 Mayıs 2008 tarihli Eurohypo v OHIM, C‑304/06 P sayılı kararlar.

[7] 3 Temmuz 2003 tarihli Best Buy Concepts v OHIM (BEST BUY), T‑122/01 sayılı karar.

[8] 23 Kasım 2011 tarihli Geemarc Telecom v OHIM — Audioline (AMPLIDECT), T‑59/10 sayılı karar. 15 Eylül 2009 tarihli Wella v OHIM (TAME IT), T‑471/07 sayılı karar.

[9] 16 Eylül 2004 tarihli SAT.1 v OHIM, C‑329/02 P sayılı karar.

[10] 12 Aralık 2013 tarihli Rivella International v OHIM, C‑445/12 sayılı karar.

[11] 25 Mart 2014 tarihli Deutsche Bank v OHIM (Leistung aus Leidenschaft), T‑539/11 sayılı ve 24 Haziran 2014 tarihli 1872 Holdings v OHIM — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13 sayılı kararlar.

“GREEN” Sadece Bir Renk Adı Değildir – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “GREENWORLD” Kararı (T-106/14)

greenworld

 

Tüketicilerin yıllar içinde değişen bilinç düzeyinin ve tüketime ilişkin davranış eğilimlerindeki değişikliklerin, marka hukukuna ilişkin kararlara da yansıdığını görmekteyiz. Belki, 15-20 yıl önce “GREEN” ve “WORLD” kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan “GREENWORLD” ibaresi enerji sektörünü ilgilendiren mallar ve hizmetler için ayırt edici niteliğe sahip bir marka algısı oluşabilirdi. Ancak son yıllarda kaynakların hızla tükenmesi neticesinde, çevre dostu, çevreye en az zarar veren enerji üretmek/tüketmek arayışında olan insanoğlunun yenilenebilir enerjiye olan yoğun ilgisi, bu ibarenin algılama biçimine de etki etmiştir. Artık tüketicilerin zihinlerinde, enerji sektöründe üretilen/tüketilen mallar ve hizmetler için kullanılan “GREENWORLD” ibaresi, “YEŞİL DÜNYA” şeklinde anlamı olan ayırt edici bir marka olarak değil, söz konusu mallar ve hizmetler için “ayırt edici niteliği bulunmayan” ve “tanımlayıcı” bir ibare olarak yer etmektedir.

Yukarıdaki bu tespit, 27 Şubat 2015 tarihinde Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “GREENWORLD” markasına ilişkin dava hakkında verdiği T-106/14 sayılı karara dayanmaktadır. Kararı orijinal Almanca metninden incelemek isteyen okuyucular, karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda522765608f34b6eb538ee38064e0216.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPbx50?text=&docid=162577&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=607241 bağlantısından erişebilir.

Konunun Mahkeme önüne gelmeden önceki safahatı kısaca şöyledir:

  • Alman Universal Utility International GmbH & Co. KG firması, standart karakterlerde yazılı,

                                                                        GREENWORLD

kelime markasının, topluluk markası olarak tescili için 28 Şubat 2013 tarihinde OHIM’e başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Nice Sınıflandırmasının 4. sınıfı (Yakıtlar, elektrik enerjisi), 35. sınıfı (Yakıtların internet üzerinden perakende satış ve aracılık hizmeti, elektrik tedarik sözleşmeleri), 39. sınıfı (Elektrik, doğal gaz, su enerjisi iletim ve dağıtım hizmetleri, su temin hizmetleri) için yapılmıştır.

  • OHIM 15 Mart 2013 tarihli kararı ile bu başvuruyu reddetmiştir. Bu karara dayanak olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 maddesi (b) ve (c) bentleri ile 7/2 maddesi gösterilmiştir. Buna göre OHIM ret kararında, “GRENNWORLD” kelimesinin İngilizce bilen tüketiciler için içerdiği mal ve hizmetlerin “çevreye zararsız”, “çevre dostu” ürünler olduğuna işaret ettiğini, bu kelimenin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin niteliğini ve içeriğini belirttiğinden açıkça ve doğrudan tanımlayıcı olduğunu, ayırt edici karakterden yoksun olduğunu gerekçe göstermiştir.
  • Başvurucu firmanın ret kararına itirazlarının, OHIM nezdinde yine aynı gerekçelerle reddedilmesi üzerine Avrupa Adalet Divanı Mahkemesi’nde 14 Şubat 2014 tarihinde dava açılmıştır.

Davacı  Universal Utility International GmbH & Co. KG, öncellikle OHIM’in “GREENWORLD” kelimesinin tanımlayıcı olduğuna ilişkin tespitinin yerinde olmadığını iddia etmiştir.

Mahkeme bu iddia karşısında, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü 7/1 maddesi (c) fıkrası uyarınca kamu yararı amacıyla ve herkes tarafından kullanılan ibare ve işaretlerin tanımlayıcı olduğuna ilişkin önceki tarihli içtihatlarına işaret etmiştir.[1] Malların ve hizmetlerin özelliklerini açıklayan bu tür ibare ve işaretlerin, bir markadan beklenen ana fonksiyona sahip olmadığını, bir mal veya hizmetin hangi işletme tarafından sunulduğunu göstermediğini, tüketicilerin edindiği iyi veya kötü tecrübelere göre daha sonra o ürünü ayırt etmelerine olanak sağlamadığını belirtmiştir. Buna ek olarak, bir ibarenin, tüketicilerin düşünmesine fırsat vermeden doğrudan ve ani şekilde ilgili ürünün içeriğini doğrudan ve somut şekilde belirtmesi halinde tesciline izin verilmediğinin altı çizilmiştir.

Tüzüğün 7/1 (c) maddesi anlamında tanımlayıcı nitelikte türetilmiş bir kelimeden ya da her biri tanımlayıcı nitelikteki kelimelerden oluşan bir markada, sadece markayı oluşturan unsurların teker teker tanımlayıcı olduğu tespiti ile yetinilmemesi gerektiği, markanın “bir bütün olarak tanımlayıcı” olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.[2] Zira bir marka her ne kadar tanımlayıcı nitelikte türetilmiş bir kelimeden ya da tanımlayıcı birden çok kelimelerin bir araya gelmesinden oluşsa da, “özgün/alışıldık olmayan şekilde biraya gelme tarzı itibari” ile “bir bütün olarak” ilgili olduğu mallar ve hizmetler için tanımlayıcı karakterden uzaklaşabilir. İlgili ibarenin bu anlamdaki analizinde, ait olduğu dildeki anlam ve dilbilgisi kuralları göz önüne alınacaktır.

Mahkemeye göre, bir ibarenin tanımlayıcı olup olmadığını tespitinde ilgili malların ve hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesinin algılayış tarzı da dikkate alınmalıdır.[3] Söz konusu dava açısından OHIM tüketici kitlesini, dava konusu markanın hitap ettiği branştaki çalışanlar ve işletmeler ile aynı zamanda ortalama düzeyde bilgi ve dikkat sahibi tüketiciler olarak belirlemiştir. Başvuru konusu ibaredeki “GREEN” ve “WORLD” kelimeleri İngilizce olduğundan, İngilizce konuşan ülkelerdeki tüketiciler dikkate alınmıştır.

Sonraki aşamada Mahkeme, belirlenen tüketici kitlesi nezdinde dava konusu ibarenin, içerdiği mal ve hizmet grubu için doğrudan ve somut tanımlayıcılık ilişkisi içinde olup olmadığı hususunun incelemesine geçmiştir.[4] İlk olarak “GREEN” kelimesine yönelik tespitler yapılmıştır. “GREEN” kelimesinin sadece “yeşil renk” anlamına gelmediği aynı zamanda “yaygın” olarak “çevre dostu” olarak algılandığı belirtilmiştir. Mahkemeye göre, ilgili tüketici kitlesi bir ürün veya hizmet üzerinde bu kelimeyi gördüğünde, genel olarak o ürün ya da hizmeti çevre dostu ya da daha az çevreye zararlı olarak tanımlamaktadır.

“Dünya” anlamına gelen İngilizce “WORLD” kelimesinin ise, kelime anlamının mı yoksa mecazen mi anlaşılacağı sorusunun, dava konusu olayın değerlendirilmesinde ilgisiz olduğu belirtilmiştir.

“GREENWORLD” kelimesinin bir bütün olarak, içerdiği mallar ve hizmetler açısından incelendiğinde; özellikle yakıtlar ve elektrik enerjisi mal grubu ve elektrik, doğalgaz, termal, su enerjisi, yakıt dağıtım ve pazarlaması göz önüne alındığında “açıkça ve tereddütsüz çevre korumasına ilişkin yaygın bir tanımlayıcı karaktere” sahip olduğu belirlenmiştir.   Her biri ayrı ayrı tanımlayıcı karaktere sahip kelimelerin somut olaydaki şekilde bir araya gelmesi ile oluşan bütünün de tanımlayıcı karaktere sahip olduğu belirtilmiştir. Yine bu tarz bir bileşimin İngilizce dilinin gramer ve sözdizimi açısından da “özgün” olmadığı ortaya konmuştur.  Mahkeme bu noktada önceki tarihli bir içtihadına işaret ederek,    “COMPANY” ve “LİNE” kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan markanın, ilgili işletmenin ürün ve hizmetlerini ayırt edici nitelikte olduğuna ilişkin verdikleri kararın ve o kararda yer alan “COMPANYLINE” şeklindeki kombinasyonun sözlükte bulunmadığına ilişkin tespitlerinin, somut olayda ileri sürülemeyeceğini açıklamıştır. [5]

Mahkeme, davacının “GREEN” kelimesinin “çevre dostu” yanında kullanılan diğer anlamlarının (genç, güvenilir, işlenmemiş, hazır olmayan, hasta/sağlıksız görünüm) olduğu yönündeki itirazlarını yerinde bulmamış, daha önceki içtihatlarına göre bir ibarenin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin özelliğini belirten bir anlamının olmasının, tescil engeli için yeterli olduğunu belirtmiştir.

Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu’nun, ilgili mal ve hizmetlerden yakıtlar ve elektrik enerjisi için “GREENWORLD” ibaresini gören ortalama dikkat seviyesindeki tüketicilerin zihinlerinde, o mal ve hizmetlerin çevre dostu olduğu izlenimini uyandıracağını ve bu özellikleri nedenleri ile tercih edilecekleri şeklindeki tespitlerini yerinde bulmuştur. Davacının internet arama motorlarında veya Wikipedia kayıtlarında dava konusu markanın tanımlayıcı olarak kullanıldığına dair bir sonuç çıkmadığına ilişkin iddiasını da yerinde bulmamıştır. Zira Mahkemeye göre, her somut olayın özelliğine göre OHIM, mahkemelerin denetimine tabi olarak ve internet sonuçlarında bağımsız olarak bir markanın tanımlayıcı olup olmadığını belirlemektedir. [6]

Davacının son olarak, OHIM’in bir başka başvuru olarak “GREENWORLD” markasının 7, 37, 39 ve 42 için tesciline müsaade ettiğini, dava konusu benzer durumda ise farklı davranarak kararlardaki istikrar ve eşit muamele ilkesinden uzaklaşıldığını iddia etmiştir. Mahkeme, bir markanın topluluk markası olarak tescil edilip edilmeyeceği hususunun, OHIM’in önceki kararlarına bağlı olmadığını, bu konunun Tüzüğü yorumlayan uzmanların değerlendirmesine tabi olduğunu cevaben belirtmiştir.[7] Öte yandan, eşitlik ve yasal istikrar ilkelerinin bir gereği olarak OHIM kararlarının uyum içinde olması gerektiğinin, ancak her somut olayın özelliğine uygun olarak her marka başvurusunun tescil edilebilirlik hususunun titizlikle ve kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.[8]

Sonuç olarak Mahkeme, dava konusu “GREENWORLD” markasının içerdiği mallar ve hizmetler için tanımlayıcı karaktere sahip olduğunu tespit ettiğinden, OHIM kararını yerinde bulmuş ve davacı firmanın davasını reddetmiştir.

Son yıllarda ülkemizde “yeşil” veya “green” kelimelerini ürün adlarıyla veya başka tanımlayıcı kelimelerle birlikte içeren markalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu tip markaların tescil başvurularının reddedilmesi durumunda, başvuru sahiplerinin “yeşil” veya “green” kelimesinin bir renk ismi olduğu belirtilerek ret kararlarının yerinde olmadığı savunabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte, Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere “yeşil” veya “green” kelimeleri, artık sadece renk adı değil, çevre dostu ürünleri simgeleyen genel bir adlandırma niteliğindedir ve tüketicilerce de bu şekilde algılanmaktadır. “GREENWORLD” kararı bu bağlamda, markaların kelime anlamına bağlı kalmak yerine, tüketicilerin kelimeleri ne şekilde algıladığına bağlı olarak değerlendirme yapmanın gerekli olduğunu gösteren önemli bir karar niteliğindedir.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 23 Ekim 2003 tarihli HABM/Wrigley (C‑191/01), 27 Şubat 2002 tarihli Ellos/HABM [ELLOS] (T‑219/00), 7Temmuz 2011 tarihli Cree/HABM [TRUEWHITE] (T‑208/10) kararları

[2] 12 Ocak 2005 tarihli Wieland-Werke/HABM (T‑367/02), 12 Şubat 2004 tarihli Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99) kararları

[3] 27 Şubat 2002 tarihli Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL] ( T‑34/00) kararı

[4] 26 Kasım 2003 tarihli HERON Robotunits/HABM [ROBOTUNITS] (T‑222/02) kararı

[5] 12 Ocak 2000 tarihli DKV/HABM (COMPANYLINE) (T‑19/99) kararı

[6] 10 Mayıs 2012 tarihli Amador López/HABM [AUTOCOACHING] (T‑325/11) kararı

[7] 15 Eylül 2005, BioID/HABM (C‑37/03) kararı

[8] 13 Haziran 2014, K-Swiss/HABM – Künzli SwissSchuh (T‑85/13), 10 Mart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, (C‑51/10) kararları.

Adalet Divanı Sloganların Ayırt Edici Niteliği Konusunu Yeniden Değerlendiriyor – “So What Do I Do With My Money” Kararı (T-609/13 )

sowhatdoido

Sloganların marka olarak tescil edilebilirliği hakkında site içeriğinde önceden yazdığım çok sayıda yazı bulunmaktadır. Konu hakkındaki yazı sayısının fazlalığı, maalesef, herhangi bir ülkede veya yargı bölgesinde istikrarlı bir uygulamanın varlığını işaret eden bir gösterge değildir, tersine Avrupa Birliği ve A.B.D. başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede konu hakkında birbirleriyle çelişir nitelikte çok sayıda karara rastlanmaktadır. Dolayısıyla, sloganların tescil edilebilirliği ile ilgili her yeni Adalet Divanı kararı, bu satırların yazarının ilgisini çekmekte ve fırsat bulundukça bu içerikteki yazılar okuyucularla paylaşılmaktadır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 29 Ocak 2015 tarihinde verdiği T-609/13 sayılı “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” kararında sloganların tescil edilebilirliği konusunu bir kez daha irdelemiştir. Belirtilen karar bu yazının konusunu oluşturmaktadır ve yazının orijinal metnini incelemek isteyenlerin karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161905&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=194940 bağlantısından erişmesi mümkündür.

İlk olarak davaya konu kararın gerekçeleri ve başvuru hakkında bilgi verilmesi yerinde olacaktır:

“Blackrock, Inc.” firması 28 Ağustos 2012 tarihinde “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” kelime markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY

Başvurunun kapsamında 35. sınıfa dahil “Piyasa verilerinin ekonomik analizi ve bununla ilgili danışmanlık hizmetleri, finansal yatırımcılar ve finans profesyonelleri için ticari araştırma ve pazar araştırması hizmetleri, ticari yönetim danışmanlığı, ticari pazar analizi hizmetleri.” ve 36. sınıfa dahil “Finansal yönetim ,finansal danışmanlık hizmetleri ve burada tek tek sayılmayacak çok sayıda finansal hizmet” yer almaktadır.

Bu noktada başvuruyu oluşturan “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganının Türkçe karşılığının “ÖYLEYSE PARAMLA NE YAPACAĞIM” ibaresi olduğu belirtilmelidir.

OHIM uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder. İtirazı inceleyen OHIM Temyiz Kurulu, 11 Eylül 2013 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru kapsamındaki hizmetlerin tamamı finans veya yatırımla ve dolayısıyla parayla ilgilidir. Buna ilaveten, kamunun ilgili kesimi ortalama tüketicilerden ve profesyonellerden oluşan kişilerdir ve bu kişilerin promosyon terimlerine ilişkin dikkat düzeyi görece düşüktür. “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” ibaresi tek bir anlama gelmektedir, kelimelerle oynama içermemektedir, fantezi nitelikte bir ibare değildir ve herhangi bir yaratıcı unsur içermemektedir. Bu bağlamda, başvuru kapsamında bulunan parayla ilgili hizmetler açısından, terim çok açık ve kolay anlaşılır niteliktedir ve İngilizce’nin gramer kurallarına uygundur. Temyiz Kurulu, inceleme konusu sloganın tüketicilerin zihninde oluşturduğu tek sorunun finansal durumlarına yönelik değerlendirme yapmaya davet olduğu görüşündedir.

Reklam sloganları hakkında yerleşik olan içtihat, bu tip ibarelerin sadece reklam sloganları olmaları nedeniyle tescillerinin engellenemeyeceği yönündedir. Buna karşılık, bu nitelikteki sloganların tescil edilebilmeleri için, kamunun ilgili kesimi tarafından, malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir işaretler olarak derhal algılanmaları gerekmektedir. Temyiz Kurulu’na göre, incelenen başvuru için böyle bir durum söz konusu değildir, dolayısıyla başvurunun 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(b) maddesi çerçeve