Akıllı teknolojilerle çalışan cihazları ifade etmek için kullanılan “smart” veya “akıllı” kelimeleri son yıllarda çok sayıda farklı markanın bileşeni olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. “Smart” kelimesiyle bir ürün veya hizmet adının birlikte kullanılması suretiyle oluşturulan marka başvurularının ayırt edici veya tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı tartışması son dönemlerde sıklıkla yapılmaktadır ve okumakta olduğunuz karar bu hususun Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce ne şekilde değerlendirildiğini göstermektedir.
Adalet Divanı, bu yazıda inceleyeceğimiz 5 Şubat 2015 tarihli, T-499/13 sayılı kararında, içerdiği malların amacını, özelliğini doğrudan belirten “Smarter Scheduling” ibaresinin ayırt edici karakteri haiz olmadığından tescilini uygun bulmamıştır.
İnceleyeceğimiz bu karar, Amerikan Şirket nMetric LLC’nin OHIM Temyiz Kurulu’nun 17 Haziran 2013 tarihli kararını Mahkeme önüne taşıması sonucu verilmiş bir karardır.
Başvurucu Şirket, nMetric LLC, 22 Ağustos 2011 tarihinde standart karakterlerde yazılı iki kelimeden oluşan
“SMARTER SCHEDULING”
markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.
Bu aşamada “smarter” kelimesinin Türkçe karşılığının “daha akıllı”, “scheduling” kelimesinin karşılığının ise “planlama – programlama” kelimeleri olduğu belirtilmelidir. Bu haliyle, terimin bütüncül Türkçe karşılığı “daha akıllı planlama” olarak ortaya çıkmaktadır.
Başvuru, Nice Sınıflandırması’nın 9. sınıfında yer alan “İş yönetim sistemleri,yani mühendislik, imalat, hizmetler, proje ve/veya ilgili olabilecek tedarik zinciri aktiviteleri, sipariş yönetimi, envanter yönetimi, kaynak atama ve yönetimi, imalat süreç ve yönetimi, hizmet koordinasyon ve yönetimi, bakım koordinasyon ve yönetim, proje ve portföy koordinasyon ve yönetim, lojistik, veri analizi ve yönetimi dahil olmak üzere işin yönetimi, planlaması, koordinasyonu için yazılımlar’ malları için tescil edilmek istenmiştir.
OHIM uzmanı, başvuruyu 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1(b) ve 7/2 maddeleri uyarınca reddetmiştir. Buna göre başvuru ayırt edici karakterden yoksun bulunmuştur. “SMARTER SCHEDULING” şeklindeki bir başvurunun, içerdiği malların iyi yönlerinin altını çizmek için “övgü niteliğinde bir tanıtım” ibaresi olarak algılanacağını ve hitap ettiği tüketici kitlesince kolaylıkla ve hemen hatırlanmayacak nitelikte olduğundan, ayırt edici olmadığı belirlenmiştir. Başvurucu bu tespite karşı OHIM Temyiz Kurulu’na itiraz etmiştir.
Dava konusu Temyiz Kurulu kararında da, inceleme uzmanının görüşü doğrultusunda itiraz yerinde görülmeyerek başvuru reddedilmiştir.
Başvurucu Şirket, başvuru konusu markanın tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edici olduğu iddiası ile dava açmıştır. Mahkeme önüne gelen dosyada öncelikle markanın fonksiyonuna değinmiştir. Tüzüğün 4. maddesinde yer alan marka tanımını ve daha önceki içtihatlarını da referans göstererek markanın ana fonksiyonunun; işletmelerin mal ve hizmetlerini birbirinden ayırmaya yarayan ve tüketicilerin edindikleri tecrübeye göre daha sonra o mal ya da hizmeti tekrar tercih etmelerine ya da uzak kalmalarına imkân sağlaması olduğunun altı çizilmiştir.[1] Söz konusu ayırt edici fonksiyonu taşımayan markalar Tüzüğün 7/1(b) maddesine göre tescil edilemezler.
Mahkeme’nin şimdiye kadar oluşan içtihatlarına göre bir markanın ayırt ediciliği; içerdiği mallar açısından ve ilgili tüketici kitlesinin algısı açısından yapılacak tespitlere göre belirlenmektedir.[2]
Başvurucu Şirket’e göre “SMARTER” ve “SCHEDULING” ibarelerinin, başvuru konusu mal sınıfına atıfta bulunduğu bakış açısı hatalıdır. Zira Başvurucu’ya göre ilgili tüketici kitlesinin “SMARTER SCHEDULING” ibaresinin iş yönetim sistemlerini ifade ettiğini hemen algılaması mümkün değildir; başvurunun içerdiği malları düşünmesi için birkaç aşamaya ihtiyaç duyacaktır.
Ancak Mahkeme’ye göre aynen Temyiz Kurulu’nun da dava konusu kararında belirttiği gibi, başvuru konusu ibarenin olası anlamlarından birisi dahi içerdiği sınıfta yer alan malların özelliğini/karakterini/amacını belirtiyorsa, başvuru tescil edilemez.[3]
Mahkeme’ye göre şimdiye kadar oluşan içtihatlar ışığında, uygulamada Tüzüğün 7/1 (b) ve (c) fıkraları birbiri ile kesişmektedir. Zira Tüzüğün 7/1 (c) maddesi anlamında mal veya hizmetlerin karakterini/özelliklerini belirten markalar, ayırt edici karakteri haiz olmadığında tescil edilememekte olduğundan, bu durum esasen 7/1 (b) maddesine göre tanımlayıcı kelimelerin de ayırt edici olmadığından tescil edilmemesi durumunu da kapsamaktadır.[4] Çoğu zaman bu iki fıkra dayanak gösterilerek verilen red kararları ve gerekçeleri birbiri ile benzerlik göstermektedir.[5]
Buna rağmen, bir ibarenin 7/1 (c) anlamında ilgili mal ve hizmetin karakteri/özellikleri bakımından tanımlayıcı nitelikte olmaması, söz konusu ibarenin her halükurda 7/1 (b) anlamında ayırt edici niteliği sahip olduğu anlamına gelmez. Böyle durumlarda ilgili ibarenin bir markadan beklenen ana fonksiyonu yani herhangi bir tereddüte mahal vermeden ayırt edicilik fonksiyonu taşıyıp taşımadığı hususunun ayrıca ele alınması gerekmektedir.[6]
Dava konusu olayda, Başvurucu Şirket ve OHIM arasında başvuru konusu ibarenin içerdiği sınıfta yer alan malların hitap ettiği tüketici kitlesinin, İngilizce konuşan ve ortalamadan daha yüksek dikkat seviyesine sahip profesyonellerden oluştuğu konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Başvurucu Şirket’e göre bu durum, “SMARTER SCHEDULING” ibaresi ile iş yönetim sistemleri arasında doğrudan bir bağlantı kurulduğuna yönelik tespit için yeterli bir neden değildir. Başvurucu “SMART” kelimesinin bilgisayar teknolojileri alanında sıklıkla kullanılmasının bu kelimenin tanımlayıcı olduğunu ifade etmeyeceğini iddia etmiştir. OHIM’in önceki kararlarında “smart”, “smarter” kelimelerini içeren ve markada yer alan diğer kelimenin de açıkça ayırt edici olmamasına rağmen, markaların tescilini kabul ettiğini öne sürmüş; “SMARTER” kelimesinin sadece tanıtıcı bir anlamı olmadığını, içerdiği mallar için sonradan hatırlamayı sağlayan özgün bir karakteri olduğunu da belirtmiştir. Bu özgün yapının markayı oluşturan kelimelerin ister ayrı ayrı, isterse beraber kullanılması halinde de mevcut olduğunu iddia etmiştir.
Başvurucu ek olarak başvuru konusu markanın İngilizce konuşan tüketici kitlesinden ve profesyonellerden oluşan ABD’de de tescilli olduğu itirazını dile getirmiştir.
Başvurucu’nun iddia ve itirazına karşılık OHIM ise, “smart” kelimesinin anlamından yola çıkarak “SMARTER” kelimesinin özellikle bilgisayar teknolojileri alanında sıkça kullanıldığı üzere “sofistike” ve “akıllı” anlamının daha vurgulanmış halini ifade ettiğini belirtmiştir. ‘SCHEDULING’ kelimesinin ise markanın içerdiği yazılımlar için doğrudan planlama ve koordinasyon kapasitesini belirtmektedir. Bu iki kelimenin oluşturduğu ibarenin anlamı düşünüldüğünde, hitap ettiği tüketici kitlesi açısından ayırt edicilikten ziyade doğrudan bir “amaç” belirten bir durum ortaya çıkmaktadır.
Mahkeme Temyiz Kurulu’nun, başvuru konusu ibarenin içerdiği malların hangi işletmeden kaynaklandığını göstermekten ziyade bu ibarenin içerdiği yazılımların diğerlerinden daha akıllı olduklarını işaret etmeye yaradığını tespitine de katılmıştır[7] ki yazılımın bu ana özelliğinin Başvurucu Şirket’in internet sitesi sayfasında da (www.nMetric.com) “schedule more effectively and more realistically’ ve “schedule faster and more easily’ şeklinde açıkça belirtildiği tespit edilmiştir.
Başvurucu Şirket’in OHIM’in daha önceden “smart” kelimesini içeren markaları tescil kararı verdiğine ilişkin iddiası ise yersiz bulunmuştur. Zira Mahkeme’ye göre ‘SMARTER SCHEDULING’ ibaresi başka mallar veya hizmetler için örneğin kağıttan veya kartondan mamül ürünler için kullanıldığında, bu ibarenin bu malların ana karakterini belirten bir anlamının olmadığını; ayırt edici karakteri haiz olduğunu belirtmiştir.[8] Ancak somut olayda Mahkeme, başvuru konusu bu ibarenin içerdiği mallar için ayırt edici olmadığını ve başvuru içeriği malların karakterini/özelliğini belirttiğini tespit etmiştir.
Mahkeme bir sonraki aşamada ise Başvurucu Şirket’in markanın iki kelimeden oluştuğunu ve bu durumun ona ayırt edicilik kazandırdığı iddiasını incelemiştir. Mahkeme’ye göre bir markanın birden çok kelimeden oluştuğu durumlarda, her bir kelime açısından ayrı ayrı inceleme yapılsa da nihayetinde bir bütün olarak da inceleme yapılması zorunludur. Zira bazı olaylarda markayı oluşturan kelimelerin her biri ayrı ayrı ayırt edici karakterden yoksun olmasına karşılık, bir bütün olarak ele alındığında ayırt edici karaktere sahip olabilmektedir.[9] Bu noktada Mahkeme, kelimelerden oluşan sloganların “şaşırtıcı ve etkili” bir karaktere sahip olmasının her zaman bir koşul olarak aranmasa da, Tüzüğün 7/1 (b) maddesine uygun olarak tescili için her hâlükârda ayırt edici sloganların bu karaktere sahip olduğunun görüldüğünü de hatırlatmıştır.
Somut olayda ise Mahkeme bu iki kelimenin oluşturduğu sloganın, yazılımın amacını belirtmek dışında özgün bir unsur içermediğini ve ilgili tüketici kitlesi için daha sonradan hızlı ve kolayca hatırlanmasını sağlayan ayırt edici karakteri haiz olmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle Tüzüğün 7/1 (b) maddesi anlamında tescilini uygun görememiştir.
Mahkeme son olarak Başvuru Şirket’in başvuru konusu markanın ABD’de tescil edildiği iddiasını değerlendirmiş ve şu tespitte bulunmuştur: Topluluk marka sistemi kendine has kuralları ve amaçları olan bağımsız bir sistem olup, başvurular yalnızca bu sisteme uygun olarak ve ulusal sistemlerden bağımsız olarak değerlendirilmektedir.[10] Dolayısıyla gerek OHIM’in gerekse Mahkeme’nin üye devletin veya 3. bir devletin tartışma konusu başvuru hakkında verdiği bir kararla bağlı olması düşünülemez. [11] Ayrıca Mahkeme her somut olayda daha önceki kararlarından bağımsız olarak sadece 207/2009 sayılı Tüzüğün uygulanmasına bağlı olarak karar vermektedir.
Yukarıdaki tüm değerlendirmeleri dikkate alarak Mahkeme sonuç olarak “SMART SCHEDULING” başvurusunun reddine karar vermiştir.
“Smart” kelimesini tanımlayıcı kelimelerle birlikte içeren marka başvurusu sayısının ülkemizdeki fazlalılığı göz önüne alındığında, Genel Mahkeme’nin “Smarter Scheduling” kararının ülkemiz bakımından da dikkatle değerlendirilmesi gereken bir karar olduğu ortaya çıkmaktadır. Yazının bu nedenle de okuyucuların dikkatini çekeceği kanaatindeyiz.
Gülcan Tutkun Berk
Nisan 2015
Dipnotlar:
[1] 12 Haziran 2007 tarihli MacLean-Fogg v OHIM (LOKTHREAD), T‑339/05 sayılı ve 14 Haziran 2007 tarihli Europig v OHIM (EUROPIG), T‑207/06 sayılı kararlar.
[2] 29 Nisan 2004 tarihli Henkel v OHIM, C‑456/01 sayılı ve 21 Ocak 2010 tarihli Audi v OHIM, C‑398/08 sayılı kararlar.
[3] 23 Ekim 2003 tarihli OHIM v Wrigley, C‑191/01 sayılı ve 12 Temmuz 2012 tarihli medi v OHIM (medi), T‑470/09 sayılı kararları.
[4] 12 Şubat 2004 tarihli Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99 sayılı ve 29 Mart 2012 tarihli Kaltenbach & Voigt v OHIM (3D eXam), T‑242/11 sayılı kararlar.
[5]29 Nisan 2010 tarihli Kerma vOHIM (BIOPIETRA), T‑586/08 sayılı karar.
[6] 12 Ocak 2006 tarihli Deutsche SiSi-Werke v OHIM, C‑173/04 sayılı ve 8 Mayıs 2008 tarihli Eurohypo v OHIM, C‑304/06 P sayılı kararlar.
[7] 3 Temmuz 2003 tarihli Best Buy Concepts v OHIM (BEST BUY), T‑122/01 sayılı karar.
[8] 23 Kasım 2011 tarihli Geemarc Telecom v OHIM — Audioline (AMPLIDECT), T‑59/10 sayılı karar. 15 Eylül 2009 tarihli Wella v OHIM (TAME IT), T‑471/07 sayılı karar.
[9] 16 Eylül 2004 tarihli SAT.1 v OHIM, C‑329/02 P sayılı karar.
[10] 12 Aralık 2013 tarihli Rivella International v OHIM, C‑445/12 sayılı karar.
[11] 25 Mart 2014 tarihli Deutsche Bank v OHIM (Leistung aus Leidenschaft), T‑539/11 sayılı ve 24 Haziran 2014 tarihli 1872 Holdings v OHIM — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13 sayılı kararlar.