Etiket: gülcan tutkun berk

“Fikri Mülkiyet Hukuku Blogları ve IPR Gezgini Macerası” Sunumu – İstanbul’a Davetliydik Keyifli Bir Gün ve Gecenin Hikayesi

 

IPR Gezgini ekibi olarak 16 Şubat 2018 günü International Trademark Association (INTA) ve Gün+Partners Avukatlık Bürosu’nun davetlisi olarak İstanbul’daydık.

INTA’nın her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde gerçekleştirilen yıllık toplantısı (ki INTA yıllık toplantıları dünyanın en kalabalık ve önemli marka organizasyonudur) öncesi dünyanın farklı yerlerinde ön toplantılar yapılmaktadır. Gün+Partners Avukatlık Bürosu, INTA ön yıllık toplantılarının Türkiye ayağını 5 yıldır gerçekleştirmektedir ve bu toplantılara marka hukukuna ilişkin farklı konularda konuşmacılar davet etmektedir.

2018 yılı INTA Türkiye ön yıllık toplantısının davetlisi IPR Gezgini’ydi. Yıllardır internet üzerinden sürdürdüğümüz amatör ruhtaki yayının böylesine önemli bir toplantıya tek konuşmacı olarak davet suretiyle onore edilmesi bizi de çok gururlandırdı.

 

 

İstanbul’da katılacağımız toplantıyı fırsat ederek, aynı gece okurlarımızla bir buluşma düzenlemeyi de planladık ve her iki organizasyona da okuyucularımızı davet ettik. Bu yazıda her iki organizasyonu özetleyerek sizlerle bu güzel günü kısaca paylaşacağız.

INTA toplantısı, Gün+Partners Avukatlık Bürosu’nun İstanbul’daki merkezinde yapıldı. Oldukça konforlu ve rahat koşullarda düzenlenen toplantıyı bir resepsiyon takip etti. 70 civarı dinleyicinin katıldığı toplantının daha önce düzenlenen yıllık toplantıların en kalabalığı ve dolayısıyla ilgi çekeni olduğunu duymak bizi ayrıca sevindirdi.

Toplantıda IPR Gezgini ve kurucusu Önder Erol Ünsal, “Fikri Mülkiyet Hukuku Blogları ve IPR Gezgini Macerası” başlıklı yaklaşık 35 slayttan oluşan bir sunum yaptı. Sunumda, ilk olarak, IP Bloglarının dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkmasını sağlayan objektif şartlar ortaya konuldu, devamında dünyadaki önemli IP Bloglardan örnekler verildi, Türkiye şartlarında bu tip bir bloğun neden yapıldığı, kuruluş ve gelişim hikayesi anlatıldı, IPR Gezgini bugünden çekilen fotoğrafla tanıtıldı, sitenin amacı, artıları ve eksiklikleri ortaya konuldu, hedeflerimiz tanımlandı ve son olarak toplantıya katılan diğer IPR Gezgini yazarları, Gülcan Tutkun Berk, Gonca Ilıcalı ve Özlem Fütman da kendi deneyimlerini aktardı (toplantıya katılamayan diğer yazarlarımıza da emekleri için buradan ayrıca teşekkür ediyoruz). Bunun ardından dinleyicilerin soruları yanıtlandı ve resepsiyon kısmına geçildi. Sunumu bu yazıda tamamıyla paylaşmayacak olsak da slaytlarımızdan birkaçına fikir edinmeniz için yer veriyoruz. Bunların altında da sunum sırasında çekilen birkaç fotoğrafı görebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Soruların ve sohbetin keyifle devam ettiği uzunca bir resepsiyon devamında, IPR Gezgini gecesinin düzenleneceği mekana geçildi. Orada da muhtemelen 40 kişiden fazlaydık ve gece sona kadar kalanlar için bir hayli uzun sürdü. Sohbetin yoğunluğu içinde resepsiyon ve buluşmada fotoğraf çekmeyi fazlasıyla ihmal ettik sanırım, bu nedenle fotoğraf çeken katılımcılardan fotoğrafları mutlaka bizlerle de paylaşmalarını rica ediyoruz. Elimizde bulunan -şimdilik- iki fotoğrafı burada sizlerle de paylaşıyoruz.

 

 

Gecenin sonuna dek bizi yalnız bırakmayan evsahibimiz Gün+Partners ekibine, özellikle de son dakikaya dek birlikte olduğumuz Uğur Aktekin’e ve organizasyonu bizim açımızdan tamamen sorunsuz hale getiren Pınar Arıkan’a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerin en büyüğü ise gerek toplantıda gerekse de resepsiyon ve yemekte bizlerle birlikte olan okurlarımıza gidiyor. Bizler daha da motive olduk, daha çok yazacağız.

Son olarak, 17 Şubat Cumartesi sabahı gecenin yorgunluğunu atmaya çalışırken bir diğer sürprizle karşılaştık. Siteden aldığımız otomatik geri bildirim sayesinde öğrendik ki; site yazarımız Özlem Fütman’ın, dünya fikri mülkiyet camiasını sarsmakta olan “Michael Gleissner” hakkında yazdığı “YETENEKLİ BAY RIPLEY; CATCH ME IF YOU CAN! BU YAZIDA GEÇEN İSİMLERİ AKLINIZDA TUTUN, ÇÜNKÜ BİR GÜN SİZİN DE KARŞINIZA ÇIKABİLİR, SONRA “ÖZLEM SÖYLEMEMİŞTİ, BİLMİYORDUM” DEMEYİN!” başlıklı yazı (bkz. https://wp.me/p43tJx-LD)World Trademark Review’de haber olmuş.

 

 

Tahmin ediyoruz ki, Michael Gleissner hakkında medya takibi yapanlar, IPR Gezgini’ndeki yazıyı ve çok ilgi çekici (ve de haklı) benzetmeleri fark edip, yazı içeriğini İngilizce’ye çevirtip World Trademark Review’de haber haline getirmişler. Özlem Fütman’ı tebrik ediyoruz, çok sevindik. Bir de çevirenler IPR Gezgini’ni IP Navigator olarak anmasalar daha iyi olurmuş :))

Yeni buluşmalarda tekrar görüşmek üzere diyoruz.

IPR Gezgini

iprgezgini@gmail.com

Şubat 2018

 

 

 

 

 

 

 

HATIRLATMA: IPR GEZGİNİ 16 Şubat 2018’de İstanbul’da INTA Toplantısı’na Konuk Olacak – Sizleri de Bekleriz

 

Yıllardır verilen ticari kazanç amacı gütmeyen çabanın, bir noktadan sonra başarıya ulaştığını ve takdir edildiğini görebilmek, şüphesiz insanı en mutlu eden yaşam hallerinden birisi olmalı.

IPR Gezgini‘nde ben ve diğer yazar arkadaşlarım için bugünlerde bu hissiyatı yaşıyoruz.

1878 yılında kurulan International Trademark Association (INTA), marka alanında dünyada faaliyet gösteren en büyük sivil toplum örgütüdür ve dünyanın birçok ülkesinden binlerce üyeye sahip bir kuruluştur. INTA üyesi 7,100 kuruluş yaklaşık 31,000 marka profesyonelini temsil ediyor ve üyeler 187 farklı ülkeden geliyor. INTA’nın her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlediği yıllık toplantılarda binlerce marka profesyoneli bir araya geliyor ve birçok mesleki alan toplantısının yanında, çok sayıda iş bağlantısı da bu toplantılarda gerçekleştiriliyor.

Yıllık toplantılar öncesi, ülkelerde gerçekleştirilen ön toplantılar ise, üyelerin bir araya gelmesi ve önemli görüşmelerin gerçekleştirilmesi amacına hizmet ediyor. INTA’nın ülkemizde de çok sayıda üyesi mevcut ve dernek üyeleri çeşitli vesilelerle bir araya geliyor.

INTA’nın 16 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek ulusal toplantısının konuğu ise, -ne mutlu bize ki-: IPR GEZGİNİ!

Fikri Mülkiyet Blogları, ana başlığı ile gerçekleştirilecek toplantıya bizi davet ettikleri için INTA‘ya ve INTA adına organizasyonu gerçekleştiren Gün + Partners Avukatlık Bürosu‘na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse çok onurlandık ve mutlu olduk.

Aşağıda programına ve INTA kayıt sayfasına da yer verdiğimiz etkinlik kayıt yaptırmak koşuluyla herkesin katılımına açık olacak.

IPR Gezgini kurucusu ve yazarı Önder Erol ÜNSAL‘ın ana konuşmacı olacağı toplantıya, site yazarları Gülcan TUTKUN BERK, Gonca ILICALI ve Özlem FÜTMAN da katılacak ve sunuma ve toplantıya yapacakları katkılarla dinleyicilerle IPR GEZGİNİ deneyimlerini paylaşacaklar. Sitemizin diğer yazarları Selin KALEDELEN, H. Tolga KARADENİZLİ ve Poyraz DENİZ ise çok istemelerine rağmen, maalesef bu toplantıda aramızda olamayacaklar.

Daha bitmedi!

Geçtiğimiz yıl Ankara’da ilkini yaptığımız IPR Gezgini buluşmasını, 16 Şubat gecesi bu kez de İstanbul’da yapmayı planlıyoruz. Bizler toplantı sonrası gece birlikte zaman geçireceğiz ve eğer sizler de aramıza katılmak isterseniz çok seviniriz. Tanışmaya ilaveten, hep birlikte mesleki konularda ve IPR Gezgini’nden beklentiler konusunda sohbet ederiz. Bu buluşmaya katılmayı düşünenler okurlarımız iprgezgini@gmail.com adresinden bizimle temasa geçerlerse, yaklaşık sayıyı belirleyip buluşma mekanını onu göre seçeceğiz.

Toplantı programı ve diğer detaylar aşağıda:

https://members.inta.org/pre-am-receptions?reload=timezone

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/inta-Pre-Annual-Meeting_V6.pdf

 

 

İstanbul’daki okuyucularımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

INTA ve Gün + Partners Avukatlık Bürosu’na da davetleri için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok onurlandık!

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ocak 2018

 

IPR GEZGİNİ 16 Şubat 2018’de İstanbul’da INTA Toplantısı’na Konuk Olacak – Sizleri de Bekleriz

 

Yıllardır verilen ticari kazanç amacı gütmeyen çabanın, bir noktadan sonra başarıya ulaştığını ve takdir edildiğini görebilmek, şüphesiz insanı en mutlu eden yaşam hallerinden birisi olmalı.

IPR Gezgini‘nde ben ve diğer yazar arkadaşlarım için bugünlerde bu hissiyatı yaşıyoruz.

1878 yılında kurulan International Trademark Association (INTA), marka alanında dünyada faaliyet gösteren en büyük sivil toplum örgütüdür ve dünyanın birçok ülkesinden binlerce üyeye sahip bir kuruluştur. INTA üyesi 7,100 kuruluş yaklaşık 31,000 marka profesyonelini temsil ediyor ve üyeler 187 farklı ülkeden geliyor. INTA’nın her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlediği yıllık toplantılarda binlerce marka profesyoneli bir araya geliyor ve birçok mesleki alan toplantısının yanında, çok sayıda iş bağlantısı da bu toplantılarda gerçekleştiriliyor.

Yıllık toplantılar öncesi, ülkelerde gerçekleştirilen ön toplantılar ise, üyelerin bir araya gelmesi ve önemli görüşmelerin gerçekleştirilmesi amacına hizmet ediyor. INTA’nın ülkemizde de çok sayıda üyesi mevcut ve dernek üyeleri çeşitli vesilelerle bir araya geliyor.

INTA’nın 16 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek ulusal toplantısının konuğu ise, -ne mutlu bize ki-: IPR GEZGİNİ!

Fikri Mülkiyet Blogları, ana başlığı ile gerçekleştirilecek toplantıya bizi davet ettikleri için INTA‘ya ve INTA adına organizasyonu gerçekleştiren Gün + Partners Avukatlık Bürosu‘na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse çok onurlandık ve mutlu olduk.

Aşağıda programına ve INTA kayıt sayfasına da yer verdiğimiz etkinlik kayıt yaptırmak koşuluyla herkesin katılımına açık olacak.

IPR Gezgini kurucusu ve yazarı Önder Erol ÜNSAL‘ın ana konuşmacı olacağı toplantıya, site yazarları Gülcan TUTKUN BERK, Gonca ILICALI ve Özlem FÜTMAN da katılacak ve sunuma ve toplantıya yapacakları katkılarla dinleyicilerle IPR GEZGİNİ deneyimlerini paylaşacaklar. Sitemizin diğer yazarları Selin KALEDELEN, H. Tolga KARADENİZLİ ve Poyraz DENİZ ise çok istemelerine rağmen, maalesef bu toplantıda aramızda olamayacaklar.

Daha bitmedi!

Geçtiğimiz yıl Ankara’da ilkini yaptığımız IPR Gezgini buluşmasını, 16 Şubat gecesi bu kez de İstanbul’da yapmayı planlıyoruz. Bizler toplantı sonrası gece birlikte zaman geçireceğiz ve eğer sizler de aramıza katılmak isterseniz çok seviniriz. Tanışmaya ilaveten, hep birlikte mesleki konularda ve IPR Gezgini’nden beklentiler konusunda sohbet ederiz. Bu buluşmaya katılmayı düşünenler okurlarımız iprgezgini@gmail.com adresinden bizimle temasa geçerlerse, yaklaşık sayıyı belirleyip buluşma mekanını onu göre seçeceğiz.

Toplantı programı ve diğer detaylar aşağıda:

https://members.inta.org/pre-am-receptions?reload=timezone

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/inta-Pre-Annual-Meeting_V6.pdf

 

 

İstanbul’daki okuyucularımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

INTA ve Gün + Partners Avukatlık Bürosu’na da davetleri için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok onurlandık!

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ocak 2018

 

Üniversite Sanayi İşbirliği Projelerinde Buluşun Hak Sahipliğinin Belirlenmesi Sorunu

ipr_resimSınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesi ile birlikte üniversite buluşları açısından yeni bir dönem başlamış oldu. SMK’da yer alan maddelerin uygulanmasına dair çeşitli usul ve esasları içeren yönetmelik taslakları da hâlihazırda ilgililerin görüşlerine açıldı. Bu taslak yönetmeliklerinden biri de “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik Taslağı”dır (“Taslak”) ve halen görüşlere açıktır.

Söz konusu Taslak’ın 34/3. maddesinde yer alan;

2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde[1] tanımlanan öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin diğer kamu kurumları veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınır

hükmünün, konuyla ilgili uygulamada üniversite Teknoloji Transfer Ofislerinin (“TTO”) yaşadığı sorunlara  arzuladığı çözümü maalesef getirmediği kanaatindeyim. Bu nedenle bu yazıyı okuyucularımızla paylaşmak istedim.

Üniversite sanayi işbirlikleri kapsamında yapılacak sözleşme görüşmelerinde, üniversiteyi temsilen TTO yetkilileri ile sözleşmenin diğer tarafı şirket yetkilileri arasında en hararetli tartışmalar sözleşmenin fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin maddesi üzerinde yaşanmaktadır.   Sözleşmenin ilgili maddesinde şirketlerin, üniversite öğretim elemanından talep ettiği danışmanlık katkısı ile yapılan proje sonucunda ortaya çıkan buluş üzerinde genellikle “tek başına” hak sahipliğini talep ettiğini görmekteyiz. Şirketler şayet tescile konu olabilecek buluş ortaya çıkarsa, buluşa ait tescil başvurularında danışmanlık katkısı veren öğretim elemanının zaten “buluşçu” olarak belirtileceğini iddia ederek üniversitenin, sözleşme konusu proje sonucu ortaya çıkacak buluş üzerinde “müşterek” hak sahipliği talebini reddetmektedirler[2]. Diğer yandan, genellikle sözleşme konusu proje için öğretim elemanından alınan danışmanlık hizmetinin bedelinin zaten ödendiğini, dolayısıyla ortaya çıkacak buluş üzerindeki hak sahipliğinin tek başına şirkete ait olması gerektiğini iddia etmektedirler.

Oysa danışmanlık konusu hizmet ile proje sonucu ortaya çıkacak buluş, hukuki anlamda birbirinden farklı iki konudur. Danışmanlık hizmeti karşılığı ödenen ücretin, henüz daha vücuda gelmemiş buluş üzerindeki hak sahipliğinin devir[3] bedeli olarak algılanması hukuken doğru bir yaklaşım değildir. Şirketler danışmanlık ücreti ödemeleri karşılığında, hem ihtiyaç duydukları projenin gerçekleşmesini sağlayacak danışmanlık hizmeti alma, hem de proje sonucunda ortaya çıkan buluşun hak sahipliğine tek başına sahip olma beklentisi içine girmektedir. Bu şekildeki “bir koyun iki post” mantığının kabul edilmesi halinde, üniversiteler ve öğretim üyeleri için adil olmayan sonuçlar doğmaktadır.

Elbette hangi alanda olursa olsun sağlıklı bir müzakerenin temel şartı, bazen zor da olsa empati yapabilmektir. Şirketlerin proje sonucu ortaya çıkan buluş üzerinde tek başına hak sahibi olma talebinin altında yatan ve “bunu böyle kabul edemiyoruz maalesef” şeklindeki gerekçe dışındaki gerçek nedeni anlamak önemli.  İşbirliği projesi sonucu ortaya çıkan buluşu ticarileştirirken, şirketlerin buluş üzerinde tasarruf hakkına münhasıran sahip olmayı istemeleri veya bir yandan tek başına proje giderlerine katlanırken diğer yandan buluştan elde edilecek geliri 3.kişilerle paylaşmanın ticari olarak çok tercih edilen bir sonuç olmaması anlaşılabilir kaygılardır.

Ancak bu kaygılar karşısında, üniversitelerin buluş üzerinde müşterek hak sahipliği talebinin altında, ilk etapta ticari nedenler yatmadığının altını önemle çizmek gerekir. Hâlihazırda ülkemizde teknolojinin sanayiye aktarılması misyonunu üstlenen üniversite TTO’larının ana amacı; buluşlardan yüksek meblağlarda gelir etmekten ziyade, buluşların ticarileştirilmesi deneyimlerini yaşayarak bu anlamda başarı hikâyeleri yaratmaktır. Arzu edilen bu başarı hikâyesine başlamak için de mantıken öncelikle (i) ortada bir buluş olması ve (ii) bu buluş üzerinde üniversitenin ticarileştirme işlemlerini yapacak bir tasarruf hakkına sahip olması gerekmektedir. Şirketler üniversitelerle yaptıkları işbirlikleri kapsamında proje sonucu buluş üzerinde tek başına hak sahipliğinde ısrar ederse, üniversite hangi buluş üzerinde hak sahibi olacak ve ileride yapılacak ticarileştirme işlemlerinin bir parçası olduğunu kanıtlayabilecektir?

Buluşların çoğunlukla bir ihtiyaca binaen ortaya çıktıkları ve ticarileştirme açısından değerli olan buluşların ise özellikle sanayinin ihtiyacına cevap verenler olduğu açıktır. Üniversitenin, şirketin ihtiyacı üzerine oluşan bir işbirliği sırasında ortaya çıkan buluş üzerinde hak sahibi ol(a)maması, üniversitelerin buluşların ticarileşmesi sürecinde arzuladığı işlevi yerine getiremeyeceği sonucunu doğuracaktır.

Üniversitelerin buluş üzerinde hak sahipliği için şirketlere karşı verdiği mücadelenin altında yatan diğer bir önemli neden; yukarıda açıklamaya çalıştığım gibi buluş üzerinde en azından müşterek hak sahibi olarak kayıtlarda gözükerek, üniversite adına yapılan tescil sayısını arttırmaktır. Bu sayede üniversiteler arasındaki rekabette üst sıralarda yer almak ve hak sahibi (müşterek de olsa) olduğu bir buluşun ticarileştirilmesi senaryolarında yasal olarak yer alarak deneyim kazanmaktır.

Bu amacı şirketlere doğru anlatabildikten ve proje çıktısı buluş üzerinde müşterek hak sahipliği konusunda şirketleri ikna edebildikten sonra, şirketin ticari kaygılarını azaltacak ve ortak mutabakatla geliştirilen çeşitli alternatiflerin işbirliği sözleşmesinde düzenlenebileceği kanaatindeyim. Şirketler, müşterek hak sahibi üniversitenin buluş üzerinde tasarruf hakkını kısıtlayan, şirketin buluşun ticarileştirilmesine yönelik tasarruflarını genişleten, öğretim elemanının projeye katkı payına göre ticarileştirme sonucu elde edilecek gelirden üniversiteye pay verilmesi gibi konulardaki alternatif düzenlemelerle, üniversitenin müşterek hak sahipliğini ticari kaygılarını azaltacak şekilde uygulamada şekillendirebilirler. Ancak bir sanayi-üniversite işbirliği sözleşmesinin bu şekildeki bir ortak mutabakat noktasına gelmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Ya işbirliği sözleşmesi görüşmeleri, fikri ve sınai mülkiyet hak sahipliği maddesi üzerinde anlaşılamadığından daha baştan sona ermekte ya da üniversite, en azından işbirliği sözleşmesi sayım azalmasın diye, buluş üzerindeki müşterek hak sahipliği ısrarından vazgeçmektedir.  Bu durum TTO’ların günlük yaşadığı sorunlardan biri olarak halen karşımızda durmaktadır.

İşbirliği projeleri kapsamında ortaya çıkan buluşların üniversitelerin de rol aldığı modellerle ticarileştirilmesi yolunu açabilmek için, öncelikle buluş üzerinde üniversitenin de müşterek hak sahipliğine işaret eden bir yasal dayanağa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu sayede üniversitelerin buluşların ticarileştirilmesindeki rolü sağlamlaşacak ve hak sahipliğine ilişkin sözleşme müzakerelerinde şirketlere karşı eli güçlenecektir.  Taslak’ın 34/3.maddesi, bu tarz işbirlikleri sonucunda ortaya çıkan buluş üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesini “sözleşme hükümlerine” bağladığı ve konu netleşmediği için TTO’ların yaşadığı güçlük halen devam edecektir.

Sonuç olarak, üniversitelerin sanayi işbirlikleri kapsamındaki proje çıktısı buluş üzerinde müşterek hak sahipliği talebini düzenleyen bir yasal dayanak beklentisi, TTO’lar tarafından halen devam etmektedir. Umarım söz konusu Taslak’a bu ihtiyaç doğrultusunda bir değişiklik/düzenlenme eklenmesi için geç kalınmış değildir.

Bu beklentiyi dile getirmekle beraber, konuyla bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir noktaya daha değinmeden geçemeyeceğim. Diyelim ki üniversitelerin bu ihtiyacı yasa koyucular tarafından hemen dikkate alındı ve işbirliği projeleri çıktısı buluş üzerinde üniversite ve şirketin (3.kişiler)müşterek hak sahipliği yasal düzenlemeye bağlandı, bu durumda işbirliği sözleşmelerinde birkaç hususa daha kafa yormak ve müzakere etmek gerekeceği kanaatindeyim. Zira buluş üzerindeki ortak hak sahipliği, KHK döneminde olduğu gibi SMK’nın 112/1[4] maddesine göre 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ndaki (“TMK”)  “paylı mülkiyete” ilişkin hükümlerine bağlanmıştır.  İşbirliği projesi çıktısı buluş üzerinde müşterek hak sahibi bir üniversitenin, buluş için yapılan patent başvurusuna herhangi bir nedenle devam etmek istememesi ihtimalinde, üniversite Taslak’ın 40. maddesine[5] göre “önce” hakkını devralması için öğretim üyesine teklif yapmak ve teklif kabul edilirse buluş üzerindeki hakkını öğretim elemanına “bedelsiz” devretmekle yükümlü olmaktadır.  Dolayısıyla belirttiğim ihtimali dikkate alarak; işbirliği projesi çıktısı buluş üzerindeki müşterek hak sahipliğinin üniversite ve şirket tarafından kabul edildiği hallerde, ileride üniversite, şirket ve öğretim elemanı arasında ortaya çıkması muhtemel bir ihtilafı önleyebilmek için, sözleşmeyi düzenlerken, TMK’nın SMK tarafından işaret edilen paylı mülkiyete ilişkin hükümlerinin de dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Ocak 2017

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

[1] 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 3/(l): “Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

[2] İlgili düzenlemeler ve sözleşmeler gereğince öğretim üyesinin buluşu üzerinde hak sahipliğine sahip olan üniversite kastedilmektedir.

[3] Şirketlerin işbirlikleri sözleşmelerinde genellikle,  üniversitenin ve öğretim elemanının buluşa dair her türlü tasarruf hakkını şirkete “devrettiklerine” ilişkin bir düzenleme yaptıkları görülmektedir. Oysa işbirliği sözleşmesindeki bu tarz hak sahipliğinin devredildiğine ilişkin bir düzenleme FSEK 48/3 hükmüne göre batıldır. İşbirliği sözleşmesi imzalanırken henüz ortada vücuda gelmiş bir buluş (“eser” tanımı içinde yer aldığı farz edildiğinde) olmadığından, bu buluşun doğrudan şirkete devri, işbirliği sözleşmesinin imzalanması aşamasında söz konusu olamayacaktır. Devir için sonradan yani buluş ortaya çıktıktan sonra ayrıca bir devir sözleşmesi yapmak gerekecektir. İşbirliği sözleşmesinde bu devir işleminin ancak sonradan yapılacağı “taahhüt” edilebilir.

[4] SMK madde 112/1 “Patent başvurusu veya patent birden çok kişiye aitse hak üzerindeki ortaklık taraflar arasındaki anlaşmaya göre, böyle bir anlaşma yoksa 4721 sayılı Kanundaki paylı mülkiyete ilişkin hükümlere göre belirlenir….”

[5] Taslak Madde 40- (1) “Yükseköğretim kurumu, başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek isterse, Kurum nezdinde vazgeçme talebinde bulunmadan önce, başvuru veya patent hakkını devralmasına ilişkin teklifini buluşu yapana bildirir. Buluşu yapan, bu konuda kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde cevap vermezse veya teklifi kabul etmezse, patent başvurusu veya patent üzerindeki tasarruf yetkisi yükseköğretim kurumuna ait olur ve yükseköğretim kurumu patent başvurusu veya patent hakkından vazgeçebilir. Buluşu yapanın teklifi kabul etmesi durumunda haklar buluşu yapana bedelsiz olarak devredilir.”

Üniversitelerin Sınai Mülkiyetten Doğrudan Gelir Elde Etmesi Sorunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu 121. Maddesi 8. Fıkrası 2.Cümlesi ile Gelen Çözüm

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesi ile birlikte hâlihazırda uzun süredir gündemimizi meşgul eden “SMK ile gelen yenilikler” konusunun, olması gerektiği gibi tüm camia tarafından bir süre daha yazılacağı, çizileceği ve tartışılacağı açıktır. Birçok yeniliğin uygulanabilirliğini veya yeni uygulamaların yeni sorunları doğurup doğurmayacağını zamanla hep birlikte tecrübe edeceğiz.  Ancak herhâlükârda SMK’nın, eski KHK’lar ile artık yoluna devam etmesi çok zorlaşan sınai mülkiyet tescil ve koruma sistemine taze kan getireceği ve tıkanmış noktaların önünü açacağı ümidini taşımaktayım.

Bilindiği üzere, SMK’nın 121 madde numaralı ve “Yükseköğretim kurumlarında gerçekleşen buluşlar” başlıklı maddesi, özellikle devlet üniversitelerinde yapılan buluşlar üzerindeki hak sahipliği konusunu köklü olarak değiştirdi.  Bu değişiklik, SMK’ya ilişkin yapılan birçok bilgilendirme toplantılarında ve seminerlerde tartışıldı. Maddenin gerekçesinde de açıkça anlaşıldığı üzere,  son yıllarda üniversitelere teknoloji transferi ve sınai mülkiyetin ticarileştirilmesi suretiyle ekonomiye katma değer yaratma konusunda yüklenen rol dikkate alındığında, 121. madde ile getirilen bu değişiklikler global örnekler ile paralellik göstermektedir.

Bu yazıyı, 121. maddenin çokça konuşulan üniversitelerdeki buluşlar üzerindeki hak sahipliği konusunda yapılan bu önemli değişikliğine değil,  aynı maddenin 8. fıkrasının 2. cümlesine değinmek üzere kaleme almak istedim. Zira bu cümlenin, buluşların ticarileştirilmesi konusunda üniversiteleri ve özellikle üniversiteler bünyesinde görev yapan Teknoloji Transfer Ofislerini (“TTO”)[1] çok rahatlatacağını ve üniversitelerin buluşları ticarileştirmesi suretiyle gelir elde etmesi yönündeki engelleri ortadan kaldıracağını düşündüğüm için, bu yazı ile altını çizmek ve değerli IPR Gezgini okuyucularımızla paylaşmak istedim.

SMK’nın değinmek istediğim cümlesinin yer aldığı madde fıkrası metni şu şekildedir:

 Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar

MADDE 121-

…………………………..

(8) Buluştan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu ve buluşu yapan arasındaki paylaşımı, buluşu yapana gelirin en az üçte biri verilecek şekilde belirlenir. Buluştan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu hissesi ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine özgelir olarak kaydedilir ve başta bilimsel araştırmalar olmak üzere yükseköğretim kurumunun ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılır.

………………………….”

TTO ekosistemi dışındaki okuyucularımız için bu cümlenin önemine daha iyi vurgulayabilmek adına, öncelikle kısaca SMK 121/8. maddesinden hareketle üniversitelerin, özellikle teknoloji geliştirme bölgesi olmayan veya bu bölgeler içinde faaliyet göstermeyen üniversitelerin “buluştan gelir elde etmesi” konusunda uygulamada yaşadığı sorunu özetlemek isterim.

Ülkemizdeki bir üniversitenin “buluştan gelir elde etmesi” süreci, yani üniversitede gerçekleşen bir buluşun üniversitenin TTO ofisine bildirilmesinden ticarileştirmesine kadar geçen süreç, uzun ve karmaşık bir süreç olmakla beraber, ülkemizdeki çoğu TTO tarafından aşağı yukarı benzer şekilde şu akışta gerçekleşmektedir:

ipr

Yukarıdaki özet akışın her aşaması; TTO’yu oluşturan modüllerin birbiri ile yakın etkileşim halinde çalışmasını gerektirmektedir. Her aşamada kullanılan formlar, raporlamalar, yöntemler ülkemizde halen deneme-yanılma yöntemi ile en iyi sonuca ulaşılmaya çalışılması aşamasındadır. Keza teknoloji transferi alanındaki aktörler arası işbirlikleri, üniversite birimleri arasındaki uyum, teknoloji transferi konusundaki mevzuat ile diğer mevzuatlar arası uyum/uyumsuzluklar, ülkemizin kendine has girişim kültürü, üniversiteler arası yarış ve endeks kaygıları gibi etkenlerin de, sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi faaliyetlerine olumlu olumsuz etkileri de olmaktadır. TTO’ların ülkemizdeki kısa tarihi göz önüne alındığında daha epeyce kat edilecek yol olduğu açıktır.  Yukarıdaki akışın uygulamadaki ayrıntıları, her aşamaya ilişkin en iyi uluslararası örnekler, uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında ilerleyen günlerde başka yazılar yazmayı ve okuyucularımız ile paylaşmayı umut ediyorum.

Üniversitelerin teknoloji transferi konusunda kat etmeye çalıştığı bu uzun yolun nihai amacı; bir buluşun ister devir, ister lisans, ister şirketleşme (spin-off veya start-up) suretiyle ticarileştirilmesini sağlamak, daha basit bir anlatımla buluştan katma değer yaratmak ve gelir elde etmektir. Bir buluşun ticarileşme aşamasına ulaşması, buluşun farklı aktörler tarafından kılı kırk yararak yapılan değerlendirme filtrelerinden başarı ile geçmesi anlamına geldiğinden, çok kıymetlidir. Bu uzun ve zorlu süreç sonunda, buluştan gelir elde etmekten daha çok bir “başarı hikâyesi” yaratmak, her TTO’nun hayalidir. Ülkemizde TTO’ların ilk kurulduğu tarihten bu yana, yani 4-5 yıllık süreçte başarı hikâyesi sayısı maalesef iki elin parmağını geçmeyecek sayıdadır. İşin doğasından kaynaklanan bu kıtlığın, sadece ülkemiz için değil dünyanın her ülkesi için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu işte en iyi olan ülkelerin üniversitelerinin avantajının, sadece çok daha önce teknoloji transferi ve ticarileştirmesi işine girmeleri olduğunu düşünüyorum.

Üniversite kaynaklı buluşların ticarileştirme sürecinin her aşamasında yaşanan zorluklar dikkate alınarak, ilgili mevzuat değişikliklerinin de yasa koyucular tarafından zamanla gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu iyileştirmelerden biri olan SMK 121/8. maddesinin, üniversitelerin son aşamada yaşadığı zorluğu gidermesi açısından önemlidir. Çünkü ticarileştirmenin son aşamasında, diğer bir deyişle ticarileştirilmiş sınai mülkiyet hakkından elde edilen gelirin üniversite bütçesine alınmasında, hem devlet üniversitelerinin hem de vakıf üniversitelerinin tabi olduğu mevzuat açısından yasal engeller mevcuttu(r). Zira sınai mülkiyet haklarının doğası itibariyle gayri maddi mülkiyet hakkı olması nedeniyle, devlet üniversiteleri bu hakların devredilmesi veya kiralanması noktasında Devlet İhale Kanununa tabi olmaları gerektiği gerçeği ile karşı karşıya kaldılar. Uzun bürokratik işlemlerden oluşan ve esasen devlet kurumlarının sahip olduğu maddi varlığa sahip mülkiyet hakları için öngörülen ihale sürecinin; gayri maddi mülkiyet hakkı olan sınai mülkiyet hakları için işletilmesindeki güçlüğe ek olarak, her bir buluşun kendine has ticarileştirme süreçlerinin ihale süreci ile uyumlulaştırılmasındaki güçlük göz önüne alındığında, gelir elde etmek noktasında devlet üniversitelerinin eli kolu bağlanmaktadır. Vakıf üniversiteleri açısından da durum farklı değildir. Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 28. maddesinde vakıf üniversitelerinin öğretim faaliyeti dışında bir faaliyet ile gelir elde edemeyeceği açıkça düzenlenmiştir.  Kısacası Devlet İhale Kanunu ve YÖK mevzuatı, buluşların ticarileştirilmesi suretiyle üniversitelerin gelir elde etmesinin önünde hukuki ve mali açılardan engeller içermektedir.

Uygulamada bu sorunun aşılması için çoğu üniversitenin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 3.maddesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 14. maddesinden hareketle, “Yönetici Şirket” ortağı olduğu ve bu suretle gelir elde ettiği görülmüştür. Ancak teknoloji Geliştirme Bölgesi olmayan ve bürokratik işlemler nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurmak istemeyen üniversiteler açısından gelir elde etme önündeki engeller halen geçerliliğini koruyor. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmamasına rağmen, üniversitenin doğrudan ortak olduğu bir şirket kurabilmesi ve bu şirket üzerinden buluşların ticarileştirme faaliyetlerini yapması diğer bir seçenek olabilmektedir. Ancak bu halde de hukuki riskler yine devam etmektedir çünkü özellikle vakıf üniversiteleri açısından “buluştan gelir elde etme amacıyla üniversitenin bir ticari şirket kurduğu” gerçeği YÖK mevzuatına ve/veya ilgili mali mevzuata aykırılığı tam olarak ortadan kaldırmamaktadır. Kaldı ki böylesi bir hukuki risk alınsa bile, üniversitenin ortağı olduğu şirket üzerinden yapılan ticarileştirme (devir veya lisans) faaliyetlerinin, TÜBİTAK’a sunulan yıllık raporlamalarda ticarileştirme faaliyeti olarak sayılmama riski olabileceğinden, bu riskli durum ilgili üniversitenin girişimcilik endeksi verileri açısından kaygı yaratmaktadır. Sonuç olarak, SMK’nın yürürlüğe girmesine değin, üniversitelerin buluşun ticarileştirilmesi suretiyle gelir elde etmesine ilişkin hukuken “sıfır risk” olan bir alternatif yaratmak güçlüğü yaşanıyordu.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmayan ve/veya bu bölge içinde yer almayan devlet üniversitelerinin ve vakıf üniversitelerinin yaşadığı bu soruna 121/8 maddesinin 2. cümlesinin hukuki açıdan bir çözüm getireceği açıktır. Her ne kadar konuya ilişkin diğer kanunlarda çelişen maddeler halen geçerliliğini korusa da, yasaların çatışması denilen bu halde sonraki (özel) kanunla getirilen düzenleme öncekinin yerini alır ilkesi (“Lex Pasterior deraget priori”) gereğince, SMK 121/8. maddesinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışındaki TTO’ları ve bağlı oldukları üniversiteleri buluştan doğrudan gelir elde etme konusunda hukuken rahatlatan bir düzenleme olduğu kanaatindeyim.

Av. Gülcan Tutkun Berk

Ocak 2017

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

 

[1] TTO’lar, “üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik/sosyal/kültürel değer kazanmasına, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla tasarlanmış” ve TÜBİTAK tarafından desteklenen birimlerdir. Ülkemizde desteklenen TTO ofisleri listesi ve destekleme programının ayrıntılarına https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

MARKALAR DA TÜKENİR! BURN-OUT/ TÜKENMİŞ MARKA SENDROMU

resim_1

Geçen haftalarda Alman Welt gazetesinde markalarla ilgili çıkan bir haberi kısaca okuyucularımızla paylaşmak istedim. Ülkemizde herkesin bir magazin haberi ile, Meryem Uzerli’nin aniden Muhteşem Yüzyıl dizisini terk etmesiyle haberdar olduğu “born-out/ tükenmişlik sendromunun”, marka dünyasına da sirayet etmesini öğrenmek benim için enterasan oldu.

Anlaşılan, nasıl ki Marka Hukuku literatüründe “tanınmış marka”, “markanın çekici gücü”, “markanın sulandırılması” ve buna benzer birçok terminolojiyi kullanıyorsak, ufukta; itiraz, dava veya cevap dilekçelerinde “born-out/tükenmiş marka” terminolojisi üzerinden iddia veya savunma kurma ihtimali de beliriyor.

Habere http://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article153690088/Die-neue-Treulosigkeit-der-deutschen-Verbraucher.html bağlantısından ulaşılabilir.

Haberin özü; büyük markaların tüketici güveninin azalmasıyla karşı karşıya olduğu tespitine dayanıyor. Son zamanlarda tüketiciler çok fazla seçeneğin sunulduğu raflardan, her zaman bildikleri tanıdıkları markalar yerine yeni ürünleri seçerek denemek istiyorlar. Tüketiciler artık bir markaya bağımlı kalma eğilimden vazgeçmektedirler. “Yenilik” sloganlı bu eğilim, sadece gıda sektöründe değil araba, ev aletleri ve mobilyalar için de görülmektedir. Tüm bu tespitlerin ardından, bir marka danışmanının verdiği bilgiye göre marka ve tüketici arasındaki bağın sonuna gelindiği iddia edilmektedir. Bu durum da, tanınmış markanın born out sendromu olarak adlandırılmış ve bu sendromu yaşayan büyük markaların oranında artış olduğu bildirilmiştir.

Haberin devamında bu eğilimin nedenlerine bilimsel açından bakılmaya çalışılmış. Nürnberg Tüketici Araştırmalar Enstitüsünden (GfK) uzmana göre markalar, “şampiyonlar”, “istikralılar” ve “burn out” yaşayanlar olarak ayrılmaktadır. Burn-out yaşayanların oranı 2009-2015 yılları arasında %37’den %45’e ulaşmıştır. Diğer bir deyişle, tüketicilerin güvendiği marka oranlarında düşüş söz konusudur.

GfK uzmanına göre burn-out sendromuna giren bir marka, öncelikle fiyat düşürmeye başlıyor. Ancak bu durumda daha çok müşteri kaybetmeye devam ediyor. Çünkü tüketiciler halen yüksek fiyatın kalite ile doğru orantılı olduğunu düşünmektedir. Uzman bu duruma en iyi örnek olarak Apple ve BMW markalarını örnek göstermektedir.

Bazen de tüketiciler bu durumda daha uygun ücretli ama kalitesinde sürpriz yaşamayacakları orta segmentte yer alan ancak net bir profili olmayan ürün tercih etmektedirler. Bu markalar genellikle yüksek tanınmışlık düzeyine, ancak nispeten ortalama çekicilik düzeyine sahiptir. Uzmana göre bu kategoriden çıkmak pek kolay değildir. Ancak paketleme tarzı, yaratıcı içerik ve zeki reklamlar ile bunu başarabilen markalar da mevcuttur.

Habere göre, sloganların eskisi kadar tüketiciler üzerinde etkili olmadığı, onları ikna etmenin artık o kadar kolay olmadığı da görülmektedir. Nielsen Piyasa Araştırmaları şirketinin verilerine göre Alman tüketicilerin %60’ı yeni rakip ürün deneme konusunda, diğer endüstrileşmiş ülkelere göre daha fazla oranda istekli oldukları sonucu çıkmıştır.

Bu “yenilik” talebi nereden gelmektedir diye sorguladıklarında; Hedilberger Sinus Enstitüsü’nden bir uzmana göre değişen dünya gerçeklerine göre tüketicilerin güven endeksi de değişiklik göstermektedir. Bu noktada tüketicilerin sadece mantıksal değil, duygusal güven arayışında oldukları tespitinde bulunmuşlardır.

Haberde yüksek kalite ve hizmet vaadinin her zaman tüketicilerin güvenini kazanmaya yetmediği iddia edilmiştir. Yüzlerce markası olan Nestle yetkilisine göre markanın inandırıcılığı artık, daha duygusal boyutta vaat ettiği değerler ve bu değerlerin tüketicilere ulaşılabilirliği üzerinden değerlendirilmeye başlanmıştır. Yetkiliye göre marka, “tüketicinin nasıl yaşamak istediğinin bir ifadesidir”.

Bir markayı çekici kılmak için stratejiler oldukça çeşitli. Üretiminde çocuk işçiliğinin olmadığını garanti eden tekstil ürünleri, gezen tavuk yumurtaları, vejetaryenler için etsiz sosisler ve elektrikli arabalar gibi stratejiler firmanın imajını ve tüketicilerinin yaşam isteklerini olumlu etkilemektedir. Bununla birlikte, yüksek vaatler yerine getirilmediğinde de tüketiciler aynı hızla markayı terk etmektedir ki şu sıralar bunun en bilindik örneği olarak Volkswagen markası olarak gösterilmiştir.

Haberde markalara karşı güven kaybının en derin nedenlerinden biri olarak, gündelik hayatın dijitalleşmesi olarak gösterilmiştir. Her an internete ulaşım imkânı; fazlasıyla şeffaflık ve eski müşteri bağlılığı ve reklam baskısına karşı sayısız olanaklar sunmaktadır. Madalyonun ters tarafında ise, sayısız seçim olanağı tüketicilerin yönünün belirlenmesi ihtiyacını artan bir hızla doğurmaktadır. Bu ihtiyaç, memleket, estetik, iyilik, doğruluk arayışına yönlendirmektedir. Bu duruma örnek olarak da “Made in Germany” etiketli ürünlere yönelik talep artışı gösterilmektedir.

Son olarak Heidelberger Sinus Enstitüsü’nden bir uzmana göre “başarılı markalar tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran markalardır“. Ancak bu tespit, tüm tüketici grupları için aynı sonuca götürmemektedir çünkü tüketici davranışları da her grup için farklılıklar göstermektedir. Keyif ve performans odaklı genç tüketiciler, uyum kabiliyeti ve pragmatizm odaklı daha yaşlı tüketicilere göre daha az marka sadakati göstermektedir.

Marka Hukukunu, Sosyoloji, Psikoloji ve ilgili diğer bilim dallarındaki kavramlardan bağımsız düşünmek, markanın anlamı ve doğası gereği mümkün değil. Bu bilim dallarında zamanın koşullarına göre değişen veya yeni eklenen kavramlar, Marka Hukukunun da paralel olarak bu değişiklik ve yeniliklere uyum sağlanmasına neden olacağı kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan, 2016

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

 

 

 

 

Telif Haklarının “Dijital Bilgi Çağı”na Uydurulması Çalışmaları/ CREATIVE COMMONS (“CC”) LİSANSLARI

cc_gorsel

IPR Gezgini okuyucularımıza telif hakları alanında, bilgi paylaşımında çağın hızına ve ihtiyaçlarına uygun olarak global düzeyde başlatılan bir organizasyondan, çalışmadan bahsetmek istiyorum. Creative Commons (”CC”) organizasyonunu ve çalışmalarını, 3 hafta önce Türkiye’de yapılan lansman konferansında tanıma fırsatı elde ettim ve edindiğim bilgileri okuyucularımızla paylaşmak istedim.

CC, günümüzde her türlü bilgiye, veriye internet aracılığıyla on-line olarak, kopyala-yapıştır tekniği ile erişildiği ve bunun yasal olmadığı gerçeğinden hareketle; geleneksel telif hakkı korunması sistemine bir alternatif olarak geliştirilmeye çalışılan ve kamu yararı amacı güden organizasyon. Halihazırda dünyanın birçok ülkesinde gönüllülerle beraber, çağa uygun eser lisanslama sistemini global düzeyde geliştirmeye, tanıtmaya çalışmaktadır.  En başta eğitim öğretim alanında giderek artan bir hızla kullanılan wiki, bloglar gibi internet üzerinden kullanılan kaynaklar dikkate alındığında, geleneksel telif hakkı düzenlemeleri, tabiri caizse “modası geçmiş” olarak nitelendirilmektedir.

CC, internet ortamında fikri ürünlerin, bilginin kamuyla paylaşımının kolaylaşması ihtiyacının görülmesi sonucunda, ilk olarak yaklaşık 15 yıl önce Lawrence Lessig tarafından ortaya atılmış bir kavram.

CC tarafından dünyanın birçok ülkesinde yapılan bu gönüllü çalışmalarda ve toplantılarda, CC lisans türlerinin ülke sistemleri ile uyumlulaştırılması en önemli başlığı oluşturmakta. Bu toplantılarda diğer önemli bir konu da, CC lisans sözleşmelerinin çevirilerinde doğru terminolojinin kullanılması ve uluslararası düzeyde terminoloji birliğinin sağlanması. Hâlihazırda 23 dilde çeviriler yapılmış. Sistemin kullanıcılar için kolay okunabilir ve anlaşılabilir olması, bu çalışmalar sırasında üzerinde durulan bir konu olmaktadır.

Mevcut telif hakkı sistemlerinde, “her hakkı saklıdır” ya da “kamuya açık” şeklindeki ya hep ya hiç anlayışının yerine, CC’nin “bazı hakları saklıdır” yaklaşımını öngördüğü belirtilmektedir. CC’nin aşağıda öngörülen lisans türleri ile telif hakkı sahiplerinin kullanım, dağıtım haklarını, hak konusu bilginin daha çok paylaşımına olanak verecek şekilde serbest bırakması amaçlanmaktadır. Zira, son zamanlarda bilginin serbest dolaşımı ana ilkesi, özellikle üniversite çevresinden desteklenmektedir. Bunun arkasında da çok sayıdaki akademisyenlerin ve araştırmacıların, CC’nin açık lisanslarıyla paylaşıma dayanan kamu yararı inancı yer almaktadır.

CC web sayfasında kullanıcının ihtiyacına göre toplam 7 adet lisans türünden, kullanıcı için en uygununun seçilmesi sağlanmaktadır. CC’nin öngördüğü lisanslama sistemleri ile internette herhangi bir şekilde ihtiyaç duyduğunuz bir bilgiyi, herhangi yasal risk ile karşılaşmadan kopyalamanız kullanmanız, dağıtımınız ya da ticari amaçla kullanımınız mümkün hale gelecektir. Buna göre söz konusu içeriğin, CC’nin lisans türlerinden hangisi ile korunduğuna bakmanız yeter.

CC lisans türleri aşağıdaki şekilde düzenlemiştir. Aşağıdaki lisanslar ve içerikleri, http://creativecommons.org.tr/lisanslar/ bağlantında yer aldığı gibi paylaşılmıştır. Henüz bu lisanslar için Türkçe terminoloji çalışmaları devam ettiğinden, içeriği ve terminolojiyi değiştirmeden paylaşıyoruz.

CC Zero”: tamamen “kamuya açık” anlamına gelmekte olup, kullanıcı içeriği istediği gibi kullanmakta serbesttir.

cc_1 Attribution (BY): Bu işaretin bulunduğu eserlerde, kullanan kişilere orijinal esere atıfta bulundukları sürece, eserinizi dağıtma, remix, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir. Bu sunulan en kullanışlı lisanstır. Bu lisans eserin mümkün olduğu kadar çok kullanılması ve yayılması için önerilir.

CC_2 Attribution-ShareAlike (BY-SA): Bu lisans, eseri kullanan kişilere kendi eserlerini de aynı lisansla lisansladıkları sürece, remix, ince ayar yapma ve üzerine çalışma hakkı verir. Bu lisans genelikle “copyleft”ten bağımsız ve açık erişim yazılım lisansları ile karşılaştırılır. Wikipedia bu lisansı kullanmaktadır ve Wikipedia gibi içeriklerden ya da benzerlerinden yararlanan eserler için önerilmektedir.

cc_3 Attribution-NoDerivatives: Bu lisans size atıf yapıldığı sürece ve eser değiştirilmeden ticari ya da ticari olmayan dağıtım hakkını verir.

cc_4Attribution-NonCommercial: Bu lisans diğerlerinin ticari olmayan amaçla eserinizi remix, ince ayar yaparak ya da üzerine geliştirerek kendi eserlerinde kullanmasına izin verir. Ancak ortaya çıkan yeni eseri benzer lisans ile lisanslamak zorunda değildirler.

cc_5Attribution-NonCommercial-ShareAlike: Bu lisans diğerlerinin ticari olmayan amaçla eserinizi remix, ince ayar yaparak ya da üzerine geliştirerek kendi eserlerinde kullanmasına izin verir ve kullanan eserin orjinal lisansının aynısı ile yeni ürünü lisanslamaladır.

cc_6Attribution-NonCommercial-NoDerivatives: Bu lisans en sınırlayıcı olandır. Eseriniz size atıf vererek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.”

Yukarıda lisans türleri üzerindeki çalışmalar, hak sahibi ile kullanıcılar arasında kolay işleyen bir teknik geliştirme amacı ile halen devam etmektedir. Ancak bu kolay bir iş değildir, zira ABD Hukuku temelli olan CC lisanlarının diğer ülke hukuk sistemlerine entegrasyonunda zorluklar yaşanmakta. Örneğin fikri ürün kavramının içeriği, hak sahipliğinin içeriği, sözleşme yapıları, sözleşme kuruluş sistemleri gibi daha birçok konularda ülkelerin hukuk sistemleri arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Bu nedenle ilerleme yavaştır ancak umut vaat edicidir. Lansman konferansında verilen bilgiye göre CC’nin açık lisansları ile ilgili Hollanda’da yakın zamanda bir dava görülmüş ve Hollanda mahkemeleri CC lisanslarını geçerli sayarak, somut olayda CC lisans ihlali olup olmadığını değelendirmesini yapmış

Her ülkenin telif hakkı kapsamı tanımının farklı olması, yargılama farklılıkları ve giderek büyüyen bir gri alan olan “fair use” farklılıkları karşısında, CC’nin dijital bilgi çağının gerçeklerini ve hızını da dikkate alarak başka bir bakış açış sunduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, CC’nin kullanım kolaylığı olmasına rağmen, herhangi bir ihtilaf durumunda CC lisansları ile ilgili mahkemelerin nasıl bir yargılama yapacağı hususu halen tartışmalı ve gerçekten de üzerinde çokça çalışılması, düşünülmesi gereken bir konu.

Ülkemize bakacak olursak; 1951 tarihli bir Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile CC Lisanslarının hukuk sistemimizde yer alabilmesi zor gözükmektedir. En başta FSEK’teki eser tanımı ile CC lisansları konusu eser tanımı arasındaki farklar ilk ele alınması gereken konulardan biri. Bunun yanı sıra FSEK’e göre mali hak devirlerinde aranan sıkı şekil ve içerik şartları karşısında, CC’nin öngördüğü pratik, online sistemin hukuki geçerliliği de tartışmalı. Bu anlamda aslında bilginin serbest dolaşımının sağlanmasındaki kamu yararı ile eser sahibinin haklarının korunması arasında dengenin, günümüz teknoloji şartları da dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmesi her ülke için olduğu gibi, ülkemizdeki telif hakları alanı için de bir zorunluluk olduğu açıktır.

Gülcan Tutkun Berk

Mart, 2016

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

KÖTÜ NİYETLİ TESCİL DEĞERLENDİRMESİ “COĞRAFİ YER” İLE SINIRLANABİLİR Mİ? ALMAN FEDERAL YÜKSEK MAHKEMESİ’NİN 15 EKİM 2015 TARİHLİ “LIQUIDROM” KARARI, I ZB 44/14

Liquadrom_resim2

Almanya Federal Yüksek Mahkemesi’nin 15 Ekim 2015 tarihli I ZB 44/14 sayılı temyiz kararına konu olan davada Davacı, Alman Marka ve Patent Ofisi’nde 26 Eylül 2006 tarihinden bu yana 306 21 552 sayı ile gerçek kişi adına tescilli olan “LIQUIDROM” markasının, kötü niyetle tescil edildiği iddiası ile terkinini talep etmiştir.

Davacı’nın bu talebi, Federal Patent Mahkemesi’nin 28.11.2013 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve marka sicilden terkin edilmiştir. Ancak Alman Federal Yüksek Mahkemesi, “sadece sınırlı bir bölge için -davada bu sınırlı bölge “Berlin” şehridir- koruma kapsamında olan bir ticari ibare için, tüm ülke yani Federal Almanya için koruma kapsamında olan kötü niyetli tescilin terkini kararı verilemez”  şeklinde özetleyebileceğim bir gerekçe ile, Patent Mahkemesi’nin kararını bozmuştur. Söz konusu bozma gerekçesi, benim açımdan soru işaretleri barındırmaktadır. Zira kötü niyetle ilgili olarak, gerek ülkemizdeki gerekse Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bu blogtan da aktarmaya çalıştığımız kararlarında kötü niyetin “coğrafi yer” ile sınırlı değerlendirilmesi söz konusu olmamıştır. Özellikle bu konuda meşhur Lindt & Sprüngli/ Franz Hauswirth (http://iprgezgini.org/2015/05/25/meshur-paskalya-tavsani-karari-adalet-divani-lindt-goldhase-tescilindeki-kotu-niyet-iddiasini-tartisiyor-c-52907/)  kararındaki kriterlerden yola çıkılarak, Birlik üyesi ülkelerden herhangi birinde kötü niyetli bir tescilin tespiti halinde, o tescil terkin edilir şeklindeki genel bilgiyle bu karara baktığımda, Alman Yüksek Mahkemesinin kötü niyetli tescil terkin talebini “coğrafi yer” ile orantılı olarak değerlendirmesi kafamda soru işareti yarattı. Hatta, yine bloğumuzda daha önce yayınladığımız kararlardan da hatırlayacağınız üzere, (http://iprgezgini.org/2013/12/18/adalet-divani-genel-mahkemesi-halloumi-hellim-karari/ ya da http://iprgezgini.org/2015/06/29/birligin-resmi-dilleri-disinda-kelimeler-iceren-topluluk-markalarinda-karistirilma-ihtimali-degerlendirmesi-nasil-yapilir-genel-mahkeme-25-haziran-2015-tarihli-karari-ile-arapca-topluluk-markalari-ha/  ) AB içinde konuşulmayan bir dilde olsa dahi, Birlik içinde yaşayan bir topluluk için ayırt edici olmayan ya da karıştırılma ihtimali olan markalar da, coğrafi yer ile orantılılılık söz konusu olmadan tüm Birlik bölgesi için hükümsüzlük kararına konu olmuştur. Ancak bu kararda, kötü niyet değerlendirmesinde coğrafi yer kriteri de göz önüne alınmış ve belirli bir bölgede koruma altında olan markadan yola çıkarak tüm ülkede tescilli olan kötü niyetli markanın terkinin “orantısız” olacağı sonucuna varılmıştır. Kötü niyet değerlendirmesinde Alman Yüksek Mahkemenin göz önüne aldığı bu “coğrafi yer” kriterinin, farklı bakış açısı getirmesi ve blog okuyucularımız arasında da bir tartışma konusu olmasını umuyorum.

Kararın Almanca metni http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5f85f08b8a36302a2e9511659860d9e1&nr=73933&pos=0&anz=1 bağlantısında yer almaktadır.

Dava açılmadan önceki olaylar özetle şu şekilde gelişmiş:

  • Kayıtlara göre dava konusu kelime markası                                                                                                                                                                                                                                             “LIQUIDROM”

             Alman Marka ve Patent Ofisinde 26 Eylül 2006 tarihinden bu yana 306 21 552 sayı ile gerçek kişi adına, Nis Sınıflandırmasının 41, 43 ve 44. sınıflarında yer alan “spor ve kültür               faaliyetleri hizmetleri, misafir ağırlama hizmetleri, sağlık ve güzellik hizmetleri, havuz ve sauna hizmetleri” için tescil edilmiştir.

  • Tescilli markanın sahibi gerçek kişi, T.B. GmbH şirketinin eski müdürüdür. T.B. GmbH şirketi 1 Ekim 2001 tarihinde Stiftung Neues Tempodrom’dan, Berlin’deki “LIQUIDROM” adı altındaki etkinlik binasını kiralamıştır. Kira sözleşmesine göre bu bina, yine aynı ad altında “havuz, sauna ve wellness hizmetleri” verilmek üzere kullanılacağı kararlaştırılmıştır.
  •    “LIQUIDROM” olarak isimlendirilen havuz, Mayıs 2002’de açılmıştır. 2004 yılında ise şirket iflas etmiştir. 2005 yılında da kira ilişkisi sona ermiştir.
  •   31.03.2006 tarihinde, T.B. GmbH şirketinin müdürü, marka sahibi sıfatıyla “LIQUIDROM”markasının tescili için başvuruda bulunmuştur.
  • 12 Aralık 2007 tarihinde “LIQUIDROM” adı altında aynı yerde havuz bir kez daha açılmıştır ve o tarihten bu yana Liquidrom GmbH & Co. KG tarafından işletilmektedir.
  • Alman Marka ve Patent Ofisi dava konusu marka için yapılan terkin talebini kabul etmiştir.
  • Bu karara karşı marka sahibi gerçek kişinin Alman Marka ve Patent Ofisi’ne yaptığı itiraz ise reddedilmiştir.  Bunun üzerine marka sahibi Federal Patent Mahkemesi’nde dava açarak terkin işleminin iptalini talep etmiştir.

Federal Patent Mahkemesi’ne göre somut olayda, Alman Marka Kanunu’nun 8/2 ve 50/1 maddelerine göre kötü niyetle marka tescilinin terkini nedenleri mevcuttur. Bu nedenle Federal Patent Mahkemesi 28.11.2013 tarihli kararı ile dava konusu markanın tescilinin terkini kararını vermiştir. Zira Patent Mahkemesi’ne göre marka sahibi gerçek kişi, söz konusu tescili bir başkasının koruma altında olan hakkına zarar verme kastı ile yapmıştır.

Dava konusu markanın başvurusunun yapıldığı tarihte, 31 Mart 2006 tarihinde,  “LIQUIDROM” ibaresi Marka Kanunu’nun 5/2. maddesi anlamında Stiftung Neues Tempodrom adına Berlin’de havuz, sauna, wellness, kültür ve sanat hizmetleri için koruma altındadır.  Zira Stiftung Neues Tempodrom 1 Ekim 2001 tarihli kira sözleşmesi ile sadece havuz alanını değil “LIQUIDROM” adı altındaki işletmesini de kiralamıştır. Her ne kadar 2004 yılının ortalarında iflas nedeniyle işletmeye ara verilmiş olsa da, tamamen son verilmemiştir.  2005 yılının Ağustos ayından itibaren tekrar dava konusu markanın kullanılmaya başlandığı görülmüştür.

Mahkeme marka sahibinin başvuru yaptığı sırada, dava konusu markanın bir başkası adına hukuken korunmakta olduğu konusunda yeterli bilgi sahibi olduğu kanaatine varmıştır. Mahkemeye göre marka sahibi gerçek kişi, bu korumaya/hakka zarar verme kastı ile başvuruyu yapmıştır.

Federal Patent Mahkemesi,  kötü niyetin dava konusu markanın başvurusunun yapıldığı tarihteki şartların göz önüne alınarak yapılacağı konusunda, Avrupa Adalet Divanı’nın 11 Haziran 2009 tarihli 2009 C529/07 sayılı Lindt & Sprüngli/ Franz Hauswirth kararına atıfta bulunmuştur.

Patent Mahkemesi’nin kararına karşı Davacı, Federal Temyiz Mahkemesi nezdinde temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Federal Temyiz Mahkemesi’ne göre bir başvuru ahlak kurallarına aykırı şekilde ve hakkın kötüye kullanılması şeklinde yapıldıysa, Alman Marka Kanunu’nun 8/2 maddesi 10. bendine göre kötü niyetli bir başvurudur. Bu sebebe dayalı hükümsüzlük taleplerinde uygulanacak kriterler, mahkeme kararları ile netleştirilmeye çalışılmıştır. [1]

Başvuru sahibi, resmi bir koruma kalkanı altında olup olmadığından bağımsız olarak aynı veya karıştırılma ihtimali olan benzer bir işaretin, aynı ve benzer mallar veya hizmetler için başkası tarafından kullanıldığını biliyorsa, başvuru sahibinin söz konusu başvurusu ahlak kurallara aykırı olarak değerlendirilmektedir. Bu koşullar altında yapılan başvurunun, önceki kullananın hakkına zarar vermek veya başvuruyu haksız rekabet aracı olarak kullanma kastı ile yapıldığı kabul edilmektedir.[2] Ek olarak bir başvuru, markanın kullanım amacı dışında sadece üçüncü kişilerin sektöre girişini engelleme amacıyla yapılmışsa yine kötü niyetli olarak değerlendirilir.

Yüksek Mahkeme’ye göre dava konusu  “LIQUIDROM” ibaresi sadece Berlin bölgesi için Alman Marka Kanunu’nun 5/2 fıkrasına göre marka olarak kullanılmaktadır. Bu tespitten yola çıkarak; Yüksek Mahkeme’ye göre sadece sınırlı bir bölgede koruması olan bir hakkın kötü niyetli ihlali, tüm ülke çapında koruması olan bir tescilin terkininin yasal gerekçesi olamaz.

Alman Marka Kanunu’nun 12. maddesine göre bir tescilin terkini, ancak söz konusunu tescil başvurusunun yapıldığı tarihte veya bu tarihten önce tüm Federal Almanya bölgesi için Marka Kanunu 5. maddesi kapsamında o ticari ibare için hak sahibi olunmuşsa istenebilmektedir. Diğer bir deyişle, söz konusu ticari ibare için tüm ülke bazında hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin, o ibarenin kullanımını tüm Federal Almanya bölgesi için yasaklama hakkına sahip olmalıdır.

Yüksek Mahkeme’ye göre sadece bir bölgede Alman Marka Kanunu’nun 5. maddesine göre hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin, “sadece o bölge için” markanın kullanımını yasaklama hakkı mevcuttur. Bir sınırlı bölge için söz konusu olan hakkın, tüm ülkede koruma altında olan bir tescilin terkinine neden olması, sınırlı hakkın kapsamının “orantısız” şekilde genişletilmesi anlamına gelecektir.  Bu nedenle, tüm ülkede koruma kapsamında olan bir tescilin, sadece bir bölgede korunan hakkın kötü niyetli ihlal ettiği gerekçesi ile terkini talep edilemez.[3] Yüksek Mahkeme’ye göre kötü niyete dayalı terkin taleplerinde somut olay, sadece zaman açısından değil bölge açısından da değerlendirilmelidir.

Elbette bu tespit sadece sınırlı bölge için hak sahibi olan kişinin kötü niyetli tescil karşısında korumasız bırakılacağı anlamına gelmeyecektir. Bu durumda sadece belli bir bölge için hak sahibi olan kişinin, Alman Haksız Rekabet Kanunu’nun 4. maddesi 10. fıkrası maddesindeki haksız rekabet hükümlerine göre, o bölge için izinsiz/haksız marka kullanımının yasaklamasını talep edebileceğine hükmedilmiştir.

Sonuç olarak, Patent Mahkemesi’nin dava konusu markanın sınırlı bölgeye münhasır koruması dikkate alınmadan, tüm ülke için koruma kapsamında olan kötü niyetli tescilin terkini kararı, Yüksek Mahkeme tarafından yerinde görülmemiş ve dosya yeniden görüşülmek üzere Patent Mahkemesi’ne geri gönderilmiştir.

Alman Yüksek Mahkemesi’nin bu kararının, yerel mevzuata, daha önceki kararlarına, doktrindeki görüşlere uygun olarak verildiği konusunda tereddüdüm bulunmuyor. Ancak kötü niyetli tescil değerlendirmesi ve bu kapsamda yapılan hükümsüzlük/terkin taleplerine ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararları ile uyumluluğu konusunda, kanaatimce soru işaretleri içermektedir.

Gülcan Tutkun Berk

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Mart, 2016

 

Dipnotlar:

[1] BGH, 30 Ekim 2003 tarihli, I ZB 9/01 sayılı; 24 Haziran 2010 tarihli I ZB 40/09 sayılı kararları

[2] BGH 27 Ekim 2011 tarihli I ZB 23/11 sayılı; 10 Ocak 2008 tarihli I ZR 38/05 sayılı; 26 Haziran 2008 tarihli, I ZR 190/05 sayılı; EuGH, Lindt & Sprüngli/Hauswirth kararları

[3] BGH, 29 Nisan 2004 tarihli I ZR 233/01 sayılı karar

IPR Gezgini Arşivi

archivo

 

IPR Gezgini‘nde şu ana dek yayınlanmış tüm yazıların koleksiyonuna http://wp.me/P43tJx-1P bağlantısından veya IPR Gezgini anasayfasında “Makaleler – Denemeler” sekmesinden erişebilirsiniz.

Bilgilendirme ve duyuru amaçlı birkaç tanıtıcı yazıyı hariç tutarsak IPR Gezgini’nde şu ana dek 225 yazı yayınlanmıştır.

Bu yazıların 27’si Gülcan Tutkun Berk’e, 4’ü H. Tolga Karadenizli’ye, 1’i Bekir Güven’e, kalan 193’ü ise Önder Erol Ünsal’a aittir.

Yazılarımızın birçok metinde, dava dilekçesinde, bilirkişi raporunda kullanıldığını biliyoruz ve bu amacımıza ulaştığımız anlamına geliyor. Yapılan alıntılarda kaynak belirtildiği zaman bizi daha da teşvik etmiş oluyorsunuz, bundan dolayı bize atıfta bulunanlara teşekkür ediyoruz ve tüm alıntılarda yazarlara ve siteye atıfta bulunulmasını umuyoruz.

Yukarıda verdiğimiz bağlantıyı kullanmak istemeyenler için yazı koleksiyonumuzu aşağıya kopyalıyoruz.

Bizi izlemeye devam edin!

IPR Gezgini

Ocak 2016

iprgezgini@gmail.com

(Yazarların ismi yazıların yanında belirtilmiştir, yazar adı belirtilmemiş tüm yazılar Önder Erol Ünsal‘a aittir.)

  • Sloganlardan Oluşan Markaların Ayırt Edici Niteliği –  Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Innovation for the Real World” kararı (T-515/11) http://wp.me/p43tJx-2
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı “Colloseum v. Levi Strauss” Ön Yorum Kararı  –  Bileşke Markalarda Gerçek Kullanım Sorunu http://wp.me/p43tJx-V
  • Korsan Parti Hareketi – Fikri Mülkiyet Hakları Korumasında Aşırılığa Karşı Toplumsal Tepki http://wp.me/p43tJx-1a
  • Soyadlarının Marka Olarak Tescil Edilebilirliği Konusunda A.B.D. Mevzuatında Yer Alan Düzenleme ve USPTO Uygulama Esasları http://wp.me/p43tJx-2f
  • Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvurularının Tespit Edilmesinde Uygulanabilecek Bazı İlkeler Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Ön Yorum Kararı (C-320/12) http://wp.me/p43tJx-2l
  • Günlük Yaşama Ait Terimlerin Ayırt Edici Niteliği – Birleşik Krallık’ta “The Works” ve “The Basics” Kararları http://wp.me/p43tJx-2q
  • Ses Markalarının İşlevsel Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin Değerlendirme İlkeleri – USPTO Temyiz Kurulu “SUTRO” Kararı http://wp.me/p43tJx-2t
  • OHIM Temyiz Kurulu “Tony Montana” Kararı – Kurgu Karakterlerin İsimlerinden Oluşan Markalar ile Telif Haklarının İhtilafı ve Kötü Niyetli Başvuru Sonucu Tescil Edilmiş Markalar Hususu http://wp.me/p43tJx-2y
  • Adalet Divanı “Céline” kararı (C-17/06) –  Tescilli Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Ticaret Unvanı, Şirket veya Dükkan İsmi Olarak Kullanımı ve Taslak Direktifle Öngörülen Düzenleme http://wp.me/p43tJx-2C
  • İhtilaf Dışı Üçüncü Kişiler Adına Önceden Tescilli Markaların Karıştırılma İhtimaline Etkisi – A.B.D. Örneği http://wp.me/p43tJx-2J
  • “du Pont” Faktörleri – Karıştırılma Olasılığının Tespitinde A.B.D.’nde Kullanılan Testler http://wp.me/p43tJx-2M
  • Madrid Protokolü çerçevesinde Uluslararası Marka Tescillerinde Sınıflandırma Sorunları http://wp.me/p43tJx-2O
  • Madrid Protokolü Yoluyla Uluslararası Marka Tescil Sistemi http://wp.me/p43tJx-2Q
  • Adalet Divanı “Bravo” kararı çerçevesinde Topluluk Marka Direktifi 3(1)(d) bendinin analizi ve 556 sayılı KHK 7/1-(d) bendi ile içerik karşılaştırması http://wp.me/p43tJx-2U
  • Tescilsiz Markalara Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Sağlanan Koruma ve Kapsamı http://wp.me/p43tJx-2Z
  • Muvafakat Mektubu (Letter of Consent) Üzerine Tescil Sorunu http://wp.me/p43tJx-35
  • “Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik” Kavramının Eleştirisi http://wp.me/p43tJx-3a
  • Elimizde Karıştırılma İhtimali Kalmamış, Onun Yerine Size İlişkilendirilme İhtimali Verelim http://wp.me/p43tJx-3g
  • Marka İncelemesinde Mutlak Ret Nedenleri http://wp.me/p43tJx-3j
  • Topluluk Marka Hukuku http://wp.me/p43tJx-3o
  • Topluluk Markası Sistemi http://wp.me/p43tJx-3s
  • Nicé Sınıflandırmasının Genel Yapısı, Etkisi ve Sınıflandırma İlkeleri http://wp.me/p43tJx-3y
  • Madrid Protokolü çerçevesinde Esas Tescile veya Başvuruya Bağımlılık http://wp.me/p43tJx-3C
  • “Kapatmak” ve “Veni Vidi Vici” http://wp.me/p43tJx-3G
  • Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer Altıncı Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar – “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi’nin Uygulamasına ilişkin Rehber”de Maddenin Analizi http://wp.me/p43tJx-3O
  • Marka Kanunları Hakkında Singapur Andlaşması – Andlaşmanın Amacı, Geçmişi ve Yapısı http://wp.me/p43tJx-3U
  • “Streamserve” kararı – Aynı Markanın Farklı Ülkelerde Önceden Tescil Edilmesi Hususunun ve İnceleme Ofisinin Önceki Kararlarının Marka İncelemesine Etkisi – http://wp.me/p43tJx-3Y
  • Paris Sözleşmesi’nin Dördüncü Mükerrer Altıncı Maddesine (Article 6quinquies) Dünya Ticaret Örgütü Temyiz Organı Tarafından Getirilen Yorum http://wp.me/p43tJx-42
  • Irkçı – Ayrımcı Kelimelerden / Sembollerden Oluşan Markalar ve Kamu Düzenine Aykırılık – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “PAKI” kararı ve Türkiye Özelinde Bazı Görüşler http://wp.me/p43tJx-4c
  • Ayırt Edici Nitelikten Yoksun ve Tanımlayıcı Markaların Değerlendirilmesi – Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın C-90/11 sayılı Kararı http://wp.me/p43tJx-4k
  • “What About Transits?” – Transit Mallar Hakkında Adalet Divanı’ndan Geç Kalmış Yanıt http://wp.me/p43tJx-4p
  • OHIM Temyiz Kurulu (Board of Appeal) hakkında http://wp.me/p43tJx-4s
  • Tanınmışlık Benzer Marka Değerlendirmesini Ne Derecede Değiştirebilir? “NC NICKOL & NIKE Kararı” http://wp.me/p43tJx-4w
  • “Tosca Blu” ve “El Corte Ingles” Kararları ve Tanınmış Markaların Adalet Divanına göre Değerlendirmesi http://wp.me/p43tJx-4C
  • Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik İddiasının İspatlanmasında Tüketici Anketleri – İsviçre’den bir Mahkeme Kararı http://wp.me/p43tJx-4H
  • Marka İtirazlarında Açık Büfe veya Fiks Menü Tarifeler http://wp.me/p43tJx-4L
  • Üç Boyutlu Markalarda Grafik Gösterim ve Ayırt Edici Nitelik Tartışması  – Almanya’dan bir Mahkeme Kararı http://wp.me/p43tJx-4R
  • Bir Marka Türü olarak “Marka Serileri” http://wp.me/p43tJx-4U
  • Sabel v. Puma ; Canon v. MGM ; Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel ; Marca Mode v. Adidas Davaları ve Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesinin Temel İlkeleri http://wp.me/p43tJx-4Y
  • “IP TRANSLATOR” Davası ve Nicé Sınıflandırmasında Sınıf Başlıklarının Kapsamı Sorunu http://wp.me/p43tJx-54
  • IP TRANSLATOR I – İlahlar Böyle İstedi – C-307/10 sayılı ECJ Kararı http://wp.me/p43tJx-59
  • IP Translator II – OHIM Reaksiyonu yani 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi http://wp.me/p43tJx-5i
  • IP Translator III – Birinci Dalga Eleştiriler http://wp.me/p43tJx-5o
  • IP Translator IV – “Sınıf Kapsamları” Çalışması – Avrupa Birliğinde Sınıf Başlıklarının Revizyonu Projesi http://wp.me/p43tJx-5u
  • IP Translator V – Alman Patent ve Marka Ofisinin Reaksiyonu http://wp.me/p43tJx-5z
  • IP Translator VI –  AB Üyesi Ülkelerin ve OHIM’in “IP Translator” Kararının Uygulamasıyla ilgili Ortak Bildirisi http://wp.me/p43tJx-5D
  • Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor – Peki Katı Marka Uzmanları Ne Oluyor? http://wp.me/p43tJx-5H
  • Madrid Protokolü kapsamındaki Uluslararası Marka Başvurularına ilişkin Ret Kararları, İlgili Düzenlemeler ve Süre Limitleri http://wp.me/p43tJx-5L
  • Madrid Protokolü’nde Statü Bildirim Yazıları ve Kesin Karar Bildirimleri http://wp.me/p43tJx-5Q
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Royal Shakespeare” kararı – Tiyatro Yapımları
  • Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Tescili Ulusal Başvuruya Dönüştürme (Transformation) İşlemi http://wp.me/p43tJx-5Z
  • SBB vs. Apple – İsviçre Demiryolları Saati İhtilafı http://wp.me/p43tJx-63
  • Avrupa Birliği İlerleme Raporu 2012 “Fikri Mülkiyet Hukuku” Kısmı – Sisyphos Söylencesinin Zirveye Yaklaşma Bölümü mü? http://wp.me/p43tJx-69
  • Avrasya Markası mı Geliyor? http://wp.me/p43tJx-6c
  • Obama A.B.D.’nde Patent Trollerine Karşı – Peki Türkiye’de Marka Trollerine Karşı Ne Yapmalı? http://wp.me/p43tJx-6i
  • Uluslararası Bir Suçlunun İsmi Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Kolombiya’da “Pablo Emilio Escobar Gaviria” Başvurusu http://wp.me/p43tJx-6m
  • Gareth Bale Gol Sevincini Birleşik Krallık’ta Marka Olarak Tescil Ettirdi – Peki Benzer Gol Sevinçleri Ne Olacak? http://wp.me/p43tJx-6r
  • Porno Filmler Telif Hakkı Kapsamında Korunabilecek Derecede Fikri Yaratıcılık İçerir mi? Dikkat Çekici bir Münih Bölge Mahkemesi Kararı http://wp.me/p43tJx-6y
  • “NUTELLA” mı yoksa “NUGTELLA” mı tercih edersiniz? http://wp.me/p43tJx-6B
  • HADOPI Yasası Çatırdıyor – Fransa’da İnternet Üzerinden Yasadışı Dosya Paylaşımı ve Dosya İndirme Hakkında Yasal Düzenleme http://wp.me/p43tJx-6F
  • Sir Elton John Telif Hakkı İhlali Davasında Suçsuz Bulundu – “Nikita” v. “Natasha” Davası http://wp.me/p43tJx-6K
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “Pirate Bay” Kararı – İfade Özgürlüğü v. Telif Hakları Tartışması http://wp.me/p43tJx-6N
  • OHIM Temyiz Kurulu “Sharbati” Kararı – Yabancı Dillerdeki Kelimelerin Tanımlayıcı Niteliğine İlişkin Değerlendirme http://wp.me/p43tJx-6R
  • Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesi “Eurohealth” Kararı – Kapsayıcı Terimin İçeriğinin Yalnızca Bir Bölümüne İlişkin Tanımlayıcılık Hali http://wp.me/p43tJx-6W
  • Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Markalar Hakkında USPTO Uygulaması – Yabancı Eşitler Doktrini http://wp.me/s43tJx-435
  • Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğine İlişkin USPTO İnceleme Esasları http://wp.me/p43tJx-74
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Halloumi – Hellim” Kararı http://wp.me/p43tJx-79
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “3D eXam” Kararı – Tanımlayıcı Markalar Konusunda Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok http://wp.me/p43tJx-7f
  • PHOTOS.COM Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Ayırt Edici Olmayan ve Tanımlayıcı Nitelikteki İnternet Alan Adlarından Oluşan Markalara Yönelik Değerlendirmesi http://wp.me/s43tJx-453
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Babilu” Kararı – “IP Translator” sonrası OHIM Başkanlık Genelgesi Uygulama Alanı Buluyor http://wp.me/p43tJx-7o
  • “Avrupa Marka Sisteminin İşleyişine Dair Çalışma” (Max Planck Enstitüsü) – İstemediğiniz kadar bilgi ve veri http://wp.me/p43tJx-7t
  • AB Üyesi Ülkelerin Marka Tescil Sistemlerine İlişkin Bazı Temel Bilgiler http://wp.me/p43tJx-7x
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı – Tescil Zırhı Önceki Markadan Kaynaklanan Hakların Uygulanmasını Engeller mi? http://wp.me/s43tJx-473
  • “Halloumi” Kararı Avrupa Birliği Adalet Divanı Tarafından Onandı http://wp.me/p43tJx-7P
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı WINTERS v. RED BULL Kararı (C-119/10) – Hizmet Sağlayıcının Üçüncü Kişinin Talimatı Üzerine Benzer Markayı Kullanımı Hangi Tip Durumlarda Marka Sahibince Yasaklanabilir? http://wp.me/p43tJx-7T
  • A.B.D. Marka Hukukunda Esas Sicil ve Ek Sicil Ayrımı http://wp.me/p43tJx-7X
  • A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’in Marka Tescil Başvuruları Hakkında Ret Kararı Oranları –  Harmonizasyon Bir Hayal mi? http://wp.me/p43tJx-82
  • Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (1) http://wp.me/p43tJx-8e
  • Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (2) http://wp.me/p43tJx-8q
  • OHIM Temyiz Kurulu, OHIM İnceleme Kılavuzuyla Ne Derecede Bağlıdır? Avrupa Birliği Adalet Divanının C-53/11 Sayılı Kararı http://wp.me/p43tJx-8u
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı Bainbridge Kararı (C-234/06) – Bir Marka Serisine veya Marka Ailesine Dahil Olma Gerekçesiyle Karıştırılma veya Çağrıştırma İhtimali http://wp.me/p43tJx-8x
  • Taht Kavgaları Devam Ediyor – “Game of Thrones” Tahtını Terk Etmiyor http://wp.me/p43tJx-9q
  • OHIM Marka İnceleme Kılavuzu Güncelleniyor http://wp.me/p43tJx-9x
  • Ülke Bayraklarını Kısmen İçeren Marka Başvurularının Tescil Edilebilirliği Sorunu – Portekiz’den Winhouse Kararı http://wp.me/p43tJx-9G
  • OHIM Uygulaması – Mutlak Ret Nedenleri Kapsamında Reddedilen Markalara İlişkin İtirazlarda Kabul Edilmesi Mümkün Olmayan Argümanlar http://wp.me/p43tJx-9N
  • Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04) http://wp.me/p43tJx-9S
  • Bileşke Kelime Markalarında Karıştırılma İhtimalinin Değerlendirilmesi – Topluluk Marka Ofisi (OHIM) Uygulaması http://wp.me/p43tJx-a2
  • Tanınmış Tescilli Markanın Kullanımı v. İfade Özgürlüğü Çatışması – LEGO Markasının Kullanımı ile ilgili bir Örnek Olay http://wp.me/p43tJx-ah
  • Yabancı bir Ülkeden İnternet Üzerinden Alışveriş Fikri Mülkiyet Haklarına Tecavüzü Engeller mi? Adalet Divanı “Blomqvist v. Rolex” Önyorum Kararı (C-98/13) http://wp.me/p43tJx-au
  • Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında “Haklı Neden” Kavramı – Adalet Divanı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” Ön Yorum Kararı (C-65/12) http://wp.me/p43tJx-aF
  • Ahlaka Aykırı Kelimelerden Oluşan Markaların Değerlendirilmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ficken” Kararı (T-52/13, T-54/13) http://wp.me/p43tJx-aO
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Vogue” Kararı – Kapsamı Belirsiz Terimler Bakımından Malların veya Hizmetlerin Benzerliğinin Değerlendirilmesi (T-229/12) http://wp.me/p43tJx-aU
  • A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? http://wp.me/p43tJx-b3
  • Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? (2) http://wp.me/p43tJx-b7
  • IP Translator VII – AB Üyesi Ülkeler ve OHIM’in İkinci ve Üçüncü Ortak Bildirileri – Nicé Sınıflandırması Sınıf Başlıkları Tabirlerinden Hangileri Yeterince Açık ve Kesin Değildir? http://wp.me/p43tJx-bf
  • Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Çalışabilecek En İyi Federal Bağlı Kuruluş Olarak Seçildi http://wp.me/p43tJx-bq
  • Politik – Sosyal Sloganlardan veya Toplumsal Olayların İsimlerinden Oluşan Marka Başvurularının Değerlendirilmesi – USPTO’nun “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” Kararları http://wp.me/p43tJx-bt
  • İtiraz Dilekçesinde İnceleme Uzmanına Kişisel Saldırıda Bulunulması ve Ahlaka Aykırı Markaların Değerlendirilmesi – USPTO Temyiz Kurulu “FOK’N HURTS” Kararı http://wp.me/p43tJx-bB
  • “Matrix” Filmine Yönelik Telif Hakkına Tecavüz İddiası Haksız Bulundu http://wp.me/p43tJx-bJ
  • Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Yer Alan Temel İlkeler http://wp.me/p43tJx-bQ
  • “Stop the Islamisation of America” Marka Tescil Başvurusu – Halkın Bir Bölümünü Aşağılayıcı Markalar Hakkında USPTO Temyiz Kurulu ve Federal Daire Temyiz Mahkemesi Kararları http://wp.me/p43tJx-bX
  • USPTO Temyiz Kurulu “SpiderGraph” Kararı – Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Tescilli Markasının Yeni Başvuruların İncelenmesine Etkisi http://wp.me/p43tJx-c3
  • Tek Rengi Münhasır Ayırt Edici Unsur Olarak İçeren Markaların Benzerliğine Dair Değerlendirme – USPTO Temyiz Kurulu “Cook Medical Technologies” Kararı http://wp.me/p43tJx-c8
  • Kişi İsim ve Soyisimlerinden Oluşan Markalarda Karıştırılma Olasılığı İncelemesinin Esasları – Avrupa Birliği Adalet Divanı “Barbara Becker” Kararı (C-51/09) http://wp.me/p43tJx-cf
  • Honda Super Cup Modeli Motosikletin Şekli Japonya’da Üç Boyutlu Marka Olarak Tescil Edildi http://wp.me/p43tJx-cy
  • “Giysiler” ile “Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri”nin Benzerliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “ENI v. EMI” Kararı (T-599/11) ve Konu Hakkında OHIM Karar Kılavuzu Değerlendirmesi http://wp.me/p43tJx-cs
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Aris” Kararı – Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi (T-247/12) http://wp.me/p43tJx-cl
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Perakende Satış Mağazalarının Görsel Düzenlerinin Marka Olarak Tescil Edilebilirliğine İlişkin C-421/13 Sayılı Ön Yorum Kararı http://wp.me/p43tJx-cM
  • “L. Skywalker” İmzasının Kullanımı Pasaport Alımına Engel Teşkil Eder mi?  http://wp.me/p43tJx-cZ
  • Hizmetlerin Perakendeciliği Bir Hizmet Midir? Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “Netto” Kararı (C-420/13) http://wp.me/p43tJx-d3
  • Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıklarının Kapsamı Hakkında A.B.D. ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Türkiye Bakımından Kısa Değerlendirme http://wp.me/p43tJx-da
  • Sigara Ambalajlarına İlişkin Tek Tip Paketleme (Plain Packaging) Düzenlemesi ve Düzenlemenin Tescilli Marka Haklarıyla Bağlantısı http://wp.me/p43tJx-dn
  • Kara Şövalye Engellere Rağmen Yükselmeye Devam Ediyor! Sinema Filmindeki Kurgusal Marka Kullanımı Tescilli Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eder mi? A.B.D.’nde “Clean Slate” Davası http://wp.me/p43tJx-dt
  • Fare Kulakları İhtilafı! “Deadmau5” v. “Disney” – Yeni Bir “Celebrity Deathmatch” http://wp.me/p43tJx-dA
  • Eminem, Yeni Zelanda Ulusal Partisi’ne Karşı – İlgi Çekici Bir Telif Hakkına Tecavüz Tartışması http://wp.me/p43tJx-dN
  • Sert Kovboy John Wayne, Duke Üniversitesi’nin Hakkından Gelebilecek mi? http://wp.me/p43tJx-dS
  • Ayak Giysileri ile Parfümler Bağlantı Mallar mıdır? Malların Benzerliği Konusunda İlgi Çekici Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı http://wp.me/p43tJx-e0
  • Isis Markasının Seçim ve Terk Edilme Hikayesi – Uluslararası Terör Bir Çikolata Markasını Nasıl Etkileyebilir? http://wp.me/p43tJx-e9
  • “Lambretta” Kararı (T-51/12) – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “IP Translator” Kararının Uygulama Alanını Açıklığa Kavuşturmaya Devam Ediyor http://wp.me/p43tJx-e3
  • İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü “SC Studio Coletti” Kararı – Gelişmiş Ülke Ofisi Kararı Her Zaman Mutlak Doğruyu Gösterir mi? http://wp.me/p43tJx-el
  • USPTO Temyiz Kurulu “Barton Family Winery” Kararı – Aynı Soyismini Farklı Kelime Unsurlarıyla Birlikte İçeren Markalar Arasında Karıştırılma İhtimali İncelemesi http://wp.me/p43tJx-ey
  • USPTO Temyiz Kurulu “The Egg” Kararı – Malların Şeklini Tarif Eden Terimlerin Tanımlayıcı Niteliği http://wp.me/p43tJx-eL
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KAATSU” Kararı – “Piyasada İlk Kez Kullanım” veya “Piyasada Tanımlayıcı Kullanımın Fiilen Bulunmaması” Argümanları Tanımlayıcılık Halini Ortadan Kaldırır mı? http://wp.me/p43tJx-eG
  • Ayırt Edici Gücü Olmayan veya Ayırt Edici Gücü Zayıf Olan Unsurların Karıştırılma Olasılığına Etkisi – Avrupa Marka ve Tasarım Ağı Ortak Bildirgesi http://wp.me/p43tJx-eS
  • Bruce Lee Halen Yenilmez! Ünlü Kişilerin İsimlerinden Oluşan Başvurular Hakkında Çin Halk Cumhuriyeti’nden Dikkat Çekici Bir Mahkeme Kararı http://wp.me/p43tJx-eY
  • Çizgi Dizi Kahramanı ile Aynı İsme Sahip Olmak Gerçek Kişinin İtibarını Zedeler mi? İtalya’da “Peppa Pig” Vakası http://wp.me/p43tJx-fc
  • Rubik Küp Şekli Üç Boyutlu Bulmacalar İçin Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-450/09 Sayılı Kararı http://wp.me/p43tJx-f4
  • IPR Gezgini’nde Yenilik – “Mevzuat ve Bağlantılar” Ana Menüsü – http://wp.me/p43tJx-g9
  • Çikolata Şekillerinin veya Ambalajlarının Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-440/13 Sayılı Kararı – http://wp.me/p43tJx-gi
  • Tanımlayıcı Markaların Değerlendirilmesine İlişkin Genel İlkeler Tekrar Ediliyor – Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi “REHABILITATE” Kararı (T-712/13) – http://wp.me/p43tJx-gp
  • “I Can’t Breathe” Sloganı A.B.D.’nde Marka Olarak Tescil Edilecek mi? Toplumsal Nitelik Kazanmış Sloganları veya Politik Olayların İsimleri Ticarileştirmek Para Kazanmanın En Kolay Yolu mu Olacak? http://wp.me/p43tJx-gv
  • USPTO Temyiz Kurulu “THE SLANTS” Kararı – Irkları Aşağılayıcı Terimlerin Marka Olarak Tescili Mümkün müdür? http://wp.me/p43tJx-gD
  • “Tomorrowland” Kimin Markası? Disney’in İşi Bu Kez Her Zamankinden Daha Zor http://wp.me/p43tJx-gK
  • “Je Suis Charlie” Sloganının Marka Olarak Tescil Edilmesi Talepleri – Konu Hakkında OHIM ve INPI Duyuruları http://wp.me/p43tJx-gS
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı “Tripp Trapp” Kararı (C-205/13) – Ürünlerin Doğasından Kaynaklanan veya Ürünlere Esasa İlişkin Değer Katan Şekillerin Marka Olarak Tescili Taleplerine Yönelik Değerlendirme http://wp.me/p43tJx-h5
  • OHIM Temyiz Kurulu Kararı Yeteri Derecede Gerekçeli Olmazsa Ne Olur? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-605/13 Sayılı Kararı http://wp.me/p43tJx-hl
  • “Sandviçler” ve “Sebze Salataları” Bağlantılı Mallar mıdır? USPTO Temyiz Kurulu “THE LAFAYETTE” Kararı http://wp.me/p43tJx-hr
  • “I ❤ Paris” Sloganı Ayırt Edici Niteliğe Sahip midir? Fransa’dan Dikkat Çekici Bir Mahkeme Kararı http://wp.me/p43tJx-hy
  • Tanınmış Markanın Ününden Haksız Fayda Sağlanması Kavramı Ne Şekilde Değerlendirilmelidir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KENZO” Kararı (T-322/13) http://wp.me/p43tJx-hH
  • Organizasyon veya Etkinlik İsminden Oluşan Markaların Tescil Edilebilirliği Hakkında Güncel Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı – “International Air and Space Program” Markası http://wp.me/p43tJx-hR
  • Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER) Kuruldu – http://wp.me/p43tJx-i2
  • USPTO Temyiz Kurulu “CLETAXI” Kararı – Tanımlayıcı Markalara Yönelik Uygulama Bir Kez Daha İrdeleniyor – http://wp.me/p43tJx-i8
  • Sloganlardan Oluşan Markaların Değerlendirilmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Wet Dust Can’t Fly” Kararı (T-133/13) – http://wp.me/p43tJx-if
  • Yabancı Dillerdeki Terimlerin Tanımlayıcı Niteliği – İtalyan Yüksek Mahkemesi “SLIMMER” Kararı – http://wp.me/p43tJx-il
  • IPR Gezgini Yeni Yazarlar Arıyor – http://wp.me/p43tJx-it
  • USPTO Temyiz Kurulu’nun Karıştırılma Olasılığı Hakkındaki Kararları Mahkemeler İçin Tecavüz Davalarında Önleyici Etkiye Sahip midir? A.B.D. Yüksek Mahkemesi “Sealtite” Kararı (No. 13-352) – http://wp.me/p43tJx-io
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “FORCE” Kelimesinin Ayırt Edici Gücünü Değerlendiriyor – “FSA K-FORCE” Kararı (T-558/13) – http://wp.me/p43tJx-iy (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Adalet Divanı Sloganların Ayırt Edici Niteliği Konusunu Yeniden Değerlendiriyor – “So What Do I Do With My Money” Kararı (T-609/13 ) – http://wp.me/p43tJx-iW
  • “Rienergy Cola” – “Coca Cola”ya Karşı – Ayırt Edici Gücü Zayıf Kelimelerin Tertip Tarzlarının ve Tanınmışlığının Karıştırılma Olasılığına Etkisi  (Adalet Divanı Genel Mahkemesi – T-384/13) – http://wp.me/p43tJx-j7 (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • “GREEN” Sadece Bir Renk Adı Değildir – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “GREENWORLD” Kararı (T-106/14) –  http://wp.me/p43tJx-jj  (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Amerikan Patent ve Marka Ofisi, Bir “Moda İkonu” Olan “Prenses Kate” Adının Marka Olarak Tescil Edilebilirliğini Tartışıyor (85179243) – http://wp.me/p43tJx-jA (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • “DIGITAL COUPONS” v. “DG DIGITAL QPONS” Ayırt Edici Gücü Zayıf Unsurların Karıştırılma Olasılığına Etkisi – USPTO Temyiz Kurulu Kararı – http://wp.me/p43tJx-jt
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SMARTER SCHEDULING” Başvurusunu Değerlendiriyor (T-499/13) – http://wp.me/p43tJx-jJ (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • “SKYPE”, Adalet Divanı’nda Marka Tescili Sınavından Geçemiyor (T-423/12) – http://wp.me/p43tJx-jQ (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • USPTO Temyiz Kurulu “MASTERBAITER” Kararı – Mallar Aynı veya Benzerken, Malların Fiili Kullanımının Farklılığı Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesini Etkiler mi? – http://wp.me/p43tJx-jW
  • Adalet Divanı Temyiz Mahkemesi’nin “ASOS” Kararı (C-320/14 P) – “Sulh İçinde Birlikte Var Olma (Peaceful Coexistence)” Olgusunun İspatı Neredeyse “İmkansız”… – http://wp.me/p43tJx-k0 (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 16/5 fıkrası Anayasa’ya Aykırılık Gerekçesiyle İptal Edildi. Sıra 7/1-(b) Bendinde mi? – http://wp.me/p43tJx-k7
  • Anayasa Mahkemesi’nin Olası 7/1-(b) Bendi İptal Kararı – Sorular ve Muhtemel Sorunlar – http://wp.me/p43tJx-kc
  • Meşhur “Paskalya Tavşanı” Kararı – Adalet Divanı “Lindt Goldhase” Tescilindeki Kötü Niyet İddiasını Tartışıyor (C-529/07) – http://wp.me/p43tJx-ko (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • MAPADER Genel Kurulu Toplandı – http://wp.me/p43tJx-kw
  • Tanınmış Marka Olmak Her Zaman Yeterli Değildir! Adalet Divanı’nın “SWATCH/SWATCHBALL” Kararı (T-71/14) – http://wp.me/p43tJx-kM (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Anayasa Mahkemesi 7/1(ı) Bendini de İptal Etti – Sıcak Bir Yaz Geliyor – http://wp.me/p43tJx-l2
  • “Perakendecilik Hizmetleri” Nedir? Marka Tescilinde Somut Karşılığı Ne Şekilde Ortaya Çıkar? – http://wp.me/p43tJx-l8
  • Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi Tanınmışlık Değerlendirmesi Yapıyor / SPA Kararı (T-131/12) – http://wp.me/p43tJx-ld (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Divan, Temyiz İncelemesinde Birliğin Üniter Yapısını Vurguluyor, C-445/12 P – http://wp.me/p43tJx-lp (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Marka İncelemesinde Malların ve/veya Hizmetlerin İlişkisinin Tespitine Yönelik İlkeler – USPTO Değerlendirmesi – http://wp.me/p43tJx-ly
  • Lego’nun Küçük Adamları Marka Olarak Korunuyor! Genel Mahkeme’den Yeni Bir Lego Kararı (T‑396/14) – http://wp.me/p43tJx-lE (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Avrupa Birliği Marka Mevzuatı Değişiyor – Taslak Direktif ve Taslak Tüzük’le Getirilen Yeni Düzen – http://wp.me/p43tJx-lL
  • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Tebliğ Çağrısı – 2. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu ve 2. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu Düzenleniyor – http://wp.me/p43tJx-lY
  • AB Marka Hukuku ve OHIM Uygulaması Bağlamında Karıştırılma İhtimali Kavramı: Genel İlkeler ve Metodoloji – http://wp.me/p43tJx-lU (Yazar: H. Tolga Karadenizli)
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Haziran 2015 Tarihli  “TEFLON” Kararı (T-660/11) – http://wp.me/p43tJx-mk (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Birliğin Resmi Dilleri Dışında Kelimeler İçeren Topluluk Markalarında Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? Genel Mahkeme 25 Haziran 2015 Tarihli Kararı İle Arapça Topluluk Markaları Hakkında Görüş Bildiriyor, (C 147/14) – http://wp.me/p43tJx-ms (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Karıştırılma İhtimali: AB Adalet Divanı İçtihatları ve Dava Hukuku Kaynaklı Genel İlkeler – http://wp.me/p43tJx-mQ (Yazar: H. Tolga Karadenizli)
  • Bir Ortağın, Şirketten Habersiz Kendi Adına Marka Tescili Başvurusu Yapması “Kötü Niyet” Olarak Değerlendirilmiştir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, “Bol Aktörlü” Bir Hükümsüzlük Davasına İlişkin 16 Haziran 2015 Tarihli Kararı, (T-306/13) – http://wp.me/p43tJx-mZ (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • 101 ve 501 Markaları Benzer Mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 3 Haziran 2015 Tarihli Levi’s 501 Kararı, (T-604/13) – http://wp.me/p43tJx-n7 (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi 15 Temmuz 2015 Tarihli Kararı İle Ayırt Ediciliği Çok Düşük “HAPPY HOURS/HAPPY TIME” Markaları Arasında Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde Bulunuyor. (T‑352/14) – http://wp.me/p43tJx-nd (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • “Fikri Mülkiyet Hakları İhlallerinin Ekonomik Maliyeti” Konusunda AB Gözlemevi Raporu – http://wp.me/p43tJx-np
  • The Simpsons Gangsterlere Karşı – Çizgidizi Karakterlerinin Gerçek Kişilere Görsel Benzerliği Hakkında Bir Dava – http://wp.me/p43tJx-nv
  • Cezayir de Madrid Protokolü’ne Katıldı – Elveda Madrid Andlaşması! – http://wp.me/p43tJx-nD
  • Olimpiyat İlkeleri Arasında Telif Hakkı İhlali de Var mı? 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Resmi Şarkısı Hakkında Telif Hakkı İhlali İddiası – http://wp.me/p43tJx-nH
  • Coğrafi İşaretin Ününden Haksız Fayda Sağlanması – Parmigiano Reggiano Peynir Birliği Pornhub’a Karşı – http://wp.me/p43tJx-nM
  • 7/1-(b) Bendi Anayasa’nın 91. Maddesine Aykırı mıdır? Anayasa Mahkemesi Kararı Öncesi Kafa Karıştırıcı Yeni Bir Soru – http://wp.me/p43tJx-nT
  • Tescilli Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeden Farklı Unsurlarla Birlikte Kullanılması Halinde de Marka Kullanımından Bahsedilir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 15 Temmuz 2015 Tarihli, Tescilli Markanın 5 yıl Süreyle Kullanılmaması İddiası İle Açılan İptal Davası Kararı/T‑215/13 – http://wp.me/p43tJx-o4 (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Seçim Kampanyasında Kullanılan Afişlerle Marka Hakkına Tecavüz Mümkün müdür? Örnek Olay A.B.D.’nde HERSHEY Davası – http://wp.me/p43tJx-ob
  • Dismaland, Disneyland İçin Sıkıntı mı? Dismaland: Çocuklar İçin Uygun Olmayan Aile Parkı – http://wp.me/p43tJx-om
  • “IP Finance” İnternet Bloğu – Fikri Mülkiyet Hakları Korumasının Ekonomik Boyutu ile İlgilenenler için Zengin Bir Kaynak – http://wp.me/p43tJx-oy
  • Alman Federal Mahkemesi, 9 Temmuz 2015 tarihli “Nivea/Blau” Kararı ile Soyut, Tek Renk Markasının Ayırt Ediciliğini Tartışıyor – http://wp.me/p43tJx-oC (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Yemek Tarifleri Telif Hakkı Kapsamında Korunabilir mi? A.B.D. Temyiz Mahkemesi “Pechu Sandwich” Kararı – http://wp.me/p43tJx-oL
  • Anzak Markasının 1. Dünya Savaşı Döneminde Avustralya’da Kullanımına İlişkin Düzenleme – Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi 1. Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Araştırmaları – http://wp.me/p43tJx-oP
  • ABD Federal Temyiz Mahkemesi 19 Ağustos 2015 Tarihli Kararında Jack Wolfskin’in Pençe İzi Markasını Tartışıyor – http://wp.me/p43tJx-oY (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Avrupa’da Markaların Kullanılmamasından ve Mal ve Hizmet Listelerinin Genişliğinden Kaynaklanan Sorunlar – Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Raporu – http://wp.me/p43tJx-p6
  • Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER) İnternet Sitesi Yayında – http://wp.me/p43tJx-pe
  • Almanya’da “PINAR SOSİS” Markası EGETÜRK’ün! Alman Federal Yüksek Mahkemesi, 17 Kasım 2014 Tarihli Kararı İle “PINAR SOSİS” Markasını Tartışıyor – http://wp.me/p43tJx-pk (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Sevgilinize Süpermarketten Pırlanta Yüzük Alır mısınız? “Tiffany v. Costco” Davası – http://wp.me/p43tJx-ps
  • OHIM Büyük Temyiz Kurulu’nun “PAPAGAYO ORGANIC” Kararı: Fransız Tüketiciler için “Şarap” ve “Rom” Benzer midir? – http://wp.me/p43tJx-pE (Yazar: H. Tolga Karadenizli)
  • Patent Uzmanına Hakaret Eden Patent Vekilinin Yetkileri USPTO’da 6 Ay Süreyle Askıya Alındı – http://wp.me/p43tJx-q0
  • “DüsseldorfCongress” Hizmet Markası Tanımlayıcıdır! Almanya Federal Yüksek Mahkemesi “DüsseldorfCongress” Markasının Ayırt Ediciliğini Tartışıyor – http://wp.me/p43tJx-pz (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Marka Başvurularında İhtiyaç Duyulmayan Mal ve Hizmetlere Yer Verilmesi Sorunu ve Çözüm Önerileri – http://wp.me/p43tJx-qf (Yazar: Bekir Güven)
  • Adalet Divanı “Nestlé Kit Kat”ın Çikolata Şekli Hakkında Ön Görüş Bildiriyor – http://wp.me/p43tJx-qt (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • “XPRESSO” ve “ENERGY” Kelimeleri Karıştırılma İhtimaline Neden Olmaz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı – http://wp.me/p43tJx-qA (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Video Paylaşımında “Adil Kullanım İlkesi”nin Uygulanması – “Dancing Baby” Davası – http://wp.me/p43tJx-qJ
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “DELL / LEXDELL” KARARI (T 641/14) – http://wp.me/p43tJx-qE (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • “SO…?” Ön Ekli Seri Markasına İlişkin AB Adalet Divanı Temyiz Kararı – http://wp.me/p43tJx-qQ (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Ünlü Futbolcu Bastian Schweinsteiger Nazi Askerine Benzetildiği Oyuncak Figürlerin Üreticisine Dava Açmaya Hazırlanıyor – http://wp.me/p43tJx-qZ
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KARIS” Kararı – Malların ve Hizmetlerin Benzerliğinde Nicé Sınıflarının Etkisi (T-720/13) – http://wp.me/p43tJx-qV
  • “GOssIP” Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım Dergisiyle Henüz Tanışmayan Var mı? – http://wp.me/p43tJx-re
  • Üç Boyutlu Ürün Şekillerinin Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Remi Oyunu Ambalajına İlişkin Güncel Bir Karar (T-547/13) – http://wp.me/p43tJx-ro
  • HARIBO VE LINDT Altın Ayıcık Savaşında Karşı Karşıya! Alman Federal Yüksek Mahkemesinin Temyiz Kararı İle HARIBO Davayı Kaybediyor – http://wp.me/p43tJx-rC (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Avrupa Birliği 2015 Türkiye İlerleme Raporu’nun Fikri Mülkiyet Hakları Bölümü ve Değerlendirmesi – http://wp.me/p43tJx-rJ
  • 7/1-(b) Bendi İptal Edilecek mi? Nefesler Tutuldu, Anayasa Mahkemesi’nin Kararı Bekleniyor – http://wp.me/p43tJx-rT
  • Anayasa Mahkemesi Kararı Biraz Daha Beklenilmesi Gerektiğini mi Söylüyor? – http://wp.me/p43tJx-s1
  • Adalet Divanı tanınmış markanın sulandırılması iddiasının ispatını tartışıyor: ‘WOLF ’ kararı – http://wp.me/p43tJx-sa (Yazar: H. Tolga Karadenizli)
  • “Anne Frank’ın Günlüğü” İlginç Bir Telif Hakkı Tartışması – http://wp.me/p43tJx-sn
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi 18 Kasım 2015 Tarihli Kararında, “PORTO ŞARABI” Coğrafi İşareti ile “PORT CHARLOTTE” Markasını Karşılaştırıyor (T-659/14) – http://wp.me/p43tJx-sJ (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • The Pirate Bay’de Yayınlanan Korsan Videolardan İnternet Servis Sağlayıcısı Firma Sorumlu Değildir – Stockholm Bölge Mahkemesi Kararı – http://wp.me/p43tJx-sS
  • Türkiye’nin YouTube Yasağı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce İfade Özgürlüğünün İhlali Olarak Değerlendirildi – http://wp.me/p43tJx-sV
  • Anayasa Mahkemesi’nin 2015/98 ve 2015/99 Sayılı Kararları – 7/1-(b) Bendinin İptali Talebinin İncelenmesini Beklemeye Devam Edeceğiz – http://wp.me/p43tJx-t4
  • Marka Hükümsüzlük Davası Sonucunun Beklenmesindeki Hukuki Yarar, Tescil/İtiraz Sürecinde Göz Ardı Edilemez. Adalet Divanı Genel Mahkemesinin 12 Kasım 2015 Tarihli Nestlé ALETE/ALETA Kararı, (T‑544/14) – http://wp.me/p43tJx-tb (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Otomobil Şekillerinin Ayırt Edici Niteliği Hakkında Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı (T-629/14) – http://wp.me/p43tJx-te
  • Avrupa Birliği’nde Ürün Taklitçiliği – 2015 Durum Raporu Yayınlandı – http://wp.me/p43tJx-tw
  • Şerit Şekilleri Ayakkabılar için Ayırt Edici Niteliğe Sahip midir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-3/15 Sayılı Kararı – http://wp.me/p43tJx-tI
  • Kırmızı Başlıklı Kız Markalar Diyarında – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Red Riding Hood” Kararı (T-128/15) – http://wp.me/p43tJx-tX
  • Markanın Ulusal Düzeyde Tescilli Olması Aynı Markanın Diğer Ülkelerde Tescil Edilebilmesi için Dayanak Teşkil Eder mi? Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Değerlendirme – http://wp.me/p43tJx-ul
  • David Bowie ve Queen’in Vanilla Ice’a Karşı Telif Mücadelesi – David Bowie’ye Veda Yazısı – http://wp.me/p43tJx-uq
  • Ünlü Çete Lideri -Joaquin “El Chapo” Guzman-ın İsminin Tescil Talebi Meksika’da Reddedildi – http://wp.me/p43tJx-uw

 

Marka Hükümsüzlük Davası Sonucunun Beklenmesindeki Hukuki Yarar, Tescil/İtiraz Sürecinde Göz Ardı Edilemez. Adalet Divanı Genel Mahkemesinin 12 Kasım 2015 Tarihli Nestlé ALETE/ALETA Kararı, (T‑544/14)

 

resim_Pause_break

Kimi marka hükümsüzlük davası ile itiraz/tescil sürecinin eş zamanlı gitmediği hallerde, hükümsüzlük davası sonucu beklenmeden itiraz hakkında karar verilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda gerçek marka sahipleri aleyhine ek zaman ve emek kaybı, sanırım bazı meslektaşlarımın da başına gelmiştir. Örneğin; yurt dışında uzun süredir kullanılan, tescilli ve sektöründe ayırt edicilik kazanmış bir marka sahibi, markasını Türkiye’de de tescil ettirmek istediğinde karşısına daha önceden ve çoğu zaman da kötü niyetle tescil edilmiş aynı veya benzeri marka çıktığı bir durumda, genellikle TPE’nin itiraz sonucunda verdiği son kararın iptali ile birlikte hükümsüzlük davası açılmaktadır. Ancak hükümsüzlük davası açısından zamanaşımı süresinin gündeme geldiği hallerde, TPE kararının kesinleşmesi beklenmeden itiraz dayanağı markaya karşı hükümsüzlük davası açılması gerekmektedir. İşte bu durumlarda hükümsüzlük davası ile TPE tescil/itiraz süreci eş zamanlı gitmediğinden ve esasen 556 sayılı KHK’da itiraz kararının verilmesi için itiraz dayanağı markaya karşı açılan hükümsüzlük davası sonucunun beklenmesi yönünde bir hüküm olmadığından, TPE’ce mevcut sicil kayıtlarına göre itiraz değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ancak bu durumda marka üzerindeki gerçek hak sahibi, haksız tescilin hükümsüzlük davasına ek olarak TPE kararının iptali için de ayrıca dava açma külfetine katlanmak zorunda kalmaktadır.

Bu yazı konusu Adalet Divanı Genel Mahkemesinin 12 Kasım 2015 tarihli kararı, bu gibi durumlarda aynen 556 sayılı KHK gibi Birliğin 207/2009 sayılı Tüzüğünde de bekletmeye ilişkin bir hüküm olmasa da, tarafların hukuki yararı ve haklı neden gereğince ulusal mahkemede açılan hükümsüzlük davasının sonucunu beklemeden verilen OHIM kararını iptal etmiştir. Kararın, emsal olması açısından olumlu karşılanacağını ve dikkat çekeceğini tahmin ediyorum.

Kararın Almanca metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171361&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357355 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Öncelikle dava konusu olayın tarihçesi şu şekildedir:

  • 19 Ekim 2011 tarihinde İsviçre merkezli Société des produits Nestlé SA (“Nestlé”)

ALETE

        kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

  • Başvuru Nice Sınıflandırmasının 5, 29, 30 ve 32. sınıflarında yer alan “tıbbi amaçlı hijyen ürünleri, diyabetik ürünler, bebek mamaları ve gıdaları, hamile ve emziren kadınlar için yiyecek ve içecek ürünleri, vitaminler, bitki özleri, yağları, gıda takviyeleri” için yapılmıştır.
  • Başvuru 2 Ocak 2012 tarihli Topluluk Marka Bülteninde ilan edilmiştir.
  • İlan edilen başvuruya Romanya merkezli Terapia SA, (“Terapia“) 5. sınıftaki mallar için  itiraz etmiştir. İtiraza dayanak olarak Romanya’da 5. sınıfta yer alan “ecza ve veteriner ürünleri, gıda takviye ürünleri, tıbbi hijyen ürünleri, diyabetik tıbbi ürünler, bebek mamaları” için daha önceden tescili

ALETA

          kelime markası gösterilmiştir.

  • İtiraz, OHIM İtiraz Bölümü tarafından 26 Nisan 2013 tarihinde Birliğin 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 maddesine göre 5. sınıftaki mallar için kabul edilmiştir.
  • 19 Haziran 2013 tarihinde  Nestlé itiraz kararının kaldırılması için OHIM Temyiz Kuruluna başvurmuştur. OHIM Temyiz Kurulu da itirazı reddetmiştir.
  • 3 Aralık 2013 tarihinde  Nestlé yetkili Romanya mahkemeleri huzurunda itiraza dayanak markanın, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç haricinde, içerdiği diğer mallar için yasal süresi içinde marka olarak kullanılmadığı iddiası ile marka hükümsüzlük davası açmıştır.
  • 10 Aralık 2013 tarihinde  Nestlé, OHIM’e itiraz dayanağı olarak gösterilen markaya karşı Romanya’da açtığı hükümsüzlük davasını bildirerek, itiraz sürecinin hükümlülük davası sonuçlanıncaya bekletilmesini talep etmiştir.
  • OHIM Temyiz Kurulu, bekletme talebini dikkate almamış ve  Nestlé’nin iddialarının aksine, önceki marka sahibi firma Terapia’nın sunduğu belgeler ile yasal süreler içinde markasını geçerli şekilde kullandığını ispatladığını tespit etmiştir.  Bunun yanı sıra OHIM, itiraz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığına karar vermiştir.

Nestlé konuyu Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşımıştır. Davacı Nestlé’ye göre OHIM markalar arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde hataya düşmüştür. Bunun yanı sıra Davacı Nestlé, Romanya’da itiraz dayanağı markanın hükümsüzlüğü için açtığı davanın sonucunu beklemeden OHIM’in karar vermesinin 2868/95 sayılı Tüzüğün 20/7 (c)[1] maddesine aykırı olduğunu iddia etmiştir.

Mahkeme öncelikle 2868/95 sayılı Tüzüğün 20/7 (c) maddesinin somut davada uygulama imkânının; OHIM’ın itiraz sürecini Romanya’daki dava sonuçlanıncaya kadar bekletmede hukuki bir yarar olup olmadığı hususunu incelemiştir. Mahkeme, şimdiye kadarki kararlara göre taraflardan herhangi birinin talebi halinde otomatik olarak bu sürecin durmayacağı belirtmekle beraber, haklı bir neden ve daha üstün bir hukuki yararın bulunması halinde OHIM’in ulusal mahkemedeki yargılama sonucuna kadar itiraz sürecini bekletebileceğini belirtmiştir.[2] Bu durum, OHIM’in daha üstün bir hukuki yarar nedeniyle itiraz sürecini bekletmesi halinde vereceği kararın mahkeme denetimden muaf olacağı anlamına gelmemektedir. Ancak bu durumda kararın denetimi sadece usuli denetim ile sınırlı kalacaktır.

Somut olayda OHIM, Romanya’daki hükümsüzlük davasının sonucunu beklemeden karar vermiştir. OHIM’e göre Davacı Nestlé, daha önceki markanın Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar için markasal kullanıldığı hususunu, ne itirazında ne de Romanya’da açtığı hükümsüzlük davasında ihtilaf konusu yapmıştır. Dolayısıyla OHIM 5. sınıf için itiraz dayanağı markanın, markasal kullanıldığı tespitine varmıştır.

Ancak Mahkemeye göre bu tespit, itiraz dayanağı markanın 5. sınıfta yer alan “tüm” mallar için marka olarak kullanıldığının ispatı için yeterli bir delil oluşturmamaktadır. Keza OHIM kararında bu yönde bir tespiti haklı kılan hukuki bir gerekçe de bulunmamaktadır.  Kaldı ki her ne kadar Parkinson ilacı ile diğer hijyen ürünleri, beslenme takviye ürünleri, bebek gıdası, şeker hastaları için ürünleri gibi ürünlerin üretim, satış, pazarlama yolları benzer olsa bile, Nestlé’nin, Parkinson hastalığı tedavisi ilacı için itiraz dayanağı markanın kullanıldığını ihtilaf konusu yapmaması hususunun, diğer tüm ürünler için kullanıldığına ilişkin tek başına delil olarak kabulü söz konusu olamaz.

Sonuç olarak, Mahkemeye göre OHIM’in sadece tek ürün için itiraz dayanağı markanın kullanımına itiraz edilmediği hususundan yola çıkarak, Romanya’daki davanın sonucunu beklemede hukuki yarar olmadığı yönündeki tespiti yerinde değildir. OHIM bekletme kararını, haklı bir hukuki gerekçeye dayandıramadığı gibi, tarafların menfaatlerini adil şekilde göz önüne almamıştır.

OHIM’in 207/2009 sayılı Tüzükte, bir hükümsüzlük veya terkin davası için itiraz sürecini bekletmeye dair hüküm olmaması yönündeki savunması da, Mahkemenin yukarıdaki belirtilen hükmünü etkilemediği belirtilmiştir.

Mahkeme OHIM kararının yerinde olmadığından iptali ile birlikte, somut olayda bu kararı değiştirecek bir mahkeme kararı tesisi için dosyada yeterli bilgi ve belge bulunmadığını da tespit etmiştir. Mahkeme ancak dosyada yeterli delil bulunması halinde karar verebileceğine hükmettiğinden, Davacının diğer iddiaları açısından karar vermemiştir.

Her ne kadar 556 sayılı KHK’da bekletici meseleye ilişkin bir hüküm olmasa da davaların en az giderle ve süratle sonlandırılmasını öngören evrensel “usul ekonomisi ilkesinin” getirdiği hukuki yararın TPE tarafından da göz önünde tutulması gerektiğini, bu nedenle beklentilerin yüksek olduğu yeni marka kanununda TPE’ye bu yönde yetki veren bir düzenlemenin de yer alması gerektiği kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Aralık, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1]The Office may suspend opposition proceedings: (a) where the opposition is based on an application for registration pursuant to Article 8 (2)(b) of the Regulation until a final decision is taken in that proceeding, (b) where the opposition is based on an application for registration for a geographical indication or designation of origin under Council Regulation (EEC) No 2081/9224 until a final decision is taken in that proceeding, or (c) where a suspension is appropriate under the circumstances.

[2] 25 Kasım 2014, Royalton Overseas/HABM – S.C. Romarose Invest [KAISERHOFF], T‑556/12

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “PORTO ŞARABI” Coğrafi İşareti ile “PORT CHARLOTTE” Markasını Karşılaştırıyor (T-659/14)

resim_port_1

Şarap sever okuyucularımızın da bildiği gibi, Portekiz’in Porto kentinde yetişen üzümlerden yapılan “Porto Şarabı”, çok tatlı bir şarap türüdür ve şarap dünyasında özel bir tat olarak kabul görmektedir. Coğrafi işaret olarak korunan Porto Şarabı, Genel Mahkemenin 18 Kasım 2015 tarihli kararına konu olmuş ve “viski” için tescil edilen “PORT CHARLOTTE” markasının hükümsüzlük talebine dayanak olarak gösterilmiştir. Genel Mahkeme söz konusu tescilin hükümsüzlük talebini, hem önceki coğrafi işaret hak sahipliği açısından, hem de 207/2009 sayılı Tüzüğün birçok farklı maddesi açısından değerlendirmiştir. Karar, sınai mülkiyet konusu olan farklı kategorideki hakların, yani bir coğrafi işaret ile tescilli bir markanın karşı karşıya gelmesi açısından ilginç bir örnektir.

Öncelikle olayın tarihçesi şu şekildedir:

  • 27 Ekim 2006 tarihinde İngiltere merkezli Bruichladdich Distillery Co. Ltd şirketi

PORT CHARLOTTE

kelime markasının, Nice Sınıflandırmasının 33. sınıfında yer alan “alkollü içkiler” için topluluk markası olarak tescili için başvurmuştur.

  • Başvuru 18 Ekim 2007 tarihinde tescil edilmiştir.
  •  7 Nisan 2011 tarihinde Portekiz merkezli Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP şirketi PORT CHARLOTTE markasının, 207/200 sayılı Tüzüğün 8/4, 7/1 (c) ve (g) bentlerine göre hükümsüzlüğü için OHIM’e başvurmuştur.
  • Hükümsüzlük talebi üzerine Bruichladdich Distillery Co. Ltd şirketi, markasının içerdiği malları sadece “viski” ile sınırlandırmıştır.
  • Hükümsüzlük talebinde bulunan Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP şirketi “port” “porto” kelimelerinin, Portekiz kanunlarına ve Birliğin Ortak Tarım Pazarına ilişkin düzenlemeleri içeren 491/2009 sayılı Tüzüğünün 118m(2) maddesine göre tüm üye ülkelerde; 31 Ekim 1958 tarihli Lizbon Anlaşmasına göre de Fransa, İtalya, Kıbrıs, Macaristan, Portekiz ve Slovakya’da coğrafi işaret olarak korunduğunu iddia etmiştir.
  • OHIM İtiraz Bölümü, 30 Nisan 2013 tarihli kararı ile bu hükümsüzlük talebini reddetmiştir.
  • 22 Mayıs 2013 tarihinde Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP şirketi OHIM İtiraz Bölümünün kararına itiraz etmiştir.
  • OHIM Temyiz Kurulu, 8 Temmuz 2014 tarihli kararı ile yine hükümsüzlük talebini reddetmiştir. Kurula göre bahse konu 491/2009 sayılı Tüzüğün 118m(2) maddesine göre coğrafi işaret olarak “oporto” kelimesi korunmakta olup, koruma kapsamı sadece belirli bölgede üretilen şarap ile sınırlıdır. Dolayısıyla şarap ile, hükümsüzlük konusu markanın içerdiği alkol derecesi ve görünüşü farklı olan viski aynı ve benzer olmadığından, somut olay 491/2009 sayılı Tüzüğün 118m(2)(a)(i) kapsamına girmemektedir. Yine Porto Portekiz’deki bir şehir adı olmakla beraber, “porto” veya “port” ibarelerini içeren pek çok şehir ismi (Porto Allegre veya Porto Louis gibi) bulunmaktadır. Kurula göre “port” veya “porto” kelimeleri ile PORT CHARLOTTE ibaresi arasında bir bağlantı kurulması ya da “port” coğrafi işaret adı ile dava konusu markanın birbirini çağrıştırması mümkün değildir. Coğrafi işaret korumasının her “port” kelimesini içeren ibare için genişletilmesi söz konusu olamaz. Kurul, itiraz sahibinin “porto” ve “port”  kelimelerinin, Lizbon Anlaşmasına göre coğrafi işaret olarak WIPO nezdinde 18 Mart 1983 tarihinde tescil edildiği iddiasını, söz konusu korumanın kapsamına sadece “porto” adının girdiğini ve hükümsüzlük konusu markada ise “porto” kelimesinin bulunmadığını belirterek yerinde bulmamıştır. Diğer yandan Kurul 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 (g) maddesine dayanan iddiayı da yerinde görmemiş ve tüketicilerin farklı bir ürün olan viskinin, hükümsüzlük talebinde bulunanın ürünlerinden farklı olduğunu kolaylıkla anlayacaklarını ve bir yanılma olmayacağını belirtmiştir.

OHIM sürecinin tüketilmesinin ardından Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP dava açmıştır.

Davacı öncelikle dava konusu kararda Portekiz şehir isminin yanlış olarak ele alındığını, bu suretle de 491/2009 sayılı Tüzüğün ilgili maddesinin yanlış uygulandığını iddia etmiştir. Davacı şarap için coğrafi işaret olarak korunan “port” veya “porto” kelimelerinin, sadece Birliğin 491/2009 sayılı Tüzüğünün kapsamında değil, Portekiz ulusal yasalarının da dikkate alınarak korunması gerektiğine işaret etmiş ve OHIM’in Portekiz ulusal yasalarına göre “port” veya “porto” coğrafi işaretleri üzerindeki önceki hak sahibinin, sonraki markaları engelleme hakkının olup olmadığı yönünde bir inceleme yapmadığını iddia etmiştir.

Mahkeme öncelikle OHIM’ın şehir ismini “oporto” olarak tespitindeki hataya işaret etmiş, doğrusunun “Porto” olduğunu ve coğrafi işaret olarak kayıtlarda bu şekilde yer aldığını belirtmiştir. Ancak Mahkemeye göre bu hata, Kurulun ne coğrafi işaret ne de menşe adına ilişkin kuralları yanlış uygulamasına neden olmuştur. Dolayısıyla kararın bu yönden iptali için bir neden bulunmamaktadır.

Mahkeme bir sonraki aşamada, Davacının Portekiz ulusal yasaların uygulanması gerektiği yönündeki iddiasının değerlendirilmesi için 491/2009 sayılı Tüzüğün uygulama kapsamını irdelemiştir. Tüzüğün 118s(1) maddesine göre şarap isimleri koruma altındadır ve E-Bacchus listesinde kayıtlıdır.  Ancak E-Bacchus listesindeki kayıt, korumanın ön şartı olmayıp Avrupa Birliğindeki tüm şarap isimleri otomatik olarak 1493/1999 sayılı Tüzük gereğince koruma altındadır. [1]

Somut olayda, “porto” ve “port” coğrafi işaret adlarının Portekiz kanunlarına göre koruma altında olduğu tartışmasızdır. Ancak 491/2009 sayılı Tüzüğün 118m(1) ve (2) maddeleri zaten ulusal düzeyde olan bu korumanın, tüm Birlik düzeyinde tek bir çatı altında ve özel, homojen düzeyde korunmasını amaçlamaktadır. Kaldı ki, “port” ve “porto” kelimeleri de E-Bacchus listesinde coğrafi işaret olarak yer almaktadır. Dolayısıyla bu noktadan sonra Portekiz ulusal yasalarının dikkate alınması gerekmediğinden, Davacının iddiası yerinde bir iddia değildir.

Mahkeme bir sonraki aşamada 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/4 maddesine[2] göre inceleme yapmıştır.  İlk aşamada somut olayda hitap edilen tüketici kitlesi tespitine geçilmiştir. Mahkemeye göre Porto Şarabı ve viski tüm Birlik üyesi ülkelerde tüketilen ürünler olduğundan ve üye ülkelerdeki tüketiciler bu ürün isimlerini ve üzerinde kullanıldıkları malları tanıdığından, tüm Birlik içindeki ortalama tüketiciler dikkate alınmalıdır. Mahkeme, Davacının iddiasının aksine, Birlik içindeki ortalama tüketiciler açısından dava konusu markanın içerdiği viski ile 491/2009 Tüzük ile koruma altında olan Porto Şarabının tat, alkol oranı itibari ile birbirine benzer olmadığını, Portekiz dilini konuşan kesim için dahi birbiri arasında çağırışım ihtimalinin bulunmadığını kabul etmiştir.

Mahkeme benzerlik değerlendirmesinde ise, dava konusu markadaki “PORT” kelimesinin “CHARLOTTE” kadın ismi ile beraber kullanılmasından ve “PORT” kelimesinin de birçok Avrupa dilinde (Portekiz dili de dâhil) esasen “liman” anlamına gelmesinden dolayı ortalama Avrupalı tüketiciler için farklı bir kavramsal anlam oluşturmaktadır. Bu nedenle de coğrafi işaret olarak koruma altındaki Porto Şarabı ile bağlantı kurulmasının söz konusu olamayacağını belirtmiştir. Keza dava konusu markadaki “CHARLOTTE” kelimesinin, markanın esas unsuru olduğu ve bu kelimenin tüketicilerin dikkatinin odak noktasını oluşturduğu hususunu teyit etmiştir. Dava konusu marka ile coğrafi işaret arasındaki benzerlik tespit edilemediğinden, OHIM kararına paralel olarak tanınmışlık konusunda değerlendirme yapılmasına gerek duyulmamıştır.

Mahkeme bir sonraki aşamada 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 (g)[3] maddesi uyarınca dava konusu markanın “yanıltıcı” olduğu iddiasını incelemiştir. Davacı Porto Şarabı şişesinde, PORT CHARLOTTE markası altında sunulan ürünün, tüketiciler açısından yanıltıcı olduğu, tüketicilerin bu markayı, Porto Şarabı coğrafi işareti ile ilişkili olabileceğini düşünmeye sevk edeceğini iddia etmiştir.  OHIM ise somut olayda, ortalama Avrupalı tüketicilerin çok iyi bildiği tat farklılığından dolayı yanıltıcı bir durum olmadığını savunmuştur.

Mahkeme, 207/2009 sayılı Tüzüğün 7(1) g maddesine göre malın doğası, niteliği ve coğrafi menşesi konusunda yanıltıcı olan markaların tescil edilemeyeceğine işaret etmiştir. Mahkeme somut olayda önceki kararlar ışığında[4], OHIM’in markanın yanıltıcı olmadığı, tespit edilen tüketici kitlesinin viski için kullanılan “port” kelimesi ile şarap için kullanılan “port”, “porto” coğrafi işaret adları ile bağlantı kurmayacağı, keza bazı ülkelerde “port” kelimesinin viski üretilen yer olarak da algılandığı yönündeki tespitini yerinde bulmuştur.

Mahkeme bir sonraki aşamada ise 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 (c)[5] maddesine dayanan iddiayı incelemiştir. Mahkeme Davacının, dava konusu “PORT CHARLOTTE” ibaresinin, tüketiciler için viski üretilen yer anlamında tanımlayıcı ya da coğrafi yer belirten ibare olduğunu ispatlayamadığından bu iddiayı da reddetmiştir. Mahkemeye göre bir yer ismi içeren markalar, şayet o yerin ünlü olduğu bilinen mallar ya da bu mallar ile bağlantı kurulan ya da gelecekte bir bağlantı kurulması ihtimaline neden olabilecek mallar için tescil edilmek isteniyorsa, bu yer adının marka olarak tesciline izin verilmez.[6] Somut olayda ise Davacı “PORT CHARLOTTE” ibaresinin tüketiciler için viski üretilmesi ile ünlü özel bir yer adı olduğu, gelecekte viski veya bağlantılı mallar için bu yönde bir algı oluşmasına neden olabileceği ve diğer işletmeler açısından da bu yer adının kullanılmasının yasaklanamayacağı noktalarını ispat edememiştir. Bu nedenle de Mahkeme dava konusu markanın, tüm viski üreticileri için serbestçe kullanılabilecekleri bir yer adı olduğu konusunda ikna olmamıştır.

Sonuç olarak, Mahkeme Davacının dava konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi yönündeki tüm taleplerini reddetmiştir.

Mahkemenin kararının tüm maddeler açısından odak noktasını, şarap ve viski arasındaki tat farkının ve tüketiciler nezdinde çok iyi bilinen bu tat farkının yarattığı algının oluşturduğu görülmektedir. Avrupalı tüketicilerde oluşan bu tat algısı/kavramı farklılığı; benzerlik, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde önemli bir rol oynamıştır. Marka sahibi ilk itiraz üzerine “PORT CHARLOTTE” markasının içerdiği malları sadece “viski” ile sınırlandırmamış olsaydı, kanaatimce sonuç farklı olabilir, ibre Porto Şarabından yana kayabilirdi. Dolayısıyla marka sahibi stratejik olarak en başından çok doğru bir hareket yaparak, markasını hükümsüzlük sonucundan kurtarmıştır.

Gülcan Tutkun Berk

Kasım, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 8 Kasım 2012, Hungary v Commission, T‑194/10

[2]Upon opposition by the proprietor of a non-registered trade mark or of another sign used in the course of trade of more than mere local significance, the trade mark applied for shall not be registered where and to the extent that, pursuant to the Community legislation or the law of the Member State governing that sign: (a) rights to that sign were acquired prior to the date of application for registration of the Community trade mark, or the date of the priority claimed for the application for registration of the Community trade mark; (b) that sign confers on its proprietor the right to prohibit the use of a subsequent trade mark.”

[3](g) trade marks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service;

[4] 5 May 2011, SIMS — École de ski internationale v OHIM — SNMSF (esf école du ski français), T‑41/10

[5] “(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;”

[6] 13 Eylül 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt v OHIM — Castel Frères (CASTEL), T‑320/10

HARIBO VE LINDT Altın Ayıcık Savaşında Karşı Karşıya! Alman Federal Yüksek Mahkemesinin Temyiz Kararı İle HARIBO Davayı Kaybediyor.

haribo_ayi Lindt_ayi

Ayılar, masallarda veya mitolojik hikâyelerde insanlar için genellikle güç, dayanıklılık, cesaret ve yeniden doğuş gibi kavramların sembolü olmuştur. Bu özelliklerinin yanı sıra sevimliliklerinden olsa gerek, ayıların özellikle çocuklara hitap eden tüketim ürünlerinde ve hizmetlerde oldukça sık tercih edilen bir figür olduğunu da görüyoruz. Haribo’nun meyve sulu yumuşak şeker markası “Goldbär” yani Altın Ayısı, herhalde sadece çocuklar için değil büyükler için de en sevimli ve ünlü ayı figürleri arasındadır. Ayı sevgisi çikolata dünyasını da sıçramış ve Lindt firması meşhur “Lindt-Goldhase” ürününün yanına, 2011 yılında “Lindt-Teddy” isimli, altın renkli folyo içinde ayı figürlü çikolatayı da eklemiştir. Bunun üzerine Haribo, bu ayıcık ihtilafını yargıya taşımış ancak 23 Eylül 2015 tarihli Alman Federal Yüksek Mahkemesinin temyiz incelemesi sonucunda davayı kaybetmiştir. Bu karar 2 hafta önce Alman medyasında oldukça fazla yer aldı. İki ünlü firmanın bu güncel ayıcık savaşının sonucunu biz de okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.

Kararın Almanca metni http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=213bd6490cf120c1f85e111e848c48a3&nr=72568&pos=0&anz=8 bağlantısında yer almaktadır.

Bilindiği üzere Davacı Haribo, meyve sulu yumuşak şeker üretmekte ve pazarlamaktadır. Davacı Haribo’nun ürünleri arasında meşhur “Goldbären” Altın Ayılar olarak adlandırılan ayı figürlü yumuşak şekerler de bulunmaktadır. Haribo tescilli, “Goldbär”, “Goldbären”, “Gold-Teddy” Alman kelime markalarının, “Gold” Alman soyut renk markasının ve

haribo_ayi

topluluk şekil markasının sahibidir.

Davalı Lindt ise özellikle “Lindt Goldhase”, Lindt Altın Tavşan, ürünü ile tanınmakla beraber 2011 yılından bu yana altın renkli folyo paketinde oturan ayı figürlü “Lindt Teddy” olarak adlandıran çikolata da satmaktadır. Lindt çikolata ve şeker ürünleri için 1927 yılından beri tescilli “Teddy” şekil ve 1994 yılından beri tescilli “Teddy” kelime markalarının sahibidir.

Davacı Haribo, Lindt’in piyasa olan

Lindt_ayi

ürünlerinin, “Goldbär” kelimesinin şekli olduğunu, bu şeklin kendi şekil ürünü ile benzer olduğunu, dolayısıyla marka hakkını ihlal ettiği iddiası ile dava açmıştır.

Davalı Lindt ise, dava konusu ürünün “Lindt Goldhase” ürününün bir devamı niteliğinde olduğunu, bu şeklin kendilerine ait kelime markalarının şekli olduğunu savunmuştur.

İlk derece mahkemesi olarak Köln Eyalet Mahkemesi davayı 18.12.2012 – 33 O 803/11 kararı ile kabul etmiş, ancak Eyalet Temyiz Mahkemesi 11.04.2014 – 6 U 230/12 kararı ile bu kararı bozmuştur. Bunun üzerine Haribo dosyayı Federal Yüksek Mahkemesi önüne getirmiştir.

Öncelikle Federal Mahkeme, temyiz incelemesini sadece Haribo’nun tescilli Alman kelime markaları ile sınırlı olarak yapmıştır. Çünkü Haribo’nun ayıcık şekil markası topluluk şekil markası olarak tescillidir ve bir topluluk markasına dayalı olarak yapılan temyiz incelemesinde Alman Usul Kanunlarına göre Düsseldorf Mahkemeleri yetkili olduğundan, mahkeme yetkisizlik gerekçesi ile kararında bu şekil markası açısından inceleme yapmamıştır. Yine her ne kadar Davacı ihlal olunan markalar arasında “Gold” soyut renk markasını göstermiş olsa da, süresi içinde bu açıdan iddiasına ilişkin açıklama yapmadığından, soyut renk markası açısından da inceleme yapılmamıştır.

Federal Mahkeme, ilk olarak Eyalet Temyiz Mahkemesinin “Goldbären” markası açısından Alman Marka Kanunu’nun 14/2, 3 ve 14/2 maddelerine göre bir ihlalin söz konusu olmadığı yönündeki kararının yerinde olduğunu tespit ederek incelemeye başlamıştır.  Alman Marka Kanunu’nun 14/2. ve 3. maddelerine göre marka sahibinin izni olmadan yurt içinde tanımış bir markanın aynı veya benzeri, tanınmış markanın ayırt ediciliğine ve marka değerine haklı bir neden olmaksızın zarar vermesi halinde tanınmış markanın içerdiği mal veya hizmetlerden farklı sınıflar için de kullanılamaz.

Temyiz Mahkemesi “Goldbären” markasını Kanunun 14/2 ve 3. maddelerine göre tanınmış bir marka olarak kabul etmiştir. Yüksek Mahkemeye göre bu kabul, kanuna aykırı değildir. Zira bir marka, şayet toplumun belli bir kısmı için, içerdiği mallar ve hizmetlerde tanınmışlığa dair belli bir anket oranın gösterilmesinin talep edilmesine gerek kalmayacak şekilde biliniyor ise tanınmıştır. Tanınmışlık, somut olayda markanın sektördeki payı, yoğunluğu, coğrafi yaygınlığı, kullanım uzunluğu, yatırım hacmi gibi tüm unsurların dikkate alınması ile tespit edilmektedir. Federal Mahkemeye göre de Temyiz Mahkemesi tüm bu unsurları ele almış ve “Goldbären” markasının uzun süreli yoğun kullanıldığını, 2000 yılından beri yıllık 1 milyar Euro’dan fazla cirosu olduğunu tespit etmiştir.

Diğer yandan “Goldbären” markasının tanınmışlığı daha önce mahkeme kararı ile de tespit edilmiştir. Gerçi söz konusu mahkeme kararındaki tanınmışlık, Alman Medeni Hukuk Yargılama Kanununa göre tespit edilmiş olsa da, bu tespit yapılırken ele alınan unsurların temyiz konusu bu davada da dikkate alınmasında hukuki bir engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla Temyiz Mahkemesinin “Goldbären” markası için verdiği tanınmışlık kararı yasaya uygundur.

Yüksek Mahkeme bir sonraki aşamada; Temyiz Mahkemesinin tanınmış markanın içerdiği şeker ürünü ile Davalının markasının içerdiği çikolata ürününün “ortalama” düzeyde benzer olduğu tespitini incelemiştir. Temyiz Mahkemesinin malların benzerliğinin tespitinde çıkış noktası, iki markanın da içerdiği malların “kullanım amacıdır”. Buna ek olarak iki markanın satışa sunulduğu yerler ve bu yerlerin birbirine yakınlığı da dikkate alınmıştır. Federal Mahkeme, Temyiz Mahkemesinin tespitlerini yeniden gözden geçirmiş ve iki markanın malları arasında “ortalamadan daha fazla” bir benzerlik olduğunu belirtmiştir. Ancak sadece bu noktadan dolayı dosyayı Temyiz Mahkemesine geri göndermeye gerek duymamıştır.

Sonraki aşamada Temyiz Mahkemesinin iki marka arasında benzerlik olmadığından Marka Kanununun 14/2, 3. maddesine göre marka ihlali olmadığı yönündeki tespitini incelemiştir. Bu maddeye göre tanınmış marka ile aynı veya benzer olduğu iddia edilen bir marka arasında, hitap edilen tüketiciler nezdinde bir bağlantı, çağırışım mevcutsa bir ihlalden söz edilir. Söz konusu bağlantı ihtimali ve derecesi değerlendirmesi yapılırken markaların benzerliği, içerdikleri ürünlerin benzerliği, tanınmışlık ve ayırt edicilik düzeyi ve karıştırılma ihtimali gibi somut olayın tüm unsurlarının göz önüne alınması gerekmektedir. Şayet ortada markalar arasında bir benzerlik yok ise Kanununun 14/2 3. maddesi anlamında bir iddia ileri sürülemez.

Yüksek Mahkemeye göre dava konusu markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesi alışılageldiği üzere ortalama tüketiciler nezdinde görsel, işitsel ve anlamsal açıdan ele alınmalıdır. Dava konusunda olduğu gibi, benzerlik değerlendirmesinde bir kelime markası ile üç boyutlu şekil markası karşı karşıya geldiğinde yalnızca kavramsal/anlamsal benzerlik incelemesi yapılması gerekecektir. Elbette son aşamada bütünsel bıraktığı izlenim de bu değerlendirmede dikkate alınacaktır. Bir kelime markası ile başka bir kategorideki bir markanın kavramsal benzerliğinin değerlendirmesinde temel ilke; karşılaştırma konusu şeklin, söz konusu kelime markasının ilgili tüketiciler açısından en yakın, dolaysız, zorlamadan bir tezahürü olup olmadığıdır.

Bu temel ilke dava konusu olayda Temyiz Mahkemesince de dikkate alındığı gibi, bir kelime markası ile üç boyutlu bir markanın karşı karşıya geldiği haller için de geçelidir. Ancak pek çok sayıda şekil ve üç boyutlu marka tezahürü söz konusu olabileceğinden ve bu suretle kelime markası lehine bir monopol yaratılması tehlikesinin önüne geçilmesi için, bu durumlarda bu ilke daha katı uygulanmalıdır. Dolayısıyla bir üç boyutlu marka, şayet kelime markasının düşünsel başkaca bir çaba olmaksızın, tereddütsüz, en yakın, doğrudan tezahürü ise bu ilke söz konusu olacaktır.

Bunun yanı sıra bir kelime markası ne kadar genel ya da tanımlayıcı karaktere sahipse, kavramsal benzerlik o derece az gündeme gelecektir. Davalı Lindt’in karşılaştırmaya konu markası sadece şekil ve renkten değil aynı zamanda “Lindt” ve “Teddy” kelimelerini ve ek olarak da zilli kırmızı boyun kurdelesini de içermektedir.  Mahkemece bu marka komposizyonunda şekil ve rengin ayırt ediciliği düşük bulunmuştur. Bütünsel olarak bırakılan izlenimde, ayının karnında yer alan “Lindt” ve “Lindt Teddy” kelimeleri ana unsur konumundadır.  Dolayısıyla bir bütün olarak bakıldığında dava konusu marka komposizyonu, “Goldbären” markası ile bir bağlantı kurulması için yeterli benzerlikte değildir. Karşılaştırma konusu marka bu haliyle daha çok Davalının “Lindt-Goldhase” ile bağlantı kurulmasına neden olmaktadır.

Her ne kadar Davacı Haribo’nun “Goldbären” kelime markası, Davalının üç boyutlu markasının şekli ve renginin en yakın adlandırması olabilecekse de, marka içerdiği diğer ayırt edici ana unsurlarla bir bütün olarak değerlendirildiğinde “Goldbären” kelime markasının tereddütsüz ve en yakın tezahürü olarak kabul edilemez. Kaldı ki dosyaya sunulan 5 Eylül 2013 tarihli anket çalışmasına göre dava konusu ayı şekli ve rengi, tüketiciler tarafından aynı zamanda “Teddy”,  “Schokoladen-Bär” veya “Schokoladen-Teddy” olarak da adlandırılmıştır. Federal Mahkeme, Temyiz Mahkemesinin anketi de dayanak alarak vardığı bu sonucu yerinde bulmuştur.

Federal Mahkeme son aşamada, Davalının kötü niyeti bulunmadığını tespit etmiştir. Zira Davalının “Goldbären” markasının tanınmışlığından bağımsız olarak tanınmış marka sahibi olduğu ve “Gold-Teddy” markasının tescilinde haklı bir nedeni olduğunu belirtmiştir.

Kanaatimce bu temyiz incelemesinin ana noktasını, bir kelime markası ile üç boyutlu markanın karşılaştırmasından hareketle anlamsal benzerlik değerlendirmesi oluşturmuştur ve bu anlamda da ilginç bir benzerlik değerlendirmesi emsalidir. Şayet Mahkeme Haribo’nun tescilli topluluk şekil ayıcık markası açısından da kendini yetkili görerek benzerlik değerlendirmesi yapsaydı bile, Haribo için bu sonuç değişmeyecekti. Nitekim karar içinde genel haksız rekabet hükümlerine göre iki ayıcık şekli arasında benzerlik görülmediğine de değinilmiştir. Sonuç olarak iki ayıcık, mahkeme kararı ile birbirine benzemiyorlar ama ayrı ayrı çok sevimliler ve lezzetliler….

Gülcan Tutkun Berk

Kasım 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

 

 

 

 

 

“SO…?” ÖN EKLİ SERİ MARKASINA İLİŞKİN AB ADALET DİVANININ 15 EKİM 2015 TARİHLİ TEMYİZ KARARI, (C‑270/14 P)

resim_so

Portekiz merkezli Debonair Trading Internacional Lda (“Debonair”) tarafından “SÔ:UNIC” marka  başvurusuna yapılan itirazın reddi üzerine verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T‑356/12 sayılı kararı, temyiz yargılamasına konu olmuştur. Bu temyiz incelemesinde Divan, “SÔ:” ile Debonair’e ait seri marka ailesinin ortak ayırt edici unsurunu oluşturan “SO…?” ön ekinin, karıştırılma ihtimaline ilişkin Genel Mahkemenin değerlendirmesinin temyiz incelemesini yapmıştır. Divan, temyiz incelemesi neticesinde Genel Mahkemenin tespitini yerinde bulmuştur.

Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169830&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=928184 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Davanın tarihçesi şu şekildedir:

  • 3 Nisan 2009 tarihinde Ibercosmetica SA de CV (Ibercosmetica) OHIM nezdinde

SÔ:UNIC

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

  • Başvuru Nice Sınıflandırmasının 3. sınıfında yer alan “ağartıcı maddeler, kuru temizleme kimyasalları, temizleme parlatma karışımları, sabunlar, parfümler, esans yağları, kozmetik ürünleri, saç losyonları” için yapılmıştır.
  • 4 Eylül 2009 tarihinde Debonair söz konusu başvuruya daha önceden adına Nice Sınıflandırmasının 3. sınıfındaki mallar için tescilli

SO…?

SO…? ONE

SO…? CHIC

markaları dayanak gösterilerek itiraz etmiştir.

  • Debonair, itiraza dayanak topluluk markası olarak tescilli bu markalar yanında, “parfümeri ürünleri” için tescilsiz olarak AB içinde korunan “SO” ve “SO….?” ibarelerini içeren birçok markasını da göstermiştir.
  • İtiraz gerekçesi olarak, 40/94 sayılı Tüzüğün (sonradan 207/2009 sayılı Tüzük olmuştur) 8/1(b) maddesindeki benzerlik ve karıştırılma ihtimalini ve 8/4 maddesindeki tanınmışlık dolayısıyla reddi düzenleyen maddeler gösterilmiştir.
  • 24 Mart 2011 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı reddetmiştir.
  • Debonair OHIM Temyiz Kuruluna tekrar itiraz etmiştir. Temyiz Kurulu da, benzerlik bulunmadığından ve karıştırılma ihtimali olmadığından itirazı reddetmiştir. Temyiz Kuruluna göre itiraz konusu markalar görsel ve işitsel olarak düşük derece benzerdir, kavramsal açıdan da farklıdır.  Başvurusu yapılan markanın ilk kısmı, itiraza dayanak markalardakinin aksine ‘so…?’ ibaresini içermediğinden, itiraz sahibinin önceki markalarının oluşturduğu “seri marka” ailesi içinde değerlendirilemez.
  • Debonair OHIM sürecinin ardından 6 Ağustos 2012 tarihinde Adalet Divanı Genel Mahkemesine başvurmuştur. Genel Mahkeme, Davacı Debonair’in başvurusu yapılan markanın seri marka içinde yer aldığı şeklinde bir izlenim uyandırarak karıştırılma ihtimali yarattığı iddiasını incelemiş ve “(i) ayırt edici unsur olarak bir ana markaya ait aynı ilk veya son ekleri taşıyan markaların oluşturduğu marka ailesinin “seri marka” olarak kabul edildiğine;(ii) somut olayda OHIM’in ilgili tüketiciler açısından başvurusu yapılan markanın itiraza dayanak seri marka ailesinin bir parçası olarak algılanmayacağından karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığına; (iii) zira önceki seri markalardaki ortak “SO… ?” ibaresinin başvurudaki “sô :” ibaresi ile aynı olmadığına” karar vermiştir. Sonuç olarak Genel Mahkeme davayı reddetmiştir.
  • Debonair, Genel Mahkeme kararını temyiz etmiştir.

Davacı Debonair, temyiz konusu kararda Genel Mahkemenin Tüzüğün 8/1 (b) anlamında dayanak seri markalar ile başvurusu yapılan marka arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirmesini doğru yapmadığını iddia etmiştir.

Temyiz Mahkemesi öncelikle Genel Mahkeme gibi, ortak aynı karakteristik unsuru taşıyan markaların oluşturduğu marka ailesini “seri marka” olarak tanımlandığına ve bir markanın bu aileye dâhil olduğu ya da bu marka altındaki ürünün de seri marka sahibi işletmeden kaynaklandığı yönünde tüketiciler nezdinde bir algı oluşması halinde bir karıştırılma ihtimalinde söz edileceğine işaret etmiştir. Bu kapsamda yapılacak karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde somut olayın tüm unsurlarının göz önüne alınarak karar verilmesi gerekecektir.[1]

Somut olayda da Divana göre Genel Mahkeme önceki içtihatlarla oluşan kriterlere göre hüküm kurmuştur. Genel Mahkeme değerlendirmesini; “şayet başvurusu yapılan marka, seri markanın içerdiği unsuru içeriyorsa tüketiciler nezdinde aynı marka ailesine ait olduğu algısı oluşacaktır ve bu suretle karıştırılma ihtimali mevcut olacaktır” yaklaşımı üzerine kurmuştur. Temyiz Mahkemesine göre de bu yaklaşım, başvurusu yapılan markanın (i) dava konusu marka ailesinin yeni bir üyesi olup olmadığı ya da (ii) seri markalarla bir bağlantı kurup kurmadığı hususlarının, tüm unsurlar göz önüne alınarak doğru şekilde tespit edilmesi şartıyla yanlış bir yaklaşım değildir.  Bu yaklaşımdan yola çıkarak gerek OHIM gerekse Genel Mahkeme, başvurusu yapılan markada yer alan ‘sô:’ ibaresi ile itiraza dayanak seri markalardaki ‘so…?’ ibaresinin birbiri ile benzemediği; markalar arasında bağlantı kuracak başkaca ortak bir unsur olmadığı; bu nedenle de karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır.

Genel Mahkeme bu sonuca ulaşırken dava konusu markalar arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal açıdan benzerlik değerlendirmesini yapmıştır. Mahkemeye göre başvurusu yapılan markadaki “O”nun şapkası ve onu iki nokta üst üste noktalama işaretinin takip etmesi; diğer yandan başvurunun ikinci unsuru olan “unic” ibaresinin, seri markalardaki “so…? ibaresini takip eden kelimeler gibi İngilizce bir kelime olmaması başvuruyu söz konusu marka ailesine dâhil olmayan özgün yapıya kavuşturmuştur. Neticede başvurusu yapılan markanın, seri markalardan yapısal farklılığı olduğunu, “unic” ibaresini de içeren başvurunun tüketicilerde farklı bir etki bıraktığını tespit etmiştir.

Divana göre, somut olayda her ne kadar Genel Mahkemenin yukarıdaki karıştırılma ihtimaline ilişkin tespitini yaparken dava konusu markaların içerdikleri malların kısmen aynı olduğu unsurunu dikkate almamış olması bir hata olsa da, bu unsuru göze almış olsaydı dahi başvurusu yapılan markanın yapısal farklılığından dolayı seri marka ailesine dâhil olmadığı sonucu değişmeyecektir. Tüm bu nedenlerle Divan temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] Union Investment Privatfonds v UniCredito Italiano, C‑317/10 P sayılı karar

ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİNİN 24 EYLÜL 2015 TARİHLİ “DELL / LEXDELL” KARARI, (T 641/14)

resim_dell

Geçtiğimiz hafta  DELL Inc. şirketinin, yine büyük bir teknoloji şirketi olan EMC’yi rekor denebilecek bir meblağ ile satın alması teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Zaten tanınmış bir marka olan DELL markasının çekiciliğinin, bu satın alma işlemi sonrasında teknoloji dünyasında edindiği yerin büyümesi ile daha da artacağı kesin. DELL markasının çok konuşulduğu bu hafta, DELL ile ilgili çok yeni bir kararı sizlerle paylaşmak istedim. Bu yazı konusu olan 24 Eylül 2015 tarihli kararı ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi, markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesi yanında DELL markasının tanınmışlığına da işaret ederek hüküm kurmuştur.

Kararın İngilizce orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168569&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82573 adresinden ulaşabilirsiniz.

Öncelikle olayın tarihçesi şu şekilde gelişmiştir:

  • 19 Şubat 2009 tarihinde Bayan Alexandra Dellmeier,

LEXDELL

kelime markasının, topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

  • Başvuru, Nice Sınıflandırmasının 16, 25, 41 ve 45. sınıflarında yer alan “kağıt, karton ve bunlardan mamul ürünler; çıktı ürünleri; öğretici materyaller; gazeteler, periyodik yayınlar; giysiler, ayak ve baş giysileri, ayakkabılar, spor giysileri, spor ayakkabıları, iç giysileri; özellikle yasal konularda eğitim, seminer, organizasyon hizmetleri, kültürel aktiviteler, forum hizmetlerinin organizasyonu, kitap kiralama, film yapım, kiralama hizmetleri, şov ve menajerlik hizmetleri, halkla ilişkiler hizmetleri, yayım hizmetleri, çeviri ve tercüme hizmetleri, marka, tasarım, faydalı model, patent vb. tescil hizmetleri, özellikle fikri ve sınai haklar alanında yasal koruma hizmetleri” için yapılmıştır.
  • 21 Temmuz 2010 tarihinde ABD menşeli Dell, Inc., başvuruya itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 40, 41 ve 42. sınıflarda daha önceden tescilli topluluk markası

resim_dell

gösterilmiştir. İtirazın gerekçesi, 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesindeki benzerliğe ve 8/5 maddesindeki tanınmışlığa dayalı itiraz sebepleridir.

  • 28 Mart 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı, 41. sınıfta yer alan  “kültürel aktiviteler, kitap kiralama, film yapım, film kiralama, şov hizmetleri, çeviri ve tercüme hizmetleri basın konferansı düzenleme ve diğer halkla ilişkiler hizmetleri” dışındaki hizmetler için kabul etmiştir.
  • Başvuru sahibi reddedilen mallar ve hizmetler için itirazın kaldırılması talebiyle OHIM Temyiz Kuruluna başvurmuştur. Ancak Temyiz Kurulu 4 Haziran 2014 tarihinde Başvurucunun itirazını reddetmiştir. Temyiz Kuruluna göre;
    • Her ne kadar başvurusu yapılan markanın baş kısmında fazladan bir “lex” hecesi yer alsa da ve önceki markanın “e” harfi karakterize edilmiş olsa da, itiraz konusu iki marka arasında “belirgin” düzeyde görsel benzerlik mevcuttur.
    • İşitsel benzerlik düzeyi düşüktür.
    • Kavramsal açıdan ise, her iki markada da İngilizce “küçük, ağaçlı vadi” anlamına gelen “dell” kelimesi ortak olduğundan kısmi benzerlik mevcuttur.
    • Önceki tescilli marka 9, 37, 40 ve 42. sınıfta yer alan mallar ve hizmetler için tanınmıştır. Bu nedenle 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/5. maddesine göre başvurusu yapılan marka 41 ve 45. sınıfta yer alan hizmetler için, önceki tanımış markanın tanınmışlığından haksız fayda sağlayacaktır.
    • Çıkartılan mallar ve hizmetler açısından Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Temyiz Kurulunun kararı üzerine, tescil başvuru sahibi Bayan Alexandra Dellmeier Adalet Divanı Genel Mahkemesinde dava açmıştır.

Davacı Bayan Dellmeier’a göre dava konusu markalar, farklı sayıda harf ihtiva etmesi ve önceki tescilli markanın karakterize edilmiş yazım stili nedeniyle bir bütün olarak benzer değildir. Tüketicilerin özellikle “dell” kelimesine odaklanacakları sonucunun çıkarılması için haklı neden bulunmamaktadır. Keza başvurusu yapılan markanın ilk hecesi farklı şekilde “lex” ibaresinden oluşmaktayken, başvurunun ikinci kısmına dikkat edecekleri sonucuna varılması doğru değildir.

Mahkemeye göre Tüzüğün 8/5 maddesine göre bir ihlalden söz edebilmek için öncelikle ilgili tüketiciler nezdinde iki marka arasında, birbiri ile karıştırılmasalar bile, bir bağlantı olduğu izlenimi oluşmasına neden olan belirgin düzeyde bir benzerlik bulunması gerekmektedir.[1]

Mahkemeye göre her ne kadar başvurusu yapılan markanın ilk hecesinde “lex” ibaresi yer alsa da, iki markada ortak olarak yer alan “dell” kelimesinin yarattığı görsel benzerlik görmezlikten gelinemez. Bu nedenle OHIM’in markalar arası belirgin görsel benzerlik olduğu tespiti yerindedir. Mahkemeye göre başvurusu yapılan markanın ilk hecesine tüketicilerin “kanun” anlamını yükleyip yüklemediklerinin tartışılması anlamsızdır. Zira tüketiciler bu heceye bir anlam vermese, hatta bu heceyi ayırt edici özgün bir şekilde algılasa dahi, bütünsel görsel benzerlik değerlendirmesinde ortak “dell” kelimesinin dikkate alınmaması düşünülemez.

OHIM’in işitsel benzerlik düzeyinin düşük olduğu yönündeki tespiti Davacı tarafından ihtilaf konusu yapılmadığından, Mahkeme bu yönden detaylı inceleme yapmamış ve bu tespitin yerinde olduğu sonucuna varmıştır.

Kavramsal benzerlik değerlendirmesi açısından ise; Davacı her ne kadar OHIM’in kısmi kavramsal benzerlik değerlendirmesine açıkça itiraz etmese de, Mahkeme yine de başvurusu yapılan markadaki “lex” ibaresinin “kanun” anlamına geldiği iddiası açısından şu tespiti hatırlatmıştır: Karşılaştırmaya konu markalardan birinin, ilgili tüketiciler açısından açıkça ve özgün bir anlam ifade etmesi halinde, bu anlam farkı görsel ve işitsel benzerlikleri bertaraf edebilmekte ve o markayı hitap ettiği tüketiciler nezdinde kolaylıkla ayırt edici hale getirebilmektedir.[2] Somut olayda ise “lex” hecesinin ilgili tüketiciler açısından görsel ve işitsel benzerliği bertaraf edecek yapıda bir anlama sahip olduğu kabul edilemeyeceğinden, OHIM’ın ortak “dell” kelimesinin anlamını göze alarak vardığı kısmi kavramsal benzerlik tespiti Mahkemece de yerindedir.

Mahkeme bir sonraki aşamada Davacının, “dell” kelimesinin ortak olmasından dolayı benzer olduğu sonucuna varılacaksa, ikinci hecesi “dell” olan pek çok markanın da aynı şekilde benzer olduğu sonucuna varılması gerektiği yönündeki iddiasını incelemiştir. Mahkemeye göre her somut olay münhasır şekilde incelenerek ve bütünsel değerlendirme yapılarak sonuca varılmakta olduğundan, bu iddia dava açısından dikkate alınamaz.

Davacının bir diğer iddiası; her ne kadar önceki tescilli marka 9. sınıfta yer alan bilgisayar donanımları için tanınmış olsa da, bu tanınmışlığın 37, 40, 42. sınıflardaki hizmetlere sirayet etmesinin kabul edilmesine yetecek delil mevcut değildir. Ancak Mahkemeye göre OHIM önceki tescilli markanın 37, 40 ve 42. sınıflardaki hizmetler için tanınmışlığını, marka sahibi tarafından sunulan tüm somut detaylı delillere dayanarak vermiştir.

Davacının, önceki markadan dolayı haksız yarar sağlanmadığına yönelik itirazı konusunda da Mahkeme inceleme yapmıştır. Mahkemeye göre OHIM, başvurusu yapılan markanın önceki markanın tanınmışlığından dolayı 41 ve 45. sınıftaki hizmetler için reddi noktasında, başvurulan markanın içerdiği mallar ve hizmetler ile önceki markanın tanınmış olduğu mallar ve hizmetlerin birbirine yakınlık derecesine odaklanmıştır. OHIM’e göre “lex” ibaresi, Davacının itiraz etmediği anlamı itibari ile yasal hizmetler için sıklıkla kullanılan bir ibare olduğundan, başvurunun aynı türdeki hizmetler için bu ibareyi kullanması halinde tüketiciler nezdinde sanki tanınmış önceki marka ile başvuru arasında bir bağlantı olduğu izlenimi uyanabilecektir. Bu bağlantı kapsamında tüketiciler bu hizmetlerin, başvurusu yapılan marka altında tanınmış önceki marka sahibi tarafından sunulduğunu ya da lisans verildiğini anlayabilecektir. Mahkemeye göre OHIM tarafından yapılan bu tespit yerindedir.

Son olarak Davacının başvurusu yapılan markanın kullanımının, 2001 yılında Almanya’da yapılan tescile ve kendisinin soyadı olmasına dayanmasından dolayı haklı olduğu iddiası incelenmiştir. Mahkemeye göre üye devletlerden herhangi birinde alınan bir tescil, söz konusu markanın Tüzüğün 8/5 maddesini aşarak tüm Birlik bölgesindeki tescilini haklı gösteremez. Diğer yandan da Davacı soyadını aynen kullanmamış, sadece bir kısmını kullanarak tescil etmek istemiştir. Kaldı ki, tanınmış marka sahibinin dosyaya sunduğu üzere Hamburg Bölge Yüksek Mahkemesi 30 Mayıs 2012 tarihinde verdiği kararla, Davacının soyadını bu şekilde ayırarak kullanmasını yasaklamıştır. Bu nedenle, Davacı bu argümana dayanamayacağından bu iddiası da reddedilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme, OHIM kararını yerinde bulduğundan davayı reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

 

Dipnotlar:

[1] 12 Mart 2009 tarihli Antartica v OHIM, C‑320/07 kararı

[2] 23 Kasım 2010 tarihli Codorniu Napa v OHIM — Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08 kararı

 

“XPRESSO” ve “ENERGY” KELİMELERİ KARIŞTIRILMA İHTİMALİNE NEDEN OLMAZ. ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİNİN 6 EKİM 2015 TARİHLİ KARARI, (T 61/14)

resim_xpresso

Kahve esaslı enerji içeceği ürününde kullanılan bu yazı konusu markanın başvurusu için, ilk aşamada OHIM sonrasında ise Adalet Divanı Genel Mahkemesi 556 sayılı KHK’nın aynı maddesine denk gelen 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesine göre benzerlik ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapmaktadır.  Mahkeme kararında, daha önceki içtihatları doğrultusunda yerleşmiş genel ilkelerin bir çoğundan faydalanarak sonuca ulaşmış ve hüküm tesis etmiştir. Bu anlamda bu kararın, benzerlik ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesine ilişkin  bu genel ilkelerin hatırlanması mahiyetinde okuyucularımıza faydalı olacağını düşünüyorum.

Kararın orijinal İngilizce metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd0407e74a0aeb446082ecb9a3faa05ffe.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbhf0?text=&docid=169164&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=385516 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olay şu şekilde gelişmiştir:

  • 9 Mayıs 2011 tarihinde İspanya’da ikamet eden Bay Luis Yus Balaguer,

resim_xpresso

marka kompozisyonun topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

  • Başvuru Nice Sınıflandırmasının 9, 30, 32 ve 35. sınıflarındaki “içecek otomatları; kahve, kakao, çikolata ve çay esaslı içecekler; buzlu çay; alkollü ve alkolsüz içecek yapımında kullanılan kahve ve kakao karışımları, buzlar; alkolsüz içecekler, enerji içecekleri, kefir, izotonik içecekler; biralar, maden suyu ve sodalar, meyve suları ve içecekleri; şuruplar ve içecek yapımında kullanılan diğer karışımlar; bu içeceklerin ve otomat makinelerinin perakende ve online satışı hizmetleri” için yapılmıştır.
  • 9 Eylül 2011 tarihinde OHIM uzmanı, Tüzüğün 7/1 (g)[1] ve 7/2[2] maddelerine göre başvuruyu kısmen reddetmiştir. Buna göre başvuru “çay, kakao ve çikolata esaslı içecekler, alkollü ve alkolsüz içeceklerin yapımında kullanılan kakao karışımları, meyveli içecekler ve meyve suları” dışındaki mallar için 2 Ocak 2012 tarihli Bültende ilan edilmiştir.
  • 30 Mart 2012 tarihinde ABD menşeli Monster Energy Company ilan edilen başvuruya itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak daha önceden adına tescilli topluluk kelime markaları

X-PRESSO MONSTER

HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY

MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY

gösterilmiştir. İtiraza dayanak gösterilen markalar, 5. ve 32. sınıfta yer alan ‘gıda takviyeleri; kolay bozulan meyve suları ve soyalı içecekler haricindeki kahveli ve vitaminlerle, besinlerle, amino asitlerle ve bitkilerle zenginleştirilmiş içecekler de dahil alkolsüz içecekler” için tescillidir. İtiraza gerekçe olarak, benzerlikten dolayı karıştırılma ihtimalini düzenleyen 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesindeki nispi ret sebebi gösterilmiştir.

  • 11 Mart 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı reddetmiştir.
  • 30 Nisan 2013 tarihinde Monster Energy Company, OHIM Temyiz Kuruluna başvurmuştur. Temyiz Kurulu da 15 Kasım 2013 tarihinde itirazı reddetmiştir. Temyiz Kurulu kararında itiraz konusu markaların hitap ettiği tüketici kitlesini AB içinde yaşayan orta düzeyde bilgilendirilmiş, orta seviyede dikkatli tüketiciler olarak belirlemiştir. Temyiz Kuruluna göre;
    • İtiraza dayanak markalarda yer alan “expresso”, “x-presso”, “espresso” ve “coffee” kelimeleri ile “espresso energy” ve “energy coffee” kelimeleri markaların içerdikleri bazı mal ve hizmetler için tanımlayıcı niteliği haizdir. Bu nedenle bu kelimelerin ayırt edicilikleri düşüktür ve tüketicilerin dikkatini çekemezler.
    • İtiraz konu markalar arasında görsel benzerlik bulunmadığından, benzerlik düzeyi çok düşüktür.
    • İtiraza konu markalar arasında işitsel benzerlik düzeyi çok düşüktür.
    • Kavramsal benzerlik düzeyi konusunda ise itiraza konu markalar, tüketicilerin bir kısmı açısından espresso tarzında kahve içerikli enerji içeceği çağırışımı yapmakta iken, diğer bir kısım için bu kelimeler bir anlam ifade etmediğinden markalar kavramsal açıdan nötr bir etki bırakmaktadır.
    • İtiraza konu markalar arasında benzerlik düzeyi düşük olduğundan ve markalardaki ortak kelimelerin tanımlayıcı nitelikleri gereği ayırt edicilikleri düşük olduğundan, markaların içerdikleri mallar ve hizmetler aynı olsa bile markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcut değildir.
  • Monster Energy Company, OHIM sürecinin ardından konuyu Adalet Divanı Genel Mahkemesine taşımıştır. Davacıya göre Temyiz Kurulu (i) başvurusu yapılan markanın esas ve ayırt edici unsurlarının tespitinde; (ii) markalar arasındaki benzerliğin analizinde ve (iii) karıştırılma ihtimalinin tespitinde hataya düşmüştür.

Mahkeme, Davacının iddiaları açısından dosyayı incelemeye ilk olarak başvurusu yapılan markanın esas ve ayırt edici unsurlarının tartışılmasıyla başlamıştır. Davacıya göre başvuru yapılan marka kompozisyonundaki siyah beyaz renklerden oluşan metalik bir boru görüntüsünden oluşan logo, markanın içerdiği kelime unsurlarının yanında fark edilmeyecek niteliktedir ve ayırt edici değildir. Kaldı ki marka kompozisyonu içinde yer alan kelimeler, şekillere nazaran genellikle tüketicilerin zihninde daha çok yer etmektedir ve hatırlanmaktadır. Dolayısıyla başvurusu yapılan markadaki kelimeler ve “+” işareti tüketicilerin dikkatini daha çok çektiğinden, bunlar ayırt edici niteliği haizdir ve bu açıdan benzerlik daha önceki markalarla benzerlik değerlendirmesi yapılmalıdır.

Mahkeme öncelikle, görsel benzerlik değerlendirmesinin, kelime ve şekil markaları arasında yapılmasına engel bir durum olmadığını hatırlatmıştır.[3]  Bu değerlendirmede önemli olan, karşılaştırma konusu markaların bir bütün olarak ilgili tüketicilerde bıraktığı izlenimdir ve bu izlenimin bir karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığı konusudur.[4] Bütünsel değerlendirmede markaların “esas ve ayırt edici unsurlarının” oluşturduğu görsel, işitsel ve kavramsal açıdan bir bütün olarak ilgili tüketicilerde bıraktığı izlenim dikkate alınarak karar verilmelidir. Ortalama tüketicilerin algısı bu değerlendirmede kilit nokta olup, bu tüketicilerin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları teker teker analiz etmediği kabul edilmektedir.[5] Bu bütünsel benzerlik değerlendirmesinde markaların bir bütün olarak ele alınması gerekmekle birlikte, bazı hallerde bütünsel benzerliğe markayı oluşturan bir ya da birkaç esas unsurun yol açabileceği de gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır. Bu hallerde bu unsur, bütünsel açıdan markanın diğer tali unsurlarının yanında esas unsur olarak öne çıkmaktadır.

Somut olayda başvurusu yapılan markanın arka fonunun siyah ve beyaz renkten oluştuğu konusunda bir ihtilaf yoktur. Ancak bu renkler iddia edildiği gibi herhangi bir şekli göstermemekle beraber, markanın esas unsuru olarak kabul edilen kelime unsurlarının yanında ayırt edici karaktere sahip olmadığı şeklinde bir tespit de ortaya konulamaz.  Her ne kadar daha önceki içtihatlarda kelimelerin şekillere nazaran daha çok dikkat çektiği hususu yer alsa da, bu tespit marka kompozisyonlarında şekil unsurunun tamamen göz ardı edilerek kelime unsurlarının otomatik olarak esas unsur şeklinde kabul edileceği anlamına gelmez. Bazı hallerde, şekiller de esas unsur olarak kelime ile aynı oranda etkiye sahip olabilmektedir.[6] Somut olayda da markanın şekil unsuru, optik etkisi itibariyle ilgili tüketiciler açısından metalik bir boru izlenimi uyandırmaktadır. Mahkeme, Temyiz Kurulunun özgün olan bu şeklin tüketicilerin dikkatini çekeceği tespitini yerinde bulmuştur. Sonuç olarak Mahkeme, Temyiz Kurulunun marka kompozisyonundaki esas ve ayırt edici unsurların tespitinde yanılgıya düşmediğini belirlemiştir.

Mahkeme başvurusu yapılan markanın daha önceki tarihli markalardan farklı olduğunu belirlemiştir. Şöyle ki; öncelikle başvuru yapılan marka kompozisyonunda “midnight”, “hammer”, “m” ve “monster” gibi kelimeler bulunmamaktadır. İkinci olarak, daha önceki markalarda bağımsız şekilde yer alan ve açıkça okunabilen “xpresso” kelimesi, başvurusu yapılan markada “icexpresso” içinde geçmektedir ve ayrı şekilde okunamamaktadır. Son olarak da başvurusu yapılan marka, daha önceki tarihli markalarda olmayan ve tüketicilerin görsel olarak dikkatini çeken arka planda bir şekil unsuru içermektedir.

Diğer yandan dava konusu tüm markalarda “x” harfinin ve “presso” kelimesi ortak olarak ya bir tire ile bağlı şekilde ya da bir başka kelimenin devamı şeklinde görülmektedir. Yine önceki iki marka açısından, başvurusu yapılan marka ile “+” işareti ve “energy” kelimesi ortaktır. Mahkemeye göre daha önceki yerleşmiş içtihatlar doğrultusunda tüketiciler kelime markalarında kelimenin ilk kısmına sonuna nazaran daha çok dikkate etmektedirler.[7] Bu nedenle, görsel benzerlik değerlendirmesi için bu kelimelerin marka içinde pozisyonlarının tespitine ayrıca dikkat etmek gerekecektir.  Söz konusu ortak kelimelerin, önceki markalar ve başvurusu yapılan markadaki pozisyonlarının tek tek ele alınması neticesinde Mahkeme, Temyiz Kurulunun itiraza dayanak iki marka açısından farklılık olduğu, bir marka açısından ise düşük düzeyde görsel benzerlik olduğu tespitini yerinde bulmuştur.

Temyiz Kurulu itiraza konu markalar arasında düşük işitsel benzerlik olduğuna karar vermiştir. Davacı ise aksi iddia bulunarak; ortak “+” işaretinin “plus” olarak telaffuz edilmesi ve markalardaki diğer ortak kelimelerin hece sayısının aynı olması nedeniyle işitsel benzerlik olduğunu iddia etmiştir.

Mahkeme yaptığı işitsel benzerlik değerlendirmesinde, öncelikle başvurusu yapılan marka ile itiraza dayanak markalar arasındaki ortak kelimelerin aynı sıralama ile marka kompozisyonlarında yer almadığını belirlemiştir. İkinci olarak, dava konusu markaların farklı sayıda kelime, hece ve harflerden oluştuğunu belirtmiştir. Bu nedenle markalar işitsel açıdan farklı ritim ve tonlama yaratmaktadır.  Sonuç olarak Mahkeme açısında da işitsel benzerlik, düşük düzeyde bulunmuştur.

Mahkeme markaların kavramsal açıdan benzerlik konusunu irdelerken, öncelikle bir kez daha tüketicilerin markayı bir bütün olarak algıladıklarına işaret etmekle beraber, genellikle tüketicilerin kendileri için somut anlam ifade eden kelimeyi hatırladıklarını ve markanın ilk kısmına daha çok dikkat ettikleri yönündeki içtihatlarına da değinmiştir. Somut olayda da dava konusu markalar arasındaki ortak kelimelerin, makul seviyede bilgilendirilmiş, dikkatli tüketicilerin büyük kesimi için anlamları ve ifade ettikleri kavramsal içerik benzerdir. Bu konuda taraflar arasında bir ihtilaf da zaten bulunmamaktadır. Mahkemeye göre, Davacının iddia ettiği gibi ortak “+” işareti kavramsal benzerlik düzeyini daha “yüksek” düzeye taşımamaktadır, zira bu işaret markaların ilk kısımlarında yer alan kelime unsurları kadar tüketicilerin dikkatini çeken bir unsur olmadığından mevcut kavramsal benzerlik düzeyine etki etmemektedir. Sonuç olarak Mahkeme, Temyiz Kurulunun markalar arasında “belirgin” düzeyde kavramsal benzerlik olduğu tespitini yerinde bulmuştur.

Mahkeme bir sonraki aşamada tespit edilen benzerliklerin bütünsel etkisine geçerek, her ne kadar markalar arasında ortak kelimeler olsa da, (i) başvurusu yapılan markanın “ice” kelimesini ve şekil unsuru içermesi; (ii) daha önceki markaların farklı “hammer”, “midnight” ve “monster” kelimelerini içermesi ve (iii) bu kelimelerin marka kompozisyonu içindeki yerleri dikkate alındığında, markalar birbirinden belirgin düzeyde farklıdır. Dolayısıyla Temyiz Kurulunun markaların bütünsel benzerlik düzeyinin düşük olduğu yönündeki kararı yerindendir.

Mahkeme en son aşamada karıştırılma ihtimali değerlendirmesine geçmiştir. Bu noktada da Mahkeme öncelikle bilindik önemli bir ilkeyi hatırlatmıştır. Bazen markaların bir bütün olarak benzerlik düzeyi düşük olsa da, içerdikleri malların ve hizmetlerin yüksek benzerlik düzeyi dikkate alındığında karıştırılma ihtimaline farklı bir etki yapabilmektedir. Markalar arasındaki yüksek derecedeki bütünsel benzerlik, mallar ve hizmetler arasındaki düşük düzeydeki benzerliği bertaraf edebilirken, tersi durumlar da söz konusu olabilmektedir.[8]

Somut olayda markaların içerdikleri mallar ve hizmetler aynıdır. Ancak bu aynılık, markalar arasındaki benzerliğin sadece tali, tanımlayıcı ve ayırt edici olmayan kelimelere (yani “x-presso” ve “energy” ) tekabül ettiğinden dengelenmektedir. Zira bu kelimeler, ayırt edici niteliği zayıf kelimelerdir. Söz konusu ortak kelimelerin bu niteliklerinden dolayı ilgili tüketici kitlesinin zihninde yer etmeyeceğinden Mahkeme, Temyiz Kurulunun markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı yönündeki tespitini yerinde bulmuştur.

Mahkeme yaptığı tüm değerlendirmeler sonucuna göre OHIM kararında bir yanılgı olmadığını tespit ettiğinden, Monster Energy Company tarafından açılan davayı reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1]trade marks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service;

[2]Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Community.”

[3] 4 Mayıs 2005 tarihli Chum OHIM — Star TV (STAR TV), T‑359/02 kararı

[4] 11 Kasım 1997 tarihli SABEL, C‑251/95 ve 22 Haziran 1999 tarihli Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97 kararları

[5] 12 Haziran 2007 tarihli OHIM Shaker, C‑334 /05 P kararı

[6] 13 Aralık 2012 tarihli Natura Selection OHIM — Ména rd (natura), T‑461/11 kararı

[7] 21 Şubat 2013 tarihli Esge OHIM — De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10, 19 Nisan 2013 tarihli Hultafors Group OHIM — Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, kararları

[8] 29 Eylül 1998 tarihli Canon, C‑39/97, 14 Aralık 2006 tarihli Mast-Jägermeister v OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others), T‑81/03 kararları

 

 

 

Adalet Divanı “Nestlé Kit Kat”ın Çikolata Şekli Hakkında Ön Görüş Bildiriyor.

 

resim_kit

Sınai Haklar konusunda İngiltere İhtisas Mahkemesi, Société des Produits Nestlé SA’nın (“Nestlé”) yaptığı Kit Kat çikolata şekil başvurusu

 

kitkat resim_1

ile ilgili olarak öne gelen dosyada, Avrupa Birliğinin 2008/95 sayılı Birlik Üyesi Ülkelerin Marka Mevzuatlarının Uyumlulaştırılmasına İlişkin Tüzüğün davayla ilgili maddelerinin yorumu hakkında AB Adalet Divanından ön görüş istemiştir.

Adalet Divanının 16 Eylül 2015 tarihli C‑215/14 kararının orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=746595+ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Öncelikle İngiltere İhtisas Mahkemesinin ön görüş istediği 2008/95 sayılı Tüzüğün konuyla ilgili maddelerinden yazının başında bahsetmekte fayda görüyorum. Birliğin 2008/95 sayılı Tüzüğünün 2. maddesi şayet bir marka, bir işletmenin ürünlerini diğer bir işletmenin ürünlerinden ayırt edebiliyorsa şekillerden de oluşabilir düzenlemesini içermektedir. Aynı Tüzüğün 3/1 (b) maddesine göre bir marka ayırt edici karaktere sahip değilse ve (e) fıkrasına göre de bir marka (i) içerdiği malın özgün doğal şeklini, (ii) teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekli ve (iii) mala asli değerini veren şeklini içeriyorsa tescil başvurusu reddedilir. Yine aynı Tüzüğün 3/3 maddesine göre bir marka, başvuru tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edici karakter kazanmışsa 3/1 (b), (c) ve (d) maddelerine göre tescili reddedilemez.

Ön Görüş istenilen olayın tarihçesi kısaca:

  • Dava konusu ürün ilk olarak 1935 yılında İngiltere’de Rownree&Co Ltd. tarafından “Rowntree’s Chocolate Crisp” adı altında piyasaya çıkmıştır. 1937 yılında ise adı “Chocolate Crisp Kit Kat” olarak değiştirilmiş ve “Kit Kat” olarak kısaltılmıştır. 1988 yılında Rowntree plc şirketi Nestlé tarafından satın alınmıştır.
  • Uzun süre ürün 2 kat halinde, iç kaplamada gümüş renkli folyo, dış kabında ise kırmızı ve beyaz logolu “Kit Kat” kelimesinin yer aldığı kâğıt ile paketlenerek satılmıştır. Ancak şu anda aynı logonun yer aldığı tek kat paketleme ile satılmaktadır.  Logonun her ne kadar zamanla değişime uğradığı gözükse de, büyük değişim söz konusu olmamıştır.
  • Ürün şekli de 1935’den beri hemen hemen hiç değişikliğe uğramadan kalmıştır. Ürünün şekli ve paketi halen şu şekildedir:

kitkat_resim_2          Her bir parmak üzerine, ‘Kit Kat’ kelimesi basılmıştır.

  • 8 Temmuz 2010 yılında Nestlé İngiltere’de aşağıdaki üç boyutlu şekil markasının tescili için başvuruda bulunmuştur.

kitkat resim_1

  •  Başvuru, ürünün şu anda üzerine basılı “Kit Kat” kelimesi içermeden yapılmıştır.
  •  Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 30. sınıfında yer alan “çikolata ve çikolata ürünleri, pastacılık ürünleri, bisküviler, kekler…” için yapılmıştır.
  •  İngiltere Sınai Haklar Ofisi başvuruyu kabul etmiştir ve ilana çıkarmıştır.
  •  28 Ocak 2011 tarihinde Cadbury UK Ltd. şirketi, başvuruya 2008/95 sayılı Tüzüğün 3(1)(b), 3(1)(e)(i) ve (ii), 3(3) maddelerine göre itiraz etmiştir.
  •  20 Temmuz 2013 tarihinde İngiltere Sınai Haklar Ofisi uzmanı başvuruyu ayırt edici karakteri olmadığından ve kullanım sonucu da ayırt ediciliği kazanmadığından dolayı reddetmiştir. Uzmana göre başvurunun içerdiği “temel kare dilim şekli” kek ve pastalar için malın özgün doğal şeklini göstermektedir. Yine uzmana göre, 4 tane dilimin yan yana gelmek için içerdikleri uzunluk ve derinlikler ise teknik zorunluluk sonucu ortaya çıkmıştır.
  • 18 Temmuz 2013 tarihinde Nestlé söz konusu karara karşı, İngiltere İhtisas Mahkemesinde itiraz dosyalamıştır. Nestlé karardaki, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmadığı tespiti ile başvurunun malın özgün doğal şeklini ve teknik sonucu elde etmek için zorunlu şekil olduğu tespitlerinin yerinde olmadığını iddia etmiştir.
  • İngiltere İhtisas Mahkemesi önüne gelen olayda, Tüzüğün ilgili maddelerinin uzman tarafından doğru şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğinin tespiti için ön görüş almak üzere dosyayı Birlik Adalet Divanı’na göndermiştir.

Mahkeme öncelikle 2008/95 sayılı Tüzüğün 3/1 (b) maddesine göre üç boyutlu şekillerin tescil şartını ve 3/1 (e) maddesindeki tescil yasağı kapsamını tekrarladıktan sonra, Tüzüğün 3/1 (e) maddesine göre tescil yasağı kapsamına giren bir şekil için aynı maddenin 3/3 maddesine göre kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının ileri sürülemeyeceğini tespit etmiştir. [1] Mahkemeye göre, Yerel Mahkemenin cevaplanması istediği sorulardan bir tanesinin cevabı şudur: Şayet bir işaret/şekil Tüzüğün 3/1 (e) maddesine göre tescil yasağı kapsamına giriyorsa, söz konusu işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığını analiz etmeden o işaretin tescilinin reddedilmesi önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

Mahkeme ilk sorunun cevabının ardından, Yerel Mahkemenin ön görüş talebi kapsamında Tüzüğün 3/1 (e) maddesindeki tescil yasaklarının yorumuna geçmiştir. Mahkemeye göre Tüzüğün 3/1 (e) maddesi, kamu yararı gözetilmesi neticesinde, yasak kapsamındaki bir işaretin/şeklin marka olarak kullanılması suretiyle bir işletmenin rakipler karşısında tekel yaratmasının engellenmesi için düzenlenmiştir. Tüzüğün bu fıkrasında düzenlenen her yasak, birbirinden bağımsız olarak ele alınmalı; somut işaret her biri açıdan ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Buna göre Mahkeme, maddedeki yasaklardan birinin mevcut olduğuna dair yeterli neden varsa, o işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğini tespit etmiştir. Bazı hallerde bir işaret maddedeki tüm yasakları aynı anda barındırabilmekteyken, bazı hallerde ise sadece tek neden red sebebi olabilmektedir. Dolayısıyla Mahkemeye göre Yerel Mahkemenin bu maddenin yorumu ile ilgili sorduğu soruya cevaben, söz konusu işaret en az bir engeli tam olarak içeriyorsa tescili reddedilebilecektir.

Mahkeme son olarak Yerel Mahkemenin Tüzüğün 3/1 (e) (ii) maddesinde yer alan “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekil” düzenlemesinin yorumuna ilişkin sorusunu incelemeye geçmiştir. Yerel Mahkeme bu maddeye göre “teknik sonuç” tescil yasağının, o malın işlevi ile ilgili konulara mı yoksa üretimi ile ilgili konulara mı uygulanacağını sormuştur. Mahkeme madde lafzının sadece “teknik sonuca” işaret ettiğini, malın üretilmesi sürecinden bahsetmediğini belirtmiştir. Eğer madde lafzına göre yorumlanacaksa tescil yasağının malın işlevi ile ilgili konular göz önüne alınarak verilmesi gerecektir. Keza, maddenin düzenlenişinin altında yatan kamu yararı açısından da ilgili mal için tekelin önlenmesi istendiğinden ve tüketiciler teknik sonuç ile ortaya çıkan son ürünü gördüklerinden, maddenin yorumlanmasında son tüketicilerin göremediği söz konusu malın üretim süreci değil, işleviyle ilgili konular dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla Yerel Mahkemenin maddede yer alan “teknik sonuç” teriminin uygulama alanının yorumu için sorduğu sorunun cevabında Mahkeme; malın üretim sürecinin değil, malın işleviyle ilgili konuların dikkate alınacağını belirtmiştir.

Mahkeme birinci soruyla ilgili verdiği cevaba ek olarak şu şekilde bir tespitte bulunmuştur: Bir işaretin Tüzüğün 3/3 maddesine göre kullanım sonucu marka olarak ayırt ediciliğinin tespitinde; markanın geleneksel ana işlevini yerine getirip getirmediği yani hitap ettiği tüketiciler açısından hangi işletmeden kaynaklandığını gösterip göstermediği değerlendirmesi yapılmalıdır. İşaretin/şeklin marka olarak kullanım sonucu ayırt ediciliği, tescilli bir markanın bir unsuru olarak kullanılarak kazanılabileceği gibi, tescilli marka ile bağlantılı olarak bağımsız kullanım sonucu da kazanılabilir. Her iki halde de önemli olan, başvurusu yapılan işaretin/şeklin hitap ettiği tüketici kitlesi açısından içerdiği malın hangi işletmeden kaynaklandığını belirtme işlevini kazanıp kazanmadığıdır. Somut olayda Mahkeme tarafından,  dava konusu şeklin hitap ettiği tüketiciler için ister tescilli bir markanın bir parçası olarak, ister tescilli marka ile bağlantılı olarak “kullanım sonucu ayırt edicilik” kazanıp kazanmadığı hususunun başvuru sahibi tarafından ispatı gerektiğine işaret edilmiştir.

İngiltere İhtisas Mahkemesine iletilen bu ön görüşten ben özetle şunu anladım: Genel Mahkeme İngiltere Mahkemesine başvurusu yapılan şekli, malın üretim sürecini hesaba katmaksızın sadece tüketiciye sunulan son ürün açısından ele almasını ve bu şeklin Tüzüğün 3/1 (e)/(i),(ii),(iii) maddesindeki tescil yasakları kapsamına girip girmediğine bakmasını istiyor. Değerlendirme sonucuna göre;

  • Eğer bu kapsama giriyorsa, ilk cevabında belirttiği gibi artık kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının tespiti aşamasına geçmesi hiç gerekmeyecek. Zira bu kapsamdaki bir şekil, kamu yararı nedeniyle kullanım sonucu ayırt edicilik kazanamaz.
  • Ancak son ürün şekli açısından tescil yasağı yoksa başvurusu yapılan şekil, Tüzüğün 3/1 (b) maddesi anlamında “ayırt edici karakterden yoksun” kategorisine girecek ki bu ikinci aşamaya geçilmesi yani Tüzüğün 3/3 maddesine göre red nedenini bertaraf eden “kullanım sonucu ayırt edicilik” kazanıp kazanmadığının tespitine bakılması anlamına geliyor. Bu noktada da ön görüşe göre başvuru sahibinden şeklin, tüketiciler nezdinde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının ispatı konusunda bilgi ve belge sunması beklenmektedir.

Çikolata dünyasının merakla beklediği kararlardan bir tanesi olan bu kararı, bizler de takip edeceğiz ve ön görüş doğrultusunda çıkan karardan sizleri haberdar edeceğiz.

Gülcan  Tutkun Berk,

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] Philips, C‑299/99 ve Linde and Others, C‑53/01, C‑55/01 kararları.

 

 

“DüsseldorfCongress” Hizmet Markası Tanımlayıcıdır! Almanya Federal Yüksek Mahkemesi “DüsseldorfCongress” Markasının Ayırt Ediciliğini Tartışıyor.

düsseldorf_resim

Almanya Düssedorft’ta uzun yıllardır kongre, toplantı, fuar gibi etkinlik hizmetleri sunan Düsseldorf Congress Veranstaltungsgesellschaft GmbH şirketi, “DüsseldorfCongress” markasını, sunduğu bu hizmetler için de tescil ettirmek üzere Alman Patent ve Marka Ofisi’ne başvurmuştur. Ancak başvuru, esasen markanın kullanıldığı ve tescil edilmek istendiği bu hizmetler için, ayırt edici olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Yüksek Mahkeme 15 Mayıs 2014 tarihli kararı ile bu tür hizmetler için yer adının kullanılmasını ayırt edici bulmamıştır.

Kararın Almanca metnine http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=15&nr=69296&pos=475&anz=554 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olayların tarihçesi şu şekilde gelişmiştir:

Alman Marka ve Patent Ofisi, 35., 41. ve 43. sınıflarda yer alan hizmetler için Düsseldorf Congress Veranstaltungsgesellschaft GmbH şirketi tarafından başvurusu yapılan

düsseldorf_resim

markasını ayırt edici niteliği haiz olmadığından reddetmiştir.

Başvuru sahibinin Patent Ofisi nezdinde yaptığı itirazlar da reddedilmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi dava açmıştır.

Patent Mahkemesi davayı, dava konusu markanın içerdiği hizmetler için ayırt edici gücü olmadığından reddetmiştir. Patent Mahkemesi’ne göre dava konusu marka, yer adı ve hizmeti tanımlayan kelime kombinasyonundan oluşmaktadır. Dolayısıyla hitap edilen tüketici kitlesi açısından dava konusu marka, sadece hizmetin sunulduğu yeri ve türünü betimleyen niteliktedir. Diğer yandan markanın içerdiği şekil de, tescil ile korunma kapsamına girecek nitelikte ayırt edici değildir.

Söz konusu karar, marka başvuru sahibi tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz yargılaması sonucunda Patent Mahkemesi’nin kararı kısmen reddedilmiştir. Buna göre Temyiz Mahkemesi dava konusu başvurunun, “veri ağında reklam yayını, reklamcılık, müze işletmeciliği, spor müsabakaları düzenlenmesi, kültür ve spor gösterileri düzenlenmesi, sahne ışıklandırma malzemeleri kiralanması gösteri, editörlük” hizmetleri için Marka Kanunu’nun 8/2. maddesine göre tescil yasağı kapsamında olmadığına hükmetmiştir.

Davacı başvurunun tüm hizmetler için tescili talebi ile davayı Yüksek Mahkeme önüne taşınmıştır.

Federal Yüksek Mahkeme önüne gelen davada öncelikle markanın ayırt edicilik fonksiyonuna değinmiştir. Alman Marka Kanunu’nun 8/2-1 maddesine göre bir markanın ayırt ediciliğinin kabulü için o markanın bir ayırım gücüne sahip olması gerekmektedir. Bu anlamda markanın ana işlevi; içerdiği mal ve hizmetleri diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırması, hangi işletmeden kaynaklandığını göstermesidir. Bir markanın bu işleve sahip olup olmadığı değerlendirmesi, geniş kriter yelpazesine göre yapılmakla beraber, en küçük bir ayırt edicilik dahi tescil engelinin aşılması için yeterli addedilmektedir.[1]

Bu nedenle ayırt edicilik değerlendirmesi her somut olayın kendine has özellikleri dikkate alınarak münhasıran yapılmalıdır. Özellikle ilgili sektör ve bu sektördeki normal düzeyde bilgilendirilmiş makul seviyede dikkatli tüketicilerin algısı açısından değerlendirme yapılmadır. Belirlenen bu tüketicilerin detaylı bir analiz yapmadan, ilgili markayı olduğu gibi, bir bütün olarak algılayacakları göz önüne alınmalıdır. Ana ilke: birden çok unsurdan oluşan markada ayırt edicilik değerlendirmesi tek tek değil, bir bütün olarak yapılmalıdır.  Bu ana ilke, tıpkı Birlik Marka Hukukunda olduğu gibi Alman Marka Hukukunda da, hem ürün hem de hizmet markaları için aynı şekilde geçerlidir. Elbette doğası gereği ürün markalarında göz önüne alınan ürünün fiziksel görünümü ile marka arasında bağlantı konusu, hizmet markalarında söz konusu olmayacaktır.

Alman Federal Yüksek Mahkeme’ye göre, Patent Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen hizmetler dışındakiler için dava konusu “DüsseldorfCongress” markasının ayırt edici olmadığı tespiti yerindedir. Şayet bir kelime markası, hitap ettiği tüketicilerde tereddütsüz ve dolaysız olarak içerdiği mal ve hizmetin niteliğini tanımlıyorsa, o marka ayırt edici değildir. Aynı şekilde dolaysız olarak içerdiği mal ve hizmeti tanımlamasa da, o mal ve hizmetin durumunu, şartlarını tüketiciler nezdinde tereddütsüz olarak tanımlayan ibarelerin de ayırt edicilikten yoksun olduğu kabul edilmektedir.

Patent Mahkemesi dava konusu markanın kelime kombinasyonunun, “Düsseldorf bölgesinde yapılan kongre, konferansları” doğrudan tanımlayan kelimeler olduğundan, markayı tescil engeli içinde görmüştür. Yüksek Mahkeme de bu tespiti yukarıdaki açıklamalar ışığında yerinde görmüştür.  Markadaki “Congress” kelimesinin yabancı dilde İngilizce olması da bu tespite etki etmemektedir zira bu kelimenin Almancası olan “Kongress” doğrudan, kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu nedenle kelimelerin özgün, ayırt edici olduğundan bahsedilemez.

Diğer yandan Yüksek Mahkeme, Patent Mahkemesi’nin markanın arka planındaki tek renk kareden oluşan şekil unsurunun, özgün ve ayırt edici olmadığından tescil engeli içinde olduğu yönündeki tespitini de haklı bulmuştur.

Davacı’ya göre ise “DüsseldorfCongress” markası, tüketicilerde “Düsseldorf’ta yapılan kongre” çağrışımı yapmamaktadır. “Düsseldorf” ve “Congress” kelimelerinin ayrı ayrı çağrışımı ile bir araya gelerek oluşturduğu “DüsseldorfCongress” ibaresinin çağırışımı arasında belirgin bir fark vardır. Bu kelimelerin bir araya geliş tarzı özgündür ve bir bütün olarak oluşturduğu çağrışım, tek tek sahip oldukları anlamları değiştirmektedir. Keza tüketiciler açısından “DüsseldorfCongress” kelimelerinin bir araya gelişi, dil bilgisi kurallarına göre alışıldık bir durum değildir. Dolayısıyla bu kombinasyon, bir bütün olarak tanımlayıcı olarak nitelenemez.

Ancak Yüksek Mahkeme bu iddiayı yerinde bulmayarak, Patent Mahkemesi’nin kelimelerin dil bilgisi kuralları açısından bir araya gelişinin de özgün olmadığı ve ayırt ediciliğine etki etmediği yönündeki tespitlerine aynen katılmıştır. Yüksek Mahkeme, bu konuda daha önceki kararlarına da işaret ederek, birden çok tanımlayıcı ibareler ancak dil bilgisi kurallarına göre aşılmışın dışında, özgün yapıda bir araya geldikleri takdirde, oluşan bütünün tanımlayıcı olmadığını belirtmiştir ve bu durum istisnaen görülmektedir. Bu istinai durum da söz konusu davada oluşmamıştır. Coğrafi yer belirten “Düsseldorf” ile İngilizce “Congress” kelimesinin dil bilgisi kurallarına aykırı olarak yan yana gelişi halinde dahi, kelimelerin tanımlayıcı sıfatları devam etmektedir ve ortaya çıkan bütün ayırt edici güçten yoksundur. Tüketiciler nezdinde bu bütün, ayrı ayrı kelimelerin yaptığı çağrışımdan daha farklı bir çağırım yapmamaktadır.

Yüksek Mahkeme bir sonraki aşamada Davacı’nın, Patent Mahkemesi’nin dava konusu markayı sektörel açıdan incelemediğine yönelik iddiasını incelemiştir. Davacı’ya göre Patent Mahkemesi bazı sektörlerde görülen, coğrafi yer adının o ürünü üreten veya hizmeti sunan işletmeye işaret edebileceği hususunu göz ardı etmiştir. Bu sektörlerdeki tüketiciler açısından bu yer adı, o hizmetin hangi işletme tarafından sunulduğuna yönelik ayırt edici bir işarettir. Ancak Davacı’ya göre Patent Mahkemesi bu sektörel bakış açısını dikkate almamıştır.

Yüksek Mahkeme Davacı’nın bu iddiasının, yani coğrafi yer belirten kelimelerin o işletme için kendiliğinden ayırt edici gücü olabileceği durumunun, uygulamada genellikle dernek adlarında görüldüğünü, tüketicilerin bu sektörler açısından yer adının işletme konusu ile birlikte kullanılmasına alışık olduğunu, tanımlayıcı olarak görmediğini belirtmiştir. Bu alanlarda ayırt edicilik değerlendirmesindeki kriterler daha geniş ele alınmıştır.[2] Ancak dava konusu sektör, emsal gösterilen kararlardaki sektörler gibi değerlendirilemeyeceğinden, Yüksek Mahkeme’ye göre bu iddia açısından Patent Mahkemesi yerinde karar vermiştir.  Zira ne dava konusu kelime kombinasyonu, ne de tek renkten oluşan kare şekli, reddedilen hizmetlerin verildiği sektörler açısından o hizmeti sunan bir işletmeye işaret etmemektedir.

Fuar ve benzeri etkinlikleri hizmeti için yer adının markada esas unsur olarak yer alması ve o etkinliğin sektörde bu şekilde ayırt edicilik kazanması ülkemizde de sıklıkla görülmektedir. Yüksek Mahkemenin “DüsseldorfCongress” markasını, sadece “Düsseldorf’ta yapılan kongre” olarak görmesi ve tanımlayıcı olarak nitelemesi, kanaatimce sektörün kendine has özellikleri dikkate alındığında dar bir bakış açısı oluşturmuştur. En ufak bir ayırt ediciliğin dahi, tescil engelinin aşılması için yeterli görülmesi gerektiğine işaret edilmişken, 1995 yılından beri bu tür fuar, kongre etkinlikleri için kullanılan markanın sektör tüketicileri için ayırt ediciliğinin ispatlanması halinde aksi bir karar verilebilirdi diye düşünüyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Eylül, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] BGH, 17 Ağustos 2011 – I ZB 70/10, Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. kararı

[2] BGH, 24 Haziran 2010 – I ZB 115/08, TOOOR! ve 17 Ekim 2013 – I ZB 11/13, grill meister kararları

 

Almanya’da “PINAR SOSİS” Markası EGETÜRK’ün! Alman Federal Yüksek Mahkemesi, 17 Kasım 2014 Tarihli Kararı İle “PINAR SOSİS” Markasını Tartışıyor.

egenturk_pinar

Ülkemizde “PINAR” markasının süt ve süt ürünleri olduğu kadar sosisler için de tanınmışlığı malum.  “PINAR SOSİS” markası Almanya’da, orada yaşayan Türkler arasında çok tanınmış bir firma tarafından da, uzun yıllardır sosisler için kullanılmaktadır. Sosiste “PINAR” markası konusunda oluşan bu ihtilaf, bir “marka iptal davası” kapsamında Alman mahkemelerince tartışılmıştır. Yargılama sonunda ihtilaf, Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nce 17 Kasım 2014 tarihinde aşağıdaki gibi, Türkiye’deki “PINAR” markası için üzücü olacak şekilde karara bağlanmıştır.

Kararın Almanca metnine http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=84974d8c485f4c549aaffa6f7b2f7723&nr=70981&pos=3&anz=333 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

1975 yılından bu yana Türkiye’de süt ve süt ürünlerini üreten tanınmış “PINAR” markasının sahibi Holding bünyesindeki üç firma tarafından Almanya’da açılan bu yazı konusu davanın nedeni: 1960’lı yılların sonundan beri, genellikle Almanya’da yaşayan Türklerin tercih ettiği sığır etinden mamul et ürünleri üreten EGETÜRK Wurst- und Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG (“EGETÜRK”) firmasının ürün paketlerinde, “PINAR” ve SOSİS” ibarelerinin de yer aldığı bir etiket kullanmasıdır.

Açılan bu davada ilk derece mahkemesi ilk olarak, “PINAR” kelimesinin Türkçe dilinde “kaynak” anlamına geldiğini ve aynı zamanda bir “kadın ismi” olduğunu belirtmiştir. “SOSİS” kelimesinin de Almanca karşılığına “Würstchen” olarak yer vermiştir.

EGETÜRK adına Alman Patent Ofisi’nde “PINAR” tek başına kelime markası olarak, 22 Ocak 1986’dan itibaren et ve et ürünleri için 1087001 sayı ile tescillidir.

PINAR

EGETÜRK 1990 yılından bu yana da ürettiği sosis kutularında, “PINAR” markasını şöyle bir etikette kullanmaktadır:

egenturk_pinar

Davacılar, markanın tescil edildiği şekilden farklı olarak kullanıldığı iddiası ile Alman “PINAR” markasının iptaline karar verilmesi ve sicilden terkini için Alman Marka Kanunu’nun 49/1 ve 55/1,2 maddelerine dayanarak dava açmıştır. Buna karşılık EGETÜRK dava konusu markanın kullanımının haklı nedene dayandığını, tescil edildiği şekilden esaslı değişiklik olmadan kullanıldığını ve bu nedenle tescil koruması kapsamında olduğunu iddia etmiştir. Alman Marka Kanunu’nun 49. maddesi; markanın tescil edildiği şekilde 5 yıl süreyle kullanılmaması sebebiyle iptal talebini düzenlemekte olup, lafzı ve düzenleniş tarzı itibari ile 556 sayılı KHK’nın 14. maddesine çok benzerdir.

İlk derece mahkemesi, EGETÜRK tarafından “PINAR” markasının dava konusu etiketteki gibi kullanılmasını haklı kullanım kapsamında bulmuş ve davayı reddetmiştir. İlk derece mahkemesine göre, dava konusu marka kompozisyonu içindeki “PINAR” markası, tescil edildiği şekildeki ayırt ediciliğini korumaktadır. Keza bu ürünün satıldığı Türk marketlerine gelen ve genellikle Türkçe konuşan tüketiciler “PINAR” kelimesinin birlikte kullanıldığı “SOSİS” ibaresinin, kutunun içindeki ürünü tanımladığını bilmektedir.

Söz konusu mahkeme kararı Davacılar tarafından bir üst mahkemede temyiz edilmiştir. Üst mahkemede de aynı kararın verilmesi üzerine dava, Federal Yüksek Mahkeme’ye taşınmıştır.

Federal Yüksek Mahkemesi’ne göre, ilk derece mahkemesinin “PINAR” markasının marka kompozisyonu içinde ayırt edici karakterinin değişmediğine yönelik tespiti yerindedir.  Alman Marka Kanunu’nun 26/3 maddesine göre markanın tescil edildiği şekildeki ayırt ediciliğinde esaslı değişiklik yapılmadan kullanımı halinde, o markanın haklı kullanımından söz edilir ve marka tescil korumasından yararlanmaya devam eder. Zira bu durumda marka, koruma ile amaçlanan ana fonksiyonunu tüketiciler arasında yerine getirmeye devam eder. Uygulamada kelime markalarının, tek başına kullanılmaktan ziyade tasarımsal veya renk olarak değişikliklere uğrayabildiği ya da diğer unsurlarla birlikte kullanıldığı sıklıkla görülmektedir. Bu durumlarda bu ek unsurların markanın ayırt edici karakterini değiştirip değiştirmediği ya da tescilli markanın ana fonksiyonunu yerine getirmeye devam edip etmediği sorgulanmalıdır. Somut olayda da etiketin orta ve görülür kısmında yer alan “PINAR” markasına eşlik eden diğer tüm unsurlar, “PINAR” markasının ayırt ediciliğini tüketiciler açısından değiştirmemektedir.

Mahkeme bir sonraki aşamada “PINAR” markasının “SOSİS” kelimesi ile birlikte kullanımının, ayırt ediciliğine etkisini incelemeye geçmiştir. Mahkeme’ye göre iki farklı kelimeden oluşan marka kompozisyonunda tüketiciler kimi zaman iki kelimeyi bir bütün olarak algılar, kimi zaman ise tam tersi bu iki farklı ibareyi ayrı ayrı algılar. Bu son durumda hem ana marka hem de ona eşlik eden diğer kelimenin marka fonksiyonunu, ürünün menşeini belirtme görevini yerine getirdiği kabul edilir ve haklı kullanım kapsamına girer. Bu durum genellikle seri markanın kullanıldığı veya bahse konu kelimelerin tanınmış bir işletmeye işaret ettiği durumlarda görülmektedir.

İlk derece mahkemesine göre marka kompozisyonu içinde tam ortada, ayrı satırda ve “PINAR” markasına göre daha küçük puntolar ama aynı yazı karakteri ile yer alan “SOSiS” ibaresi ile “PINAR” markası, görsel ve bölgesel olarak bir bütünlük arz etmektedir. İlk derece mahkemesinin bu tespiti bir üst mahkeme olan bölge mahkemesinde ise farklı şekilde ele alınmıştır. Üst mahkemeye göre “PINAR” ve “SOSİS” kelimeleri bir araya gelerek yeni bir marka oluşturmamaktadır. Markanın hitap ettiği ortalama tüketiciler, “SOSİS” ibaresinin kutunun içindeki ürünü tanımladığını bilmektedir ve bu itibarla “PINAR” markası tek başına ayırt ediciliğini korumaktadır. Federal Yüksek Mahkemesi de bu tespite katılmıştır. Yüksek Mahkeme’ye göre ürünün niteliğini, türünü belirten tanımlayıcı ibarelerin ana marka ile birlikte kullanılması halinde de, ana markanın ayırt ediciliğine zarar gelmediği ve bu kullanımın tescil ile koruma kapsamındaki haklı kullanım olduğu kabul edilir. Keza ana markaya eşlik eden tanımlayıcı ibarelerin tek başına marka olma özelliği taşımadığı hatırlatılmıştır.

Yüksek Mahkeme bu noktada istisnai bir duruma dikkat çekmiştir: Bir markanın içerdiği ürünün farklı diller konuşan ve farklı algıya sahip tüketicilere hitap etmesi halinde, “ortalama bilgi sahibi ve dikkat seviyesine sahip tüketici” kriteri konusunda nasıl değerlendirme yapılacaktır?

Üst mahkemeye göre dava konusu ürün, Almanya’da yaşayan tüm potansiyel sosis tüketicilerine hitap etmemektedir. EGETÜRK’ün sunduğu delillerden anlaşıldığına göre, dava konusu ürün %80 Türk marketlerine satılmaktadır. Yine dosyaya sunulan tüketici anketlerine göre Türk marketlerine giden tüketicilerin %51,4’ü Türkçe konuşmaktadır. Dolayısıyla Türkçe bilen ortalama tüketiciler açısından “SOSİS” kelimesi kutunun içindeki ürün için tanımlayıcı bir ibaredir. “SOSİS” ibaresinin, “PINAR” markası ile birlikte kullanılması özgün yeni bir marka yaratmayacağından, “PINAR” markasının marka olarak ayırt edici karakteri zedelenmemiştir.

Federal Yüksek Mahkemesi, üst mahkemenin bu tespitini daha önceki içtihatlarına uygun bulmuştur. Örnek içtihat olarak gösterdiği “Duff Beer” kararındaki hususlara da işaret ederek, dava konusu ürünün onlarca yıldır Türk damak tadına uygun olarak üretilen, özellikle Türk marketlerinde Türk tüketicilere sunulan sosisler olduğunun kabulünden hareketle, bu durumun “her zaman değiştirilebilmesi mümkün olan” bir reklam veya pazarlama strateji olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla Federal Temyiz Mahkemesi’ne göre, üst mahkemenin kriter olarak belirlediği “Türkçe konuşan” ortalama tüketiciler açısından “PINAR” markasına eşlik eden “SOSİS” kelimesinin tanımlayıcı olduğu, iki kelimenin bir araya gelmesinin yeni bir marka yaratmayacağı yönündeki tespitleri yerindedir. 

Alman Federal Yüksek Mahkemesi, tüm bu nedenlerle kararın bozulması için neden bulunmadığından Davacıların temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Sanıyorum bu dava, bir hükümsüzlük davası yerine bir iptal davası olarak açılmak zorundaydı. Zira EGETÜRK adına tescilli “PINAR” markasının “SOSİS” kelimesi ile birlikte “PINAR SOSİS” olarak kullanılması, yukarıda tartışıldığı gibi her ne kadar haklı/tescil ile koruma altında olan bir kullanım olduğundan, marka iptal nedeni olamayacağına karar verilmiş olsa da, Türkiye’de tanınmış “PINAR SOSİS” markasının Almanya’da yaşayan Türkler açısından bir “karıştırılma ihtimali” yaratıp yaratmayacağının tartışılmamış olmasını ilginç buluyorum.

Zira Avrupa Birliği’nin resmi dilleri dışında olsa bile, Birlik içinde yaşayan ve farklı dil konuşan tüketicilerin bir kesimi için dahi mevcut olan karıştırılma ihtimali de, hükümsüzlük davalarında Birlik üyesi ülkelerince dikkate alınması gereken bir olgudur.[1] Bu davanın bir hükümsüzlük davası yerine, daha zayıf argümanlara dayalı bir iptal davası olarak açılmasının bir nedeni (zamanaşımı veya Almanya’da tescilli EGETÜRK’ün “PINAR” markasının da Türkler arasındaki tanınmışlığı vb. gibi) olsa gerek diye tahmin ediyorum. Aksi takdirde “PINAR” markasının yer aldığı bu marka kompozisyonu açısından, mutlaka “karıştırılma ihtimali” nedeniyle bir hükümsüzlük iddiasının da mahkeme huzurunda tartışılması gerekirdi diye düşünüyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Eylül, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnot:

[1] Bu tespitin yapıldığı karar, IPR Gezgini’nde yayınlanan daha önceki tarihli bir yazımızda ele alınmış olup, bu yazıya okuyucularımız http://iprgezgini.org/2015/06/29/birligin-resmi-dilleri-disinda-kelimeler-iceren-topluluk-markalarinda-karistirilma-ihtimali-degerlendirmesi-nasil-yapilir-genel-mahkeme-25-haziran-2015-tarihli-karari-ile-arapca-topluluk-markalari-ha/  bağlantısından ulaşabilirler.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi 19 Ağustos 2015 Tarihli Kararında Jack Wolfskin’in Pençe İzi Markasını Tartışıyor.

Ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların koruma kapsamının diğer markalara göre daha dar olması gerektiği konusu, ülkemizde de son birkaç yıldır tartışılan konulardan birisidir. Bu yazı konusu ABD Federal Temyiz Mahkemesi 19 Ağustos 2015 tarihli kararında, Jack Wolfskin firmasının pençe izi başvurusunu “zayıf marka” olarak kabul etmiştir. Bu kararda Mahkeme; bir yandan pençe izini zayıf marka olarak belirlerken, bir yandan da sektörde pek çok pençe izi markası kullanıldığından tüketicilerin bu markaları birbirinden ayırt etme kabiliyetine sahip oldukları, bu nedenle pençe izi üzerinden yapılan benzerlik değerlendirmesi sonucunda karıştırılma ihtimali olmadığına hükmetmiştir.  Kararın, bir markanın zayıf marka olarak belirlenmesi hususunda ABD Mahkemesi’nin bakış açısını yansıtması anlamında ilginç olduğu kanaatindeyim.

Kararın İngilizce metnine http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1789.Opinion.8-17-2015.1.PDF bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dosyanın, Federal Temyiz Mahkemesi önüne gelmeden önceki aşamaları şu şekildedir:

  • 10 Eylül 2009 tarihinde Jack Wolfskin Ausrustung Fur Draussen GmbH & Co. KGAA (“Jack Wolfskin”) şirketi ABD Patent ve Marka Ofisi’ne (“USTPO“) pençe izi logosundan oluşan

Wolfskin_resim

markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru 9, 18, 22 ve 25. sınıftaki mallar için yapılmıştır.

  • New Millennium Sports, S.L.U. (“New Millennium”) başvuruya, adına daha önceden 4 Ekim 1994 tarihinde aynı sınıftaki mallar için tescilli

kelme_resim1

markasını dayanak göstererek, 25. sınıftaki mallar için karıştırılma ihtimali nedeniyle itiraz etmiştir.

  • Wolfskin buna karşılık, New Millennium tescilli markasının kullanılmadığı iddiası ile markanın iptalini talep etmiştir.
  • USTPO verdiği kararda, New Millennium’un itirazını kabul etmiş ve karıştırılma ihtimali iddiasını mevcut gördüğünden Wolfskin’in başvurusunu reddetmiştir. Diğer yandan ise New Millennium’un itiraz dayanağı tescilli markasını aralıksız ve markada esaslı değişiklik yapmadan kullandığını tespit ettiğinden, Wolfskin’in yaptığı marka iptal talebini reddetmiştir.

USTPO kararının iptali için Wolfskin, Federal Temyiz Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Temyiz Mahkemesi öncelikle, Wolfskin’in marka iptal talebini değerlendirmiştir. Wolfskin’in iddiasına göre New Millennium, tescilli markasını tescil edildiği şekilden farklı olarak modifiye ederek, modern versiyonda kullanmıştır. Bu nedenle markanın iptali gerekmektedir. New Millennium bu iddiaya itiraz etmeyerek, markayı 2004 yılından bu yana tescil edildiği şekilde kullanmadığını kabul etmiştir. Ancak New Millennium, markanın iki versiyonu arasında, yani tescil edildiği versiyon ile kullanıldığı modernize versiyon arasında, çok ufak farklılık olduğu şeklinde savunma yapmıştır.

Mahkeme, somut olayda uygulamada “tacking” olarak adlandırılan durumun mevcut olduğunu, bu duruma göre marka sahipleri bazen markalarının tescil edildiği şekilden farklı olarak modern/modifiye edilmiş versiyonda kullanmayı tercih edebildikleri tespitini yapmıştır. “Tacking” yapılması durumunda söz konusu olan değişiklik, marka sahibinin ya bir iptal davası ile ya da öncelik hakkının kullanımının engellenmesi ile karşılaşmasına neden olabilir. Mahkeme’ye göre bu durumlarda marka sahibi modern versiyon üzerinde de tescilli markadan dolayı sahip olduğu hakları muhafaza etmektedir. Zira bu halde, iki markanın “tüketiciler üzerinde aynı ve devam eden ticari etkiyi” yarattığından yasal olarak eşit olduğu; modifiye edilmiş/modernize versiyonun eski tescilli halinden “esaslı” bir farklılık taşımadığı, ayırt edici karakterini değiştirmediği ve marka sahibinin esasen halen eski markayı kullanmaya devam ettiği kabul edilmiştir.

Mahkeme, iki marka kullanımı arasında esaslı değişiklik olup olmadığının tespitinde, bu markaların “tüketiciler üzerinde aynı ticari etkiyi yaratıp yaratmadığı” sorusuna işaret etmiştir. Şayet yapılan esaslı değişiklik, yeni bir marka yaratmıyorsa ya da tüketiciler üzerindeki temel ve bütünsel ticari etkiyi değiştirmiyorsa marka iptali için bir neden bulunmadığı kabul edilir.

Mahkeme bu bilgiler ışığında New Millennium’un markasını incelemeye geçmiştir. New Millennium tescilli markası, solda KELME sağda ise pençe izinden oluşan bileşik bir markadır.  kelme_resim1

Yukarıda belirtildiği üzere New Millennium 2004 yılından bu yana markayı bu haliyle kullanmadığını kabul etmiştir.

2004 yılından bu yana New Millennium markayı aşağıdaki gibi modifiye ederek kullanmıştır.

kelme_resim2

Görüldüğü üzere markalardaki kelime ve şekil ana unsurları değişmemiştir. Değişiklik sadece KELME kelimesinin yazım karakterine ve pençe izinin karakterize ediliş tarzına ilişkindir. Bu nedenle Mahkeme USTPO’nun değişikliğin çok ufak olduğuna, bu değişikliklerin tüketiciler üzerindeki temel ticari etkiyi etkilemediğine ilişkin tespitlerine katılmıştır.

Wolfskin’in pençeye tırnakların eklenmesinin şekli değiştirdiği iddiası ise, bu tırnakların mevcut şeklin çok küçük bir parçası olması, şekli değiştirmemesi ve tırnakların genellikle pençeye eşlik edebileceğine yönelik genel kanı sebebiyle kabul edilmemiştir. Diğer yandan KELME kelimesinin yazım şeklinin değiştirilmesinin de tüketiciler üzerindeki ticari etkiyi etkilemeyeceği tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle New Millennium markasının iptal edilmesi için yeterli neden bulunmadığına ve USTPO kararının bu kısmını yerinde olduğuna hükmedilmiştir.

Mahkeme bir sonraki aşamada New Millennium’un itirazı üzerine verilen karıştırılma ihtimali kararının değerlendirmesine geçmiştir. USTPO’ya göre iki marka arasında, içerdikleri mallar, dağıtım kanalları, tüketicileri, satış/sunuluş koşulları açısından benzerlik olduğundan karıştırılma ihtimali mevcuttur. Ancak Wolfskin temyiz başvurusunda, USTPO’nun karıştırılma ihtimali sonucuna yanlış şekilde vardığını; iki önemli hususun ispatının göz ardı ettiğini iddia etmiştir. Buna göre;  (1) markalar arasındaki benzerlik ve (2) piyasada benzer şekil ve içerikte üçüncü kişiler tarafından kullanılan benzer markalar hususları dikkate alınmamıştır. Mahkeme bu iki husus açısından somut olayı tekrar ele almıştır.

Mahkeme’ye göre benzerlik değerlendirmesinde iki marka arasındaki bütünsel anlamda görsel, işitsel, anlam benzerlikleri ile bu benzerliklerin tüketiciler üzerindeki ticari etkisi dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirme mutlaka “bütünsel” olarak yapılmalı, bileşik markada markanın ayrıntıları üzerinden değerlendirme yapılmamalıdır.  Mahkeme, daha önceki kararlarına işaret ederek bileşik markalarda kelime unsurunun marka işlevini yerine getirme yani markanın içerdiği malın veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterme işlevi açısından daha ön planda olduğunu hatırlatmıştır. Genel prensip bu olmakla beraber, elbette her somut olay kendine başına değerlendirilmelidir. Zira bazı hallerde bileşik marka içinde kelime unsuruna daha az ya da daha fazla önem verildiği de görülmüştür.

Wolfskin’in iddiasına göre New Millennium’un markası KELME kelime ve pençe işaretinden oluşmasına rağmen, USTPO benzerlik değerlendirmesi yaparken pençeye çok fazla önem atfetmiş ve kelime unsurunun marka bütünlüğündeki önemini küçümsemiştir. USTPO’ya göre KELME kelimesi iki marka arasında ortak unsur olmadığından ve dolayısıyla iki markanın oluşturduğu ticari etki bakımından ayırt edici karaktere sahip olmadığından değerlendirme sadece pençe izi bakımından yapılmıştır. USTPO bu bakış açısını desteklemek amacıyla; “giysi sektöründe bileşik marka kullanan şirketlerin genellikle kelime unsurlarını kullanmadan logolarını tek başına kullandıkları” şeklinde görüşüne dayanmıştır. Bu nedenle USTPO, tüketicilerin Wolfskin markasını gördüklerinde, kelime unsuru olmaksızın New Millennium markasının kullanıldığı şeklinde bir algıya sahip olacakları görüşündedir. Bu durum ise karıştırılma ihtimali yaratacaktır.

Mahkeme bu noktada Wolfskin iddiasına katılarak, USTPO’nun bileşik markadaki KELME unsurunun varlığını yeterli suretle değerlendirmediği kanaatine varmıştır. Mahkeme’ye göre USTPO markaların “bütünsel” değerlendirmesi açısından hataya düşmüştür. Mahkeme USTPO’nın bileşik marka sahibi işletmelerin markalarını kısaltarak sadece logolarını kullandıkları şeklinde bir ticari alışkanlıkları olduğu görüşüne de katılmamıştır. Kaldı ki somut olayda New Millennium markasının bu şekilde kısaltılarak kullanıldığı olgusu da ispattan yoksundur. Dosyaya sunulan belgelerden, New Millennium markasındaki pençe izinin tek başına marka olarak kullanıldığının ispatı sonucuna varılamaz. Keza pençe izinin tek başına kullanıldığına ilişkin olarak sunulan örnek ayakkabı kutularının bazılarının yan taraflarında, bazılarının ise ön ve arka taraflarında KELME kelimesinin yer aldığı görülmüştür. Dolayısıyla bu örneklerden yola çıkarak, pençe izinin New Millennium tarafından markanın içerdiği malları işaret etmek üzere tek başına kullanıldığının kabulü ve bu suretle USTPO’nun somut olayda kelime unsurunun önemsenmemesi gerektiğine ilişkin tespiti savunulamaz.  Bu nedenle Mahkeme’ye göre ispatlanamayan bu benzerlik değerlendirmesinden yola çıkarak verilen karıştırılma ihtimali kararı yerinde değildir.

Mahkeme son aşamada, dava konusu pençe izinin üçüncü kişiler tarafından sıklıkla kullanıldığı ve zayıf marka olduğuna ilişkin iddiayı incelemeye geçmiştir. Daha önce verilen kararlara göre; bir markanın veya benzerinin üçüncü kişiler tarafından benzer mallar için kullanılma sıklığı zayıf marka olgusunun tespiti ile ilişkili olup, daha dar bir korunma kapsamını gündeme getirebilir. Bu iddia kapsamında Wolfskin pençe izinin giysiler için üçüncü kişiler tarafından tescil edildiğine ve kullanıldığına ilişkin pek çok örnek sunmuştur. Ancak USTPO üçüncü kişilerin tescil örneklerine, “tescilin markanın kullanıma dair delil teşkil etmeyeceği” gerekçesi ile fazla önem atfetmemiştir. Mahkeme’ye göre USTPO, bu tescillerin “markanın kullanıldığına dair ikinci derecede delil olabilme olgusunu” aşırı derecede küçümsemiştir. Oysa Wolfskin’i sunduğu pek çok örnekte, pençe izinin firmaların ürettiği giysilerden daha çok üniversite, kolej ve onların spor takımlarının kıyafetlerini tanımladığı görülmüştür. Yine sunulan bir kısım delillerden pek çok pençe izi markasının özellikle internet üzerinden yapılan giysi satışlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. Mahkeme bu delillerin USTPO tarafından yeterince önemsenmediği, üçüncü kişiler tarafından yapılan tescillerin markanın kullanıldığına dair bir “delil başlangıcı” olarak dikkate alınmadığı kanaatine varmıştır.

Mahkeme üçüncü kişiler tarafından pençe izinin marka olarak kullanıldığına dair yeterli delil olduğu tespitinin ardından, “benzer markanın benzer mallar için kullanılmasının markayı zayıf marka kategorisine sokmakla beraber, bu durumun tüketicilerin kolaylıkla markaları birbirinden ayırabildiklerini gösterdiği” tespitini yapmıştır. Somut olayda da Mahkeme Wolfskin tarafından sunulan delillerden, pençe izinin giysiler için sıklıkla kullanılan bir marka olduğu kanaatine varmıştır. Delillerden tüketicilerin pek çok pençe izi markasını, dolayısıyla bu marka konusu ürünleri üreten üreticileri kolaylıkla ayırt edebildikleri de tespit edilmiştir. Hatta birbirine çok benzer pençe izi markalarının bile tüketiciler arasında karıştırılma ihtimali yaratmadığı da bu deliller ile ispat edilen hususlar arasındadır. Dolayısıyla Mahkeme USTPO’nun dava konusu olayla ilgili verdiği kararda bu delilleri ve bu delillerin işaret ettiği hususları dikkate almamasını yerinde bulmamıştır.

Sonuç olarak Mahkeme;

  • KELME kelimesinin New Millennium markasının esas unsuru olmasına rağmen sadece pençe izine odaklanarak verilen USTPO kararının yanlış olduğunu;
  • Başvurusu yapılan Wolfskin markasında, KELME kelimesi bulunmadığından iki marka arasında farklılık olduğunu;
  • Bu farklılığın üçüncü kişilerce pençe izinin giysilerde sıklıkla kullanıldığının ispatı ile desteklendiğini;
  • Bu ispat nedeniyle New Millennium markasındaki pençe izinin zayıf marka olarak kabulünü

tespit etmiştir. Tüm bu tespitler nedeniyle, Mahkeme USTPO’nun kararının bu kısmını yerinde bulmamış ve Wolfskin markasının tüketiciler nezdinde karışıklık ihtimali oluşturmayacağına hükmetmiştir.

Zayıf markaların daha dar koruma kapsamından yararlanması gerektiği olgusundan hareketle, Wolfskin iki marka arasındaki ortak olan pençe izinin bu kapsamda olduğunu ispatlayarak doğru bir strateji izlemiş ve iki pençe izi kanaatimce benzer olmasına rağmen USTPO’nun karışıklık ihtimali olduğu kararını iptal ettirmeyi başarmıştır. Ancak madalyonun diğer tarafı Wolfskin’i gelecekte zor duruma düşürebilir. Zira Wolfskin artık USTPO’ya göre “tescilli bir zayıf marka sahibidir”. Yani artık benzer pençe izi başvuruları karşısında “daha dar” bir koruma şemsiyesi altındadır. Bu davada zayıf marka olgusu lehine kullanmasına rağmen, benzer pençe izi başvuruları karşısında nasıl bir strateji ile tescilli zayıf markasını koruyacağını açıkçası merak ediyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Alman Federal Mahkemesi, 9 Temmuz 2015 tarihli “Nivea/Blau” Kararı ile Soyut, Tek Renk Markasının Ayırt Ediciliğini Tartışıyor.

556 sayılı KHK’nın 5.maddesine göre tek/soyut renkten oluşan markalar ayırt ediciliği haiz olduğu takdirde tescil edilebilir. Soyut renk markalarında tescil şartı olan bu ayırt ediciliği tespit etmek çok kolay değildir. Bu yazıda tek renk markasının tescil edilmesine ilişkin kriterlerin neler olduğunun biraz daha somutlaştırılması adına, Alman Federal Mahkemesi’nin tek renkten oluşan “Nivea/Blau (Pantone 280 C)” markası için verdiği yeni tarihli kararını sizlerle paylaşmak istedim. Federal Mahkeme bu kararında 80 yıldır Nivea krem kutularında kullanılan koyu mavi rengin, marka olarak ayırt edici karakteri haiz olup olmadığı noktasında İlk Derece Patent Mahkemesi’nin kararından farklı şekilde hüküm vermiştir.

Kararın Almanca metnine  http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7d39c694347f5953e8da3c3139e5c472&nr=71944&pos=0&anz=2 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olan tek, soyut Nivea/Blau (Pantone 280 C) renginivea_resim

12 Kasım 2007 tarihinde bu yana marka sahibi Beiersdorf AG adına Nice Sınıflandırması’nın 3. sınıfında yer alan bakım ve güzellikleri için tescillidir.

Alman Marka ve Patent Ofisine yapılan başvuru ile, söz konusu soyut renk markasının ayırt edici niteliği haiz olmadığından markanın hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Bu talep üzerine Alman Patent ve Marka Ofisi dava konusu renk markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Bunun üzerine marka sahibi firma kararın iptal edilmesi için Federal Patent Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Federal Patent Mahkemesi yaptığı yargılama sonucunda, Alman Marka Kanunu’nun 50. maddesine göre marka hükümsüzlük sebebinin mevcut olduğuna karar vermiştir. Patent Mahkemesi’ne göre dava konusu soyut renk markası, hem başvurunun yapıldığı hem de hükümsüzlük kararının verildiği zamanda Alman Marka Kanunu’na göre tescil şartı olan ayırt edici karakterden yoksundur. Aynı zamanda dava konusu soyut renk markasının, marka sahibi tarafından marka olarak kullanıldığı, mavi renkten bağımsız marka karakteri oluştuğu hususu Mahkeme’ye göre ispatlanamamıştır. Dava konusu renk, tanınmış Nivea markasının arka planında “dekoratif” amaçlı kullanılmıştır. Kaldı ki dava konusu rengin, değişik renklerle özellikle beyaz renkle birlikte kullanıldığı görülmüştür. Marka sahibinin dava konusu soyut renk markasının ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına ilişkin sunduğu kamuoyu anketlerindeki oran yine Patent Mahkemesi’nce yetersiz görülmüştür.

Patent Mahkemesi’nin söz konusu kararı marka sahibince temyiz edilmiştir.

Federal Yüksek Mahkeme, öncelikle tescil için gerekli asgari şart olan ayırt ediciliğe ve bu şartın düzenlendiği hükme işaret etmiştir.  Alman Marka Kanunu 8. maddeye göre bir markanın, içerdiği malın veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterdiği ve diğer işletmelerin ürünlerden ayırt etmeye hizmet ettiği sürece ayırt edici gücü olduğu kabul edilmektedir.  Düşük derecedeki ayırt edicilik dahi bir markanın tescili için yeterli sayılmaktadır. Bu temel prensip ve aynı ayırt edicilik ölçütü, tüm markalar için de geçerli görülmekle beraber bu ölçütün bazı marka kategorilerinde klasik kelime ve şekil markalarından farklı tarzda dikkate alınması gerekir.  Zira genellikle tüketiciler nezdinde malın şeklinden, paketlenme tarzından veya renginden, o malın hangi işletmeden kaynaklandığı konusunda kolaylıkla çağrışım uyanmaz. Bunun yanı sıra özellikle soyut renk markalarının korunmasında adil rekabet açısından diğer işletmelerin de serbestçe ilgili rengi kullanabilme ihtimali de göz önünde tutulmalıdır.  Bu geniş bakış açısı nedeniyle, genellikle korunma kriterlerine sahip soyut/tek renk markası sayısı çok azdır.

Yüksek Mahkeme’ye göre Patent Mahkeme’si dava konusu soyut renk markasının ayırt edici karakterden yoksun olduğu sonucuna yanlış hukuki ölçütlerle ulaşmıştır. Patent Mahkeme’si kararına dayanak olarak; soyut renk markalarındaki ayırt edicilik için üç koşulun bir arada bulunması gerektiğine işaret etmiştir. Buna göre: 1) Soyut renk markası görselliğin söz konusu olduğu çok spesifik bir sektörde kullanılmalı; 2) Bu spesifik sektörde rengin kullanılması ya olağandışı olmalı ya da en azından belli bir rengin kullanılması son derece nadir olmalı; 3) Soyut rengin uzun süreli marka olarak kullanıldığı konusunda tereddüt olmamalı.  Ancak Yüksek Mahkeme’ye göre söz konusu bu üç şartın her somut olayda aynı şekilde göz önüne alınması ayırt edicilik değerlendirilmesinin yapılmasında doğru sonuca götürmeyecektir.

Federal Patent Mahkemesi temyiz konusu kararında, dava konusu soyut renk markasının ilgili olduğu sektörde rengin birçok üretici tarafından dekoratif amaçlı olarak kullanıldığını tespit etmiştir. Özellikle koyu mavi rengin erkeklere hitap eden bakım ürünlerine veya gece bakım ürünlerine işaret ettiğini belirtmiştir. Bu anlamda bu sektörde renkler, aynı üreticinin farklı amaçlara yönelik ürünleri veya ürünlerin içeriğindeki kokularına göre ayırt etmek için kullanılmaktadır. Buna karşılık ilgili sektörde sadece birkaç üretici ürün paketlerinde hep aynı rengi kullanmaktadır.  Tüm bu değerlendirmeler nedeniyle Federal Patent Mahkeme’si (i) dava konusu soyut/tek rengin Alman Marka Kanunu’nun 8/2 (2).maddesinde düzenlenen tescil yasağı kapsamında olduğuna; (ii) bu rengin (Mavi/Pantone 280 C) farklı üreticiler tarafından üretilen gece bakım ürünlerini veya erkek bakım ürünlerini belirtmek amacıyla kullanıldığına; (iii) sadece marka sahibinin ürünlerini belirtmek için ayırt edicilik taşımadığına; (iv) diğer firmaların bu rengi kullanmalarının engellenemeyeceğine hükmetmiştir.

Yine Patent Mahkemesi’ne göre soyut renklerin tek başına ürün üzerinde veya reklamlarda kullanılması istisnai bir durum olup, renkler genelde grafik, logo veya kelime unsurları ile “birlikte” kullanılarak bir markadan beklenen ana fonksiyonu yerine getirmektedir. Temel ilke bu olmakla beraber, soyut renklerin tek başına marka olarak kullanıldığı ya da soyut rengin birlikte kullanıldığı diğer unsurlara nazaran ön plana geçtiği bazı mal ve hizmet sektörlerinde istisnalara da rastlanmaktadır. Bu istisnai durumun mevcut olup olmadığı her somut olayın özellikleri dikkate alınarak tespit edilmelidir.

Patent Mahkemesi’ne göre marka sahibi firma dava konusu soyut rengi, tek başına marka olarak hiçbir zaman kullanmamıştır. Mavi renk her zaman beyaz renk ile birlikte arka planda dekoratif amaçlı kullanılmıştır.  Bu nedenle dava konusu soyut rengin tek başına marka sahibinin ürünlerine çağrışım yaptığı iddia edilemez. Keza marka sahibi firma tarafından sunulan 2006 yılına ait kamuoyu anket raporundan soyut markanın tanınmışlığına ilişkin oranın %54,85 olduğu görülmüştür. Oysa soyut rengin ayırt ediciliğinin kabulü için bu oranın %75’den aşağı olmaması gerekmektedir.

Yüksek Mahkeme öncelikle Federal Patent Mahkemesi’nin soyut rengin marka olarak ayırt ediciliğinin mevcut olması için gerekli olarak gördüğü oranı yüksek bulmuştur. Yüksek Mahkeme’ye göre Patent Mahkemesi’nin sözünü ettiği bilirkişi raporundaki kamuoyu anket oranı, metottan kaynaklanan nedenlerle gerçekte %54,85 değil, %57,95 olup, bu orana göre her 2000 kişiden 1.088 kişiye dava konusu soyut renk markası, Nivea ürünlerini ya da marka sahibi firma olan Beiersdorf AG firmasını çağrıştırmaktadır. Her ne kadar Patent Mahkemesi’ne göre bu oran %75’in altında olduğundan ayırt edicilik için yeterli olmadığı belirtilmiş olsa da, Yüksek Mahkeme’ye göre bu yüksek oranın aranması yerinde değildir. Zira ne şimdiye kadar oluşan Yüksek Mahkeme karalarından ne de Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarından soyut rengin ayırt ediciliğinin kabulü için böyle yüksek bir oran arandığı sonucu çıkarılamaz. Bu oranı haklı kılacak hukuksal bir neden bulunmamaktadır.

Diğer yandan soyut bir rengin marka olarak ayırt ediciliğinin değerlendirmesi yapılırken söz konusu markanın tek başına kullanıldığının tespiti de aranmaz. Soyut rengin diğer unsurlarla beraber kullanılması halinde dahi, rengin marka olarak kullanıldığından bahsedilebilir.[1] Bu konuda odak noktası, söz konusu soyut rengin arka planda yer alsa da markanın geleneksel işlevini yerine getirmesinde itici güç olup olmadığı noktasıdır. Somut olayda kamuoyu anketinden çıkan dava konusu renkle ilgili %57,95 oranı da görmezden gelinemeyecek bir orandır. Keza bu oran marka sahibinin dava konusu soyut rengi 80 yıldır “Nivea Creme” kutusunda kullanması neticesinde ortaya çıkmıştır.

Yüksek Mahkeme’nin daha önceki kararlarında üç boyutlu markaların, marka olarak ayırt edici kullanımının kabulü için en az %50’lik anket oranını kabul etmiştir. Yüksek Mahkeme’ye göre bu oran, soyut markaların ayırt ediciliğinin tespiti için de kıyasen kullanılabilir. Ayrıca diğer marka kategorilerinde yer alan markaların ayırt ediciliğinin tespiti için uygulanan ve marka kanunundan kaynaklanan kriterler, soyut renk markalarının ayırt ediciliğinin tespiti için de geçerlidir. Soyut renk markasının doğasından kaynaklanan nedenlerle ayırt ediciliğinin tespitinin zorluk arz etmesi,  uygulanacak kriterlerin diğer marka kategorilerindeki kriterlere göre sertleştirilmesinin bir nedeni olamaz. Bu nedenle Yüksek Mahkeme’ye göre dava konusu soyut renk için sunulan rapordaki ayırt ediciliğe ilişkin kamuoyu anket oranı ister % 57,95 olsun ister % 54,85 olsun, bu oranlar dava konusu rengin marka olarak kullanıldığının tespiti için yeterlidir.

Tüm bu nedenlerle Yüksek Mahkeme, ilk derece Patent Mahkemesi’nin kararını yerinde bulmadığından kararı bozmuş ve dosyayı tekrar yargılama yapılmak üzere geri göndermiştir. Yüksek Mahkeme yeniden yapılacak yargılamada, sektörün özelliklerinin dikkate alınarak, doğru metodlarla ve yönlendirme yapılmamış sorularla düzenlenmiş kamuoyu anket raporu alınmasını ve karara dayanak oluşturulmasını talep etmiştir.

Kanaatimce Alman Federal Yüksek Mahkemesi’ bu yazı konusu kararında, soyut /tek renk markaların ayırt ediciliğinin tespitine ilişkin zorluğun aşılması anlamında, birkaç kriteri zihinlerde somutlaştırmıştır. Kararda yer alan bu kriterlerlerin, ülkemizde gerek TPE gerek yargı aşamasında renk markası ile ilgili konularda uygulayıcılar açısından faydalı olacağını umuyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 7 Temmuz 2005 tarihli Nestlé/Mars, C-353/03, 18 Nisan 2013 tarihli Colloseum/Levy Strauss, C-12/12, 18 Temmuz 2013 tarihli Specsavers/Asda, C-252/12 kararları

Tescilli Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeden Farklı Unsurlarla Birlikte Kullanılması Halinde de Marka Kullanımından Bahsedilir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 15 Temmuz 2015 Tarihli, Tescilli Markanın 5 yıl Süreyle Kullanılmaması İddiası İle Açılan İptal Davası Kararı/T‑215/13

Adalet Divanı Genel Mahkemesi 15 Temmuz 2015 tarihli aşağıdaki kararında, dava konusu markanın 5 yıl süreyle kullanılmadığı iddiası ile açılan iptal davası kapsamında markanın kullanılıp kullanılmadığı değerlendirmesine ek olarak, dava konusu markanın farklı unsurlarla birlikte kullanılması halinde de marka kullanımından bahsedilebileceği konusunda değerlendirme yapmıştır.

Bilindiği üzere, 556 sayılı KHK’nın 14/2 (a) maddesi bu konuda bir düzenleme içermekte ve tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla birlikte kullanılması halini “markayı kullanma” olarak kabul etmiştir. İşte bu yazı konusu karar, 556 sayılı KHK’nın 14/2 (a) maddesinde bahsedilen duruma güzel bir örnek teşkil ettiğinden okuyucularımızla paylaşmak istedim.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165825&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=663155 bağlantısından ulaşabilirler.

Dava konusu olayın tarihçesi şu şekildedir:

  • 27 Kasım 2002 tarihinde Belçika merkezli Recticel SA (“Recticel“) topluluk markası tescili için

Rockwool_resim 2

logosu başvurusunda bulunmuştur. Başvuru 17. sınıftaki “yalıtım malzemeleri” ve 19. sınıfta her alan “metal olmayan inşaat malzemeleri” için yapılmıştır.

  • Başvuru 23 Haziran 2003 tarihli Bülten’de yayınlamıştır ve 6 Şubat 2004 tarihinde de tescil edilmiştir.
  • 9 Eylül 2010 tarihinde Almanya merkezli Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG şirketi (“Rockwool”) söz konusu şekil markasının 5 yıl süreyle kullanılmadığı gerekçesiyle Tüzüğün 51/1 (a) maddesi uyarınca marka iptali başvurusunda bulunmuştur.[1]
  • 30 Kasım 2011 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü 19. sınıf için iptal başvurusunu kabul ederken, 17. sınıf için ise başvuruyu reddetmiştir.
  • 16 Ocak 2012 tarihinde Rockwool şirketi OHIM Temyiz Kurulu’na itiraz dosyalamıştır. Temyiz Kurulu 4 Şubat 2013 tarihli kararı ile itirazı reddetmiş ve İtiraz Bölümü’nün kararını onaylamıştır.

Rockwool şirketi, Recticel’in sunduğu belgelerin Tüzüğün 51/1 (a) maddesi anlamında markanın kullanımına ilişkin yeterli olmadığı iddiası ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır. Davacı’ya göre;

  • Recticel’in OHIM’e sunduğu reklam materyalleri ve faturalar marka kullanımının kapsamı için ispat değeri içermemektedir.
  • Bu belgelerden dava konusu markanın, ne tek başına ne de Recticel’in adına tescilli EUROFLOOR, EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF, POWERLINE ve EUROTHANE markalarının ilk “o” harf içinde kullanıldığı anlaşılamamaktadır. Davacının bahsettiği birlikte kullanıma örnek şu şekildedir:

Rocwool_resim 1

  • Kaldı ki Davacı’ya göre dava konusu markanın diğer markaların ilk “o” harfi içinde kullanılması halinde dahi dava konusu markanın kullanıldığının ispatından söz edilemez.
  • Son olarak Davacı, dava konusu markanın Yunan alfabesindeki “lambda” harfi olduğunu, bu nedenle OHIM uygulamalarına göre harflerin ayırt edici karakterinin bulunmadığını, bu işaretin bahse konu malların ısı iletkenliğine ilişkin fiziksel karakterini belirttiğini iddia etmiştir.

Mahkeme’ye göre, bir markanın ana fonksiyonunu yerine getirecek şekilde kullanılması halinde, yani içerdiği malların ve hizmetlerin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterme görevini yerini getirdiği halde,  o markanın kullanıldığından bahsedilebilir. Sadece tescilin sağladığı hakları muhafaza etmek için kullanım bu kapsama girmez.[2] Ayrıca bir markanın korunduğu bölgede aleni ve açıkça kullanılması, marka kullanımı kapsamında değerlendirilir.[3]

Marka kullanım şartlarının mevcut olup olmadığı değerlendirmesi yapılırken, markanın gerçek bir ticari kullanımının tespiti için markanın ilgili olduğu sektör, bu sektördeki payı, içerdiği malların ve hizmetlerin doğası, markanın kullanım sıklığı ve kapsamı gibi faktörlerin bir bütün olarak dikkate alınması gerekmektedir.  Değerlendirme işte tüm bu faktörlerin bir bütün olarak dikkate alınması neticesinde ortaya çıkmalıdır. Buna göre bazı haller, markanın içerdiği malların satış hacminin düşüklüğüne rağmen markanın kullanımının yoğun ve düzenli olduğunu sonucuna götürürken, bazı hallerde de tersi durum görülebilmektedir.[4]

Mahkeme’ye göre, marka kullanımına ilişkin Tüzüğün 51/1 (a) maddesi anlamında değerlendirme yapılırken sunulan delillerin her birinde yer, zaman, nitelik ve kapsam unsurlarının zorunlu olarak aynı anda mevcut olması aranmaz.[5] Bunun yanı sıra delillerin değerlendirilmesinde, her delilin “tek başına” ele alınması kullanımın varlığının ispatında yetersiz kalabilmektedir. Neticede marka kullanım ispatında ihtimaller ve olasılıklar dikkate alınmazken, markanın yeterli ve esaslı kullanımına dair somut ve objektif delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi aranmaktadır.

Bir markanın kullanımının tespitinde, markanın tescil edildiği haldeki ayırt ediciliği değiştirilmeden farklı unsurlarla birlikte kullanılması halinde de o markanın kullanımından bahsedilebilmektedir.[6] Bu tarz kullanım, markanın sektördeki pazarlamasının ve reklamının daha iyi yapılması için ihtiyaç kapsamında değerlendirilmektedir.[7] Markanın tescil edildiği haldeki ayırt ediciliğinin değişikliğe uğrayıp uğramadığı konusunda değerlendirme, her kullanım şekline, markanın o form içinde yer aldığı pozisyona, birlikte kullanıldığı diğer elementlerin yapısına ve o bütün içindeki pozisyonlarına göre farklılık gösterebilmektedir.[8] Her halükarda bu değerlendirmenin odak noktası, dava konusu olan markanın ayırt edici karakterini ve marka olarak asli görevini muhafaza edip etmediğidir.

Marka kullanım kapsamının belirlenmesinde, ilgili zaman aralığına ilişkin ticari veriler de dikkate alınması gereken diğer bir husustur. Bu kapsamda üretim, pazarlama, satış hacmi diğer tüm verilerle birlikte bir bütün olarak dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirmede, markanın içerdiği mal veya hizmetin niteliği, sektörün yapısı ve markanın sektördeki payı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı durumlarda markanın sektördeki payı nedeniyle ufak çaplı kullanım dahi marka kullanımı tespiti için yeterli olabilmektedir. Bu durumda yani markanın ticari hacminin küçük olduğu durumlarda, markanın kullanımına ilişkin tüm tereddütlerin ortadan kalkması için marka sahibinden daha fazla ek delil sunması beklenmektedir.[9]

Yukarıda tüm değerlendirmeler ışığında Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun 17. sınıftaki mallar için markanın kullanıldığı kararının yerinde olup olmadığını incelemeye başlamıştır. Öncelikle Mahkeme marka iptal talebinin değerlendirileceği 5 yıllık süreyi Tüzüğün 51/1 (a) maddesine dayanarak 9 Eylül 2005-8 Eylül 2010 olarak belirlemiştir.

Markanın kullanımına ilişkin olarak Recticel şirketi;

  • dava konusu markanın, EUROFLOOR, EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF, EUROTHANE Bi-3 ve EUROTHANE G markalarının ilk “o” harfinde yer aldığı tarihsiz broşür (Ancak bu tarihsiz broşür 27 Nisan 2010 tarihli bir fatura ile desteklenmiştir);
  • çeşitli magazinlerden elde edilmiş tarihli ve tarihsiz (ancak faturalarla desteklenmiş) reklamlar;
  • EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF ve EUROTHANE markalarının ilk “o” harflerinin içinde dava konusu markanın yer aldığı fuar stand fotoğrafları;
  • banner ve websayfa resimleri;
  • bağımsız denetleme şirketinin, dava konusu markanın yukarıda belirtilen diğer markalarla birlikte kullanılarak 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki satışından elde edilen ciroları gösteren raporu

sunmuştur.

Davacı tüm sunulan bu belgelerin ispat değerinin olmadığını, zira dava konusu markanın belirlenen zaman aralığında 17. sınıftaki kullanımını göstermediğini iddia etmiştir.

Mahkeme’ye göre ise Recticel tarafından sunulan tanıtım belgeleri, dava konusu markanın yukarıda belirtilen diğer markalarla birlikte kullanılarak dahi bir markadan beklenen ana fonksiyonu yani içerdiği ürünler için kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirdiğine karar vermiştir. Bazı tanıtım materyallerinde tarih olmasa dahi özellikle banner ve fuar resimlerinden bu kanaate ulaşıldığı, delillerin tek tek değil bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Keza tarih olmayan belgeler, fatura delilleri ile desteklendiğinden bu belgelerin delil değeri konusundaki tereddüt bertaraf edilmiştir. Yine sunulan periyodik yayınlanan magazinlerde yer alan ilanlar, bir markanın marka olarak kullanıldığına karine teşkil etmektedir.[10] Kaldı ki sunulan diğer tüm belgeler olmasa dahi bağımsız denetleme şirketinin faturalara ve Recticel’in muhasebe kayıtlarına dayanan raporu, markanın belirlenen dönem için satışının küçük çaplı olmadığını göstermektedir ki, bu rapor bile tek başına bu sonuca varmak için yeterlidir.

Mahkeme’ye göre dava konusu markanın, diğer markaların ilk “o” içinde kullanılması markanın ayırt edici karakterini etkilememektedir. Dava konusu logo markasının, belirtilen diğer kelime markaları ile birlikte kullanılması markanın işitsel olarak ifade edilmek istenmesine binaen ticari bir ihtiyaç neticesinde ortaya çıkmıştır. Ancak bu durum dava konusu markanın kelime markası içindeki bağımsız duruşu nedeniyle tanınmışlığına ve ayırt ediciliğinin kaybolmasına neden olmamıştır.

Mahkeme’ye göre dava konusu marka, her ne kadar Yunan alfabesinde yer alan bir harf olsa da ve fizik dalında ısı yalıtkanlığını ifade etmek üzere kullanılsa da, kırmızı daire içinde beyaz yazılış şekli itibari ile ayırt edici karakteri haizdir. Ayrıca sunulan belgelerden dava konusu markanın zaman zaman tek başına, zaman zaman da diğer kelime markaları ile birlikte kullanıldığı da tespit edilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme açılan davayı reddetmiştir ve OHIM Temyiz Kurulu’nun dava konusu kararını yerinde bulmuştur.

Kanaatimce yukarıdaki kararda 2 önemli husus dikkat çekmektedir: İlki Mahkeme, farklı unsurlarla birlikte kullanılsa dahi markanın tüketiciler nezdinde asli işlevini yerine getirip getirmediğine odaklanmıştır. İkincisi ise marka kullanımı konusunda sunulan delilleri bir bütün olarak ele almış ve bu delillerin birbirini destekleyip desteklenmediğine bakarak bir sonuca ulaşmıştır.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 207/2009 sayılı Tüzüğün 51/1 (a) maddesi metni: “ The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings: (a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; however, no person may claim that the proprietor’s rights in a Community trade mark should be revoked where, during the interval between expiry of the five-year period and filing of the application or counterclaim, genuine use of the trade mark has been started or resumed; the commencement or resumption of use within a period of three months preceding the filing of the application or counterclaim which began at the earliest on expiry of the continuous period of five years of non-use shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor becomes aware that the application or counterclaim may be filed;”

[2] 11 Mart 2003 tarihli Ansul, C‑40/01 kararı

[3] 8 Temmuz 2004 tarihli Sunrider v OHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02 kararı

[4] 8 Temmuz 2004 tarihli MFE Marienfelde v OHIM — Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01 kararı

[5] 16 Kasım 2011 tarihli Buffalo Milke Automotive Polishing Products v OHIM — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06 kararı

[6] 25 Kasım 2012 tarihli Rintisch, C‑553/11, 8 Aralık 2005 tarihli Castellblanch v OHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04 kararları

[7] 23 Şubat 2006 tarihli Il Ponte Finanziaria v OHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03 kararı

[8] 24 Kasım 2005 tarihli GfK v OHIM — BUS (Online Bus), T‑135/04 ve 10 Haziran 2010 Atlas Transport v OHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08 kararı

[9] 18 Ocak 2011 tarihli Advance Magazine Publishers vOHIM — Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08 kararı

[10] 5 Ekim 2010 tarihli Strategi Group v OHIM — RBI (STRATEGI), T‑92/09 kararı

Adalet Divanı Genel Mahkemesi 15 Temmuz 2015 Tarihli Kararı İle Ayırt Ediciliği Çok Düşük “HAPPY HOURS/HAPPY TIME” Markaları Arasında Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde Bulunuyor. (T‑352/14)

Resim_happy

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Swatch şirketinin ayırt ediciliği çok düşük “Happy Hours” tescilli markası ile yine ayırt ediciliği çok düşük, zayıf bir marka olan “Happy Time” başvurusunun konu olduğu yargılamasında, kavramsal açıdan aynılık noktasından hareket ederek markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna varmaktadır. Kararın ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=207%252F2009&docid=165848&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=23114#ctx1 bağlantısından ulaşabilirler.

Dava öncesi olayın tarihçesi şu şekildedir:

  • 7 Temmuz 2011 tarihinde Belçika merkezli The Smiley Company SPRL (“Smiley”) şirketi

HAPPY TIME

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 14.sınıfında yer alan “değerli taşlar, madenler, mücevherat, saatler” ve 35. sınıfında yer alan “reklamcılık, iş idaresi ve yönetimi, ofis işleri”  malları ve hizmetleri için yapılmıştır.

  • 20 Eylül 2011 tarihinde İsviçre merkezli The Swatch Group Management Services AG söz konusu başvuruya, kendi adına daha önceden Nice Sınıflandırması’nın 35. sınıfında yer alan “mücevherat ve saat ve saat parçaları satış hizmeti, internet üzerinden mücevherat satışı” ve 37. sınıfta yer alan “saat parçaları ve mücevherat tamiri ve temini” hizmetlerinde tescilli

HAPPY HOURS

markasını dayanak göstererek itiraz etmiştir. İtiraza gerekçe olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesi gösterilmiştir. Bu madde 556 sayılı KHK’nın aynı numaralı maddesine tekabül eden düzenlemeyi içermektedir.

  • 31 Mayıs 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı kısmen kabul etmiştir.
  • Smiley şirketi İtiraz Bölümü’nün kararına karşı itiraz etmiştir.
  • 6 Şubat 2014 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu, Smiley şirketinin bu itirazını reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre markalara arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur, zira markaların içerdikleri mallar ve hizmetler aynı ve benzer olup satışa sunuluş mekânları aynıdır. Diğer yandan da markalar arasında görsel ve işitsel açıdan düşük derecede benzerlik, kavramsal açıdan ise aynılık mevcuttur.

Smiley şirketi, OHIM sürecinde Tüzüğün 8/1 (b) maddesinde düzenlenen karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin hatalı yapıldığı iddiası ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali, aynı ve benzer mallar ve hizmetler için aynı ve benzer markaların tescili halinde söz konusu olmaktadır ve markalar arasında bağlantı ihtimali de bu kapsama girmektedir.

Yerleşmiş içtihatlara göre hitap edilen tüketici kitlesinin, malların ve hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantı halindeki işletmelerden kaynaklandığını düşünmeleri halinde karıştırılma ihtimali gündeme gelir. Aynı doğrultuda, karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde somut olayın tüm unsurlarının özellikle markaların benzerliklerinin ve içerdikleri mallar ve hizmetlerin birbiri ile bağlantısının bir bütün olarak ele alınması gereklidir.[1]

Davacı Smiley şirketine göre yukarıda prensipler doğrultusunda somut olay tekrar ele alınmalıdır.

Bütünsel karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde ilgili mallar ve hizmetler için iyi bilgilendirilmiş, makul seviyede dikkatli ortalama tüketici kitlesinin algısı dikkate alınmalıdır. Ortalama tüketici kitlesinin dikkat seviyesi ilgili malların ve hizmetlerin türüne göre farklılıklar gösterebilmektedir.[2] Somut olayda, hitap edilen tüketici kitlesinin iyi bilgilendirilmiş, makul seviyede dikkatli AB üyesi ülkelerde yaşayan ortalama düzeyde tüketiciler olduğu ihtilaf dışıdır.

Yargı kararlarına göre dava konusu markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilmesi yapılırken özellikle; malların ve hizmetlerin doğası, amaçları, kullanım şekilleri, birbiri ile rekabet halinde veya birbirlerini tamamlayıcı olup olmadıkları hususları dikkate alınmalıdır. Malların dağıtım kanalları hususu da bu listeye dâhildir.[3] Şayet mallar ve hizmetler arasında çok yakın bir bağlantı varsa, biri bir diğerinin kullanımı için zorunlu veya önemli ise, bunlar tamamlayıcı olarak addedilmektedir. Bu halde tüketiciler, bu malın üretilmesi veya hizmetin sağlanması sorumluluğunun aynı işletmeye ait olduğu şeklinde bir inanca sahip olabilirler.[4]

Somut olayda da karşılaştırma konusu, bir tarafta 35. sınıfta yer alan mücevherat, saat ve saat parçaları satışı hizmeti, diğer tarafta ise 14. sınıfta yer alan değerli taşlar, mücevherat ve saatlerdir. OHIM’in önceki markanın içerdiği satış hizmetleri ile başvurusu yapılan markanın içerdiği malların aynı olduğu yönündeki tespitini, Mahkeme yerinde bulmuştur. OHIM’e göre bu hizmetlerin sunulduğu yerler ile söz konusu malların satıldığı yerler aynıdır.  Mahkeme’ye göre Davacı aksi yöndeki iddiasını ispatlayamamıştır.

Bir sonraki aşamada Mahkeme, markalar arasındaki ortak ayırt edici, baskın unsurların belirlenen ortalama tüketiciler nezdindeki bütünsel algısı açısından ele alınacak görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik konusuna geçmiştir.  Bu noktada Mahkeme ortalama tüketicinin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları tek tek analiz etmediği olgusunu hatırlatmıştır.[5]

Dava konusu markalar iki kelimeden oluşmaktadır. Markaların ilk “happy” kelimesi aynı, ikinci kelimeleri ise farklıdır. Bunun yanı sıra markaların uzunlukları çok benzerdir ki, içerdikleri hece sayısı aynı, harf sayısı ise neredeyse aynıdır.

Mahkeme’ye göre tüketiciler genellikle markaların ilk kısımlarına son kısımlarına nazaran daha büyük dikkat göstermektedir ve bu nedenle de markaların ilk ibarelerinin etkisi diğer kısımlara göre daha fazladır.[6] Buna göre OHIM’in bütünsel algı değerlendirmesi sonucunda, dava konusu markalar arasında belirgin düzeyde görsel benzerlik ve düşük düzeyde işitsel benzerlik mevcut olduğu tespiti, Mahkeme’ce yerinde bulunmuştur.

Kavramsal açıdan ise OHIM’e göre; (i) iki marka da belirsiz bir zaman diliminde mutlu olma anlamını içermektedir. (ii) Önceki tescilli “happy hours” markasının, içerdiği mallar dikkate alındığında tüketiciler nezdinde bir teşvik, ödül anlamı taşıdığı iddiası kabul edilemez. (iii) “Happy”, “hours” ve “time” kelimeleri temel İngilizce düzeyindedir ve açık anlamları itibari ile ilgili tüketicilerin bilgisi dâhilindedir.[7] Kaldı ki Tüzüğün 8/1 (b) maddesine göre bir markanın reddedilmesi için karıştırılma ihtimalinin tüm üye devletlerde ve bu bölgede konuşulan tüm dillerde aranması gerekmemektedir, Birliğin sadece bir bölgesindeki tüketicilerin algısı açısından dahi bu ihtimal dikkate alınır.[8] Mahkeme, OHIM’in bu tespitler ışığında markaların kavramsal olarak aynı olduğu tespitini de yerinde bulmuştur.

Bu kapsamda Mahkeme, Davacı şirketin “happy” kelimesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesinde dikkate alınmaması ya da çok az dikkate alınması yönündeki iddiasını, “hours” ve “time” kelimelerinin markaların ayırt edici, baskın unsurları olarak kabul edilemeyeceğinden dolayı reddetmiştir.

Benzerlik değerlendirmesinden sonra ele alınan karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde Mahkeme çok bilindik bir olguyu yine hatırlatmıştır: Mallar ve hizmetler arasındaki düşük düzeyde benzerlik olsa bile, bütünsel değerlendirmede markalar arasında bazen yüksek düzeyde benzerlik bulunabilir ya da tersi durumlar da söz konusu olabilir.[9]

Somut olayda, markaların içerdikleri mallar ve hizmetler arasındaki benzerlikten ve bütünsel algı değerlendirmesinde kavramsal açıdan aynı, işitsel ve görsel açıdan da belirgin düzeyde benzer olmalarından dolayı OHIM’in vardığı “markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur” sonucu Mahkeme’ce yerinde bulunmuştur. Mahkeme’ye göre Davacı şirketin önceki markanın ayırt ediciliğinin çok düşük, zayıf marka olduğu iddiası bu sonuca etki etmez. Önceki markanın ayırt edicilik düzeyi, tek başına değil diğer faktörlerle beraber dikkate alınması gereken bir unsurdur. Bazı durumlarda önceki markanın ayırt ediciliği düşük, zayıf marka olsa bile, markalar arasındaki veya markaların içerdikleri mallar ve hizmetler arasındaki benzerlikten dolayı karıştırılma ihtimali söz konusu olabilir.[10] Somut olayda da, önceki markanın ayırt ediciliği çok düşük, zayıf marka olmasına rağmen, diğer tüm unsurlar dikkat alındığında markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Sonuç olarak Mahkeme, OHIM’ın kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Uygulamada kural olarak, markalar arasında ayırt ediciliği düşük, zayıf ibarelerin ortak olması halinde karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyeceği kabul edilmektedir. Bu durumda ortak olmayan ibarelerin bir bütün olarak bıraktığı izlenim, algı inceleme konusu yapılacaktır. Bu noktada yeri gelmişken ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların değerlendirmesine ilişkin olarak  “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlıklı 2 Ekim 2014 tarihli Ortak Bildirge’yi (Bildirge’nin Türkçe metni TPE’nin http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/537BD8E1-A440-4621-85E5-B887F6AE2654.pdf adresinde yer almaktadır) ve bloğumuzun kurucu yazarı Önder Erol Ünsal’ın Bildirge hakkında kaleme aldığı http://iprgezgini.org/2014/11/27/ayirt-edici-gucu-olmayan-veya-ayirt-edici-gucu-zayif-olan-unsurlarin-karistirilma-olasiligina-etkisi-avrupa-marka-ve-tasarim-agi-ortak-bildirgesi/ yazısını okuyucularımıza hatırlatmak isterim.

Bu yazı konusu dava, ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde 2 Ekim 2014 tarihli Bildirge’deki genel kuraldan ayrık bir durum olarak ortaya çıkmıştır. Her ne kadar gerek markalar arasındaki gerek ortak kelime (“happy”), gerek diğer kelimeler (“hours”, “time”) ayırt ediciliği çok düşük, zayıf ibareler olsa da, karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde markaların içerdikleri “time” ve “hours” kelimelerinin kavramsal açıdan aynılığı, bütünsel değerlendirmede karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna götürmüştür. Eğer “happy” kelimesi yanında markalara, anlamları birbirinden farklı kelimeler eşlik etseydi, büyük ihtimalle aynı sonuca varılamayacağı, ortak “happy” kelimesinin karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde Bildirge’deki genel kural gereği dikkate alınmayabileceği ya da çok az dikkate alınabileceği kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 12 Kasım 2008 tarihli ecoblue OHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue) kararı, T‑281/07

[2] 18 Eylül 2008 tarihli Armacell OHIM kararı, C‑514/06 P

[3] 29 Eylül 1998 tarihli Canon kararı, C‑39/97 ve 14 Aralık 2006 tarihli Mast-Jägermeister v OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and Others) kararı, T‑81/03

[4] 13 Aralık 2007 tarihli Xentral v OHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) kararı, T‑134/06

[5] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverley Hills kararı, T‑162/01

[6] 13 Şubat 2007 tarihli Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR) kararı, T‑256/04

[7] 11 Temmuz 2007 tarihli El Corte Inglés v OHIM — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) kararı, T‑443/05

[8] 22 Ocak 2009 tarihli Commercy v OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel) kararı, T‑316/07

[9] 11 Kasım 1997 tarihli SABEL kararı, C‑251/95 ve 17 Ekim 2013 tarihli Isdin v Bial-Portela kararı, C‑597/12 P

[10] 11 Mayıs 2010 tarihli Wessang v OHIM — Greinwald (star foods) kararı, T‑492/08

101 ve 501 Markaları Benzer Mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 3 Haziran 2015 Tarihli Levi’s 501 Kararı, (T-604/13)

Levis_resim_2

Levi Strauss & Co. (“Levi’s”) firmasının “501” markasının tanınmışlığı ve çekiciliği herkesçe malum. Bu üç rakamdan oluşan sayı markası, sanırım dünya üzerinde en çok taklit edilen markalar arasındadır. Bu yazı konusu olan 3 Haziran 2015 tarihli Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararında Mahkeme, 501 markasının 101 markası ile “benzemediğine” yönelik OHIM kararını iptal etmektedir. Karar, kısa ve sayı markalarının benzerlik karşılaştırmasına yönelik ilginç tespitler içermektedir.  Kararın Almanca orijinal metnine okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164703&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52140 bağlantısından ulaşabilirler.

Olayın tarihçesi:

  • 14 Ekim 2010 tarihinde Almanya merkezli L&O Hunting Group GmbH (“L&O”) şirketi

   101

markasının, topluluk markası tescili için başvurmuştur. Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 18, 25 ve 35 sınıfları için yapılmıştır.

  • Başvuru 10 Aralık 2010 tarihli Bülten’de yayınlanmıştır.
  • 10 Mart 2011 tarihinde ABD, Kaliforniya merkezli Levi Strauss & Co. (“Levi’s”) başvuruya itiraz etmiştir. İtiraza dayanak olarak daha önce aynı sınıflarda topluluk markası olarak tescilli

501

markası gösterilmiştir. İtiraz gerekçesi olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) ve 8/5 maddeleri gösterilmiştir. Söz konusu maddeler, 556 sayılı KHK’nın aynı numaralı maddelerine tekabül etmektedir.

  • 18 Haziran 2012 tarihinde OHIM itiraz Bölümü, önceki tescilli markanın yüksek ayırt edicilik gücü ve tanınmışlığı nedeniyle iki marka arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığına, iki marka arasındaki düşük benzerlik düzeyinin ortalama tüketiciler nezdinde önceki tescilli markayı çağrıştırmayacağından önceki markanın tanınmışlık düzeyinden haksız yararlanma durumunun söz konusu olamayacağına karar vermiştir.
  • 17 Ağustos 2012 tarihinde Levi’s, OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu 6 Eylül 2013 tarihinde İtiraz Bölümü’nün kararını yerinde bularak itirazı reddetmiştir. Temyiz Kurulu, hitap edilen tüketici kitlesini orta düzeyde bilgilendirilmiş ve dikkat seviyesine sahip, Birlik bölgesinde yaşayan tüketiciler olarak belirlemiştir. İki markanın içerdikleri mallar aynıdır. Sonraki markanın ilk sayısının farklı olması ve 101 markasının “simetrik” görüntüsü itibariyle bir bütün olarak değerlendirildiğinde, iki marka arasındaki benzerliklerin daha arka planda kaldığını ve markaların görsel olarak farklı olduğunu tespit etmiştir. İşitsel ve kavramsal olarak da markaları, aynı nedenlerle bütünsel değerlendirmede farklı bulmuştur. Markalar arasındaki açık farklılık nedeniyle, Tüzüğün 8/5 maddesi değerlendirilmesinde göz önüne alınan 3 kümülatif koşulun mevcut olayda söz konusu olmadığını belirtmiştir.

OHIM sürecinin tamamlanmasının ardından Levi’s, OHIM kararının iptali için dava açmıştır. Davacı Levi’s’a göre OHIM Tüzüğün 8/1 (b) ve 8/5 maddeleri değerlendirmesinde hataya düşmüştür.

Öncelikle Tüzüğün 8/1 (b) maddesi uyarınca somut olayın incelemesine geçilmiştir. Buna göre tüketicilerin dava konusu markaların aynı işletmeden veya birbiri ile bağlantılı işletmelerden kaynaklandığı düşünmeleri halinde karıştırılma olasılığı mevcuttur.[1] Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesi somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak karar verilmelidir.[2] Bazı olaylarda markalar arasındaki yüksek derecedeki benzerlik, içerdikleri mallar veya hizmetler arasındaki düşük benzerliği bertaraf edebilirken, tersi durumlar da söz konusu olabilir.[3] Bu ihtimaller değerlendirilirken hitap edilen tüketici kitlesinin bilgilenme ve dikkat seviyesi belirlenmelidir.[4] Davacı, OHIM’in birlik üyesi ülkelerde yaşayan ortalama düzeyde bilgilenmiş ve dikkat seviyesine sahip tüketici kitlesi tespitine itiraz etmemiştir.   Mahkeme de OHIM’in tüketici kitlesi konusunda tespitini yerinde bulmuştur.

Dava konusu markaların aynı sınıfta yer alan malları içerdikleri konusu da ihtilaf dışıdır.

Davacı, OHIM’in benzerlik değerlendirmesinde markaların ilk sayısının farklı olması konusuna abartılı şekilde odaklandığını, diğer iki sayının aynı olmasını görmezden geldiğini iddia etmiştir. Davacıya göre sonraki markanın tek sayısının farklı olması, markalar arasındaki görsel ve işitsel farklılığı bertaraf etmez. OHIM kısa markaların benzerlik değerlendirmesinde markaların ilk unsurlarının farklı olmasına ağırlık vererek değerlendirme yapmasının, her olayda markaların benzemediği sonucuna götürmeyeceğini iddia etmiştir. Davacıya göre dava konusu olayda bütünsel değerlendirme ve önceki markanın tanınmışlık düzeyi dikkate alınmamıştır.

OHIM’e göre ise; markaların sektördeki sunum şekilleri dikkate alındığında her zaman görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesi eşit ağırlıkta olmayabilir. Tüketiciler giysileri görsel olarak algılamaktadır.  Bu nedenle bu alandaki markaların bütünsel görsel değerlendirmesi, işitsel değerlendirmeye göre daha fazla önem kazanacaktır.  Kısa markalarda en ufak bir farklılık bile bütünsel benzerlik değerlendirmesinde büyük etki yaratabilmektedir. Buna göre başvurusu yapılan markanın ilk sayısının farklı olması ve simetrik yapısı, markalar arasındaki bütünsel karşılaştırmada farklılık yaratmaktadır.  Bu nedenle markalar görsel olarak birbirinden farklıdır. Keza tüketicilere göre, marka ne kadar kısa ise bu tür farklılıklar bütünsel olarak o derece büyük etki yaratmaktadır.[5] Bunun yanı sıra tüketiciler markayı bir bütün olarak algılar ve marka içinde tek tek unsurlara dikkat etmez. Bu durum bir markanın kısa olması veya az unsurdan oluşması halinde daha da geçerli olmaktadır. Dava konusu olayda da markalar üç rakamdan oluşmaktadır ve sadece ilk rakamları değişiktir. Markalar kısa olduğundan, bu küçük farklılık bütünsel değerlendirmede markaları birbirinden farklı kılmaktadır. Keza bütünsel değerlendirmede 101 markası simetrik bir etki yaratırken, 501 markası asimetrik etkiye sahiptir. Dolayısıyla hitap edilen tüketiciler nezdinde farklı algı oluşturmaktadır. Malların tüketicilere sunuluş şekli ve tüketicilerin kıyafet alışverişinde bütünsel görsel algı ile karar vermeleri nedeniyle markaların iltibas tehlikesi de bulunmamaktadır.

Mahkeme’ye göre, markaların simetrik/asimetrik konusunda yaptığı değerlendirme noktasında OHIM’in verdiği karar yerinde değildir. Zira Mahkeme’ye göre bu noktanın tüketicilerin algısı açısından bir etkisi yoktur. Mahkeme açısından markalar arasında görsel açıdan belirgin bir benzerlik mevcuttur. Zira markaları oluşturan diğer iki rakam birbiri ile aynıdır. Kararda tüketiciler nezdindeki bütünsel değerlendirmede konusunda bu nokta dikkate alınmamıştır.

OHIM’in tespitine göre markalar işitsel olarak da benzememektedir. Malların doğası gereği ve tüketicilere görsel sunuluş tarzı itibari ile markalar arasındaki işitsel benzerliğe anlam atfedilemeyeceğinden, somut olayda işitsel benzerlik olduğu ileri sürülemez.

Mahkeme’ye göre OHIM işitsel olarak markaların benzemediği tespitinde hataya düşmüştür. Zira markalar arasında düşük de olsa işitsel benzerlik mevcuttur. Zira markaların aynı olan bölümü daha uzundur ve bu kısım her dilde aynı şekilde telaffuz edilir. Karar işitsel benzerliğe bu açıdan bakmamıştır.

Mahkeme, OHIM’in dava konusu markaların üç rakamdan ibaret sayıdan oluştuğundan ve bu tür sayıların anlam taşımadığı gerekçesi ile kavramsal benzerlik bulunmadığı yönündeki tespitini yerinde bulmuştur. Markaların son iki rakamlarının aynı olmasından dolayı görsel benzerlik, kavramsal benzerlik anlamına gelmemektedir. Çünkü sayılar anlamdan ziyade değer ifade etmek için kullanılmaktadır.

Tüm bu tespitler ışında Mahkeme’ye göre OHIM’in markalar arasında görsel ve işitsel benzerlik olmadığı tespiti yerinde değildir. Zira markalar arasında belirgin düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır. Dolayısıyla OHIM’in, tespit edilen bu benzerliği göz ardı ederek, şimdiye kadar oluşan kararlar ışığında önceki markanın tanınmışlık düzeyi ve yüksek ayırt edicilik düzeyini de dikkate almadan markaların içerdikleri mallar için karıştırılma ihtimali olmadığı yönünde kararı yerinde değildir. Bu nedenle OHIM kararının iptaline karar verilmiştir.

Kararda özellikle kısa ve sayı markalarının benzerlik değerlendirmesi ile farklılıklarının bütünsel değerlendirmede tüketiciler nezdindeki algısı konularındaki değerlendirmelerin dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. İlginç olan, bu değerlendirme sonucunda OHIM dava konusu markalarda benzerlik yok derken, Mahkeme belirgin düzeyde işitsel ve görsel benzerlik olduğuna karar vermiştir. Dava aleyhine sonuçlanan L&O firmasının, kararı temyiz konusu yapıp yapmadığını henüz bilmiyoruz. Şayet karar temyiz edilirse, 101 ve 501 markalarının benzerliği ve karıştırılma ihtimali olup olmadığı konusunda son kararı Temyiz Mahkemesi verecektir. Kararın temyiz aşamasının da takipçisi olacağız ve sonucundan okuyucularımızı haberdar edeceğiz.

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015   

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 29 Eylül 1998 tarihli Canon, C‑39/97, 22 Haziran 1999 tarihli Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97 kararları.

[2] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01 kararı.

[3] 13 Eylül 2007 tarihli Il Ponte Finanziaria/HABM, C‑234/06 P kararı.

[4] 13 Şubat 2007 tarihli Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T‑256/04 kararı.

[5] 6 Temmuz 2004 tarihli Grupo El Prado Cervera/HABM – Héritiers Debuschewitz [CHUFAFIT], T‑117/02, 20 Nisan 2005 tarihli Krüger/HABM – Calpis [CALPICO], T‑273/02, 13 Şubat 2007 tarihli Ontex/HABM – Curon Medical [CURON], T‑353/04 ve 21 Şubat 2013 tarihli Esge/HABM – De’Longhi Benelux [KMIX], T‑444/10 kararları

Bir Ortağın, Şirketten Habersiz Kendi Adına Marka Tescili Başvurusu Yapması “Kötü Niyet” Olarak Değerlendirilmiştir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, “Bol Aktörlü” Bir Hükümsüzlük Davasına İlişkin 16 Haziran 2015 Tarihli Kararı, (T-306/13)

Sınai haklar alanında çalışan meslektaşlarımın da çok iyi bildiği üzere, şirket ortakları arasında ticari başarı elde etmiş marka konusunda ihtilaf sıklıkla yaşanmaktadır. Ortaklardan biri markayı ilk kullananın kendisi olduğunu iddia ederken, diğer ortak da markanın kendi adına tescilinden dolayı hak sahibi olduğunu iddia eder. Bu yazı konusu kararda, Mahkeme dava konusu markayı şirketten “habersiz” şekilde kendi adına tescil eden ve aynı zamanda şirket müdürü olan ortağın hareketini “hileli” olarak nitelendirmiştir. Bu ortağın başvurunun yapıldığı sırada kötü niyetli olduğunun kabulü ile markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Bu yargılamadaki kötü niyet tespiti yapılırken birçok unsur bir arada değerlendirilerek sonuca varılmıştır.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165052&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52140 linkinden ulaşabilirler.

Olayın tarihçesi ve aktörleri aşağıdaki gibidir:

  • İrlanda merkezli LLR-G5 Ltd, 24 Eylül 1999 tarihinde organik G5 silikon üretmek üzere kurulmuştur. Şirket hisselerinin yarısı Bay R’ye diğer yarısı Bay V’ye aittir.
  • 2 Eylül 2003 tarihinde Bay I

resim_llrg5

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için OHIM’e başvurmuştur.

  • Başvurunun içerdiği mallar ve hizmetler Nice Sınıflandırması’nın 5. sınıfında yer alan “insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar; diyabetik ilaçlar, ürünler, alerji ürünleri, vitaminler”; 32. sınıfında yer alan “alkolsüz içecekler”; 44. sınıfında yer alan “sağlık ve veterinerlik hizmetleri”dir.
  • 24 Şubat 2004 tarihinde Bay R şirket içindeki müdürlük görevinden istifa etmiş ancak Ekim 2006 tarihine kadar LLR-G5 şirketinde ortak olarak kalmaya devam etmiştir.
  • 7 Nisan 2004 tarihinde Bay I başvurunun Bay R’ye devri için başvurmuştur. Başvuru sahibi değişikliği 10 Mayıs 2004 tarihinde sicile kaydedilmiştir.
  • Başvuru, 4 Ekim 2004 tarihinde ilan edilmiştir.
  • 21 Aralık 2004 tarihinde Bay R ve LLR-G5 şirketi bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre Bay R, LLR-G5 şirketine G5 ürününü üretmesi, satması ve LLRG5 markasını kullanması için inhisari lisans vermiştir.
  • Başvuruya itiraz olmadığından 27 Nisan 2005 tarihinde tescil edilmiştir.
  • 28 Eylül 2005 tarihinde LLR-G5 şirketi, İspanya merkezi Silicium España (“Silicium”) şirketine bir ihtarname göndererek, Bay R ve LLR-G5 şirketi arasında 21 Aralık 2004 tarihli LLR-G5 şirketi lehine tesis edilen inhisari lisans hatırlatılmıştır.
  • Bay R 7 Haziran 2007 tarihinde ölmüştür.
  • 11 Mart 2008 tarihinde LLR-G5, OHIM’e Bay R ile arasında imzalanan anlaşmayı göndererek LLRG5 topluluk markasının adına devrini talep etmiştir. OHIM 16 Ocak 2009 tarihli kararı ile söz konusu anlaşmada, Bay R’nin markayı LLR-G5 şirketine devri kararlaştırılmadığından bu talebi reddetmiştir. Karar temyiz edilmediğinden kesinleşmiştir.
  • 9 Şubat 2010 tarihinde LLR-G5 şirketi, LLRG5 topluluk markasının hükümsüzlüğü için OHIM’e başvurmuştur. Gerekçe olarak Tüzüğün 52/1 (b) maddesi gösterilmiş ve tescilin kötü niyetli yapıldığı iddia edilmiştir.
  • 2 Temmuz 2010 tarihinde Bay R’nin mirasçısı Bay C markanın kendi adına devri için talepte bulunmuştur. Talep kabul edilmiş ve marka Bay C adına 14 Temmuz 2010 tarihinde tescil edilmiştir.
  • 21 Şubat 2011 tarihinde Bay C markayı Silicum’a devretmiştir. Devir 25 Şubat 2011 tarihinde sicile kaydedilmiştir.
  • 20 Aralık 2011 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü, LLR-G5 şirketinin Bay R’nin LLRG5 markasının tescili konusunda Bay I’yı yanlış bilgilendirdiğinden dolayı kötüniyetli olduğu gerekçesi ile yaptığı hükümsüzlük başvurusunu, iddia ispatlanamadığından reddetmiştir.
  • 17 Şubat 2012 tarihinde LLR-G5 şirketi red kararı üzerine OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu 7 Mart 2013 tarihli kararı ile İtiraz Bölümü’nün kararını iptal ederek, LLRG5 markasının hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Temyiz Kurulu Bay R’nin başvuruyu dosyalarken kötü niyetli olduğunu tespit etmiştir.
  • Silicum bu karar üzerine 5 Haziran 2013 tarihinde Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Davacı Silicum’un Bay R’nin kötü niyetli davrandığı şeklindeki OHIM tespitinin yerinde olmadığı iddiası karşılığında Mahkeme öncelikle şu tespitte bulunmuştur: Bilindiği üzere topluluk marka sistemi, Tüzüğün 8/2. maddesine göre “önceki tarihli başvuru” prensibi üzerindedir. Buna göre bir marka ancak önceki tarihli başka bir başvuru/marka mevcut olmadığı sürece tescil edilebilir. Ancak bu prensip, Tüzüğün 52/1 (b) maddesi düzenlemesi ile kısıtlanmıştır. Yani bir başvuru kötü niyetle yapılmışsa, o tescilin hükümsüzlüğüne karar verilebilmektedir. Bu nedenle hükümsüzlük talebinde bulunan kişinin, başvuru sırasında kötü niyetli davranıldığı iddiasını ispatlaması gerekmektedir. AB mevzuatında Tüzüğün 52/1 (b) maddesinde yer alan kötü niyet iddiasının ne şekilde ve hangi içerikte ispatlanacağı açıklanmamıştır, düzenlenmemiştir.[1]  Buna rağmen Mahkeme bu konuda hangi hususların dikkate alınacağını birçok kararında göstermiştir.

Mahkeme’ye göre kötü niyetinde tespitinde başvurunun yapıldığı sıradaki somut olaya ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak; 1) Başvurucunun başvurunun yapıldığı sırada markanın aynı veya benzerinin en az bir üye devlette bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği, 2) Başvurucunun, önceki markanın kullanmasını engellemeye yönelik niyeti, 3) Başvurusu yapılan ve diğer kişi tarafından önceden kullanılan markanın tanınmışlık ve ayırt edicilik düzeyi konularında yapılacak araştırmaya göre değerlendirme yapılmalıdır. (Not: Bu hususların ve referans olarak gösterilen Lindt Goldhase kararı, sitemizde daha önce yazı konusu yapılmıştır. Bu yazıya http://iprgezgini.org/2015/05/25/meshur-paskalya-tavsani-karari-adalet-divani-lindt-goldhase-tescilindeki-kotu-niyet-iddiasini-tartisiyor-c-52907/ linkinden ulaşabilirsiniz.)

Daha önceki verilen kararlara göre Mahkeme’nin kötü niyetin tespiti konusundaki değerlendirmesi, sadece yukarıda belirtilen unsurlarla sınırlı değildir. Bu unsurlara ek olarak, somut olayın bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Buna göre Tüzüğün 52/1 (b) maddesine göre yapılacak bütünsel değerlendirmede, markanın kökeni, kullanımı, başvurunun altında yatan ticari niyet/mantık ve olayların tarihsel akışının da aynı zamanda dikkate alınması gerekmektedir.[2]

Somut olayda OHIM, Bay R’nin başvuruyu yaparken kötü niyetli davrandığı tespitini, LLR-G5 şirketinin sunduğu belgelere dayandırmıştır. Bu belgelerden anlaşıldığına göre Bay R şirket müdürü olmasına rağmen şirketi bilgilendirmeden ve şirkete danışmadan, şirketin ticaret unvanının çekirdek unsurunu kendi adına tescil ettirmiştir. Bay R bilerek şahsi menfaatini şirket menfaatinin üzerinde tutmuştur ve şirketin bu markayı kullanarak ticaret yapmasını engelleyerek şirkete ciddi suretle zarar verebileceğini bilmektedir.

Diğer yandan OHIM’e göre sunulan belgeler, LLRG5 markasının Fransa ya da başka bir yerde Bay R’ye ait olduğunu göstermemekte, Bay R tarafından kullanılan tek markanın LLRG5 değil G5 olduğunu göstermektedir. Ek olarak, OHIM’e göre ne taraflar arasında anlaşma ne de ihtarname LLGR5 markasının Bay R’ye ait olduğu ispatlayabilmektedir. Son olarak Bay R’nin neden markayı kendi adına Eylül 2003’de tescil ettiği konusunda açıklama yapılamamaktadır.

Davacı Silicum şirketine göre ise Bay R’nin LLRG5 markasını tescil ettirmesinin altında yasal bir menfaat yatmaktadır. Yine Davacı’ya göre OHIM kötü niyet tespitinde yeterli ve inandırıcı delile dayanmamaktadır.

Mahkeme Davacı’nın yetersiz delil iddiasını kabul etmemiştir. Zira sunulan belgelerin usulüne uygun alınmış resmi belgeler ve bilgiler olduğunun altını çizmiştir. Bu belgelerin içeriğinden ve yeminli tanık ifadelerinden tereddütsüz olarak, LLRG5 markasının başvurusunun yapıldığı sıradaki olaylar, kişiler ve tarihler anlaşılmaktadır. Ek olarak Bay R’nin LLR-G5 şirketinin 1999 yılından beri LLR-G5 ibaresini ticaret unvanı olarak kullandığını bilmesine rağmen başvuruyu şirketi haberdar etmeksizin kendi adına tescil etmesinin altındaki şahsi menfaatin, dürüstlük kuralına aykırı ve ticari hayatın olağan ticari akışına aykırı olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir. Buna göre sunulan belgelerin bir iddiayı ispatlamak için aranan nitelikleri haiz, somut ve güvenilir olduğuna karar verilmiştir.[3]

Her ne kadar, başvurunun yapıldığı sıradaki “niyet” değerlendirmesi subjektif bir kavram olsa da olayın objektif koşullarının değerlendirilmesi neticesinde bir sonuca ulaşmak mümkündür. Buna göre niyet değerlendirmesi yapılırken başvurucunun, (i)pozisyonu gereği yaptığı somut hareketleri, (ii)söz konusu markanın önceki kullanımına dair bilinç düzeyi, (iii)hükümsüzlük talep edenle sözleşmesel, sözleşme öncesi ve sonrası ilişkisi, (iv)karşılıklı hak ve yükümlülükler, (v)şirket içindeki mevcut veya önceki görevi gereği sadakat ve dürüstlük yükümlülüğü ve (vi)marka konusunda çatışan menfaat tablosu gibi tüm somut koşullar dikkate alınır.

Mahkeme her ne kadar Bay R’nin şirket müdürlüğü görevinden istifa etmesi ve başvuruyu neden kendi adına tescil ettirmesi konusunda detayların eksik olduğunu belirtse de, tüm belgelerden şirketin 20 Eylül 1999 tarihinde Bay R ve Bay V tarafından kurulduğu ve şirketin kuruluşunda bu iki ortak müdürün ticaret unvanında, o tarihten bu yana LLR-G5 ibaresini kullandıklarını açıkça tespit etmiştir. Yine her ne kadar taraflar arasında o tarihteki ortak niyetin ne olduğunu kesin şekilde ortaya koymak mümkün değilse de, dosyadan Bay R’nin LLRG5 ibaresi üzerinde hakkını saklı tuttuğuna dair sonuç çıkarmak da mümkün değildir. Davacı, Bay R’nin marka üzerinde münhasır hak sahibi olduğu konusundaki iddiasının temeline dair dayanak bir belge sunamamıştır. OHIM de bu iddiaya karşılık, Bay R’nin başvurunun yapıldığı sırada LLRG5 markasını ne kullandığını ne de kullanmaya niyeti olduğunu ispatlayabildiğini; bu nedenle de başvuru yapıldığı sırada Bay R’nin münhasır hak sahibi olduğu sonucuna varılamayacağını belirtmiştir.

Bu nedenle Mahkeme başvuru yapıldığı sırada Bay R’nin marka üzerinde münhasır hak sahibi olduğu iddiasının ispatlanamadığına karar vermiştir. Bu konuda sunulan belgelerin en fazla Bay R’nin Fransa’da “G5” veya “Silanol” markası üzerinde hak sahipliğini gösterdiğini belirtmiştir.

Kaldı ki Bay R, LLR-G5 şirketi içindeki rolü gereği “şirketin işlerinde” 1999-2003 tarihleri arasında dava konusu markayı kullanmıştır. Bu nedenle Bay R’nin, şirket ticaret unvanı ve ürünlerin markası olarak dava konusu markayı kullandığı kabul edilmelidir. Bu nedenlerle tüm süreç boyunca Bay R’nin dava konusu marka üzerinde şahsi olarak münhasır hak sahibi olduğu iddia edilemez. Bu sonucun aksi, dosyaya sunulan ve Davacı tarafından Bay R’nin hak sahibi olduğuna ve LLR-G5 şirketine inhisari lisans tanıdığı iddiasına dayanak olarak gösterilen anlaşma ve ihtarnamelerden de çıkarılamaz. Keza, dosyaya sunulan diğer tüm deliller ve olayların kronolojisi ışığında, Davacının iddia ettiği sonuca varılamaz. Bahse konu anlaşma Bay R’nin şirketten ayrılması sırasında iki ortağın bölünen ticari menfaatlerini, rekabet yasağını ve ilişkilerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme, tüm bu tespitlere dayanarak Bay R’nin ayrıldığı şirket içindeki pozisyonu gereği şirket menfaatlerini korumakla yükümlülüğü, kendisi adına yapılacak bir tescilin şirkete zarar vereceğini bilmesi, tescil konusunda şirketi bilgilendirmemesini “hileli davranış” olarak nitelemiş ve OHIM kararındaki gibi Bay R’nin markanın başvurusunun yapıldığı sırada kötü niyetli olduğuna karar vermiştir. Dolayısıyla davayı red ederek, OHIM’in kötü niyetli yapıldığından markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararını yerinde bulmuştur.

Yazının girişinde de belirtildiği üzere ülkemizde de ortaklar arası marka ihtilafı sıklıkla görülmekte ve bu konuda yargılama kapsamında tarafların sundukları deliller ışığında kötü niyet tespitine varılabilmekte ve akabinde de hükümsüzlük/iptal kararı verilebilmektedir. Ancak kötü niyetin tespitine rağmen, markanın tescilli olduğu dönemde kötü niyetli tescil sahibinin marka hakkına dayanarak yaptığı girişimler haksız olarak nitelendirilmemekte, tazminat konusu olmamaktır. Bu durum gerçek hak sahibi açısından ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Oysaki kötü niyetin hiçbir hukuk düzeninde himaye göremeyeceğine ilişkin evrensel hukuk kuralı karşısında, kötü niyetle yapılmış haksız tescil kullanılarak verilen zararlardan kötü niyetli tescil sahibinin muaf tutulması, kanımca bu kural ile tezat bir fikri ve sınai haklar uygulaması olarak ortaya çıkarmaktadır.

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 26 Şubat 2015 tarihli Pangyrus OHIM — RSVP Design (COLOURBLIND) kararı, T‑257/11

[2] 14 Şubat 2012 tarihli Peeters Landbouwmachines OHIM — Fors MW (BIGAB) kararı, T‑33/11)

[3] 16 Kasım 2011 tarihli Buffalo Milke Automotive Polishing Products v OHIM — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) kararı,T‑308/06

Karakterize Edilmiş Harf Markalarında Görsel Benzerlik Değerlendirmesi Her Zaman Kolay Olmuyor. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 25 Haziran 2015 Tarihli “dm/M” Kararı (T‑662/13)

556 sayılı KHK’nın aynı maddesine tekabül eden 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında markaların görsel benzerlik değerlendirmesinde her zaman çok kolay bir sonuca ulaşmak mümkün olmamaktadır. Özellikle kelime markaları dışında, karakterize edilmiş şekil markalarının görsel benzerlik karşılaştırmasına temel teşkil eden “algı” değerlendirmesi zaman zaman karışıklık yaratabilmektedir. Bu yazı konusu kararda Genel Mahkeme, önüne gelen davadaki benzerlik değerlendirmesinde, başvurusu yapılan yüksek düzeyde karakterize edilmiş şekil markasının “DM” mi yoksa “M” mi olarak algılanacağı konusuna odaklanmıştır.

Kararın orijinal metnine, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165225&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52140 linkinden ulaşılabilir.

Olayın tarihçesi şu şekilde gelişmiştir:

  • 15 Şubat 2011 tarihinde Barselona/İspanya merkezli Diseños Mireia şirketi figüratif,

DM_1

markasının, topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Nice Sınıflandırması’nın 14.sınıfında yer alan “değerli metaller ve alaşımlar, değerli madenlerden ve kaplamalardan yapılmış eşyalar, mücevherat, değerli taşlar, zaman gösteren aletler” için yapılmıştır.

  • Başvuru, 1 Mart 2011 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiştir.
  • 17 Mayıs 2011 tarihinde Karlsruhe/Almanya merkezli dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (“DM”),başvuruya itiraz dosyalamıştır. İtiraz dayanağı olarak daha önceden kelime markası olarak 14. sınıfta yer alan ‘mücevherat, zaman gösteren aletler”  için tescilli

“dm”

markası, gerekçesi olarak da 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesi gösterilmiştir.

  • 23 Nisan 2012 tarihinde İtiraz Bölümü, itirazı reddetmiştir.
  • 9 Mayıs 2012 tarihinde “DM”, OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • 11 Eylül 2013 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu, itirazı tekrar reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre itiraz konusu markaların içerdikleri mallar, kısmen aynı, kısmen benzer, kısmen farklı olmakla beraber başvurusu yapılan marka karakterize edilmiş “M” harfiyle, önceki tescilli marka ise sadece “d” ve “m” harfleriyle algılanmaktadır ve markalar bu halleriyle görsel, işitsel ve kavramsal olarak birbirine benzememektedir. Sonuç olarak, markalar arası bir benzerlik olmadığından, Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında bir karıştırılma ihtimalinden söz edilemez. Temyiz Kurulu, bu tespit nedeniyle önceki tescilli markanın yüksek ayırt ediciliği konusunda karar vermeye gerek görmemiştir.

DM konuyu Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşımıştır. Davacı DM’ye göre dava konusu her iki marka da “d” ve “m” harflerinden oluşmaktadır ve bu nedenle de görsel ve işitsel olarak benzerdir. Diğer yandan, markaların içerdikleri mallar da aynı ve benzer olup, “dm” markasının yüksek ayırt ediciliği de dikkate alındığında OHIM’in verdiği karar hatalıdır.

İlgili mallar veya hizmetlerin hitap ettikleri tüketici kitlesi nezdinde, aynı işletmeden veya ekonomik olarak birbiri ile bağlantılı işletmelerden kaynaklandığının algılanması ile oluşacak karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmede, tüm unsurlar bir bütün olarak dikkate alınacaktır.[1] Tüzüğün 8/1 (b) maddesinin uygulanmasının ön şartı, hem mallar ve hizmetlerin aynı ve benzer olması, hem de markaların aynı ve benzer olmasıdır. Bu ön şartı oluşturan unsurlar kümülatiftir ve aynı anda iddia edilerek, ispatlanmalıdır.[2]

Karıştırılma ihtimali olgusunun değerlendirmesinde dikkate alınacak ilgili tüketici kitlesinin, bilindiği üzere iyi düzeyde bilgilenmiş, gözlemci ve dikkatli olması gerekir. Tüketici kitlesinin dikkat seviyesi her somut olayın özeliklerine ve özellikle mallar ve hizmetlerin çeşidine göre farklılık gösterir.[3]

OHIM Temyiz Kurulu’nun kararından anlaşılacağı üzere OHIM ilgili tüketici kitlesini, AB bölgesinde yaşayan, kuyumculuk, mücevher satıcılığı, giysi tasarımcılığı ve satıcılığı yapan profesyoneller olarak belirlemiştir. Bu tespit, taraflar arasında ihtilaf dışıdır. Yine tarafların itiraz etmediği bir diğer OHIM tespiti, dava konusu markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin pahalıya satışa sunulması özelliği dikkate alındığında, ilgili tüketici kitlesinin dikkat seviyesi oldukça yüksektir. OHIM tespitine göre markaların içerdikleri mallar da yukarıda belirtildiği üzere kısmen aynı, kısmen benzer, kısmen de farklıdır.

Yine bilindiği üzere karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde, ihtilaf konusu markaların ayırt edici ve esas unsurlarının görsel, işitsel ve kavramsal karşılaştırmaları yapılmalı, ortalama tüketici üzerinde bir bütün olarak bıraktıkları izlenim dikkate alınmalıdır. Önceki tescilli marka iki sessiz harften oluşan “dm” markasıdır. OHIM’e göre başvurusu yapılan şekil markası ise, yüksek derece karakterize edilmiş “M” harfi olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla OHIM’e göre; iki markanın kısa, önceki markanın sadece “d” ve “m” harflerinden oluşmasından, başvurusu yapılan markanın ise yüksek derecede karakterize edilmiş “M” harfi olarak algılanmasından dolayı görsel, işitsel ve kavramsal farklılıklar dikkate alınarak, markalar bir bütün olarak farklı izlenim bırakmaktadır.

Mahkeme’ye göre somut olayda sorulması gereken ana soru; gerçekten de ilgili tüketici kitlesinin başvurusu yapılan markada, karakterize edilmiş “M” harfi ile birlikte “D” harfini de algılayıp algılamadıkları noktasıdır.  Mahkeme sorunun cevabını “olumsuz” vermiştir. Mahkeme, OHIM’in tespitine paralel olarak, başvurusu yapılan markanın karakterize ediliş tarzı itibari ile D harfinin yuvarlak kısmının tamamlanmadığını, boşluk olduğunu, dolayısıyla tüketiciler tarafından “D” harfi olarak algılanmayacağını belirtmiştir. Şekilden “D” harfi olarak iddia edilen kısım “M” harfinin diğer yarısı olarak algılanmaktadır.

Diğer yandan Mahkeme’ye göre, başvurusu yapılan markanın ‘Diseños Mireia’ şirketinin ticaret unvanını oluşturan kelimelerin ilk harflerini oluşturduğu iddiası kabul edilemez. Zira bu iddia, başvuru yapılan markanın bu ticaret unvanı ile birlikte kullanıldığı ve tüketiciler tarafından bu şekilde algılanacağı olgusuna dayanmıştır, ancak bu olgu ispatlanamamıştır. Kaldı ki, davacı bu iddiaya da dayanamaz çünkü içtihatlar ışığında karşılaştırma, markaların tek başına yahut başka unsurlarla birlikte kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın tescil edildiği veya başvurusunun yapıldığı halleri dikkate alınarak yapılır.[4]

Görsel açıdan yapılan karşılaştırmada, şimdiye kadarki içtihatlar ışığında kelime markası ile şekil markası arasında bir benzerlik olamayacağı şeklinde kesin bir tespit yapılamaz.[5] Somut olayda da önceki tescilli marka, şekil içermeyen normal fontlarda “d” ve “m” harflerinden oluşan bir kelime markası iken, başvurusu yapılan marka yüksek düzeyde karakterize edilmiş şekilsel “M” harfinden oluşmaktadır.  Bu nedenle Mahkeme, OHIM tespitine paralel olarak dava konusu markaları görsel olarak bir bütün açıdan farklı bulmuştur.

Mahkeme’ye göre işitsel açıdan her ne kadar başvurusu yapılan marka, büyük “M” harfinden oluşsa da ilgili tüketici kitlesi bu markayı algıladıkları şekilde yani M harfi olarak telaffuz etmek yerine, markanın çok özel karakterize edilmiş şekli nedeniyle onu tasvir etmeyi tercih edeceklerdir.[6] Dolayısıyla Mahkeme’ye göre dava konusu markalar işitsel olarak da farklıdır.

Dava konusu markaların anlamları olmadığından kavramsal karşılaştırması Mahkeme’ye göre yapılmayacaktır.

Sonuç olarak, Mahkeme OHIM’in dava konusu markaların bir bütün olarak farklı olduğu tespitini yerinde bulmuştur.

Bilindiği üzere, bir marka ne kadar ayırt edici ise, karıştırılma ihtimali o derece fazladır. Bu nedenle, ister doğası itibariyle ister sektördeki tanınmışlığı itibariyle yüksek derecede ayırt ediciliğe sahip bir marka, düşük düzeydeki ayırt ediciliğe sahip markaya göre daha geniş korumadan yararlanmaktadır. Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde, önceki markanın ayırt edicilik düzeyi, dikkate alınması gereken bir noktadır. [7]

Ancak somut olayda OHIM, dava konusu markalar Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında benzer olmadığından, önceki markanın iddia edilen yüksek tanınmışlık düzeyine ilişkin bir inceleme yapmaya gerek duymamıştır. Davacı ise önceki markanın özellikle Almanya’da çok tanınmış olmasına rağmen OHIM’in usul ekonomisini bahane ederek, bu hususu karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde dikkate almadığını iddia etmiştir. OHIM ise davacının iddiasını yani 14. sınıf için önceki tescilli markanın çok yüksek derecede tanınmış olduğunu ispatlayamadığını iddia etmektedir.

Mahkeme bu konuda OHIM’ın yukarıdaki tespitine hak vererek, dava konusu markalar arasında benzerlik yoksa önceki markanın tanınmışlık düzeyi hakkında inceleme yapılmasına gerek olmadığına karar vermiştir.[8]  Keza Mahkeme’ye göre davacı tarafından tanınmışlığa dair sunulan belgelerin, “dm” markasının “mücevherat” için tanınmış olduğunu ispatlayamamıştır. Sunulan belgeler, bu markanın Almanya’da niteliği itibari ile çeşitliliği ve sayısı fazla eczane ürünlerinin satışındaki tanınmışlığına ilişkin olup, bu belgelerden hareketle önceki markanın “otomatik” olarak 14 sınıf için tanınmış olduğu sonucunun çıkarıldığı iddiası dinlenemez.

Somut olayda karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirmesinde OHIM, markaların birbirinden farklı olduğundan dolayı karıştırılma ihtimalinin de otomatik olarak kapsam dışı kaldığını belirtmiştir. Mahkemeye göre de yukarıda belirtildiği üzere dava konusu markalar birbiri ile benzer olmadıklarından Tüzüğün 8/1 (b) maddesini uygulanmasının ön koşulu gerçekleşmemiştir.

Sonuç olarak somut olayda önceki markanın ayırt edicilik düzeyinden ve içerdikleri malların aynı ve benzerliğine yönelik tespitten bağımsız olarak, karıştırılma ihtimali söz konusu değildir. Bu nedenlerle Mahkeme OHIM kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

 

Şayet bu dava konusu markaDM_2

olarak, yani ticaret unvanı ile birlikte başvurusu yapılsaydı, Genel Mahkeme yine markanın “M” harfi şeklinde algılanacağına hükmedermiydi bilinmez. Ancak Genel Mahkeme yukarıdaki kararda görsel benzerlik esasını oluşturan algı değerlendirmesinde önemli bir sınırı hatırlatmıştır: “Görsel benzerlik karşılaştırması, markaların tek başına yahut başka unsurlarla birlikte kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın tescil edildiği veya başvurusunun yapıldığı halleri dikkate alınarak yapılır.”

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01 karar.

[2] 11 Temmuz 2007 tarihli Mülhens v OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04 ve 9 Mart 2007 tarihli Alecansan OHIM, C‑196/06 P kararlar.

[3] 13 Şubat 2007 tarihli Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04 karar.

[4] 8 Aralık 2005 tarihli Castellblanch OHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04 karar.

[5] 15 Aralık 2007 tarihli Sunplus Technology v OHIM — Sun Microsystems (SUNPLUS), T‑38/04 karar.

[6] 22 Eylül 2011 tarihli ara v OHIM — Allrounder (A with two triangular motifs), T‑174/10, kararı.

[7] 17 Nisan 2008 tarihli Ferrero Deutschland v OHIM, C‑108/07 P ve 28 EkimOctober 2010 in Farmeco OHIM — Allergan (BOTUMAX), T‑131/09 kararları

[8] 25 Haziran 2008 tarihli Otto v OHIM — L’Altra Moda (l’Altra Moda), T‑224/06 kararı.

IPR Gezgini Arşivi ve Geleceğe Yönelik Planımız

iprgezgini.logo.yeni

 

IPR Gezgini’nin şimdilik 170’i aşkın yazıdan oluşan arşivini, yazı başlıkları ve bağlantılarıyla birlikte aşağıda bulacaksınız.

İçerik ve yayın formatı anlamında Türkiye’de şu anda benzeri bulunmayan ve yazarlarınca herhangi bir karşılık beklenmeksizin hazırlanan IPR Gezgini bundan sonra da aynı amatör ruhla yayına devam edecek.

2015 başlarında 2 kişiye (Önder Erol Ünsal, Gülcan Tutkun Berk) ulaşan kadrosuna, Haziran 2015’te üçüncü yazarını (H. Tolga Karadenizli) dahil eden IPR Gezgini, yeni katılımlardan memnuniyet duyacaktır. Sürekli yazı veremeyecek durumda olsalar da, yazılarını yayınlatmak isteyen kişilere de, IPR Gezgini‘nin kapısı her zaman açık olacak ve bu yazarlar “katkı sağlayan” sıfatıyla yazılarını sitede yayınlayabilecektir.

Okuyucularımızdan beklentimiz bizi heyecanla takip etmeye devam etmeleri, IPR Gezgini‘ni mümkün olduğu ölçüde çevrelerine duyurmaları ve siteyi veya yazıları sosyal medyada (Facebook, Twitter, LinkedIn, vd.) paylaşmak suretiyle, siteyi henüz haberdar olmayanlara tanıtmalarıdır. Özellikle akademisyen okuyucularımızın siteyi öğrencileri ile paylaşmalarından, diğer tüm meslek gruplarındaki okuyucularımızın ise meslektaşlarına ve ilgililere siteden bahsetmelerinden memnuniyet duyacağız.

Arşivimizi ileride daha da genişletmek, konularımızı çeşitlendirmek ve yazar sayımızı artırmak temennileriyle, koleksiyonumuzu bilgilerinize tekrardan sunuyoruz: 

  • Sloganlardan Oluşan Markaların Ayırt Edici Niteliği –  Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Innovation for the Real World” kararı (T-515/11) http://wp.me/p43tJx-2 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı “Colloseum v. Levi Strauss” Ön Yorum Kararı  –  Bileşke Markalarda Gerçek Kullanım Sorunu http://wp.me/p43tJx-V (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Korsan Parti Hareketi – Fikri Mülkiyet Hakları Korumasında Aşırılığa Karşı Toplumsal Tepki http://wp.me/p43tJx-1a (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Soyadlarının Marka Olarak Tescil Edilebilirliği Konusunda A.B.D. Mevzuatında Yer Alan Düzenleme ve USPTO Uygulama Esasları http://wp.me/p43tJx-2f (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvurularının Tespit Edilmesinde Uygulanabilecek Bazı İlkeler Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Ön Yorum Kararı (C-320/12) http://wp.me/p43tJx-2l (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Günlük Yaşama Ait Terimlerin Ayırt Edici Niteliği – Birleşik Krallık’ta “The Works” ve “The Basics” Kararları http://wp.me/p43tJx-2q (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Ses Markalarının İşlevsel Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin Değerlendirme İlkeleri – USPTO Temyiz Kurulu “SUTRO” Kararı http://wp.me/p43tJx-2t (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • OHIM Temyiz Kurulu “Tony Montana” Kararı – Kurgu Karakterlerin İsimlerinden Oluşan Markalar ile Telif Haklarının İhtilafı ve Kötü Niyetli Başvuru Sonucu Tescil Edilmiş Markalar Hususu http://wp.me/p43tJx-2y (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Adalet Divanı “Céline” kararı (C-17/06) –  Tescilli Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Ticaret Unvanı, Şirket veya Dükkan İsmi Olarak Kullanımı ve Taslak Direktifle Öngörülen Düzenleme http://wp.me/p43tJx-2C (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • İhtilaf Dışı Üçüncü Kişiler Adına Önceden Tescilli Markaların Karıştırılma İhtimaline Etkisi – A.B.D. Örneği http://wp.me/p43tJx-2J (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “du Pont” Faktörleri – Karıştırılma Olasılığının Tespitinde A.B.D.’nde Kullanılan Testler http://wp.me/p43tJx-2M (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Madrid Protokolü çerçevesinde Uluslararası Marka Tescillerinde Sınıflandırma Sorunları http://wp.me/p43tJx-2O (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Madrid Protokolü Yoluyla Uluslararası Marka Tescil Sistemi http://wp.me/p43tJx-2Q (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Adalet Divanı “Bravo” kararı çerçevesinde Topluluk Marka Direktifi 3(1)(d) bendinin analizi ve 556 sayılı KHK 7/1-(d) bendi ile içerik karşılaştırması http://wp.me/p43tJx-2U (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Tescilsiz Markalara Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Sağlanan Koruma ve Kapsamı http://wp.me/p43tJx-2Z (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Muvafakat Mektubu (Letter of Consent) Üzerine Tescil Sorunu http://wp.me/p43tJx-35 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik” Kavramının Eleştirisi http://wp.me/p43tJx-3a (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Elimizde Karıştırılma İhtimali Kalmamış, Onun Yerine Size İlişkilendirilme İhtimali Verelim http://wp.me/p43tJx-3g (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Marka İncelemesinde Mutlak Ret Nedenleri http://wp.me/p43tJx-3j (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Topluluk Marka Hukuku http://wp.me/p43tJx-3o (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Topluluk Markası Sistemi http://wp.me/p43tJx-3s (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Nicé Sınıflandırmasının Genel Yapısı, Etkisi ve Sınıflandırma İlkeleri http://wp.me/p43tJx-3y (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Madrid Protokolü çerçevesinde Esas Tescile veya Başvuruya Bağımlılık http://wp.me/p43tJx-3C (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Kapatmak” ve “Veni Vidi Vici” http://wp.me/p43tJx-3G (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer Altıncı Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar – “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi’nin Uygulamasına ilişkin Rehber”de Maddenin Analizi http://wp.me/p43tJx-3O (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Marka Kanunları Hakkında Singapur Andlaşması – Andlaşmanın Amacı, Geçmişi ve Yapısı http://wp.me/p43tJx-3U (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Streamserve” kararı – Aynı Markanın Farklı Ülkelerde Önceden Tescil Edilmesi Hususunun ve İnceleme Ofisinin Önceki Kararlarının Marka İncelemesine Etkisi – http://wp.me/p43tJx-3Y (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Paris Sözleşmesi’nin Dördüncü Mükerrer Altıncı Maddesine (Article 6quinquies) Dünya Ticaret Örgütü Temyiz Organı Tarafından Getirilen Yorum http://wp.me/p43tJx-42 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Irkçı – Ayrımcı Kelimelerden / Sembollerden Oluşan Markalar ve Kamu Düzenine Aykırılık – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “PAKI” kararı ve Türkiye Özelinde Bazı Görüşler http://wp.me/p43tJx-4c (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Ayırt Edici Nitelikten Yoksun ve Tanımlayıcı Markaların Değerlendirilmesi – Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın C-90/11 sayılı Kararı http://wp.me/p43tJx-4k (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “What About Transits?” – Transit Mallar Hakkında Adalet Divanı’ndan Geç Kalmış Yanıt http://wp.me/p43tJx-4p (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • OHIM Temyiz Kurulu (Board of Appeal) hakkında http://wp.me/p43tJx-4s (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Tanınmışlık Benzer Marka Değerlendirmesini Ne Derecede Değiştirebilir? “NC NICKOL & NIKE Kararı” http://wp.me/p43tJx-4w (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Tosca Blu” ve “El Corte Ingles” Kararları ve Tanınmış Markaların Adalet Divanına göre Değerlendirmesi http://wp.me/p43tJx-4C (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik İddiasının İspatlanmasında Tüketici Anketleri – İsviçre’den bir Mahkeme Kararı http://wp.me/p43tJx-4H (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Marka İtirazlarında Açık Büfe veya Fiks Menü Tarifeler http://wp.me/p43tJx-4L (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Üç Boyutlu Markalarda Grafik Gösterim ve Ayırt Edici Nitelik Tartışması  – Almanya’dan bir Mahkeme Kararı http://wp.me/p43tJx-4R (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Bir Marka Türü olarak “Marka Serileri” http://wp.me/p43tJx-4U (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Sabel v. Puma ; Canon v. MGM ; Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel ; Marca Mode v. Adidas Davaları ve Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesinin Temel İlkeleri http://wp.me/p43tJx-4Y (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “IP TRANSLATOR” Davası ve Nicé Sınıflandırmasında Sınıf Başlıklarının Kapsamı Sorunu http://wp.me/p43tJx-54 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • IP TRANSLATOR I – İlahlar Böyle İstedi – C-307/10 sayılı ECJ Kararı http://wp.me/p43tJx-59 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • IP Translator II – OHIM Reaksiyonu yani 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi http://wp.me/p43tJx-5i (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • IP Translator III – Birinci Dalga Eleştiriler http://wp.me/p43tJx-5o (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • IP Translator IV – “Sınıf Kapsamları” Çalışması – Avrupa Birliğinde Sınıf Başlıklarının Revizyonu Projesi http://wp.me/p43tJx-5u (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • IP Translator V – Alman Patent ve Marka Ofisinin Reaksiyonu http://wp.me/p43tJx-5z (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • IP Translator VI –  AB Üyesi Ülkelerin ve OHIM’in “IP Translator” Kararının Uygulamasıyla ilgili Ortak Bildirisi http://wp.me/p43tJx-5D (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor – Peki Katı Marka Uzmanları Ne Oluyor? http://wp.me/p43tJx-5H (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Madrid Protokolü kapsamındaki Uluslararası Marka Başvurularına ilişkin Ret Kararları, İlgili Düzenlemeler ve Süre Limitleri http://wp.me/p43tJx-5L (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Madrid Protokolü’nde Statü Bildirim Yazıları ve Kesin Karar Bildirimleri http://wp.me/p43tJx-5Q (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Royal Shakespeare” kararı – Tiyatro Yapımları (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Tescili Ulusal Başvuruya Dönüştürme (Transformation) İşlemi http://wp.me/p43tJx-5Z (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • SBB vs. Apple – İsviçre Demiryolları Saati İhtilafı http://wp.me/p43tJx-63 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Avrupa Birliği İlerleme Raporu 2012 “Fikri Mülkiyet Hukuku” Kısmı – Sisyphos Söylencesinin Zirveye Yaklaşma Bölümü mü? http://wp.me/p43tJx-69 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Avrasya Markası mı Geliyor? http://wp.me/p43tJx-6c (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Obama A.B.D.’nde Patent Trollerine Karşı – Peki Türkiye’de Marka Trollerine Karşı Ne Yapmalı? http://wp.me/p43tJx-6i (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Uluslararası Bir Suçlunun İsmi Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Kolombiya’da “Pablo Emilio Escobar Gaviria” Başvurusu http://wp.me/p43tJx-6m (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Gareth Bale Gol Sevincini Birleşik Krallık’ta Marka Olarak Tescil Ettirdi – Peki Benzer Gol Sevinçleri Ne Olacak? http://wp.me/p43tJx-6r (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Porno Filmler Telif Hakkı Kapsamında Korunabilecek Derecede Fikri Yaratıcılık İçerir mi? Dikkat Çekici bir Münih Bölge Mahkemesi Kararı http://wp.me/p43tJx-6y (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “NUTELLA” mı yoksa “NUGTELLA” mı tercih edersiniz? http://wp.me/p43tJx-6B (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • HADOPI Yasası Çatırdıyor – Fransa’da İnternet Üzerinden Yasadışı Dosya Paylaşımı ve Dosya İndirme Hakkında Yasal Düzenleme http://wp.me/p43tJx-6F (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Sir Elton John Telif Hakkı İhlali Davasında Suçsuz Bulundu – “Nikita” v. “Natasha” Davası http://wp.me/p43tJx-6K (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “Pirate Bay” Kararı – İfade Özgürlüğü v. Telif Hakları Tartışması http://wp.me/p43tJx-6N (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • OHIM Temyiz Kurulu “Sharbati” Kararı – Yabancı Dillerdeki Kelimelerin Tanımlayıcı Niteliğine İlişkin Değerlendirme http://wp.me/p43tJx-6R (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesi “Eurohealth” Kararı – Kapsayıcı Terimin İçeriğinin Yalnızca Bir Bölümüne İlişkin Tanımlayıcılık Hali http://wp.me/p43tJx-6W (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Markalar Hakkında USPTO Uygulaması – Yabancı Eşitler Doktrini http://wp.me/s43tJx-435 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğine İlişkin USPTO İnceleme Esasları http://wp.me/p43tJx-74 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Halloumi – Hellim” Kararı http://wp.me/p43tJx-79 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “3D eXam” Kararı – Tanımlayıcı Markalar Konusunda Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok http://wp.me/p43tJx-7f (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • PHOTOS.COM Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Ayırt Edici Olmayan ve Tanımlayıcı Nitelikteki İnternet Alan Adlarından Oluşan Markalara Yönelik Değerlendirmesi http://wp.me/s43tJx-453 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Babilu” Kararı – “IP Translator” sonrası OHIM Başkanlık Genelgesi Uygulama Alanı Buluyor http://wp.me/p43tJx-7o (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Avrupa Marka Sisteminin İşleyişine Dair Çalışma” (Max Planck Enstitüsü) – İstemediğiniz kadar bilgi ve veri http://wp.me/p43tJx-7t (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • AB Üyesi Ülkelerin Marka Tescil Sistemlerine İlişkin Bazı Temel Bilgiler http://wp.me/p43tJx-7x (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı – Tescil Zırhı Önceki Markadan Kaynaklanan Hakların Uygulanmasını Engeller mi? http://wp.me/s43tJx-473 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Halloumi” Kararı Avrupa Birliği Adalet Divanı Tarafından Onandı http://wp.me/p43tJx-7P (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı WINTERS v. RED BULL Kararı (C-119/10) – Hizmet Sağlayıcının Üçüncü Kişinin Talimatı Üzerine Benzer Markayı Kullanımı Hangi Tip Durumlarda Marka Sahibince Yasaklanabilir? http://wp.me/p43tJx-7T (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • A.B.D. Marka Hukukunda Esas Sicil ve Ek Sicil Ayrımı http://wp.me/p43tJx-7X (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’in Marka Tescil Başvuruları Hakkında Ret Kararı Oranları –  Harmonizasyon Bir Hayal mi? http://wp.me/p43tJx-82 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (1) http://wp.me/p43tJx-8e (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (2) http://wp.me/p43tJx-8q (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • OHIM Temyiz Kurulu, OHIM İnceleme Kılavuzuyla Ne Derecede Bağlıdır? Avrupa Birliği Adalet Divanının C-53/11 Sayılı Kararı http://wp.me/p43tJx-8u (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı Bainbridge Kararı (C-234/06) – Bir Marka Serisine veya Marka Ailesine Dahil Olma Gerekçesiyle Karıştırılma veya Çağrıştırma İhtimali http://wp.me/p43tJx-8x (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Taht Kavgaları Devam Ediyor – “Game of Thrones” Tahtını Terk Etmiyor http://wp.me/p43tJx-9q (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • OHIM Marka İnceleme Kılavuzu Güncelleniyor http://wp.me/p43tJx-9x (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Ülke Bayraklarını Kısmen İçeren Marka Başvurularının Tescil Edilebilirliği Sorunu – Portekiz’den Winhouse Kararı http://wp.me/p43tJx-9G (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • OHIM Uygulaması – Mutlak Ret Nedenleri Kapsamında Reddedilen Markalara İlişkin İtirazlarda Kabul Edilmesi Mümkün Olmayan Argümanlar http://wp.me/p43tJx-9N (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04) http://wp.me/p43tJx-9S (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Bileşke Kelime Markalarında Karıştırılma İhtimalinin Değerlendirilmesi – Topluluk Marka Ofisi (OHIM) Uygulaması http://wp.me/p43tJx-a2 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Tanınmış Tescilli Markanın Kullanımı v. İfade Özgürlüğü Çatışması – LEGO Markasının Kullanımı ile ilgili bir Örnek Olay http://wp.me/p43tJx-ah (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Yabancı bir Ülkeden İnternet Üzerinden Alışveriş Fikri Mülkiyet Haklarına Tecavüzü Engeller mi? Adalet Divanı “Blomqvist v. Rolex” Önyorum Kararı (C-98/13) http://wp.me/p43tJx-au (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında “Haklı Neden” Kavramı – Adalet Divanı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” Ön Yorum Kararı (C-65/12) http://wp.me/p43tJx-aF (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Ahlaka Aykırı Kelimelerden Oluşan Markaların Değerlendirilmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ficken” Kararı (T-52/13, T-54/13) http://wp.me/p43tJx-aO (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Vogue” Kararı – Kapsamı Belirsiz Terimler Bakımından Malların veya Hizmetlerin Benzerliğinin Değerlendirilmesi (T-229/12) http://wp.me/p43tJx-aU (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? http://wp.me/p43tJx-b3 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? (2) http://wp.me/p43tJx-b7 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • IP Translator VII – AB Üyesi Ülkeler ve OHIM’in İkinci ve Üçüncü Ortak Bildirileri – Nicé Sınıflandırması Sınıf Başlıkları Tabirlerinden Hangileri Yeterince Açık ve Kesin Değildir? http://wp.me/p43tJx-bf (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Çalışabilecek En İyi Federal Bağlı Kuruluş Olarak Seçildi http://wp.me/p43tJx-bq (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Politik – Sosyal Sloganlardan veya Toplumsal Olayların İsimlerinden Oluşan Marka Başvurularının Değerlendirilmesi – USPTO’nun “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” Kararları http://wp.me/p43tJx-bt (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • İtiraz Dilekçesinde İnceleme Uzmanına Kişisel Saldırıda Bulunulması ve Ahlaka Aykırı Markaların Değerlendirilmesi – USPTO Temyiz Kurulu “FOK’N HURTS” Kararı http://wp.me/p43tJx-bB (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Matrix” Filmine Yönelik Telif Hakkına Tecavüz İddiası Haksız Bulundu http://wp.me/p43tJx-bJ (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Yer Alan Temel İlkeler http://wp.me/p43tJx-bQ (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Stop the Islamisation of America” Marka Tescil Başvurusu – Halkın Bir Bölümünü Aşağılayıcı Markalar Hakkında USPTO Temyiz Kurulu ve Federal Daire Temyiz Mahkemesi Kararları http://wp.me/p43tJx-bX (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • USPTO Temyiz Kurulu “SpiderGraph” Kararı – Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Tescilli Markasının Yeni Başvuruların İncelenmesine Etkisi http://wp.me/p43tJx-c3 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Tek Rengi Münhasır Ayırt Edici Unsur Olarak İçeren Markaların Benzerliğine Dair Değerlendirme – USPTO Temyiz Kurulu “Cook Medical Technologies” Kararı http://wp.me/p43tJx-c8 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Kişi İsim ve Soyisimlerinden Oluşan Markalarda Karıştırılma Olasılığı İncelemesinin Esasları – Avrupa Birliği Adalet Divanı “Barbara Becker” Kararı (C-51/09) http://wp.me/p43tJx-cf (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Honda Super Cup Modeli Motosikletin Şekli Japonya’da Üç Boyutlu Marka Olarak Tescil Edildi http://wp.me/p43tJx-cy (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Giysiler” ile “Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri”nin Benzerliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “ENI v. EMI” Kararı (T-599/11) ve Konu Hakkında OHIM Karar Kılavuzu Değerlendirmesi http://wp.me/p43tJx-cs (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Aris” Kararı – Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi (T-247/12) http://wp.me/p43tJx-cl (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Perakende Satış Mağazalarının Görsel Düzenlerinin Marka Olarak Tescil Edilebilirliğine İlişkin C-421/13 Sayılı Ön Yorum Kararı http://wp.me/p43tJx-cM (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “L. Skywalker” İmzasının Kullanımı Pasaport Alımına Engel Teşkil Eder mi?  http://wp.me/p43tJx-cZ (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Hizmetlerin Perakendeciliği Bir Hizmet Midir? Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “Netto” Kararı (C-420/13) http://wp.me/p43tJx-d3 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıklarının Kapsamı Hakkında A.B.D. ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Türkiye Bakımından Kısa Değerlendirme http://wp.me/p43tJx-da (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Sigara Ambalajlarına İlişkin Tek Tip Paketleme (Plain Packaging) Düzenlemesi ve Düzenlemenin Tescilli Marka Haklarıyla Bağlantısı http://wp.me/p43tJx-dn (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Kara Şövalye Engellere Rağmen Yükselmeye Devam Ediyor! Sinema Filmindeki Kurgusal Marka Kullanımı Tescilli Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eder mi? A.B.D.’nde “Clean Slate” Davası http://wp.me/p43tJx-dt (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Fare Kulakları İhtilafı! “Deadmau5″ v. “Disney” – Yeni Bir “Celebrity Deathmatch” http://wp.me/p43tJx-dA (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Eminem, Yeni Zelanda Ulusal Partisi’ne Karşı – İlgi Çekici Bir Telif Hakkına Tecavüz Tartışması http://wp.me/p43tJx-dN (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Sert Kovboy John Wayne, Duke Üniversitesi’nin Hakkından Gelebilecek mi? http://wp.me/p43tJx-dS (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Ayak Giysileri ile Parfümler Bağlantı Mallar mıdır? Malların Benzerliği Konusunda İlgi Çekici Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı http://wp.me/p43tJx-e0 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Isis Markasının Seçim ve Terk Edilme Hikayesi – Uluslararası Terör Bir Çikolata Markasını Nasıl Etkileyebilir? http://wp.me/p43tJx-e9 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Lambretta” Kararı (T-51/12) – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “IP Translator” Kararının Uygulama Alanını Açıklığa Kavuşturmaya Devam Ediyor http://wp.me/p43tJx-e3 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü “SC Studio Coletti” Kararı – Gelişmiş Ülke Ofisi Kararı Her Zaman Mutlak Doğruyu Gösterir mi? http://wp.me/p43tJx-el (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • USPTO Temyiz Kurulu “Barton Family Winery” Kararı – Aynı Soyismini Farklı Kelime Unsurlarıyla Birlikte İçeren Markalar Arasında Karıştırılma İhtimali İncelemesi http://wp.me/p43tJx-ey (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • USPTO Temyiz Kurulu “The Egg” Kararı – Malların Şeklini Tarif Eden Terimlerin Tanımlayıcı Niteliği http://wp.me/p43tJx-eL (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KAATSU” Kararı – “Piyasada İlk Kez Kullanım” veya “Piyasada Tanımlayıcı Kullanımın Fiilen Bulunmaması” Argümanları Tanımlayıcılık Halini Ortadan Kaldırır mı? http://wp.me/p43tJx-eG (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Ayırt Edici Gücü Olmayan veya Ayırt Edici Gücü Zayıf Olan Unsurların Karıştırılma Olasılığına Etkisi – Avrupa Marka ve Tasarım Ağı Ortak Bildirgesi http://wp.me/p43tJx-eS (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Bruce Lee Halen Yenilmez! Ünlü Kişilerin İsimlerinden Oluşan Başvurular Hakkında Çin Halk Cumhuriyeti’nden Dikkat Çekici Bir Mahkeme Kararı http://wp.me/p43tJx-eY (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Çizgi Dizi Kahramanı ile Aynı İsme Sahip Olmak Gerçek Kişinin İtibarını Zedeler mi? İtalya’da “Peppa Pig” Vakası http://wp.me/p43tJx-fc (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Rubik Küp Şekli Üç Boyutlu Bulmacalar İçin Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-450/09 Sayılı Kararı http://wp.me/p43tJx-f4 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • IPR Gezgini’nde Yenilik – “Mevzuat ve Bağlantılar” Ana Menüsü – http://wp.me/p43tJx-g9 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Çikolata Şekillerinin veya Ambalajlarının Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-440/13 Sayılı Kararı – http://wp.me/p43tJx-gi (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Tanımlayıcı Markaların Değerlendirilmesine İlişkin Genel İlkeler Tekrar Ediliyor – Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi “REHABILITATE” Kararı (T-712/13) – http://wp.me/p43tJx-gp (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “I Can’t Breathe” Sloganı A.B.D.’nde Marka Olarak Tescil Edilecek mi? Toplumsal Nitelik Kazanmış Sloganları veya Politik Olayların İsimleri Ticarileştirmek Para Kazanmanın En Kolay Yolu mu Olacak? http://wp.me/p43tJx-gv (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • USPTO Temyiz Kurulu “THE SLANTS” Kararı – Irkları Aşağılayıcı Terimlerin Marka Olarak Tescili Mümkün müdür? http://wp.me/p43tJx-gD (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Tomorrowland” Kimin Markası? Disney’in İşi Bu Kez Her Zamankinden Daha Zor http://wp.me/p43tJx-gK (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Je Suis Charlie” Sloganının Marka Olarak Tescil Edilmesi Talepleri – Konu Hakkında OHIM ve INPI Duyuruları http://wp.me/p43tJx-gS (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı “Tripp Trapp” Kararı (C-205/13) – Ürünlerin Doğasından Kaynaklanan veya Ürünlere Esasa İlişkin Değer Katan Şekillerin Marka Olarak Tescili Taleplerine Yönelik Değerlendirme http://wp.me/p43tJx-h5 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • OHIM Temyiz Kurulu Kararı Yeteri Derecede Gerekçeli Olmazsa Ne Olur? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-605/13 Sayılı Kararı http://wp.me/p43tJx-hl (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Sandviçler” ve “Sebze Salataları” Bağlantılı Mallar mıdır? USPTO Temyiz Kurulu “THE LAFAYETTE” Kararı http://wp.me/p43tJx-hr (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “I ❤ Paris” Sloganı Ayırt Edici Niteliğe Sahip midir? Fransa’dan Dikkat Çekici Bir Mahkeme Kararı http://wp.me/p43tJx-hy (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Tanınmış Markanın Ününden Haksız Fayda Sağlanması Kavramı Ne Şekilde Değerlendirilmelidir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KENZO” Kararı (T-322/13) http://wp.me/p43tJx-hH (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Organizasyon veya Etkinlik İsminden Oluşan Markaların Tescil Edilebilirliği Hakkında Güncel Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı – “International Air and Space Program” Markası http://wp.me/p43tJx-hR (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER) Kuruldu – http://wp.me/p43tJx-i2 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • USPTO Temyiz Kurulu “CLETAXI” Kararı – Tanımlayıcı Markalara Yönelik Uygulama Bir Kez Daha İrdeleniyor – http://wp.me/p43tJx-i8 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Sloganlardan Oluşan Markaların Değerlendirilmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Wet Dust Can’t Fly” Kararı (T-133/13) – http://wp.me/p43tJx-if (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Yabancı Dillerdeki Terimlerin Tanımlayıcı Niteliği – İtalyan Yüksek Mahkemesi “SLIMMER” Kararı – http://wp.me/p43tJx-il (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • IPR Gezgini Yeni Yazarlar Arıyor – http://wp.me/p43tJx-it (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • USPTO Temyiz Kurulu’nun Karıştırılma Olasılığı Hakkındaki Kararları Mahkemeler İçin Tecavüz Davalarında Önleyici Etkiye Sahip midir? A.B.D. Yüksek Mahkemesi “Sealtite” Kararı (No. 13-352) – http://wp.me/p43tJx-io (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “FORCE” Kelimesinin Ayırt Edici Gücünü Değerlendiriyor – “FSA K-FORCE” Kararı (T-558/13) – http://wp.me/p43tJx-iy (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Adalet Divanı Sloganların Ayırt Edici Niteliği Konusunu Yeniden Değerlendiriyor – “So What Do I Do With My Money” Kararı (T-609/13 ) – http://wp.me/p43tJx-iW (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Rienergy Cola” – “Coca Cola”ya Karşı – Ayırt Edici Gücü Zayıf Kelimelerin Tertip Tarzlarının ve Tanınmışlığının Karıştırılma Olasılığına Etkisi  (Adalet Divanı Genel Mahkemesi – T-384/13) – http://wp.me/p43tJx-j7 (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • “GREEN” Sadece Bir Renk Adı Değildir – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “GREENWORLD” Kararı (T-106/14) –  http://wp.me/p43tJx-jj  (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Amerikan Patent ve Marka Ofisi, Bir “Moda İkonu” Olan “Prenses Kate” Adının Marka Olarak Tescil Edilebilirliğini Tartışıyor (85179243) – http://wp.me/p43tJx-jA (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • “DIGITAL COUPONS” v. “DG DIGITAL QPONS” Ayırt Edici Gücü Zayıf Unsurların Karıştırılma Olasılığına Etkisi – USPTO Temyiz Kurulu Kararı – http://wp.me/p43tJx-jt
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SMARTER SCHEDULING” Başvurusunu Değerlendiriyor (T-499/13) – http://wp.me/p43tJx-jJ (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • “SKYPE”, Adalet Divanı’nda Marka Tescili Sınavından Geçemiyor (T-423/12) – http://wp.me/p43tJx-jQ (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • USPTO Temyiz Kurulu “MASTERBAITER” Kararı – Mallar Aynı veya Benzerken, Malların Fiili Kullanımının Farklılığı Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesini Etkiler mi? – http://wp.me/p43tJx-jW (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Adalet Divanı Temyiz Mahkemesi’nin “ASOS” Kararı (C-320/14 P) – “Sulh İçinde Birlikte Var Olma (Peaceful Coexistence)” Olgusunun İspatı Neredeyse “İmkansız”… – http://wp.me/p43tJx-k0 (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 16/5 fıkrası Anayasa’ya Aykırılık Gerekçesiyle İptal Edildi. Sıra 7/1-(b) Bendinde mi? – http://wp.me/p43tJx-k7 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Anayasa Mahkemesi’nin Olası 7/1-(b) Bendi İptal Kararı – Sorular ve Muhtemel Sorunlar – http://wp.me/p43tJx-kc
  • Meşhur “Paskalya Tavşanı” Kararı – Adalet Divanı “Lindt Goldhase” Tescilindeki Kötü Niyet İddiasını Tartışıyor (C-529/07) – http://wp.me/p43tJx-ko (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • MAPADER Genel Kurulu Toplandı – http://wp.me/p43tJx-kw (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Tanınmış Marka Olmak Her Zaman Yeterli Değildir! Adalet Divanı’nın “SWATCH/SWATCHBALL” Kararı (T-71/14) – http://wp.me/p43tJx-kM (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Anayasa Mahkemesi 7/1(ı) Bendini de İptal Etti – Sıcak Bir Yaz Geliyor – http://wp.me/p43tJx-l2 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • “Perakendecilik Hizmetleri” Nedir? Marka Tescilinde Somut Karşılığı Ne Şekilde Ortaya Çıkar? – http://wp.me/p43tJx-l8 (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi Tanınmışlık Değerlendirmesi Yapıyor / SPA Kararı (T-131/12) – http://wp.me/p43tJx-ld (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Divan, Temyiz İncelemesinde Birliğin Üniter Yapısını Vurguluyor, C-445/12 P – http://wp.me/p43tJx-lp (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Marka İncelemesinde Malların ve/veya Hizmetlerin İlişkisinin Tespitine Yönelik İlkeler – USPTO Değerlendirmesi – http://wp.me/p43tJx-ly (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Lego’nun Küçük Adamları Marka Olarak Korunuyor! Genel Mahkeme’den Yeni Bir Lego Kararı (T‑396/14) – http://wp.me/p43tJx-lE (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)
  • Avrupa Birliği Marka Mevzuatı Değişiyor – Taslak Direktif ve Taslak Tüzük’le Getirilen Yeni Düzen – http://wp.me/p43tJx-lL (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Tebliğ Çağrısı – 2. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu ve 2. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu Düzenleniyor – http://wp.me/p43tJx-lY (Yazar: Önder Erol Ünsal)
  • AB Marka Hukuku ve OHIM Uygulaması Bağlamında Karıştırılma İhtimali Kavramı: Genel İlkeler ve Metodoloji – http://wp.me/p43tJx-lU (Yazar: H. Tolga Karadenizli)
  • Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Haziran 2015 Tarihli  “TEFLON” Kararı (T-660/11) – http://wp.me/p43tJx-mk (Yazar: Gülcan Tutkun Berk)

Birliğin Resmi Dilleri Dışında Kelimeler İçeren Topluluk Markalarında Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? Genel Mahkeme 25 Haziran 2015 Tarihli Kararı İle Arapça Topluluk Markaları Hakkında Görüş Bildiriyor, (C 147/14)

 

arapca resim_metin

Markaların karıştırılma ihtimaline dair incelemesini yaptığımız kararlarda markaların benzerlik değerlendirmesi yapılırken çoğunlukla Avrupa Birliği içinde konuşulan resmi diller açısından görsel, işitsel ve kavramsal değerlendirmelerinin yapıldığını gördük. Adalet Divanı’nın 25 Haziran 2015 tarihli kararında birlik üyesi ülkelerin resmi dili olmayan Arapça hakkında Belçika Mahkemesi’nin talebi üzerine görüş bildirmiştir. Zira Belçika Mahkemesi önüne gelen aşağıda ayrıntılarını bulabileceğiniz davada, Arapça dilindeki markaların işitsel ve anlamsal değerlendirmesinin karıştırma ihtimalinde dikkate alınıp alınmayacağı konusunda tereddüte düşmüştür.

Belçika Mahkemesi, Genel Mahkeme’den 207/2009 sayılı Tüzüğün 9/1(b)[1] maddesinin yorumuna ilişkindir görüş bildirmesini talep etmiştir. Belçika Mahkemesi’ndeki dava,  Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL (‘Loufti’) şirketinin adına tescilli iki adet topluluk markasına tecavüz edildiği iddiası ile AMJ Meatproducts NV (‘Meatproducts’) ve Halalsupply NV (‘Halalsupply’) karşı açılan bir davadır.

Tescilli bir topluluk markası sahibine bahşedilen hakları düzenleyen Tüzüğün 9/1 maddesi, 556 sayılı KHK’nın yine 9. maddesine tekabül etmektedir.

Loutfi şirketi adına aşağıdaki iki topluluk markası tescillidir:

  • 22 Mart 2010 tarihli 8572638 sayı ile 29 sınıfta “et ürüleri“, 30.sınıfta “şeker, ekmek, pastacılık ürünleri ve bal” ve 32. sınıfta “maden suları, biralar ve diğer alkolsüz içecekler” için kırmızı, beyaz ve yeşil renkte tescilli

elbenna 1

 

 

  • 8 Ocak 2012 tarihli 10217198 sayılı aynı mallar için kırmızı, beyaz ve yeşil renklerle tescilli

elbnina 2

3 Kasım 2011 tarihinde Meatproducts şirketi, 29 ve 30. sınıftaki mallar için Benelux marka tescil başvurusu dosyalamıştır. Başvuru 10 Şubat 2012 tarihinde aşağıdaki şekilde renksiz olarak tescil edilmiştir:

elbaina 3

Halalsupply şirketi bu markayla birlikte Meatproducts şirketini devralmıştır.

Loutfi, görüş isteyen Brüksel Mahkemesi’nde 207/2009 sayılı Tüzüğün9/1 (a) ve (b) maddelerine dayanarak ihtiyati tedbir talepli tecavüzün giderilmesi davası açmıştır. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararını kaldırması üzerine Loufti tarafından yapılan temyiz başvurusunda, Temyiz Mahkemesi dava konusu markaların aynı ve benzer malları içerdiğini; tarafların Müslüman tüketicilere yönelik İslami usüllere göre hazırlanmış “helal” ürünler sunduğunu öncelikle tespit etmiştir. Buna göre Temyiz Mahkemesi Tüzüğün ilgili maddelerine göre yapacağı inceleme için ilgili tüketici kitlesini; AB içinde yaşayan, Arapça bilen, helal ürünler tüketen Arap kökenli Müslümanlar olarak belirlemiştir. Belçika Temyiz Mahkemesi, Latince kelimelerle yazılmış Arapça ‘EL BNINA’, ‘EL BENNA’ ve ‘EL BAINA’ kelimelerinin, gerek topluluk markalarında gerekse dava konusu markada ana unsur olduklarını, bu kelimelerin Arapçalarının ise daha az göz önünde olduğunu tespit etmiştir. Mahkemeye göre dava konusu markalarda yer alan Arapça yazılmış kelimeler, görsel olarak belirgin şekilde benzerdir, telaffuzları ise farklıdır. Kavramsal açıdan da ‘el benna’ kelimesi ‘tat’, ‘el bnina’ kelimesi yumuşaklık” ve ‘el baina’ kelimesi ise  ‘görünüş” demektedir. Tüm bu koşullar altında Belçika Mahkemesi karıştırılma ihtimali olgusunun değerlendirmesine temel teşkil etmek üzere “Avrupa Birliği bölgesinde Arapçanın resmi bir dil olmamasına rağmen, Arapça kelimenin topluluk markasının ana unsuru olması halinde 207/2009 sayılı Tüzüğün 9/1 (b) maddesine göre karıştırılma ihtimalinin yorumlanmasında söz konusu Arapça kelimelerin telaffuzları ve anlamları da birlik üyesi devletlerin mahkemeleri tarafından incelenmeli ve dikkate alınmalı mıdır?” sorusunun cevaplanmasını talep etmiştir.

Genel Mahkeme gelen talep üzerine konuyla ilgili tespitlerine başlamıştır. Genel Mahkeme’ye göre Tüzüğün başlangıç bölümünde veya özellikle 9/1 (b) maddesinde, tüketicilerin bir bölümünün nazarında oluşacak karışıklık ihtimalinin değerlendirilmesinde, herhangi bir dilin veya alfabenin dikkate alınması veya alınmaması gerektiğine işaret eden bir düzenleme mevcut değildir. Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde, bahse konu mallar veya hizmetlerin hitap ettiği makul seviyede bilgilenmiş, gözlemci ve dikkatli, ortalama düzeydeki tüketicilerin “algısı” dikkate alınacaktır.

Somut olayda Belçika Mahkemesi ilgili tüketici kitlesini, Avrupa Birliği içinde yaşayan, en azından temel düzeyde yazılı Arapça dil bilgisine sahip, “helal” gıda tüketen Arap kökenli Müslümanlar olarak belirlemiştir. Diğer yandan dava konusu markaların içerdikleri mallar da aynı veya benzerdir. Genel Mahkemenin daha önceki içtihatları ışığında karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin, tüm unsurların kapsamlı olarak dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Bu değerlendirme, dava konusu markaların ayırt edici ve esas unsurlarının görsel, işitsel ve kavramsal açılardan karşılaştırmasını da içermelidir.

Bu kapsamda  Belçika Mahkemesi ‘EL BNINA’, ‘EL BENNA’ ve ‘EL BAINA’ kelimelerini, dava konusu iki topluluk markasının ve Benelux markasının esas unsurları olarak belirlemiştir. Bu kelimeler görsel olarak belirgin düzeyde benzer olmakla beraber, telaffuz/işitsel ve kavramsal açıdan davalıların iddiasına ve sundukları belgelere göre birbirlerinden oldukça farklıdır. Dolayısıyla değerlendirmede işitsel ve kavramsal tespitler de dikkate alınmalıdır, aksi takdirde sadece görsel açıdan yapılacak değerlendirme, tüm unsurların bir bütün olarak dikkate alınmadan yapıldığı, eksik bir değerlendirme olacaktır.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, Belçika Mahkemesi’nin sorusuna; “aynı ve benzer ürünleri içeren ve esas unsurlarının Latin ve Arapça dillerindeki kelimelerin görsel olarak benzer olduğu markaların karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde; bu topluluk markalarının hitap ettiği tüketici kitlesinin yazılı Arapça bilgisine sahip olduğu düşünüldüğünde, söz konusu Arapça kelimelerin telaffuz ve anlamları da birlik üyesi mahkemelerce dikkate alınmalıdır” cevabını vermiştir. Mahkeme’ye göre bu cevap zaten 207/2009 sayılı Tüzüğün lafzından ve önceki tarihli içtihatlardan kaynaklanmakta olup, ayrıca Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi hükümlerini incelemeye gerek kalmamıştır.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1]A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

  1. a)      any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;
  2. b)      any sign where, because of its identity with, or similarity to, the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

…’

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Haziran 2015 Tarihli “TEFLON” Kararı (T-660/11)

tEFLON resim

Son yıllarda ülkemizde Anayasa Mahkemesi 556 sayılı KHK’nın bazı maddelerini, özetle temel hakların KHK ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle iptal etmektedir. İptal edilen bu maddeler arasında, mülkiyet hakkının KHK ile kısıtlanamayacağından hareketle, 556 sayılı KHK’nın 42/c maddesi de yer almaktadır.[1] Ancak, her ne kadar 556 sayılı KHK’nın 42/c maddesinin iptali ile “bir markayı haklı neden olmaksızın 5 yıl süreyle kullanmamak” bir hükümsüzlük nedeni olmaktan artık çıkarılmış olsa da, KHK’nın 14. maddesinde 5 yıl süreyle bir markayı kullanmamak halen bir “iptal” nedenidir ve bu maddeye dayanarak mahkemelerde iptal davası hâlihazırda açılabilmektedir. Bu yazı konusu Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Haziran 2015 tarihli kararında, “bir markanın 5 yıl süreyle kullanılmaması” olgusunun tespiti için yapılan yargılamada hangi noktaların ele alındığını sizlerle paylaşmak istedik.

Öncelikle, olayın OHIM aşamasının tarihçesi şu şekildedir:

  • 24 Temmuz 2007 tarihinde Almanya merkezli Polytetra GmbH,

“POLYTETRAFLON

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru, 1. sınıfta “Sanayide, bilim sahasında kullanılan kimyasallar, işlenmemiş plastikler, sanayide kullanılan yapıştırıcılar”, 11. sınıfta “ısıtıcılar, radyatörler, aydınlatma, ısı, buhar, pişirme, kurutma, soğutma, su sağlama ve sıhhi tesisat aletleri”, 17. sınıfta “Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler, yalıtım, dolgu ve tıkama malzemeleri, yalıtım amaçlı kullanılan boyalar, yalıtım için kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için örtüler,  derz dolguları, contalar, lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar, boru kılıf ve rakorları; tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları”, 40. sınıf “malzeme işlenmesi hizmetleri” için yapılmıştır.

  • Başvuru 25 Şubat 2008 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanmıştır.
  • 23 Mayıs 2008 tarihinde ABD merkezli EI du Pont de Nemours and Company şirketi, başvuruya itiraz etmiştir. İtiraz dayanağı olarak daha önceden aynı sınıflar için topluluk markası olarak tescilli

TEFLON

kelime markası gösterilmiştir. İtiraz gerekçesi olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1(b), 8/2(c) ve 8/5 maddeleri gösterilmiştir.

  • OHIM İtiraz Bölümü, itirazı 14 Eylül 2010 tarihinde reddetmiştir. İtiraz Bölümü’ne göre markalar her ne kadar aynı sınıftaki mallar ve hizmetleri içerse de, görsel, işitsel olarak çok düşük düzeyde benzerdir, kavramsal olarak da farklıdır, dolayısıyla karıştırılma ihtimali bulunmamaktadır. Yine her ne kadar itiraz sahibi firma EI du Pont, markasının içerdiği bazı mallar için tanınmış marka olduğunu ispatlamış olsa da, itirazın Tüzüğün 8/5 maddesine göre kabulü mümkün olmamıştır, zira bu maddenin uygulanması için ön koşul olan markalar arası “benzerlik” mevcut değildir.
  • EI du Pont, itiraz red kararı üzerine 15 Kasım 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu, 29 Eylül 2011 tarihli dava konusu kararı ile İtiraz Bölümü’nün kararını kaldırarak itirazı kabul etmiş ve marka tescil başvurusunun reddine karar vermiştir. OHIM Temyiz Kurulu, önceki tescilli markanın dünya çapında çok tanınmış bir marka olduğunu yinelemiş ve İtiraz Bölümü’nün aksine itiraz konusu markaların birbiri ile benzer olduğunu tespit etmiştir. Kurul’a göre, markaların işitsel ve görsel açıdan bazı farklılıkları, içerdikleri malların aynılığı ya da çok yüksek düzeydeki benzerliği dikkate alındığında dengelenmektedir ve bunun sonucunda da Tüzüğün 8/1 (b) anlamında bir karıştırılma ihtimali mevcuttur. Bu şartlar altında Kurul, itirazı ayrıca 8/2 (c) ve 5. bentlerine göre ayrıca inceleme gereği duymamıştır.

OHIM sürecinin bitmesi ile Polytetra GbmH dava açmıştır.

Dava süresince öncelikle tescilli markanın, tescil edildiği mallar için marka olarak kullanılmadığı iddiasına yönelik OHIM tarafından yapılan tespitler incelenmiştir. OHIM’e göre önceki tescilli markanın 1. sınıftaki “sanayide, bilim sahasında kullanılan kimyasallar, işlenmemiş plastikler, sanayide kullanılan yapıştırıcılar “, 11. sınıftaki ‘aydınlatma, ısıtma, buhar, pişirme, soğutma, kurutma, havalandırma ve sıhhi amaçlı cihazlar” ve 17. sınıftaki  ‘plastik borular, sanayide kullanılan işlenmiş plastikler” için marka olarak kullanıldığı ispatlanmıştır. Zira EI du Pont, polytetrafluoroethylene (PTFE) maddesini ürettiğini ve üçüncü kişilerce birçok son üründe kaplama maddesi olarak lisans ile kullanıldığını belgelemiştir. OHIM, başvurucu Polytetra GmbH’nın her ne kadar kaplama maddesi olarak kullanılsa da, son ürünlerde önceki tescilli markanın kullanılmadığı iddiasını ise, EI du Pont şirketinin ürününün 3.kişilerin son ürünlerinin yapısında ve kaplamasında bulunmasından dolayı tanım broşürlerinde ve reklamlarda önceki tescilli markanın ana unsur olarak gözüktüğü gerekçesiyle reddetmiştir.

Genel Mahkeme dosya kapsamında sunulan belgelerde yaptığı incelemede, OHIM’in önceki tescilli markasının 1. ve 17. sınıfta marka olarak kullanıldığına dair tespitini yeterince açık şekilde gerekçelendirilemediğini ayrıntılı olarak analiz etmiştir. Bu noktada Mahkeme, görevinin sadece OHIM tespitlerinin doğru gerekçelendirilip gerekçelendirmediğinin tespit etmek olduğunu, topluluk markası olarak tescil edilme konusunda OHIM’in karar vereceğini, Mahkemenin 207/2009 sayılı Tüzük ile OHIM’e verilen görevleri yerine getiremeyeceği ayrıca hatırlatılmıştır. Bu hatırlatma kapsamında somut olayda, OHIM’ın önceki tescilli markanın tescil edildiği mallar için marka olarak kullanıldığı konusunun denetime elverişli şekilde ve yeterince açık şekilde gerekçelendirilemediği tespit edilmiştir. Keza başvurucu şirket Polytetra Gmbh, önceki tescilli markanın içerdiği mallar için marka olarak kullanıldığına ilişkin olarak sunulan belgelerin tarih içermediğini sunulan belgelerin tarih içermediğini ve sektörde kullanıldığını göstermediğini hem OHIM sürecinde hem de dava da iddia etmiştir.

Tüzüğün 42. maddesine göre bir topluluk markası tescili için başvurana, itiraz dayanağı yapılan önceki tescilli markanın koruma bölgesinde, başvurusu yapılan markanın yayın tarihinden önceki 5 yıl boyuna kullanılıp kullanılmadığını ispatını talep etme hakkı tanınmıştır. Bu madde kapsamında yapılan taleplerde, 207/2009 Sayılı Tüzüğün Uygulanmasını Gösteren 2868/95 Sayılı Tüzüğün 22. maddesine göre delil olarak sunulan belgelerde, önceki tescilli markanın kullanımının yer, zaman, kapsam ve nitelik olarak ispatı aranır. Önceki tescilli markanın küçük çaplı ve yetersiz kullanımları, markasal kullanımın kapsamı içine girmezken, markanın bahse konu sektörde gerçek ve etkili kullanımı aranır. Bununla beraber büyük ticari başarılar veya işletmenin ticari stratejileri yahut büyük ölçekli ticari kullanımın da ispatı bu kapsamda beklenmemektedir. Bir markanın kullanımından, “sadece tescile bahşedilen hakkı koruma amaçlı göstermelik kullanım” dışında kalan, içerdiği mallar ve hizmetlerin kaynağını belirtmeye veya bu mallar ve hizmetler için ilgili koruma bölgesinde herkese yönelik ve açıkça bir pazar yaratmaya ve bu pazarı korumaya yönelik ana fonksiyonu yerine getirmesi beklenmektedir. Her olayda markanın gerçekten de ticari olarak kullanımı sunulan belgelerin bir bütün olarak incelenmesi ile tespit edilecektir. İhtimaller ve temenniler, dikkate alınması gereken ambalajlar, etiketler, fiyat listesi, kataloglar, faturalar fotoğraflar gazete reklamları gibi 2868/95 sayılı Tüzüğün 22. maddesi şartlarını taşıyan somut ve objektif deliller dışındadır.[2]

Somut olayda EI du Pont, karşı tarafın markanın kullanımının ispatı talebi üzerine önceki tescilli markasının tanınmışlığına ilişkin belgeler; yani PTFE ürünün özelliklerini gösteren bir tanıtım parçası, TEFLON markasının tarihçesi, 1998-2000 arasına ilişkin yılık satış rakamları, 2003-2006 arası verilen lisanslar, 2004-2007 arası reklam faaliyetleri ve harcamaları, teflon kelimesinin çeşitli dillerdeki sözlük anlamı, 2001-2006 yılları arasına ilişkin tüketici anketleri, dünya çapındaki satış ağı, kullanım kılavuzları, TEFLON markasının izinsiz kullanılmasına üzerine açılan davalarda verilen mahkeme kararları, OHIM’deki TEFLON markasının itirazları, reklamlar ve magazin haberleri sunmuştur.

Davada Tüzüğün 42. maddesine göre incelenecek önceki 5 yıllık sürenin başlangıcı olarak, topluluk markasının yayın tarihi 25 Şubat 2008 dikkate alınmıştır. Dolayısıyla 25 Şubat 2003-24 Şubat 2008 tarihi inceleme konusu yapılacaktır. Bölge olarak da AB üye devletleri dikkate alınmıştır.

Mahkeme, sunulan tüm belgeler dikkate alındığında OHIM markasının kullanıldığının ispat edildiği tespitini hatalı bulmamıştır. Ancak Mahkeme bu noktada başvurucu Polytetra GbmH firmasının, “önceki tescilli markanın sadece 1. sınıftaki hammaddeler için kullanıldığını ispat ettiğini, TEFLON markalı ürün kullanılarak 3.kişilece üretilen son ürünlerde başka markaların kullanıldığı dolayısıyla 11 ve 17. sınıflar için TEFLON markasının kullanıldığının ispat edilemediği” iddiasını değerlendirmeye almıştır. OHIM bu iddiaya karşılık nadir olmayan bazı hallerde, bir ürünün hem son ürüne ait, hem de tüketicilerin tercihini etkileyen hammaddesine ait 2 marka ile anılabileceğini, bu durumun literatürde “ingredient branding’” veya ‘sub-species of co-branding” olarak adlandırıldığı belirtmiştir. OHIM’e göre son ürünün hammaddesini oluşturması nedeniyle, TEFLON markası son ürün için bir “co-brand” durumu oluşturduğundan son ürün konusu mallar için de kullanıldığının ispat edildiği kabul edilmelidir. Zira birçok sektördeki firmaya verilen lisanslarla, lisans alan firmalar kendi markaları ile birlikte TEFLON markasının da ürün tanıtımlarında kullanılması konusunda yetkilendirilmiştir.

Mahkeme, hammadde için kullanılan bir markanın, hammaddenin kullanıldığı son ürün konusu mallar için de kullanılmış sayılıp sayılmayacağı sorusunda 2 noktanın dikkate alınması gerektiğine işaret etmiştir: Birincisi; tescilli hammadde markasının içerdiği malların, hammaddenin kullanıldığı son ürünün içerdiği mallar ile aynı sınıfa düşüp düşmediği noktası; ikincisi de markanın bir ürünün hangi işletmeden kaynaklandığını gösteren ana fonksiyonunun dikkate alınması noktasıdır.  Somut olayda EI du Pont, lisans vermek suretiyle son ürün üretmek üzere müşterilerine yapışmaz hammadde sağlamaktadır. Bu yapışmaz hammaddenin kullanıldığı son ürün, niteliği ve amacı itibariyle yapışmaz malzemeden farklıdır ve bu iki ürün aynı sınıfta yer almamaktadır ki bu sınıflar şimdiye kadarki içtihatlar ışığında keyfi olarak bölünemez.[3] Bu nedenle, hammadde için tescilli bir markanın, 3. kişiye ait son ürün konusu mallar için de kullanıldığı sonucuna varılamaz. Bu açıdan Mahkemeye göre OHIM’ın TEFLON markasının son ürün konusu mallar için de kullanıldığının ispat edildiğine ilişkin tespiti hatalıdır. Diğer açıdan da,  3.kişiler ürünlerinde malzeme/hammadde olarak EU du Pont şirketinin ürettiği TEFLON markalı hammaddeyi kullandıklarına işaret ettikleri, ancak bu durumun iki işletmenin ürünleri arasında bir bağlantıyı kurmak anlamına gelmediği tespit edilmiştir. Her ne kadar EI du Pont firması, son ürünü tanımlamak üzere TEFLON markasının da etkin şekilde kullanıldığına yani “co-branding” durumu oluştuğuna dair örnek ifadeler (‘Valves coated with TEFLON non-stick resin’, ‘TEFLON brand resin’, ‘Wear resistance with TEFLON fluoropolymer’, ‘Valves lined with TEFLON industrial coatings’ or ‘I cook with pans that have TEFLON coating’ gibi) sunsa da, Mahkeme’ye göre somut olayda son ürüne bağlı olarak gösterilen önceki tescilli marka, son ürünü değil son ürünün hammaddesinin/malzemesinin EI du Pont firmasından kaynaklandığını göstermek için kullanılmaktadır. TEFLON markasının bu tarz bir kullanımı, son ürün markasından beklenen ana fonksiyon yerine getirmemektedir. TEFLON markası kullanılan malzeme/hammadde için, lisans alan 3.kişinin markası ise bahse konu farklı sınıfta yer alan son ürün için marka fonksiyonunu yerine getirmektedir. Somut olaydaki “co-branding” olarak tespit edilen durum, son ürün üreticisinin tüketicileri bilgilendirme ve ikna etmek amaçlı bir pazarlama stratejisidir. Dolayısıyla Mahkeme, OHIM’in 3.kişilerin son ürünleri için TEFLON markasının kullanıldığının ispat edildiği tespitini yerinde bulmamıştır.

Sonuç olarak, Mahkeme dava konusu OHIM kararını yerinde bulmadığından iptaline karar vermiştir.

Mahkemenin TEFLON markasının,  1. sınıf için kullanıldığının ispat edildiği ancak 11 ve 17. sınıflar için marka olarak kullanıldığının ispat edilemediği konusundaki değerlendirmeleri, gerçekten de “markanın kullanma” mevzuuna ilişkin somut ve objektif bakış açısı itibariyle kanımca değerlidir ve bu konuya ışık tutacak türdendir. Ancak karara bir bütün olarak bakıldığında, sadece 1. sınıftaki mallar için kullanıldığı ispat edilmiş olsa bile “çok tanınmış” bir TEFLON markası mevcutken, aynı veya benzer sınıflar için POLYTETRAFLON markasının tescilinin bir “karıştırılma ihtimali” yaratıp yaratmayacağı noktasında soru işaretlerinin ne ölçüde karşılandığının takdirini okuyucularımıza bırakıyoruz.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

[1] Anayasa Mahkemesi’nin 9.4.2014 tarihli 2013/147 E., 2014/75 K sayılı kararı, RG.24.7.2014/29070

[2] 13 Mayıs 2009 tarihli Schuhpark Fascies OHIM — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) karar, T‑183/08

[3] 3 Mayıs 2012 tarihli Conceria Kara OHIM — Dima (KARRA) karar, T‑270/10

Lego’nun Küçük Adamları Marka Olarak Korunuyor! Genel Mahkeme’den Yeni Bir Lego Kararı (T‑396/14)

(Görsel http://www.nymgamer.com/?p=7126 adresinden alınmıştır.)
(Görsel http://www.nymgamer.com/?p=7126 adresinden alınmıştır.)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Haziran 2015’de, Lego firmasının meşhur küçük adamcığı şeklinden oluşan üç boyutlu marka hakkında verdiği karar, IPR camiasında oldukça ilgi çekti, yurtdışı basında büyük yankı uyandırdı. Bu kararın içeriğini okuyucularımızla hızlı şekilde paylaşmak istedik. Kararda, Genel Mahkeme bizdeki karşılığı 556 sayılı KHK’nın 7/1 (e)[1] maddesine tekabül eden 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 (e) maddesindeki mutlak red nedeni açısından bir değerlendirme yapmıştır. Karar sonucu tüm Lego sevenlerin yüzünü güldürecek türden.

Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165046&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=236223 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olayın kısa tarihçesi:

  • Danimarka merkezli Lego Juris A/S,18 Nisan 2000 tarihinde aşağıdaki üç boyutlu topluluk markası tescilini almıştır.

 

lego resim

  • Tescil Nice Sınıflandırması’nın 28. sınıfında yer alan “oyunlar, oyuncaklar ve yılbaşı ağaçları için süslemeler” için alınmıştır.
  • 17 Ekim 2011 tarihinde İngiltere merkezli Best-Lock (Europe) Ltd şirketi, 207/2009 sayılı Tüzüğün 52/1 (a) maddesinden hareketle (bu maddeye göre tescilli bir markanın Tüzüğün 7. maddesine aykırı olarak tescil edildiği iddiası ile OHIM’e hükümsüzlük başvurusunda bulunabilmektedir) yukarıdaki markanın 7/1 (e) (i) ve (ii) maddelerine dayanarak tescilin hükümsüzlüğünü talep etmiştir.
  • 28 Haziran 2013 tarihinde OHIM İptal Bölümü Best-Lock’un hükümsüzlük başvurusunu reddetmiştir.
  • 27 Ağustos 2013 tarihinde Euro Lock, OHIM Temyiz Kurulu’na başvuruda bulunmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu 26 Mart 2014 tarihinde dava konusu kararı vermiştir. Buna göre Kurul Tüzüğün 7/1 (e) (i) maddesine göre eşyanın özgün doğası itibariyle ortaya çıkan şekillerin tescilini yasakladığını; Tüzüğün 7/1 (e) (ii) maddesine göre ise teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu, münhasır şekillerin tescilinin yasaklandığını belirtmiş ve somut olayda bu iki durumun da ispatlanamadığı kararını vermiştir.

OHIM’deki sürecin tamamlanmasının ardından Euro-Lock, Tüzüğün 7/1 (e)(i) ve (ii) maddelerinin ihlal edildiği gerekçesi ile dava açmıştır.  Buna göre Euro-Lock dava konusu markanın şeklinin, eşyanın özgün doğal yapısı itibariyle ortaya çıkan şekli ve teknik sonucu elde etmek için zorunlu/münhasır şekli içerdiğini iddia etmektedir.

Genel Mahkeme, Euro-Lock’un dava konusu markanın Tüzüğün 7/1 (e) (i) maddesinde belirlendiği üzere eşyanın doğası özgün yapısı itibariyle ortaya çıkan şekil olduğu konusundaki iddiasını ispatlamak için yeterli belge sunamadığını tespit etmiştir. İddianın ispatı yapılamadığından bu sebepten hükümsüzlük kararı verilmesi için minumum şartların oluşmadığını belirtmiştir.

Bir sonraki aşamada Genel Mahkeme, Tüzüğün 7/1 (e) (ii) maddesi uyarınca dava konusu tescilin teknik sonuç elde etmek için zorunlu şekli içerdiğinden mutlak red sebebinin mevcut olduğu iddiasını incelemiştir. Mahkeme bu noktada 7/1 (e) (ii) maddesinin altında yatan mantığın, eşyanın doğası itibariyle ortaya çıkan şekil dışında kalan, ama eşyanın fonksiyonel karakteri gereği teknik sonucu elde etmek için zorunlu şeklin söz konusu olduğu durumları kapsadığının altını çizmiştir. Bu maddede söz geçen “münhasır” ve “zorunlu” ifadelerinden anlaşılması gerekenin; söz konusu eşyaya doğal olarak eşlik eden ve diğer işletmeler tarafından kullanılmasının engellenemeyeceği teknik sonuçlar/çözümler olduğunu belirtilmiştir.

Dava konusu olayda OHIM, dava konusu markayı oluşturan oyuncağın esasen “modüler” olmadığının, aynı türde istenilen herhangi bir figürle birleştirilmeyeceğinin altını çizmiştir. Bu nedenle bu modülerliğin bir “teknik sonuç” olduğunun iddia edilemeyeceğini tespit etmiştir. Ek olarak dava konusu figürün çocuklara yönelik oyuncak “küçük adamcık” olduğunu, bu kapsamda “teknik sonuç” olarak tanımlanamayacağını belirtilmiştir.   Keza parçaların çıkarılabilir olması da teknik çözüm olarak değerlendirilemez. Zaten Euro-Lock da dava konusu markanın basit figür olması gerçeğinin aksine, bir teknik sonuç olduğunu da ispat edememiştir. Dava konusu figür, ayaklarındaki delikler kullanılarak sadece lego parçaları ile birleşebilmektedir ve eşyaların birbiri ile birleşmesi durumu da teknik çözüm olamaz.

Mahkemeye göre somut olayda dava konusu 3 boyutlu marka, bir insan görünümü oluşturmakta, bu görünümün ana zorunlu parçaları olarak da kafa, vücut, kollar ve bacaklar bulunmaktadır. Dava konusu markanın bu parçalarının, Tüzüğün 7/1 (e) (ii) maddesine göre zorunlu teknik sonuç olduğuna ilişkin delil sunulmamıştır. Aynı şey, bu figürün Lego tuğlaları ile birleşmesi için de geçerlidir.

Diğer yandan dava konusu markanın ellerinin grafik çizimi, baş bölgesindeki çıkıntı, ayakların altındaki delikler veya bacakların arka tarafındaki boşlukların da zorunlu teknik sonuç içerdiği söylenemez. Öyleyse bile bu teknik çözümün/sonucun ne olduğu belli değildir. Bir an için davacının iddia ettiği gibi dava konusu markanın bu unsurlarının, bir başka parçayla birleşmesi için zorunlu teknik sonuç içerdiği varsayılsa bile, marka bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu durumun markanın en önemli unsuru olduğu ileri sürülemez. Mahkemece bu şartlar altında, Davacı Euro-Lock firmasının dava konusu markanın diğer parçayla birleşmek için zorunlu, münhasır teknik sonuç içerdiği iddiasının reddi gerekmiştir. Keza Mahkemeye göre OHIM tespitlerine paralel olarak, dava konusu markanın oluşturduğu tek “sonuç”; çocukların oyun oynamasına müsait bir insan şekli oluşturmasıdır ki bu da teknik sonuç olarak değerlendirilemez.

Mahkeme Euro-Lock’un dava konusu 3 boyutlu markadaki figürün özgün/yaratıcı olmadığına ilişkin iddiasını ise, Tüzüğün 7/1(e)(ii) maddesi kapsamına girmediği için reddetmiştir. Ayrıca Mahkeme Davacının daha önce Lego kırmızı tuğlalarının tescil edilemeyeceğine ilişkin olarak verdiği kararın[2] bu davayı bağlamayacağını, iki davanın içeriklerinin farklı olduğunu, tek ortak noktanın aynı oyuncak firmasının ürünleri olduğunu belirtmiştir. Diğer yandan Mahkeme, dava konusu markanın teknik kalitesine ilişkin sunulan belgeleri de, ilgili madde kapsamında değerlendirilemeyeceği ve teknik sonuca dair belgeler olmadığı için dikkate almamıştır. Sonuç olarak Mahkeme, OHIM tespitlerini yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız bu dava konusunun, hem Lego gibi büyük küçük herkesin çok sevdiği gibi ürünle ilgili olduğunu, hem de 556 sayılı KHK’nın 7/1 (e ) maddesinde mutlak red sebebinin güzel ve çok yeni bir örneğini teşkil ettiğini düşündüğümüz için ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran, 2015

Dipnotlar

[1]  “Madde 7 – Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez: e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,”

[2] 12 Kasım 2008 tarihli Lego Juris v OHIM — Mega Brands (Red Lego brick), T‑270/06 karar.

Divan, Temyiz İncelemesinde Birliğin Üniter Yapısını Vurguluyor, C-445/12 P

Bilindiği üzere, Birlik müktesabatının uygulanması sırasında üye devletlerin ilgili başlığa ilişkin farklı ulusal düzenlemeleri işin içine girince gündeme gelen “uyumlulaştırma” süreci, Birliğin en zorlandığı konu olmaktadır. Marka Hukuku pratiğinde bu uyumlulaştırma konusu sıklıkla tartışılmaktadır. Adalet Divanı 12 Aralık 2013 tarihli kararında, temyiz inceleme kapsamında Birliğin üniter yapısına değinmiştir. Bu yazıda, Birlik dışındaki İsviçre’de kullanılan bir markanın Birlik üyesi Almanya’da “kullanılmış sayılması” konusunda ülkeler arasındaki ikili anlaşmalara dayanılmış olmasına rağmen, Divanın Birliğin üniter yapısı lehine verdiği hüküm ele alınmıştır.

Yazı konusu kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0445&lang1=ga&type=TXT&ancre= bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Temyiz aşamasına gelinceye kadarki süreç şöyledir:

  • 25 Ekim 2007 tarihinde İtalya’da kurulmuş Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (“Baskaya”) topluluk markası için başvuruda bulunmuştur. Başvurusu yapılan figüratif marka şu şekildedir:

baskaya 1

  • Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 29. sınıftaki “Et ve et ürünleri, kurutulmuş meyve ve sebzeler, reçeller, yumurta ve süt ürünleri, yenilebilir bitkisel yağlar”, 30. sınıftaki “kahve, çay, kakao, şeker, pirinç, tuz, bal, un, tahıllar, ekmek, pasta, maya, kabartma tozu, hardal, sirke, soslar ve baharatlar, irmik, dondurma” ve 32. sınıftaki “biralar, maden suları ve gazlı içecekler, meyve suları, şuruplar” için yapılmıştır.  :
  • Başvuru 31 Mart 2008 tarihli Topluluk Marka Bülteni’nde yayınlanmıştır.
  • 30 Haziran 2008 tarihinde Rivella, başvuruya o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8/b maddesindeki (şu an yürürlükte olan 207/2009 sayılı Tüzüğün yine aynı numaralı maddesi) karıştırılma ihtimali gerekçesi ile itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak daha önceden 32. sınıftaki “biralar, maden suları ve gazlı içecekler, alkolsüz içecekler, şuruplar” için tescilli

baskaya 2

markası dayanak olarak gösterilmiştir.

  • Rivella bu itiraz kapsamında markasının İsviçre’de kullanıldığına ilişkin olarak belgeler sunmuş ve Almanya ile İsviçre arasındaki 1892 tarihli Anlaşmanın 5 maddesine[1] dayanarak İsviçre’deki kullanımın Almanya’da kullanım anlamına geldiği iddia etmiştir.
  • OHIM İtiraz Bölümü, 8 Şubat 2010 tarihli kararında önceki tescilli markanın sadece İsviçre’de kullanıldığının ispatlandığı gerekçesi ile itirazı reddetmiştir. Rivella’nın, Almanya ile İsviçre arasındaki 1892 tarihli ikili anlaşmaya dayanmasını kabul etmemiştir.
  • Rivella, 7 Nisan 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’na tekrar itiraz etmiştir.
  • OHIM Temyiz Kurulu da, (i) Birlik içindeki ülkelerde önceki tescilli markanın kullanımının ispatlanamadığı, (ii) sunulan belgelerin sadece İsviçre’deki kullanıma işaret ettiği ve (iii) olaya ilişkin tek yasal çerçevenin de 207/2009 sayılı Tüzük olduğu gerekçesi ile itirazı reddetmiştir.
  • OHIM’deki itiraz aşamalarının tamamlanmasının ardından Rivella, 17 Mart 2011 Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır. Bu davada Rivella, özellikle İsviçre ve Almanya arasındaki ikili Anlaşmanın 5 maddesi gereği İsviçre’deki kullanımın ispatlanması halinde Almanya’daki kullanımın da ispat edildiğinin kabulünün gerekeceğini iddia etmiştir.
  • Genel Mahkeme, ilk olarak önceki markanın kullanılmasına ilişkin konuya “bölge” değerlendirmesi ile başlamıştır. Genel Mahkeme’ye göre bir topluluk markasının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bölge değerlendirmesinde, üye devletlerin ulusal düzenlemeleri ne olursa olsun, 207/2009 sayılı Tüzük dikkate alınacaktır. Önceki markanın ulusal ve uluslararası özelliği, bir topluluk markasına itiraz prosedüründe ulusal kanunların uygulanacağı anlamına gelmemektedir. Her ne kadar üye devletlerdeki başvuru prosedürlerinde ulusal kanunlar dikkate alınsa da, bir topluluk markasının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin “bölge” tespitinde Avrupa Birliği Hukuku dikkate alınacaktır. Genel Mahkeme bu gerekçelerle Rivella’nın davasını, 2 Ekim 2012 tarihli T-170/11 sayılı kararı ile reddetmiştir.

Rivella tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine dosya, Divan tarafından ele alınmıştır. Rivella’ya göre bir üye devlette etkisi olan ve uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen markalar, 207/2009 sayılı Tüzüğün 42/2. maddesi[2] kapsamına girmemektedir. Bu iddiaya dayanak olarak Tüzüğün lafzı gösterilmiştir. İddiaya göre Tüzüğün 42/2. maddesinin lafzı açıkça “önceki topluluk markası”, 42/3. maddesinin[3] lafzı ise “önceki ulusal marka” ile ilgiliyken, 8/2. maddesi farklı olarak “önceki marka” şeklinde daha genel bir terim kullanmaktadır. Dolayısıyla, Rivella’ya göre Genel Mahkeme’nin uluslararası düzenlemelere göre tescilli önceki markanın Almanya’daki kullanımının ispatını araması hatalıdır.

Temyiz incelemesinde ilk olarak, Tüzüğün 42/2. maddesinin “önceki topluluk markasına” uygulanırken, 42/3. maddesinin “önceki ulusal markalara” uygulandığı tespitine işaret edilmiştir. Divan’a göre bu iki madde ulusal markalar ile uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen markalar arasında bir ayrım yapmamıştır; Tüzüğün 42/3. maddesindeki “önceki ulusal markadan”, ulusal veya uluslararası tescilli olup olmadıklarına bakılmaksızın, “bir üye devlette etkisi olan markanın” anlaşılması gerekmektedir.

Tüzüğün 42/3. maddesinde belirlenen kurallar, Tüzüğün 8/2 (a) maddesinde[4] öngörülen “önceki ulusal markalara” uygulanmalıdır. Bu durum, 8/2 (a) maddesinde belirlenen dört kategorideki “önceki marka” arasında herhangi bir fark yaratmadığı gibi uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen ve bir üye devlette etkisi olan markalar da bu kapsamdadır.

Tüzüğün 42/3 maddesinin, 42/2 maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde uygulanması niyet edilmektedir. Yani önceki ulusal bir markanın, Birlik bölgesinde kullanılması halinde uygulanmaktadır.

Divan’a göre, Genel Mahkeme’nin de altını çizdiği gibi, Madrid Anlaşmasının 4/1.[5] ve Anlaşmanın uygulanmasına dair Madrid Protokolünün 4/1 (a) maddesine göre bir markaya her üye devlete sağlanan koruma, bu markanın ilgili üye devlet ofisi tarafından tescili halinde sağlanan koruma ile aynıdır. Bu hükümlere göre, Tüzüğün 8/2 (a) (iii) maddesi amacı doğrultusunda “bir üye devlette etkisi olan ve uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen bir marka” için sağlanan sistem ile, 8/2 (a) (ii) maddesinde belirtilen “bir üye devlette tescil edilen marka” sistemi aynıdır. Divan’a göre Genel Mahkeme dava konusu olaya Tüzüğün 42/3 maddesini uygulamakta hataya düşmemiştir.

Divan bir sonraki aşamada, “bölge” konusuna girmiştir. Rivella’nın aksine OHIM bu konuda Tüzüğün önceki markanın kullanılmasına ilişkin hükümlerin yorumunda üniterlik esasının dikkate alınacağını belirtmiştir. OHIM’e göre 1892 tarihli Anlaşma, Alman Marka Hukukunu etkilese de bu Anlaşmanın Birlik marka sistemi üzerine bir etkisi bulunmamaktadır.

Divan öncellikle Birlik marka sisteminin kendine ait amaçları ve kuralları olan, ulusal sistemlerden bağımsız bir sistem olduğunu hatırlatmıştır. Her ne kadar, Rivela’nın iddiasına dayanak olarak gösterdiği 2008/95 sayılı Tüzüğün 10/1 maddesine[6] göre herhangi bir üye devlette bir markanın belirli bir süre kullanıldığının hak sahibi tarafından ispat edilemediği hallerde bu tüzüğe göre hükümsüzlük de dâhil çeşitli yaptırımlar düzenlemiş olsa da, oradaki amaç Marka Hukuku konusunda ulusal düzenlemelerin uyumlulaştırmasıdır. Dolayısıyla Genel Mahkeme’nin “bir topluluk markasının Avrupa Birliği içinde kullanılıp kullanılmadığı konusuna ilişkin olarak münhasıran Avrupa Birliği Hukuku uygulanacaktır” tespiti Divana göre yerinde bir tespittir.

Divan temyizin bir diğer aşamasında, Rivella’nın “1892 tarihli Anlaşma dolayısıyla başvurusu yapılan markanın Almanya’da yasaklanabileceğine” ilişkin iddiasının, Birliğin üniter yapısını olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir. Divana göre he ne kadar üniter yapı prensibinin istisnaları konusunda Tüzüğün 111. maddesi düzenleme içerse de (örneğin önceki hak sahibi bir topluluk markasına, kendi hakkının korunduğu belli bir bölge ile sınırlı olarak itiraz edebilmektedir), dava konusu olay bu istisnalar içinde yer almamaktadır.

Sonuç olarak, Divan Genel Mahkemenin kararını yerinde bularak Rivella’nın temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran 2015

Dipnotlar:

[1] İsviçre ve Almanya arasında patent, tasarım ve markaların karşılıklı korunmasına ilişkin olarak Berlin’de 13 Nisan 1892 tarihinde imzalanana Anlaşmanın 5.maddesine göre taraf ülkelerden birinde markanın kullanılması halinde, diğer ülkedeki kullanılmama dolayısıyla hükümsüzlük iddiası bertaraf edilebilmektedir.

[2] Tüzüğün 42/2 maddesi lafzı şu şekildedir: “If the applicant so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of publication of the Community trade mark application, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

[3] Tüzüğün 43/3 maddesi lafzı: Paragraph 2 shall apply to earlier national trade marks referred to in Article 8(2)(a), by substituting use in the Member State in which the earlier national trade mark is protected for use in the Community”

[4] Tüzüğün 8/2 (a) maddesi lafzı: “For the purposes of paragraph 1, “earlier trade marks” means

(a)      trade marks of the following kinds with a date of application for registration which is earlier than the date of application for registration of the Community trade mark, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of those trade marks:

(i)      Community trade marks;

(ii)      trade marks registered in a Member State, or, in the case of Belgium, the Netherlands or Luxembourg, at the Benelux Office for Intellectual Property;

(iii) trade marks registered under international arrangements which have effect in a Member State;

(iv)      trade marks registered under international arrangements which have effect in the Community;”

[5] Madri Protokolünün 4/1 maddesi: From the date of the registration …, the protection of the mark in each of the contracting countries concerned shall be the same as if the mark had been filed therein direct. …’

[6] 2008/95 sayılı Tüzüğün 10/1 maddesi: ‘If, within a period of five years following the date of the completion of the registration procedure, the proprietor has not put the trade mark to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Directive, unless there are proper reasons for non-use.’

 

AVRUPA ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ TANINMIŞLIK DEĞERLENDİRMESİ YAPIYOR/SPA KARARI, T 131/12

spa resim

Son yazımızın konusu olan “Swatch” kararında, benzerlik konusunun yanı sıra tanınmışlık konusuna da değinmiştik. Tanınmışlık konusunun okuyucularımızdan gördüğü ilgi üzerine, Divan’ın tanınmışlığın içeriği ile ilgili güncel bir diğer somut değerlendirmesini de paylaşmak istedik. Bu nedenle, bu yazıya konu olarak 5 Mayıs 2015 tarihli yeni bir kararı seçtik. Bu kararda Divan, ülkemizde 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinde düzenlenen tanınmışlık nedeniyle itirazdan yola çıkarak önüne gelen dosyada; tanınmışlığın tespiti, sirayeti, “free riding” (bir başvurunun önceki tescilli markanın tanımışlığından ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlaması durumu) gibi konulara ilişkin değerlendirmeler yapmıştır.

Kararın orijinal metni için http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012TJ0131&qid=1433419098374&from=EN bağlantısını kullanabilirsiniz.

Dosya, Divan’ın önüne gelene kadar  şu aşamalardan geçmiştir.

  • 11 Şubat 2004 tarihinde Kaliforniya ABD merkezli şirket Orly International, Inc., topluluk markası olarak tescil edilmesi için

SPARITUAL

markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 3. sınıfında yer alan ‘tırnak bakım ürünleri ve vücut bakım losyonları” için yapılmıştır.

  • Başvuru 29 Kasım 2004 tarihinde Topluluk Marka Bülteni’nde ilan edilmiştir.
  • 25 Şubat 2005 tarihinde Belçika’da kurulmuş şirket Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, başvuruya karşı itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak:

Benelüks ülkelerinde 3. sınıfta yer alan “ağartma ve temizlik amaçlı ürünler, sabunlar, parfümler, kozmetik ürünleri” ve 32. sınıfta yer alan “maden suları, gazlı içecekler, alkolsüz içecekler ve şuruplar” için tescilli kelime markaları olarak

SPA

Almanya’da 3. sınıfta yer alan “parfüm, vücut ve güzellik bakım ürünleri” için tescilli kelime markası

SPA     

Benelüks ülkelerinde 32. sınıfta yer alan” biralar, maden sunları, gazlı içevekler, meyce suları ve şuruplar” için tescilli figüratif marka

spa 2

Benelüks ülkelerinde 42. sınıfta yer alan “kaplıca hizmetleri” için tescilli kelime markası

LES THERMES DE SPA

gösterilmiştir.

  • İtiraza gerekçe olarak o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) ve 5. maddeleri (daha sonra yürürlüğe 207/2009 Tüzüğün yine aynı maddelerine tekabül etmektedir) gösterilmiştir.
  • OHIM İtiraz Bölümü, Spa Monopole firmasının itirazını, marka olarak kullanıldığı tespit edilmeyen Alman SPA markası ile başvuru arasında bir karıştırılma ihtimali olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.
  • 21 Ocak 2009 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu, İtiraz Bölümü’nün kararını iptal etmiştir. Temyiz Kurulu’na göre İtiraz Bölümünün değerlendirmesine dayanak yaptığı Alman kelime markası SPA, söz konusu karardan sonra ile ayırt edici karakteri olmadığından iptal edilmiştir. Kurul’a göre bu markanın dayanak olacağı bir itiraz geçerli olamaz. Dosya, İtiraz Bölümü’ne itiraz dayanağı olarak gösterilen Alman kelime markası SPA dışındaki diğer markalara göre tekrar değerlendirilmek üzere iade edilmiştir.
  • OHIM İtiraz Bölümü tekrar yaptığı inceleme üzerine 8 Ekim 2010 tarihinde Spa Monopole firmasının itirazını kabul etmiştir. Karara göre başvurusu yapılan marka, 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/5. maddesine göre 32. sınıf için daha önce tescilli kelime markası SPA markasının tanınmışlığından haksız bir yarar sağlayacaktır.
  • Bu sefer başvuru sahibi firma, Orly İnternational Inc, 2 Aralık 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’nda karara karşı itiraz etmiştir.
  • OHIM Temyiz Kurulu 9 Ocak 2012 tarihinde İtiraz Bölümü’nün son tarihli kararını yine iptal etmiştir.  Kurul’a göre (i) Spa Monopol firması, Tüzüğün 42/2[1] maddesine göre 3. sınıf için SPA kelime markasının markasal kullanımını ispat edememiştir; (ii) sınıfta tescilli SPA kelime markasına dayanarak Tüzüğün 8/5 maddesine göre düzenlenen itiraz kabul şartları mevcut değildir. Zira Spa Monopole markasının tanınmış olduğunu ve başvurusu yapılan markanın bu tanınmışlıktan haksız yarar sağlayacağını veya önceki markanın ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına zarar vereceğini kanıtlayamamıştır; (iii) dayanak olarak gösterilen 42. sınıfta tescilli LES THERMES DE SPA kelime markası açısından ise, markanın 8/5 maddesine göre tanınmışlığı ispatlanamadığı gibi Tüzüğün 42/2. maddesine göre de markasal kullanımı da inandırıcı değildir. Spa Monopole firmasının sunduğu belgelerden anlaşıldığı üzere dayanak marka, içerdiği hizmetler için bir marka olarak kullanılmaktan ziyade Belçika’da spa hizmetleri için bir “jenerik işaret” olarak kullanılmıştır.

Spa Monople firması, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır. Zira Spa Monopole firmasına göre, OHIM Temyiz Kurulu dava konusu kararında SPA markasının 32. sınıftaki tanınmışlığı ve başvurusu yapılan markanın benzerlikten dolayı önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayacağı hususlarının tespitinde hataya düşmüştür.

Mahkeme’nin ilk tespitine göre bir Benelüks markasının tanınmışlığının tespiti değerlendirmesinde tüm Benelüks bölgesinin dikkate alınması gerekmez. Üye ülkelerin herhangi birinde tanınmışlığın yeterli olduğu şeklindeki Birlik kuralından hareketle, dava konusu markanın Benelüks bölgesinin bir ülkesinde tanınmış olması yeterlidir.

207/2009 sayılı Tüzüğün 8/5. maddesine göre bir markanın tanımışlık dolayısıyla daha geniş bir korumadan yararlanması için birçok koşulun bir arada olması gerekmektedir. Öncelikle tanınmışlığı iddia edilen önceki marka tescilli olmalıdır. İkinci olarak; tanınmış marka ve başvurusu yapılan aynı veya benzer olmalıdır. Üçüncü olarak; topluluk markası ise Avrupa Birliğinde, ulusal marka ise ilgili üye devlette tanınmış olmalıdır. Dördüncü olarak; başvurusu yapılan markanın kullanılması halinde, önceki tanınmış markanın tanınmışlığından veya ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlanması veya önceki markanın ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına zarar verilmesi riski bulunmalıdır. Tüm bu koşullar kümülatif olup, bir bütün olarak değerlendirilmelidir ve birinin eksikliği halinde ilgili madde uygulanmayacaktır.[2]

Yukarıda belirtilen koşullar altında bulunan son koşulun somutlaştırılması için üç belirgin ve alternatif riskin değerlendirilmesi gereklidir: 1) Başvurusu yapılan markanın kullanılması önceki markanın ayırt edici karakterini olumsuz etkilemeli; 2) Önceki markanın tanınmışlığına zarar vermeli; 3) Önceki markanın tanınmışlığından ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlanmalı.  İlk risk türünde, önceki markanın tescil edildiği veya kullanıldığı mallar için uyandırdığı ani çağrışım tehlike altındadır. Bu durumda önceki markanın kimliğinin ve halkın zihnindeki yerinin dağılması suretiyle “sulandırılması/dilution” durumu mevcuttur. İkinci risk türünde ise, başvurusu yapılan markanın içerdiği mallar ve hizmetlerde kullanılması halinde halk nezdinde önceki markanın “çekim gücünün” azaldığı yönünde bir algılama mevcuttur. Üçüncü risk türünde önceki markanın tanınmışlık ve ayırt edicilik nedeniyle sahip olduğu imajın, başvurusu yapılan markanın içerdiği mallara transfer olması sonucunda, bu mallar önceki markanın tanınmışlığını yarattığı çağrışımdan dolayı daha kolay satılacaktır. Mahkeme bu son risk için “free riding” terimini kullanmaktadır.  Tüm bu risk koşulları açısından mahkemenin önceki kararlarına göre önemle altını çizmek gerekir ki, markalar arasında bir benzerlik olması şart olmayıp, ilgili tüketiciler nezdinde bir karıştırılma ihtimali dahi aranmaksızın sadece bir bağlantı/ilinti kurulması yeterlidir.

Tüzüğün 8/5. maddesindeki risklerin daha iyi tanımlanması için markanın ana fonksiyonu bir kez daha hatırlatılmıştır. Bir markanın ana fonksiyonunun menşei gösterme olduğu her türlü tereddütten uzaktır. Bunun yanı sıra bir marka, içerdiği malların ve hizmetlerin kalitesini, belli özelliklerini belirtir veya içinde lükse, yaşam tarzına, ayrıcalığa, maceraya, gençliğe vb. ilişkin mesajlar/algılar taşır. Bu nedenle bir marka kendi içinde, içerdiği mallar ve hizmetlerin niteliğinden bağımsız ve ayrı olarak bir ekonomik değer barındırır. Markanın içerdiği tanınmış mesaj veya çağrışım nedeniyle kazandığı bu önemli değer, korunması gereken bir değerdir. Zira bu korumanın konusunu teşkil eden tanınmışlık, marka sahibi tarafından yapılan büyük ölçüde yatırım ve çabanın bir sonucudur. Sonuç olarak, Tüzüğün 8/5. maddesi, aynı ve benzer mallar ve hizmetler içermese dahi aynı veya benzer şekilde tescil edilmek istenen bir başvuru karşısında tescilli tanınmış markanın sahip olduğu bu değerleri korumayı temin etme amacıyla uygulanmaktadır.

Somut olayda, OHIM Temyiz Kurulu’na göre SPA kelime markasının 32. sınıftaki mallar için tanınmış olduğunun ispatlanamadığını tespit etmiştir. Davacı, Spa Monopole, sunduğu belgeler ile sadece palyaçolu figüratif SPA markasının tanınmış olduğunu göstermektedir. Kurul daha önceki kararları işaret ederek figuratif SPA markasının tanınmışlığının 31. sınıftaki SPA kelime markasına sirayet etmeyeceğini belirtmiştir.[3], Temyiz Kurulu dava konusu kararında, İtiraz Bölümü’nün aksine, sunulan belgelerde spa kelimesinin palyaço figüratifi ile birlikte kullanıldığını ve bu figüratif elementin markanın ayırt ediciliği ve dolayısıyla tanınmışlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu tespit etmiştir. Yine Temyiz Kurulu’na göre Davacı Spa Monoole, başvurusu yapılan markanın tescili halinde, 32. sınıfta önceki tescilli SPA kelime markasının ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına zarar vereceğini veya bu tanınmışlıktan haksız yarar sağlayacağı olgusunu da ispat edememiştir.

Mahkeme’ye göre ise, Temyiz Kurulu’nun aksine bazı durumlarda bir markanın bir başka markanın parçası olarak kullanılması halinde, o markanın kazandığı ayırt edicilik kullanıldığı diğer markada da görülebilmektedir.[4] Bu durumlarda, yani ilk markanın diğer markanın bir parçası olması nedeniyle sahip olduğu ayırt ediciliği diğer markaya da taşıması halinde, tüketiciler nezdinde bu markaların içerdiği malların aynı işletme tarafından sunulduğu algısı oluşmaktadır.[5]

Bu nedenle Mahkeme, farklı yöndeki daha önceki içtihatlarına dayanarak Temyiz Kurulu’nun figüratif SPA markasının tanınmışlığının kelime SPA markasına sirayet etmeyeceği yönündeki tespitini hatalı bulmuştur. Zira mevcut olayda,  32. sınıftaki SPA kelime markasının, tanınmışlığı tespit edilen SPA figüratif markasının görsel olarak hemen fark edilen ana parçalarından biri olması nedeniyle aynı derecede ayırt edicilikten ve tanınmışlıktan faydalanacağına karar verilmiştir.

Mahkeme daha sonra figüratif SPA markasının bir parçası olarak yer alan SPA kelime markasının, tek başına kullanılması halinde tüketiciler nezdinde bu markanın aynı işletme tarafından sunulduğu algısının oluşup oluşmayacağı tespitine geçmiştir. Mahkeme bu noktada, Davacının, daha önce adına açılan DENTAL SPA davasına referansını da göz önüne almıştır O davadaki, Temyiz Kurulu’nun palyaço figürünün dava konusu markanın bir tamamlayıcı, yardımcı unsuru olduğu şeklindeki tespitine değinilmiştir.

Mahkeme’ye göre ise, figüratif SPA markasındaki spa kelimesi markanın belirgin ana unsurudur. Zira palyaço figürü açık mavi transparan spa kelimesinin arka planında yer almaktayken, spa kelimesi beyaz zemin üzerinde tam ortada, bitişik, koyu mavi ve belirgin karakterlerle yazılarak ana pozisyona sahiptir. Bununla birlikte sunulan belgelerden görüldüğü kadarıyla markanın figüratif unsuru şişeler üzerindeki etiketlerde Mahkeme tarafından tespit edilememiştir.  Sunulan belgelerdeki şişe resimlerinde, etiketlerde spa kelimesi tek başına görülmüştür. Bun göre palyaço figürünün esasen mevcut markanın sadece reklamına hizmet amaçlı olarak tamamlayıcı şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir.  Dolayısıyla palyaço figürü ile birlikte kullanılıp kullanılmasının, tüketiciler nezdinde  Spa markası altındaki ürünlerin ilgili işletme tarafından sunulduğu algısına etki etmediği sonucuna varılmıştır.

Ayrıca sunulan belgelerden Davacı’nın, spa kelimesini 32. sınıftaki diğer markaları ile birlikte kullandığı da açıkça tespit edilmiştir. Örneğin;

–       7 Mart 2003 tarihli De Financieel-Economische Tijd  Belçika gazetesinde “Spa ülkemizin en tanınan kaynak suyudur” şeklinde ifadeler yer almıştır.

–        22 Mart 2000 tarihli La Libre Belgique  Belçika gazetesinde çıkan, etiketinde spa kelimesinin yer aldığı şişe resimleri ve “tüm rakiplere rağmen Belçikalı maden suyu Spa halen Belçika’nın en popüler madensuyu” ifadelerinin yer aldığı örnek sunulmuştur.

–        Belçikalı yazar Jacques Mercier’a ait  Le grand livre de l’EAU, Histoire Traditions Environnement kitabındaki “Belçika maden suyu sektöründeki %23.6 ile spa en büyük paya sahiptir” ifadelerinin yer aldığı örnek sunulmuştur.

–        Belçikalı gazete La dernière Heure’da yer alan 13 Mart 2003 tarihli makalede 27 Ocak-7 Şubat 2003 tarihleri arasında 17800 tane Belçikalı tüketici arasında 33 farklı kategoride yapılan ankette, SPA markasının maden suyu markası olarak seçildiği belirtilmiştir.

Tüm sunulan bu belgelere göre Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun dava konusu kararında yer alan (i) 32 sınıf için SPA kelime markasının tanınmışlığının ispat edilemediğine ve (ii) bu belgelerin sadece spa kelimesinin yer aldığı figüratif diğer markanın tanınmışlığını ispata yaradığına ilişkin tespitlerini yerinde bulmamıştır. Mahkeme’ye göre Davacı 32.sınıf için SPA kelime markasının Benelüks ülkelerindeki tanınmışlığını ispat etmiştir.

Kaldı ki Mahkeme’nin 19 Temmuz 2008 tarihli Mülhens OHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 sayılı daha önceki kararında, 32. sınıf için SPA kelime markasının tanınmışlığı zaten tespit edilmiştir.  Bu kararda; SPA markasının uzun yıllardır Benelüks ülkelerinde kullanıldığı, maden suyu sektöründe % 23,6 ile lider paya sahip olduğu, yaygın dağıtım ağına sahip olduğu, önemli ölçüde reklam harcamalarının yapıldığı, birçok spor organizasyonlarına sponsorluk yapıldığı tespitlerine dayanılarak Benelüks ülkelerinde bu markanın tanımış olduğuna karar verilmiştir. OHIM tespitinin aksine, 1924 yılından beri markanın palyaço figürü ile birlikte satılması hususu, tek başına SPA kelime markasının 32 sınıf için tanınmışlığına engel teşkil etmemektedir.

Mahkeme bir sonraki aşamada başvurusu yapılan markanın, önceki tecilli tanınmış markanın tanınmış ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlayacağı veya önceki markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğine zarar verildiği konusuna ilişkin değerlendirmelere geçmiştir.  Tüzüğün 8/5. maddesindeki bu risk yukarıda da belirtildiği gibi, sadece markaların birbirine benzer olması durumunda değil, karıştırılma ihtimali olmasa dahi tüketiciler nezdinde aralarında bir bağlantı kurulması halinde de söz konusu olabilmektedir.  Bu bağlantının varlığının tespitinde ise, olaya ilişkin tüm faktörler yani benzerliğin derecesi, mallar ve hizmetlerin niteliği, markaların sunuluş itibari ile birbirine yakınlığı veya uzaklığı, tüketici kitlesinin niteliği, önceki markanın tanınmışlık düzeyi, tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali gibi tüm unsurlar bir arada değerlendirilmelidir.[6]

OHIM İtiraz Bölümü dava konusu itirazı incelerken yaptığı tespite göre, 32. sınıftaki maden suları için tanınmışlığı ispat edilen SPA markası “saflık, sağlık,güzellik” imajı taşımaktadır. İtiraz Bölümü’ne göre itiraz konusu markalar birbirine benzemektedir; zira başvurusu yapılan kelime markası ‘SPARITUAL’, önceki tescilli “SPA” kelime markasını içermektedir. Bu nedenle Benelüks ülkelerindeki tüketicilerin iki marka arasında bağlantı kurması ihtimali mevcuttur. Ayrıca İtiraz Bölümü şu tespitte bulunmuştur: başvurusu yapılan markanın içerdiği kozmetik ürünleri ile önceki tescilli markanın içerdiği maden suları arasında da -ki kozmetik ürünleri maden suları içermektedir ve maden suları ile birlikte kullanılabilmektedir- bir bağlantı söz konusu olup, bu noktada “saflık, sağlık ve güzellik” imajının bir markadan diğerine transfer olması ihtimali mümkündür. OHIM Temyiz Kurulu ise, İtiraz Bölümü’nün bu tespitlerinin aksi yönde tespitlerde bulunmuştur.

Mahkeme ise somut olaya ilişkin yaptığı incelemede, SPA kelime markasının 32. sınıftaki tanınmışlığı göz önüne alındığında başvurusu yapılan markanın önceki tescilli markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğinden haksız bir yarar sağlayacağı “free riding” kolaylıkla göz ardı edilebilecek bir konu değildir. Mahkeme’ye göre Davacı markasının yüksek derecedeki tanınmışlığını da ispat ettiğinden OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını yerinde bulmamıştır. Mahkeme’ye göre OHIM Temyiz Kurulu, başvurusu yapılan markanın haksız yarar sağlayacağı riskinin analizinde hataya düşmüştür.

Sonuç olarak Mahkeme, önceki tescilli markanın tanınmışlık koşullarını taşımadığına ve başvurusu yapılan markanın Davacı’nın markasının tanınmışlığından ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlayacağı riskinin olmadığına ilişkin tespitlerde hataya düşüldüğünden OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını iptal etmiştir.

Ülkemizde ister TPE aşamasındaki itirazlarda, ister mahkemelerdeki dava aşamalarında tanınmışlık iddialarının, bu konuda inandırıcı ve yeterli bilgi ve belge sunulmadan yapıldığı görülmektedir. 207/2009 sayılı Tüzük ile paralel şekilde 556 sayılı KHK kapsamında tanınmış markaya sağlanan korumanın özel ve geniş bir koruma olduğu unutulmamalıdır. Bu korumanın altında yatan mantık, markanın büyük ölçüde yapılan reklam yatırımları nedeniyle kazandığı imajın, ayırt ediciliğin, başka mal ve hizmet sınıflar söz konusu olsa dahi korunmasıdır. Yukarıdaki karardan da açıkça anlaşılacağı üzere, tanınmışlığı yaratan işte bu zahmetli, uzun ve masraflı sürecin iyi belgelenmesi gerekmektedir ki bu özel korumadan yararlanma imkânı doğabilsin. Sadece satış cirolarının yüksekliğini gösteren birkaç fatura veya üzerinde tarih dahi gözükmeyen birkaç katalog ile yapılacak tanınmışlık iddiası, ilgili düzenlemenin amacının kapsamından çok uzaktır. Bu nedenle, tescilli bir marka sahibi olan bir işletmenin markasına yaptığı tüm reklam yatırımlarını, bu yatırımların kapsamını, tarihini, reklamın tüketiciler nezdinde oluşturduğu etkileri ve bunun çeşitli mecralardaki yankılarını belgelemesi, yani markasıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kapsayan bir arşiv tutması, gelecekte olası bir tanınmışlık iddiasının temelini oluşturacaktır.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] Tüzüğün 42/2. maddesi şu şekildedir: “If the applicant so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of publication of the Community trade mark application, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.”

[2] 22 Mart 2007 tarihli Sigla OHIM — Elleni Holding (VIPS) kararı, T‑215/03, 11 Temmuz 2007 tarihli Mülhens OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU) kararı, T‑150/04

[3] 13 Eylül 2007 tarihli Il Ponte Finanziaria v OHIM kararı, C‑234/06 P

[4] 17 Temmuz 2008 tarihli L & D OHIM kararı, C‑488/06 P

[5] 7 Temmuz 2005 tarihli Nestlé kararı C‑353/039

[6] 27 Ekim 2008 tarihli Intel Corporation kararı, C‑252/07

Tanınmış Marka Olmak Her Zaman Yeterli Değildir! Adalet Divanı’nın “SWATCH/SWATCHBALL” Kararı (T-71/14)

HP-T2-2-swatch-630x420

Bloğumuzu takip eden okuyucularımızla yine çok güncel/yeni olan, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 19 Mayıs 2015 tarihli kararını paylaşmak istiyoruz. Karar, tanınmış “Swatch” markasının, “Swatchball” marka tescil başvurusuna karşı yaptığı itirazlar neticesinde veriliyor. Tahminimce konuyla ilgilenen birçok okuyucumuz markalar arasındaki benzerlikten dolayı tanınmış “Swatch” markası lehine karar verildiğini düşünecektir. Ancak karar sonucu tahminlerden farklı olmuştur. Okuyucularımız kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164307&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=118956 bağlantısından ulaşabilirler.

Mahkeme kararı öncesi olayın aşamaları şu şekilde olmuştur:

  • Panavision Europe Ltd, 24 Aralık 2007 tarihinde topluluk marka tescil başvurusunda bulunmuştur. Başvurusu yapılan kelime markası aşağıdaki gibidir:

SWATCHBALL

  • Başvuru Nice Sınıflandırmasının 9. (sinema/görsel sanatlarla ilgili yazılımlar, alet ve araçlar, yayımlar), 35. (sinema/görsel sanatlarla ilgili ürünlerin, araç ve aletlerin satış hizmeti), 41. (sinema/görsel sanatlarla, ürünlerle ilgili online yayın hizmetleri) ve 42. (sinema/görsel sanatlarla ve ürünlerle ilgili danışmanlık hizmetleri) sınıfları için yapılmıştır.
  • Başvuru 16 Haziran 2008 tarihli Topluluk Marka Bülteni’nde yayınlanmıştır.
  • 5 Eylül 2008 tarihinde İsviçre kökenli Swatch AG, başvuruya itiraz etmiştir. Başvuruya dayanak olarak Swatch AG adına daha önce tescilli

SWATCH  

Swatch

       markaları gösterilmiştir.

  • İtiraza, o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) ve 8/5 maddeleri (daha sonra yürürlüğe giren 207/2009 sayılı Tüzüğün aynı maddeleri) gerekçe gösterilmiştir.
  • OHIM İtiraz Bölümü, itirazı 13 Ocak 2012 tarihinde reddetmiştir.
  • Swatch AG, 9 Mart 2012 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’nda bu karara itiraz etmiştir.
  • OHIM Temyiz Kurulu 11 Kasım 2013 tarihinde verdiği kararda, Swatch AG’nin yaptığı itirazı yine reddetmiştir. OHIM, Başvurucu Swatch AG’nin Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali olduğu iddiasını, markaların içerdiği mal ve hizmetler farklı olduğundan yerinde bulmamıştır. OHIM, Tüzüğün 8/5 maddesi açısından yaptığı değerlendirmede ise şu tespitlerde bulunmuştur: (i) itiraza dayanak olarak gösterilen markalar, 14. sınıfta yer alan “saatler ve zaman ölçme cihazları” için Fransa, Almanya ve İspanya’da tanınmıştır; (ii) markaların içerdikleri mallar ve hizmetler çok farklı olduğundan, ilgili tüketicilerin zihninde önceki tescilli marka çağırım yapmayacaktır veya markaların birbiri ile ilintili olduğu ihtimali bulunmamaktadır; (iii) Swatch AG, ilgili tüketici kitlesinin “Swatchball” başvurusunun içerdiği mallar ve hizmetler için de “Swatch” markasının kullanıldığını düşünebileceklerinden, “Swatch” markasının “sulandırılacağı/dilution”, bu suretle markasının ayırt edici karakterinin zedeleneceği ve tanınmışlığından haksız yarar sağlanacağı iddiasını ispatlayamamıştır.
  • Swatch AG, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararının yürürlüğe giren 207/2009 sayılı Tüzüğü 8/5 maddesine aykırı olduğu iddiası ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Açılan davada Swatch AG OHIM’in, “Swatch” markasının tanınmış olduğunu açıkça kabul etmesine ve başvurusu yapılan markanın içinde tanınmış markanın bir bütün olarak yer almasına rağmen, benzerlik değerlendirmesinde hataya düştüğünü iddia etmiştir. Keza başvurusu yapılan markanın içerdiği mallar ve hizmetlerin hitap ettiği kitlesinin uzmanlar olmasına rağmen, uzmanlar açısından karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinin dikkate alınmadığı iddia edilmiştir. Ayrıca, dava konusu markaların içerdikleri malların ve hizmetlerin doğası itibari ile çok farklı olmadıklarından büyük marketlerde birbirine yakın şekilde sunulacaklarını; başvurusu yapılan markanın içerdiği malların OHIM’ın tespit ettiğinin aksine konularında uzman kişiler dışında daha geniş bir kitleye hitap edebileceğini belirtmiştir. Son olarak Swatch AG, sinema/görsel sanatı ile ilgili yazılım ve araçların her zaman zamanlama mekanizması içerdiğini, bu nedenle bu malların tüketicilerinin Swatch AG’nin başvuru konusu markanın alanına yönelik ticari faaliyetini genişlettiğini düşüneceklerini iddia etmiştir. Swatch AG’ye göre başvurusu yapılan marka, tanınmış “Swatch” markasının tanınmışlığından yararlanmak suretiyle haksız bir yarar sağlamak isteyen “asalak” bir markadır ve bu durum tanınmış markanın özel karakterine zarar vermektedir.

OHIM ise bu iddialara karşı çıkmıştır.

Mahkeme tarafların iddialarının ardından değerlendirme aşamasına geçmiştir. Tüzüğün 8/5 maddesi metninden açıkça anlaşılan koşullar şunlardır: (i) dava konusu markalar aynı veya benzer olmalı; (ii) önceki tescilli marka tanınmış olmalı; (iii) başvuru konusu olan markanın kullanılması halinde, başvuru sahibi haksız bir yarar sağlamalı veya tanınmış markanın ayırt edici karakterine zarar vermelidir. Bu maddeye göre verilecek red kararı işte bu koşulların tümünün bir arada mevcut olması halinde sözkonusu olabilmektedir. Koşulların bir tanesinin eksik olması, maddenin uygulanmaması için yeterli bir neden teşkil etmektedir.[1]

Ayrıca Mahkeme’ye göre Tüzüğün 8/5 maddesinde belirtilen ve tanınmış marka aleyhine oluşan riskler, ilgili tüketicilerin her ne kadar iki markayı birbiri ile karıştırmasa da markalar arasındaki belirgin derecedeki benzerlikten dolayı iki marka arasında bağlantı/ilinti kurulması halinde de sözkonusu olabilmektedir.

Bu bağlantıya/ilintiye ilişkin oluşan içtihatlardan yola çıkarak söylenebilir ki, markalar arasındaki benzerlik ne kadar fazlaysa, sonraki marka tüketicilere önceki tanınmış markayı daha çok çağrıştırmaktadır. Bununla birlikte, sadece markaların benzer olması tespiti, bu markalar arasında bağlantı/ilinti kurulduğu sonucuna varmak için de tek başına yeterli bir neden değildir.[2]

Belirtildiği gibi bir bağlantının/ilintinin varlığının tespiti için, söz konusu olayın tüm açılardan ele alınacak değerlendirilmesi yapılmalıdır. Markalar arasındaki benzerliğin derecesi, markaların içerdikleri mal ve hizmetlerin türü, birbirine yakınlığı ve/veya farklılığı, hitap edilen tüketici kitlesi, önceki markanın tanınmışlık düzeyi, önceki markanın ayırt ediciliğini kendiliğinden mi yoksa kullanım dolayısıyla mı edindiği ve markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin mevcut olup olmadığı gibi tüm unsurların bir arada ele alınması gerekmektedir.[3]

Tüketiciler nezdinde markalar arasında bir bağlantı/ilinti kurulmadığı durumlarda, yani sonraki marka kullanımı ile haksız bir yarar sağlanmayacaksa ya da önceki markanın tanınmışlığına veya ayırt edici karakterine zarar gelmeyecekse, Tüzüğün 8/5 maddesinde tanınmış markalar için öngörülen özel koruma ile amaçlanan ihlal durumunun varlığı sonucuna varılamaz.

Yukarıda tespitler ışığında söz konusu davada, ilk olarak 8/5 maddesinin ilk iki koşulu mevcuttur.   Yani öncelikle iki marka arasında benzerlik mevcuttur ki başvurulan marka, önceki markanın kelime unsurunu bir bütün olarak ilk hecesinde içermektedir. Bu itibarla dava konusu markalar, görsel olarak orta derecede, işitsel olarak ise sonraki markanın ek olarak “ball” kelimesini içermesinden dolayı düşük veya orta düzeyde benzemektedir. Kavramsal olarak ise; iki markanın da swatch kelimesini ortak içermesinden dolayı İngilizce konuşan kesimde aynı şekilde anlaşılacağından benzerdir. Bir bütün olarak iki markanın orta derecede benzer olduğu sonucuna varılmıştır. İkinci koşul olarak; önceki markanın yüksek düzeyde tanınmış marka olduğu taraflarca kabul edilmiştir ve taraflar arasında ihtilaf dışındadır.

Değerlendirmenin kilit noktası, 8/5 maddesinin uygulanması için gereken üçüncü koşuldur. Buna göre, ilgili tüketiciler nezdinde iki marka arasında, önceki tanınmış markanın Tüzüğün 8/5. maddesine göre koruma altında olan menfaatlerini zedeleyen şekilde bir bağlantı/ilinti kurulup kurulmadığının tespiti gerekmektedir.

Mahkeme, yukarıda da belirtildiği gibi iki markanın birbirine benzer olmasının, iki marka arasında bağlantı/ilinti kurulduğu sonucuna varmak için yeterli olduğu anlamına gelmediğinin altı çizmiştir. Markalar arasındaki bağlantının/ilintinin varlığı için somut olaydaki ilgili tüm unsurların birlikte ele alınması gerekecektir. Bu anlamda somut olayda bağlantının/ilintinin varlığı için gerekli koşullardan; markalar arasındaki benzerlik ve önceki markanın tanınmışlık düzeyinin yüksek olduğu sabittir. Ancak bu koşulların aksine somut olayda: (i) markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin türünün birbirinden farklı olduğu, farklı dağıtım kanallarının kullanıldığı, birbiri ile değiştirilebilir ve rekabet halinde olmadıkları, çok farklı amaçlara yönelik oldukları, aynı pazarlama segmentinde yer almadıkları ve (ii) hitap ettikleri tüketici kitlesinin farklı oldukları tespit edilmiştir. Zira Mahkeme’ye göre, OHIM tespiti ile paralel olarak, tescil başvurusu sahibi olan Panavision Euro Ltd şirketinin hedefi olan tüketici kitlesi, önceki markanın hitap ettiği ortalama düzeydeki tüketici kitlesinden farklı olarak konusunda uzman kişilerdir. Buna göre tescil başvurusunun içerdiği malların ve hizmetlerin hitap ettiği bu uzmanların, önceki tescilden haberdar olmakla birlikte iki marka arasında bir bağlantı/ilinti kurmayacakları sonucuna varılmıştır. Zira bu uzmanların dava konusu iki markanın içerdikleri ürünleri aynı satış yerinde görmeleri ya da birinin içerdiği malların diğer marka altında da sunulacağını düşünmeleri muhtemel değildir.

Mahkeme sonuç değerlendirmesinde her ne kadar önceki markanın yüksek tanınmışlık düzeyi olduğunu ve dava konusu markalar arasında benzerlik olduğunu kabul etse de, markaların içerdiği mallar ve hizmetler ile hitap ettikleri tüketici kitlelerinin farklı olmasından dolayı Tüzüğün 8/5 maddesinde aranan markalar arasındaki “bağlantı/ilinti” ihtimalinin olmadığını tespit etmiştir. Varılan bu sonuç itibari ile, yani markalar arasında bağlantı/ilinti olmadığının tespitinden sonra, Mahkeme artık Tüzüğün 8/5 maddesinde öngörülen risklerin oluşup oluşmadığının tespiti aşamasına geçilmesine gerek kalmadığını belirtmiştir.

Mahkeme tüm bu değerlendirmelerden sonra Swatch AG’nin açtığı davanın reddine karar vermiştir.

Ülkemizde 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesine tekabül eden tanınmış markalara bahşedilen özel korumanın kapsamı düşünüldüğünde, aynı dava Türkiye’de görülecek olsaydı, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Swatch/Swatchball” davasında vardığı sonuçtan farklı bir sonuca varılacağı kanaatindeyim. Zira ülkemizde, -şayet önceki markanın tanınmışlığı tespit edilmişse-, tanınmış marka ile başvurusu yapılan marka arasındaki benzerliğin tespiti tek başına başvurunun reddedilmesi için yeterli bir neden olarak görülmektedir. Bu noktadan sonra, ayrıca markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin benzerliği veya hitap ettikleri tüketici kitlelerinin düzey ve yakınlığı gibi konularda ayrıca bir inceleme aranmamaktadır. Esasen bu geniş koruma yaklaşımı, kanaatimce, ilgili paragraf lafzına daha uygun düşmektedir ki, bu “özel” koruma zaten “farklı mallar ve hizmetlerde” başvuru olması ihtimaline ilişkin olarak düzenlemiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Mayıs 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 25 Mayıs 2005 tarihli Spa Monopole OHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)kararı, T‑67/04

[2] 25 Ocak 2012 tarihli Viaguara OHIM — Pfizer (VIAGUARA) kararı, T‑332/10

[3] 12 Mart 2009 tarihli Antartica OHIM kararı, C‑320/07 P, 27 Kasım 2008 tarihli Intel Corporation kararı, C‑252/07

Meşhur “Paskalya Tavşanı” Kararı – Adalet Divanı “Lindt Goldhase” Tescilindeki Kötü Niyet İddiasını Tartışıyor (C-529/07)

badfaith

Bu hafta okuyucularımızla Adalet Divanı’nın “kötü niyet” kavramına bakış açısını paylaşmak istedik. Bu konuda yaptığımız araştırmada sıklıkla aşağıdaki karara atıf yapıldığını gördük. Bu karar, daha doğrusu görüş, Avusturya Mahkemeleri önündeki Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ve Franz Hauswirth GmbH firmaları arasında 2004 yılında başlayan “Goldhase” davası kapsamında, Avusturya Temyiz Mahkemesi’nin talebiyle oluşturulmuştur.

Avusturya Temyiz Mahkemesi 2 Kasım 2007 tarihinde verdiği ara karar ile Adalet Divanı’ndan o zaman yürürlükte bulunan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesinde düzenlenen kötü niyet kavramının yorumu için görüş istemiştir. Divan 11 Haziran 2009 tarihinde bu yazı konusu görüşünü içeren kararı vermiştir. Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de82a924c22530499d93e78b4cb43d23b4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxqOe0?text=&docid=74488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=170618 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Özetle; İsviçre’de faaliyet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (‘Lindt & Sprüngli’), Avusturya’da faaliyet gösteren Franz Hauswirth GmbH (‘Franz Hauswirth’) şirketine karşı, kendi adına topluluk markası “Lindt Goldhase” olarak tescilli üç boyutlu çikolata tavşana çok benzer şekilde ürünü, Avrupa Birliği içinde ürettiği/pazarladığı ve bu durumun karıştırılma ihtimali doğurduğunu iddia ederek, bu kullanımın önlenmesi için Avusturya’da dava açmıştır. Dava konusu markalar aşağıdaki gibidir:

tavşan1   tavşan2

Franz Hauswirth, dosya kapsamında yaptığı savunmada, Lindt&Sprüngli’nin başvuruyu yaptığı sırada kötü niyetli olduğunu, bu nedenle o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1(b) maddesi uyarınca (13 Nisan 2009 tarihinde yürürlüğe giren 207/2009 sayılı Tüzüğün 52/1 (b) maddesidir) marka hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini iddia etmiştir.

O tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesi (207/2009 sayılı Tüzük 52/1 (b) maddesi) markanın hükümsüzlüğü için mutlak nedenler başlığı taşımakta olup lâfzı şu şekildedir:

A Community trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings,

(b) where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.[1]

Paralel şekilde Avusturya Marka Koruma Kanunu’nun (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970) 34/1. maddesi de şu şekildedir:

Any person can apply for a trade mark to be cancelled if the applicant was acting in bad faith at the time of application.’[2]

Dava konusu çikolata tavşanlar, halk arasında bilinen adıyla “Paskalya Tavşanları” 1930 yılından beri çeşitli boy ve renklerde piyasada bulunmaktadır. Bu çikolata tavşanların şekli, elle üretildiği zamanlarda birbirinden oldukça farklı olmasına rağmen üretimde ve paketlemedeki otomasyonun başlaması ile birlikte tavşanlar birbirine benzemeye başlamıştır.

Lindt & Sprüngli 1950’den beri dava konusu çikolata tavşanı, tescilli üç boyutlu markasında olduğu gibi üretmektedir. 1994’den bu yana bu ürün Lindt & Sprüngli tarafından Avusturya’da satılmaktadır. Lindt & Sprüngli, 2000 yılında üç boyutlu altın tavşan figüründen oluşan:

tavşan1

markasını “Lindt GOLDHASE” adıyla tescil ettirerek koruma altına almıştır. Marka çikolata ve çikolata ürünleri için Nice Sınıflandırması’nın 30. sınıfında tescil edilmiştir.

Franz Hauswirth ise dava konusu olan:

tavşan2

çikolata tavşanını 1962 yılından beri satışa sunmaktadır.

Üç boyutlu markasının tescilinden önce Lindt & Sprüngli, benzer ürünü üreten üreticiler için ulusal haksız rekabet ve sınai haklar mevzuatına göre gerekli yasal işlemleri yapmıştır. Tescilden sonra da benzer olduğu tespit edilen ürünler için karıştırılma ihtimali iddiası ile yine yasal işlemlere devam etmiştir ki bu davalardan biri de Avusturya’da Franz Hauswirth’e karşı açılmış olan davadır.

Bu davada Avusturya Temyiz Mahkemesi, davalı Franz Hauswirth’in, tescil sırasında Lindt & Sprüngli’nin kötü niyetli olduğundan karşı dava konusu “Lindt Goldhase” markasının 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesine göre hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebi nedeniyle, yargılamaya bekletici sorun yaparak ara vermiş ve dosyayı görüş bildirmesi için Adalet Divanı’na göndermiştir. Avusturya Temyiz Mahkemesi’nin Adalet Divanı’ndan kendisine kılavuzluk ederek görüş bildirmesini beklediği sorular şunlardır:

  1. Şayet bir topluluk markası başvurucusu başvuru sırasında, rakibin en az bir üye ülkede kendi markası ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işareti aynı veya benzer mallar veya hizmetler için kullandığını biliyorsa ve sözkonusu tescil başvurusunu rakibin bu işareti kullanmasını engellemek yapıyorsa, bu durum 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvurucunun kötü niyeti olarak değerlendirilebilir mi?
  2. Şayet yukarıdaki sorunun cevabı “olumsuz” ise: başvurucunun başvuruyu yaptığı sırada aynı veya benzer mallar veya hizmetler için başvuru konusu marka ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işaret üzerinde rakibin “kazanılmış hak/valuable right/wertwollen Besitzstand” sahibi olduğunu biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa ve rakibin sözkonusu işareti kullanmasını engellemek için başvuruyu yapmışsa, bu durum ilgili madde anlamında kötü niyet teşkil eder mi?
  3. Birinci veya ikinci sorunun cevabı “olumlu” ise: başvurucunun markası halk arasında tanınmışsa ve bu nedenle zaten haksız rekabet hükümlerine göre hâlihazırda koruma altındaysa, bu durum kötü niyeti bertaraf eder mi?

Lindt & Sprüngli sözkonusu iddia karşısında, piyasadaki rakiplerden haberdar olma ve onların piyasaya girişlerini engellemeye çalışmanın Tüzüğün ilgili maddesi anlamında kötü niyet oluşturmayacağını dile getirmiştir. Ona göre bu durum en fazla “dürüstlüğe veya iş ahlakına aykırı bir davranış” olarak değerlendirebilir ki bu davada da böyle davrandığı zaten ispatlanamamıştır. Kaldı ki; dava konusu üç boyutlu marka, tescilden önce sektörde tanınmış ve ayırt ediciliğe sahip bir marka olup, bu nedenle birçok üye devlette ya haksız rekabet ya da marka mevzuatına göre koruma altındaydı. Ayrıca bu marka tescilden önce de çok uzun süre bir marka olarak kullanılmış ve büyük reklam yatırımları neticesinde tanınmışlık kazanmıştır. Sonuç olarak, dava konusu işaret, zaten bir “ticari bir değer” olarak taklitlerine karşı koruma altındaydı.

Diğer yandan, Lindt& Sprüngli’ye göre şayet OHIM tescilden sonra kullanılmayan bir işareti marka olarak tescil ettiyse, üçüncü kişiler tescilden itibaren 5 yıl bitmeden önce, başvurucunun Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvuru sırasında kötü niyetli olduğunu ileri sürerek sözkonusu tescilin hükümsüzlüğünü talep edebilirler.

Franz Hauswirth’e göre ise Tüzüğün 51/1 (b) maddesi, bir markanın hükümsüzlüğü için mutlak veya nisbi red sebeplerin olmadığı veya ileri sürülemediği haller için öngörülmüş durumlar için bir yaptırım sağlamaktadır. Franz Hauswirth’e göre başvurucunun aynı veya benzer mallar veya hizmetler için, rakibinin en az bir üye devlette kazanılmış hak sahibi olduğunu bildiği bir işaret ile aynı veya benzer bir marka için, sırf rakibini o işareti kullanmaktan men etmek amacıyla topluluk markası başvurusu yapması bir kötü niyettir. Bu anlamda, Lindt & Sprüngli’nin dava konusu topluluk markasını tescil ettirmesinin arkasında da tüm rakiplerini engelleme niyeti yatmaktadır. Franz Hauswirth’e göre, 1960 yılından beri piyasada olması ve 1997 yılından beri de dava konusu çikolata tavşan şeklini kullanması suretiyle elde ettiği kazanılmış hakkı, Lindt & Sprüngli’nin dava konusu kötü niyetli tescili nedeniyle tehdit edilmemelidir.

Franz Hauswirth ayrıca Tüzüğün 51/1 (b) maddesi lafzından, tescilden önce tanınmış olan markanın tescili halinde kötü niyetin bertaraf olacağına ilişkin bir sonucun çıkarılamayacağını, bu nedenle mevcut davada da dava konusu üç boyutlu markanın tescil öncesi kazandığı tanınmışlığından bahisle başvurucunun kötü niyetli olmadığı sonucuna ulaşılamayacağını belirtmiştir.

Divan, kendisinden görüş sorulan sorularla ilgili yaptığı incelemede şu tespitlerde bulunmuştur:

  • Tüzüğün 51/1 (b) maddesinde düzenlenen kötü niyet mutlak bir hükümsüzlük nedenidir. Bu neden ya OHIM nezdinde ya da bir ihlal davasında karşı dava olarak ileri sürülebilir.
  • Bu maddede ifade edilen kötü niyetin mevcudiyetinin aranacağı zaman; açıkça başvuru sırasındaki zamandır. Başvurucunun başvuru sırasındaki kötü niyeti sorgulanmalıdır.
  • Mevcut davada, başvurucunun başvuruyu dosyaladığı sırada pek çok üretici, aynı veya benzer mallar için başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı veya bezer işareti piyasada kullandığı anlaşılmaktadır.
  • Görüş istenilen sorularda yer alan, başvurucunun aynı veya benzer mallar için başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işaretlerin sektörde varlığını “bilmesi gerekmesi” ifadesi; ilgili piyasaya ilişkin bir “genel bilgi karinesini” işaret etmekte olup, bu karine markanın kullanılma süresi ile bağlantılıdır. Bir markanın kullanılma süresi ne kadar uzunsa, başvurucunun başvuru sırasında sektörle ilgili o kadar çok genel bilgiye sahip olduğu varsayılmaktadır.
  • Başvurucunun başvuruyu yaptığı sırada, üçüncü bir kişinin en az bir üye devlette başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı ve benzer bir işareti kullandığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi olgusu, tek başına başvurucunun kötü niyetli davrandığı sonucuna varılması için yeterli değildir.
  • Kötü niyetin varlığının tespiti için başvurucunun başvuru sırasındaki niyetine dikkat edilmelidir.
  • Başvurucunun o zamanki niyeti ise tamamen subjektif bir unsur olup, her somut olayın objektif şartları dâhilinde tespit edilmelidir.
  • Başvurucunun üçüncü kişileri sektörden uzaklaştırmak niyetiyle tescil başvurusu yapması, belli koşullarda kötü niyet unsurudur. Şayet bir olayda başvurucunun topluluk markası olarak tescilinden sonra o markayı kullanma niyeti olmadığı açıkça anlaşılıyorsa, o başvurucunun tek amacı üçüncü kişileri sektöre girmekten alıkoymaktır. Bu durumda da bir marka kendisinden beklenen ana işlevi, yani tüketicilere mal ve hizmetlerin hangi işletmece sunulduğu veya karıştırılmadan mal ve hizmeti birbirinden ayırt etme işlevi yerine getirmemektedir.
  • Benzer şekilde, üçüncü bir kişinin başvurusu yapılan işaret ile karıştırılma ihtimali olan aynı veya benzer bir işareti uzun süredir kullanması ve bu nedenle yasal korumadan yararlanması hali de, başvurucunun kötü niyetinin tespitinde ilgili unsurlardan biridir. Zira bu durumda başvurucunun tek amacı; topluluk markasına bahşedilen haklardan yararlanma avantajına sahip olarak, aynı ve benzer işareti kendisi için ayırt edici hale getirmiş ve yasal koruma kazanmış rakibe karşı haksız rekabet yaratmaktır.
  • Ancak, sektördeki pek çok üreticinin başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı ve benzer işareti kullanarak üretim yaptığı hallerde de, başvurucunun tescil ile yasal korunma aradığı amacı da gözardı edilmemelidir.
  • Mevcut olayda da başvurucu başvuru yaptığı sırada, piyasaya yeni giriş yapan üçüncü kişilerin, başvurucunun işaretini taklit ederek avantaj sağladıklarını bildiğinden, bu kullanımları engellemek için sözkonusu işareti koruma altına almaya niyetlenmiştir.
  • Başvurucunun kötü niyetinin tespitinde dava konusu yapılan işaretin şekli de dikkate alınmalıdır. Somut olayda dava konusu işaret ve ürünün sunumu bir bütünlük arzetmektedir. Rakiplerin ürünün şekline ilişkin tercihlerinin teknik veya ticari sebeplerle kısıtlı olduğu hallerde başvurucunun kötü niyeti daha kolay tespit edilebilmektedir. Zira tescil ile başvurucu sadece rakiplerini aynı ve benzer işareti kullanmaktan değil aynı zamanda benzer ürünü pazarlamaktan da men edecektir.
  • Başvurucunun kötü niyetinin tespitinde ele alınması gereken bir diğer konu ise topluluk markası olarak başvurusu yapılan markanın, başvuru sırasında sahip olduğu tanınmışlık düzeyidir. Tanınmışlığın düzeyi, başvurucunun markası için daha geniş bir koruma sağlamaya yönelik amacını haklı kılmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda Adalet Divanı, Avusturya Temyiz Mahkemesi’ne bildirdiği görüşte Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvurucunun kötü niyetinin tespiti için 3 noktayı ele almasını işaret etmiştir. Bunlar:

  1. Başvurucunun en az bir üye devlette, üçüncü bir kişinin başvuru konusu işaret ile aynı veya benzer işareti kullandığını bildiği veya bilmedi gerektiği hususu;
  2. Başvurucunun niyeti;
  3. Başvurucunun işareti ile üçüncü kişinin işaretinin sahip olduğu yasal korumanın derecesi

Divan’ın işaret ettiği hususlar yönünden yapılan uzun yargılama sonucunda, 2012 yılında Avusturya Temyiz Mahkemesi Lindt & Sprüngli lehine karar vererek, Franz Hauswirth’in tavşanının bu haliyle kullanılmasını yasaklamıştır.

Ülkemizdeki duruma gelince; 556 sayılı KHK kötü niyet 207/2009 sayılı Tüzük’te olduğu gibi bağımsız bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamıştır. Dolayısıyla kötü niyet tek başına hükümsüzlük nedeni olarak ileri sürülememekte, maddede sayılan hükümsüzlük nedenlerine eşlik etmekte; varlığının tespiti halinde de hükümsüzlük davası açma süresine etki etmektedir. Yargı kararlarına baktığımızda kötü niyet kavramı daha çok Medeni Kanun 2. maddesi kapsamındaki genel dürüstlük ve doğruluk esasları üzerinden değerlendirilmektedir. Ancak, marka hukuku anlamındaki kötü niyetin daha özel ve somut olarak sınırlarının belirlenmesine ihtiyaç olduğu da açıktır.

Esasen KHK’da kötü niyetin başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılması ve sadece bu sebepten hükümsüzlük davası açma hakkının tanınması KHK’nın bütünlüğü açısından da yerinde olurdu. Zira KHK’nın 35/1 maddesinde “Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır” denilmek suretiyle kötü niyet ayrı bir “itiraz nedeni” olarak açıkça gösterilmiştir. Dolayısıyla marka tescil başvurusunun kötü niyetle gerçekleştiği itirazı üzerine TPE bu itirazı inceleyip, karara bağlayacaktır. TPE’deki tescil aşamasında kötü niyet iddiasıyla başvurunun reddinin mümkün olmadığı haller için, her ne kadar TPE kararlarına karşı iptal davası açmak mümkün ise de, itiraz nedeni olarak bağımsız düzenlenen kötü niyetin, tek başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olmasının yine de bir eksilik olduğu söylenebilir kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Mayıs 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1]OHIM’e yapılacak bir başvuru ya da bir ihlal davasında açılacak karşı dava kapsamında, başvurucunun başvuruyu dosyaladığı sırada kötü niyetli davrandığı tespit edilirse, o topluluk markasının hükümsüzlüğüne karar verilebilir

[2]Başvurunun yapıldığı sırada başvurucunun kötü niyetli davrandığı iddiasında olan kimse, o markanın hükümsüzlüğünü talep edebilir.”

Adalet Divanı Temyiz Mahkemesi’nin “ASOS” Kararı (C-320/14 P) – “Sulh İçinde Birlikte Var Olma (Peaceful Coexistence)” Olgusunun İspatı Neredeyse “İmkansız”…

coexist

Bloğumuzu takip eden okuyucularımız son yazılarımızdan birinin konusu olan Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin oldukça yeni tarihli “Skype” kararını hatırlayacaktır. Anılan kararda, “peaceful coexistence/Markaların Karıştırılmadan Sektörde Birlikte Var Olma” durumu da inceleme konusu yapılmıştır. Skype kararında Genel Mahkeme’nin “peaceful coexistence” konusundaki eğilimi halen kafaları kurcalarken, bu konuda daha önceki tarihli kararlarını araştırarak daha detaylı bilgi edinmek istedik. Bu amaçla “peaceful coexistence” konusunun en kapsamlı bu yazımızda inceleyeceğimiz “ASOS” başvurusuna ilişkin kararda işlendiğini gördük.

Söz konusu karar Adalet Divanı Temyiz Mahkemesi’nin 13 Ocak 2015 tarihli C-320/14 P sayılı kararıdır. Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161501&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=240980 bağlantısı kullanılarak ulaşılabilir.

Davanın Temyiz Mahkemesi önüne gelmeden önceki tarihçesi şu şekildedir:

  • Başvurucu, İngiltere’de kurulmuş  Asos pcl, 30 Haziran 2005 tarihinde OHIM’e topluluk markası tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru konusu kelime markasına aşağıda yer verilmiştir:

                                                                                 “ASOS”

  • Başvuru, Nice Sınıflandırması’nın 3. (Sabunlar, Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler) 18. (Derilerden, deri taklitlerinden mamul taşıma amaçlı eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtar muhafazaları, bavullar, valizler; şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar), 25. (ayak giysileri, baş giysileri, iç ve dış giyim ürünleri, kemerler) ve 35. (parfüm, kişisel bakım, kozmetik, giyim ürünlerinin perakende ve online satış hizmetleri) sınıfları için tescil edilmek istenmiştir.
  • 27 Nisan 2006 tarihinde İsviçre vatandaşı Roger Maier başvuruya itiraz etmiştir. İtiraz dayanağı olarak daha önce topluluk markası olarak 3. ve 25 sınıflar için tescilli aynı ASOS markası gösterilmiştir.
  • OHIM, 9 Kasım 2010 tarihinde başvuruyu kısmen reddetmiştir. Başvurucu, Asos pcl, karara OHIM Temyiz Kurulu’nda itiraz etmiştir.
  • OHIM Temyiz Kurulu, Başvurucu’nun itirazını kısmen reddetmiştir. Buna göre Temyiz Kurulu, başvurunun 18. sınıftaki “taşıma amaçlı ürünler” için tesciline, diğer mal ve hizmetler için ise reddine karar vermiştir. Temyiz Kurulu, aynı ve benzer mallar için markalar arasında bir karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğunu; Avrupa Birliği içinde Başvurucu’nun karıştırılma ihtimali olmadan markaların sektörde birlikte var olma/ “peaceful coexistence” durumuna ilişkin olarak yeterli bilgi belge sunamadığını tespit etmiştir.
  • Bunun üzerine Başvurucu, konuyu 19 Aralık 2011 tarihinde Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşımıştır. Genel Mahkeme davayı aşağıdaki gerekçelerle 29 Nisan 2014 tarihinde reddetmiştir:
    • Genel Mahkeme aynen OHIM Temyiz Kurulu gibi, Başvurucu tarafından ASOS markasının 18 üye devlette yaklaşık 10 yıldır kullanıldığına dair sunulan delillerin, markaların karıştırılma ihtimali olmadan birlikte var olma/”peaceful coexistence” durumunu “tam” olarak ispatlayamadığına hükmetmiştir. Mahkemeye göre “peaceful coexistence” iddiası için, daha önceki kararlarında olduğu gibi markaların karıştırılmadan sektörde birlikte var olabilme hali “tam” olarak ispatlanmalıdır. [1]
    • Oysa Mahkeme önündeki davada, Başvurucu bu konuda sadece kendi şirket içindeki hukuk birimlerinden alınmış iki adet beyan sunmuş, ancak bu beyanlar “bağımsız kaynaklardan edinilmiş başkaca delillerle” desteklenmemiştir. Mahkemenin mutad uygulamalarına göre, Başvurucu tarafından sunulan deliller ancak başka delillerle de desteklendiği takdirde ispat kuvvetini haizdir.[2] Kaldı ki, Başvurucu tarafından sunulan deliller, karıştırılma ihtimalinin olmadığı sonucuna götürmemektedir. Zira sunulan deliller sadece dava konusu başvurunun “kullanıldığına” ilişkindir.
    • Diğer yandan, bu deliller başvurunun 18 üye devlette karıştırılmadan birlikte var olma durumunun iddiasının ispatı için sunulmuştur. Bu delillerin bu durumu ispatladığı varsayılsa bile, 18 üye devlet dışındaki diğer üye devletlerdeki karıştırılma ihtimali görmezlikten gelinemez. Zira “peaceful coexistence” durumunun kabulü için “tüm Avrupa bölgesinde” karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığı tespit edilmelidir. [3]
    • Mahkeme’ye göre Başvurucu’nun İngiltere’deki ulusal başvuruyu, daha önceki ASOS markası sahibinin itirazı üzerine geri çekmesi, “peaceful coexistence” konusundaki tereddüte işaret etmektedir.

Genel Mahkeme’nin bu kararının orijinal metnine  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151341&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=184574 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Başvurucu, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bu kararının bozulması talebiyle Temyiz Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Başvurucu, temyiz başvurusunu altı başlık altında toplamıştır:

  1. Genel Mahkeme, markaların karıştırılmadan sektörde birlikte var olma olgusunu değerlendirirken hataya düşmüştür. Başvurucu’ya göre, dava konusu markalar arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde, markaların üye devletlerin “her birinde ayrı ayrı” birlikte var olabileceklerinin ispatı aranmamalıdır. Uzun yıllardır oldukça fazla sayıda üye devlette dava konusu markaların karıştırılmadan birlikte var olabilmesi, diğer üye ülkelerde de dava konusu markaların hitap ettikleri ilgili tüketici kitlesi açısından da “farklı” olarak algılanacaklarına ve karıştırılmayacaklarına dair bir karine teşkil etmelidir. Aksinin kabulü için haklı bir neden bulunmamaktadır. Başvurucu dava konusu markaların 18 üye devlette yaklaşık 10 yıldır birlikte var olduklarını, bu süre içinde de 15 üye devlette de karıştırılmadan var olduklarını ispatlamıştır. Bu duruma rağmen, Genel Mahkeme her üye devlette ayrı ayrı karıştırılmadan birlikte var olma durumunun ispatını aramaktadır. Ancak bunu ispatlamak pratikte imkânsız olup, topluluk markası başvurucuları açısından bu durum markaların karıştırılmadan birlikte var olma ihtimali olgusuna güveni zedelemektedir.

Genel Mahkeme sunulan tüm delillere rağmen, yukarıda belirttiğimiz üzere OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını doğru bulmuştur ve sunulan delillerin başvurusu yapılan markanın “kullanımına” ilişkin olduğunu ancak “tüm” bölgede karıştırılma ihtimali olmadığını “tam” olarak ispatlamadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca Genel Mahkeme’ye göre İngiltere’de ASOS markasına yapılan itirazdan sonra başvurunun geri çekilmesi, bu konuda bir tereddütün varlığına işaret etmektedir.

Temyiz Mahkemesi, temyizin bu başlığına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede Genel Mahkeme’nin tespitine katılmıştır. Temyiz Mahkemesi de, sunulan delillerin karıştırılma ihtimalinin “hiçbir suretle olmadığını” ispatlayamadığını; Birlik ülkelerinin bir kısmında karıştırılma ihtimali olmadan birlikte var olma durumunun, Avrupa bölgesinin “tümü” için karıştırılma ihtimalinin görmezlikten gelineceği anlamına gelmeyeceğini ifade etmiştir. Sonuç olarak Temyiz Mahkemesi, bu konuda Genel Mahkeme’nin kararının doğruluğunun sorgulanmayacağını ve karar içeriğinin tekrar incelenmeyeceğini belirtmiş ve bu başlık altındaki temyiz nedenini reddetmiştir.

2. Başvurucu’nun ikinci temyiz nedeni; karıştırılmadan sektörde birlikte var olma konusuna ilişkin olarak daha önce verilen mahkeme kararlarının, temyiz konusu karara yanlış uygulandığıdır. Temyiz Mahkemesi bu başlık altındaki temyiz nedenini de reddetmiştir. Zira bahse konu daha önceki tarihli kararlardaki markaların birbiri ile “aynı” olmadığını, o kararlarda yapılan tespitlerin temyiz konusu Genel Mahkeme kararının sonucuna etkili olmayacağını belirtmiştir.

3. Başvurucu üçüncü temyiz nedeni olarak; Genel Mahkeme’nin Başvurucu’nun kendi beyanlarının, ancak diğer sunulan delillerle desteklendiği zaman ispat kuvveti olduğuna dair tespitinin yanlış olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Mahkemesi bu iddianın Genel Mahkeme’nin kararının içeriğine girmek olacağından bir temyiz nedeni olarak ileri sürülemeyeceğine hükmetmiştir. Diğer yandan Temyiz Mahkemesi delillerin Genel Mahkeme tarafından yanlış değerlendirilmediği ve sonucun değişmeyeceğini tespit etmiştir ve bu başlıktan da temyiz nedenini reddetmiştir.

4. – 5. Dördüncü ve beşinci temyiz nedeni: Genel Mahkeme’nin markaların karıştırılmadan sektörde birlikte var olduklarına dair sunulan delillerin doğru değerlendirilmediği iddiasıdır. Başvurucu’ya göre, Genel Mahkeme’nin tespitinin aksine sunulan tüm deliller ASOS markasının yaygın şekilde 18 üye devlette yaklaşık 10 yıldır kullanıldığını göstermektedir ki bu durum aynı zamanda uzun süredir “markaların karıştırılmadan sektörde birlikte var olma/peaceful coexistence” durumuna da delil teşkil etmektedir. Temyiz Mahkemesine göre sunulan deliller Genel Mahkeme’nin tespitindeki maddi gerçeği değiştirecek nitelikte olmadığından bu başlık altındaki temyiz nedeni de reddedilmiştir.

6. Altınca temyiz nedeni olarak Başvurucu, Genel Mahkeme’nin ASOS markasının İngiltere’deki ulusal başvurusunun itiraz üzerine geri çekilmesinin “peaceful coexistence” değerlendirmesinde bir “tereddüt” olarak görmesinin yanlış olduğunu ileri sürmüştür. Temyiz Mahkemesi bu başlık altındaki temyiz nedeninin de kararın içeriğine girilmesi olarak görmüş ve temyiz konusu oluşturamayacak nitelikte bir iddia olduğundan “usul” yönünden reddetmiştir.

Sonuç olarak yukarıdaki tüm temyiz nedenleri açısından, Temyiz Mahkemesi, Genel Mahkeme’nin OHIM’in bu konudaki tespitine paralel değerlendirmesini, aksini ispat etmeye yetecek deliller mevcut olmadığından dosya gerçeklerine göre doğru bulmuştur ve Başvurucu’nun temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Yukarıdaki karardan anlaşıldığı üzere Mahkeme, “peaceful coexistence” durumunun özetle; Birlik üyesi “tüm” üye devletlerde “ayrı ayrı”, dava konusu markalar açısından karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığının, başvurucular dışında “başka bağımsız kaynaklardan” edinilmiş delillerle “tam” olarak desteklendiği zaman sözkonusu olabileceğinin altını çizmiştir ve ancak bu şartlar altında “peaceful coexistence” durumunun kabul edileceğini belirtmiştir. Ancak temel hukuk mantığı açısından, “olmayan” bir durumun hem birlik üyesi “tüm devletler açısından ayrı ayrı”, hem de “bağımsız” kanallardan edinilecek delillerle ispatlanabilmesinin pratikte nasıl mümkün olacağını okuyucularımızın yorumuna bırakıyoruz. Bu zor/ağır ispat şartları altında “peaceful coexistence” kavramı için “adı var ancak uygulaması yok” demek abartılı bir tespit olmayacaktır.

Gülcan Tutkun Berk

Mayıs 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 18 Eylül 2012 tarihli T‑460/11 sayılı Scandic Distilleries v OHIM — Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER) karar.

[2] 13 Haziran 2012 tarihli T‑542/10 sayılı XXXLutz Marken v OHIM — Meyer Manufacturing (CIRCON)karar

[3] 13 Nisan 2010 tarihli T‑103/06 sayılı Esotrade v OHIM — Segura Sánchez (YoKaNa), 21 Mart 2011 tarihli T‑372/09 sayılı Visti Beheer v OHIM — Meister (GOLD MEISTER), 10 Nisan 2013 tarihli T‑505/10 sayılı Höganäs v OHIM — Haynes (ASTALOY)kararları

“SKYPE”, Adalet Divanı’nda Marka Tescili Sınavından Geçemiyor (T-423/12)

skype2

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 5 Mayıs 2015 tarihli T‑423/12 sayılı kararı ile “skype” hakkında kamuoyu tarafından şaşırtıcı bulunması olası bir yoruma imza atmıştır. Sanal iletişim ortamı sağlayan popüler markalardan bir tanesi olan “skype”, karardaki tarihlerden anlaşılacağı üzere topluluk markası olarak tescil edilmek üzere uzun bir yolculuk yapmış, ancak 2005 tarihinde başlayan bu tescil serüveni, Mayıs 2015’te Adalet Divanı’nda son bulmuş ve maalesef “skype” için olumlu bitmemiştir. “Skype” markasının ülkemizdeki yaygın kullanımı ve bilinirliği göz önüne alındığında, bu kararın okuyucularımızca da dikkatle değerlendirileceğini düşünüyoruz.

Kararın orijinal metnine ulaşmak isteyen okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164091&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=284066 bağlantısını kullanabilir.

Dava öncesi, OHIM nezdindeki başvurunun reddi süreci şu şekildedir:

  • Dublin merkezli Skype Ultd, 28 Haziran 2005 tarihinde OHIM’e topluluk marka tescili için başvurmuştur. Başvuru yapılan markaya aşağıda yer verilmiştir:

skype

  • Başvurunun içerdiği mallar ve hizmetler ana başlıkları ile 9. sınıfta yer alan ‘Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları”, 38. sınıfta yer alan “internet üzerinden birebir iletişim sağlama hizmetleri” 42. sınıf için “Bilgisayar hizmetleri”dir.
  • Başvuru 13 Mart 2006 tarihli Bülten’de ilan edilmiştir. İlan üzerine İngiltere’de faaliyet gösteren Sky plc ve Sky IP International Ltd, 207/2009 sayılı Tüzüğün 41. maddesine göre (o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 42. maddesine göre) başvuruya itiraz etmiştir.
  • İtiraz dayanağı olarak daha önce 30 Nisan 2003 tarihinde (4 Ekim 2008 tarihinde tescil edilmiştir) 9, 38, 41, 42 sınıfları kapsayan

SKY

         markası ve o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8 maddesinin 1/(b), 4 ve 5 paragrafları (207/2009 sayılı Tüzüğün aynı maddesi ve paragrafları) gösterilmiştir.

  • OHIM İtiraz Bölümü, itirazı Tüzüğün 8/1 maddesine uygun bularak başvuruyu reddetmiştir.
  • İtirazın kabulü ve başvurunun reddi üzerine, Başvurucu firma Skype Ultd, 11 Ağustos 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu 26 Temmuz 2012 tarihli kararında, itiraz konusu başvurular arasında görsel, işitsel ve kavramsal olarak benzerlik olduğu ve başvuruların içerdikleri mal ve sınıfların aynı olduğu gerekçesi ile itirazın kabulü kararını yerinde bulmuştur. Kurul’a göre: SKY markası 9, 38 ve 41. sınıflar için İngiltere’de yüksek derecede ayırt ediciliğe sahiptir, markaların hedef tüketici kitlesinin yüksek dikkat seviyesine sahip olması halinde dahi ortada bir karıştırılma ihtimali mevcuttur; ayrıca “Markaların Piyasada Birlikte Var Olması/Coexistence” şartları bulunmamaktadır.

Başvurucu şirket, Skype Ultd., OHIM Temyiz Kurulu’nun kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Başvurucu, Skype Ultd. dava dilekçesinde; dava konusu başvuruların birbiri ile benzer olmadıklarını, “Skype” markasının yaygın kullanımı nedeniyle içerdiği mal ve hizmetleri için tüketiciler nezdinde kendine has bir anlam kazandığından bu suretle karıştırılma ihtimalinin önlendiğini, son olarak da yıllardır iki markanın birbiri ile karıştırılmadan sektörde birlikte var olduklarını ileri sürmüştür.

OHIM ise bu iddialarının aksine; itiraz konusu iki markanın benzer ve içerdikleri mallar ve hizmetlerin de aynı olduğundan Tüzüğün 8.maddesi 1/b fıkrası anlamında bir önceki markanın hitap ettiği tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğunu; karıştırılma ihtimalinin daha önce başvurusu yapılan marka ile “bağlantılı olma” ihtimalini de kapsadığını belirtmiştir. Mahkeme’nin daha önceki içtihatlarına göre halkın, ihtilaf konusu markaların aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı işletmeler tarafından sunulduğunu zannetmesi halinde de karıştırılma ihtimali mevcuttur. [1]

Davada öncelikle, dava konusu başvuruların hitap ettiği tüketici kitlesinin niteliği belirlenmeye çalışılmıştır. OHIM tüketici kitlesinin Avrupa bölgesindeki profesyoneller olduğunu belirtmiş, ancak incelemesini SKY markasının menşeini ve kullanım yaygınlığını dikkate alarak İngiltere ile sınırlamıştır. Zira Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında bir topluluk markasının benzerlik nedeni ile reddi için, Avrupa’nın sadece bir bölgesinde bu nedenin varlığı dahi yeterli sayılmıştır. [2]

Mahkeme, OHIM’in tespiti ile paralel olarak, markaların görsel-işitsel mecradaki mallar ile yazılım üretme ve web barındırma hizmetlerini içermeleri nedeniyle, bunların doğası gereği teknik uzmanlık gerektirdiklerini; tüketicilerin her gün bu mal ve hizmetleri kullanmalarına rağmen düzenli olarak satın almadıklarını ve fiyatlarının yüksek olduğunu belirlemiştir.

Bir sonraki aşamada ise mallar ve hizmetlerin benzerlik incelemesine geçilmiştir. Bu noktada esasen taraflar arasında bir mutabakat oluştuğundan, Mahkeme’ce de markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin aynı olduğu kabul edilmiştir.

Markaların benzerlik değerlendirmesinde ise Mahkeme, alışılageldiği üzere markaları görsel, işitsel ve kavramsal olarak karşılaştırmış ve içerdikleri esas ve tamamlayıcı unsurların hafızalarda bir bütün olarak bıraktıkları izlenimini incelemiştir. Bu noktada okuyucularımıza Mahkeme’nin benzerlik değerlendirmesinde, markaların detaylarından ziyade sonuçta bir bütün olarak bıraktığı izlenime itibar edileceğine dair ayrıntıları içeren, sizlerle paylaştığımız daha önceki yazılarımızı hatırlatmak isteriz.

OHIM, bir bulut formundaki çerçeve içinde yazılı “skype” şeklindeki başvurudaki bulut şeklinin “sadece dekoratif” fonksiyonu olduğunu belirtmiştir. Mahkeme de bu tespiti yerinde bulmuştur. Bulut formunun “skype” yazısını kuvvetlendiren bir “çerçeve” etkisi olduğu, ayırt edici karakteri olmadığı, hafızalarda klasik bir çerçeve dışında algılanmasına ve akılda kalmasına neden olacak bir özelliği olmadığı vurgulanmıştır. Başvurucunun, OHIM’in başvurudaki “figüratif” unsuru yeterince değerlendirmediği noktasındaki iddiası/itirazı ise haklı bulunmamıştır.

Görsel konudaki bu değerlendirme işitsel değerlendirmeye de yansımıştır. Zira iki marka arasındaki farklılık olarak ortaya çıkan bulut formundaki çerçevenin işitsel yönü olmadığından markalar sadece kelime olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Benzer şekilde bulut çerçevesine belirgin bir anlam ithaf edilemediğinden, bu şekil kavramsal değerlendirme dışı görülmüştür. Keza Başvurucu da bulut formunun, çerçeve olmak dışında bir anlamı ifade ettiğini iddia etmemiştir.

Mahkeme figüratif açıdan yukarıda değerlendirmesinden sonra dava konusu markaların içerdikleri kelimelerin görsel değerlendirmesine geçmiştir.

SKY                                     SKYPE

Mahkeme’ye göre başvurusu yapılan “skype” markası her ne kadar tek kelimeden oluşsa da, halk tarafından sadece “SKY” olarak ilk üç harfinin dikkate alınacağı ifade edilmiş ve bundan dolayı orta derecede görsel benzerlik tespit edilmiştir.

Kelimelerin işitsel değerlendirmesinde ise, her iki markanın da aynı şekilde başlayan tek hece ile telaffuz edildiği, başvurunun “p” ile sonlandığı tespit edilmiş ve markalar arasında yine orta derecede işitsel benzerlik bulunmuştur.

Kelimelerin kavramsal değerlendirmesinde ise, “SKY” markasının anlamının İngilizce’de gökyüzü olmasına karşılık, başvurusu yapılan “skype” ibaresinin ise İngilizce bir anlamı bulunmadığı, bu nedenle ilgili tüketici kitlesi tarafından başvurunun “sky” kelimesi ile ilişkilendireceği ihtimali olduğu tespit edilmiş ve kavramsal benzerlik düzeyi orta olarak belirlenmiştir.

Mahkeme, OHIM’in bu değerlendirmelerinin yerinde olduğunu tespit ettikten sonra Başvurucu’nun bu konudaki itirazlarına da açıklık getirmiştir. Başvurucu’ya göre OHIM sadece ilk üç harfe bağlı kalarak kelimeler arasındaki benzerlik değerlendirmesini yapmıştır. Mahkeme’ye göre: sadece bu üç harf açısından değil diğer unsurlar da göz önüne alındığında işitsel, görsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesine ilişkin sonuç yine değişmeyecektir. Zira başvurusu yapılan markanın beşte üçü, daha önce tescil edilen markadan oluşmaktadır ve tek heceden oluşan telaffuzu da yine daha önce tescil edilen markadır. Başvurucu’nun bu noktada “skype” ibaresinin sondaki belirgin telaffuz farkı iddiası da yerinde bulunmamıştır. İki ibarede de yer alan “sky” kelimesinin, İngilizce dilinde kolaylıkla tanınan temel bir kelime olduğu ifade edilmiştir. Diğer yandan kelimelerin aynı olan kısımlarının en başta yer alması hususu, markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinde diğer hususlara göre daha öne çıkmakta çünkü bu husus benzerliği güçlendirmektedir.

Mahkeme, Başvurucu’nun “skype” kelimesindeki “pe” kısmının anlamı olmadığından görmezden gelinmesi ve bu konuda Mahkeme’nin benzer durumlar için daha önceki içtihatlarında aksi yönde karar vermesi yönündeki itirazını da yerinde bulmamıştır. Başvurucu’ya göre ortalama tüketiciler özel bir anlamı olmasa da ek olan ayırt edici kısma kendine has bir anlam yüklemektedir. Başvurucu bu iddiasına Mahkeme’nin daha önceki kararlarını dayanak göstermiştir.[3] Bu iddiaya karşılık Mahkeme, daha önceki kararlarında yer alan kelimelerin ikiye bölünerek söylenme durumunun, söz konusu davada “sky” kelimesinin benzerliğini ortadan kaldırmadığını, her olayda kelimenin niteliğine, anlamına bağlı olarak ayrı değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Ayrıca Mahkeme’ye göre bulut formundaki çerçeve markalar arasındaki benzerliği güçlendirmektedir; zira bulut gökyüzüne eşlik eden bir unsurdur ve bu nedenle tüketiciler bu halde de “SKY” markasının hatırlayacaktır.

Son olarak karıştırılma ihtimali değerlendirmesine geçilmiştir. Mahkeme bu konuda öncelikle global bir prensibi hatırlatmıştır: Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde markalar ile içerdikleri mallar ve hizmetlerin benzerlikleri karşılıklı bir bağlantı içindedir. Bazen mallar ve hizmetler arasında düşük derecedeki benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecedeki benzerliği ortadan kaldırabilmekte ya da tersi durumlar söz konusu olabilmektedir.[4] Somut olayda da Mahkeme OHIM’in karıştırılma ihtimaline yönelik tespitini yerinde bulmuştur. Her ne kadar görsel, işitsel ve kavramsal anlamda markalar arasında orta derecede benzerlik olsa da, markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin aynılığından ve daha önceden tescilli markanın yüksek derecedeki ayırt ediciliğinden dolayı, İngiltere’de bulunan tüketiciler açısından, bunların yüksek dikkat seviyesindeki tüketiciler olduğu düşünülse bile, bir karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Daha önceden tescilli markanın ayırt ediciliği, tanınmışlığı üzerine ise şu değerlendirmelerde bulunulmuştur: Bilindiği üzere Tüzüğün 8. maddesine göre karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde birçok husus dikkate alınır, bunlardan biri de bir markanın piyasadaki tanınmışlığıdır. Bir markanın ayırt ediciliği ne derece yüksekse, o derece yüksek karıştırılma ihtimali mevcuttur ve bu tanınmışlıklarından dolayı daha fazla korumadan yararlanır.

Ayırt edici bir markanın, sektöründeki tanınmışlığına ilişkin bir yüzde vermek genel olarak mümkün olmasa da, bir marka ne derece ayırt edici ise halk arasında o derece tanınmış olduğu da söylenebilir. Bu anlamda markanın ayırt ediciliği ile tanınmışlık düzeyi arasında sıkı bir bağlantı vardır. Tanınmışlığı nedeniyle bir markanın ayırt edicilik düzeyinin belirlenmesinde; özellikle markanın sektördeki payı, ne derece yoğun, yaygın ve eskiye dayalı kullanıldığı, markaya yapılan yatırım miktarı, markanın içerdiği mal ve hizmet sınıfının hitap ettiği kitlenin halk içindeki oranı, ilgili ticaret ve sanayi odaları ile konuyla ilgili uzmanların görüşleri gibi pek çok faktörün birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Somut olayda OHIM, 9, 38, 41 sınıflarda daha önceden tescilli “SKY” markasının İngiltere’de çok büyük üne sahip, yüksek derecede ayırt ediciliği olan bir marka olduğunu belirtmiştir. Bu tespit itiraz dosyasına sunulan çok sayıda belgeye dayanmıştır. Mahkeme de bu tespite katılmıştır ve “SKY” markasının İngiltere’de özellikle 9. sınıftaki “ses ve görüntü üretilmesine, iletilmesine ve kaydına yarayan araçlar”, 38. sınıftaki “telekomünikasyon” ve 41. sınıftaki “eğlence” için çok tanınmış olduğunun altını çizmiştir. Başvurucu’nun, OHIM tarafından bu tanınmışlığın “abartıldığına” ilişkin itirazı ise yerinde bulunmamıştır.

Ayrıca OHIM’in sunulan belgelere dayanılarak, “SKY” markasının klasik televizyon yayıncılığı dışında başvurusunun yapıldığı diğer mal ve hizmetler için de başvuru tarihi itibari ile -28 Haziran 2005- halk arasında tanınmış olduğu tespiti de Mahkeme’ce doğrulanmıştır.

Başvurucu’nun, başvurusu yapılan markanın başvuru tarihinden önceki 20 ay boyunca piyasada yoğun kullanımı suretiyle içerdiği mallar ve hizmetler için ikinci bir anlamı olması ve doğrudan Başvurucu’yu referans göstermesi nedeniyle, markalar arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimali olgularının ortadan kalktığına yönelik itirazı da Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Zira Mahkeme’ye göre iddia edilen “ikinci anlam”, markanın kullanım dolayısıyla kazandığı ve marka ile sunulan hizmetler arasında tüketicilerin kurduğu bir bağlantıdan başka bir şeyi ifade etmez. Ancak burada tartışılan konu; bir markanın başvurucudan bağımsız olarak taşıdığı kavramsal anlamı değildir. Kaldı ki böyle olduğu kabul edilse bile, yani “skype” ibaresinin içerdiği hizmetler için gerçekten de bir anlam kazanmış olduğu kabul edildiğinde, “skype” artık bir jenerik ad olacak ve bu nedenle ilgili hizmetler için bu sefer de “tanımlayıcı” hale gelecektir.

Diğer yandan, yerleşik Mahkeme kararlarına göre; karıştırılma ihtimalinin tespitinde başvurusu yapılan markanın değil daha önceden tescilli/başvurusu yapılan markanın tanınmışlığı dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir. [5]

Başvurucu bir başka açıdan da itiraz etmiştir: Başvurucu’ya göre “sky” ibaresi, özellikle televizyon yayıncılığı için uyandırdığı oldukça yüksek çağırım nedeniyle 9, 38 ve 42. sınıflardaki mallar ve hizmetler için üçüncü kişilerce sıkça kullanılmakta ve bu nedenle “sulandırılmış” bir ibare oluğundan koruma kapsamı zayıftır. Mahkeme ise; televizyon yayıncılık hizmetleri açısından “sky” kelimesinin tanımlayıcı bir yönü olmadığını, üçüncü kişilerce sıkça kullanılmasının bu markanın “sulandırılmış” olması sonucunu doğurmadığını, aksi yönde delil sunulamadığını tespit etmiştir. Kaldı ki, “sky” kelimesinin televizyon yayıncılığı ve ilintili olduğu 9. sınıf için ayırt ediciliği zayıf olduğu kabul edilse bile, “SKY” markasının yüksek derecedeki tanınmışlığı bu durumu telafi edecektir. Diğer yandan, yine bazı sınıflar için “sky” kelimesinin zayıf ayırt edici gücü olduğu kabul edilse bile, içerdiği diğer mallar ve hizmetler açısından bu durum söz konusu olmayacaktır. Bu şartlar altında bu iddia da yerinde bulunmamıştır.

Son olarak iki markanın sektörde birlikte var olmaları koşulu yönünden değerlendirme yapılmıştır. OHIM’e göre bu şart mevcut değildir. Başvurucu ise aksine iki markanın da sektörde birkaç yıldır birbiri ile karıştırılmadan var olduklarını, hatta önceki tescilli markanın televizyon yayınlarında, başvurusu yapılan markanın reklamının yapıldığını iddia etmiştir.

Somut olayda Mahkemeye göre; markaların sektörde birlikte var olma durumu, İngiltere’de sadece “birebir/peer-to-peer iletişim” için düşünebilecektir, diğer mallar ve hizmetler için söz konusu olmayacaktır, zira Başvurucu başvuru tarihinden önce diğer mal ve hizmetler için faaliyette bulunduğunu iddia etmemiştir. Ancak, sadece tek ve spesifik hizmet için birlikte var olma durumunun, ihtilaf konusu markaların içerdikleri tüm mal ve hizmetler için karıştırılma tehlikesini bir bütün olarak önlemediği belirtilmiştir. Oysa Mahkeme’nin önceki kararlarına göre “Coexistence” durumu ancak ve ancak karıştırılma ihtimalinin hiçbir suretle mevcut olmadığının başvurucu firma tarafından ispat edilmesi halinde söz konusu olabilmektedir.[6] Ayrıca Başvurucu birlikte var olma durumuna ilişkin olarak; topluluk markası olarak başvuru tarihi (28 Haziran 2005) itibariyle “skpe” markasının, 22 aydır birebir iletişim hizmeti alanında hızlıca büyük bir başarı gösterdiğini ve bu hizmetin “SKY markasının “çekirdek” faaliyeti olmadığını iddia etmiştir. Bu iddia da Mahkeme’ce, “tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali olmaksızın piyasada birlikte var olma” şartlarının mevcudiyeti için yeterli olmadığı gerekçesi ile yerinde bulunmamıştır.

Başvuru tarihinden önce “skype” markasına karşı herhangi bir hukuki girişimde bulunmamış olunmasının, karıştırılma ihtimali mevcut olmadan, birlikte var olmaya “onay” verildiği anlamına gelmediğinin de altı çizilmiştir. Dolayısıyla, dava konusu markalar açısından Sektörde Birlikte Var Olma/Coexistence şartlarının mevcut olmadığına karar verilmiştir.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen tüm tespitler ışığında; Mahkeme, aynı mallar ve hizmetler için işitsel, görsel ve kavramsal açıdan dava konusu markalar arasında benzerlik olduğuna; daha önce tescilli/başvurusu yapılan markanın sektördeki yüksek ayırt edici gücü nedeniyle İngiltere’deki yüksek dikkat düzeyindeki tüketiciler açısından bile karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğuna, sektörde birlikte var olma koşulunun mevcut olmadığına karar vermiştir.

Adalet Divanı içtihadını ve OHIM uygulamalarını takip edenler, karıştırılma ihtimali incelemesinde, önceki tarihli (itiraz gerekçesi) markanın tanınmışlığı veya bilinirliğine önem atfedildiğini, buna karşın sonraki tarihli başvurunun tanınmışlığının veya bilinirliğinin incelemede önem taşımadığını bilmektedir. Bu husus göz önüne alındığında, “skype” markasının neredeyse tüm dünyada yaygın bilinirliği ve kullanımı, karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınmamış ve dava “skype” aleyhine sonuçlanmıştır. “Skype” markasının bilinirliği son derece açıkken bu kararın hakkaniyetle ne derece bağdaştığı veya kararın gerçek yaşamda karşılığı bulunup bulunmadığı kanaatimizce tartışmaya son derece açık bir husustur. Bununla birlikte kararda yer verilen değerlendirmelerin Adalet Divanı’nın genel yaklaşımıyla örtüştüğü açıktır. Karıştırılma olasılığı, tanınmışlık ve birlikte var olma (co-existence) hakkında oldukça güncel değerlendirmeler içeren “Skype” kararının, okuyucularımızca da dikkate değer bir karar olarak değerlendirileceğini umuyoruz.

 

Gülcan Tutkun Berk 

Nisan 2015 

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 9 Temmuz 2003 tarihli inLaboratorios RTB OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01 sayılı karar

[2] 14 Aralık 2006 tarihli Mast-Jägermeister OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and Others), T‑81/03, T‑82/03 ve T‑103/03 sayılı kararlar

[3] 11 Kasım 2009 tarihli Bayer Healthcare OHIM — Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL), T‑277/0 sayılı, 6 Ekim 2004 tarihli Vitakraft-Werke Wührmann v OHIM — Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02 sayılı kararlar.

[4] 29 Eylül 1998 tarihli Canon, C‑39/97 sayılı karar.

[5] 3 Eylül 2009 tarihli Aceites del Sur-Coosur v Koipe, C‑498/07 sayılı karar.

[6] 11 Mayıs 2005 tarihli Grupo Sada OHIM — Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, ECR sayılı karar.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SMARTER SCHEDULING” Başvurusunu Değerlendiriyor (T-499/13)

smarter

Akıllı teknolojilerle çalışan cihazları ifade etmek için kullanılan “smart” veya “akıllı” kelimeleri son yıllarda çok sayıda farklı markanın bileşeni olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. “Smart” kelimesiyle bir ürün veya hizmet adının birlikte kullanılması suretiyle oluşturulan marka başvurularının ayırt edici veya tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı tartışması son dönemlerde sıklıkla yapılmaktadır ve okumakta olduğunuz karar bu hususun Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce ne şekilde değerlendirildiğini göstermektedir.

Adalet Divanı, bu yazıda inceleyeceğimiz 5 Şubat 2015 tarihli, T-499/13 sayılı kararında, içerdiği malların amacını, özelliğini doğrudan belirten “Smarter Scheduling” ibaresinin ayırt edici karakteri haiz olmadığından tescilini uygun bulmamıştır.

İnceleyeceğimiz bu karar, Amerikan Şirket nMetric LLC’nin OHIM Temyiz Kurulu’nun 17 Haziran 2013 tarihli kararını Mahkeme önüne taşıması sonucu verilmiş bir karardır.

Başvurucu Şirket, nMetric LLC, 22 Ağustos 2011 tarihinde standart karakterlerde yazılı iki kelimeden oluşan

SMARTER SCHEDULING

markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

Bu aşamada “smarter” kelimesinin Türkçe karşılığının “daha akıllı”, “scheduling” kelimesinin karşılığının ise “planlama – programlama” kelimeleri olduğu belirtilmelidir. Bu haliyle, terimin bütüncül Türkçe karşılığı “daha akıllı planlama” olarak ortaya çıkmaktadır.

Başvuru, Nice Sınıflandırması’nın 9. sınıfında yer alan “İş yönetim sistemleri,yani mühendislik, imalat, hizmetler, proje ve/veya ilgili olabilecek tedarik zinciri aktiviteleri, sipariş yönetimi, envanter yönetimi, kaynak atama ve yönetimi, imalat süreç ve yönetimi, hizmet koordinasyon ve yönetimi, bakım koordinasyon ve yönetim, proje ve portföy koordinasyon ve yönetim, lojistik, veri analizi ve yönetimi dahil olmak üzere işin yönetimi, planlaması, koordinasyonu için yazılımlar’ malları için tescil edilmek istenmiştir.

OHIM uzmanı, başvuruyu 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1(b) ve 7/2 maddeleri uyarınca reddetmiştir. Buna göre başvuru ayırt edici karakterden yoksun bulunmuştur. “SMARTER SCHEDULING” şeklindeki bir başvurunun, içerdiği malların iyi yönlerinin altını çizmek için “övgü niteliğinde bir tanıtım” ibaresi olarak algılanacağını ve hitap ettiği tüketici kitlesince kolaylıkla ve hemen hatırlanmayacak nitelikte olduğundan, ayırt edici olmadığı belirlenmiştir. Başvurucu bu tespite karşı OHIM Temyiz Kurulu’na itiraz etmiştir.

Dava konusu Temyiz Kurulu kararında da, inceleme uzmanının görüşü doğrultusunda itiraz yerinde görülmeyerek başvuru reddedilmiştir.

Başvurucu Şirket, başvuru konusu markanın tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edici olduğu iddiası ile dava açmıştır. Mahkeme önüne gelen dosyada öncelikle markanın fonksiyonuna değinmiştir. Tüzüğün 4. maddesinde yer alan marka tanımını ve daha önceki içtihatlarını da referans göstererek markanın ana fonksiyonunun; işletmelerin mal ve hizmetlerini birbirinden ayırmaya yarayan ve tüketicilerin edindikleri tecrübeye göre daha sonra o mal ya da hizmeti tekrar tercih etmelerine ya da uzak kalmalarına imkân sağlaması olduğunun altı çizilmiştir.[1] Söz konusu ayırt edici fonksiyonu taşımayan markalar Tüzüğün 7/1(b) maddesine göre tescil edilemezler.

Mahkeme’nin şimdiye kadar oluşan içtihatlarına göre bir markanın ayırt ediciliği; içerdiği mallar açısından ve ilgili tüketici kitlesinin algısı açısından yapılacak tespitlere göre belirlenmektedir.[2]

Başvurucu Şirket’e göre “SMARTER” ve “SCHEDULING” ibarelerinin, başvuru konusu mal sınıfına atıfta bulunduğu bakış açısı hatalıdır. Zira Başvurucu’ya göre ilgili tüketici kitlesinin “SMARTER SCHEDULING” ibaresinin iş yönetim sistemlerini ifade ettiğini hemen algılaması mümkün değildir; başvurunun içerdiği malları düşünmesi için birkaç aşamaya ihtiyaç duyacaktır.

Ancak Mahkeme’ye göre aynen Temyiz Kurulu’nun da dava konusu kararında belirttiği gibi, başvuru konusu ibarenin olası anlamlarından birisi dahi içerdiği sınıfta yer alan malların özelliğini/karakterini/amacını belirtiyorsa, başvuru tescil edilemez.[3]

Mahkeme’ye göre şimdiye kadar oluşan içtihatlar ışığında, uygulamada Tüzüğün 7/1 (b) ve (c) fıkraları birbiri ile kesişmektedir. Zira Tüzüğün 7/1 (c) maddesi anlamında mal veya hizmetlerin karakterini/özelliklerini belirten markalar, ayırt edici karakteri haiz olmadığında tescil edilememekte olduğundan, bu durum esasen 7/1 (b) maddesine göre tanımlayıcı kelimelerin de ayırt edici olmadığından tescil edilmemesi durumunu da kapsamaktadır.[4] Çoğu zaman bu iki fıkra dayanak gösterilerek verilen red kararları ve gerekçeleri birbiri ile benzerlik göstermektedir.[5]

Buna rağmen, bir ibarenin 7/1 (c) anlamında ilgili mal ve hizmetin karakteri/özellikleri bakımından tanımlayıcı nitelikte olmaması, söz konusu ibarenin her halükurda 7/1 (b) anlamında ayırt edici niteliği sahip olduğu anlamına gelmez. Böyle durumlarda ilgili ibarenin bir markadan beklenen ana fonksiyonu yani herhangi bir tereddüte mahal vermeden ayırt edicilik fonksiyonu taşıyıp taşımadığı hususunun ayrıca ele alınması gerekmektedir.[6]

Dava konusu olayda, Başvurucu Şirket ve OHIM arasında başvuru konusu ibarenin içerdiği sınıfta yer alan malların hitap ettiği tüketici kitlesinin, İngilizce konuşan ve ortalamadan daha yüksek dikkat seviyesine sahip profesyonellerden oluştuğu konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Başvurucu Şirket’e göre bu durum, “SMARTER SCHEDULING” ibaresi ile iş yönetim sistemleri arasında doğrudan bir bağlantı kurulduğuna yönelik tespit için yeterli bir neden değildir. Başvurucu “SMART” kelimesinin bilgisayar teknolojileri alanında sıklıkla kullanılmasının bu kelimenin tanımlayıcı olduğunu ifade etmeyeceğini iddia etmiştir. OHIM’in önceki kararlarında “smart”, “smarter” kelimelerini içeren ve markada yer alan diğer kelimenin de açıkça ayırt edici olmamasına rağmen, markaların tescilini kabul ettiğini öne sürmüş; “SMARTER” kelimesinin sadece tanıtıcı bir anlamı olmadığını, içerdiği mallar için sonradan hatırlamayı sağlayan özgün bir karakteri olduğunu da belirtmiştir. Bu özgün yapının markayı oluşturan kelimelerin ister ayrı ayrı, isterse beraber kullanılması halinde de mevcut olduğunu iddia etmiştir.

Başvurucu ek olarak başvuru konusu markanın İngilizce konuşan tüketici kitlesinden ve profesyonellerden oluşan ABD’de de tescilli olduğu itirazını dile getirmiştir.

Başvurucu’nun iddia ve itirazına karşılık OHIM ise, “smart” kelimesinin anlamından yola çıkarak “SMARTER” kelimesinin özellikle bilgisayar teknolojileri alanında sıkça kullanıldığı üzere “sofistike” ve “akıllı” anlamının daha vurgulanmış halini ifade ettiğini belirtmiştir. ‘SCHEDULING’ kelimesinin ise markanın içerdiği yazılımlar için doğrudan planlama ve koordinasyon kapasitesini belirtmektedir. Bu iki kelimenin oluşturduğu ibarenin anlamı düşünüldüğünde, hitap ettiği tüketici kitlesi açısından ayırt edicilikten ziyade doğrudan bir “amaç” belirten bir durum ortaya çıkmaktadır.

Mahkeme Temyiz Kurulu’nun, başvuru konusu ibarenin içerdiği malların hangi işletmeden kaynaklandığını göstermekten ziyade bu ibarenin içerdiği yazılımların diğerlerinden daha akıllı olduklarını işaret etmeye yaradığını tespitine de katılmıştır[7] ki yazılımın bu ana özelliğinin Başvurucu Şirket’in internet sitesi sayfasında da (www.nMetric.com) “schedule more effectively and more realistically’ ve “schedule faster and more easily’ şeklinde açıkça belirtildiği tespit edilmiştir.

Başvurucu Şirket’in OHIM’in daha önceden “smart” kelimesini içeren markaları tescil kararı verdiğine ilişkin iddiası ise yersiz bulunmuştur. Zira Mahkeme’ye göre ‘SMARTER SCHEDULING’ ibaresi başka mallar veya hizmetler için örneğin kağıttan veya kartondan mamül ürünler için kullanıldığında, bu ibarenin bu malların ana karakterini belirten bir anlamının olmadığını; ayırt edici karakteri haiz olduğunu belirtmiştir.[8] Ancak somut olayda Mahkeme, başvuru konusu bu ibarenin içerdiği mallar için ayırt edici olmadığını ve başvuru içeriği malların karakterini/özelliğini belirttiğini tespit etmiştir.

Mahkeme bir sonraki aşamada ise Başvurucu Şirket’in markanın iki kelimeden oluştuğunu ve bu durumun ona ayırt edicilik kazandırdığı iddiasını incelemiştir. Mahkeme’ye göre bir markanın birden çok kelimeden oluştuğu durumlarda, her bir kelime açısından ayrı ayrı inceleme yapılsa da nihayetinde bir bütün olarak da inceleme yapılması zorunludur. Zira bazı olaylarda markayı oluşturan kelimelerin her biri ayrı ayrı ayırt edici karakterden yoksun olmasına karşılık, bir bütün olarak ele alındığında ayırt edici karaktere sahip olabilmektedir.[9] Bu noktada Mahkeme, kelimelerden oluşan sloganların “şaşırtıcı ve etkili” bir karaktere sahip olmasının her zaman bir koşul olarak aranmasa da, Tüzüğün 7/1 (b) maddesine uygun olarak tescili için her hâlükârda ayırt edici sloganların bu karaktere sahip olduğunun görüldüğünü de hatırlatmıştır.

Somut olayda ise Mahkeme bu iki kelimenin oluşturduğu sloganın, yazılımın amacını belirtmek dışında özgün bir unsur içermediğini ve ilgili tüketici kitlesi için daha sonradan hızlı ve kolayca hatırlanmasını sağlayan ayırt edici karakteri haiz olmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle Tüzüğün 7/1 (b) maddesi anlamında tescilini uygun görememiştir.

Mahkeme son olarak Başvuru Şirket’in başvuru konusu markanın ABD’de tescil edildiği iddiasını değerlendirmiş ve şu tespitte bulunmuştur: Topluluk marka sistemi kendine has kuralları ve amaçları olan bağımsız bir sistem olup, başvurular yalnızca bu sisteme uygun olarak ve ulusal sistemlerden bağımsız olarak değerlendirilmektedir.[10] Dolayısıyla gerek OHIM’in gerekse Mahkeme’nin üye devletin veya 3. bir devletin tartışma konusu başvuru hakkında verdiği bir kararla bağlı olması düşünülemez. [11] Ayrıca Mahkeme her somut olayda daha önceki kararlarından bağımsız olarak sadece 207/2009 sayılı Tüzüğün uygulanmasına bağlı olarak karar vermektedir.

Yukarıdaki tüm değerlendirmeleri dikkate alarak Mahkeme sonuç olarak “SMART SCHEDULING” başvurusunun reddine karar vermiştir.

“Smart” kelimesini tanımlayıcı kelimelerle birlikte içeren marka başvurusu sayısının ülkemizdeki fazlalılığı göz önüne alındığında, Genel Mahkeme’nin “Smarter Scheduling” kararının ülkemiz bakımından da dikkatle değerlendirilmesi gereken bir karar olduğu ortaya çıkmaktadır. Yazının bu nedenle de okuyucuların dikkatini çekeceği kanaatindeyiz.

Gülcan Tutkun Berk 

Nisan 2015 

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 12 Haziran 2007 tarihli MacLean-Fogg v OHIM (LOKTHREAD), T‑339/05 sayılı ve 14 Haziran 2007 tarihli Europig v OHIM (EUROPIG), T‑207/06 sayılı kararlar.

[2] 29 Nisan 2004 tarihli Henkel v OHIM, C‑456/01 sayılı ve 21 Ocak 2010 tarihli Audi v OHIM, C‑398/08 sayılı kararlar.

[3] 23 Ekim 2003 tarihli OHIM v Wrigley, C‑191/01 sayılı ve 12 Temmuz 2012 tarihli medi v OHIM (medi), T‑470/09 sayılı kararları.

[4] 12 Şubat 2004 tarihli Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99 sayılı ve 29 Mart 2012 tarihli Kaltenbach & Voigt v OHIM (3D eXam), T‑242/11 sayılı kararlar.

[5]29 Nisan 2010 tarihli Kerma vOHIM (BIOPIETRA), T‑586/08 sayılı karar.

[6] 12 Ocak 2006 tarihli Deutsche SiSi-Werke v OHIM, C‑173/04 sayılı ve 8 Mayıs 2008 tarihli Eurohypo v OHIM, C‑304/06 P sayılı kararlar.

[7] 3 Temmuz 2003 tarihli Best Buy Concepts v OHIM (BEST BUY), T‑122/01 sayılı karar.

[8] 23 Kasım 2011 tarihli Geemarc Telecom v OHIM — Audioline (AMPLIDECT), T‑59/10 sayılı karar. 15 Eylül 2009 tarihli Wella v OHIM (TAME IT), T‑471/07 sayılı karar.

[9] 16 Eylül 2004 tarihli SAT.1 v OHIM, C‑329/02 P sayılı karar.

[10] 12 Aralık 2013 tarihli Rivella International v OHIM, C‑445/12 sayılı karar.

[11] 25 Mart 2014 tarihli Deutsche Bank v OHIM (Leistung aus Leidenschaft), T‑539/11 sayılı ve 24 Haziran 2014 tarihli 1872 Holdings v OHIM — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13 sayılı kararlar.

Amerikan Patent ve Marka Ofisi, Bir “Moda İkonu” Olan “Prenses Kate” Adının Marka Olarak Tescil Edilebilirliğini Tartışıyor (85179243)

 

princesskate

 

İngiltere kraliyet ailesinin üyeleri ve onların hayatları her zaman tüm dünyada popüler konulardan biri olmuştur. 80’li 90’lı yıllarda ailenin popüler üyesi Prenses Diana iken, günümüzde Kate Middleton, namıdiğer Prenses Kate’dir. Prenses Kate’in her adımı, hareketi, her giydiği tüm dünyada ilgiyle izlenmekte, kendisi bir “moda ikonu” olarak medyada yer almaktadır. Halk nezdinde oluşan, Prenses Kate ile moda arasındaki bu bağın yarattığı algı, Amerikan Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uzmanlarınca Kate Middleton’ın “korunmaya değer temel kişilik hakları” arasında görülmüştür. Bu yazıda inceleyeceğimiz 30 Ocak 2015 tarihli Amerikan Patent ve Marka Ofisi Temyiz Kurulu’nun kararı, magazin haberlerinden hareketle halk nezdinde oluşan bu algının Marka Hukuku açısından değerlendirmesini ortaya koymaktadır.

Okuyucularımız kararın orijinal metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85179243-EXA-39.pdf adresinden ulaşabilirler.

Nieves & Nieves LLC (“LLC”) firması standart yazı karakteri ile

PRINCESS KATE

markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru; kozmetik ve kişisel temizlik malzeleri (3. sınıf), saatler ve mücevler (Sınıf 14), deriden mamül çantalar ve aksesuarlar (Sınıf 18), yatak malzemeleri, perdeler ve havulular (Sınıf 24), iç ve dış giyim ürünlerini (Sınıf 25) içermektedir.

USPTO uzmanı, 1946 tarihli Marka Kanunu’nun 1052 (a) ve (c) maddelerine göre “PRINCESS KATE” markasının, Cambridge Düşesi Catherine, bilinen adıyla Kate Middleton adını “yanıltıcı” suretle çağrıştırdığını; bu adla yakın benzerlik bağı oluşturduğunu; sahibinin izni olmaksızın yaşayan belirli bir kişiyi tanımladığı için tescil başvurusunu reddetmiştir.

Konu Temyiz Kurulu’nun önüne geldiğinde başvurucu firma LLC, “PRINCESS KATE” markasının;

  • Kate Middleton adı ile yakın benzerlik bağı kurulamayacağını, zira Kate Middleton’ın, “PRINCESS KATE” ibaresini eskiden beri kendisini tanımlayan bir ad olarak kullanmadığını;
  • Aksi yönde bir delil olmadığını;
  • Her ne kadar bazı kişilerce “PRINCESS KATE” ibaresinin Kate Middleton’ı çağrıştırdığı hususu makul ölçüde kabul edilebilir olsa da, Kate Middleton’un bir prenses olmadığını, Kate Middleton’un bizzat kendisinin prenses olmadığını, doğru unvanının“Cambridge Düşesi” olduğunu kamuya basın yoluyla açıkladığını,

iddia etmiştir.

Temyiz Kurulu başvurucunun iddialarını reddetmiştir. Kurul’a göre yanıltıcı çağrışım yoluyla benzerlik: başvurucu dışındaki bir başka kişiye ya da başka kişinin kişiliğine sıkı sıkıya bağlı bir konuya atıfta bulunmak suretiyle tezahür eder. Bu benzerlik türünün kanunda yasaklanmasının nedeni; ilgili kişinin kimliği üzerindeki hâkimiyet ve kontrol hakkını kaybetme olasılığıdır. Bu yasak temelini, özel hayatın gizliliğinden ve kişinin kendini kamuya tanıtım hakkından almaktadır. Başka bir kişiye ait olan ad, ticari amaçla veya marka anlamında kullanılmasa dahi, bu kişinin ilgili ibarenin kullanımını yanıltıcı çağrışım nedeniyle engelleme hakkı mevcuttur.

Kurul açısından, yanıltıcı çağırışıma yönelik olayın değerlendirilmesinde, 3.kişinin korunmaya değer bir hakkının/menfaatinin olup olmadığı hususu, kilit noktayı oluşturmaktadır. Kamuya tanıtım hakkı, ünlü kişilerin kişiliklerine bağlı ticari menfaatlerinin korunmasına yöneliktir. Bu hak kapsamında ünlü kişinin, adının izinsiz ticari kullanımını önlemeye yönelik menfaati mevcuttur. Ünlü bir kişinin, adının izinsiz kullanılması halinde zaten söz konusu hakka bir saldırı olacağından, artık bu noktada tescil başvurusunda o adın aynen mi yoksa benzerinin mi kullanıldığı konusu önem arz etmeyecektir.

Dosyadaki mevcut deliller ışığında, Kate Middleton tanınmış/ünlü bir şahsiyettir. Bu anlamda bu isim, Kanunun 1052/(a) maddesi çerçevesinde “yanıltıcı çağırım” nedeniyle reddedilme ile amaçlanan korumaya değer bir isimdir. Kate Middleton’ın “PRINCESS KATE” ismini kullanıp kullanmaması itirazı, yanıltıcı çağrışım nedeniyle red kararında etkili değildir. Zira bu noktada, tescili talep edilen marka özellikle ve açıkça bir kişiyle özdeşleşmiştir. Dosyaya sunulan ve medya kayıtlarından oluşan tüm delillerden “PRINCESS KATE” isminin halk arasında Kate Middleton’ı kastettiği açıktır.

Kurul’a göre somut olayda, ünlü kişinin ABD dışında yaşaması önem arzetmektedir. Zira ABD halkı nezdinde, Kate Middleton hakkında çıkan haberler yakından takip edilmekte ve onun hakkındaki kaynak haberler ister sanal mecrada ister yazılı basında İngilizce dilinde sunulmaktadır. Kurul, kararında Kate Middleton hakkında basında çıkan bazı magazin haberlerine ayrıntılı şekilde yer vermiş ve “PRINCESS KATE” ibaresinin Kate Middleton’ın şahsına bağlı bir çağrışım yaptığı hususunu netleştirmiştir. Başvurucunun Kate Middleton’un prenses olmadığından dolayı “yakın” çağrışım olmadığına ilişkin aksi yöndeki tüm delilleri, ikna edici bulunmamıştır. Zira Amerikalılara göre Kate Middleton bir prens ile evli olduğundan “prenses” sayılmaktadır. Kaldı ki tarih boyunca da birçok kraliyet ailesinde Catherine ismi kullanılmasına rağmen, “PRINCESS KATE” ibaresinin Kate Middleton dışında bir başka kişiyi işaret ettiğine ilişkin dosyaya delil sunulmamıştır.

Buna ek olarak başvurucu, başvuru konusu ibareyi modayı ilgilendiren mal sınıfları için kullanmak istemektedir. Bu mallar için “PRINCESS KATE” ibaresinin kullanılması doğrudan ve tereddütsüz olarak Kate Middleton’u çağrıştırmaktadır. Wikipedia kayıtlarına göre Kate Middleton “moda zevki ile hayran olunan” ve pek çok kez “en iyi giyinen kişi” olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada, esasen başvurucu da Kate Middleton’ın tanınmış bir kişi olduğunu ve şöhretinin geçici olmadığını kabul etmektedir. Ancak başvurucu Kate Middleton’un moda sektörüne girmediğini, kendisinin hiçbir ürünü desteklemeyeceğini bildiklerinden halkın başvuru konusu mallarla Kate Middleton arasında bir bağlantı kurmayacağını iddia etmiştir. Kurul, yanıltıcı çağırışım değerlendirmesinde başvurucunun bu iddiasının doğru bir nokta olmadığını beyan etmiştir. Zira Kurul bu değerlendirmede, Kate Middleton adının kozmetik, mücevher, çantalar, kıyafetler için tanınmış olup olmadığına ilişkin kanıt istememektedir. Kurul’un sorguladığı; bu mallar için “PRINCESS KATE” ibaresi kullanıldığında tüketicilerin doğrudan “PRINCESS KATE” ile Kate Middleton’ın kasdedildiğini anlayıp anlamadıkları konusudur. Buradaki nokta, söz konusu ismin bizzat ve tereddütsüz olarak doğrudan bir şahsa ya da kuruma işaret etmesidir. Somut olayda, hem ibarenin tanınmışlığı ve şöhreti hem de başvurunun içerdiği mal sınıflarının bu tanınmışlıkla bağlantısı, doğrudan ve tereddütsüz olarak tek bir kişiyi işaret etmektedir. Kurul’un önündeki tüm deliller ve kayıtlar, gerçekten de ABD basınında “PRINCESS KATE” ibaresinin Kate Middleton’un tanınmışlığını ifade ettiğini ve bu tanınmışlığın moda ile bağlantılı olduğunu açıkça ve fazlasıyla ortaya koymuştur. Tüm bu deliller ışığında da Kurul;

  • “PRINCESS KATE” markası ile Kate Middleton’a doğrudan ve tereddütsüz olarak çağrışım yapılmasının amaçlandığını,
  • Kate Middleton’un başvurucu ile fiili ve ticari bir bağının olmadığını,
  • Tescil konusu markanın içerdiği mallar için tanınmış “PRINCESS KATE” ibaresinin kullanılmasının ilgili tüketiciler nezdinde Kate Middleton ile bağlantı kurulmasına neden olacağını,

tespit etmiştir. Bu tespitlerle Kurul, “PRINCESS KATE” markasının içerdiği sınıflar için Kate Middleton’la doğrudan bağlantısı nedeniyle “yanıltıcı çağrışım” yaptığı sonucuna varmıştır.

Kurul, son olarak Kanunun 1052/(c) maddesi anlamındaki “onay/izin” konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur. Zira ilgili maddeye göre sahibinin izni, onayı olmaksızın yaşayan kişilerin adlarını işaret eden başvurular tescil edilemez. Kurul bu madde kapsamında, ilgili kişinin tam adının yanında ön ad, soyad, kısaltılmış ad, sahne adı, lakap, takma ad, unvan gibi yaşayan kişi ile bağlantısının ispatlandığı ibarelerin de girdiğini belirtmiş ve bu konuda önceki tarihli kararlarına atıfta bulunmuştur. Kurul somut olayda da aynı mantıktan hareketle; her ne kadar Kate Middleton “PRINCESS KATE” adını kullanmasa da, yukarıda açıklandığı gibi bu ad ABD halkı ve medyası tarafından ünlü Kate Middleton’ı tanımlamak ve doğrudan ve tereddütsüz olarak onu işaret etmek üzere kullanıldığı tespit edildiğinden ve Kate Middleton’ın da bu adın tescil edilmesine onayı, izni olmadığından Kanunun 1052/(c) maddesine göre reddedilmesini doğru bulmuştur.

Belirtilen nedenlerle USPTO Temyiz Kurulu, “Princess Kate” ibareli başvuru için verilen ret kararını onamış ve itirazı reddetmiştir.

USPTO tarafından resen yapılan inceleme sonucunda verilen ret kararının gerekçeleri olan “yaşayan veya ölü kişilerle yanıltıcı bağlantı kurulması” ve “yazılı izin verilmediği sürece yaşayan bir kişinin isminden oluşma” (No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it— (a) Consists of or comprises … or falsely suggest a connection with persons, living or dead…(c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent) şeklindeki ret gerekçeleri Türk marka mevzuatında aynı şekilde yer almamakla birlikte kanaatimizce bu konunun resen incelemede ne şekilde ve ne dereceye kadar değerlendirmeye alınması gerektiği üzerinde tartışılmaya değer bir konudur.

Gülcan Tutkun Berk 

Nisan 2015 

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

“Rienergy Cola” – “Coca Cola”ya Karşı – Ayırt Edici Gücü Zayıf Kelimelerin Tertip Tarzlarının ve Tanınmışlığının Karıştırılma Olasılığına Etkisi (Adalet Divanı Genel Mahkemesi – T-384/13)

cocacola3 “The Coca Cola Company” adına tescilli yukarıdaki logoyu gören herkesin zihninde oluşan çağrışımın aşağı yukarı benzer olduğunu sanıyorum. Tüketiciler üzerinde “Coca Cola” markasının görsel, işitsel, kavramsal olarak yarattığı etki, bu markayı dünyanın en çekici markaları arasına yerleştirmiştir. Bazen kötü niyetle, bazen ise bilmeyerek ticari hayatta bu markanın yüksek cazibesinden yararlanmak isteyenler olmuştur ve büyük ihtimalle gelecekte de olacaktır. Bu gibi durumlarda, ulusal veya uluslararası mahkemelerin her zaman aynı paralelde kararlar verdiğini söylemek zordur. Zira, her ne kadar mahkemelerin uyguladıkları mevzuatlar, markanın korunmasına ilişkin genel çerçeveyi belirlemiş olsa da, hangi durumların bu çerçeve içinde yer alıp almadığı konusuna ilişkin bir matematik formülü belirlenebilmiş değildir. Çünkü benzerlik veya karıştırılma tehlikesi gibi konuların değerlendirilmesinde, her olayda değişen birçok farklı faktörün/etkinin aynı anda göz önüne alınması gerekmektedir. Bu nedenle, her somut olayın kendine has özellikleri dikkate alınarak verilen kararlar farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar nedeniyledir ki Marka Hukuku, kendi içinde dinamizm barındırmakta, sıkı bağlantı içinde olduğu piyasa/rekabet şartları, tüketicinin psikolojik, sosyolojik eğilim ve davranışları ile markayı algılayış tarzları, ticari hayatın gerçekleri vb. gibi ilgili konulardaki değişkenlikler dolayısıyla canlılığını korumaktadır. Bu hareketliliğinin sonucu olarak, her mahkeme kararı ilginç tespitleri de beraberinde getirmektedir.

Bu yazının konusu olan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 18 Mart 2015 tarihli ve T‑384/13 sayılı kararının da, “Coca Cola” markası hakkında verilmiş enteresan bir karar olarak düşündüğümüzden sizlerle paylaşmak istedik. Öyle ki; Mahkeme bir yandan “Coca” ve “Cola” ibarelerinin tanımlayıcı olduğunu, ayırt edici gücünün ilgili olduğu mallar için düşük olduğunu, zemindeki kırmızı rengin ayırt edici özeliği olmayan bir renk olduğunu, dava konusu markaların ayırt edici farklı unsurlar içerdiğini tespit ederken, diğer yandan da markanın tanınmışlığının tüketici üzerindeki istisnai etkisine, tüketicilerin markayı bütünsel hatırlama ihtimaline, ayırt edici gücü düşük ibarelerin markanın esas unsuru haline gelebilme olasılığına işaret etmiştir. Bu kapsamlı inceleme neticesinde de bir sonuca varmıştır. Kararı orijinal metninden incelemek isteyen okuyucular, karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd7331f9a667f446248f7ee69d66017278.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPc3j0?text=&docid=163002&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=217129 bağlantısından erişebilir.

Davanın geçmişini kısaca özetlemek gerekirse;

  • Romanya menşeli Intermark Srl, 9 Kasım 2010 tarihinde “RIENERGY COLA” kelime ve şekil markasının, Nice Sınıflandırması’nın 32. sınıfında yer alan “biralar, maden suyu, sodalar, alkolsüz içecekler, meyve suyu ve özleri, şurup ve içecek hazırlanmasında kullanılan preparatlar” ile 35. sınıfında yer alan “reklamcılık, iş yönetimi ve idaresi, büro hizmetleri” mal ve hizmetlerinde topluluk markası olarak tescili için İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvurmuştur.          rienergy
  • Başvuru 20 Ocak 2011 tarihli Bülten’de yayınlamıştır. 15 Nisan 2011 tarihinde The Coca-Cola Company, adına daha önceden tescilli marka ve logosunu dayanak göstererek 207/2009 sayılı Topluluk Yönetmeliği’nin 41. maddesine göre yayına itiraz etmiş ve başvurunun reddini talep etmiştir.
  • OHIM itiraz birimi, itirazı kabul ederek başvuruyu reddetmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi Intermark Srl, OHIM Temyiz Kurulu’na başvurunun reddi kararının iptali için başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu, 6 Mayıs 2013 tarihinde Intermark Srl şirketinin itirazını reddetmiştir. Temyiz Kurulu, “Coca Cola” markasının tanınmışlığına ilişkin inceleme yapma gereği dahi duymaksızın markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline neden olacağı sonucuna varmıştır.
  • Intermark Srl, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna dair tespitinde hatalı olduğu iddiası ile Adalet Divanı’nda 6 Mayıs 2013 tarihinde dava açmıştır.

Davacı, Intermark Srl, markalar arasındaki benzerliğin, karıştırılma ihtimaline yol açmayacak kadar düşük düzeyde olduğu kanaatindedir. Başvurusunda, “Coca” yerine “RIENERGY” kelimesinin bulunduğunu, grafik olarak farklı yazıldığını, arka plan şeklinin, uyumunun, elyazısının ve çerçevesinin görsel açıdan farklılıklar arzettiğini iddia etmiştir. İşitsel açıdan ise tüketici kitlesinin “RIENERGY’ kelimesini telaffuz etmeye ihtiyaç duymayacaklarından farklılık olduğu görüşündedir. Kavramsal açından da; Davacı “Cola” ibaresinin toplumun çok büyük bir kısmı nazarında 32. sınıfta yer alan mallar için tanımlayıcı, jenerik ad olduğunu, “RIENERGY” kelimesinin ise enerji kelimesinden esinlenilmiş, özgün yapıda olduğunu belirtmiştir.

OHIM ise verdiği ret kararının arkasında durmuş; iki markanın aynı yazı karakteri ile ortak “Cola” kelimesini içermeleri, zeminde aynı rengi kullanmaları nedeniyle görsel açıdan benzer oldukları, marka bütünlüğü içinde “RIENERGY” kelimesinin tali role sahip olduğu şeklinde savunma yapmıştır. İşitsel açıdansa, markalarda ortak olan “Cola” kelimesinin aynı şekilde telaffuz edileceği ve “RIENERGY” kelimesinin markadaki tali konumu ve küçüklüğü dikkate alındığında telaffuz edilme olasılığının bulunmadığını belirtmiştir. Kavramsal açıdan ise “Cola” kelimesinin ilgili tüketici kitlesinin zihninde kahverengi gazlı içecek imajını uyandırdığını, buna karşılık “RIENERGY” kelimesinin ise ani kavramsal bir çağırışım yapmadığını, boyutunun küçüklüğü nedeniyle de rolünün sınırlı olduğunu ifade etmiştir. Ek olarak, “Coca Cola” markasının Avrupa Birliği içinde tanınmışlığı nedeniyle yüksek ayırt edici güce sahip olduğunun ve “Cola” kelimesinin Birlik içindeki zayıf ayırt edici karakterine rağmen bu kelimenin görmezden gelinemeyeceğinin, bu nedenle mevcut olayda karıştırılma ihtimalinin varlığının altı çizilmiştir.

Tarafların iddia ve savunmalarının ardından Mahkeme, karıştırılma ihtimali değerlendirmesine önceki tarihli içtihatlarını dayanak gösterdiği tespitler ile başlamıştır. Yerleşik Mahkeme içtihatlarına göre, malların ve hizmetlerin aynı işletme veya birbiri ile bağlantılı işletmeler tarafından sunulduğuna dair bir izlenim oluştuysa, markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur.[1] Yine yerleşik içtihatlara göre, bazı durumlarda mal ve hizmetler arasındaki düşük derecedeki benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecedeki benzerliği bertaraf edebildiği gibi tersi durumlar da söz konusu olabilmektedir.[2] Mahkeme yine karıştırılma ihtimali değerlendirmesine ilişkin olarak görsel, işitsel ve kavramsal benzerliklerin markaların bütün olarak bıraktığı izlenimler dikkate alınarak yapılacağı tespitine yer vermiştir. Markaların sadece ayırt edici esas unsurlarının dikkate alınarak yapılacak değerlendirmelerin bazen aldatıcı olabileceğini; zira orta dikkat seviyesindeki ilgili tüketicilerin bu unsurlara dikkat etmek yerine markayı bir bütün olarak algıladıklarını belirtmiştir.[3] Her olayda tüketicinin dikkat seviyesi ilgili mal ve hizmet türüne göre değişiklik arz etse de genel kabule göre, tüketiciler nadir olarak iki farklı ürünü doğrudan karşılaştırma imkânlarına sahip olmakta, ilgili ürünü alırken hatırlayabildikleri güven duygusu rol oynamaktadır.[4]

Mahkeme’ye göre tescilli marka ne derece ayırt edici yüksek karaktere sahipse karıştırılma ihtimali o derece yüksektir. Bu nedenle ister kendiliğinden ister piyasadaki tanınmışlığı nedeniyle yüksek ayırt edici güce sahip markalar, ayırt edici gücü düşük markalara göre daha fazla korumadan yararlanmaktadır. Dolayısıyla karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapılırken bir markanın ayırt edici gücü ve tanınmışlığı mutlaka göz önüne alınmalıdır. [5]

Mahkeme yukarıdaki tespitleri hatırlattıktan sonra somut olayın incelemesine geçmiştir. Somut olayda 32. sınıftaki günlük tüketim malzemeleri için tüketicilerin dikkat seviyesi “ortalama”, 35. sınıf hizmetler ise profesyonellere yönelik olduğundan “yüksek” olarak belirtilmiştir.

Mahkeme başvuru konusu markanın merkezinde ve büyük şekilde yer alan “Cola” kelimesinin esas unsur olduğunu, “RIENERGY” kelimesinin ise hayali ve ayırt edici olmasına rağmen küçük boyutundan dolayı, her ne kadar tamamen yok sayılamasa da, okunmasının zor olduğu için marka bütünlüğü içinde tali rol oynadığını tespit etmiştir. Mahkeme “Cola” kelimesinin 32. sınıf için “tanımlayıcı” olarak algılandığını, ancak aynı şeyin 35. sınıf için söylenemeyeceğini belirtmiştir. Bu noktada Mahkeme önemli bir nüansın altını çizmiştir: Marka bütünlüğü içinde ayırt edici gücü zayıf bir kelimenin, o markanın esas unsuru olmadığı anlamına gelmeyeceği durumlar olabilir, zira ayırt edici gücü zayıf olsa da boyutu ve konumu itibari ile tüketicilerin zihninde esas unsur olarak yer edebilir ve çağrışım yapabilir.[6]

Somut olayda da “Cola” kelimesinin her ne kadar 32. sınıf için “tanımlayıcı” olduğu kabul edilse de, bu kelimenin boyutu ve konumu ile yarattığı etki nedeniyle marka bütünlüğü içinde yok sayılamayacağını ifade edilmiştir. Kaldı ki, başvuruya konu içeceklerin hammaddesini ifade eden “Coca” kelimesinin tıpkı “Cola” gibi dört harften oluşması nedeniyle, iki kelimenin marka bütünlüğü içinde 32. sınıf için aynı rolü oynadığı belirtilmiştir. 35. sınıf için ise “Cola” kelimesinin ayırt edici karaktere sahip olduğu tekrarlanmıştır.

Mahkeme markalar arasındaki “benzerlik” incelemesinde de, Temyiz Kurulu’nun görsel benzerlik tespitlerini yerinde bulmuştur. Tespitlerin odak noktasını, ortak “Cola” ibaresinin iki marka da esas unsur olarak yer alması ve bu nedenle ayırt edici gücü olduğu hususu oluşturmuştur. Markalar içinde birbirinden farklı unsurlar yer alsa da, “Cola” kelimesi için yapılan bu ana tespit, iki marka arasındaki benzerliği belirgin düzeye taşımıştır. Mahkeme işitsel benzerlik konusunda da Temyiz Kurulu’nun benzerlik tespitlerini teyit etmiştir. Mahkeme kavramsal benzerlik tespitler açısından da Temyiz Kurulu’nun tespitlerine katılmış, ek olarak “Cola” kelimesinin tüketicilerin zihninde doğrudan “Coca” hammaddesini çağrıştıracağını, bu çağrışımın markalar arasında bir bağlantı yarattığını, tali nitelikteki “RIENERGY” kelimesinin, özel bir anlamı olmadığından markalardaki ortak esas unsur “Cola” kelimesinin yarattığı kavramsal benzerliği zayıflatmadığını belirtmiştir.

Tüm benzerliklerin ötesinde Mahkeme, ayrıca “Coca Cola” markasının 32. sınıf için kırmızı zemin üzerine beyaz el yazısından oluşan klasik tanınmış markasının karıştırılma ihtimali olgusunun tespitinde göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etmiştir. Öyle ki, , karıştırılma ihtimali değerlendirmesi açısından zemindeki renk özel bir renk olmasa da, incelenen vakada, itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücünün derecesi, yani tüketicilerin gözündeki yüksek ayırt ediciliği nedeniyle, somut olayda renk unsurunun dahi dikkate alınacağı belirtilmiştir.[7]

Sonuç olarak Mahkeme, itiraz sürecindeki markaların 32. sınıf için karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu tespitlerini doğru bulmuştur. 35. sınıf için ise her ne kadar hitap ettiği tüketici kitlesinin profesyoneller olduğu göz önüne alındığında, görsel benzerliğin daha düşük düzeyde olduğu gerçek olsa da, iki markadaki ortak esas unsurun (“Cola”) aynı olduğu ve ibarenin söz konusu hizmetler için ayırt edici karaktere sahip olduğu tespit edilmiştir. Markalar arasındaki işitsel ve kavramsal düzeydeki benzerlik yönünden de yukarıdaki tespitler dikkate alındığında, 35. sınıf için de markaların karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna varılmıştır.

Belirtilen tüm faktörler ışığında, Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun dava konusu marka tescil başvurusunun reddedilmesi yönündeki kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Ayırt edici gücü zayıf unsurları ortak olarak içeren markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin görece düşük bir olasılık olduğu genel bir kabul olarak ortaya konulabilir. Buna karşılık, ayırt edici gücü zayıf ortak kelime unsurunun yeni başvurudaki konumu veya yazım biçimi veya yeni tarihli başvurunun tertip tarzı itibarıyla eski tarihli markayı oldukça açık biçimde çağrıştırması veya önceki tarihli markanın tanınmışlığından kaynaklanan yüksek ayırt edici gücü nedenleriyle, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin var olduğu sonucuna ulaşmak da mümkün olabilir. İncelenen “Rienergy Cola” başvurusu, bu nitelikleri itibarıyla oldukça dikkat çekici bir karara konu olmuştur. Bu bağlamda kararın okuyucuların dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.

Son söz olarak, “Cola” kelimesi nasıl olsa “jenerik ad” ve içecekler için “tanımlayıcı” yönü var denilerek yeni başvurunun bir unsuru olarak kullanılacaksa, risksiz bir tescil başvurusu için, başvuruyu en azından tertip tarzı (kırmızı renk – beyaz el yazısı karakterler) itibarıyla “Coca Cola” markasından belirgin ayrıştırmanın gerekli olduğu söylenebilir.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), kararı (T‑162/01)

[2] 13 Eylül 2007 tarihli Il Ponte Finanziaria OHIM, (C‑234/06), 23 Ekim 2002 tarihli Matratzen Concord v OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01) kararları

[3] 8 Aralık December 2011 tarihli Aktieselskabet af 21. november 2001 v OHIM — Parfums Givenchy (only givenchy) (T‑586/10) kararı

[4] 23 Ekim 2002 tarihli Oberhauser v OHIM — Petit Liberto (Fifties), (T‑104/01), 30 Haziran 2004 tarihli BMI Bertollo v OHIM — Diesel (DIESELIT), (T‑186/02) kararları

[5] 17 Nisan 2008 tarihli Ferrero Deutschland v OHIM, (C‑108/07),   28 Ekim 2010 tarihli Farmeco v OHIM — Allergan (BOTUMAX), (T‑131/09) kararlar

[6] 13 Haziran 2006 tarihli Inex v OHIM — Wiseman (Representation of a cowhide), (T‑153/03), 13 Temmuz 2004 tarihli  AVEX v OHIM — Ahlers (a), (T‑115/02), 14 Eylül 2011 tarihli Olive Line International v OHIM — Knopf (O-live), (T‑485/07) sayılı kararları

[7] 9 Nisan 2014 tarihli Pico Food v OHIM — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), (T‑623/11) kararı

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “FORCE” Kelimesinin Ayırt Edici Gücünü Değerlendiriyor – “FSA K-FORCE” Kararı (T-558/13)

usetheforce 

(IPR Gezgini’nin yeni yazarı Gülcan Tutkun Berk‘e hoş geldin diyor ve oldukça ilgi çekici yazısını okuyucuların bilgisine sunuyoruz. Yazar hakkında detaylı bilginin http://iprgezgini.org/blog-sahibi-hakkinda/ bağlantısından görülmesi mümkündür.)

 

Ayırt edici gücü düşük olan kelimeleri içeren markaların, 556 sayılı KHK’nın 8/1(b) maddesi uyarınca benzerlik ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesi, her somut olayda farklılıklar arz etmektedir. Bu kapsamda, bir ibarenin ilgili sektörde ayırt edici gücü düşük bir ibare olup olmadığı ve/veya ayırt edici gücü düşük ibare içeren markaların benzerlik ve karıştırılma ihtimallerinin hangi somut kriterler göz önünde tutularak değerlendirildiği son zamanlarda tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu yazıda, ayırt edici gücü zayıf bir kelimeyi ortak olarak içeren iki marka arasındaki karıştırılma ihtimalini değerlendiren bir Adalet Divanı kararı irdelenmiştir. Bu kararın, benzer durumdaki markaların tescil ve itiraz süreçlerinin değerlendirilmesine ışık tutacak unsurlar içerdiğine inanmaktayız.

Yazı konusu olan Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 4 Mart 2015 tarihli ve T-558/13 sayılı kararı, başvurusu yapılan “FSA K-FORCE” markası ile daha önce tescil edilen topluluk markası “FORCE-X” arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimali konularını kapsamaktadır. Bu kararda iki markadaki ortak kelime olan “FORCE” ibaresinin ayırt edici gücü hususuna ve sektörel tanımlayıcı niteliğine yoğunlaşılmış, bu hususlar hakkında çeşitli açılardan değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne gelmeden önce, “FSA K-FORCE” markasının Avrupa Birliği İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi’ndeki (kısaca “OHIM”) tescil süreci aşağıda özetlenmiştir:

  • Başvurucu, İtalyan şirket FSA Srl, 21 Haziran 2010 tarihinde “FSA K-FORCE” ibaresinin topluluk markası olarak tescili için OHIM’e başvuruda bulunmuştur.

 

FSA K-FORCE

 

  • Başvuru, Nice Sınıflandırmasındaki 9,12,25. sınıflar için yapılmıştır. İncelediğimiz kararda, ihtilafın değerlendirilmesi noktasında başvurunun içerdiği “bisiklet kaskı, bisiklet ve bisiklet parçaları ve aksesuarları” malları için 9. ve 12. sınıflar göz önüne alınmıştır.
  • Söz konusu başvuru, Topluluk Marka Bülteni’nde 6 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanmış ve 10 Kasım 2010 tarihinde de tescil edilmiştir.
  • “FSA K-FORCE” markasının tescili üzerine, Portekiz menşeili Motokit Veículos e Acessórios, SA, 7 Şubat 2011 tarihinde tescilin iptali için OHIM’in Marka İptal Bölümü’ne başvurmuştur. Bu itirazda Motokit Veículos e Acessórios, SA, kendi adına 9. ve 12. sınıflar altında yer alan “Koruyucu gözlükler, lensleri, koruyucu yüz maskeleri, kasklar, koruyucu optik malzemeler, şapka ve giysiler; Bisikletler ve bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları, seleler, pedallar, jantlar, lastik pompaları” için 5 Temmuz 2007 tarihinde tescil edilen “FORCE-X” topluluk markasını gerekçe göstererek, “FSA K-FORCE” markasının 207/2009 sayılı Yönetmeliğin 53/1(a) ile 8/1(b) maddelerine göre iptalini talep etmiştir.

 

FORCE-X

 

  • İptal Birimi, iki markada da yer alan “FORCE” kelimesinin, hitap ettiği tüketici kitlesinin zihninde “karıştırma ihtimali” oluşturacağı gerekçesiyle itirazı kabul etmiş ve “FSA K-FORCE” markasının itiraz konusu mallar için tescilini iptal etmiştir.
  • “FSA K-FORCE” markası için başvuran İtalyan FSA Srl şirketi, OHIM İptal Bölümü’nün verdiği iptal kararına karşı itiraz ederek, 7 Mart 2012 tarihinde Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • OHIM 2. Temyiz Kurulu, FSA Srl şirketinin yaptığı itirazı 5 Ağustos 2013 tarihinde reddetmiştir. Temyiz Kurulu kısaca, iki marka arasında 207/2009 sayılı Yönetmeliğin 8/1(b) maddesi gereğince tüketiciler nezdinde “karıştırılma ihtimalinin” mevcut olduğu ve markaların görsel, fonetik ve kavramsal olarak benzer olduğu kanaatine varmıştır. Ek olarak Kurul, başvurucunun, “FORCE” ibaresinin tescil konusu malların dayanıklılığına ima amacıyla kullanıldığına ve bu kelimenin Avrupa pazarında ilgili mallar için herkes tarafından kullanılan bir kelime olduğuna yönelik itirazlarının, “FORCE-X” ibaresinin “ayırt edici karakterini” ortadan kaldırmadığını savunmuştur. Ayrıca Kurul’a göre ihtilaf konusu markalar arasındaki ortak kelime olan “FORCE” ibaresinin, başvurucunun unvanı olan “FSA” ile birlikte kullanılması halinde dahi, “FORCE-X” ibaresinin “bağımsız ayırt edici rolünün” devam ettiğini belirtmiştir.

OHIM nezdindeki yolların tüketilmesinin ardından, İtalyan şirket FSA Srl, konuyu Avrupa Adalet Divanı önüne taşımış ve marka iptal kararının reddi ve “FSA K-FORCE” ibareli başvurusunun topluluk markası olarak tescili için dava açmıştır.

Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi, önüne gelen olayı öncelikle markaların “benzerliği” açısından incelemiş ve benzerlik değerlendirmesinin ilk ayağı olarak “tüketicilerin dikkat seviyesi” konusunu ele almıştır. Buna göre Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun ihtilaf konusu kararında, markaların hitap ettikleri Avrupa Birliği içindeki tüketici kitlesini, “ortalama dikkat seviyesindeki” tüketiciler olarak belirlenmesini yerinde bulmamıştır. Mahkeme, bisiklet kullanıcılarının güvenlikleri için zorunlu bir ürün olan “kask”ı alırken ortalamadan daha fazla dikkat sarf ettiklerini ve bu seviyenin de ortalamadan daha fazla olduğunu öngörmüştür. [1] Mahkeme yine bu doğrultuda, dava konusu markaların ilgili olduğu 12. sınıftaki malların son kullanıcılarının profesyoneller ve distribütörler olacağından hareketle, bu tür tüketicilerin bisikleti veya yedek parçaları veya aksesuarları alırken teknik ve estetik özelliklerini yakından incelediklerini belirtmiştir. Keza, özellikle bisiklet yedek parça ve aksesuarları alınırken teknik açıdan bisiklete uyumlu ürünler seçilmesi gerektiği hesaba katıldığında, ilgili tüketicinin ortalamadan daha fazla dikkat seviyesinde olacağı sonucuna varılmıştır.

Mahkeme benzerlik değerlendirmesinin ikinci ayağı olarak markalar arasındaki işitsel, görsel ve kavramsal benzerlik konusunu ele almıştır. Bu bağlamda Mahkeme şimdiye kadar oluşan içtihatlar ışığında, markalar arasındaki benzerlik olgusunun orta düzeydeki tüketiciler için bütünsel olarak ele alındığını; bu grup tüketiciler için görsel, işitsel ve kavramsal noktalardan bir veya birkaçı ortak olan markaların benzer olduğunun kabul edildiğine kararında değinmiştir. Bununla birlikte bütünsel değerlendirmenin de her somut olayda farklılık gösterebileceği, bazı durumlarda marka bütünü içinde yer alan esas unsurun daha baskın şekilde tüketici zihninde kaldığına ve diğer unsurların ise fark edilmediğine dikkat çekilmiştir. [2]

Somut olayımıza gelirsek; OHIM Temyiz Kurulu, dava konusu kararında, başvurucunun “FORCE” kelimesinin Avrupa piyasasında ilgili ürünlerin güç ve dayanıklılığına atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılan sıradan bir ibare olduğundan ayırt edici gücünün zayıf olduğu yönündeki itirazlarını dikkate almamıştır. Mahkeme ise, iki marka açısından da ortak kelime olan “FORCE” kelimesinin, içerdikleri ürünler için piyasada güç ve dayanıklılık hatta özellikle bazı ürünler için amaç belirten ve herkes tarafından kullanılan tanımlayıcı yönü olduğunu ifade etmiş ve Temyiz Kurulu’nun “FORCE” kelimesinin Avrupa piyasasında ilgili sektörde herkes tarafından kullanılan bir ibare olmadığına yönelik tespitlerini doğru bulmamıştır.

Diğer yandan Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun tespitlerine paralel olarak, başvurucunun markada esas unsur olarak yer alan “FSA” ibaresinin, ilgili sektörde tanınmış olduğuna dair yeterli delil sunulamadığına yönelik tespitlerini haklı bulmuştur.

Mahkeme yukarıdaki tespitlerin ardından kararında, dava konusu iki markanın görsel, işitsel ve kavramsal karşılaştırmasına yer vermiştir.

 

FSA K-FORCE                              FORCE-X

 

  • Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun iki marka arasında düşük düzeyde görsel benzerlik olduğu tespitine karşılık, iki markanın ortak kelimesi olan “FORCE” ibaresinin marka bütünlükleri içinde farklı yerlerde bulunmasından, başka ibarelerle birlikte kullanılmasından ve “FORCE” ibaresinin zayıf ayırt edici gücü nedeniyle görsel açıdan bütün olarak farklı izlenim bıraktığına hükmetmiştir.
  • Temyiz Kurulu, iki markanın farklı unsurlar da ihtiva etmesine rağmen, “FORCE” kelimesinin ortak olmasından dolayı işitsel olarak belirgin benzerlik olduğu şeklinde değerlendirmede bulunmuştur. Ancak Mahkeme, “FORCE” ibaresinin zayıf ayırt edici gücü olduğundan hareketle, markaların telaffuz uzunluklarının birbirinden farklı olduğuna ve bu nedenle de işitsel benzerlik düzeylerinin düşük olduğuna hükmetmiştir.
  • Kavramsal benzerlik değerlendirmesinde ise Mahkeme, İngilizce “FORCE” kelimesinin anlamının, farklı ana dilleri olsa bile azımsanmayacak ölçüde Avrupa tüketicisi tarafından aynı şekilde algılanacağını; Birlik içinde ana dilleri İngilizce olmayan ülkelerde bile temel İngilizce seviyesindeki tüketiciler tarafından da bilinebileceğini[3]; zaten markalar arasındaki ortak “FORCE” kelimesinin zayıf ayırt edici gücü nedeniyle kavramsal benzerliğin düşük düzeyde olduğuna hükmetmiştir.

Mahkeme en son aşamada ise markalar arasındaki “karıştırılma ihtimali” konusunu ele almıştır. Temyiz Kurulu’nun markaların benzerliğinden ve içerdikleri ürün gruplarının aynılığından dolayı, markalar arasında ilgili tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu yönündeki tespitine karşılık Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun 12 ve 9. sınıftaki ürünlerin özel teknik karakterlerini göz önüne almadığını, oysa bu ürün grupları için tüketicilerin orta seviyeden daha fazla dikkat göstereceklerinden ve “FORCE” kelimesinin Avrupa pazarında ilgili sektörde herkes tarafından kullanılan tanımlayıcı bir ibare olmasından dolayı, söz konusu ürün grubu için zayıf ayırt edici gücü olduğunu belirtmiş ve iki marka arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığı sonucuna varmıştır.

Mahkeme OHIM’in, ayırt edici gücü zayıf olsa dahi, bağımsız ayırt edici rolün ortadan kalkmayabileceğine yönelik önceki tarihli içtihatları[4] dayanak göstererek, somut olayda da “FORCE” kelimesinin zayıf ayırt edici gücüne rağmen “FORCE-X” markasının ilgili sektörde bağımsız ayırt edici rolünün devam ettiğine, bu nedenle dava konusu markanın “K-FORCE’ şeklinde kullanılması halinde, sektörde sanki markalar arasında ekonomik bir bağlantı olduğu izlenimi uyandırarak karıştırılma ihtimali yaratacağına[5] yönelik iddialarını kabul etmemiştir. Zira Mahkeme, markalar arasındaki ortak ibarenin “FORCE” olduğunu; sektörde bağımsız ayırt edici rolü olduğu iddia edilen önceki tescilin “FORCE-X” olduğunu, oysa dava konusu markanın “FORCE-X” ibaresini içermediğini ve bu nedenlerle dayanak gösterilen içtihatlardaki durumun somut olayda mevcut olmadığına karar vermiştir.

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında sonuç olarak Mahkeme, başvurucunun davasını kabul etmiş ve OHIM Temyiz Kurulunun dava konusu marka iptal kararını yerinde bulmamıştır.

Görüldüğü üzere Mahkeme somut olayda, ayırt edici gücü düşük bir kelime olarak kabul ettiği “FORCE” ibaresini ortak kullanan iki marka arasında, benzerlik ve karıştırılma ihtimali konularında kapsamlı bir değerlendirme yapmıştır. Mahkeme’nin kararında; kelimenin sektörel anlamda tanımlayıcı ve herkes tarafından kullanılan bir kelime olup olmadığının değerlendirilmesinin ve markanın hitap ettiği tüketici kitlesinin dikkat seviyesinin belirlenmesinin önemli kilit noktalar olduğu görülmüştür.

İnceleme konusu mallar veya hizmetler bakımından ayırt edici gücü zayıf olan terimleri ortak olarak içeren markalar arasındaki karıştırılma ihtimali meselesi, birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de yoğun tartışma konusudur. Ayırt edici gücü zayıf terimlerin sağlayacağı koruma kapsamının zayıf olacağı yönünde literatürde genel bir kabul bulunmakla birlikte, bunun tam aksi yönünde idare ve yargı kararlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Yazı kapsamında yer verilen Adalet Divanı kararından anlaşılacağı üzere konu Avrupa Birliği’nde de halen net standartlara göre değerlendirilmemektedir. Bu çerçevede, yazı kapsamında açıklanan T-558-13 sayılı karar ayırt edici gücü zayıf olan terimleri ortak olarak içeren markaların karıştırılması ihtimali sorununu çözecek sihirli bir formül sunmasa da, Avrupa Birliği yargısının güncel yaklaşımını ortaya koymaktadır. Dikkat çekici değerlendirmeler içeren kararın okuyuculara konu hakkında yeni bir perspektif sunacağını düşünüyoruz.

 

Gülcan TUTKUN BERK

Nisan 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] Mahkeme, dava konusu ürünler için ortalamadan daha fazla dikkat seviyesi gerektiğine ilişkin olarak 22 Mart tarihli T‑486/07 sayılı Ford Motor v OHIM — Alkar Automotive (CA) kararın atıfta bulunmuştur.

[2] Mahkeme bütünsel değerlendirme konusunda 12 Haziran 2007 tarihli C‑334/05 sayılı OHIM v Shaker, 23 Ekim 2002 tarihli T‑6/0120 sayılı Matratzen Concord v OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) ve 20 Eylül 2007 tarihli C‑193/06 sayılı Nestlé v OHIM kararlarına atıfta bulunmuştur.

[3] Mahkeme bu değerlendirmesinde 9 Aralık 2010 tarihli T‑307/09i sayılı Earle Beauty v OHIM (NATURALLY ACTIVE) kararına atıfta bulunmuştur.

[4] OHIM bu iddiasına dayanak olarak 27 Haziran 2013 tarihli T‑367/128 sayılı MOL v OHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card) ve 8 Mayıs 2014 tarihli C‑591/12 sayılı Bimbo v OHIM kararlarını göstermiştir.

[5] OHIM bu iddiaya dayanak olarak 6 Ekim 2005 tarihli C‑120/04 Medion kararını göstermiştir.