Son yıllarda ülkemizde Anayasa Mahkemesi 556 sayılı KHK’nın bazı maddelerini, özetle temel hakların KHK ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle iptal etmektedir. İptal edilen bu maddeler arasında, mülkiyet hakkının KHK ile kısıtlanamayacağından hareketle, 556 sayılı KHK’nın 42/c maddesi de yer almaktadır.[1] Ancak, her ne kadar 556 sayılı KHK’nın 42/c maddesinin iptali ile “bir markayı haklı neden olmaksızın 5 yıl süreyle kullanmamak” bir hükümsüzlük nedeni olmaktan artık çıkarılmış olsa da, KHK’nın 14. maddesinde 5 yıl süreyle bir markayı kullanmamak halen bir “iptal” nedenidir ve bu maddeye dayanarak mahkemelerde iptal davası hâlihazırda açılabilmektedir. Bu yazı konusu Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Haziran 2015 tarihli kararında, “bir markanın 5 yıl süreyle kullanılmaması” olgusunun tespiti için yapılan yargılamada hangi noktaların ele alındığını sizlerle paylaşmak istedik.
Öncelikle, olayın OHIM aşamasının tarihçesi şu şekildedir:
- 24 Temmuz 2007 tarihinde Almanya merkezli Polytetra GmbH,
“POLYTETRAFLON”
kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru, 1. sınıfta “Sanayide, bilim sahasında kullanılan kimyasallar, işlenmemiş plastikler, sanayide kullanılan yapıştırıcılar”, 11. sınıfta “ısıtıcılar, radyatörler, aydınlatma, ısı, buhar, pişirme, kurutma, soğutma, su sağlama ve sıhhi tesisat aletleri”, 17. sınıfta “Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler, yalıtım, dolgu ve tıkama malzemeleri, yalıtım amaçlı kullanılan boyalar, yalıtım için kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için örtüler, derz dolguları, contalar, lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar, boru kılıf ve rakorları; tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları”, 40. sınıf “malzeme işlenmesi hizmetleri” için yapılmıştır.
- Başvuru 25 Şubat 2008 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanmıştır.
- 23 Mayıs 2008 tarihinde ABD merkezli EI du Pont de Nemours and Company şirketi, başvuruya itiraz etmiştir. İtiraz dayanağı olarak daha önceden aynı sınıflar için topluluk markası olarak tescilli
“TEFLON”
kelime markası gösterilmiştir. İtiraz gerekçesi olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1(b), 8/2(c) ve 8/5 maddeleri gösterilmiştir.
- OHIM İtiraz Bölümü, itirazı 14 Eylül 2010 tarihinde reddetmiştir. İtiraz Bölümü’ne göre markalar her ne kadar aynı sınıftaki mallar ve hizmetleri içerse de, görsel, işitsel olarak çok düşük düzeyde benzerdir, kavramsal olarak da farklıdır, dolayısıyla karıştırılma ihtimali bulunmamaktadır. Yine her ne kadar itiraz sahibi firma EI du Pont, markasının içerdiği bazı mallar için tanınmış marka olduğunu ispatlamış olsa da, itirazın Tüzüğün 8/5 maddesine göre kabulü mümkün olmamıştır, zira bu maddenin uygulanması için ön koşul olan markalar arası “benzerlik” mevcut değildir.
- EI du Pont, itiraz red kararı üzerine 15 Kasım 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
- OHIM Temyiz Kurulu, 29 Eylül 2011 tarihli dava konusu kararı ile İtiraz Bölümü’nün kararını kaldırarak itirazı kabul etmiş ve marka tescil başvurusunun reddine karar vermiştir. OHIM Temyiz Kurulu, önceki tescilli markanın dünya çapında çok tanınmış bir marka olduğunu yinelemiş ve İtiraz Bölümü’nün aksine itiraz konusu markaların birbiri ile benzer olduğunu tespit etmiştir. Kurul’a göre, markaların işitsel ve görsel açıdan bazı farklılıkları, içerdikleri malların aynılığı ya da çok yüksek düzeydeki benzerliği dikkate alındığında dengelenmektedir ve bunun sonucunda da Tüzüğün 8/1 (b) anlamında bir karıştırılma ihtimali mevcuttur. Bu şartlar altında Kurul, itirazı ayrıca 8/2 (c) ve 5. bentlerine göre ayrıca inceleme gereği duymamıştır.
OHIM sürecinin bitmesi ile Polytetra GbmH dava açmıştır.
Dava süresince öncelikle tescilli markanın, tescil edildiği mallar için marka olarak kullanılmadığı iddiasına yönelik OHIM tarafından yapılan tespitler incelenmiştir. OHIM’e göre önceki tescilli markanın 1. sınıftaki “sanayide, bilim sahasında kullanılan kimyasallar, işlenmemiş plastikler, sanayide kullanılan yapıştırıcılar “, 11. sınıftaki ‘aydınlatma, ısıtma, buhar, pişirme, soğutma, kurutma, havalandırma ve sıhhi amaçlı cihazlar” ve 17. sınıftaki ‘plastik borular, sanayide kullanılan işlenmiş plastikler” için marka olarak kullanıldığı ispatlanmıştır. Zira EI du Pont, polytetrafluoroethylene (PTFE) maddesini ürettiğini ve üçüncü kişilerce birçok son üründe kaplama maddesi olarak lisans ile kullanıldığını belgelemiştir. OHIM, başvurucu Polytetra GmbH’nın her ne kadar kaplama maddesi olarak kullanılsa da, son ürünlerde önceki tescilli markanın kullanılmadığı iddiasını ise, EI du Pont şirketinin ürününün 3.kişilerin son ürünlerinin yapısında ve kaplamasında bulunmasından dolayı tanım broşürlerinde ve reklamlarda önceki tescilli markanın ana unsur olarak gözüktüğü gerekçesiyle reddetmiştir.
Genel Mahkeme dosya kapsamında sunulan belgelerde yaptığı incelemede, OHIM’in önceki tescilli markasının 1. ve 17. sınıfta marka olarak kullanıldığına dair tespitini yeterince açık şekilde gerekçelendirilemediğini ayrıntılı olarak analiz etmiştir. Bu noktada Mahkeme, görevinin sadece OHIM tespitlerinin doğru gerekçelendirilip gerekçelendirmediğinin tespit etmek olduğunu, topluluk markası olarak tescil edilme konusunda OHIM’in karar vereceğini, Mahkemenin 207/2009 sayılı Tüzük ile OHIM’e verilen görevleri yerine getiremeyeceği ayrıca hatırlatılmıştır. Bu hatırlatma kapsamında somut olayda, OHIM’ın önceki tescilli markanın tescil edildiği mallar için marka olarak kullanıldığı konusunun denetime elverişli şekilde ve yeterince açık şekilde gerekçelendirilemediği tespit edilmiştir. Keza başvurucu şirket Polytetra Gmbh, önceki tescilli markanın içerdiği mallar için marka olarak kullanıldığına ilişkin olarak sunulan belgelerin tarih içermediğini sunulan belgelerin tarih içermediğini ve sektörde kullanıldığını göstermediğini hem OHIM sürecinde hem de dava da iddia etmiştir.
Tüzüğün 42. maddesine göre bir topluluk markası tescili için başvurana, itiraz dayanağı yapılan önceki tescilli markanın koruma bölgesinde, başvurusu yapılan markanın yayın tarihinden önceki 5 yıl boyuna kullanılıp kullanılmadığını ispatını talep etme hakkı tanınmıştır. Bu madde kapsamında yapılan taleplerde, 207/2009 Sayılı Tüzüğün Uygulanmasını Gösteren 2868/95 Sayılı Tüzüğün 22. maddesine göre delil olarak sunulan belgelerde, önceki tescilli markanın kullanımının yer, zaman, kapsam ve nitelik olarak ispatı aranır. Önceki tescilli markanın küçük çaplı ve yetersiz kullanımları, markasal kullanımın kapsamı içine girmezken, markanın bahse konu sektörde gerçek ve etkili kullanımı aranır. Bununla beraber büyük ticari başarılar veya işletmenin ticari stratejileri yahut büyük ölçekli ticari kullanımın da ispatı bu kapsamda beklenmemektedir. Bir markanın kullanımından, “sadece tescile bahşedilen hakkı koruma amaçlı göstermelik kullanım” dışında kalan, içerdiği mallar ve hizmetlerin kaynağını belirtmeye veya bu mallar ve hizmetler için ilgili koruma bölgesinde herkese yönelik ve açıkça bir pazar yaratmaya ve bu pazarı korumaya yönelik ana fonksiyonu yerine getirmesi beklenmektedir. Her olayda markanın gerçekten de ticari olarak kullanımı sunulan belgelerin bir bütün olarak incelenmesi ile tespit edilecektir. İhtimaller ve temenniler, dikkate alınması gereken ambalajlar, etiketler, fiyat listesi, kataloglar, faturalar fotoğraflar gazete reklamları gibi 2868/95 sayılı Tüzüğün 22. maddesi şartlarını taşıyan somut ve objektif deliller dışındadır.[2]
Somut olayda EI du Pont, karşı tarafın markanın kullanımının ispatı talebi üzerine önceki tescilli markasının tanınmışlığına ilişkin belgeler; yani PTFE ürünün özelliklerini gösteren bir tanıtım parçası, TEFLON markasının tarihçesi, 1998-2000 arasına ilişkin yılık satış rakamları, 2003-2006 arası verilen lisanslar, 2004-2007 arası reklam faaliyetleri ve harcamaları, teflon kelimesinin çeşitli dillerdeki sözlük anlamı, 2001-2006 yılları arasına ilişkin tüketici anketleri, dünya çapındaki satış ağı, kullanım kılavuzları, TEFLON markasının izinsiz kullanılmasına üzerine açılan davalarda verilen mahkeme kararları, OHIM’deki TEFLON markasının itirazları, reklamlar ve magazin haberleri sunmuştur.
Davada Tüzüğün 42. maddesine göre incelenecek önceki 5 yıllık sürenin başlangıcı olarak, topluluk markasının yayın tarihi 25 Şubat 2008 dikkate alınmıştır. Dolayısıyla 25 Şubat 2003-24 Şubat 2008 tarihi inceleme konusu yapılacaktır. Bölge olarak da AB üye devletleri dikkate alınmıştır.
Mahkeme, sunulan tüm belgeler dikkate alındığında OHIM markasının kullanıldığının ispat edildiği tespitini hatalı bulmamıştır. Ancak Mahkeme bu noktada başvurucu Polytetra GbmH firmasının, “önceki tescilli markanın sadece 1. sınıftaki hammaddeler için kullanıldığını ispat ettiğini, TEFLON markalı ürün kullanılarak 3.kişilece üretilen son ürünlerde başka markaların kullanıldığı dolayısıyla 11 ve 17. sınıflar için TEFLON markasının kullanıldığının ispat edilemediği” iddiasını değerlendirmeye almıştır. OHIM bu iddiaya karşılık nadir olmayan bazı hallerde, bir ürünün hem son ürüne ait, hem de tüketicilerin tercihini etkileyen hammaddesine ait 2 marka ile anılabileceğini, bu durumun literatürde “ingredient branding’” veya ‘sub-species of co-branding” olarak adlandırıldığı belirtmiştir. OHIM’e göre son ürünün hammaddesini oluşturması nedeniyle, TEFLON markası son ürün için bir “co-brand” durumu oluşturduğundan son ürün konusu mallar için de kullanıldığının ispat edildiği kabul edilmelidir. Zira birçok sektördeki firmaya verilen lisanslarla, lisans alan firmalar kendi markaları ile birlikte TEFLON markasının da ürün tanıtımlarında kullanılması konusunda yetkilendirilmiştir.
Mahkeme, hammadde için kullanılan bir markanın, hammaddenin kullanıldığı son ürün konusu mallar için de kullanılmış sayılıp sayılmayacağı sorusunda 2 noktanın dikkate alınması gerektiğine işaret etmiştir: Birincisi; tescilli hammadde markasının içerdiği malların, hammaddenin kullanıldığı son ürünün içerdiği mallar ile aynı sınıfa düşüp düşmediği noktası; ikincisi de markanın bir ürünün hangi işletmeden kaynaklandığını gösteren ana fonksiyonunun dikkate alınması noktasıdır. Somut olayda EI du Pont, lisans vermek suretiyle son ürün üretmek üzere müşterilerine yapışmaz hammadde sağlamaktadır. Bu yapışmaz hammaddenin kullanıldığı son ürün, niteliği ve amacı itibariyle yapışmaz malzemeden farklıdır ve bu iki ürün aynı sınıfta yer almamaktadır ki bu sınıflar şimdiye kadarki içtihatlar ışığında keyfi olarak bölünemez.[3] Bu nedenle, hammadde için tescilli bir markanın, 3. kişiye ait son ürün konusu mallar için de kullanıldığı sonucuna varılamaz. Bu açıdan Mahkemeye göre OHIM’ın TEFLON markasının son ürün konusu mallar için de kullanıldığının ispat edildiğine ilişkin tespiti hatalıdır. Diğer açıdan da, 3.kişiler ürünlerinde malzeme/hammadde olarak EU du Pont şirketinin ürettiği TEFLON markalı hammaddeyi kullandıklarına işaret ettikleri, ancak bu durumun iki işletmenin ürünleri arasında bir bağlantıyı kurmak anlamına gelmediği tespit edilmiştir. Her ne kadar EI du Pont firması, son ürünü tanımlamak üzere TEFLON markasının da etkin şekilde kullanıldığına yani “co-branding” durumu oluştuğuna dair örnek ifadeler (‘Valves coated with TEFLON non-stick resin’, ‘TEFLON brand resin’, ‘Wear resistance with TEFLON fluoropolymer’, ‘Valves lined with TEFLON industrial coatings’ or ‘I cook with pans that have TEFLON coating’ gibi) sunsa da, Mahkeme’ye göre somut olayda son ürüne bağlı olarak gösterilen önceki tescilli marka, son ürünü değil son ürünün hammaddesinin/malzemesinin EI du Pont firmasından kaynaklandığını göstermek için kullanılmaktadır. TEFLON markasının bu tarz bir kullanımı, son ürün markasından beklenen ana fonksiyon yerine getirmemektedir. TEFLON markası kullanılan malzeme/hammadde için, lisans alan 3.kişinin markası ise bahse konu farklı sınıfta yer alan son ürün için marka fonksiyonunu yerine getirmektedir. Somut olaydaki “co-branding” olarak tespit edilen durum, son ürün üreticisinin tüketicileri bilgilendirme ve ikna etmek amaçlı bir pazarlama stratejisidir. Dolayısıyla Mahkeme, OHIM’in 3.kişilerin son ürünleri için TEFLON markasının kullanıldığının ispat edildiği tespitini yerinde bulmamıştır.
Sonuç olarak, Mahkeme dava konusu OHIM kararını yerinde bulmadığından iptaline karar vermiştir.
Mahkemenin TEFLON markasının, 1. sınıf için kullanıldığının ispat edildiği ancak 11 ve 17. sınıflar için marka olarak kullanıldığının ispat edilemediği konusundaki değerlendirmeleri, gerçekten de “markanın kullanma” mevzuuna ilişkin somut ve objektif bakış açısı itibariyle kanımca değerlidir ve bu konuya ışık tutacak türdendir. Ancak karara bir bütün olarak bakıldığında, sadece 1. sınıftaki mallar için kullanıldığı ispat edilmiş olsa bile “çok tanınmış” bir TEFLON markası mevcutken, aynı veya benzer sınıflar için POLYTETRAFLON markasının tescilinin bir “karıştırılma ihtimali” yaratıp yaratmayacağı noktasında soru işaretlerinin ne ölçüde karşılandığının takdirini okuyucularımıza bırakıyoruz.
Gülcan Tutkun Berk
Haziran, 2015
gulcan@gulcantutkun.av.tr
[1] Anayasa Mahkemesi’nin 9.4.2014 tarihli 2013/147 E., 2014/75 K sayılı kararı, RG.24.7.2014/29070
[2] 13 Mayıs 2009 tarihli Schuhpark Fascies v OHIM — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) karar, T‑183/08
[3] 3 Mayıs 2012 tarihli Conceria Kara v OHIM — Dima (KARRA) karar, T‑270/10