Etiket: OHIM Temyiz Kurulu

Marka Sahibinin Diğer Başvuruları Kötü Niyetli Marka Başvurusu Tespitine Karine Teşkil Eder mi? OHIM Temyiz Kurulu “ALEXANDER WANG” kararı

alexanderwang2

 

Marka tescil başvurularının kötü niyetle yapıldığına dair itirazlar incelenirken yapılan değerlendirme objektif delil ve tespitlere dayanmalıdır. Başvuru sahibinin başvuru anındaki kötü niyetinin ispatlayacak delillerin sunulması itiraz sahipleri için genellikle hiç kolay olmamaktadır. Şöyle ki, kötü niyeti ispatlayacak delillerin toparlanması ve somut biçimde sunulması zorlu bir süreçtir.

Başvuru veya marka sahibine ait diğer marka tescil başvurularının veya tescilli markaların, kötü niyet değerlendirmesinde dikkate alınıp alınamayacağı önemli bir tartışma konusudur. Marka uzmanları arasında da tartışmalı olan konunun taraflarından birisi, her markanın ayrı bir somut vaka olduğunu ve kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, dolayısıyla aynı sahibe ait diğer başvuruların veya markaların kötü niyet tespitine karine teşkil etmeyeceğini iddia etmektedir. Buna karşın tartışmanın diğer tarafına göre, kötü niyetli başvuruyu gösterebilecek önemli kanıtlardan birisi, başvuru veya marka sahibinin diğer marka başvurularıdır ve bu markalar, diğer kanıtların da varlığında kötü niyet tespitine karine teşkil edecektir.

İhtisas mahkemelerinin konu hakkındaki bazı kararlarını da dikkate alarak hazırlanan Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu’nda; “Başvuru sahibinin yurtdışında ya da yurt içinde tescilli bulunan ve bilinirlik düzeyi yüksek olan markalar için sistematik bir biçimde marka tescil başvurusunda bulunması” kötü niyetli başvuru durumunu gösteren haller arasında sayılmış ve Enstitü konu hakkındaki pozisyonunu net olarak belirlemiştir (bkz. http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf s.156-157). Buna karşılık konu hakkındaki tartışma taraflar arasında entelektüel düzeyde halen devam etmektedir. Tartışmalar içerisinde tarafımızın, aynı sahibe ait diğer başvuruların veya markaların kötü niyet tespitine karine teşkil edebileceği yönünde olduğunu belirterek, aktaracağımız karar hakkındaki detaylara geçebiliriz.

OHIM Temyiz Kurulu tarafından 12 Ocak 2016 tarihinde verilen R-3135 2014/2 sayılı “ALEXANDER WANG” kararı, konu hakkındaki OHIM yaklaşımını yansıtması bakımından önemli ve güncel bir karardır. Yazı boyunca aktaracağımız “ALEXANDER WANG” kararının Türkiye’de konu hakkında sürdürülen tartışmalara da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Karar metninin tümünü okumak isteyen okuyucularımızın karara bağlantısından erişimi mümkündür.

Britanya Virgin Adaları’nda yerleşik “ETINCELLE PARIS INTERNATIONAL GROUP LIMITED” firması 30 Aralık 2011 tarihinde “ALEXANDER WANG” kelime markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

alexwang

Başvurunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 3. sınıfına dahil “Çamaşır yıkamada kullanım için ağartma müstahzarları ve diğer maddeler; temizleme, parlatma, ovarak yıkama ve aşındırma müstahzarları; sabunlar; parfümeri; esans yağları; kozmetikler; saç losyonları; diş macunları.” malları yer almaktadır.

Başvuru OHIM tarafından ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden tescil edilir.

3 Ekim 2013 tarihinde “ALEXANDER WANG” isimli gerçek kişi markanın hükümsüz kılınması talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur ve hükümsüzlük talebi OHIM İptal Birimi tarafından incelenir.

Hükümsüzlük talebi sahibi, talebini iki ana argümana dayandırmaktadır: (i) Hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusu kötü niyetle yapılmıştır ve (ii) Talep sahibinin isminden kaynaklanan hakları Alman ve İtalyan ulusal mevzuatlarınca korunmaktadır.

Hükümsüzlük talebi sahibine göre; “ALEXANDER WANG” talep sahibinin adı ve soyadıdır ve talep sahibi dünyaca ünlü bir modacı olarak ismiyle yaygın biçimde bilinmektedir. Bu çerçevede, tescil sahibi markasının başvurusunu kötü niyetle yapmıştır. Bu iddiaları kanıtlamak için çok sayıda doküman, talep ekinde sunulmuştur.

OHIM İptal Birimi, 15 Ekim 2014 tarihinde verdiği kararla kötü niyetli başvuru gerekçeli hükümsüzlük talebini haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Hükümsüzlük kararında yer verilen gerekçeler takip eden şekildedir: Topluluk markası (CTM) sahibi, marka olarak seçilebilecek birçok isim mevcutken ünlü bir moda tasarımcısının kendine mahsus ismi için başvuru yapmayı seçmiştir, tescili talep edilebilecek onbinlerce mal ve hizmet varken, CTM sahibi, ünlü bir moda tasarımcısının ismiyle kolaylıkla özdeşleştirilip ticari kazanca konu olabilecek kozmetik ve parfümeri gibi ürünleri seçmiştir, CTM sahibi moda sektöründe üne sahip “ISABEL MARANT”, “PIERRE HARDY”, “PHILIPP PLEIN”, “GUISEPPE ZANOTTI” gibi markaların 3. sınıfa dahil mallar için tescili için de başvuru da bulunmuştur. CTM sahibi bu durumu tesadüf olarak nitelemenin dışında hiçbir açıklama sunmamıştır, hükümsüzlük talebi sahibince sunulan delillerin incelenmesi, talep sahibi modacının isminin başvuru tarihi öncesinde Avrupa Birliği’nde moda sektöründe iyi bilindiğini göstermektedir. Sayılan tüm hususlar ışığında İptal Birimi hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna ulaşmıştır. Kötü niyetli başvuru gerekçeli hükümsüzlük talebi haklı bulunduğundan, talep sahibinin isim hakkına dayalı diğer argümanı incelenmemiştir.

Marka sahibi “ETINCELLE PARIS INTERNATIONAL GROUP LIMITED” firması hükümsüzlük kararına karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Marka sahibi itirazında; taraflar arasında ilişki bulunduğunu veya marka sahibinin ticari çıkar sağladığını gösterir herhangi bir kanıt bulunmadığını, talep sahibince sunulan kanıtların kötü niyetli başvuru tespitine varılması için yeterli olmadığını, marka sahibinin önceden başvurusu yapılan üç CTM’inin bulunduğunu, bunların hiçbirisinin “ISABEL MARANT”, “PIERRE HARDY”, “PHILIPP PLEIN”, “GUISEPPE ZANOTTI” ibareli olmadığını ve Avrupa Birliği’nde tescil için başvurusu yapılmamış markaların OHIM tarafından değerlendirilmesinin anlaşılabilir olmadığını belirterek, hükümsüzlük kararının kaldırılmasını talep etmektedir.

OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak kötü niyet hakkındaki Adalet Divanı içtihadından birkaç ilkeyi ortaya koymuştur. Önceki yazılarımızda yer alan çevirilerimizle söz konusu ilkeleri özetleyecek olursak:

Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

OHIM Temyiz Kurulu, mevcut vakayı yukarıda sayılan ilkeler çerçevesinde değerlendirmiştir. Değerlendirmenin bir kısmını kanıtların kabul edilebilirliğine ilişki şekli itiraz oluşturmaktadır, ancak bu şekli itiraz yazının konusunu oluşturmadığından, sadece bu yöndeki itirazın kabul edilmediği belirtilmelidir.

Hükümsüzlük talebi sahibince sunulan kanıtlar, “ALEXANDER WANG” isminin A.B.D.’li bir moda tasarımcısının ismi olduğunu, bu ismin moda sektöründe sadece A.B.D.’nde değil Avrupa Birliği’nde de bilindiğini göstermektedir. Moda tasarımcısının isminin bilinirliğine ilişkin kanıtlar 2008-2011 dönemini göstermektedir ve bu tarih aralığı hükümsüz kılınan markanın başvurusunun yapıldığı tarihten önceki bir zaman aralığıdır.

Dosyada bulunan kanıtlar, hükümsüz kılınan markanın sahibiyle “ALEXANDER WANG” isimli modacı arasında doğrudan veya dolaylı bir ticari bulunduğunu göstermese de, olgular ve sunulan kanıtlar Kurul’un, marka sahibinin başvuru tarihinde, ismin önceki kullanımından haberdar olduğu şeklinde bir varsayıma ulaşmasını sağlamıştır. “ALEXANDER WANG” isminin başvuru tarihinden önce moda sektöründe uzun süreli kullanımı, ilgili sektördeki genel bilgi düzeyi ve moda ile parfümeri sektörlerinin yakın bağlantısı gibi hususlar, marka sahibinin önceki kullanımdan haberdar olması hususunu bir varsayımdan öte büyük bir olasılık olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, CTM sahibinin aynı markanın önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, tek başına kötü niyetli başvuru hususunu ispatlamak için yeterli değildir; bu husus incelenen vakaya ait diğer nesnel şartlarla birlikte değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede, hükümsüz kılınan “ALEXANDER WANG” markasının önceki kullanıma konu işaretle aynı olduğu açıktır.

OHIM Temyiz Kurulu, hükümsüz kılınan markanın kapsamında yer alan ve “parfümeri, kozmetikler, esans yağlarını” da kapsayan 3. sınıfa dahil mallarla, önceki kullanıma konu giysilerin ilişkili sektörlere ait olduğunu belirtmektedir. Belirtilen mallar, “Canon” kriterleri esas alındığında benzer mallar olarak kabul edilmese de, bu malların bir kişinin imaj ve çekiciliğini artırma anlamında yakın bağlantı içerdiği tartışmasızdır. Bu bağlantı, ünlü bir moda tasarımcısının ismi söz konusu olduğunda, ilgili tüketiciler bakımından daha olası hale gelir, şöyle ki moda tasarımcılarının genel davranış biçimi, belirli bir zaman sonrasında ürünlerini kozmetik ve parfümeri sektörüne genişletmektir. Modacı “ALEXANDER WANG” da bu durumun bir örneğidir, çünkü giysilerle başlayan ürünlerini, sonradan çantalara, gözlüklere ve sınırlı çeşitte olsa da mücevherata yaymıştır.

Bu çerçevede, hükümsüz kılınan “ALEXANDER WANG” markasının tescil başvurusunun yapılmasının altındaki ticari mantık, olayların kronolojisi de dikkate alındığında, yukarıda sayılan ürün genişletme olgusu olarak ortaya çıkabilir.

Hükümsüz kılınan markanın sahibi “ALEXANDER WANG” ibaresinin yaygın kullanımı bulunan bir ibare olduğunu öne sürmüş olsa da, Temyiz Kurulu bu iddiaya katılmamaktadır. Temyiz Kurulu’na göre, “ALEXANDER” ve “WANG” ibarelerinin ayrı ayrı yaygın kullanımı olsa da, bunların bileşkesi iki farklı kültürel ve coğrafi kökten kaynaklanan iki terimin sıradışı ve kendine özgü kombinasyonu niteliğindedir. Tescilli marka sahibinin “ALEXANDER” ibaresini “WANG” ibaresiyle birleştirmesi, Temyiz Kurulu’nu olayın basit bir tesadüf olmadığına, marka sahibinin önceki kullanıma konu markayı bildiğine ve niyetinin bu markadan fayda sağlamak olduğuna inandırmaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre incelenen vakada dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus; hükümsüz kılınan markanın sahibinin günümüzün iyi bilinen moda tasarımcılarının isimleri ve markaları için çok sayıda marka tescil başvurusunda bulunduğu yönündeki iddiadır. Bu hususu ispatlamak için hükümsüzlük talebi sahibi, “Çin Patent ve Marka Ofisi”nin veritabanından alınmış bir raporu sunmuştur. Bu rapora göre hükümsüz kılınan markanın sahibi aşağıda sayılan işaretlerin tescili için Çin ofisine ve sonda belirtilen 2 markanın tescili için de OHIM’e başvuruda bulunmuştur:

alexwang2

Hükümsüz kılınan markanın sahibinin bu başvuruları yapmış olması, tek başına inceleme konusu başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacak olsa da; şüpheli veya diğer tacirlerin itibarını kötüye kullanma halinin ortaya çıkabileceği durumlarda bu tip başvuruların yapılmış olması, başvuru sahibinin niyetine ilişkin güçlü bir gösterge teşkil edebilir.

Hükümsüz kılınan başvurunun sahibinin, diğer ofislerde de ünlü moda tasarımcılarının isimlerinden ve farklı menşeili (A.B.D., İtalya, Britanya, Fransa, Almanya, Kore) markalardan oluşan ibareleri tescil ettirmek için başvuruda bulunmuş olması, deliller değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir husustur.

Marka sahibi, bu başvuruları ne gerekçeyle yaptığını (örneğin yetkilendirilmiş lisans sahibi) açıklayabilir. Bununla birlikte incelenen vakada, marka sahibi bu markaların başvurusunu yaptığını inkar etmemekte, ancak bu başvuruların hangi makul gerekçeyle yapıldığını açıklamamaktadır.

Marka sahibinin OHIM’e yaptığı diğer iki tescil başvurusundan “METROCITY” reddedilmiştir ve “THOMAS WLYDE”  ise 3. sınıfta tescillidir. İnceleme konusu markayla aynı gün başvurusu yapılmış “THOMAS WLYDE” markası da ünlü bir A.B.D.’li modacının isminden oluşmaktadır. Bu husus da Temyiz Kurulu’na göre dikkate değer bir noktadır.

Temyiz Kurulu’na göre, kötü niyet belirli bir coğrafyayla sınırlanabilecek bir husus değildir. Kötü niyet, etik davranış biçiminin veya dürüst ticaretin genel kabul görmüş ilkelerinden uzaklaşmış davranışlarla ilgilidir. Bu çerçevede, fiillerin Avrupa Birliği dışında gerçekleşmesi, yani incelenen vakada Avrupa Birliği dışında tescil edilmiş markaların varlığı nedeniyle, kötü niyet değerlendirmesi bölgesel anlamda sınırlandırılamaz.

Bu çerçevede Temyiz Kurulu, günümüzün iyi bilinen moda tasarımcılarının isimlerinden veya markalarından oluşan 13 ibarenin, giyim sektörüyle bağlantılı mallar için Çin’de tescil ettirilmesinin, marka sahibinin dürüst olmayan ticari niyetlerle hareket ettiğinin kuvvetli bir göstergesi olduğu görüşündedir.

Temyiz Kurulu, kararın devamında marka sahibinin diğer argümanlarını da haksız bulmuş ve yukarıda sayılan tüm nedenlerle, “ALEXANDER WANG” markasının kötü niyetle tescil ettirilmiş sonucuna ulaşmış ve aynı tespit doğrultusunda OHIM İptal Birimi’nce verilen hükümsüzlük kararını onamıştır.

Kötü niyetli başvuru hususunun OHIM ve Avrupa Birliği yargısı tarafından ne şekilde değerlendirildiğini daha iyi anlamamıza sağlayan çeşitli kararları IPR Gezgini’nde önceden yayınlamıştık. Ocak 2016 dönemine ait oldukça yeni “ALEXANDER WANG” kararı, marka sahibe ait diğer markaların kötü niyet tespitine karine teşkil edebileceği noktasında önemli tespitler içermekte ve OHIM değerlendirmesini açık biçimde önümüze koymaktadır. Karardan açıkça görülmektedir ki, OHIM kendi sicilinde değil, başka sicillerde (inceleme konusu kararda Çin Marka Ofisi) markaları dahi kötü niyetin tespitinde dikkate alabilmekte ve bu markaların varlığının kötü niyete karine teşkil edebileceğini kabul etmektedir.

Ülkemizde yabancılara ait markaları tescil ettirerek, bundan ticari kazanç sağlama pratiği maalesef oldukça yaygındır ve daha da üzücüsü, bu pratiği ticari zeka, ticari özgürlük veya girişimci ruh olarak adlandırarak meşrulaştıran sürreal bir zihin yapısı da mevcuttur. Bu konu tartışılırken OHIM argümanı da sıklıkla öne sürülmekte ve OHIM’in kötü niyetli başvuru konusunu Türk yargısı veya TPE inceleme kılavuzu ilkeleri nispetinde “katı” şekilde yorumlamadığı ve “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” tarzı bir yaklaşıma sahip olduğu iddia edilmektedir. Bununla birlikte bu yazıda aktardığımız “ALEXANDER WANG” kararı ve karar içerisinde atıfta bulunulan diğer kararlar, OHIM yaklaşımının “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” düzeyinde olmadığını, tersine Çin Marka Ofisi sicilini dahi dikkate alabilecek derecede “katı” olduğunu veya en azından bu yöne doğru evrildiğini göstermektedir.

OHIM Temyiz Kurulu’nun “ALEXANDER WANG” kararını aktardığım bu yazıyla, ülkemizde sürdürülen kötü niyetli marka tescil başvurularının değerlendirilmesi tartışmalarına ufak bir katkı yaptığımı umuyorum.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

unsalonderol@gmail.com      

 

 

Kırmızı Başlıklı Kız Markalar Diyarında – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Red Riding Hood” Kararı (T-128/15)

Little_Red_Riding_Hood_WPA_poster

2016 yılının ilk yazısını masal dünyasıyla bağlantılı bir marka davasından seçtim. Bu seçim, Ortadoğu coğrafyasının sosyal ve politik gerçeklerinden mümkün olduğunca uzak bir hayal dünyasında geçirmek istediğim 2016 yılına ait dileklerimi de kısmen içeriyor.

“Kırmızı Başlıklı Kız” en sevdiğim çocuk masalı değildi, ama büyüdükçe ve de çocuk masallarının sadece çocuklar için olmadığını fark ettikten sonra, bu masal da diğerleri gibi daha ilginç hale gelmeye başladı. Özellikle, çoğu ünlü masalı derleyen (Kırmızı Başlıklı Kız buna dahildir) Grimm kardeşlerin orijinal metinlerindeki vahşet ve şiddet öğelerinden haberdar olunca ve bunların üstüne halk masallarına gönderme yaparak cinayetler işleyen bir seri katili anlatan Craig Russell’ın “Kanlı Masallar” romanını okuyunca masal algım doğrusu bir hayli değişti. Tüm bunların üzerine, 2016 yılında yazacağım ilk yazının konusunu ararken, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Red Riding Hood” (-Kırmızı Başlıklı Kız- masalının İngilizce kısa ismi) kararı ile karşılaşınca, yazının konusunu seçmek benim için hiç de güç olmadı.

redridingWalter_Crane

Masal dünyasını bir tarafa bırakıp, aslında kimilerine göre bir başka masal dünyası olan marka incelemesinin kurgusal dünyasına geçecek olursak…

Bu noktada ilk olarak, inceleme konusu davanın esas olarak markaların kavramsal benzerliği hususuyla ilgili olduğu belirtilmelidir.

Karıştırılma ihtimalinin kurucu unsurlarından birisi, inceleme konusu markaların benzerliğidir. Markaların benzerliği; görsel, işitsel ve kavramsal açılardan değerlendirilir. Görsel benzerlik, inceleme konusu işaretlerin görsel özelliklerinin benzerliğini, işitsel benzerlik ise markaların telaffuz edildikleri halleriyle ortaya çıkan sesçil benzerliği ifade eder. Buna karşılık kavramsal benzerlik, kelime veya şekil markalarının karşılık geldiği mana veya kavramların benzerliği anlamına gelmektedir. Kavramsal benzerliğin değerlendirmesi, kanaatimizce görsel ve işitsel benzerliğin değerlendirilmesine göre daha zordur ve daha karmaşık bir incelemeyi gerektirmektedir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16 Aralık 2015 tarihinde verdiği T-128/15 sayılı kararı ile farklı iki dilde olan ve görsel veya işitsel benzerlik içermeyen iki markanın kavramsal benzerliği iddiasına dayalı karıştırılma ihtimali iddiasını incelemiştir. İlgilenen okuyucularımızın kararın İngilizce metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173070&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1177846 adresinden erişimi mümkündür.

İspanyol vatandaşı “Alberto Ruiz Moncayo”, 28 Ekim 2012 tarihinde “RED RIDING HOOD” kelime markasının marka olarak tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 33. sınıfına dahil çeşitli alkollü içecekler yer almaktadır.

 

RED RIDING HOOD

 

Başvuru ilan edilir ve ilana karşı Alman menşeili “Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH” firması tarafından itiraz edilir. İtiraz gerekçesi marka, 33. sınıfa dahil “Alkollü içecekler.” için Avrupa Birliği’ni kapsayacak şekilde önceden tescil edilmiş “ROTKÄPPCHEN” ibareli uluslararası marka ve Almanya’da tescil edilmiş “ROTKÄPPCHEN” ibareli ulusal markadır. İtiraz sahibi, “RED RIDING HOOD” ibareli başvuru ile “ROTKÄPPCHEN” ibareli itiraz gerekçesi marka arasında kavramsal benzerlik bulunduğunu ve malların da aynı olması dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceğini öne sürmektedir.

 

ROTKÄPPCHEN

 

Kısa bir açıklama yapılacak olursa; “RED RIDING HOOD” ibaresi Türkiye’de “Kırmızı Başlıklı Kız” adıyla bilinen bir çocuk masalının İngilizce kısa adı (tam adı “Little Red Riding Hood” olduğu belirtilmelidir (red = kırmızı, riding hood = kadınlar veya çocuklarca at sürerken veya doğada giyilen bir tür başlıklı pelerin). Buna karşılık, itiraz gerekçesi markayı oluşturan “ROTKÄPPCHEN” ibaresi de masalın Almanca adıdır (rot = kırmızı, käppchen = başlık, kep). Bu bağlamda, “RED RIDING HOOD” ve “ROTKÄPPCHEN” ibarelerinin kelime anlamlarının aynı olmadığı, bununla birlikte aynı masalın farklı dillerdeki isimleri oldukları anlaşılmaktadır.

OHIM itiraz birimi ilana itirazı haklı bulmaz ve reddeder. İtiraz sahibi bu karara karşı itiraz eder. OHIM Temyiz Kurulu’nun, 28 Ocak 2015 sayılı kararı ile bu itiraz da reddedilir. OHIM Temyiz Kurulu, inceleme konusu işaretlerin benzer olmadığı, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı görüşündedir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Aralık 2015 tarihli T-128/15 sayılı kararıyla sonuçlandırılır.

Genel Mahkeme ilk olarak karıştırılma olasılığına ilişkin genel ilkeleri sıralar.

Yerleşik içtihada göre, halkın malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ticari olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğine inanması riski karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır. Karıştırılma olasılığı, kamunun ilgili kesiminin ihtilafa konu markalar ve mallar veya hizmetler hakkındaki algısı, markaların ve malların veya hizmetlerin benzerliğinin karşılıklı bağımlılığı dahil olmak üzere inceleme konusu ihtilafa ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül olarak değerlendirilmelidir.

Önceki tarihli markanın koruması Avrupa Birliği’nin tümüne ilişkinse, malların ve hizmetlerin bu bölgedeki tüketicilerinin algısını dikkate almak gereklidir. Bununla birlikte, bir topluluk markasının reddedilmesi için, bir nispi ret nedeninin Avrupa Birliği’nin bir bölümünde ortaya çıkmasının yeterli olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

OHIM Temyiz Kurulu’na göre, inceleme konusu mallar “alkollü içecekler” olduğundan, kamunun ilgili kesimi yasal içki içme yaşını doldurmuş kamunun genelidir. Bu çerçevede, itiraz gerekçelerinden Avrupa Birliği’ni kapsayan uluslararası marka bakımından kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’ndeki halkın geneli olduğu kabul edilmelidir. Davacı bu tespitlere karşı çıkmamaktadır ve Genel Mahkeme’ye göre de bu tespitler yerindedir.

Karıştırılma olasılığına ilişkin bütüncül değerlendirme yapılırken, ihtilafın konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği, işaretlerin bütün olarak oluşturdukları izlenim esasında incelenmelidir, ancak bu yapılırken işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları özellikle dikkate alınmalıdır. Karıştırılma olasılığına ilişkin genel değerlendirmede, malların veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin markalara ilişkin algısı belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarına ilişkin kapsamlı bir analize girişmez.

İncelenen vakada OHIM Temyiz Kurulu, markalar arasında görsel ve işitsel herhangi bir benzerlik bulunmadığı görüşünü belirtmiş ve buna ilaveten markalar arasında kavramsal açıdan da benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre işaretler, kavramsal karşılaştırmaya imkan verecek bir kavrama işaret etmemektedir ve Avrupa Birliği’nin Alman, Almanca konuşan veya İngilizce konuşan tüketicileri işaretlerin aynı karaktere ilişkin olduğunu algılamayacaktır.

Buna karşılık davacıya göre, her iki marka da “Kırmızı Başlıklı Kız” masalına atıfta bulunduğundan markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmaktadır.

Genel Mahkeme tarafların argümanlarını aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Markalar arasında görsel ve işitsel benzerlik bulunmadığı açıktır ve davacının bunun tersi yönde bir argümanı bulunmamaktadır.

Kavramsal benzerlik değerlendirmesine gelindiğinde, her iki işaretin de “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının İngilizce ve Almanca isimlerinden oluşturulmuş olduğu görülmektedir. Diller arasındaki farklılık nedeniyle, markalar arasında kavramsal karşılaştırma yapacak tüketicilerin markaları diğer dile çevirmesi gerekecektir, bu da diğerlerinin yanısıra kamunun ilgili kesiminin dillere ait bilgisine, ilgili dillerin yakınlığına ve markalarda kullanılan kelimelerin yakınlığına bağlıdır. Buna ilaveten yabancı bir dile ait bilgiye sahip olmanın genel bir kabul varsayımı oluşturmadığı da belirtilmelidir.

Bu çerçevede davacının iddiasının aksine, “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinden oluşan başvurunun anlamının, kamunun ilgili kesimince yani Avrupa Birliği’ndeki genel tüketicilerce özellikle de “rotkäppchen” ibaresiyle karşılaştırma yapacak Alman tüketicilerce, derhal anlaşılacağı düşünülmemektedir.

Buna ilaveten OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği gibi, markaları oluşturan kelimeler oldukça farklıdır. Almanca “käppchen” kelimesi ile İngilizce “hood” kelimesinin köklerinin ortak olmaması, kamunun ilgili kesiminin kelimelerin aynı anlama geldiğini derhal idrak etmesine izin vermeyecektir. Almanca “käppchen” sözcüğü küçültmeli bir yapıdadır ve İngilizce “riding hood” ibaresinin böyle bir karşılığı yoktur, dahası belirtilen ibare genellikle at sürerken kullanılan bir başlığı ifade etmektedir. Ayrıca, dava gerekçesi Almanca markada “riding” kelimesine karşılık gelen bir anlam bulunmamaktadır. Son olarak, başvuru üç kelimeden oluşurken, itiraz gerekçesi marka tek kelimeden müteşekkildir. “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının Almanca ve İngilizce isimleri arasında ortaya çıkan sayılan tüm farklılıklar, ortalama dikkate sahip tüketicilerin inceleme konusu işaretlerin anlamlarının benzer olduğunu derhal algılamasını engelleme kapasitesine sahiptir.

Alman tüketicilerin günlük dildeki İngilizce kelimelere ilişkin iyi bilgisi olduğu hususunda ihtilaf bulunmamakla birlikte, “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinin temel İngilizce sözcükler arasında olduğu da gösterilmemiş durumdadır. Aynı şekilde, kamunun İngilizce konuşan kesiminin iyi derecede Almanca bilgisine sahip olduğu ve her durumda “rotkäppchen” kelimesini anlayacağı da ispatlanmamıştır.

Son olarak, bir an için “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinin temel İngilizce sözcükler arasında yer aldığı ve bunun sonucunda ortalama tüketicilerce anlaşılacağı kabul edildiğinde dahi; bu husus, ortalama Alman tüketiciler dahil olmak üzere tüketicilerin günlük kullanıma mahsus ürünleri satın alırken, “red riding hood” ibaresini derhal “rotkäppchen” kelimesinin İngilizce tercümesi olarak algılayacağı anlamına gelmemektedir.

Bu çerçevede, inceleme konusu işaretler arasındaki belirgin farklılıklar nedeniyle, kamunun ilgili kesiminin işaretler arasında derhal bir kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin argümanları da bu tespitin üzerine kuşku düşürmeyecektir. Şöyle ki, ortalama tüketicilerin “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının isminin diğer dillerdeki karşılığını bilmesi veya bu ismin diğer dillerdeki karşılığını derhal algılaması beklenemez. Daha önceden de açıklandığı gibi markalar arasındaki belirgin farklılıklar, davacının iddiasının aksine kamunun ilgili kesiminin markalar arasında derhal bir kavramsal bir karşılaştırma yapmasını kolaylaştırmayacak tersine engelleyecektir. Davacı, “Little Red Hiding Hood” isimli bir sinema filminin 2011 yılında çekilmiş ve dünya çapında dağıtılmış olmasından hareket ederek, bu hususun markalar arasında bağlantı kurulmasını kolaylaştıracağını iddia etmektedir. Buna karşılık, bu iddiayı ispatlar nitelikte kanıtların sunulmaması ve iddianın yukarıda sayılan tespitleri ortadan kaldırır nitelikte olmaması gerekçeleriyle, bu argüman da kabul edilmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda belirtilen tüm gerekçelerle, Avrupa Birliği’nin Alman, Almanca konuşan veya İngilizce konuşan tüketicilerinin, inceleme konusu işaretlerin her ikisinin de “Kırmızı Başlıklı Kız” masalına atıfta bulunduğunu algılamayacağı, dolayısıyla da inceleme konusu işaretler arasında kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna ulaşmış ve aynı tespit doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulu tarafından verilen kararı yerinde bulmuştur. Belirtilen nedenle dava reddedilmiştir.

Yazının konusunu oluşturan vakada, inceleme konusu işaretler arasındaki görsel ve işitsel farklılık açık olsa da, kanaatimce markalar arasında kavramsal benzerlik bulunduğu sonucuna ulaşmak oldukça olasıdır ve daha yerinde olacaktır. Bununla birlikte, alkollü içki sektöründeki markaların ülkemizde fazla sayıda olmaması, buna karşılık Avrupa’da ilgili sektörde çok sayıda marka bulunması, bunların bir kısmının oldukça küçük işletmelere ait olması ve masal-roman isimlerinin veya karakterlerinin bu markalarda yaygın biçimde kullanılması farklı değerlendirmeler yapılmasına gerekçe oluşturabilir. Gerçi, Genel Mahkeme kararında bu tip hususlar hiç tartışma konusu edilmemiş ve işaretler arasındaki farklılıklar nedeniyle tüketicilerin markalar arasında kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna varılmıştır.

Kararın okuyucularımızca da dikkatle değerlendirileceğini tahmin ediyoruz. Karar verme yetkisi size ait olsaydı, markaları kavramsal bakımdan benzer bulur muydunuz? Yorum yapan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

unsalonderol@gmail.com

 

“Rienergy Cola” – “Coca Cola”ya Karşı – Ayırt Edici Gücü Zayıf Kelimelerin Tertip Tarzlarının ve Tanınmışlığının Karıştırılma Olasılığına Etkisi (Adalet Divanı Genel Mahkemesi – T-384/13)

cocacola3 “The Coca Cola Company” adına tescilli yukarıdaki logoyu gören herkesin zihninde oluşan çağrışımın aşağı yukarı benzer olduğunu sanıyorum. Tüketiciler üzerinde “Coca Cola” markasının görsel, işitsel, kavramsal olarak yarattığı etki, bu markayı dünyanın en çekici markaları arasına yerleştirmiştir. Bazen kötü niyetle, bazen ise bilmeyerek ticari hayatta bu markanın yüksek cazibesinden yararlanmak isteyenler olmuştur ve büyük ihtimalle gelecekte de olacaktır. Bu gibi durumlarda, ulusal veya uluslararası mahkemelerin her zaman aynı paralelde kararlar verdiğini söylemek zordur. Zira, her ne kadar mahkemelerin uyguladıkları mevzuatlar, markanın korunmasına ilişkin genel çerçeveyi belirlemiş olsa da, hangi durumların bu çerçeve içinde yer alıp almadığı konusuna ilişkin bir matematik formülü belirlenebilmiş değildir. Çünkü benzerlik veya karıştırılma tehlikesi gibi konuların değerlendirilmesinde, her olayda değişen birçok farklı faktörün/etkinin aynı anda göz önüne alınması gerekmektedir. Bu nedenle, her somut olayın kendine has özellikleri dikkate alınarak verilen kararlar farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar nedeniyledir ki Marka Hukuku, kendi içinde dinamizm barındırmakta, sıkı bağlantı içinde olduğu piyasa/rekabet şartları, tüketicinin psikolojik, sosyolojik eğilim ve davranışları ile markayı algılayış tarzları, ticari hayatın gerçekleri vb. gibi ilgili konulardaki değişkenlikler dolayısıyla canlılığını korumaktadır. Bu hareketliliğinin sonucu olarak, her mahkeme kararı ilginç tespitleri de beraberinde getirmektedir.

Bu yazının konusu olan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 18 Mart 2015 tarihli ve T‑384/13 sayılı kararının da, “Coca Cola” markası hakkında verilmiş enteresan bir karar olarak düşündüğümüzden sizlerle paylaşmak istedik. Öyle ki; Mahkeme bir yandan “Coca” ve “Cola” ibarelerinin tanımlayıcı olduğunu, ayırt edici gücünün ilgili olduğu mallar için düşük olduğunu, zemindeki kırmızı rengin ayırt edici özeliği olmayan bir renk olduğunu, dava konusu markaların ayırt edici farklı unsurlar içerdiğini tespit ederken, diğer yandan da markanın tanınmışlığının tüketici üzerindeki istisnai etkisine, tüketicilerin markayı bütünsel hatırlama ihtimaline, ayırt edici gücü düşük ibarelerin markanın esas unsuru haline gelebilme olasılığına işaret etmiştir. Bu kapsamlı inceleme neticesinde de bir sonuca varmıştır. Kararı orijinal metninden incelemek isteyen okuyucular, karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd7331f9a667f446248f7ee69d66017278.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPc3j0?text=&docid=163002&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=217129 bağlantısından erişebilir.

Davanın geçmişini kısaca özetlemek gerekirse;

  • Romanya menşeli Intermark Srl, 9 Kasım 2010 tarihinde “RIENERGY COLA” kelime ve şekil markasının, Nice Sınıflandırması’nın 32. sınıfında yer alan “biralar, maden suyu, sodalar, alkolsüz içecekler, meyve suyu ve özleri, şurup ve içecek hazırlanmasında kullanılan preparatlar” ile 35. sınıfında yer alan “reklamcılık, iş yönetimi ve idaresi, büro hizmetleri” mal ve hizmetlerinde topluluk markası olarak tescili için İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvurmuştur.          rienergy
  • Başvuru 20 Ocak 2011 tarihli Bülten’de yayınlamıştır. 15 Nisan 2011 tarihinde The Coca-Cola Company, adına daha önceden tescilli marka ve logosunu dayanak göstererek 207/2009 sayılı Topluluk Yönetmeliği’nin 41. maddesine göre yayına itiraz etmiş ve başvurunun reddini talep etmiştir.
  • OHIM itiraz birimi, itirazı kabul ederek başvuruyu reddetmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi Intermark Srl, OHIM Temyiz Kurulu’na başvurunun reddi kararının iptali için başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu, 6 Mayıs 2013 tarihinde Intermark Srl şirketinin itirazını reddetmiştir. Temyiz Kurulu, “Coca Cola” markasının tanınmışlığına ilişkin inceleme yapma gereği dahi duymaksızın markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline neden olacağı sonucuna varmıştır.
  • Intermark Srl, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna dair tespitinde hatalı olduğu iddiası ile Adalet Divanı’nda 6 Mayıs 2013 tarihinde dava açmıştır.

Davacı, Intermark Srl, markalar arasındaki benzerliğin, karıştırılma ihtimaline yol açmayacak kadar düşük düzeyde olduğu kanaatindedir. Başvurusunda, “Coca” yerine “RIENERGY” kelimesinin bulunduğunu, grafik olarak farklı yazıldığını, arka plan şeklinin, uyumunun, elyazısının ve çerçevesinin görsel açıdan farklılıklar arzettiğini iddia etmiştir. İşitsel açıdan ise tüketici kitlesinin “RIENERGY’ kelimesini telaffuz etmeye ihtiyaç duymayacaklarından farklılık olduğu görüşündedir. Kavramsal açından da; Davacı “Cola” ibaresinin toplumun çok büyük bir kısmı nazarında 32. sınıfta yer alan mallar için tanımlayıcı, jenerik ad olduğunu, “RIENERGY” kelimesinin ise enerji kelimesinden esinlenilmiş, özgün yapıda olduğunu belirtmiştir.

OHIM ise verdiği ret kararının arkasında durmuş; iki markanın aynı yazı karakteri ile ortak “Cola” kelimesini içermeleri, zeminde aynı rengi kullanmaları nedeniyle görsel açıdan benzer oldukları, marka bütünlüğü içinde “RIENERGY” kelimesinin tali role sahip olduğu şeklinde savunma yapmıştır. İşitsel açıdansa, markalarda ortak olan “Cola” kelimesinin aynı şekilde telaffuz edileceği ve “RIENERGY” kelimesinin markadaki tali konumu ve küçüklüğü dikkate alındığında telaffuz edilme olasılığının bulunmadığını belirtmiştir. Kavramsal açıdan ise “Cola” kelimesinin ilgili tüketici kitlesinin zihninde kahverengi gazlı içecek imajını uyandırdığını, buna karşılık “RIENERGY” kelimesinin ise ani kavramsal bir çağırışım yapmadığını, boyutunun küçüklüğü nedeniyle de rolünün sınırlı olduğunu ifade etmiştir. Ek olarak, “Coca Cola” markasının Avrupa Birliği içinde tanınmışlığı nedeniyle yüksek ayırt edici güce sahip olduğunun ve “Cola” kelimesinin Birlik içindeki zayıf ayırt edici karakterine rağmen bu kelimenin görmezden gelinemeyeceğinin, bu nedenle mevcut olayda karıştırılma ihtimalinin varlığının altı çizilmiştir.

Tarafların iddia ve savunmalarının ardından Mahkeme, karıştırılma ihtimali değerlendirmesine önceki tarihli içtihatlarını dayanak gösterdiği tespitler ile başlamıştır. Yerleşik Mahkeme içtihatlarına göre, malların ve hizmetlerin aynı işletme veya birbiri ile bağlantılı işletmeler tarafından sunulduğuna dair bir izlenim oluştuysa, markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur.[1] Yine yerleşik içtihatlara göre, bazı durumlarda mal ve hizmetler arasındaki düşük derecedeki benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecedeki benzerliği bertaraf edebildiği gibi tersi durumlar da söz konusu olabilmektedir.[2] Mahkeme yine karıştırılma ihtimali değerlendirmesine ilişkin olarak görsel, işitsel ve kavramsal benzerliklerin markaların bütün olarak bıraktığı izlenimler dikkate alınarak yapılacağı tespitine yer vermiştir. Markaların sadece ayırt edici esas unsurlarının dikkate alınarak yapılacak değerlendirmelerin bazen aldatıcı olabileceğini; zira orta dikkat seviyesindeki ilgili tüketicilerin bu unsurlara dikkat etmek yerine markayı bir bütün olarak algıladıklarını belirtmiştir.[3] Her olayda tüketicinin dikkat seviyesi ilgili mal ve hizmet türüne göre değişiklik arz etse de genel kabule göre, tüketiciler nadir olarak iki farklı ürünü doğrudan karşılaştırma imkânlarına sahip olmakta, ilgili ürünü alırken hatırlayabildikleri güven duygusu rol oynamaktadır.[4]

Mahkeme’ye göre tescilli marka ne derece ayırt edici yüksek karaktere sahipse karıştırılma ihtimali o derece yüksektir. Bu nedenle ister kendiliğinden ister piyasadaki tanınmışlığı nedeniyle yüksek ayırt edici güce sahip markalar, ayırt edici gücü düşük markalara göre daha fazla korumadan yararlanmaktadır. Dolayısıyla karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapılırken bir markanın ayırt edici gücü ve tanınmışlığı mutlaka göz önüne alınmalıdır. [5]

Mahkeme yukarıdaki tespitleri hatırlattıktan sonra somut olayın incelemesine geçmiştir. Somut olayda 32. sınıftaki günlük tüketim malzemeleri için tüketicilerin dikkat seviyesi “ortalama”, 35. sınıf hizmetler ise profesyonellere yönelik olduğundan “yüksek” olarak belirtilmiştir.

Mahkeme başvuru konusu markanın merkezinde ve büyük şekilde yer alan “Cola” kelimesinin esas unsur olduğunu, “RIENERGY” kelimesinin ise hayali ve ayırt edici olmasına rağmen küçük boyutundan dolayı, her ne kadar tamamen yok sayılamasa da, okunmasının zor olduğu için marka bütünlüğü içinde tali rol oynadığını tespit etmiştir. Mahkeme “Cola” kelimesinin 32. sınıf için “tanımlayıcı” olarak algılandığını, ancak aynı şeyin 35. sınıf için söylenemeyeceğini belirtmiştir. Bu noktada Mahkeme önemli bir nüansın altını çizmiştir: Marka bütünlüğü içinde ayırt edici gücü zayıf bir kelimenin, o markanın esas unsuru olmadığı anlamına gelmeyeceği durumlar olabilir, zira ayırt edici gücü zayıf olsa da boyutu ve konumu itibari ile tüketicilerin zihninde esas unsur olarak yer edebilir ve çağrışım yapabilir.[6]

Somut olayda da “Cola” kelimesinin her ne kadar 32. sınıf için “tanımlayıcı” olduğu kabul edilse de, bu kelimenin boyutu ve konumu ile yarattığı etki nedeniyle marka bütünlüğü içinde yok sayılamayacağını ifade edilmiştir. Kaldı ki, başvuruya konu içeceklerin hammaddesini ifade eden “Coca” kelimesinin tıpkı “Cola” gibi dört harften oluşması nedeniyle, iki kelimenin marka bütünlüğü içinde 32. sınıf için aynı rolü oynadığı belirtilmiştir. 35. sınıf için ise “Cola” kelimesinin ayırt edici karaktere sahip olduğu tekrarlanmıştır.

Mahkeme markalar arasındaki “benzerlik” incelemesinde de, Temyiz Kurulu’nun görsel benzerlik tespitlerini yerinde bulmuştur. Tespitlerin odak noktasını, ortak “Cola” ibaresinin iki marka da esas unsur olarak yer alması ve bu nedenle ayırt edici gücü olduğu hususu oluşturmuştur. Markalar içinde birbirinden farklı unsurlar yer alsa da, “Cola” kelimesi için yapılan bu ana tespit, iki marka arasındaki benzerliği belirgin düzeye taşımıştır. Mahkeme işitsel benzerlik konusunda da Temyiz Kurulu’nun benzerlik tespitlerini teyit etmiştir. Mahkeme kavramsal benzerlik tespitler açısından da Temyiz Kurulu’nun tespitlerine katılmış, ek olarak “Cola” kelimesinin tüketicilerin zihninde doğrudan “Coca” hammaddesini çağrıştıracağını, bu çağrışımın markalar arasında bir bağlantı yarattığını, tali nitelikteki “RIENERGY” kelimesinin, özel bir anlamı olmadığından markalardaki ortak esas unsur “Cola” kelimesinin yarattığı kavramsal benzerliği zayıflatmadığını belirtmiştir.

Tüm benzerliklerin ötesinde Mahkeme, ayrıca “Coca Cola” markasının 32. sınıf için kırmızı zemin üzerine beyaz el yazısından oluşan klasik tanınmış markasının karıştırılma ihtimali olgusunun tespitinde göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etmiştir. Öyle ki, , karıştırılma ihtimali değerlendirmesi açısından zemindeki renk özel bir renk olmasa da, incelenen vakada, itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücünün derecesi, yani tüketicilerin gözündeki yüksek ayırt ediciliği nedeniyle, somut olayda renk unsurunun dahi dikkate alınacağı belirtilmiştir.[7]

Sonuç olarak Mahkeme, itiraz sürecindeki markaların 32. sınıf için karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu tespitlerini doğru bulmuştur. 35. sınıf için ise her ne kadar hitap ettiği tüketici kitlesinin profesyoneller olduğu göz önüne alındığında, görsel benzerliğin daha düşük düzeyde olduğu gerçek olsa da, iki markadaki ortak esas unsurun (“Cola”) aynı olduğu ve ibarenin söz konusu hizmetler için ayırt edici karaktere sahip olduğu tespit edilmiştir. Markalar arasındaki işitsel ve kavramsal düzeydeki benzerlik yönünden de yukarıdaki tespitler dikkate alındığında, 35. sınıf için de markaların karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna varılmıştır.

Belirtilen tüm faktörler ışığında, Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun dava konusu marka tescil başvurusunun reddedilmesi yönündeki kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Ayırt edici gücü zayıf unsurları ortak olarak içeren markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin görece düşük bir olasılık olduğu genel bir kabul olarak ortaya konulabilir. Buna karşılık, ayırt edici gücü zayıf ortak kelime unsurunun yeni başvurudaki konumu veya yazım biçimi veya yeni tarihli başvurunun tertip tarzı itibarıyla eski tarihli markayı oldukça açık biçimde çağrıştırması veya önceki tarihli markanın tanınmışlığından kaynaklanan yüksek ayırt edici gücü nedenleriyle, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin var olduğu sonucuna ulaşmak da mümkün olabilir. İncelenen “Rienergy Cola” başvurusu, bu nitelikleri itibarıyla oldukça dikkat çekici bir karara konu olmuştur. Bu bağlamda kararın okuyucuların dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.

Son söz olarak, “Cola” kelimesi nasıl olsa “jenerik ad” ve içecekler için “tanımlayıcı” yönü var denilerek yeni başvurunun bir unsuru olarak kullanılacaksa, risksiz bir tescil başvurusu için, başvuruyu en azından tertip tarzı (kırmızı renk – beyaz el yazısı karakterler) itibarıyla “Coca Cola” markasından belirgin ayrıştırmanın gerekli olduğu söylenebilir.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), kararı (T‑162/01)

[2] 13 Eylül 2007 tarihli Il Ponte Finanziaria OHIM, (C‑234/06), 23 Ekim 2002 tarihli Matratzen Concord v OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01) kararları

[3] 8 Aralık December 2011 tarihli Aktieselskabet af 21. november 2001 v OHIM — Parfums Givenchy (only givenchy) (T‑586/10) kararı

[4] 23 Ekim 2002 tarihli Oberhauser v OHIM — Petit Liberto (Fifties), (T‑104/01), 30 Haziran 2004 tarihli BMI Bertollo v OHIM — Diesel (DIESELIT), (T‑186/02) kararları

[5] 17 Nisan 2008 tarihli Ferrero Deutschland v OHIM, (C‑108/07),   28 Ekim 2010 tarihli Farmeco v OHIM — Allergan (BOTUMAX), (T‑131/09) kararlar

[6] 13 Haziran 2006 tarihli Inex v OHIM — Wiseman (Representation of a cowhide), (T‑153/03), 13 Temmuz 2004 tarihli  AVEX v OHIM — Ahlers (a), (T‑115/02), 14 Eylül 2011 tarihli Olive Line International v OHIM — Knopf (O-live), (T‑485/07) sayılı kararları

[7] 9 Nisan 2014 tarihli Pico Food v OHIM — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), (T‑623/11) kararı

 

OHIM Temyiz Kurulu Kararı Yeteri Derecede Gerekçeli Olmazsa Ne Olur? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-605/13 Sayılı Kararı

sottoilsole2

 

İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) Temyiz Kurulu kararlarını inceleyenler, bu kararların genellikle oldukça uzun ve detaylı gerekçelendirmeler içerdiğinin farkındadır. OHIM Temyiz Kurulu’nun bize oldukça uzun gelen gerekçeleri, kimi zaman karar taraflarına yeterince kapsayıcı gelmediğinden olsa gerek, dava konusu olabilmektedir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 25 Eylül 2014 tarihinde verdiği T-605/13 sayılı kararında bir OHIM Temyiz Kurulu kararını, kararın gerekçelendirilmemiş olması nedeniyle bozmuştur. Dikkat çekici tespitler içeren karara ilişkin detaylar takip eden şekildedir:
“Alma- The Soul of Italian Wine LLLP” firması 4 Mart 2011 tarihinde aşağıda görseline yer verilen “Sotto il Sole Italiano” markasının tescil edilmesi talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru “Sınıf 33: Şaraplar.” malını kapsamaktadır.

sottoilsole

Başvuru OHIM tarafından incelenir ve ilan edilir. Başvurunun ilanına karşı “Miguel Torres, SA”, OHIM’de tescilli “VINA SOL”, “SOL” kelime markalarını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar “Sınıf 33: Alkollü içecekler (biralar hariç).” mallarını kapsamaktadır.
OHIM İtiraz Birimi, “SOL” ibareli topluluk markasını referans alarak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmeder ve itirazı kabul ederek başvuruyu reddeder. Başvuru sahibi bu karara itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.
OHIM Temyiz Kurulu, 10 Eylül 2013 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu, “VINA SOL” markasını referans alarak verdiği kararında, markalar arasında benzerlik bulunması, malların aynı olması ve “VINA SOL” markasının şaraplara ilişkin olarak Avrupa Birliği’nde ünlü bir marka olması gerekçeleriyle başvurunun üne sahip markanın ayırt edici karakterini zedeleyebileceği, bu anlamda Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) bağlamındaki ret durumunun ortaya çıktığı sonucuna ulaşır. Dolayısıyla, başvuru sahibince yapılan itiraz reddedilir.
Başvuru sahibi OHIM Temyiz Kurulu’nun kararına karşı dava açar. Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülen dava T-605/13 sayılı kararla sonuçlandırılır.
Başvuru sahibi davada dört gerekçeye dayanmaktadır. Bu gerekçelerin sonuncusu 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 75 ve 76(1)’in ihlalidir.
Adalet Divanı Genel Mahkemesi, yukarıda belirtilen dördüncü gerekçeyi ele alarak davayı değerlendirir.
Başvuru sahibine göre, OHIM Temyiz Kurulu, başvuru sahibi tarafından gönderilen kanıtları incelememiş ve dolayısıyla itirazın reddedilmesi yönündeki kararında gerekçe belirtmeyerek görevini ihlal etmiştir.
Başvuru sahibince incelenmediği iddia edilen kanıtlar, “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerini ve güneş şekillerini içeren markaları taşıyan çeşitli şarap markalarını barındıran internet çıktıları ve yukarıda belirtilen unsurları içeren 33. sınıf için tescil edilmiş topluluk markalarının örnekleridir.
Başvuru sahibine göre yukarıda yer verilen kanıtlar, “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerinin ve güneş şeklinin şarap sektöründe oldukça zayıf nitelikte markalar olduğunu göstermektedir ve bu nedenle Avrupa Birliği’nde yerleşik tüketicilerin bu unsurları içeren markalara alışkın olduğunu ispatlamaktadır. Temyiz Kurulu, bu kanıtları herhangi bir gerekçe göstermeden incelememek suretiyle yukarıda belirtilen hususları göz ardı etmiştir.
OHIM’e göre, Temyiz Kurulu dava konusu kararında “… başvuru sahibinin iddialarının aksine sol kelimesi inceleme konusu mallar bakımından tanımlayıcı nitelikte olmadığından, bu mallarla doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır.” ifadesini kullanarak, belirtilen kanıtları üstü kapalı olarak değerlendirmeye almıştır. OHIM’e göre, Temyiz Kurulu’nun kısa ve öz gerekçelendirmesi, başvuru sahibince sunulan kanıtların Kurul’u , “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerinin ve güneş şeklinin oldukça zayıf ayırt edici niteliği konusunda ikna etmediğini zımnen ima etmektedir.
207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 75’in birinci cümlesine göre, OHIM kararları dayandıkları gerekçeleri belirtmek zorundadır. OHIM’in kararlarının gerekçelerini belirtmesi yükümlülüğü iki amaca yöneliktir: (i) İlgili kişilerin yaptırımın nedenini tam olarak bilerek haklarını savunmalarını sağlamak ve (ii) Avrupa Birliği mahkemelerinin kararların yasallığını denetleme yetkilerini kullanmalarını mümkün kılacak yeterli materyali sağlamak.
OHIM’ce de öne sürüldüğü gibi, Temyiz Kurulu’nun taraflarca öne sürülen tüm gerekçeleri tek tek ve etraflıca incelediği bir rapor sunmasını şart koşulamaz. Bu nedenle gerekçelendirme, ilgili kişilerin Temyiz Kurulu kararlarının nedenlerini anlamalarına imkan verilmesi ve yetkili mahkemelerin kararların yasallığını denetmelerini mümkün kılacak içeriğin sağlanması koşullarıyla zımni biçimde yapılabilir.
Bununla birlikte incelenen vakada durum bu içerikte değildir. Şöyle ki, ne OHIM İtiraz Birimi ne de OHIM Temyiz Kurulu, başvuru sahibi tarafından sunulan kanıtlardan bahsetmektedir ve Temyiz Kurulu’nun markaların benzerliğine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede bu kanıtlara hiçbir referans yapılmamıştır. İnceleme konusu kararda, “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerinin ve güneş şeklinin şarap sektöründeki zayıf ayırt edici niteliği hakkındaki başvuru sahibi argümanlarına yönelik olarak Temyiz Kurulu’nun zımni şekilde de olsa yanıt verdiğinden bahsetmek mümkün değildir.
Temyiz Kurulu’nun kararında “sol” kelimesinin tanımlayıcı nitelikte olmadığını belirtmesi, OHIM değerlendirmesinin tersine, “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerinin ve güneş şeklinin şarap sektöründeki yaygın kullanımına bağlı olarak ayırt edici niteliğinin bulunmadığı içerikli kanıtların dikkate alınmış olduğu varsayımının kabul edilebileceği anlamına gelmemektedir.
İnceleme konusu kararda, başvuru sahibince sunulan kanıtların Temyiz Kurulu’nca dikkate alınıp alınmadığının belirlenmesini mümkün kılacak veya bu kanıtların hangi gerekçeyle konuyla bağlantısız bulunduğunun anlaşılmasını sağlayacak hiçbir detay bulunmamaktadır.
Bu çerçevede, kararda gerekçelerin açıklanmasının sağlanmaması ve kanıtların markalardaki “sol” ve “sole” ibarelerinin zayıf ayırt edici niteliklerinin gösterilmesi amacına yönelik olmaları dikkate alındığında, Temyiz Kurulu’nun, markaların baskın unsurunun ve bunun sonucunda benzerliğinin tespitine yönelik değerlendirmesinde, bu kanıtları dikkate alıp almadığını belirlemek mümkün değildir.
Dolayısıyla, Genel Mahkeme, kararda gerekçe belirtme görevinin ihlal edilmesi içerikli başvuru sahibi iddiasının kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşmış ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası doğrultusunda Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir. Başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası doğrultusunda Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiş olduğundan, başvuru sahibinin kararın iptali amaçlı diğer üç iddiası ayrıca incelenmemiştir.
OHIM Temyiz Kurulu başta olmak üzere neredeyse tüm OHIM kararlarının oldukça detaylı ve gerekçeli olması göz önüne alındığında, bir OHIM Temyiz Kurulu kararının bu yöndeki eksiklik nedeniyle iptal edilmiş olması sık rastlanılmayan bir durum niteliğindedir. Kararın bu açıdan okuyucuların dikkatini çekeceğini kanaatindeyim.
Bu noktada yazarın geleceğe yönelik beklentisi, (i) İlgili kişilerin yaptırımın nedenini tam olarak bilerek haklarını savunmalarını sağlamak ve (ii) Mahkemelerin kararların yasallığını denetleme yetkilerini kullanmalarını mümkün kılacak yeterli materyali sağlamak amaçlarına yönelik olarak ülkemizde de yeteri derecede gerekçeli kararların daha yüksek oranda verilmesidir.

 

Önder Erol Ünsal
Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KAATSU” Kararı – “Piyasada İlk Kez Kullanım” veya “Piyasada Tanımlayıcı Kullanımın Fiilen Bulunmaması” Argümanları Tanımlayıcılık Halini Ortadan Kaldırır mı?

KAATSU-Mini

 

Bir malı veya hizmeti ilk kez ortaya çıkaran ve isimlendiren kişinin, belirtilen mal veya hizmetin ismini marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunması halinde ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık gerekçeleri çerçevesinde başvuru reddedilmeli midir sorusuyla incelemede sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Belirtilen argümanın da değerlendirildiği bir dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayıyla karara bağlanmıştır (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b1e0bf81c96745f4805ff5701312032c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh4Pe0?text=&docid=159378&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=353446). Bu yazı belirtilen kararın açıklanması amacıyla yazılmıştır.

Japonya’da yerleşik “KAATSU JAPAN CO. LTD.”, 5/8/2011 tarihinde “KAATSU” kelime markasının tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

kaatsu

Başvuru kapsamında 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Mal ve hizmet listesi esasen ilgili sınıfların sınıf başlıklarından ve bazı sınıflar için bunların biraz detaylandırılmış halinden oluşmaktadır. Detaylı olarak belirtilen mal ve hizmetler arasında, CD’ler ve DVD’ler, tıbbi kullanım amaçlı fiziksel egzersiz cihazları, fitness amaçlı antrenman ve egzersiz cihazları, fiziksel egzersiz alanında eğitim hizmetleri, fiziksel egzersiz alanında eğiticilerin yeterli hale getirilmesi hizmetleri, spor imkanlarının sağlanması hizmetleri, fiziksel terapi hizmetleri, tıbbi cihazların kiralanması hizmetleri, özellikle dikkat çekmektedir.

OHIM uzmanı 7/9/2011 tarihinde gönderdiği bir ön kararla başvuruyu reddetme niyetinde olduğunu başvuru sahibine bildirir. OHIM uzmanına göre, “KAATSU” ibaresi bir fiziksel egzersiz metodunun ismidir ve terim belirtilen anlamı itibarıyla tanımlayıcı niteliktedir. Başvuru sahibi 3/11/2011 tarihinde gönderdiği karşı görüşle, markanın kendi şirketinin yönetim kurulu başkanı tarafından yaratıldığını, uzmanın referansta bulunduğu tüm internet makalelerinin kendi markalarına atıfta bulunduğunu, bu çerçevede markanın ayırt edici olduğunu belirtir. OHIM uzmanı karşı görüşte öne sürülen argümanları kabul etmez ve başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle başvuru kapsamında bulunan 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil malların ve hizmetlerin çoğunluğu bakımından kısmen reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

OHIM Temyiz Kurulu 9/10/2012 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu’nun kararı takip eden gerekçelere dayanmaktadır:

Başvuruyu oluşturan “KAATSU” ibaresi kasların büyümesini, kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğiyle ilgilidir ve bu kelimeyi duyan tüketicileri doğrudan ret kararı kapsamındaki malların ve hizmetlerin niteliği hakkında bilgilendirir içerikte bir adlandırmadır. Temyiz Kurulu’na göre “KAATSU” ibaresi çağrıştırıcı veya ima edici nitelikte değildir, aksine malların veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini bildirir anlamda doğrudan tanımlayıcı niteliktedir. Buna ilaveten, başvuru sahibinin sunduğu kanıtlar kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlar nitelikte de değildir. Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve itirazı reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava yolunu kullanır ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayılı kararı verir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı takip eden tespit ve sonuçları içermektedir:

Davacının temel iddiası, “KAATSU” ibaresinin ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olmadığıdır.

Genel Mahkeme, bu iddiaya karşılık olarak öncelikle tanımlayıcılık hususu hakkındaki içtihadı kısaca açıklar.

Tüzüğün 7/1-(c) bendi, bent kapsamına giren ibarelerin marka olarak tek işletme adına tescil edilmesini engeller. Hüküm, bent kapsamına giren ibarelerin herkes tarafından serbestçe kullanılması sağlamakta ve bu yolla kamu yararına bir amaç gözetmektedir. 7/1-(c) bendi kapsamına giren, yani tescili talep edilen malların veya hizmetlerin özelliklerini bildiren adlandırmalar, aynı zamanda malların veya hizmetlerin ticari kaynak gösterme biçimindeki asli işlevini de yerine getirmemektedir. Bir işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, işaret ile mallar veya hizmetler arasında, halkın ilgili kesimin tarafından anında algılanan ve malları veya hizmetleri tanımlayan veya onların bir özelliğini belirten doğrudan ve spesifik bir ilişki olmalıdır. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği, ilk olarak halkın ilgili kesimi tarafından ne şekilde algılandığına, ikinci olarak ise ilgili mal ve hizmetlere ilişkin olarak değerlendirilmelidir.

İncelenen vakada, inceleme konusu mallar ve hizmetler, sadece halkın geneline değil, aynı zamanda özel bir kesimine de yöneliktir. Bu özel grup, tıp alanında, kişisel egzersiz ve vücut geliştirme alanında faaliyet gösteren profesyonel birey ve şirketler olarak tanımlanabilir.

Temyiz Kurulu kararında “KAATSU” ibaresinin, kasların büyümesini ve kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğinin ismi olduğu belirtilmiştir. Başvuru sahibi buna karşılık olarak, başvuru sahibinin kendisinin bu egzersiz tekniğini geliştirdiğini ve kendi ürün ve hizmetlerini tanımlamak için bu tekniğe “KAATSU” ismini verdiğini öne sürmektedir.

Genel Mahkeme bu iddia karşısında ilk olarak, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirketin yönetim kurulu başkanı Profesör S. tarafından yaratılmış bir marka olmasının, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmediğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, OHIM tarafından yapılan inceleme çerçevesinde ortaya çıkan belgeler, “KAATSU” ibaresinin, başvuru sahibi tarafından sunulan malların veya hizmetlerin kaynağını gösteren bir ibare olarak değil, belirli bir egzersiz metodunun ismi olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun “KAATSU” ibaresini, kısmi ret konusu mallar ve hizmetler bakımından, ilgili malların ve hizmetlerin niteliği ve konusu hakkında doğrudan bilgi veren bir adlandırma olarak değerlendirmesi, Genel Mahkeme’ye göre yerindedir. Dolayısıyla, “KAATSU” ibaresi şu anda müşterek biçimde kullanılan bir kelime olmasa da, 7/1-(c) bendinin amacının kamu yararı olması dikkate alınarak, inceleme konusu mallar ve hizmetler bakımından kamu mülkiyetinde kalmalı ve mülkiyeti tekele konu olmamalıdır.

Adalet Divanı içtihadında (Prana Haus v. OHIM, C-494/08, p. 52 ve Prana Haus v. OHIM, T-226/07, p. 36) belirtildiği üzere, bir markayı oluşturan işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, bu işaretin marka kapsamındaki mallara ve hizmetlere ilişkin olarak başvuru tarihinde fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir. Hükmün uygulanabilmesi için, malların veya hizmetlerin bu şekilde kullanılabileceği yönünde makul kabul yeterlidir. Dolayısıyla, 7/1-(c) bendi incelemesinde yanıtı araştırılması gereken soru, tescili talep edilen işaretin şu anda kullanılan dilde alışılmış bir terim olup olmadığı değildir. 7/1-(c) bendi incelemesinde araştırılması gereken husus, tescili talep edilen işaretin kamunun ilgili kesiminin zihninde inceleme konusu mallarla veya hizmetlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği veya bu tip bir ilişkinin gelecekte kurulacağının düşünülmesinin makul olup olmadığıdır. OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde bu husus dikkate alınarak karar verilmiş olduğundan, başvuru sahibinin, başvuruya konu “KAATSU” markasının yaygın biçimde kullanılmadığı yönündeki iddiası kabul edilmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda detaylı biçimde aktarılan gerekçelerle başvuru sahibinin taleplerini yerinde bulmamış ve OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu 7/1-(c) bendi kapsamında reddetmesi kararını onamıştır.

Kanaatimizce “KAATSU” kararı, Adalet Divanı ve OHIM’in, 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcılık hususunda, halihazırda yeterince açık ve istikrarlı olan uygulamalarını daha da istikrarlı biçimde tekrar etmiştir. 7/1-(c) bendi kapsamında verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda sıklıkla dile getirilen ve ülkemizde de duymaya alışkın olduğumuz “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” argümanları, tanımlayıcılık konusunda Adalet Divanı ve OHIM tarafından kabul edilmeyen ve itibar görmeyen argümanlardır. “KAATSU” kararında da ifade edildiği üzere, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının verilebilmesi için ilgili terimin piyasada fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir, tersine ilgili bent kapsamında ret kararı verilebilmesi için gelecekte tanımlayıcı şekilde kullanıma ilişkin makul bir bağ kurulması yeterlidir. Buna ilaveten, “KAATSU” kararının 35. paragrafında belirtildiği üzere, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirket tarafından yaratılmış bir marka olması, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmemektedir. Kararın 36. paragrafında belirtildiği üzere, topluluk markası korumasından yararlanılabilmesi için, kamunun ilgili kesiminin başvurusu yapılan markayı, başvuru sahibinden kaynaklanan malları ve hizmetleri işaret eden bir gösterge olarak –derhal- algılaması ve bu yolla belirtilen malları ve hizmetleri diğer ticari kaynaklardan gelen aynı nitelikteki mallardan ve hizmetlerden ayırt etmesi gereklidir. Bu çerçevede, tanımlayıcılık incelemesinde odaklanılması gereken husus, piyasaya ilk kez sürme veya ismi ilk kez kullanma gibi unsurlar değil, derhal ticari kaynak nitelikte algılanır bir adlandırmanın var olup olmadığıdır. Sonuç olarak, istikrarlı Adalet Divanı uygulaması çerçevesinde, “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” gibi argümanların, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının kaldırılmasını tek başlarına sağlar nitelikte güçlü argümanlar olmadığı bir kez daha vurgulanmalıdır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com