Etiket: ayırt edici gücü zayıf markalar

ABAD GENEL MAHKEMESİ İÇECEK KUTUSU AÇILMA SESİNİ AYIRT EDİCİ BULMADI: Ardagh Metal Beverage Holdings Kararı (T-668/19)

Ardagh Group lists metal packaging unit in $8.5bn merger agreement -  FoodBev Media

Karara Konu Olay

Ardagh Metal Beverage Holdings GbmH & Co. KG (“Başvuru Sahibi“), bir ses dosyasının AB markası olarak tescil edilmesi istemiyle 6 Haziran 2018’de Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO“) başvuruda bulunmuştur. EUIPO’ya marka başvurusu olarak iletilen bu ses dosyası, metal bir içecek kutusunun açılırken çıkardığı sesi, bu sesten sonra gelen yaklaşık bir saniyelik sessizliği ve en sonda duyulan yaklaşık dokuz saniyelik köpürme sesini içermektedir. (Başvuruya konu ses dosyasına https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017912475 linkinden ulaşılabilir.) Markanın mal ve hizmet sınıfı kapsamında ise 2., 29., 30., 32. ve 33. sınıfların kapsamında yer alan depolama ya da nakliye amacıyla kullanılan metal kaplar ve farklı içecek türleri tescil istemine konu edilmiştir.

EUIPO 2 Temmuz 2018 tarihli kararında tescil talebine konu edilen sesin kaynak gösterme fonksiyonundan yoksun olduğu ve ayırt edici olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar vermiştir.

24 Temmuz 2019 tarihinde kurul olarak toplanan EUIPO 2. Temyiz Kurulu (“Kurul“), Başvuru Sahibi’nin EUIPO denetçisinin kararına karşı yaptığı itirazı, hedef tüketicinin herhangi bir sesle henüz ambalajı açılmamış bir içeceğin kaynağını eşleştirmeye alışık olmadığının ve söz konusu sesin kaynak gösterme fonksiyonundan yoksun olduğunun altını çizerek reddetmiştir. Son olarak Kurul, tescili istenen sesin ilgili ürünlerin kullanımının doğal olarak beraberinde getirdiği bir ses olduğunu, bundan dolayı da tüketicinin bu ses işaretini ilgili ürünlere dair fonksiyonel bir unsur ya da malların bir özelliği olarak algılayacağını ve fakat bu ürünlerin kökenini yansıtan bir işaret olarak algılamayacağını vurgulamıştır.

Başvuru Sahibi, Kurul Kararı’nın iptali için Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’ne başvurmuştur (“Genel Mahkeme“).Başvuru Sahibi’nin itirazında, başvuruya konu sesin, 29., 30., 32. ve 33. sınıflarda yer alan ve karbondioksit içermeyen ürünler için sıra dışı nitelik taşımakta olduğunu; zira bu ürünlerin karbondioksit içermediklerinden dolayı bahsi geçen ses dosyası bu ürünlerin doğal olarak ayırt edici olduğunu ileri sürmüştür.  Başvuru Sahibi ayrıca, aynı sınıflarda yer alan ve karbondioksit içeren ürünler açısından da ses dosyasının ayırt edici olduğunu; zira isteme konu edilen sesin, metal kutudaki içeceklerin açılırken çıkarttığı alelade sese nazaran daha fazla ve farklı ses unsurları içerdiğini, bundan dolayı da ilgili tüketicinin bu sesi ürünlerin ticari kökenini yansıtan bir gösterge olarak algılayacağını savunmuştur.

Başvuru Sahibi, anılan kararın iptalini talep etmiş olsa da, Genel  Mahkeme kurduğu 7 Temmuz 2021 tarihli hükümle Başvuru Sahibi’nin redderken aynı zamanda bir ses markasının tescil edilebilirliğine ilişkin ilk kez ve önemli kriterler tesis eden bir hüküm kurmuş oldu. Bununla birlikte Genel Mahkeme, ses işaretlerinin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler ve tüketicilerin bu işaretlere yönelik algılarına dair önemli kriterler de açıklamış oldu.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Değerlendirmeleri

Öncelikle Genel Mahkeme, bir ses dosyasının ayırt ediciliğinin tespitinde kullanılacak olan kriterlerin, diğer marka çeşitlerine uygulanmakta olan kriterlerle örtüştüğünü vurgulayarak ilgili ses dosyasının hedef tüketici kitlesi nezdinde marka algısı uyandıracak nitelikteki bir tınıya sahip olması gerekliliğinin, yani bu sesin herhangi bir karakteristik özellik ihtiva etmeyen fonksiyonel bir belirteç olmaması gerektiğinin altını çizmiştir. Dolayısıyla Genel Mahkeme tüketicilerin, bu sesi duyduğunda onun temsil ettiği mal ve hizmetlerin kaynağını bağdaştırabilmesini aramıştır.

İşaretin ayırt edicilik vasfının değerlendirilmesi bir yandan işaretin tescilinin istendiği mal ve hizmetlerle birlikte öte yandan işaretin yaratacağı algının ele alınmasıyla yapılmalıdır. Somut olaydaki ses işareti açılan bir metal kutunun açılma sesini, ardından bir saniyelik sessizliği ve yaklaşık dokuz saniyelik köpürme sesini içermektedir. Başvuru Sahibi’nin marka başvurusundaki ses ise tescil kapsamındaki ürünlerin kullanımının doğal bir sonucu olarak duyulmaktadır. Bu sesin ayırt edici olarak nitelendirilebilmesi için kendi endüstrisinin standartlarından ya da alışılagelmiş uygulamalarından önemli ölçüde ayrışmış olması gerekmektedir.

Buna ek olarak yerleşik içtihada göre bir ses işaretinin tescil edilebilmesi için tüketicinin bu sesi marka olarak algılaması, doğal ya da fonksiyonel bir ses olarak algılamaması gerekir. Söz konusu mal veya hizmetlerin tüketici kitlesi, ses işareti ile bunların ticari kökeni arasındaki bağlantıyı, bu işaret herhangi başka bir işaretle birleştirilmeksizin kurabiliyor olmalıdır.

Metal içecek kutusunun açılması sırasında ortaya çıkan sesin, tüketici tarafından ilgili malların fonksiyonel bir unsuru olarak anlaşıldığından hareket eden diğer gerekçeye göre Genel Mahkeme, öncelikle bir metal kutunun açılmasıyla çıkan sesin malın türünün de nazara alınması sonucu tamamen teknik ve fonksiyonel bir unsur olarak kabul görülmesi gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu ürünlerin nitelikleri nazara alındığında, bir metal kutunun açılma sesi, tamamen teknik ve fonksiyonel bir unsur olarak değerlendirilecektir; zira bir metal kutunun ya da şişenin açılırken çıkardığı ses, içeceklerin tüketim amacıyla ambalajlanmalarına özgü teknik bir sonucun doğal getirisi olup bu içeceklerin karbondioksit içerip içermemeleri bu durumda bir değişiklik yaratmamaktadır. Tescili istenen sesin, sessizliğin yaklaşık bir saniye, köpürme sesinin ise dokuz saniye civarında sürmesi olmak üzere iki karakteristik özelliği bulunmaktadır. Buna rağmen, bu tip ufak nüanslar içeceklerin açılırken çıkardığı tipik ses ile karşılaştırıldığında ayırt edici niteliğin bulunduğu itirazını haklı çıkaracak yeterlilikte değildir. Tüketici, söz konusu ses bütününü, içeceklerin açılırken çıkardığı tipik sesin bir varyasyonu olarak algılayacağından tescil istemine konu edilen işaret diğerlerinden ayırt edilebilir bir nitelikte olmayacaktır.  Köpürme sesi ise hedef müşteri kitlesi tarafından doğrudan içeceklerle eşleştirilecektir.

Genel Mahkeme’ye göre, bir metal kutunun ya da şişenin açılması, esasen içeceklerin tüketime hazır hale getirilmeleri amacıyla ambalajlanmalarına yönelik teknik bir çözümün doğasında bulunmaktadır; dolayısıyla bu tip bir ses, malların ticari kökenlerini temsil eden bir belirteç olarak algılanamaz. İkinci olarak ilgili kamuoyunun algısı, köpürme sesini doğrudan içeceklerle bağdaştırmaya eğilimlidir. Genel Mahkeme ayrıca, bu sesin hemen arkasından gelen ve yaklaşık bir saniye boyunca süren sessizlikle bütün olarak ele alınmasının da ilgili tüketici nezdinde, malların ticari kökenleriyle bağdaştırılmalarını mümkün kılacak bir karakteristik özellik ortaya çıkaramadığını vurgulamaktadır. Söz konusu ses ögeleri, kendilerini diğer içeceklerin sahip olduğu benzer seslerden farklı gösterecek bir tınıya sahip değildir. Bundan dolayı Genel Mahkeme, EUIPO’nun, tescil talebine konu edilen işaretin ayırt edici özelliğe sahip olmadığına ilişkin bulgusunu doğrulamaktadır.

EUIPO’nun Değerlendirme Hataları Hakkında Genel Mahkeme’nin Görüşü

Genel Mahkeme, EUIPO’nun itiraz aşamasındaki bazı hatalı değerlendirmelerini de vurgulamıştır ancak bu hatalı değerlendirmeler yine de kararın kaldırılmasına yeterli görülmemiştir. Yine de kanaatimizce ses markalarının ayırt ediciliğinin değerlendirilmesi aşamasında alışılagelmedik ve her gün karşımıza çıkmayan değerlendirmeler olduğundan bunlara da dikkat çekmekte fayda var.

Genel Mahkeme, EUIPO’nun içecek sektörü ve içeceklerin ambalajlanmasında ürünün ticari kökenini yansıtmak amacıyla sadece ses kullanımının alışılmadık bir durum olduğuna, zira bu ürünlerin satılana dek ses çıkarmalarının mümkün olmadığına ilişkin bulgusunu çürütmüştür. Genel Mahkeme’ye göre malların pek çoğu kendi başlarına ses çıkaramazlarken tüketim sonucunda bir ses çıkarabilmektedirler. Dolayısıyla salt sesin tüketim sonucu ortaya çıktığından bahisle bu sesin belli bir sektördeki ürünün ticari kökenini yansıtmak amacıyla kullanılmasını alışılagelmedik bir yöntem olarak nitelemek asılsızdır. Yine de Genel Mahkeme, EUIPO’nun bu yöndeki hatasının itiraza konu edilen kararın kaldırılması için yeterli olmadığını, zira bu hatanın hükmün icra edilebilir kısmında belirleyici bir etkiye sahip olmadığını vurgulamaktadır.

Sonuç olarak, hem EUIPO Temyiz Kurulu hem de Genel Mahkeme’nin kararındaki kriterlere bakıldığında, ufak nüanslarla birbirlerine katılmadıkları yerler olsa dahi, bir içecek kutusunun açılması esnasında çıkan sesin, her ne kadar kaç saniyesinde sessizlik, kaç saniyesinde ses ve ne zaman köpürme sesi çıkacağı belirtmiş olsa da fonksiyonel bir özellik olmaktan ileri gidemeyeceğine kanaat getirilmiştir. Kanaatimizce de ortalama tüketici, bir içecek kutusunu açarken, bu saniyeleri dikkate alarak, içecek açılırken çıkan sesin izlediği yolu takip edebilecek dikkat düzeyinde değildir. Bu esnada “susuzluk her şeydir” diye düşünecek olursak, kutular arasındaki açılma sesleri arasındaki saniyelik farklar, içecek markalarını birbirinden ayırt etmeyecek veya bir markanın kaynağını doğrudan anlamaya yeterli olmayabilecektir.

Mine GÜNER SUNAY

mine.guner@gmail.com

Ağustos 2021

Zayıf Ayırt Edici Karakter Karıştırılma Olasılığını Ortadan Kaldırır mı? – FAIR v. FAIR ZONE (Adalet Divanı Genel Mahkemesi – T-589/19)

Yazıda okuyucularımıza aktaracağımız kararın dikkat çekici yönü, markaların ortak olarak içerdikleri kelime unsurunun ayırt edici karakterinin zayıf olduğu yönündeki tespite rağmen, gerek Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin gerekse de Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna ulaşmasıdır. Karar bu yönüyle, ayırt edici karakterin zayıflığının tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı ana fikrini iletmektedir. 

Belirtilen husus hakkında içtihat da dahil, ayrıntılı açıklamalar getiren kararı, yazının kalan kısmında detaylarıyla ele alacağız.


FAIR ZONE kelime markasının EUIPO’da tescil edilmesi için 12 Temmuz 2017 tarihinde Oliver Gothe ve Martin Kunz tarafından başvuru gerçekleştiriliyor:

Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer almaktadır:

Sınıf 21: Evde kullanım amaçlı eldivenler; Bahçede kullanım amaçlı eldivenler.

Sınıf 25: Yağmur botları; Spor ayakkabılar; Banyo terlikleri; Bahçe ayakkabıları.

Sınıf 28: Egzersiz bantları; Balonlar; Toplar; Oyuncaklar.

Başvurunun ilanına karşı Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG adına tescil edilmiş olan “FAIR” markası ile karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz ediliyor.

İtiraza gerekçe gösterilen marka ve tescilli olduğu mallar ise şu şekilde:

Sınıf 25: Giysiler; Ayakkabılar; Baş giysileri.

Sınıf 28: Oyuncaklar; 28. sınıfa dahil jimnastik ve spor malzemeleri; Noel ağacı süsleri

İtirazın EUIPO İtiraz Birimi tarafından kabul edilmesi üzerine, başvuru sahipleri İtiraz Birimi’nin kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na taşıyor. Temyiz Kurulu, 3 Temmuz 2019 tarihli kararla (bundan böyle “itiraz edilen karar” olarak anılacaktır) itirazı kısmen kabul ediyor.

Temyiz Kurulu Kararı:

Temyiz Kurulu;

  • İlk olarak, başvurunun kapsadığı Sınıf 21’deki malların, tescilli markanın kapsadığı mallara benzer olmadığına ve dolayısıyla bu mallar bakımından karıştırılma ihtimali olamayacağına karar vermiştir.
  • Başvuruya konu markanın kapsadığı Sınıf 25 ve 28’de yer alan mallarla ilgili olarak karıştırılma ihtimali bulunduğuna karar vermiştir. Bu noktada, Avrupa Birliği’ndeki Almanca konuşan tüketicinin algısının dikkate alınması gerektiği ve ilgili kesim için de bu ürünleri satın alırken ortalama bir dikkat düzeyi gerekeceği esas alınır. Aynı zamanda, başvuruya konu markanın ilgili sınıflarında yer alan ürünler özelleştirilerek “yağmur botları, egzersiz bantları vb” şeklinde belirtilmiş olsa da, bu malların tescilli önceki tarihli markanın koruma kapsamına dahil olduğu ve dolayısıyla malların aynı olduğuna kanaat getirir.
  • Markalar arasında ortalamanın altında görsel benzerlik, ortalama derecede fonetik benzerlik ve kavramsal olarak ise işaretlerin benzer olduğunu tespit eder.
  • Önceki markanın ayırt edici karakterinin, koruma kapsamında yer alan malların adil ticaretten (fair trade) gelebileceği ölçüde, biraz zayıfladığına karar verir. Bu bağlamda “fair” kelimesinin tanımlayıcı bir çağrışımı olduğunu kabul eder.
  • Başvuruya konu markanın Sınıf 25 ve 28’deki mallar için tescil edilmesi halinde, makul ölçüde gözlemci tüketici tarafından karıştırılabileceğine kanaat getirir.
  • Nihayetinde Temyiz Kurulu, daha önceki süreçte İtiraz Birimi’nin Sınıf 21 kapsamındaki mallar için verdiği kararı kısmen iptal eder. Ancak, Sınıf 25 ve 28 kapsamındaki mallarla ilgili ret kararını onar.

Başvuru sahipleri EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararının iptalini talep ederek dava açarlar, dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür ve 9 Eylül 2020’de alınan T-589/19 numaralı karar ile sonuçlanır.  Mahkeme kararı aşağıdaki bağlantıdan görülebilir:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230802&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2300730

Başvuru sahiplerinin iddiaları:

–  İtiraza konu kararın gerekçelerinde bir çelişki bulunduğunu öne sürerler. Temyiz Kurulu, karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi sırasında ortalamanın üstünde bir benzerliğe atıfta bulunurken, aynı zamanda fonetik açıdan ortalama derecede benzerlik bulunduğunu bildirmiştir.

– İkincisi, Temyiz Kurulu’nun markaları karşılaştırırken ve karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesini yaparken “fair” kelimesinin tanımlayıcı yapısını yeterince dikkate almadığını öne sürerler. Esasen bu kelimenin tanımlayıcı karakterini dikkate almanın, markaların farklı olduğu ve önceki tescilli markanın ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve dolayısıyla herhangi bir karıştırılma ihtimali olmadığı sonucuna götürmesi gerektiğini iddia ederler. Bu iddiaları desteklemek için de EUIPO İnceleme Bölümü kararında yer alan mevcut değerlendirmelere, karşı tarafın kendi markasının somut kullanımına ve Almanya’da bu kelimeyi içeren çok sayıda marka ve aynı ibareyi taşıyan etiket olduğuna atıfta bulunurlar.

EUIPO ve önceki tescilli marka sahibi elbette ki bu iddialara katılmamaktadır.

Bu mülahazalar ışığında mevcut davada, Temyiz Kurulu’nun söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu doğru bir şekilde tespit edip etmediğinin değerlendirmek gerekir.

İlgili tüketici grubunun tespiti:

Yerleşik içtihata göre, karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında, ilgili ürün kategorisinin makul ölçüde özenli ve bilgili ortalama tüketicisi dikkate alınmalıdır. Ortalama tüketicinin ilgi düzeyinin mal veya hizmetlerin kategorisine bağlı olarak değişme olasılığının yüksek olduğu da dikkate alınmalıdır.

– Mevcut davada önceki marka koruması Birliğin tamamını kapsadığından, karıştırılma ihtimali bu bölgenin tamamındaki ilgili ürün tüketicileri açısından değerlendirilmelidir. Temyiz Kurulu da itiraz edilen kararı değerlendirirken genel halkı ve ortalama dikkat düzeyini dikkate almıştır. Ayrıca, ilgili tüketici için yapılan bu tanıma başvuru sahipleri tarafından da itiraz edilmediği için kararın yerinde olduğuna kanaat getirilir.

– Ek olarak, belirtilen içtihat uygulamasında Birliğin bir bölümünde nispi bir ret gerekçesinin bulunması yeterli olduğundan, Temyiz Kurulu, söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu tespit etmek amacıyla Birlik içindeki Almanca konuşan tüketicinin algısını dikkate almakta haklı görülür.

Malların karşılaştırılması:

Mevcut davada Kurul, malların aynı olduğuna dair karar vermiştir. Başvuranlar tarafından da tartışılmayan bu noktaya dair değerlendirme hatasızdır.

İşaretlerin karşılaştırılması:

İşaretlerin görsel, fonetik veya kavramsal benzerliği, özellikle işaretlerin ayırt edici ve baskın karakterleri ve onlardan edinilen genel izlenime dayandırılmalıdır.

İşaretlerin ilgili mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisi tarafından nasıl algılandığı karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesinde belirleyici bir rol oynar.  Bu bağlamda, ortalama bir tüketici doğal olarak markayı bir bütün olarak algılar ve onun çeşitli detaylarını incelemeye girmez.

Markayı oluşturan bir unsurun ayırt edici karakterini değerlendirmek amacıyla; bu baskın unsurun belirli bir teşebbüsün markasını tescil edildiği mal veya hizmetler için tanımlıyor olmasına ve dolayısıyla bu mal ve hizmetleri diğer teşebbüslerinkilerden ayırt etme gücünün ne kadar kuvvetli olduğuna da bakılmalıdır. Bu değerlendirme esnasında özellikle söz konusu unsurun kendine özgü nitelikleri, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin herhangi biri için tanımlayıcı karakterinden yoksun olup olmadığı dikkate alınmalıdır.

İlgili tüketicinin bileşke bir markanın bir parçasını oluşturan tanımlayıcı bir unsuru, genel izlenimdeki ayırt edici ve baskın unsur olarak algılamayacağı genel bir kural olarak yerleşik içtihatta mevcuttur. Fakat bir işaretin herhangi bir unsurunun zayıf ayırt edici karakteri, özellikle işaret içindeki konumu, büyüklüğü gibi durumlar dikkate alındığında baskın bir unsur oluşturamayacağı anlamına gelmez.

İki marka arasındaki benzerliğin değerlendirilmesi, her bir markanın birer bütün olarak ele alınması ve incelenmesi ile yapılır ki, böylelikle işaretlerin ilgili tüketicinin hafızasında oluşturduğu genel izlenim de incelemeye dahil edilmiş olur. Benzerlik değerlendirmesinin yalnızca baskın unsur dikkate alınarak yapılabilmesi, ancak ilgili işaretlerde yer alan diğer unsurların göz ardı edilebileceği durumlarda olabilir. Bu durum da özellikle baskın unsurun ilgili tüketicinin aklında tuttuğu markanın imajına tek başına hakim olması halinde söz konusu olabilir; böylece markanın diğer unsurları onun tarafından sağlanan genel izlenimde göz ardı edilebilir. 

1) İlk olarak mevcut davada, Temyiz Kurulu’nun, iki markanın ürettiği genel izlenimi dikkate alarak işaretlerin karşılaştırmasını yaptığı açıktır.  Önceki tarihli markanın kelime unsurunun bir bütün olarak figüratif unsurdan daha önemli olduğunu tespit etmiştir. Başvuruyla ilgili olarak ise yine markanın genel izlenimini dikkate almış ve markayı oluşturan iki kelime arasında ayrım yapmamıştır.

–  Tescilli marka siyah dikdörtgen bir arka plan üzerine beyaz bir dikdörtgen çerçeve içine yerleştirilmiş beyaz büyük harflerle yazılmış “FAIR” ibaresini ve bu beyaz dikdörtgen çerçevenin ortasına entegre edilmiş, adı geçen harflerin üzerinde stilize bir karasal kürenin temsilini içermektedir. Bu tanıma, siyah arka planının bir planisferin temsilini ortaya çıkardığı da eklenmelidir.

–  Ayrıca Temyiz Kurulu ‘FAIR’ kelimesinin İngilizce’den gelmesine rağmen, Almanca’da ortak kullanıma girdiğini ve “dürüst, başkalarına karşı adil davranmak” anlamında yaygın bir şekilde kullanıldığı hususunu dikkate almıştır ve haklıdır. Ayrıca, Almanca konuşan halkın “FAIR” kelimesine dair bu anlayışına başvuranlar tarafından itiraz edilmemektedir.

Yukarıda değindiğimiz gibi başvuru sahipleri, esasen Temyiz Kurulu’nun, “FAIR” kelimesinin söz konusu ürünlerin bazı niteliklerini, yani adil ticareti tanımladığını yeterince dikkate almadığını iddia etmektedirler. Bu nedenle önceki markanın ilgili öğesinin ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve işaretlerin karşılaştırılırken bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünmektedirler. Ancak ilgili iddianın dayandırıldığı temelde bir analiz, işaretlerin karşılaştırılması için yapılan incelemede izlenemez. Kabul edilmelidir ki, Temyiz Kurulu’nun kararında da belirtildiği gibi “FAIR” kelimesinin ilgili tüketici tarafından “adil ticaret” ifadesinin bir bileşeni olarak anlaşılabilmesi olasıdır, ilgili ifadenin aynı şekilde Almanya’da kullanımı yaygındır ve üreticiler için adil bir şekilde gerçekleştirilen üçüncü dünya ürünlerinin ticaretini ifade eder. İçtihat uygulamasına göre; adil ticarete atıf olarak anlaşılabilmesi bakımından “FAIR” kelimesinin ayırt edicilikten yoksun olduğu değil yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu sonucuna varılmalıdır.

Markanın bir öğesi, genel izleniminde baskın olmadığı bir durumda karşılaştırma esnasında göz ardı edilebilir, fakat incelenen ihtilaf özelinde önceki tarihli markanın kelime öğesinde için durum böyle değildir.

Diğer yandan, zayıf ayırt ediciliğine rağmen önceki tarihli markanın kelime unsurunun hem işaretin merkezindeki konumu, boyutu, siyah zemin üzerine beyaz harfle gösterimi, hem de onu çevreleyen beyaz bir çerçevenin varlığı ile birlikte tüketicinin algılayışına açık olacağı unutulmamalıdır.

Ayrıca, önceki tarihli markanın diğer unsurlarının, kelime unsurundan daha ayırt edici olmadığı da dikkate alınmalıdır. Aksine, bir kürenin temsili ve bir planisferin temsili, tüketici tarafından algılandığı ölçüde dünya ticareti veya küreselleşme fikrine atıfta bulunarak anlaşılabilir ve bu nedenle, markanın sözel unsurunun aktardığı, yani pazarlanan ürünlerin adil ticaretten geldiği fikrini güçlendirdiği düşünülebilir.

Bu nedenle, Temyiz Kurulu, tüketicinin önceki markanın kelime unsuruna daha fazla dikkat edeceğini tespit ederek haklı bir değerlendirmede bulunmuştur.

2) İkincisi, başvuru “FAIR” kelimesinden ve Almanca konuşan tüketici tarafından yine “sınırlandırılmış coğrafi alan, sınırlandırılmış boşluk” olarak algılanan “ZONE” kelimesinden oluşur.

Benzer nedenlerle, “FAIR” kelimesinin söz konusu ürünler açısından yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu dikkate alınmalıdır.  Gerçek şu ki, tıpkı önceki markada olduğu gibi, başvuruda da tüketicinin en çok dikkatini çeken asli unsuru bu ibare oluşturmaktadır.

Yerleşik içtihata göre; bir işaretin başlangıç kısmı hem görsel hem de fonetik olarak genellikle son kısmından daha güçlü bir etkiye sahiptir ve bu nedenle tüketicinin genellikle bir markanın başlangıcına sonundan daha fazla dikkat gösterdiği kabul edilir.

Öte yandan, “ZONE” kelimesi markanın kelime öğesi tarafından iletilen fikri pekiştirmeye yol açacağından, bu sonuç somut olayda daha da açıktır. Yani hem kelimenin algılanışı hem de “FAIR” kelimesinden hemen sonra yer alması, pazarlanan ürünlerin adil ticaretten geldiği fikrini pekiştirecektir.

Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak karşılaştırılmasına ilişkin olarak benzerliğin ortalamanın altında olduğuna karar vermiştir. Bu noktada değerlendirmenin işaretler arasındaki benzerlik derecesini hafife aldığı açıktır.  Önceki işaretin şekli öğesi ile başvuruda “ZONE” kelimesinin varlığı, işaretler arasında yüksek düzeyde benzerliğin tespit edilmesini engelleyen farklılıklar olsa da tüketicinin özellikle “FAIR” kelimesine dair algı düzeyi nedeniyle benzerlik oranının ortalamanın altı yerine ortalama düzeyde olduğuna karar verilmeliydi.

3) Üçüncüsü, işaretlerin fonetik olarak karşılaştırılmasıyla ilgili olarak Temyiz Kurulu, ortalama derecede benzerlik olduğunu tespit etmiştir. Söz konusu işaretler ortak olarak “FAIR” kelimesine sahip oldukları, ancak “ZONE” kelimesinin telaffuzuyla farklılaştıkları sürece bu tespit hatasızdır.

4)  Dördüncüsü ise, işaretlerin kavramsal karşılaştırması ile ilgili olarak, Temyiz Kurulu başvuruya konu işaretin tek bir anlamı olmadığını ve bu işarette “ZONE” kelimesinin yer alması nedeniyle işaretlerin farklılaştıklarını, ancak ortak “FAIR” kelimesinin varlığı nedeniyle benzer olduklarını tespit etmiştir.  Bununla birlikte, ‘FAIR’ kelimesinin işaretlerdeki mevcudiyetinden kaynaklanan kavramsal benzerlik derecesi, söz konusu mallara ilişkin olarak ilettiği ‘adil ticaret’ referansı yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu ölçüde değerlendirmeye alınmalıdır. Bu da işaretlerin kavramsal benzerliğinin, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde yalnızca sınırlı bir rol oynayabileceği anlamına gelir.

Karıştırılma İhtimali:

Karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi, dikkate alınan faktörlerin ve özellikle de işaretlerin ve mal veya hizmetlerin benzerliğinin belirli bir karşılıklı bağımlılığı anlamına gelir.  Bu nedenle, mallar veya hizmetler arasındaki düşük dereceli benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecede benzerlik ile dengelenebilir veya bunun tersi de geçerlidir.

Karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında dikkate alınabilecek ilgili faktörler arasında, önceki markanın ayırt ediciliği de vardır. Ancak, önceki markanın ayırt edici karakteri, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde göz önüne alınması gereken tüm unsurlardan yalnızca biridir. Bu nedenle, ayırt edici karakteri zayıf bir işaretin varlığında bile, özellikle işaretlerin ve ilgili mal veya hizmetlerin benzerliğinden dolayı karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilir.

Temyiz Kurulu, “ortalamanın altında görsel benzerlik, ortalama fonetik benzerlik ve işaretler arasında kavramsal benzerlik” tespit etmiş ve ortak unsurun özünde söz konusu malların işaret ettiği özdeş bir tanımın varlığını kabul etmiştir. Önceki markanın, ilgili malların adil ticaretten gelebileceği ölçüde zayıflamış bir ayırt edici karaktere sahip olduğunu değerlendirmiş ve tüketicilerin ürünleri satın alırken ortalama düzeyde dikkat gösterdiğini dikkate almıştır. Bunların sonucunda ise, makul derecede dikkatli tüketicinin bu işaretleri aynı ticari kaynaktan gelen işaretler olarak değerlendirilebileceği ve Almanca konuşan halk için karıştırılma ihtimalinin doğabileceği tespitine ulaşmıştır.

Başvuru sahiplerinin iddiaların birisi de, itiraz edilen kararın çelişki içerdiği yönündeki iddiadır. İddiaya göre, Temyiz Kurulu kararda, önce işaretler arasında fonetik açıdan ortalama düzeyde bir benzerliğin varlığını kabul ettikten sonra yüksek düzeydeki benzerlikten bahsetmektedir. Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun kararında bir yazım hatası mevcuttur ancak bu tür hataların kararın hukuka uygunluğu açısından etkili olamayacağı açıktır.

Genel Mahkeme’ye göre:

Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu yönündeki tespiti yerindedir. Çünkü, ret gerekçesi marka zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olsa da, bu durum söz konusu markanın tüm ayırt edici karakterlerinin göz ardı edilmesine yol açamaz. Ayrıca, markanın tescil edilmiş olması, asgari bir ayırt edici karaktere sahip olduğu anlamına da gelmektedir.

Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde önceki markanın zayıf ayırt ediciliğinin tespit edilmesi, karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varmak için tek başına yeterli değildir; diğer tüm faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Temyiz Kurulu’nun tespit ettiği gibi hem malların aynılığı hem de işaretlerin ortalama görsel benzerlik derecesi, hatta işaretlerin ortalama derecede fonetik benzerliği, önceki markanın zayıf ayırt ediciliğine rağmen, en azından ilgili Almanca konuşan tüketici için karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu sonucuna varmak için yeterlidir.

Bu bağlamda, Genel Mahkeme markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna sonucuna ulaşmış, dolayısıyla Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Tescilli bir markanın ayırt edici karakterinin zayıflığının, tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan bir husus olarak değerlendirilemeyeceği mesajını veren inceleme konusu kararın okuyucuların da dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.

Aslı BAŞPINAR

Kasım 2020

asli.baspinar86@gmail.com

“NATURANOVE v NATURALIUM” Kararı – Genel Mahkeme Ayırt Edici Gücü Düşük Markalar Arasında Karıştırılma İhtimalini Bir Kez Daha Değerlendirdi

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 5 Ekim 2020 tarihinde verdiği T–602/19 sayılı kararda, ayırt edici gücü zayıf bir kelime unsurunu ortak olarak yer içeren iki kelime markası arasındaki karıştırılma olasılığı hususunu değerlendirmiştir.

Takipçilerimiz kararın İngilizce metnine burayı tıklayarak erişebilirler.

Sözü fazla uzatmadan kararı aktarmaya geçiyoruz.

Eugene Perma France (başvuru sahibi), “NATURANOVE” kelime markasını Nicé sınıflandırmasının 3. sınıfında bulunan, kısaca “Kozmetikler, saç losyonları, saç spreyleri gibi saç bakım ürünleri, saç boyaları, şampuanlar” olarak özetleyebileceğimiz mallar için tescil ettirmek amacıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur.

Başvurunun ilan edilmesinin ardından, SPI Investments Group, SL (itiraz sahibi / davacı), “NATURALIUM” kelime markalarını gerekçe göstererek başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar, EUIPO’da ve İspanya’da 3. sınıfa dahil “Kozmetikleri ve saç losyonlarını” mallarını da kapsayacak şekilde tescillidir.

EUIPO itiraz birimi, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder ve başvuruyu reddeder. EUIPO Temyiz Kurulu, bu karara karşı başvuru sahibince yapılan itirazı reddeder ve başvuru hakkındaki ret kararını onar.

Temyiz Kurulu kararında; “NATURANOVE – NATURALIUM” kelime markalarının ortak kısmını teşkil eden “NATURA” kelimesinin “doğa” kelimesini çağrıştırdığı ve başvuru kapsamındaki mallar bakımından bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olduğu belirtilmekle birlikte, markalar görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer bulunmuş, markaların aynı malları kapsadığı tespit edilmiş ve malların hitap ettiği kamunun geneli açısından, markaların aynı veya bağlantılı işletmelerden geldiği yönünde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi ret kararını Genel Mahkeme önüne getirir ve ihtilaf bu kez yargı tarafından ele alınır.

Davacı, “natura” kelimesinin “doğa” kelimesini doğrudan çağrıştırması, bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olması, markaların kalan kısımlarının, yani “_NOVE” – “_LIUM” ibarelerinin tamamen farklı olması nedenleriyle markaların görsel ve işitsel açılardan benzer olmadığını öne sürmektedir.

Buna karşın EUIPO; Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu, “natura” kelimesinin ayırt edici gücü zayıf olsa da, doğrudan tanımlayıcı olmadığını, her iki markanın da onar harften oluştuğunu, “natura” kelimesinin markaların başlangıcını teşkil ettiğini, tüketicilerin markaların başlangıç kısmına odaklandıklarını, bu bağlamda markaların görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzerlik içerdiklerini, malların aynı olduğunu, malların aynı ve markaların ortalama düzeyde benzer oldukları incelenen vakada, belirtilen hususların karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıflığını telafi ettiğini ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağını iddia etmektedir.

Genel Mahkeme incelemesinde ilk olarak, markaların kapsadığı malların aynı olduğu ve malların ortalama tüketicisinin genel anlamda halk olduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitlerini yerinde bulur.

Kararın devamında ise başvuru ile ret gerekçesi markanın benzerliği hususu irdelenir.

Genel Mahkeme’ye göre; “NATURANOVE” – “NATURALIUM” markalarının her ikisi de “NATURA” kelimesi ile başlasa da ve aynı sayıda (on) harften oluşsa da “NATURA” kelimesini takip eden “_NOVE” ile “_LIUM” ibareleri görsel ve işitsel açılardan kökten biçimde farklıdır. Buna ilaveten Mahkemeye göre; markaların ortak unsurunu teşkil eden “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücü, inceleme konusu mallar bakımından zayıf olduğundan, ortak unsurun markaların başında bulunmasına ve markaların aynı sayıda harften oluşmalarına bakılmaksızın, markaların son dört harfinin birbirlerinden son derece farklı olduğu dikkate alınmalı ve markaların sonundaki farklılığın ilgili malların ticari kaynağını tespit etmede önemli rol oynadığı sonucuna varılmalıdır. Dolayısıyla, tersi yöndeki tespitlere dayalı Temyiz Kurulu yaklaşımı yerinde değildir ve markalar Temyiz Kurulu’nun tespit ettiğinin aksine, ortalama düzeyde değil, düşük düzeyde benzerlik içermektedir.

Genel Mahkeme kararın devamında, ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünü değerlendirmiştir. Temyiz Kurulu, “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücünün zayıflığını kabul etmiş olmakla birlikte, “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak normal düzeyde ayırt edici bir marka olarak değerlendirmiştir. Genel Mahkeme ise tersine, “NATURA” ibaresinin markanın başlangıcında yer alması ve kelime markasının bütünü içerisinde %60 oranında ağırlığa sahip olması nedeniyle “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak ayırt edici gücü zayıf bir marka olarak kabul etmiş ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu tespitini yerinde görmemiştir.

Genel Mahkeme son olarak yukarıda yer verilen tespitlerinin, yani kısaca;

  • “NATURA” kelimesinin ayırt edici gücünün zayıflığı,
  • “NATURANOVE” – “NATURALIUM” ibarelerinin görsel, işitsel, kavramsal açılardan benzerliğinin düşük düzeyde olması,
  • Ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünün zayıflığı,

değerlendirmelerinin çerçevesinde, başvuru ile ret gerekçesi markaların kamunun ilgili kesiminin bütüncül algısı çerçevesinde farklı izlenimler oluşturacakları ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır.

Bu çerçevede, başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde bulunmamış ve Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir.


EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı kanaatimce de yerinde olmadığından, Genel Mahkeme’nin yaklaşımını ve vardığı sonucu haklı bulduğumu söylemeden edemeyeceğim. Kozmetik, gıda, içecek gibi sektörlerde hatta bunlarla sınırlı kalmaksızın ticaretin neredeyse her alanında malların doğallığına vurgu yapan veya bunu çağrıştıran kelimelerin (nature, natur, naturel, doğa, doğal vb.) markalar içerisinde yer alması yadsınamaz bir ticari pratik haline gelmiştir. Bu bağlamda, söz konusu kelimeleri içeren markaları tescil ettirmiş önceki hak sahiplerinin, sonradan yapılan başvurularda aynı kelimelerin kullanımını engelleme yönündeki yaklaşımları ticaretin düzgün işleyişini engelleme çabasının dışında bir anlama gelmemektedir.

Genel Mahkeme kararının 71. paragrafında yer alan “Bir firma ayırt ediciliği düşük bir markayı seçmekte ve onu piyasada kullanmakta serbest olsa da, söz konusu firmanın bunu yaparken, rakiplerinin de aynı veya benzer tanımlayıcı unsuru içeren markaları kullanmaya eşit derecede hakkı olduğunu kabul etmesi gerektiği, EUIPO Temyiz Kurulu kararları ve Mahkeme içtihatlarında açıktır.” değerlendirmesi, ayırt edici gücü düşük markaları seçen firmaların akıllarının bir köşesinde her an bulunmalıdır.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2020

unsalonderol@gmail.com

Ayırt Edici Gücü Zayıf Şekil Unsurlarının Benzerliğinin Değerlendirilmesi ve Karıştırılma Olasılığına Etkisi (ABAD Genel Mahkemesi T-149/19)

Karıştırılma olasılığı incelemesinin ana ayaklarından birisi işaretlerin benzerliğine yönelik değerlendirmedir. Karşılaştırma konusu işaretler; kelimeler, şekiller ve bunların kombinasyonları olabilir. Şekillerin benzerliğine yönelik değerlendirme, kelimelerin benzerliğine yönelik değerlendirmeden genelikle daha zordur, bu zorluk karşılaştırılan şekillerin basit veya ayırt edici gücü zayıf şekiller olması halinde daha da belirginleşmektedir. Bu yazının konusunu teşkil eden birkaç gün önce verilmiş Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, basit veya ayırt edici gücü zayıf şekillerin benzerliğinin incelenmesine yönelik olduğundan dikkat çekicidir.

Société des produits Nestlé SA (başvuru sahibi -davacı), aşağıdaki şekil markasının 29. ve 30. sınıflara dahil çeşitli gıda maddeleri için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur.

Başvurunun ilanına karşı, aynı sınıflara dahil aynı ve benzer malları kapsayan EUIPO’da tescilli aşağıdaki markanın sahibi olan Jumbo Africa, SL (itiraz sahibi, davalı) tarafından karıştırılma olasılığı gerekçesiyle itiraz edilir.

Başvuru sahibi Nestlé, itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlanmasını talep eder, itiraz sahibi Jumbo kullanımına ilişkin kanıtlarını sunar.

EUIPO itiraz inceleme birimi, markaları benzer bulmaz ve bu nedenle kullanıma ilişkin evraklar hakkında değerlendirme yapmaksızın karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı reddeder.

Jumbo bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu önüne gelir. Temyiz Kurulu, işaretler arasında ortalama düzeyde görsel ve kavramsal benzerlik bulunduğu görüşüne ulaşır ve hal böyleyken, itiraz birimi malların aynı olduğu değerlendirmede bulunmuş olsaydı karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşırdı diyerek, itirazın kullanımın ispatı ve malların aynılığı – benzerliği yönünden de incelenmesi ve bunların sonucunda karıştırılma olasılığı değerlendirmesinin yapılması için İtiraz İnceleme Birimine geri gönderir.

Nestle, bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-149/19 sayılı kararı ile 14 Kasım 2019 tarihinde sonuçlandırılır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220651&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2287189 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı Nestlé’ye göre, işaretler arasında görsel ve kavramsal benzerlik bulunmamaktadır ve itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücü son derece düşüktür. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığının bulunmadığı yönünde karar vermesi gerekirken, tersini yapıp malların benzerliği ve kullanım ispatı yönünden inceleme yapılması için vakayı itiraz birimine geri göndermesi hatalıdır.

Nestlé’nin iddiası, işaretlerde yer alan ve Temyiz Kurulu’nca benzer bulunan insan çizimlerinin kendiliğinden ayırt edici gücünün bulunmadığı ve böylesi durumlarda incelemenin işaretlerdeki diğer ayırt edici unsurlar (stilize biçim, renkler, konturlar, yönler, vs) dikkate alınarak yapılması gerektiğidir; buna ilaveten davacı, işaretler arasında kavramsal benzerliğin de bulunmadığı kanaatindedir.

EUIPO ise, markaların diğer unsurlarının ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, her iki markada da insan figürlerinin baskın unsur olduğunu ve baskın unsurların görsel açıdan benzer olduğunu savunmaktadır. EUIPO buna ilaveten işaretlerin kavramsal olarak da benzer olduğu görüşündedir.

Genel Mahkeme’nin değerlendirmesinde yer verilen ilk husus; her iki işaretin baskın unsurunun insan şekilleri olduğudur. Bu şekiller, güçlü ve sağlıklı insanları temsil etmektedir ve her iki markanın kapsamınında da gıda maddelerinin bulunduğu dikkate alınırsa, insan şekilleri tüketicilere kullanılacak gıdaların kullananları güçlü ve sağlıklı yaptığı mesajını vermektedir. Birçok gıda maddesinin bu mesajı verdiği göz önüne alınırsa, bu şekillerin ayırt edici gücünün zayıf olduğu sonucuna varılmalıdır. Bu bağlamda Temyiz Kurulu’nun itiraz gerekçesi markanın ortalama düzeyde ayırt edici güce sahip olduğu yönündeki tespiti hatalıdır.

Mahkeme görsel benzerlik açısından yaptığı incelemede, işaretlerin baskın unsuru konumundaki insan figürleri arasında farklılıklar bulunduğu görüşüne ulaşmıştır. Bu farklılıklardan birisi, markaların birisinde tek ayak üzerinde duran bir insanın resmedilmiş olması, diğerinde insan figürünün bacaklarının alt kısmının görülmemesidir. Buna ilaveten markalardaki diğer şekli unsurlar da benzer değildir.

Bu farklılıkları, insan şekillerinin ayırt edici gücünün zayıflığı ile birlikte dikkate alan Mahkeme, markalar arasında görsel açıdan benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve markalar arasında ortalama derecede görsel benzerlik yönündeki Temyiz Kurulu kararına katılmamıştır.

Her iki markada yer alan insan şekillerinin sağlıklı – güçlü insan mesajını iletmesini dikkate alan Mahkeme, işaretler arasında ortalama düzeyde kavramsal benzerlik bulunduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitini ise yerinde bulmuştur.

Yukarıda yer verilen değerlendirmelerden sonra Genel Mahkeme, karıştırılma olasılığı incelemesine geçmiştir.

EUIPO, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığının bulunduğu yönünde karara varmadığını, işaretler arasında görsel ve kavramsal benzerlik bulunması nedeniyle, itirazı EUIPO itiraz inceleme birimine iade ettiğini öne sürmektedir. Buna karşın Mahkeme, Temyiz Kurulu kararında mallar aynıysa, markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır tespitinin bulunduğunu belirterek incelemeye devam etmiştir.

Mahkemeye göre, markalar arasında sadece kıyaslanabilir düzeyde kavramsal benzerlik bulunması, tek başına karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için yeterli değildir. Bu husus, önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücünün zayıflığı ve markalar arasında görsel benzerlik bulunmaması hususuyla birlikte dikkate alındığında, Genel Mahkeme başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve aksi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Basit ve/veya belirli bir mesajı veren şekillerin benzerliğinin incelenmesinde, şeklin ayırt edici gücünün öncelikle dikkate alınması gerektiği ve ayırt edici gücü zayıf şekiller arasında güçlü düzeyde görsel benzerlik bulunmadığı sürece, kavramsal benzerliğinin varlığının tek başına işaretlerin benzer olduğu sonucuna varılmasını sağlayamayacağı hususlarını netleştiren, Genel Mahkeme kararının takipçilerimize fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

“DIGITAL COUPONS” v. “DG DIGITAL QPONS” Ayırt Edici Gücü Zayıf Unsurların Karıştırılma Olasılığına Etkisi – USPTO Temyiz Kurulu Kararı

dijitalkupon1

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO), marka başvurularını önceden tescilli markalarla benzerlik ve karıştırılma olasılığı açısından resen inceleyen ofislerden birisidir. Bir diğer deyişle USPTO, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi için başvuruların ilan edilmesini ve ilana karşı itiraz edilmesini beklememekte, bu inceleme, başvurunun alınmasından ardından ofis tarafından resen yapılmaktadır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 7/1-(b) bendi çerçevesinde uygulanan resen benzerlik incelemesinin A.B.D.’ndeki karşılığı niteliğindeki bu sistem, USPTO kararlarını, kanaatimizce ülkemizde uygulanan sistem ve verilen kararlarla karşılaştırma anlamında daha da ilginç hale getirmektedir.

Okumakta olduğunuz yazı, USPTO tarafından resen inceleme neticesinde reddedilen ve önceki markayla ortak unsuru ayırt edici niteliği düşük nitelikte bir kelime grubu olan bir marka başvurusu hakkında, karara itiraz üzerine USPTO Temyiz Kurulu’nca yapılan değerlendirme hakkındadır. Konu hakkındaki USPTO Temyiz Kurulu değerlendirmesinin okuyucuların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Kararın tamamını incelemek isteyen okurların karara http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86105555-EXA-11.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür

“Hy-Vee, Inc.” firması aşağıda görseline yer verilen markanın USPTO’da tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur:

digitalcoupons

Başvuru sahibi, başvurudaki “digital coupons” kelime unsuru için münhasıran koruma talep etmemektedir. Başvuru kapsamında, özet olarak, aşağıdaki mal ve hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 9: Global bir bilgisayar ağından indirilen tüketici kuponları; ürünleri ve hizmetleri yorumlamak ve bunun karşılığında kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünlerine dönüştürülebilir puanlar kazanmak amaçlı indirilebilir mobil cihaz uygulamaları. Sınıf 42: Ürünleri ve hizmetleri yorumlamak ve bunun karşılığında kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünlerine dönüştürülebilir puanlar kazanmak amaçlı teknolojileri içeren interaktif web sitesi hizmetleri.”

USPTO uzmanı başvuruyu, A.B.D. Marka Kanunu madde 2(d) uyarınca aşağıda görseline yer verilen markayla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder:

digitalqpons

Ret gerekçesi markanın kapsamında takip eden hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 35: Site kullanıcılarının kazandıkları puanları kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünleriyle değiştirmesini sağlayan ve kullanıcıların internet içeriğini, kişileri, şirketleri, ürün ve hizmetleri yorumlayarak veya oylayarak puan kazanmalarını esasına dayanan interaktif web sitesi hizmetleri; elektronik kuponlar, promosyonlar ve indirimler aracılığıyla başkalarının mallarının ve hizmetlerinin satışına ilişkin promosyon hizmetleri.”

Başvuru sahibi USPTO uzmanının ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Temyiz Kurulu’na göre, karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirme, konuyla ilgili tüm faktörlerin bir arada incelenmesi esasına göre yapılmalıdır. Bununla birlikte, karıştırılma olasılığına ilişkin her değerlendirmede iki anahtar faktör mevcuttur, bunlar markaların benzerliği ve malların / hizmetlerin benzerliğidir.

İlk olarak, malların ve hizmetlerin benzerliği veya farklılığı hususları değerlendirilmiştir.

Malların ve hizmetlerin değerlendirilmesi, başvuru kapsamında yer alan mallar ve hizmetlerle, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin karşılıklı olarak değerlendirilmesini içerir. Markalardan herhangi birisinin içerdiği mal veya hizmet, daha geniş (kapsayıcı) biçimde ifade edilmişse ve malların veya hizmetlerin niteliği, ticaret kanalları ve alıcı grubu hakkında bir kısıtlama belirtilmemişse, markanın ilgili tanım kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilir. Aynı kabul çerçevesinde, belirtilen malların veya hizmetlerin normal olan her tür ticaret kanalı ile pazarlandığı ve ilgili malların veya hizmetlerin potansiyel her tür alıcısına açık olduğu kabul edilir.

Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde, başvuru sahibinin malları ve hizmetleri, ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerle karşılaştırıldığında, mallar ve hizmetler aynı şekilde ifade edilmemiş olsa da bunların esasen aynı olduğu ve aynı tüketicilerin başvuru sahibi ile ret gerekçesi marka sahibinin mal ve hizmetlerini birbirlerinin yerine kullanabileceği görülmüştür. Bu bağlamda, başvuru sahibinin hizmetleri ile ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerin hukuki açıdan aynı olduğunun, başvuru sahibinin mallarının ise ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerle bağlantılı olduğunun kabul edilmesi gereklidir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, başvuru sahibi ile ret gerekçesi marka sahibi hizmetlerinin aynı ticari kanallarla pazarlanacağı ve sıradan tüketiciler niteliğindeki aynı tip tüketicilerin alımına konu olacağı görüşündedir, bağlantılı mallar bakımından da durum aynı olacaktır.

Başvuru sahibi, kendi hizmetlerinin hem web sitelerine hem mobil uygulamalara yönelik ve malların ve hizmetlerin yorumlanması ve oylanması amaçlı olduğunu, buna karşın ret gerekçesi marka sahibinin hizmetlerinin sadece web sitelerine yönelik ve sponsorların değerlendirilmesini talep ettiği herhangi bir şeyin yorumlanması ve oylanması amaçlı olduğunu belirterek, hizmetlerin farklı olduğunu iddia etmektedir. Temyiz Kurulu bu argümanı yerinde bulmamış ve kabul etmemiştir. Şöyle ki ret gerekçesi markadaki hizmetler kapsamları itibarıyla sınırlandırılmamış durumdadır ve başvuru sahibi hizmetlerinin mobil uygulamalara yönelik olması, hizmetlerin çakışan fonksiyonlara sahip olması durumunu değiştirmemektedir.

Sonuç olarak, malların ve hizmetlerin aynılığı ve benzerliği yönündeki tespit, Temyiz Kurulu’nca yerinde bulunmuş ve markaların benzerliği değerlendirmesine geçilmiştir.

Temyiz Kurulu’na göre, markaların benzerliği değerlendirmesinde kullanılacak test, markaların yanyana konularak karşılaştırılması değil, markaların oluşturdukları ticari etki anlamında benzer olup olmadıklarının yani markalarla karşılaşacak kişilerin markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağının değerlendirilmesidir. Markalar bütün olarak değerlendirilecek olsa da, markalardaki ayırt edici unsurlara daha büyük önem verilmesi tamamen yerinde bir yaklaşımdır. Temyiz Kurulu kararlarını inceleyen mahkemelerce önceden belirtildiği üzere, markayı oluşturan unsurlardan birisinin, marka kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı veya jenerik nitelikteki olması, incelemede o unsura daha düşük ağırlık verilmesi gerektiği bakımından genel kabul görmüş rasyonel bir gerekçe niteliğindedir (re National Data Corp., 224 USPQ at 751 (Federal Circuit 1985).

İncelenen vakada, başvuru ile ret gerekçesi marka arasındaki benzerlik, başvuru “DIGITAL COUPONS” ibaresini içerirken, ret gerekçesi markanın başvurunun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibaresini içermesidir. Bununla birlikte, “DIGITAL COUPONS” veya onun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibareleri, markaların kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak jenerik olmasa da, tanımlayıcı nitelikte adlandırmalardır (Digital Coupon ibaresinin Türkçe karşılığı “dijital kupon”dur.). Bu husus dikkate alındığında, tüketicilerin bu terimleri markaların kapsamlarında yer alan malların veya hizmetlerin ticari kaynağı ile ilişkilendirerek değil, malların ve hizmetlerin kendileriyle özdeşleştirerek değerlendireceği düşünülmektedir.

digitacouponsbirlikte

Ret gerekçesi markada, stilize biçimde yazılı DQ harfleri başvuruda baskın rol oynamaktadır, şöyle ki stilize DQ harfleri altında yer alan ve tanımlayıcı nitelikteki “DIGITAL QPONS” ibaresine kıyasla daha büyük puntolarla yazılmış durumdadır. DQ harfleri tescil sahibinin markasında görsel olarak baskın konumda bulunduğundan, bu unsur tüketicilerin zihninde esasen yer edinecek unsur konumundadır. Buna karşın, inceleme uzmanının “DQ” harflerinin stilize biçimde yazılı eş anlamlılık içerdiği ve kısaltmanın altta yer alan kelime unsurlarıyla bağlantılı olarak algılanacağı yönündeki beyanı desteksiz niteliktedir. Buna ilaveten, başvuruda yer alan ve “U” – “I” harflerinin yerine konulmuş stilize bilgisayar faresi biçimindeki şekil de, başvuruyu ret gerekçesi markadan farklılaştırmaktadır.

Yukarıda yer verilen görsel farklılıklar, Temyiz Kurulu’na göre markalar hakkında tamamen farklı ticari algı ortaya çıkmasına yol açacaktır.

Temyiz Kurulu, bu tespitleri yaparken “DIGITAL COUPONS” kelime unsurunun başvuruda baskın konumda bulunduğunun ve markaların kelime ve şekil unsurlarının ilgili kamu kesimi üzerinde en kalıcı etkiyi yaptığının farkındadır. Başvuru hakkında ret kararını veren inceleme uzmanı bu değerlendirmenin sonucunda, “DIGITAL COUPONS” ibareli başvuru ile onun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibareli ret gerekçesi markayı karıştırılabilecek derecede benzer markalar olarak değerlendirmiştir. Kelime ve şekil kombinasyonlarından oluşan markalarda kelime unsurlarının daha baskın unsur olduğu genellikle doğru olsa da, Temyiz Kurulu’na göre durum her zaman böyle olmayacaktır.

Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda Temyiz Kurulu, “DIGITAL COUPONS” ile “DIGITAL QPONS” ibarelerinin yüksek düzeydeki tanımlayıcı ve jenerik niteliği dikkate alındığında, markalar aynı hizmetler için kullanılacak olsalar da, başvurunun ret gerekçesi markadan oldukça farklı olduğu ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı neticesine ulaşmıştır.

Yukarıda ayrıntılı olarak aktarılan karar ve gerekçelerinden anlaşılacağı üzere, incelenen vakada markaların kelime unsurları arasında yüksek düzeyde benzerlik ve malları – hizmetler arasında aynılık ve benzerlik bir arada bulunmuş olmakla birlikte, USPTO Temyiz Kurulu, markaların ortak kelime unsurunun tanımlayıcı ve zayıf nitelikteki karakterini dikkate alarak, markaların birbirlerine benzer olmadıkları, aralarında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı tespitine varmış ve bunun sonucunda başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmıştır.

Ayırt edici niteliği zayıf unsurları ortak unsur olarak içeren markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirmesi, vaka bazında bizi kimi zaman farklı sonuçlara götürse de, çoğu zaman varılan sonuç ayırt edici gücü zayıf unsurların ortaklığının tek başına karıştırılma olasılığının varlığı anlamına gelmediğidir. İnceleme konusu USPTO Temyiz Kurulu kararında da benzer içerikte değerlendirme yapılmış ve ayırt edici gücü zayıf kelime unsurlarının üst düzeydeki benzerliğine rağmen, markaların stilize yazım tarzlarındaki farklılık esas alınarak, markaların benzer olmadığı ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Nisan 2015

“Rienergy Cola” – “Coca Cola”ya Karşı – Ayırt Edici Gücü Zayıf Kelimelerin Tertip Tarzlarının ve Tanınmışlığının Karıştırılma Olasılığına Etkisi (Adalet Divanı Genel Mahkemesi – T-384/13)

cocacola3 “The Coca Cola Company” adına tescilli yukarıdaki logoyu gören herkesin zihninde oluşan çağrışımın aşağı yukarı benzer olduğunu sanıyorum. Tüketiciler üzerinde “Coca Cola” markasının görsel, işitsel, kavramsal olarak yarattığı etki, bu markayı dünyanın en çekici markaları arasına yerleştirmiştir. Bazen kötü niyetle, bazen ise bilmeyerek ticari hayatta bu markanın yüksek cazibesinden yararlanmak isteyenler olmuştur ve büyük ihtimalle gelecekte de olacaktır. Bu gibi durumlarda, ulusal veya uluslararası mahkemelerin her zaman aynı paralelde kararlar verdiğini söylemek zordur. Zira, her ne kadar mahkemelerin uyguladıkları mevzuatlar, markanın korunmasına ilişkin genel çerçeveyi belirlemiş olsa da, hangi durumların bu çerçeve içinde yer alıp almadığı konusuna ilişkin bir matematik formülü belirlenebilmiş değildir. Çünkü benzerlik veya karıştırılma tehlikesi gibi konuların değerlendirilmesinde, her olayda değişen birçok farklı faktörün/etkinin aynı anda göz önüne alınması gerekmektedir. Bu nedenle, her somut olayın kendine has özellikleri dikkate alınarak verilen kararlar farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar nedeniyledir ki Marka Hukuku, kendi içinde dinamizm barındırmakta, sıkı bağlantı içinde olduğu piyasa/rekabet şartları, tüketicinin psikolojik, sosyolojik eğilim ve davranışları ile markayı algılayış tarzları, ticari hayatın gerçekleri vb. gibi ilgili konulardaki değişkenlikler dolayısıyla canlılığını korumaktadır. Bu hareketliliğinin sonucu olarak, her mahkeme kararı ilginç tespitleri de beraberinde getirmektedir.

Bu yazının konusu olan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 18 Mart 2015 tarihli ve T‑384/13 sayılı kararının da, “Coca Cola” markası hakkında verilmiş enteresan bir karar olarak düşündüğümüzden sizlerle paylaşmak istedik. Öyle ki; Mahkeme bir yandan “Coca” ve “Cola” ibarelerinin tanımlayıcı olduğunu, ayırt edici gücünün ilgili olduğu mallar için düşük olduğunu, zemindeki kırmızı rengin ayırt edici özeliği olmayan bir renk olduğunu, dava konusu markaların ayırt edici farklı unsurlar içerdiğini tespit ederken, diğer yandan da markanın tanınmışlığının tüketici üzerindeki istisnai etkisine, tüketicilerin markayı bütünsel hatırlama ihtimaline, ayırt edici gücü düşük ibarelerin markanın esas unsuru haline gelebilme olasılığına işaret etmiştir. Bu kapsamlı inceleme neticesinde de bir sonuca varmıştır. Kararı orijinal metninden incelemek isteyen okuyucular, karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd7331f9a667f446248f7ee69d66017278.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPc3j0?text=&docid=163002&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=217129 bağlantısından erişebilir.

Davanın geçmişini kısaca özetlemek gerekirse;

  • Romanya menşeli Intermark Srl, 9 Kasım 2010 tarihinde “RIENERGY COLA” kelime ve şekil markasının, Nice Sınıflandırması’nın 32. sınıfında yer alan “biralar, maden suyu, sodalar, alkolsüz içecekler, meyve suyu ve özleri, şurup ve içecek hazırlanmasında kullanılan preparatlar” ile 35. sınıfında yer alan “reklamcılık, iş yönetimi ve idaresi, büro hizmetleri” mal ve hizmetlerinde topluluk markası olarak tescili için İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvurmuştur.          rienergy
  • Başvuru 20 Ocak 2011 tarihli Bülten’de yayınlamıştır. 15 Nisan 2011 tarihinde The Coca-Cola Company, adına daha önceden tescilli marka ve logosunu dayanak göstererek 207/2009 sayılı Topluluk Yönetmeliği’nin 41. maddesine göre yayına itiraz etmiş ve başvurunun reddini talep etmiştir.
  • OHIM itiraz birimi, itirazı kabul ederek başvuruyu reddetmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi Intermark Srl, OHIM Temyiz Kurulu’na başvurunun reddi kararının iptali için başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu, 6 Mayıs 2013 tarihinde Intermark Srl şirketinin itirazını reddetmiştir. Temyiz Kurulu, “Coca Cola” markasının tanınmışlığına ilişkin inceleme yapma gereği dahi duymaksızın markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline neden olacağı sonucuna varmıştır.
  • Intermark Srl, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna dair tespitinde hatalı olduğu iddiası ile Adalet Divanı’nda 6 Mayıs 2013 tarihinde dava açmıştır.

Davacı, Intermark Srl, markalar arasındaki benzerliğin, karıştırılma ihtimaline yol açmayacak kadar düşük düzeyde olduğu kanaatindedir. Başvurusunda, “Coca” yerine “RIENERGY” kelimesinin bulunduğunu, grafik olarak farklı yazıldığını, arka plan şeklinin, uyumunun, elyazısının ve çerçevesinin görsel açıdan farklılıklar arzettiğini iddia etmiştir. İşitsel açıdan ise tüketici kitlesinin “RIENERGY’ kelimesini telaffuz etmeye ihtiyaç duymayacaklarından farklılık olduğu görüşündedir. Kavramsal açından da; Davacı “Cola” ibaresinin toplumun çok büyük bir kısmı nazarında 32. sınıfta yer alan mallar için tanımlayıcı, jenerik ad olduğunu, “RIENERGY” kelimesinin ise enerji kelimesinden esinlenilmiş, özgün yapıda olduğunu belirtmiştir.

OHIM ise verdiği ret kararının arkasında durmuş; iki markanın aynı yazı karakteri ile ortak “Cola” kelimesini içermeleri, zeminde aynı rengi kullanmaları nedeniyle görsel açıdan benzer oldukları, marka bütünlüğü içinde “RIENERGY” kelimesinin tali role sahip olduğu şeklinde savunma yapmıştır. İşitsel açıdansa, markalarda ortak olan “Cola” kelimesinin aynı şekilde telaffuz edileceği ve “RIENERGY” kelimesinin markadaki tali konumu ve küçüklüğü dikkate alındığında telaffuz edilme olasılığının bulunmadığını belirtmiştir. Kavramsal açıdan ise “Cola” kelimesinin ilgili tüketici kitlesinin zihninde kahverengi gazlı içecek imajını uyandırdığını, buna karşılık “RIENERGY” kelimesinin ise ani kavramsal bir çağırışım yapmadığını, boyutunun küçüklüğü nedeniyle de rolünün sınırlı olduğunu ifade etmiştir. Ek olarak, “Coca Cola” markasının Avrupa Birliği içinde tanınmışlığı nedeniyle yüksek ayırt edici güce sahip olduğunun ve “Cola” kelimesinin Birlik içindeki zayıf ayırt edici karakterine rağmen bu kelimenin görmezden gelinemeyeceğinin, bu nedenle mevcut olayda karıştırılma ihtimalinin varlığının altı çizilmiştir.

Tarafların iddia ve savunmalarının ardından Mahkeme, karıştırılma ihtimali değerlendirmesine önceki tarihli içtihatlarını dayanak gösterdiği tespitler ile başlamıştır. Yerleşik Mahkeme içtihatlarına göre, malların ve hizmetlerin aynı işletme veya birbiri ile bağlantılı işletmeler tarafından sunulduğuna dair bir izlenim oluştuysa, markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur.[1] Yine yerleşik içtihatlara göre, bazı durumlarda mal ve hizmetler arasındaki düşük derecedeki benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecedeki benzerliği bertaraf edebildiği gibi tersi durumlar da söz konusu olabilmektedir.[2] Mahkeme yine karıştırılma ihtimali değerlendirmesine ilişkin olarak görsel, işitsel ve kavramsal benzerliklerin markaların bütün olarak bıraktığı izlenimler dikkate alınarak yapılacağı tespitine yer vermiştir. Markaların sadece ayırt edici esas unsurlarının dikkate alınarak yapılacak değerlendirmelerin bazen aldatıcı olabileceğini; zira orta dikkat seviyesindeki ilgili tüketicilerin bu unsurlara dikkat etmek yerine markayı bir bütün olarak algıladıklarını belirtmiştir.[3] Her olayda tüketicinin dikkat seviyesi ilgili mal ve hizmet türüne göre değişiklik arz etse de genel kabule göre, tüketiciler nadir olarak iki farklı ürünü doğrudan karşılaştırma imkânlarına sahip olmakta, ilgili ürünü alırken hatırlayabildikleri güven duygusu rol oynamaktadır.[4]

Mahkeme’ye göre tescilli marka ne derece ayırt edici yüksek karaktere sahipse karıştırılma ihtimali o derece yüksektir. Bu nedenle ister kendiliğinden ister piyasadaki tanınmışlığı nedeniyle yüksek ayırt edici güce sahip markalar, ayırt edici gücü düşük markalara göre daha fazla korumadan yararlanmaktadır. Dolayısıyla karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapılırken bir markanın ayırt edici gücü ve tanınmışlığı mutlaka göz önüne alınmalıdır. [5]

Mahkeme yukarıdaki tespitleri hatırlattıktan sonra somut olayın incelemesine geçmiştir. Somut olayda 32. sınıftaki günlük tüketim malzemeleri için tüketicilerin dikkat seviyesi “ortalama”, 35. sınıf hizmetler ise profesyonellere yönelik olduğundan “yüksek” olarak belirtilmiştir.

Mahkeme başvuru konusu markanın merkezinde ve büyük şekilde yer alan “Cola” kelimesinin esas unsur olduğunu, “RIENERGY” kelimesinin ise hayali ve ayırt edici olmasına rağmen küçük boyutundan dolayı, her ne kadar tamamen yok sayılamasa da, okunmasının zor olduğu için marka bütünlüğü içinde tali rol oynadığını tespit etmiştir. Mahkeme “Cola” kelimesinin 32. sınıf için “tanımlayıcı” olarak algılandığını, ancak aynı şeyin 35. sınıf için söylenemeyeceğini belirtmiştir. Bu noktada Mahkeme önemli bir nüansın altını çizmiştir: Marka bütünlüğü içinde ayırt edici gücü zayıf bir kelimenin, o markanın esas unsuru olmadığı anlamına gelmeyeceği durumlar olabilir, zira ayırt edici gücü zayıf olsa da boyutu ve konumu itibari ile tüketicilerin zihninde esas unsur olarak yer edebilir ve çağrışım yapabilir.[6]

Somut olayda da “Cola” kelimesinin her ne kadar 32. sınıf için “tanımlayıcı” olduğu kabul edilse de, bu kelimenin boyutu ve konumu ile yarattığı etki nedeniyle marka bütünlüğü içinde yok sayılamayacağını ifade edilmiştir. Kaldı ki, başvuruya konu içeceklerin hammaddesini ifade eden “Coca” kelimesinin tıpkı “Cola” gibi dört harften oluşması nedeniyle, iki kelimenin marka bütünlüğü içinde 32. sınıf için aynı rolü oynadığı belirtilmiştir. 35. sınıf için ise “Cola” kelimesinin ayırt edici karaktere sahip olduğu tekrarlanmıştır.

Mahkeme markalar arasındaki “benzerlik” incelemesinde de, Temyiz Kurulu’nun görsel benzerlik tespitlerini yerinde bulmuştur. Tespitlerin odak noktasını, ortak “Cola” ibaresinin iki marka da esas unsur olarak yer alması ve bu nedenle ayırt edici gücü olduğu hususu oluşturmuştur. Markalar içinde birbirinden farklı unsurlar yer alsa da, “Cola” kelimesi için yapılan bu ana tespit, iki marka arasındaki benzerliği belirgin düzeye taşımıştır. Mahkeme işitsel benzerlik konusunda da Temyiz Kurulu’nun benzerlik tespitlerini teyit etmiştir. Mahkeme kavramsal benzerlik tespitler açısından da Temyiz Kurulu’nun tespitlerine katılmış, ek olarak “Cola” kelimesinin tüketicilerin zihninde doğrudan “Coca” hammaddesini çağrıştıracağını, bu çağrışımın markalar arasında bir bağlantı yarattığını, tali nitelikteki “RIENERGY” kelimesinin, özel bir anlamı olmadığından markalardaki ortak esas unsur “Cola” kelimesinin yarattığı kavramsal benzerliği zayıflatmadığını belirtmiştir.

Tüm benzerliklerin ötesinde Mahkeme, ayrıca “Coca Cola” markasının 32. sınıf için kırmızı zemin üzerine beyaz el yazısından oluşan klasik tanınmış markasının karıştırılma ihtimali olgusunun tespitinde göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etmiştir. Öyle ki, , karıştırılma ihtimali değerlendirmesi açısından zemindeki renk özel bir renk olmasa da, incelenen vakada, itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücünün derecesi, yani tüketicilerin gözündeki yüksek ayırt ediciliği nedeniyle, somut olayda renk unsurunun dahi dikkate alınacağı belirtilmiştir.[7]

Sonuç olarak Mahkeme, itiraz sürecindeki markaların 32. sınıf için karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu tespitlerini doğru bulmuştur. 35. sınıf için ise her ne kadar hitap ettiği tüketici kitlesinin profesyoneller olduğu göz önüne alındığında, görsel benzerliğin daha düşük düzeyde olduğu gerçek olsa da, iki markadaki ortak esas unsurun (“Cola”) aynı olduğu ve ibarenin söz konusu hizmetler için ayırt edici karaktere sahip olduğu tespit edilmiştir. Markalar arasındaki işitsel ve kavramsal düzeydeki benzerlik yönünden de yukarıdaki tespitler dikkate alındığında, 35. sınıf için de markaların karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna varılmıştır.

Belirtilen tüm faktörler ışığında, Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun dava konusu marka tescil başvurusunun reddedilmesi yönündeki kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Ayırt edici gücü zayıf unsurları ortak olarak içeren markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin görece düşük bir olasılık olduğu genel bir kabul olarak ortaya konulabilir. Buna karşılık, ayırt edici gücü zayıf ortak kelime unsurunun yeni başvurudaki konumu veya yazım biçimi veya yeni tarihli başvurunun tertip tarzı itibarıyla eski tarihli markayı oldukça açık biçimde çağrıştırması veya önceki tarihli markanın tanınmışlığından kaynaklanan yüksek ayırt edici gücü nedenleriyle, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin var olduğu sonucuna ulaşmak da mümkün olabilir. İncelenen “Rienergy Cola” başvurusu, bu nitelikleri itibarıyla oldukça dikkat çekici bir karara konu olmuştur. Bu bağlamda kararın okuyucuların dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.

Son söz olarak, “Cola” kelimesi nasıl olsa “jenerik ad” ve içecekler için “tanımlayıcı” yönü var denilerek yeni başvurunun bir unsuru olarak kullanılacaksa, risksiz bir tescil başvurusu için, başvuruyu en azından tertip tarzı (kırmızı renk – beyaz el yazısı karakterler) itibarıyla “Coca Cola” markasından belirgin ayrıştırmanın gerekli olduğu söylenebilir.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), kararı (T‑162/01)

[2] 13 Eylül 2007 tarihli Il Ponte Finanziaria OHIM, (C‑234/06), 23 Ekim 2002 tarihli Matratzen Concord v OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01) kararları

[3] 8 Aralık December 2011 tarihli Aktieselskabet af 21. november 2001 v OHIM — Parfums Givenchy (only givenchy) (T‑586/10) kararı

[4] 23 Ekim 2002 tarihli Oberhauser v OHIM — Petit Liberto (Fifties), (T‑104/01), 30 Haziran 2004 tarihli BMI Bertollo v OHIM — Diesel (DIESELIT), (T‑186/02) kararları

[5] 17 Nisan 2008 tarihli Ferrero Deutschland v OHIM, (C‑108/07),   28 Ekim 2010 tarihli Farmeco v OHIM — Allergan (BOTUMAX), (T‑131/09) kararlar

[6] 13 Haziran 2006 tarihli Inex v OHIM — Wiseman (Representation of a cowhide), (T‑153/03), 13 Temmuz 2004 tarihli  AVEX v OHIM — Ahlers (a), (T‑115/02), 14 Eylül 2011 tarihli Olive Line International v OHIM — Knopf (O-live), (T‑485/07) sayılı kararları

[7] 9 Nisan 2014 tarihli Pico Food v OHIM — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), (T‑623/11) kararı

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “FORCE” Kelimesinin Ayırt Edici Gücünü Değerlendiriyor – “FSA K-FORCE” Kararı (T-558/13)

usetheforce 

(IPR Gezgini’nin yeni yazarı Gülcan Tutkun Berk‘e hoş geldin diyor ve oldukça ilgi çekici yazısını okuyucuların bilgisine sunuyoruz. Yazar hakkında detaylı bilginin http://iprgezgini.org/blog-sahibi-hakkinda/ bağlantısından görülmesi mümkündür.)

 

Ayırt edici gücü düşük olan kelimeleri içeren markaların, 556 sayılı KHK’nın 8/1(b) maddesi uyarınca benzerlik ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesi, her somut olayda farklılıklar arz etmektedir. Bu kapsamda, bir ibarenin ilgili sektörde ayırt edici gücü düşük bir ibare olup olmadığı ve/veya ayırt edici gücü düşük ibare içeren markaların benzerlik ve karıştırılma ihtimallerinin hangi somut kriterler göz önünde tutularak değerlendirildiği son zamanlarda tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu yazıda, ayırt edici gücü zayıf bir kelimeyi ortak olarak içeren iki marka arasındaki karıştırılma ihtimalini değerlendiren bir Adalet Divanı kararı irdelenmiştir. Bu kararın, benzer durumdaki markaların tescil ve itiraz süreçlerinin değerlendirilmesine ışık tutacak unsurlar içerdiğine inanmaktayız.

Yazı konusu olan Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 4 Mart 2015 tarihli ve T-558/13 sayılı kararı, başvurusu yapılan “FSA K-FORCE” markası ile daha önce tescil edilen topluluk markası “FORCE-X” arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimali konularını kapsamaktadır. Bu kararda iki markadaki ortak kelime olan “FORCE” ibaresinin ayırt edici gücü hususuna ve sektörel tanımlayıcı niteliğine yoğunlaşılmış, bu hususlar hakkında çeşitli açılardan değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne gelmeden önce, “FSA K-FORCE” markasının Avrupa Birliği İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi’ndeki (kısaca “OHIM”) tescil süreci aşağıda özetlenmiştir:

  • Başvurucu, İtalyan şirket FSA Srl, 21 Haziran 2010 tarihinde “FSA K-FORCE” ibaresinin topluluk markası olarak tescili için OHIM’e başvuruda bulunmuştur.

 

FSA K-FORCE

 

  • Başvuru, Nice Sınıflandırmasındaki 9,12,25. sınıflar için yapılmıştır. İncelediğimiz kararda, ihtilafın değerlendirilmesi noktasında başvurunun içerdiği “bisiklet kaskı, bisiklet ve bisiklet parçaları ve aksesuarları” malları için 9. ve 12. sınıflar göz önüne alınmıştır.
  • Söz konusu başvuru, Topluluk Marka Bülteni’nde 6 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanmış ve 10 Kasım 2010 tarihinde de tescil edilmiştir.
  • “FSA K-FORCE” markasının tescili üzerine, Portekiz menşeili Motokit Veículos e Acessórios, SA, 7 Şubat 2011 tarihinde tescilin iptali için OHIM’in Marka İptal Bölümü’ne başvurmuştur. Bu itirazda Motokit Veículos e Acessórios, SA, kendi adına 9. ve 12. sınıflar altında yer alan “Koruyucu gözlükler, lensleri, koruyucu yüz maskeleri, kasklar, koruyucu optik malzemeler, şapka ve giysiler; Bisikletler ve bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları, seleler, pedallar, jantlar, lastik pompaları” için 5 Temmuz 2007 tarihinde tescil edilen “FORCE-X” topluluk markasını gerekçe göstererek, “FSA K-FORCE” markasının 207/2009 sayılı Yönetmeliğin 53/1(a) ile 8/1(b) maddelerine göre iptalini talep etmiştir.

 

FORCE-X

 

  • İptal Birimi, iki markada da yer alan “FORCE” kelimesinin, hitap ettiği tüketici kitlesinin zihninde “karıştırma ihtimali” oluşturacağı gerekçesiyle itirazı kabul etmiş ve “FSA K-FORCE” markasının itiraz konusu mallar için tescilini iptal etmiştir.
  • “FSA K-FORCE” markası için başvuran İtalyan FSA Srl şirketi, OHIM İptal Bölümü’nün verdiği iptal kararına karşı itiraz ederek, 7 Mart 2012 tarihinde Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • OHIM 2. Temyiz Kurulu, FSA Srl şirketinin yaptığı itirazı 5 Ağustos 2013 tarihinde reddetmiştir. Temyiz Kurulu kısaca, iki marka arasında 207/2009 sayılı Yönetmeliğin 8/1(b) maddesi gereğince tüketiciler nezdinde “karıştırılma ihtimalinin” mevcut olduğu ve markaların görsel, fonetik ve kavramsal olarak benzer olduğu kanaatine varmıştır. Ek olarak Kurul, başvurucunun, “FORCE” ibaresinin tescil konusu malların dayanıklılığına ima amacıyla kullanıldığına ve bu kelimenin Avrupa pazarında ilgili mallar için herkes tarafından kullanılan bir kelime olduğuna yönelik itirazlarının, “FORCE-X” ibaresinin “ayırt edici karakterini” ortadan kaldırmadığını savunmuştur. Ayrıca Kurul’a göre ihtilaf konusu markalar arasındaki ortak kelime olan “FORCE” ibaresinin, başvurucunun unvanı olan “FSA” ile birlikte kullanılması halinde dahi, “FORCE-X” ibaresinin “bağımsız ayırt edici rolünün” devam ettiğini belirtmiştir.

OHIM nezdindeki yolların tüketilmesinin ardından, İtalyan şirket FSA Srl, konuyu Avrupa Adalet Divanı önüne taşımış ve marka iptal kararının reddi ve “FSA K-FORCE” ibareli başvurusunun topluluk markası olarak tescili için dava açmıştır.

Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi, önüne gelen olayı öncelikle markaların “benzerliği” açısından incelemiş ve benzerlik değerlendirmesinin ilk ayağı olarak “tüketicilerin dikkat seviyesi” konusunu ele almıştır. Buna göre Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun ihtilaf konusu kararında, markaların hitap ettikleri Avrupa Birliği içindeki tüketici kitlesini, “ortalama dikkat seviyesindeki” tüketiciler olarak belirlenmesini yerinde bulmamıştır. Mahkeme, bisiklet kullanıcılarının güvenlikleri için zorunlu bir ürün olan “kask”ı alırken ortalamadan daha fazla dikkat sarf ettiklerini ve bu seviyenin de ortalamadan daha fazla olduğunu öngörmüştür. [1] Mahkeme yine bu doğrultuda, dava konusu markaların ilgili olduğu 12. sınıftaki malların son kullanıcılarının profesyoneller ve distribütörler olacağından hareketle, bu tür tüketicilerin bisikleti veya yedek parçaları veya aksesuarları alırken teknik ve estetik özelliklerini yakından incelediklerini belirtmiştir. Keza, özellikle bisiklet yedek parça ve aksesuarları alınırken teknik açıdan bisiklete uyumlu ürünler seçilmesi gerektiği hesaba katıldığında, ilgili tüketicinin ortalamadan daha fazla dikkat seviyesinde olacağı sonucuna varılmıştır.

Mahkeme benzerlik değerlendirmesinin ikinci ayağı olarak markalar arasındaki işitsel, görsel ve kavramsal benzerlik konusunu ele almıştır. Bu bağlamda Mahkeme şimdiye kadar oluşan içtihatlar ışığında, markalar arasındaki benzerlik olgusunun orta düzeydeki tüketiciler için bütünsel olarak ele alındığını; bu grup tüketiciler için görsel, işitsel ve kavramsal noktalardan bir veya birkaçı ortak olan markaların benzer olduğunun kabul edildiğine kararında değinmiştir. Bununla birlikte bütünsel değerlendirmenin de her somut olayda farklılık gösterebileceği, bazı durumlarda marka bütünü içinde yer alan esas unsurun daha baskın şekilde tüketici zihninde kaldığına ve diğer unsurların ise fark edilmediğine dikkat çekilmiştir. [2]

Somut olayımıza gelirsek; OHIM Temyiz Kurulu, dava konusu kararında, başvurucunun “FORCE” kelimesinin Avrupa piyasasında ilgili ürünlerin güç ve dayanıklılığına atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılan sıradan bir ibare olduğundan ayırt edici gücünün zayıf olduğu yönündeki itirazlarını dikkate almamıştır. Mahkeme ise, iki marka açısından da ortak kelime olan “FORCE” kelimesinin, içerdikleri ürünler için piyasada güç ve dayanıklılık hatta özellikle bazı ürünler için amaç belirten ve herkes tarafından kullanılan tanımlayıcı yönü olduğunu ifade etmiş ve Temyiz Kurulu’nun “FORCE” kelimesinin Avrupa piyasasında ilgili sektörde herkes tarafından kullanılan bir ibare olmadığına yönelik tespitlerini doğru bulmamıştır.

Diğer yandan Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun tespitlerine paralel olarak, başvurucunun markada esas unsur olarak yer alan “FSA” ibaresinin, ilgili sektörde tanınmış olduğuna dair yeterli delil sunulamadığına yönelik tespitlerini haklı bulmuştur.

Mahkeme yukarıdaki tespitlerin ardından kararında, dava konusu iki markanın görsel, işitsel ve kavramsal karşılaştırmasına yer vermiştir.

 

FSA K-FORCE                              FORCE-X

 

  • Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun iki marka arasında düşük düzeyde görsel benzerlik olduğu tespitine karşılık, iki markanın ortak kelimesi olan “FORCE” ibaresinin marka bütünlükleri içinde farklı yerlerde bulunmasından, başka ibarelerle birlikte kullanılmasından ve “FORCE” ibaresinin zayıf ayırt edici gücü nedeniyle görsel açıdan bütün olarak farklı izlenim bıraktığına hükmetmiştir.
  • Temyiz Kurulu, iki markanın farklı unsurlar da ihtiva etmesine rağmen, “FORCE” kelimesinin ortak olmasından dolayı işitsel olarak belirgin benzerlik olduğu şeklinde değerlendirmede bulunmuştur. Ancak Mahkeme, “FORCE” ibaresinin zayıf ayırt edici gücü olduğundan hareketle, markaların telaffuz uzunluklarının birbirinden farklı olduğuna ve bu nedenle de işitsel benzerlik düzeylerinin düşük olduğuna hükmetmiştir.
  • Kavramsal benzerlik değerlendirmesinde ise Mahkeme, İngilizce “FORCE” kelimesinin anlamının, farklı ana dilleri olsa bile azımsanmayacak ölçüde Avrupa tüketicisi tarafından aynı şekilde algılanacağını; Birlik içinde ana dilleri İngilizce olmayan ülkelerde bile temel İngilizce seviyesindeki tüketiciler tarafından da bilinebileceğini[3]; zaten markalar arasındaki ortak “FORCE” kelimesinin zayıf ayırt edici gücü nedeniyle kavramsal benzerliğin düşük düzeyde olduğuna hükmetmiştir.

Mahkeme en son aşamada ise markalar arasındaki “karıştırılma ihtimali” konusunu ele almıştır. Temyiz Kurulu’nun markaların benzerliğinden ve içerdikleri ürün gruplarının aynılığından dolayı, markalar arasında ilgili tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu yönündeki tespitine karşılık Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun 12 ve 9. sınıftaki ürünlerin özel teknik karakterlerini göz önüne almadığını, oysa bu ürün grupları için tüketicilerin orta seviyeden daha fazla dikkat göstereceklerinden ve “FORCE” kelimesinin Avrupa pazarında ilgili sektörde herkes tarafından kullanılan tanımlayıcı bir ibare olmasından dolayı, söz konusu ürün grubu için zayıf ayırt edici gücü olduğunu belirtmiş ve iki marka arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığı sonucuna varmıştır.

Mahkeme OHIM’in, ayırt edici gücü zayıf olsa dahi, bağımsız ayırt edici rolün ortadan kalkmayabileceğine yönelik önceki tarihli içtihatları[4] dayanak göstererek, somut olayda da “FORCE” kelimesinin zayıf ayırt edici gücüne rağmen “FORCE-X” markasının ilgili sektörde bağımsız ayırt edici rolünün devam ettiğine, bu nedenle dava konusu markanın “K-FORCE’ şeklinde kullanılması halinde, sektörde sanki markalar arasında ekonomik bir bağlantı olduğu izlenimi uyandırarak karıştırılma ihtimali yaratacağına[5] yönelik iddialarını kabul etmemiştir. Zira Mahkeme, markalar arasındaki ortak ibarenin “FORCE” olduğunu; sektörde bağımsız ayırt edici rolü olduğu iddia edilen önceki tescilin “FORCE-X” olduğunu, oysa dava konusu markanın “FORCE-X” ibaresini içermediğini ve bu nedenlerle dayanak gösterilen içtihatlardaki durumun somut olayda mevcut olmadığına karar vermiştir.

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında sonuç olarak Mahkeme, başvurucunun davasını kabul etmiş ve OHIM Temyiz Kurulunun dava konusu marka iptal kararını yerinde bulmamıştır.

Görüldüğü üzere Mahkeme somut olayda, ayırt edici gücü düşük bir kelime olarak kabul ettiği “FORCE” ibaresini ortak kullanan iki marka arasında, benzerlik ve karıştırılma ihtimali konularında kapsamlı bir değerlendirme yapmıştır. Mahkeme’nin kararında; kelimenin sektörel anlamda tanımlayıcı ve herkes tarafından kullanılan bir kelime olup olmadığının değerlendirilmesinin ve markanın hitap ettiği tüketici kitlesinin dikkat seviyesinin belirlenmesinin önemli kilit noktalar olduğu görülmüştür.

İnceleme konusu mallar veya hizmetler bakımından ayırt edici gücü zayıf olan terimleri ortak olarak içeren markalar arasındaki karıştırılma ihtimali meselesi, birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de yoğun tartışma konusudur. Ayırt edici gücü zayıf terimlerin sağlayacağı koruma kapsamının zayıf olacağı yönünde literatürde genel bir kabul bulunmakla birlikte, bunun tam aksi yönünde idare ve yargı kararlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Yazı kapsamında yer verilen Adalet Divanı kararından anlaşılacağı üzere konu Avrupa Birliği’nde de halen net standartlara göre değerlendirilmemektedir. Bu çerçevede, yazı kapsamında açıklanan T-558-13 sayılı karar ayırt edici gücü zayıf olan terimleri ortak olarak içeren markaların karıştırılması ihtimali sorununu çözecek sihirli bir formül sunmasa da, Avrupa Birliği yargısının güncel yaklaşımını ortaya koymaktadır. Dikkat çekici değerlendirmeler içeren kararın okuyuculara konu hakkında yeni bir perspektif sunacağını düşünüyoruz.

 

Gülcan TUTKUN BERK

Nisan 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] Mahkeme, dava konusu ürünler için ortalamadan daha fazla dikkat seviyesi gerektiğine ilişkin olarak 22 Mart tarihli T‑486/07 sayılı Ford Motor v OHIM — Alkar Automotive (CA) kararın atıfta bulunmuştur.

[2] Mahkeme bütünsel değerlendirme konusunda 12 Haziran 2007 tarihli C‑334/05 sayılı OHIM v Shaker, 23 Ekim 2002 tarihli T‑6/0120 sayılı Matratzen Concord v OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) ve 20 Eylül 2007 tarihli C‑193/06 sayılı Nestlé v OHIM kararlarına atıfta bulunmuştur.

[3] Mahkeme bu değerlendirmesinde 9 Aralık 2010 tarihli T‑307/09i sayılı Earle Beauty v OHIM (NATURALLY ACTIVE) kararına atıfta bulunmuştur.

[4] OHIM bu iddiasına dayanak olarak 27 Haziran 2013 tarihli T‑367/128 sayılı MOL v OHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card) ve 8 Mayıs 2014 tarihli C‑591/12 sayılı Bimbo v OHIM kararlarını göstermiştir.

[5] OHIM bu iddiaya dayanak olarak 6 Ekim 2005 tarihli C‑120/04 Medion kararını göstermiştir.

 

Ayırt Edici Gücü Olmayan veya Ayırt Edici Gücü Zayıf Olan Unsurların Karıştırılma Olasılığına Etkisi – Avrupa Marka ve Tasarım Ağı Ortak Bildirgesi

ohimmeetingroom

Karıştırılma olasılığı incelemesinde, iddiaya dayanak önceki tarihli markanın ayırt edici gücünün yüksekliği veya zayıflığı, incelemeyi doğrudan etkileyen unsurlardan birisidir.

Önceki tarihli markanın ayırt edici gücünün yüksek veya zayıf olması, markayı oluşturan işaretin (kelime veya şekil) anlamı veya görünümü itibarıyla, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin ortak kullanıma açık niteliği veya marka algısı yaratma kabiliyetiyle doğrudan ilgilidir. Ortak kullanıma açık nitelik veya marka algısı yaratma kapasitesi gibi kavramlar genellikle tartışmalı içerik arz ettiğinden, karıştırılma olasılığı incelemesinde önceki markanın ayırt edici gücünün yükseklik veya zayıflığına bağlı değerlendirmeler sorunlu bir alanı işaret etmektedir. Sorunlu alan, önceki tarihli itiraz (veya dava) gerekçesi markanın inceleme ofisince önceden tescil edilmiş bir marka olması durumunda iyice karmaşıklaşmaktadır, şöyle ki itiraz sahibi (veya davacı), inceleme ofisinin markayı önceden tescil etmiş olması nedeniyle, markanın zayıf ayırt edici niteliğinden bahsedilemeyeceği gibi argümanları dile getirmekte ve bu argümanlar kimi zaman idare veya mahkemeler tarafından kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, problem kanaatimizce, “İdare önceki markayı tescil etmiştir, tescilli bir markanın sağlayacağı korumanın kapasitesi, ayırt edici gücü güçlü ve zayıf markalar arasında ayırım yapmaksızın tüm markalar için eşit olmalıdır.” tekdüzeliğine indirgenmemelidir. Bu içerikte bir formül, dünyada genel kabul görmüş, ayırt edici gücü yüksek veya zayıf marka ayrımını ortadan kaldırdığı gibi, idarenin hatayla tescil etmiş olduğu, ortak kullanıma açık nitelik arz eden ibarelere dahi yüksek bir koruma kapsamı sağlayarak, iyi niyetli üçüncü kişilerin ticari kullanım haklarının engellenmesi olasılığını ortaya çıkarmaktadır.

Karıştırılma olasılığı incelemesinde önceki tarihli markanın ayırt edici gücünün zayıflığından kaynaklanan değerlendirme problemleri Türkiye’ye özgü değildir. Belirtilen içerikteki sorunlara köklü sınai mülkiyet geleneğine sahip ofislerde de rastlanmaktadır.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin tamamında geçerli Topluluk Markalarını (CTM) incelemek ve tescil etmekle görevli İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM), AB üyesi ülkelerin ortak ofisi olduğu gibi, aynı zamanda AB üyesi ülkelerin marka inceleme prosedür ve esaslarının uyumlu hale getirilmesi için de liderlik görevini ifa etmektedir. Birlik üyesi ülkelerin marka mevzuatlarının Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu olması zorunludur ve üye ülkelerin tamamı bu zorunluluğu yerine getirmiştir. Bununla birlikte, üye ülkelerin marka mevzuatı neredeyse aynı olsa da, ulusal ofislerin birbirinden büyük ölçüde farklılaşan değerlendirmeleri ile uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. Uygulama farklılıkların en aza indirilmesi amacı ile OHIM ve üye ülkeler tarafından Yakınlaştırma (Convergence) Programları yürütülmekte ve uzlaşılan genel ilkelerin Ortak Bildirge (Common Communication) ismiyle kamuoyuna duyurulması da sağlanarak, sorunlu konularda AB üyesi ülkelerin marka ofislerinin bundan sonra takip edecekleri genel ilkeler belirlenmektedir.

OHIM ve Birlik üyesi ülkelerin üzerinde uzlaşarak kamuoyuna duyurdukları son Ortak Bildirge, nispi ret nedenleri ile ilgilidir ve “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlığını taşımaktadır. 2 Ekim 2014 tarihli Ortak Bildirge’nin İngilizce aslının https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_cp5_en.pdf adresinden, Türkçe çevirisinin ise Türk Patent Enstitüsü web sayfasında http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/537BD8E1-A440-4621-85E5-B887F6AE2654.pdf adresinden görülmesi mümkündür. Bu yazı anılan bildirgenin esaslarının ve çerçevesinin aktarılması amacıyla yazılmıştır.

Ortak Bildirge kapsamında hem konu hakkındaki genel uygulama ilkeleri belirtilmiş, hem de çeşitli kurgusal örnekler verilerek ilkelerin açıklanmasına gayret edilmiştir. Metin incelenirken, öncelikli olarak, ortak bildirgeye konu ilkelerin, tanınmışlık veya kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelikten kaynaklanan artırılmış ayırt edici güç durumunu kapsamadığı dikkate alınmalı ve seçilen örnekler İngilizce olmakla birlikte, bu örneklerin ilgili ulusal ofisin dilinde ayırt edici niteliği bulunmayan veya ayırt edici niteliği düşük olan kelimeler olarak kabulü ile metin değerlendirilmelidir.

Ortak Bildirge’de metnin yayınını takiben 3 ay içerisinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir ki bu tarih 2 Ocak 2015 tarihi olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, 2 Ocak 2015 tarihinden başlayarak AB üyesi ülkelerin, ayırt ediciliği bulunmayan veya zayıf olan terimleri içeren markalarda karıştırılma olasılığı değerlendirmesini aşağıda açıklanacak şekilde yapacağı kabul edilmelidir. Uygulamayı kabul eden ülkeler, İtalya ve Finlandiya hariç olmak üzere AB’nin kalan 26 üyesinin yanısıra OHIM ve AB üyesi olmayan Türkiye, Norveç ve İzlanda’dır.

Ortak uygulamanın temel kabulleri sıralanacak olursa:

GENEL İLKELER:

Önceki tarihli markanın ayırt ediciliği bütün olarak değerlendirilecektir.

Önceki tarihli markanın ve sonraki markanın tüm bileşenlerinin ayırt edici nitelikleri, markalarda ortak olarak yer alan unsurlara öncelik verilerek değerlendirilecektir.

Bununla birlikte, önceki tarihli markanın ayırt ediciliği bütün olarak değerlendirilirken, AB Adalet Divanı’nın C-196/11P sayılı “F1-LIVE” kararında yer alan karıştırılma ihtimali incelenirken önceden tescil edilmiş markaların geçerliliğinin sorgulanamayacağı (paragraf 40) ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Buna ilaveten, aynı kararının 47. paragrafında yer alan “Bir Topluluk markasının tesciline itirazın dayanağı olan önceden tescilli ulusal markanın belirli derecede ayırt ediciliğinin bulunduğunun kabul edilmesi gereklidir.” ilkesi de dikkate alınmalıdır.

AB Adalet Divanı’nın C-342/97 sayılı “Lloyd Schuhfabrik Meyer” kararının 22. paragrafında belirtildiği üzere; “ulusal mahkeme, bir markanın ayırt edici karakterini ve bu ayırt ediciliğin yüksek olup olmadığı değerlendirirken, söz konusu markanın tescile konu malları veya hizmetleri belirli bir işletmeden gelen mallar veya hizmetler olarak gösterebilme ve bu yolla diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlama yeterliliğini bütünsel olarak incelemelidir.”

Belirtilen ilke çerçevesinde, zayıf bir markanın, pazar içerisinde asli işlevini yerine getirebilme potansiyeli daha düşük olduğundan, ayırt edici niteliği bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bileşenleri dikkate alınarak, zayıf markaların koruma kapsamı daha dar olmalıdır.

Nispi ret nedenleri kapsamında markaların ayırt edici niteliği değerlendirilirken kullanılacak kriterler mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt edici nitelik değerlendirilirken kullanılan kriterlerle aynı olmalıdır. Bununla birlikte, nispi ret nedenlerinde bu kriterler sadece ayırt edici nitelik eşiğinin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde değil, aynı zamanda ayırt edici niteliğin değişen derecelerinin tespit edilmesini sağlamak için de kullanılmalıdır.

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN DÜŞÜK OLMASI:

Ana esaslar bu şekilde belirlendikten sonra, ilk olarak markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin düşük olması haline ilişkin ilkeler sayılmıştır:

Eğer markalar ayırt edici niteliği düşük olan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği düşük bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, olağan şartlarda karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bununla birlikte karıştırılma ihtimali takip eden durumlarda ortaya çıkabilir:

  • Markanın diğer bileşenleri de düşük ya da daha düşük derecede ayırt edici niteliğe sahiptir veya diğer bileşenler görsel izlenimde önemsizdir ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim benzerdir.

VEYA

  • Markaların bütün olarak oluşturdukları izlenim aynıdır veya yüksek derecede benzerdir.

Aşağıda yer verilen örnekler, ortak uygulama metninden alınmıştır, örneklerde markaların kapsadığı malların aynı olduğu ve bütünsel izlenimi etkileyen tanınmışlık, vb. faktörlerin söz konusu olmadığı varsayılmıştır. Kİ ibaresi Karıştırılma İhtimali’nin karşılığı olarak kullanılmıştır.

lowdistinctive1

lowdistinctive2

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI:

Karşılaşılabilecek bir diğer durum markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin bulunmaması halidir:

Eğer markalar ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, kural olarak karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bu durumun istisnası olarak, markalar birbirlerine benzer diğer şekil veya kelime unsurları içeriyorsa ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim aynı veya yüksek düzeyde benzerse, karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır.

Aşağıda yer verilen örnekler, ortak uygulama metninden alınmıştır, örneklerde markaların kapsadığı malların aynı olduğu ve bütünsel izlenimi etkileyen tanınmışlık, vb. faktörlerin söz konusu olmadığı varsayılmıştır. Kİ ibaresi Karıştırılma İhtimali’nin karşılığı olarak kullanılmıştır.

nodistinctive

Yukarıda yer verilen detaylı açıklamalardan anlaşılacağı üzere 2 Ocak 2015 tarihinden başlayarak Ortak Bildirgeyi kabul eden OHIM ve Türkiye dahil olmak üzere ulusal ofisler bakımından, markaların ayırt edici niteliği bulunmayan veya zayıf olan işaretleri ortak olarak içermesi halinde, karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde uygulanacak ilkeler tartışma konusu olmaktan çıkmış durumdadır.

Kanaatimizce kabul edilen ilkeler hakkaniyete uygun bir uygulamanın yerleşik hale gelmesine imkan sağlayacak niteliktedir. Şöyle ki, ayırt edici gücü zayıf işaretler kimi durumda tescil edilebilirlik eşiğini geçebilse de, bunlar için sağlanacak koruma kapsamı ayırt edici gücü yüksek işaretlere sağlanan koruma kadar yüksek olmamalıdır. Bir diğer deyişle, her ikisi de tescilli markalar olsa da, ayırt edici gücü zayıf bir markanın yararlanacağı koruma düzeyi hiçbir şekilde ayırt edici gücü yüksek bir markanın yararlanacağı koruma düzeyiyle eşit olmamalıdır. Buna ilaveten, markaların ayırt edici gücü bulunmayan ibareleri ortak olarak içerdikleri durumlarda, kural olarak markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı kabul edilmeli ve Ortak Bildirgede isabetli biçimde bahsedildiği üzere, bütünsel izlenimin benzerliği bu durumun istisnası olmalıdır. Sonuç olarak, Ortak Bildirge’nin getirdiği genel ilkelerle tartışmalı bir alanı, bundan sonra tartışma konusu olmaktan çıkaracağını varsayabiliriz. Bununla birlikte, uygulamanın kabul edilen ilkelerle ne derecede örtüşeceğini şüphesiz gelecek günler gösterecektir.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com