Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 5 Ekim 2020 tarihinde verdiği T–602/19 sayılı kararda, ayırt edici gücü zayıf bir kelime unsurunu ortak olarak yer içeren iki kelime markası arasındaki karıştırılma olasılığı hususunu değerlendirmiştir.
Takipçilerimiz kararın İngilizce metnine burayı tıklayarak erişebilirler.
Sözü fazla uzatmadan kararı aktarmaya geçiyoruz.
Eugene Perma France (başvuru sahibi), “NATURANOVE” kelime markasını Nicé sınıflandırmasının 3. sınıfında bulunan, kısaca “Kozmetikler, saç losyonları, saç spreyleri gibi saç bakım ürünleri, saç boyaları, şampuanlar” olarak özetleyebileceğimiz mallar için tescil ettirmek amacıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur.
Başvurunun ilan edilmesinin ardından, SPI Investments Group, SL (itiraz sahibi / davacı), “NATURALIUM” kelime markalarını gerekçe göstererek başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar, EUIPO’da ve İspanya’da 3. sınıfa dahil “Kozmetikleri ve saç losyonlarını” mallarını da kapsayacak şekilde tescillidir.
EUIPO itiraz birimi, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder ve başvuruyu reddeder. EUIPO Temyiz Kurulu, bu karara karşı başvuru sahibince yapılan itirazı reddeder ve başvuru hakkındaki ret kararını onar.
Temyiz Kurulu kararında; “NATURANOVE – NATURALIUM” kelime markalarının ortak kısmını teşkil eden “NATURA” kelimesinin “doğa” kelimesini çağrıştırdığı ve başvuru kapsamındaki mallar bakımından bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olduğu belirtilmekle birlikte, markalar görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer bulunmuş, markaların aynı malları kapsadığı tespit edilmiş ve malların hitap ettiği kamunun geneli açısından, markaların aynı veya bağlantılı işletmelerden geldiği yönünde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna varılmıştır.
Başvuru sahibi ret kararını Genel Mahkeme önüne getirir ve ihtilaf bu kez yargı tarafından ele alınır.
Davacı, “natura” kelimesinin “doğa” kelimesini doğrudan çağrıştırması, bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olması, markaların kalan kısımlarının, yani “_NOVE” – “_LIUM” ibarelerinin tamamen farklı olması nedenleriyle markaların görsel ve işitsel açılardan benzer olmadığını öne sürmektedir.
Buna karşın EUIPO; Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu, “natura” kelimesinin ayırt edici gücü zayıf olsa da, doğrudan tanımlayıcı olmadığını, her iki markanın da onar harften oluştuğunu, “natura” kelimesinin markaların başlangıcını teşkil ettiğini, tüketicilerin markaların başlangıç kısmına odaklandıklarını, bu bağlamda markaların görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzerlik içerdiklerini, malların aynı olduğunu, malların aynı ve markaların ortalama düzeyde benzer oldukları incelenen vakada, belirtilen hususların karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıflığını telafi ettiğini ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağını iddia etmektedir.
Genel Mahkeme incelemesinde ilk olarak, markaların kapsadığı malların aynı olduğu ve malların ortalama tüketicisinin genel anlamda halk olduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitlerini yerinde bulur.
Kararın devamında ise başvuru ile ret gerekçesi markanın benzerliği hususu irdelenir.
Genel Mahkeme’ye göre; “NATURANOVE” – “NATURALIUM” markalarının her ikisi de “NATURA” kelimesi ile başlasa da ve aynı sayıda (on) harften oluşsa da “NATURA” kelimesini takip eden “_NOVE” ile “_LIUM” ibareleri görsel ve işitsel açılardan kökten biçimde farklıdır. Buna ilaveten Mahkemeye göre; markaların ortak unsurunu teşkil eden “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücü, inceleme konusu mallar bakımından zayıf olduğundan, ortak unsurun markaların başında bulunmasına ve markaların aynı sayıda harften oluşmalarına bakılmaksızın, markaların son dört harfinin birbirlerinden son derece farklı olduğu dikkate alınmalı ve markaların sonundaki farklılığın ilgili malların ticari kaynağını tespit etmede önemli rol oynadığı sonucuna varılmalıdır. Dolayısıyla, tersi yöndeki tespitlere dayalı Temyiz Kurulu yaklaşımı yerinde değildir ve markalar Temyiz Kurulu’nun tespit ettiğinin aksine, ortalama düzeyde değil, düşük düzeyde benzerlik içermektedir.
Genel Mahkeme kararın devamında, ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünü değerlendirmiştir. Temyiz Kurulu, “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücünün zayıflığını kabul etmiş olmakla birlikte, “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak normal düzeyde ayırt edici bir marka olarak değerlendirmiştir. Genel Mahkeme ise tersine, “NATURA” ibaresinin markanın başlangıcında yer alması ve kelime markasının bütünü içerisinde %60 oranında ağırlığa sahip olması nedeniyle “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak ayırt edici gücü zayıf bir marka olarak kabul etmiş ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu tespitini yerinde görmemiştir.
Genel Mahkeme son olarak yukarıda yer verilen tespitlerinin, yani kısaca;
- “NATURA” kelimesinin ayırt edici gücünün zayıflığı,
- “NATURANOVE” – “NATURALIUM” ibarelerinin görsel, işitsel, kavramsal açılardan benzerliğinin düşük düzeyde olması,
- Ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünün zayıflığı,
değerlendirmelerinin çerçevesinde, başvuru ile ret gerekçesi markaların kamunun ilgili kesiminin bütüncül algısı çerçevesinde farklı izlenimler oluşturacakları ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır.
Bu çerçevede, başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde bulunmamış ve Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir.
EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı kanaatimce de yerinde olmadığından, Genel Mahkeme’nin yaklaşımını ve vardığı sonucu haklı bulduğumu söylemeden edemeyeceğim. Kozmetik, gıda, içecek gibi sektörlerde hatta bunlarla sınırlı kalmaksızın ticaretin neredeyse her alanında malların doğallığına vurgu yapan veya bunu çağrıştıran kelimelerin (nature, natur, naturel, doğa, doğal vb.) markalar içerisinde yer alması yadsınamaz bir ticari pratik haline gelmiştir. Bu bağlamda, söz konusu kelimeleri içeren markaları tescil ettirmiş önceki hak sahiplerinin, sonradan yapılan başvurularda aynı kelimelerin kullanımını engelleme yönündeki yaklaşımları ticaretin düzgün işleyişini engelleme çabasının dışında bir anlama gelmemektedir.
Genel Mahkeme kararının 71. paragrafında yer alan “Bir firma ayırt ediciliği düşük bir markayı seçmekte ve onu piyasada kullanmakta serbest olsa da, söz konusu firmanın bunu yaparken, rakiplerinin de aynı veya benzer tanımlayıcı unsuru içeren markaları kullanmaya eşit derecede hakkı olduğunu kabul etmesi gerektiği, EUIPO Temyiz Kurulu kararları ve Mahkeme içtihatlarında açıktır.” değerlendirmesi, ayırt edici gücü düşük markaları seçen firmaların akıllarının bir köşesinde her an bulunmalıdır.
Önder Erol ÜNSAL
Ekim 2020
Herkese Merhaba. Erol Bey’den eski sıklıkta olmasa da, arayı fazla açmadan karar tahlilleri bekliyoruz.
Son karar incelemesini de yine zevkle okudum. Erol Bey’e ve bu vesileyle IPR GEZGİNİ yazarlarının tümüne teşekkür ediyorum.
Son yazı konusu Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 5 Ekim 2020 gün ve T–602/19 sayılı kararını okuduğumda yıllar önce Ankara 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 21.06.2007 gün ve E.2006/269, K.2007/150 sayılı kararını hatırladım.
Ankara 2.FSHHM anılan kararında özetle;
“NATURA ile NATUREM+şekil ibareli 29 ve 30.sınıftaki gıda ürünlerini içeren markalar arasında karıştırma ihtimali bulunmadığını,
Zira Natur veya Natura ibaresi İngilizce bir sözcük olup Türkçe’ deki karşılığı doğaya özgü ve doğal anlamını taşıdımaktadır. Nature/m sözcüğü ise yine İngilizce bir sözcüktür. Türkçe’ deki karşılığı da tabiat, doğa ve doğada rastlandığı gibi anlamları taşımaktadır. Her ikisinin kök olarak aynı kelimeden geldikleri tereddütsüzdür. Bu kelimeler yabancı lisana ait olmakla birlikte Türkiye’ deki hemen herkes tarafından anlamları bilinan kelimelerdir. Doğal kelimesi ise 29 ve 30. sınıflarda yer alan gıda maddeleri için vasıf bildirici bir kelimedir. Zira onların katkısız ve doğal ortamlarda üretilip alıcılara sunulduğu mesajını vermektedir.
556 sayılı KHK’ nin 7. maddesinin c bendi hükmüne göre “ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten, üretim hizmetlerinin yapıldığı zamanı gösteren, malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini ifade eden sözcükleri münhasıran veya esas unsur olarak içeren” işaretler marka olarak tescil edilemezler.
Fakat, çok yaygın bir uygulama olduğu bilinmektedir ki bütün firmalar bu tür vasıf bildiren sözcüklere, bazı ekler ve onlardan bazı çıkarmalar yapmak suretiyle ürünlerini adlandırıp üretim ruhsatı almakta ve bunu markalaştırmaktadırlar.
Bunu yapmalarının nedeni de ürünlerin ortalama tüketicilerinde, malların bu vasfı nedeniyle hemen kendi ürünlerini hatırlamalarını ve bu vesile ile satın alınabilmesini temin edebilmektir. Bunun kendileri için doğurduğu avantaj ise ortadadır.
Ancak tekel altına alınmasına izin verilmeyen tasviri ve vasıf bildirici sözcüklerden esinlenilerek oluşturulan bu markalar baştan itibaren zayıf marka konumundadırlar. Bu tür markalar arasındaki iltibas tehlikesi, yapılacak küçük bir değişiklik ile bertaraf edilebilir.
Dolayısıyla bu tür işaretleri marka olarak seçenlerin, önceden alınmış olan markalardan küçük bir takım değişiklikler yapmak suretiyle aynı vasıf bildirici sözcüklerden türetilen başkalarına ait yeni isimlere/markalara engel olabilme olanağı daha baştan itibaren ortadan kalkmakta veya zayıflamaktadır.
Yargılama konusu olay açısından da aynı husus söz konusudur. Marka sahibi davacı daha baştan zayıf karakterli olan markalarının, sonradan üçüncü kişiler tarafından bazı değişiklikler yapılmak suretiyle kullanılabileceğini öngörmeli ve buna katlanmalıdır.”
Gerekçesiyle davayı reddetmişti.
Fakat bu karar YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNİN 02.02.2009 GÜN, E.2007/11603, K.2009/1026 sayılı kararıyla
“markalardaki kök kelime “Natur” ibaresi olup, her iki markada da anılan asli unsur müşterektir. Bu sözcüğün ise,davacının önceden tescilli markası ile yazılış, okunuş, görsel ve fonetik yönlerden orta seviyedeki insanlar bakımından iltibası meydana verecek derecede benzer olduğu, davalı tarafın sırf davacının markasından istifadeye yönelik olarak bu sözcüğü tercih ettiği, davalının markasındaki mevcut eklentinin başlı başına ayırtedicilik vasfının da bulunmadığı, her iki markanın umumi intiba itibariyle ilk bakışta ayırt edilemeyecek kadar benzediği, benzerliğin iltibasa sebebiyet verecek derecede olduğu kuşkusuzdur.
Bu itibarla, mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, davanın kabulü yerine yerinde bulunmayan yazılı gerekçelerle, reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve asıl ve birleşen davanın davacı yararına bozulması gerekmiştir.”
şeklindeki gerekçeyle bozulmuştu.
ABAD kararına kodu markalar ile Türk Mahkeme kararlarına konu markaların benzer olduğu görülmekte.
ABAD’ın 2020 yılında tesis ettiği karar ile Ankara 2.FSHHM’nin 2007 yılında tesis ettiği kararın gerekçeleri de esas itibariyle aynı.
Yargıtay’ın konuya yaklaşımı ise biraz farklı olmuştu.
Hatırladığım, geçmişteki bir uyuşmazlıkla ilgili olmakla birlikte, işbu karar incelemesiyle aynı içerikteki olan kararı ve sonucunu IPR GEZGİNİ takipçileriyle paylaşmak istedim.
Herkese sağlık ve esenlikler
Fethi MERDİVAN
Fethi Bey merhaba;
Yorum ve katkınız için çok teşekkürler.
Son dönemlerde IPR Gezgini’ne okuyucularımızdan da çok katkı gelince, kendimi biraz arka plana almıştım. Ritmimi yeniden yakalayınca eskisi gibi üretime devam edeceğim.
Bizimle paylaştığınız karar çok dikkat çekici ve belirttiğiniz gibi yazdığım Adalet Divanı kararıyla yakın benzerlik içeriyor. Yargıtay’ın yaklaşımı bence de pek yerinde olmamış, geçen yıllar boyunca yaklaşımın değiştiğini bilmek (tahmin etmek) ise sevindirici olan taraf.
Deneyim ve gözlemlerinizi bizlerle paylaşmanız bizi çok mutlu ediyor. Devamı da gelir umarım.
Selamlar, sağlıklı günler
Önder