Bir malı veya hizmeti ilk kez ortaya çıkaran ve isimlendiren kişinin, belirtilen mal veya hizmetin ismini marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunması halinde ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık gerekçeleri çerçevesinde başvuru reddedilmeli midir sorusuyla incelemede sıklıkla karşılaşılmaktadır.
Belirtilen argümanın da değerlendirildiği bir dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayıyla karara bağlanmıştır (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b1e0bf81c96745f4805ff5701312032c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh4Pe0?text=&docid=159378&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=353446). Bu yazı belirtilen kararın açıklanması amacıyla yazılmıştır.
Japonya’da yerleşik “KAATSU JAPAN CO. LTD.”, 5/8/2011 tarihinde “KAATSU” kelime markasının tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.
Başvuru kapsamında 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Mal ve hizmet listesi esasen ilgili sınıfların sınıf başlıklarından ve bazı sınıflar için bunların biraz detaylandırılmış halinden oluşmaktadır. Detaylı olarak belirtilen mal ve hizmetler arasında, CD’ler ve DVD’ler, tıbbi kullanım amaçlı fiziksel egzersiz cihazları, fitness amaçlı antrenman ve egzersiz cihazları, fiziksel egzersiz alanında eğitim hizmetleri, fiziksel egzersiz alanında eğiticilerin yeterli hale getirilmesi hizmetleri, spor imkanlarının sağlanması hizmetleri, fiziksel terapi hizmetleri, tıbbi cihazların kiralanması hizmetleri, özellikle dikkat çekmektedir.
OHIM uzmanı 7/9/2011 tarihinde gönderdiği bir ön kararla başvuruyu reddetme niyetinde olduğunu başvuru sahibine bildirir. OHIM uzmanına göre, “KAATSU” ibaresi bir fiziksel egzersiz metodunun ismidir ve terim belirtilen anlamı itibarıyla tanımlayıcı niteliktedir. Başvuru sahibi 3/11/2011 tarihinde gönderdiği karşı görüşle, markanın kendi şirketinin yönetim kurulu başkanı tarafından yaratıldığını, uzmanın referansta bulunduğu tüm internet makalelerinin kendi markalarına atıfta bulunduğunu, bu çerçevede markanın ayırt edici olduğunu belirtir. OHIM uzmanı karşı görüşte öne sürülen argümanları kabul etmez ve başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle başvuru kapsamında bulunan 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil malların ve hizmetlerin çoğunluğu bakımından kısmen reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.
OHIM Temyiz Kurulu 9/10/2012 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu’nun kararı takip eden gerekçelere dayanmaktadır:
Başvuruyu oluşturan “KAATSU” ibaresi kasların büyümesini, kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğiyle ilgilidir ve bu kelimeyi duyan tüketicileri doğrudan ret kararı kapsamındaki malların ve hizmetlerin niteliği hakkında bilgilendirir içerikte bir adlandırmadır. Temyiz Kurulu’na göre “KAATSU” ibaresi çağrıştırıcı veya ima edici nitelikte değildir, aksine malların veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini bildirir anlamda doğrudan tanımlayıcı niteliktedir. Buna ilaveten, başvuru sahibinin sunduğu kanıtlar kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlar nitelikte de değildir. Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve itirazı reddetmiştir.
Başvuru sahibi bu karara karşı dava yolunu kullanır ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayılı kararı verir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı takip eden tespit ve sonuçları içermektedir:
Davacının temel iddiası, “KAATSU” ibaresinin ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olmadığıdır.
Genel Mahkeme, bu iddiaya karşılık olarak öncelikle tanımlayıcılık hususu hakkındaki içtihadı kısaca açıklar.
Tüzüğün 7/1-(c) bendi, bent kapsamına giren ibarelerin marka olarak tek işletme adına tescil edilmesini engeller. Hüküm, bent kapsamına giren ibarelerin herkes tarafından serbestçe kullanılması sağlamakta ve bu yolla kamu yararına bir amaç gözetmektedir. 7/1-(c) bendi kapsamına giren, yani tescili talep edilen malların veya hizmetlerin özelliklerini bildiren adlandırmalar, aynı zamanda malların veya hizmetlerin ticari kaynak gösterme biçimindeki asli işlevini de yerine getirmemektedir. Bir işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, işaret ile mallar veya hizmetler arasında, halkın ilgili kesimin tarafından anında algılanan ve malları veya hizmetleri tanımlayan veya onların bir özelliğini belirten doğrudan ve spesifik bir ilişki olmalıdır. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği, ilk olarak halkın ilgili kesimi tarafından ne şekilde algılandığına, ikinci olarak ise ilgili mal ve hizmetlere ilişkin olarak değerlendirilmelidir.
İncelenen vakada, inceleme konusu mallar ve hizmetler, sadece halkın geneline değil, aynı zamanda özel bir kesimine de yöneliktir. Bu özel grup, tıp alanında, kişisel egzersiz ve vücut geliştirme alanında faaliyet gösteren profesyonel birey ve şirketler olarak tanımlanabilir.
Temyiz Kurulu kararında “KAATSU” ibaresinin, kasların büyümesini ve kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğinin ismi olduğu belirtilmiştir. Başvuru sahibi buna karşılık olarak, başvuru sahibinin kendisinin bu egzersiz tekniğini geliştirdiğini ve kendi ürün ve hizmetlerini tanımlamak için bu tekniğe “KAATSU” ismini verdiğini öne sürmektedir.
Genel Mahkeme bu iddia karşısında ilk olarak, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirketin yönetim kurulu başkanı Profesör S. tarafından yaratılmış bir marka olmasının, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmediğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, OHIM tarafından yapılan inceleme çerçevesinde ortaya çıkan belgeler, “KAATSU” ibaresinin, başvuru sahibi tarafından sunulan malların veya hizmetlerin kaynağını gösteren bir ibare olarak değil, belirli bir egzersiz metodunun ismi olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun “KAATSU” ibaresini, kısmi ret konusu mallar ve hizmetler bakımından, ilgili malların ve hizmetlerin niteliği ve konusu hakkında doğrudan bilgi veren bir adlandırma olarak değerlendirmesi, Genel Mahkeme’ye göre yerindedir. Dolayısıyla, “KAATSU” ibaresi şu anda müşterek biçimde kullanılan bir kelime olmasa da, 7/1-(c) bendinin amacının kamu yararı olması dikkate alınarak, inceleme konusu mallar ve hizmetler bakımından kamu mülkiyetinde kalmalı ve mülkiyeti tekele konu olmamalıdır.
Adalet Divanı içtihadında (Prana Haus v. OHIM, C-494/08, p. 52 ve Prana Haus v. OHIM, T-226/07, p. 36) belirtildiği üzere, bir markayı oluşturan işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, bu işaretin marka kapsamındaki mallara ve hizmetlere ilişkin olarak başvuru tarihinde fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir. Hükmün uygulanabilmesi için, malların veya hizmetlerin bu şekilde kullanılabileceği yönünde makul kabul yeterlidir. Dolayısıyla, 7/1-(c) bendi incelemesinde yanıtı araştırılması gereken soru, tescili talep edilen işaretin şu anda kullanılan dilde alışılmış bir terim olup olmadığı değildir. 7/1-(c) bendi incelemesinde araştırılması gereken husus, tescili talep edilen işaretin kamunun ilgili kesiminin zihninde inceleme konusu mallarla veya hizmetlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği veya bu tip bir ilişkinin gelecekte kurulacağının düşünülmesinin makul olup olmadığıdır. OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde bu husus dikkate alınarak karar verilmiş olduğundan, başvuru sahibinin, başvuruya konu “KAATSU” markasının yaygın biçimde kullanılmadığı yönündeki iddiası kabul edilmemiştir.
Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda detaylı biçimde aktarılan gerekçelerle başvuru sahibinin taleplerini yerinde bulmamış ve OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu 7/1-(c) bendi kapsamında reddetmesi kararını onamıştır.
Kanaatimizce “KAATSU” kararı, Adalet Divanı ve OHIM’in, 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcılık hususunda, halihazırda yeterince açık ve istikrarlı olan uygulamalarını daha da istikrarlı biçimde tekrar etmiştir. 7/1-(c) bendi kapsamında verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda sıklıkla dile getirilen ve ülkemizde de duymaya alışkın olduğumuz “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” argümanları, tanımlayıcılık konusunda Adalet Divanı ve OHIM tarafından kabul edilmeyen ve itibar görmeyen argümanlardır. “KAATSU” kararında da ifade edildiği üzere, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının verilebilmesi için ilgili terimin piyasada fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir, tersine ilgili bent kapsamında ret kararı verilebilmesi için gelecekte tanımlayıcı şekilde kullanıma ilişkin makul bir bağ kurulması yeterlidir. Buna ilaveten, “KAATSU” kararının 35. paragrafında belirtildiği üzere, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirket tarafından yaratılmış bir marka olması, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmemektedir. Kararın 36. paragrafında belirtildiği üzere, topluluk markası korumasından yararlanılabilmesi için, kamunun ilgili kesiminin başvurusu yapılan markayı, başvuru sahibinden kaynaklanan malları ve hizmetleri işaret eden bir gösterge olarak –derhal- algılaması ve bu yolla belirtilen malları ve hizmetleri diğer ticari kaynaklardan gelen aynı nitelikteki mallardan ve hizmetlerden ayırt etmesi gereklidir. Bu çerçevede, tanımlayıcılık incelemesinde odaklanılması gereken husus, piyasaya ilk kez sürme veya ismi ilk kez kullanma gibi unsurlar değil, derhal ticari kaynak nitelikte algılanır bir adlandırmanın var olup olmadığıdır. Sonuç olarak, istikrarlı Adalet Divanı uygulaması çerçevesinde, “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” gibi argümanların, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının kaldırılmasını tek başlarına sağlar nitelikte güçlü argümanlar olmadığı bir kez daha vurgulanmalıdır.
Önder Erol Ünsal
Kasım 2014