Etiket: tanımlayıcılık

Dünya Kupası Öncesi Bir Tanımlayıcılık Tartışması: WEMBLEY ibaresi marka olarak tescil edilebilir mi?

 

2018 FIFA Dünya Kupası’na sadece 2 gün kaldı! Dört yılda bir düzenlenen ve dünyanın en çok seyirci çeken, en önemli spor organizasyonlarından biri olan turnuva, 14 Haziran Perşembe günü ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki açılış maçının saat 18:00’deki başlama vuruşu ile start alacak ve 15 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek.   Dolayısıyla, önümüzdeki bir ay boyunca futbol, gerek dünyada gerekse ülkemizde yoğun olarak konuşulan konuların başında gelecek. Maalesef Türkiye A Milli Futbol Takımı elemeleri geçemediği için bu dünya kupasında yer almayacak. Kupada milli takımımızı izleyemeyecek ve heyecanı daha üst düzeyde yaşayamayacak olmak üzücü olsa da, kendi adıma İtalya 1990’dan itibaren ilgiyle izlediğim Dünya Kupası’nı bu yıl da ekran başından büyük bir ilgi ve keyifle takip etmeye çalışacağım.

Yaklaşan gündem futbol ve dünya kupası olunca yazımızın da konusu tahmin ettiğiniz gibi futbolla bağlantılı olacak. Futbolla biraz ilgisi olup da WEMBLEY ismini duymayan yoktur sanırım. WEMBLEY, İngiltere’nin en büyük ve milli stadyumunun adı olup 90.000 kişilik kapasitesiyle Avrupa’nın Nou Camp’tan sonraki en büyük stadıdır. Pek çok ünlü konsere de ev sahipliği yapan çok amaçlı bir stadyum olan WEMBLEY, başkent Londra’nın Brent ilçesindeki Wembley isimli muhitte bulunmaktadır. Dolayısıyla, Wembley sadece ünlü stadyumun adı değil, aynı zamanda bu stadyumun bulunduğu Londra’daki bir muhitin/coğrafi alanın da adıdır.

Bu ön bilgilerin ardından konumuza gelelim. Yazıda aktaracağımız karar EUIPO Temyiz Kurulu’nun 16/01/2018 tarihli ve R 1415/2017-2 sayılı kararı. Kararda,  WEMBLEY ibaresinin tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı hususu değerlendiriliyor. Temyiz Kurulu kararına konu olan vakanın özeti şöyle:

10 Ekim 2016 tarihinde Wembley National Stadium Limited (başvuru sahibi) WEMBLEY kelime markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun eşya listesinde 9, 16, 18, 25, 28, 35, 39, 41 ve 43. sınıflarda yer alan oldukça çeşitli mal/hizmetler bulunmaktadır. Başvuruyu inceleyen uzman, başvurunun 41. sınıfa dâhil bazı hizmetler bakımından (özetle: eğitim hizmetleri, eğlence hizmetleri, spor ve kültür aktiviteleri, sporla ilgili etkinlikler, konferanslar, seminerler hakkında bilgi sağlama hizmetleri, spor, eğlence, kültür ve müzik etkinliklerinin düzenlenmesi, futbol akademisi hizmetleri, televizyon programları yapım hizmetleri, yarışma ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi ve organizasyonu, antrenörlük, oyuncu gelişimi, vb. konularda kurslar düzenleme, ödül seremonileri, bahis hizmetleri, yayıncılık hizmetleri, vb.) tanımlayıcı nitelikte ve ayırt edicilikten yoksun olduğunu bildirir yazıyı başvuru sahibine gönderir. Başvuru sahibi, aksi yöndeki karşı görüş ve cevabını EUIPO’ya sunar. Ancak uzman görüşünü değiştirmez ve bahsi geçen hizmetler bakımından kısmi ret kararı verir. Kısmi ret kararında, ilgili tüketicilerin önemli bir bölümünün, en azından Londra’daki vatandaşların, kısmi redde konu hizmetlerin sadece bir futbol stadyumu değil, aynı zamanda Londra’da bir coğrafi yerin adına işaret eden Wembley’de sağlanacağını derhal düşünecekleri; dolayısıyla WEMBLEY ibaresinin ilgili hizmetlerin coğrafi kaynağı konusunda kesin ve direkt bilgi taşıdığı; ibarenin İngilizce konuşan halk tarafından anlaşılacağı, markanın hayal ürünü, metaforik veya sıra dışı olmadığı; markanın ayırt edicilik katacak başka herhangi bir unsur içermediği; ilgili tüketicilerin marka ve redde konu hizmetler arasında doğrudan ve spesifik bir ilişki kuracağı; başvuru sahibinin halkın büyük bölümünün WEMBLEY’i coğrafi bir lokasyon olarak değil, dünyaca ünlü WEMBLEY STADYUMU’na işaret edecek şekilde algılayacağı yönündeki argümanının ikna edici olmadığı, zira başvuru sahibinin bu hususu delillerle ispatlayamadığı; Ofis’in geçmiş kararlarının somut olay yönünden bağlayıcı olmadığı ve emsal teşkil etmeyeceği; başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe yönelik talebinin ise koşula bağlı olması nedeniyle kabul edilebilir olmadığı gerekçelerine yer verilmiş ve başvuru 41. sınıfa dahil çeşitli hizmetler bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edicilikten yoksunluk gerekçeleriyle kısmen reddedilmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiştir.

Başvuru sahibinin itiraz gerekçeleri, iddia ve argümanları:

Başvuru sahibi İngiliz ulusal futbol stadyumu WEMBLEY’in sahibi ve işletmecisidir. Başvuru sahibi WEMBLEY’in kısmi ret kararına konu hizmetler bakımından ünlü veya bilinir olduğuna yönelik herhangi bir delil veya açıklama sunmamaktadır. Çünkü, (başvuru sahibine göre) WEMBLEY, kısmi ret kararına konu hizmetlerle ünlü değildir ve bu nedenle ret kararı yerinde değildir. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, redde konu hizmetlerin coğrafi kaynağını göstermemektedir. Bu bağlamda başvuru sahibi Wembley bölgesinin ekonomisinin ne ile ünlü olduğuna işaret eden Wikipedia çıktısını delil olarak sunmuştur. Bu bilgiye göre, Wembley bölgesinin, redde konu hizmetlerle ünlü olmadığı veya bu hizmetlerle ilişkilendirilebilir olmadığı açıktır.  WEMBLEY markası başvuru sahibi tarafından, tüketicilere hizmetlerin WEMBLEY Natiaonal Stadium tarafından sağlandığına işaret edecek şekilde kullanılmakta olup tüketiciler de markayı bu şekilde, Wembley National Stadium Limited’den kaynaklanan, tanımlayıcı olmayan bir marka şeklinde algılayacaklardır. Marka ilgili hizmetler için tanımlayıcı olarak görülemez. Örneğin bir tüketici, antrenörlük hizmetleri sunan bir müesseseye giderek bir “WEMBLEY” istediğinde, marka, söz konusu hizmetleri doğrudan tanımladığından, hizmeti sunan ne istendiğini anlamayacaktır. Sadece bu hizmetlerin Brent ilçesinden kaynaklanabilecek olması, markanın tanımlayıcı olduğu anlamına gelmemektedir. İlaveten, tüketiciler ünlü kent simgelerinden oluşan markaları tanımak ve bunları belirli bir etkinlik, spor takımı veya organizasyon sahibi kuruluş ile ilişkilendirmek konusunda fazlasıyla tecrübelidir. “Wimbledon” veya “Le Mans” gibi tanınan markalar bu hususa birer örnektir. Son olarak, ünlü spor mekanlarının isimleri, her zaman ülke/bölge adıyla belirtilirler.  İlaveten, bu mekânla ilişkili mal ve hizmetler, ancak o ülke/bölgeyi temsil eden tek bir kaynak tarafından sağlanır. Örneğin, sadece bir WIMBLEDON, OLD TRAFFORD ve WEMBLEY vardır ve WIMBLEDON ile OLD TRAFFORD isimleri AB Markası olarak tescil edilmiş durumdadır. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, söz konusu hizmetlerle ilgili olarak kullanıldığında, tüketiciler tarafından tanımlayıcı olarak değil, ayırt edici bir ibare olarak görülecektir, çünkü bu ibare sadece devlete ait / devlet kontrolündeki tek bir hizmet sağlayıcıya, yani Wembley National Stadium Limited’e işaret etmektedir. Yaygın kullanımı göz önüne alındığında, WEMBLEY ibaresinin, söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanıldığında, gerekli minimum ayırt edicilik seviyesine erişmiş olduğu açıktır. Başvuru sahibi markayı kullanmakta o kadar başarılıdır ki, uzman hatalı olarak, ilgili hizmetler yönünden başvuru sahibi yerine ilgili coğrafi alanın ünlü olduğuna inanmıştır. Bu haliyle, marka açık şekilde ayırt edicidir ve ilgili tüketiciler tarafından sadece başvuru sahibine işaret eder şekilde görülecektir. Başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin delil sunmaya yönelik açık talebine rağmen, kendisine böyle bir fırsat verilmemiştir. Dolayısıyla, bu fırsatın da sağlanması talep edilmektedir.

Temyiz Kurulu’nun tespit, değerlendirme ve gerekçeleri:

Temyiz Kurulu öncelikle, AB Marka Tüzüğünün 7(1)(c) maddesi hükmünün içeriğine, hükmün altında yatan kamu yararına ve söz konusu maddenin kapsamına giren işaretlere yönelik genel ilkelere (yerleşik yargı içtihatlarına atıfla) yer vermiştir.

Malların coğrafi kaynağını veya destinasyonunu ya da hizmetlerin icra edildiği/sunulduğu yeri göstermeye yarayan işaretlerin, özellikle coğrafi adların herkese açık kalmasında kamu yararı vardır. Şöyle ki, bu işaretler, ilgili mal veya hizmetlerin kalitesini veya diğer özelliklerini belirtebilir; ayrıca, çeşitli yollarla tüketici tercihlerini etkileyebilirler.  Örneğin, mal veya hizmetleri bir yerle ilişkilendirmek olumlu bir tepkiye yol açabilir. (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47)

Daha belirgin olarak, sadece halihazırda ünlü olan coğrafi lokasyonları işaret eden, veya mal ve hizmetler bakımından ünlü olan ve bu nedenle ilgili tüketiciler tarafından bu mal ve hizmetlerle ilişkilendirilen coğrafi adların marka olarak tescili mümkün değildir. İkinci olarak, mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağını belirtmek amacıyla söz konusu ibareler herkesin kullanımına açık kalmalıdır. (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48)

Ancak, ilke olarak AB Marka Tüzüğü’nin 7(1)(c) maddesi, halk tarafından bilinmeyen veya en azından coğrafi lokasyon olarak bilinmeyen, ya da işaret ettikleri yerin türü nedeniyle, ilgili tüketicilerin mal ve hizmetlerin o yerden kaynaklandığına inanmalarının muhtemel olmadığı coğrafi adların tesciline engel olmamaktadır.  (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49)

İlaveten, diğer tüm tanımlayıcı terimlerde olduğu gibi, uygulanması gereken test, coğrafi terimin mal ve hizmetlerin objektif özelliklerini tanımlayıp tanımlamadığıdır. Bir markanın tanımlayıcılığı, sadece ilgili mal veya hizmetler yönünden değil, aynı zamanda ilgili tüketici açısından da değerlendirilmelidir. (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86,  § 38 ve 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23)

Kurul, redde konu 41. sınıfa dahil hizmetlerin hem ortalama tüketicilere hem de uzman tüketicilere hitap ettiğini ve uzman tüketicilerin dikkat düzeyinin ortalama tüketicilerin dikkat düzeyinden daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

Başvuru konusu marka, “WEMBLEY” kelimesinden oluşmakta olup, bu ibare Londra’nın Brent ilçesinin bir parçasıdır. WEMBLEY ibaresi aynı zamanda İngiliz milli futbol stadyumunun adıdır. Söz konusu stadyum, daha büyük kapasiteyle ve çok amaçlı kullanıma uygun şekilde 2007 yılında yeniden inşa edilmiştir. WEMBLEY dünyanın en ünlü statlarından birisidir ve AB’deki pek çok tüketici tarafından Londra’daki stadyumun adı olarak bilineceği varsayılmaktadır.

Ancak, WEMBLEY’in sadece stadyuma işaret edecek şekilde anlaşılmayıp, aynı zamanda redde konu hizmetler yönünden Londra’nın Brent ilçesinde yer alan daha geniş bir coğrafi alanı işaret edecek şekilde anlaşılacağını gösterir bir delile veya Kurul tarafından tespit edilen bir göstergeye rastlanmamıştır. Statlar coğrafi lokasyonlar olmasına rağmen, bunların temelde herhangi bir mal veya hizmetin özelliklerini belirtebilmesi oldukça zordur. Bir coğrafi yer adının soyut olarak herhangi bir mal veya hizmetin coğrafi kaynağına işaret eder şekilde anlaşılıp anlaşılmayacağı aynı zamanda ilgili yerin özelliklerine bağlıdır. Yerin büyüklüğü arttıkça (örneğin bir bölge veya ülke), halkın ilgili yer adı ile mal veya hizmetler arasında bağlantı kurması daha kolay olacaktır. Bir cadde veya münferit bir bina/yapı genellikle bu şartı sağlamamaktadır. (kıyasen bkz. 22/01/2015, R 28/2014-5, NEUSCHWANSTEIN,  § 18.; Genel Mahkemenin 05/07/2016 tarih, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391 kararıyla onanmıştır) Kurul’un görüşüne göre, aynı durum bir ilçenin bir bölümü bakımından da geçerlidir.

Ayrıca, bir stadyumun ilgili tüketicilerce mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağına işaret edecek şekilde algılanacağını farz etmek de güçtür. WEMBLEY’in ticari olarak tek bir hizmet sağlayıcı tarafından işletilen, belirli, tekil bir tesis olması hususu, coğrafi kaynak varsayımının önüne geçmektedir. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, hizmetlerin bu stadyumda sunulması halinde, bu hizmetlerin kaçınılmaz olarak ancak tek bir sağlayıcıdan gelmesinden ötürü herhangi bir hizmetin coğrafi kaynağını göstermeyecektir. (kıyasen bkz. 04/07/2012, R 60/2012-4, NÜRBURGRING DRIVING ACADEMY, § 16-17) Bu çerçevede, somut vakada Tüzüğün 7(1)(c) bendi uygulanabilir değildir.

Temyiz Kurulu, ayrıca Ofis’in önceki kararlarıyla bağlı olmamakla birlikte, başvuru sahibi tarafından Ofis’in verdiği önceki kararlara, örneğin TOTTENHAM ve WIMBLEDON markalarının 41. Sınıftaki hizmetler için tescile uygun bulunduğuna dair kararlara yapılan atfın, incelemeye konu vakayla ilgili olduğunu da belirtmiştir.

Karar uzmanı, markanın ayırt edicilikten yoksun olduğu sonucuna, esas olarak markanın tanımlayıcı niteliğinden ötürü ulaşmış olduğundan ve yukarıda ifade edildiği üzere marka, Tüzüğün 7(1)(c) bendinin uygulama alanına girmediğinden 7(1)(b) bendi kapsamındaki ret kararının da kaldırılması gerekmiştir.

Açıklanan gerekçelerle Temyiz Kurulu itirazın kabulüne ve kısmi ret kararının iptaline karar vermiştir.

Temyiz Kurulu’nun bu kararı almasında WEMBLEY’in ünlü stadyumun adı olarak bilinirliğinin, Londra’nın Brent ilçesindeki bir muhit olarak bilinirliğinin çok ötesinde olması ve tüketicilerin, kısmi redde konu hizmetlerle ilgili olarak bu ibareyi gördüklerinde, söz konusu hizmetlerin söz konusu coğrafi alandan kaynaklandığını düşünmelerinin olası olmaması yönündeki değerlendirmenin etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, karar içeriğinde daha önce IPR Gezgininde paylaşılmış ve tartışılmış olan NEUSCHWANSTEIN kararına da atıf yapıldığına dikkat çekelim.

WEMBLEY marka olarak tescile giderken, futbolseverlere de yaklaşan Dünya Kupası’nın keyfini çıkarmak düşsün diyerek yazımıza burada noktayı koyalım. (not: Messi’li Arjantinspor 🙂 )

 

H. Tolga Karadenizli

Haziran 2018, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

 

® sembolü bir ibareyi marka haline getirir mi? AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi ‘Limbic® Sales’ kararı

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-517/15 sayılı kararında “Limbic® Sales” kelime markasının tescil edilebilirliği konusunda karar vermiştir. Almanca ve Fransızca dillerinde mevcut olan kararın ilgili dillerdeki tam metinlerine http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-517/15&td=ALL bağlantısından erişim mümkündür.

Başvuru sahibi söz konusu ibarenin 16, 35 ve 41. Sınıflarda yer alan “basılı evrak”, iş danışmanlığı” ve “marka geliştirme konusunda eğitim ve eğitim kursları sağlanması hizmetleri” nde Avrupa Birliği Markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Hem inceleme uzmanı hem de EUIPO Temyiz Kurulu başvuruyu, mal ve hizmetlerin özelliğini belirttiği gerekçesiyle AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün 7(1)(c) maddesine aykırılık nedeniyle reddetmiştir.

Temyiz Kurulu, kararında markanın üç unsurdan oluştuğunu belirtmiştir : (1)  beynin, diğer işlevlerin yanı sıra, dış uyaranlara karşı otomatik ve duygusal tepkilerinden sorumlu bölümü olan limbik sisteme işaret eden “limbic” kelimesi, (2) tescilli bir markayı gösteren sembol olan ® sembolü ve (3) satış, satışlar anlamına gelen ‘sales’ kelimesi.

Temyiz Kuruluna göre, “limbic sales” ifadesi, yöneticilerden oluşan ilgili tüketici kesimi tarafından, inceleme konusu malların limbik sistemle bağlantılı mallar olduğu şeklinde anlaşılacaktır. Daha belirgin olarak, Kurul, mal ve hizmetlerin, reklam ve satış stratejilerini geliştirmek için limbik sistem yoluyla tüketici davranışlarını ne şekilde etkileyebileceği konusunda bilgi verdiği gerekçesine dayanmaktadır. Temyiz Kurulu kararına karşı başvuru sahibi şirket tarafından dava açılmıştır.

Davaya bakan AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Temyiz Kurulu’nun kararına katılmamış ve kararı bozmuştur. Mahkeme’nin görüşüne göre, ilgili tüketicilerin “Limbic® Sales” ibaresi ile başvuruya konu mal ve hizmetler arasında derhal ve ilave bir zihni çaba gerektirmeksizin, doğrudan bir bağlantı kuracağını gösterir herhangi bir delil mevcut değildir. T-208/10 sayılı ‘TRUEWHITE’ kararına atıf yapan Mahkeme, “Limbic® Sales” ifadesinin, bu ifadeyi oluşturan parçaların ötesine geçen bir algı oluşturduğu kanaatine ulaşmıştır. İlk olarak, “limbic” kelimesinin kendi başına açık bir anlamı yoktur, çünkü bu kelime çoğunlukla “system” terimi ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır. İkinci olarak, başvuru sahibi, “limbic” kelimesiyle ® sembolünü ve “sales” kelimesini bir araya getirmek suretiyle, İngilizce’de yaygın ve alışılmış olmayan bir yapı oluşturmuştur.

İlaveten Mahkeme, “limbic” kelimesinin nörobiyoloji alanıda kullanılan tıbbi bir terim olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, tıp alanındaki uzman kişilerden oluşmayan ilgili tüketici kesimi, “Limbic® Sales” ibaresini anında limbik sistemle bağlantılı mal ve hizmetlere işaret eder biçimde algılamayacaktır. Ürünler, limbik sistem yoluyla tüketici davranışını etkileme hedefinde olsa dahi, bu tespit, “Limbic® Sales” ibaresini tanımlayıcı bulmak için yeterli değildir.  Her durumda ilgili tüketicinin, markanın anlamını, özellikle de , “limbic” kelime unsurunun anlamını düşünmek için belli bir zamana ihtiyacı olacaktır. Mahkemeye göre bu husus tanımlayıcılık sonucuna ulaşmaya engel olmaktadır.

 Kararda Mahkemenin, başvuruya konu markanın “®” sembolünü içermesi hususunu vurgulama biçimi dikkat çekicidir. Bu bağlamda, başvuru sahibinin EUIPO nezdinde halihazırda “limbic” kelime markasının sahibi olduğu da belirtilmedir, zira bu husus başvuru konusu markada “®” unsuruna yer verilmesini açıklayan bir neden olabilir.

AB dava hukukuna göre, “®” sembolü, markanın asli işlevini (ayırt edicilik işlevi) yerine getirmeye elverişli bir işaret değildir.  AB Adalet Divanı C-37/03 P sayılı ‘BioID’ kararında, bir markaya eklenen “®” sembolünün, “tüketicilerin, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetleri, bir başka kaynağa sahip mal ve hizmetlerden ayırt etmesini sağlamadığını” ifade etmiştir. “®” sembolünün bir markanın EUTMR 7(1)(b) maddesi anlamında ayırt edici karakterinin belirlenmesinde esasen ilgisiz olması göz önüne alındığında, aynı durumun EUTMR 7(1)(c) maddesinin amacı açısından da geçerli olması beklenebilir.

Ancak, sürpriz bir şekilde, Genel Mahkeme’nin söz konusu kararında geçen bazı kısımlar, tartışmaya açık bir şekilde, “®” sembolünün “Limbic® Sales” ibaresinin olağan dışı yapısının oluşmasına yardımcı olduğunu ima etmektedir. Eğer, başvuru sahibi marka örneğinde “®” sembolüne yer vermeden başvuruda bulunsaydı Mahkeme “Limbic Sales” ibaresinin yine yaygın ve alışıldık olmayan bir yapısı olduğu yönünde bir sonuca ulaşır mıydı, kuşkusuz bu da ayrı bir merak konusu… (ayrıca bkz. T-513/15, ‘Limbic® Map’ ve T-516/15, ‘Limbic® Types’).

Diğer taraftan, davaya konu olan kararında EUIPO Temyiz Kurulu, EUTMR (7)(1)(b) maddesi anlamında ibarenin ayırt edici niteliği konusunda herhangi bir değerlendirme yapmamıştır. Genel Mahkeme de, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenmemiş bu hususu ilk kez kendisinin incelemesinin hukuken mümkün olmadığını belirtmiş ve bu hususa dair bir inceleme yapmamıştır. Bozma sonucu dosya tekrar EUIPO Temyiz Kurulu’na gönderilmiş olduğundan, EUIPO Temyiz Kurulu, Genel Mahkeme’nin gerekçesini dikkate almak suretiyle, bu defa ibareyi ayırt edici nitelik açısından da inceleyecektir.

Dolayısıyla, gelinen aşamada, tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararı Genel Mahkeme tarafından bozulmuş olmakla birlikte, EUIPO Temyiz Kurulu bozma sonucu önüne gelen dosyada vereceği yeni kararda bu kez ibarenin ayırt edici niteliğini de ayrıca değerlendireceğinden, henüz ibarenin marka olarak tescile uygun olup olmadığını söylemek için erkendir.

 

H. Tolga Karadenizli

Mart 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

Kaynak: https://www.marques.org/class46

“GREEN” Sadece Bir Renk Adı Değildir – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “GREENWORLD” Kararı (T-106/14)

greenworld

 

Tüketicilerin yıllar içinde değişen bilinç düzeyinin ve tüketime ilişkin davranış eğilimlerindeki değişikliklerin, marka hukukuna ilişkin kararlara da yansıdığını görmekteyiz. Belki, 15-20 yıl önce “GREEN” ve “WORLD” kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan “GREENWORLD” ibaresi enerji sektörünü ilgilendiren mallar ve hizmetler için ayırt edici niteliğe sahip bir marka algısı oluşabilirdi. Ancak son yıllarda kaynakların hızla tükenmesi neticesinde, çevre dostu, çevreye en az zarar veren enerji üretmek/tüketmek arayışında olan insanoğlunun yenilenebilir enerjiye olan yoğun ilgisi, bu ibarenin algılama biçimine de etki etmiştir. Artık tüketicilerin zihinlerinde, enerji sektöründe üretilen/tüketilen mallar ve hizmetler için kullanılan “GREENWORLD” ibaresi, “YEŞİL DÜNYA” şeklinde anlamı olan ayırt edici bir marka olarak değil, söz konusu mallar ve hizmetler için “ayırt edici niteliği bulunmayan” ve “tanımlayıcı” bir ibare olarak yer etmektedir.

Yukarıdaki bu tespit, 27 Şubat 2015 tarihinde Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “GREENWORLD” markasına ilişkin dava hakkında verdiği T-106/14 sayılı karara dayanmaktadır. Kararı orijinal Almanca metninden incelemek isteyen okuyucular, karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda522765608f34b6eb538ee38064e0216.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPbx50?text=&docid=162577&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=607241 bağlantısından erişebilir.

Konunun Mahkeme önüne gelmeden önceki safahatı kısaca şöyledir:

  • Alman Universal Utility International GmbH & Co. KG firması, standart karakterlerde yazılı,

                                                                        GREENWORLD

kelime markasının, topluluk markası olarak tescili için 28 Şubat 2013 tarihinde OHIM’e başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Nice Sınıflandırmasının 4. sınıfı (Yakıtlar, elektrik enerjisi), 35. sınıfı (Yakıtların internet üzerinden perakende satış ve aracılık hizmeti, elektrik tedarik sözleşmeleri), 39. sınıfı (Elektrik, doğal gaz, su enerjisi iletim ve dağıtım hizmetleri, su temin hizmetleri) için yapılmıştır.

  • OHIM 15 Mart 2013 tarihli kararı ile bu başvuruyu reddetmiştir. Bu karara dayanak olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 maddesi (b) ve (c) bentleri ile 7/2 maddesi gösterilmiştir. Buna göre OHIM ret kararında, “GRENNWORLD” kelimesinin İngilizce bilen tüketiciler için içerdiği mal ve hizmetlerin “çevreye zararsız”, “çevre dostu” ürünler olduğuna işaret ettiğini, bu kelimenin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin niteliğini ve içeriğini belirttiğinden açıkça ve doğrudan tanımlayıcı olduğunu, ayırt edici karakterden yoksun olduğunu gerekçe göstermiştir.
  • Başvurucu firmanın ret kararına itirazlarının, OHIM nezdinde yine aynı gerekçelerle reddedilmesi üzerine Avrupa Adalet Divanı Mahkemesi’nde 14 Şubat 2014 tarihinde dava açılmıştır.

Davacı  Universal Utility International GmbH & Co. KG, öncellikle OHIM’in “GREENWORLD” kelimesinin tanımlayıcı olduğuna ilişkin tespitinin yerinde olmadığını iddia etmiştir.

Mahkeme bu iddia karşısında, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü 7/1 maddesi (c) fıkrası uyarınca kamu yararı amacıyla ve herkes tarafından kullanılan ibare ve işaretlerin tanımlayıcı olduğuna ilişkin önceki tarihli içtihatlarına işaret etmiştir.[1] Malların ve hizmetlerin özelliklerini açıklayan bu tür ibare ve işaretlerin, bir markadan beklenen ana fonksiyona sahip olmadığını, bir mal veya hizmetin hangi işletme tarafından sunulduğunu göstermediğini, tüketicilerin edindiği iyi veya kötü tecrübelere göre daha sonra o ürünü ayırt etmelerine olanak sağlamadığını belirtmiştir. Buna ek olarak, bir ibarenin, tüketicilerin düşünmesine fırsat vermeden doğrudan ve ani şekilde ilgili ürünün içeriğini doğrudan ve somut şekilde belirtmesi halinde tesciline izin verilmediğinin altı çizilmiştir.

Tüzüğün 7/1 (c) maddesi anlamında tanımlayıcı nitelikte türetilmiş bir kelimeden ya da her biri tanımlayıcı nitelikteki kelimelerden oluşan bir markada, sadece markayı oluşturan unsurların teker teker tanımlayıcı olduğu tespiti ile yetinilmemesi gerektiği, markanın “bir bütün olarak tanımlayıcı” olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.[2] Zira bir marka her ne kadar tanımlayıcı nitelikte türetilmiş bir kelimeden ya da tanımlayıcı birden çok kelimelerin bir araya gelmesinden oluşsa da, “özgün/alışıldık olmayan şekilde biraya gelme tarzı itibari” ile “bir bütün olarak” ilgili olduğu mallar ve hizmetler için tanımlayıcı karakterden uzaklaşabilir. İlgili ibarenin bu anlamdaki analizinde, ait olduğu dildeki anlam ve dilbilgisi kuralları göz önüne alınacaktır.

Mahkemeye göre, bir ibarenin tanımlayıcı olup olmadığını tespitinde ilgili malların ve hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesinin algılayış tarzı da dikkate alınmalıdır.[3] Söz konusu dava açısından OHIM tüketici kitlesini, dava konusu markanın hitap ettiği branştaki çalışanlar ve işletmeler ile aynı zamanda ortalama düzeyde bilgi ve dikkat sahibi tüketiciler olarak belirlemiştir. Başvuru konusu ibaredeki “GREEN” ve “WORLD” kelimeleri İngilizce olduğundan, İngilizce konuşan ülkelerdeki tüketiciler dikkate alınmıştır.

Sonraki aşamada Mahkeme, belirlenen tüketici kitlesi nezdinde dava konusu ibarenin, içerdiği mal ve hizmet grubu için doğrudan ve somut tanımlayıcılık ilişkisi içinde olup olmadığı hususunun incelemesine geçmiştir.[4] İlk olarak “GREEN” kelimesine yönelik tespitler yapılmıştır. “GREEN” kelimesinin sadece “yeşil renk” anlamına gelmediği aynı zamanda “yaygın” olarak “çevre dostu” olarak algılandığı belirtilmiştir. Mahkemeye göre, ilgili tüketici kitlesi bir ürün veya hizmet üzerinde bu kelimeyi gördüğünde, genel olarak o ürün ya da hizmeti çevre dostu ya da daha az çevreye zararlı olarak tanımlamaktadır.

“Dünya” anlamına gelen İngilizce “WORLD” kelimesinin ise, kelime anlamının mı yoksa mecazen mi anlaşılacağı sorusunun, dava konusu olayın değerlendirilmesinde ilgisiz olduğu belirtilmiştir.

“GREENWORLD” kelimesinin bir bütün olarak, içerdiği mallar ve hizmetler açısından incelendiğinde; özellikle yakıtlar ve elektrik enerjisi mal grubu ve elektrik, doğalgaz, termal, su enerjisi, yakıt dağıtım ve pazarlaması göz önüne alındığında “açıkça ve tereddütsüz çevre korumasına ilişkin yaygın bir tanımlayıcı karaktere” sahip olduğu belirlenmiştir.   Her biri ayrı ayrı tanımlayıcı karaktere sahip kelimelerin somut olaydaki şekilde bir araya gelmesi ile oluşan bütünün de tanımlayıcı karaktere sahip olduğu belirtilmiştir. Yine bu tarz bir bileşimin İngilizce dilinin gramer ve sözdizimi açısından da “özgün” olmadığı ortaya konmuştur.  Mahkeme bu noktada önceki tarihli bir içtihadına işaret ederek,    “COMPANY” ve “LİNE” kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan markanın, ilgili işletmenin ürün ve hizmetlerini ayırt edici nitelikte olduğuna ilişkin verdikleri kararın ve o kararda yer alan “COMPANYLINE” şeklindeki kombinasyonun sözlükte bulunmadığına ilişkin tespitlerinin, somut olayda ileri sürülemeyeceğini açıklamıştır. [5]

Mahkeme, davacının “GREEN” kelimesinin “çevre dostu” yanında kullanılan diğer anlamlarının (genç, güvenilir, işlenmemiş, hazır olmayan, hasta/sağlıksız görünüm) olduğu yönündeki itirazlarını yerinde bulmamış, daha önceki içtihatlarına göre bir ibarenin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin özelliğini belirten bir anlamının olmasının, tescil engeli için yeterli olduğunu belirtmiştir.

Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu’nun, ilgili mal ve hizmetlerden yakıtlar ve elektrik enerjisi için “GREENWORLD” ibaresini gören ortalama dikkat seviyesindeki tüketicilerin zihinlerinde, o mal ve hizmetlerin çevre dostu olduğu izlenimini uyandıracağını ve bu özellikleri nedenleri ile tercih edilecekleri şeklindeki tespitlerini yerinde bulmuştur. Davacının internet arama motorlarında veya Wikipedia kayıtlarında dava konusu markanın tanımlayıcı olarak kullanıldığına dair bir sonuç çıkmadığına ilişkin iddiasını da yerinde bulmamıştır. Zira Mahkemeye göre, her somut olayın özelliğine göre OHIM, mahkemelerin denetimine tabi olarak ve internet sonuçlarında bağımsız olarak bir markanın tanımlayıcı olup olmadığını belirlemektedir. [6]

Davacının son olarak, OHIM’in bir başka başvuru olarak “GREENWORLD” markasının 7, 37, 39 ve 42 için tesciline müsaade ettiğini, dava konusu benzer durumda ise farklı davranarak kararlardaki istikrar ve eşit muamele ilkesinden uzaklaşıldığını iddia etmiştir. Mahkeme, bir markanın topluluk markası olarak tescil edilip edilmeyeceği hususunun, OHIM’in önceki kararlarına bağlı olmadığını, bu konunun Tüzüğü yorumlayan uzmanların değerlendirmesine tabi olduğunu cevaben belirtmiştir.[7] Öte yandan, eşitlik ve yasal istikrar ilkelerinin bir gereği olarak OHIM kararlarının uyum içinde olması gerektiğinin, ancak her somut olayın özelliğine uygun olarak her marka başvurusunun tescil edilebilirlik hususunun titizlikle ve kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.[8]

Sonuç olarak Mahkeme, dava konusu “GREENWORLD” markasının içerdiği mallar ve hizmetler için tanımlayıcı karaktere sahip olduğunu tespit ettiğinden, OHIM kararını yerinde bulmuş ve davacı firmanın davasını reddetmiştir.

Son yıllarda ülkemizde “yeşil” veya “green” kelimelerini ürün adlarıyla veya başka tanımlayıcı kelimelerle birlikte içeren markalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu tip markaların tescil başvurularının reddedilmesi durumunda, başvuru sahiplerinin “yeşil” veya “green” kelimesinin bir renk ismi olduğu belirtilerek ret kararlarının yerinde olmadığı savunabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte, Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere “yeşil” veya “green” kelimeleri, artık sadece renk adı değil, çevre dostu ürünleri simgeleyen genel bir adlandırma niteliğindedir ve tüketicilerce de bu şekilde algılanmaktadır. “GREENWORLD” kararı bu bağlamda, markaların kelime anlamına bağlı kalmak yerine, tüketicilerin kelimeleri ne şekilde algıladığına bağlı olarak değerlendirme yapmanın gerekli olduğunu gösteren önemli bir karar niteliğindedir.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 23 Ekim 2003 tarihli HABM/Wrigley (C‑191/01), 27 Şubat 2002 tarihli Ellos/HABM [ELLOS] (T‑219/00), 7Temmuz 2011 tarihli Cree/HABM [TRUEWHITE] (T‑208/10) kararları

[2] 12 Ocak 2005 tarihli Wieland-Werke/HABM (T‑367/02), 12 Şubat 2004 tarihli Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99) kararları

[3] 27 Şubat 2002 tarihli Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL] ( T‑34/00) kararı

[4] 26 Kasım 2003 tarihli HERON Robotunits/HABM [ROBOTUNITS] (T‑222/02) kararı

[5] 12 Ocak 2000 tarihli DKV/HABM (COMPANYLINE) (T‑19/99) kararı

[6] 10 Mayıs 2012 tarihli Amador López/HABM [AUTOCOACHING] (T‑325/11) kararı

[7] 15 Eylül 2005, BioID/HABM (C‑37/03) kararı

[8] 13 Haziran 2014, K-Swiss/HABM – Künzli SwissSchuh (T‑85/13), 10 Mart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, (C‑51/10) kararları.

Organizasyon veya Etkinlik İsminden Oluşan Markaların Tescil Edilebilirliği Hakkında Güncel Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı – “International Air and Space Program” Markası

 

airandspace2

 

Sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, uygulamada sıklıkla tartışmaya yol açan bir konu niteliğindedir.

Ek bir ayırt edici unsur olmaksızın münhasıran bir organizasyonun veya etkinliğin adından oluşan markalar, organizasyonu düzenleyenlere göre marka olarak tescil edilebilir nitelikte olsa da, marka inceleme ofislerinin bu tip markalar hakkındaki değerlendirmesi genellikle aynı yönde olmamaktadır. Bu yazı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun bir organizasyonunun adından oluşan bir marka başvurusu hakkında verdiği güncel bir kararı kısaca aktarmaya çalışacağız.

“Aexa Aerospace LLC” firması, standart karakterlerde yazılı “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” kelime markasını 41. sınıfa dahil “Havacılık ve uzay alanında konferans ve sempozyum düzenlenmesi hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla, 31/01/2014 tarihinde USPTO’ya marka tescil başvurusunda bulunur.

airandspace

 

Bu aşamada, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin Türkçe karşılığının “ULUSLARARASI HAVA VE UZAY PROGRAMI” olduğu belirtilmelidir. Başvuru sahibi, başvuru aşamasında markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi için disclaimer (feragat) yolunu kullanmış ve belirtilen ibare üzerinde münhasır haklar talep etmeyeceğini belirtmiştir.

Başka bir yazıda daha detaylı açıklama niyetinde olmakla birlikte, A.B.D. marka hukuku çerçevesinde disclaimer (feragat) kavramı kısaca takip eden biçimde açıklanabilir:

Markadaki belirli unsurlardan feragat (disclaimer) uygulamasının amacı, kapsadıkları bazı unsurlar tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan, ancak bütün olarak tescil edilebilir nitelikte olan markaların tesciline -markada yer alan ve tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan unsurların sağlayacağı haklar hakkında yanlış izlenim oluşmasına izin verilmeden- imkan sağlamaktır. (Horlick’s Malted Milk Co. v. Borden Co., 295 F. 232, 234 (D.C. Cir. 1924) Bileşke markalarda, markayı oluşturan unsurlardan birisinin sağlayacağı haklardan feragat edilmesi yönündeki bildirim şu anlama gelmektedir: Feragat edilen unsura dayanarak marka hakları ileri sürülemeyecektir, tescilli markadan kaynaklanan haklar bileşke markanın bütününe ilişkindir ve ilgili tescil yalnızca bileşke markanın kullanımından kaynaklanacak hakları içermektedir. (Sprague Electric Co. v. Erie Resistor Corp., 101 USPQ 486, 486-87 (Comm’r Pats. 1954)) Markayı oluşturan unsurlardan birisinden feragat prosedürü, sadece belirli sınıflara ve belirli mallara veya hizmetlere ilişkin olabilir.

USPTO uzmanı, disclaimer talebi içerse de, başvuruyu A.B.D. Marka Kanunu’nun (2)(e)(1) paragrafı uyarınca, tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi başvuru kapsamında bulunan hizmetleri doğrudan tanımlar niteliktedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilerek 19/02/2015 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu’nun oldukça kısa sayılabilecek kararı aşağıda anahatlarıyla bilgilerinize sunulmaktadır.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, tanımlayıcı markalar konusundaki içtihada yer vermiştir:

Bir terim, malların ve hizmetlerin kalitesine, niteliğine, amacına veya özelliklerine ilişkin olarak doğrudan doğruya bilgi iletiyorsa tanımlayıcı niteliktedir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 675 F.3d 1297, 102 USPQ2d 1217, 1219 (Fed. Cir. 2012); In re Gyulay, 820 F.2d 1216, 3 USPQ2d 1009, 1009 (Fed. Cir. 1987)) Bir markanın tanımlayıcı niteliği, başvuru kapsamında bulunan mallar veya hizmetler, markanın kullanım biçimi ve markanın fiili veya niyet edilen kullanım biçiminin ortalama tüketiciler üzerinde yaratacağı olası etki dikkate alınarak değerlendirilir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 102 USPQ2d at 1219) Markanın tanımlayıcı niteliği soyut olarak değerlendirilmez. (In re Bayer Aktiengesellschaft, 488 F.3d 960, 82 USPQ2d 828, 1831 (Fed. Cir. 2007)) Bir diğer deyişle, malların ve hizmetlerin ne olduğunu bilen kişilerin, markayı kendileri için, mallar ve hizmetler hakkında doğrudan bilgi ileten bir terim olarak algılayıp algılamadığını değerlendirmekteyiz. (In reMBNA America Bank N.A., 340 F.3d 1328, 67 USPQ2d 1778, 1780 (Fed. Cir. 2003))

Başvuru sahibi, markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin tanımlayıcı olduğunu kabul etmekte, ancak bu ibareden disclaimer yoluyla feragat ettiğini ve başvuruda “INTERNATIONAL” ibaresinin de yer aldığını belirterek, markanın bütüncül olarak tanımlayıcı olmadığını iddia etmektedir. Başvuru sahibine göre, “INTERNATIONAL” kelimesinin çeşitli anlamları bulunmaktadır ve bu kelimeyi başvuru kapsamında bulunan hizmetlerle bağdaştırabilmek için belirli düzeyde hayalgücü gerekmektedir, bu bağlamda başvuru sahibi, markanın bütün olarak doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmadığı görüşündedir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin argümanlarını ikna edici bulmamaktadır. Kurul’un önceki içtihadında belirtildiği üzere: “Cevaplanması gereken soru, markayla karşılaşacak kişilerin, malların ve hizmetlerin ne olduğunu tahmin etmesi değildir. Bunun ötesinde, cevaplanması gereken soru, malların veya hizmetlerin neler olduğunu bilen kişilerin, markanın mallar veya hizmetler hakkında bilgi ilettiğini düşünüp düşünmeyeceğidir. (re Tower Tech Inc ., 64 USPQ2d 1314, 1316-17 (TTAB 2002)

Başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde sunduğu kanıtlar, markanın “öğrenciler için bir uluslararası program” için kullanıldığını göstermektedir. Bu husus da göz önüne alındığında, Temyiz Kurulu, markadaki “international (uluslararası)” kelimesini gören bu hizmetlere aşina tüketicilerin, başvuru sahibinin sağladığı hizmetlerin uluslararası nitelikte olduğunu düşüneceği görüşündedir. Kurul, inceleme uzmanının bu yöndeki tespitine katılmaktadır.

Daha da ötesinde, Temyiz Kurulu, “international (uluslararası)” kelimesini içeren markalar hakkında, tanımlayıcılık gerekçeli çok sayıda ret kararı vermiştir (Örneğin, “International Banking Institute” markası, bankacılar için seminer düzenleme hizmetleri bakımından; “BILLFISH INTERNATIONAL CORP ve şekil” markası, deniz turnası (billfish) için uluslararası düzeyde dernek hizmetleri bakımından; “INTERNATIONAL TRAVELERS CHEQUE” markası ise, uluslararası düzeyde finansal danışmanlık hizmetleri bakımından doğrudan tanımlayıcı nitelikte bulunmuştur.).

Ayrıca, yerleşik içtihada göre, bileşke bir markayı oluşturan her unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de doğrudan tanımlayıcı nitelikte olacaktır. (re Oppedahl & Larson LLP, 373 F.3d 1171, 71 USPQ2d 1370, 1372 (Fed. Cir. 2004))

Belirtilen nedenlerle USPTO Temyiz Kurulu, “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” markasının, başvuru kapsamında bulunan hizmetler bakımından tüketicilere derhal ve doğrudan bilgi verdiği ve bu anlamda da tanımlayıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.

Yazının başında da belirttiğimiz üzere, sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, sıklıkla tartışma konusu edilmektedir. Bileşke marka niteliğindeki tanımlayıcı terimler hakkındaki USPTO uygulaması, bu karardan da anlaşılacağı üzere, markayı oluşturan unsurların tek tek tescil edilebilirliğinin test edilmesi ve ardından bu unsurların oluşturduğu bütünün tescil edilebilirliği testine dayanmaktadır. Genel içtihat ise, “Bileşke bir markayı oluşturan her bir unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de tanımlayıcı nitelikte olacaktır.” yönündedir. Bu haliyle USPTO uygulamasında, bileşke markayı oluşturan unsurların her biri tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesinin de tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirildiğini ifade etmek ve organizasyon veya etkinlik isimlerinden oluşan markaların da aynı muameleye tabi olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KAATSU” Kararı – “Piyasada İlk Kez Kullanım” veya “Piyasada Tanımlayıcı Kullanımın Fiilen Bulunmaması” Argümanları Tanımlayıcılık Halini Ortadan Kaldırır mı?

KAATSU-Mini

 

Bir malı veya hizmeti ilk kez ortaya çıkaran ve isimlendiren kişinin, belirtilen mal veya hizmetin ismini marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunması halinde ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık gerekçeleri çerçevesinde başvuru reddedilmeli midir sorusuyla incelemede sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Belirtilen argümanın da değerlendirildiği bir dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayıyla karara bağlanmıştır (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b1e0bf81c96745f4805ff5701312032c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh4Pe0?text=&docid=159378&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=353446). Bu yazı belirtilen kararın açıklanması amacıyla yazılmıştır.

Japonya’da yerleşik “KAATSU JAPAN CO. LTD.”, 5/8/2011 tarihinde “KAATSU” kelime markasının tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

kaatsu

Başvuru kapsamında 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Mal ve hizmet listesi esasen ilgili sınıfların sınıf başlıklarından ve bazı sınıflar için bunların biraz detaylandırılmış halinden oluşmaktadır. Detaylı olarak belirtilen mal ve hizmetler arasında, CD’ler ve DVD’ler, tıbbi kullanım amaçlı fiziksel egzersiz cihazları, fitness amaçlı antrenman ve egzersiz cihazları, fiziksel egzersiz alanında eğitim hizmetleri, fiziksel egzersiz alanında eğiticilerin yeterli hale getirilmesi hizmetleri, spor imkanlarının sağlanması hizmetleri, fiziksel terapi hizmetleri, tıbbi cihazların kiralanması hizmetleri, özellikle dikkat çekmektedir.

OHIM uzmanı 7/9/2011 tarihinde gönderdiği bir ön kararla başvuruyu reddetme niyetinde olduğunu başvuru sahibine bildirir. OHIM uzmanına göre, “KAATSU” ibaresi bir fiziksel egzersiz metodunun ismidir ve terim belirtilen anlamı itibarıyla tanımlayıcı niteliktedir. Başvuru sahibi 3/11/2011 tarihinde gönderdiği karşı görüşle, markanın kendi şirketinin yönetim kurulu başkanı tarafından yaratıldığını, uzmanın referansta bulunduğu tüm internet makalelerinin kendi markalarına atıfta bulunduğunu, bu çerçevede markanın ayırt edici olduğunu belirtir. OHIM uzmanı karşı görüşte öne sürülen argümanları kabul etmez ve başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle başvuru kapsamında bulunan 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil malların ve hizmetlerin çoğunluğu bakımından kısmen reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

OHIM Temyiz Kurulu 9/10/2012 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu’nun kararı takip eden gerekçelere dayanmaktadır:

Başvuruyu oluşturan “KAATSU” ibaresi kasların büyümesini, kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğiyle ilgilidir ve bu kelimeyi duyan tüketicileri doğrudan ret kararı kapsamındaki malların ve hizmetlerin niteliği hakkında bilgilendirir içerikte bir adlandırmadır. Temyiz Kurulu’na göre “KAATSU” ibaresi çağrıştırıcı veya ima edici nitelikte değildir, aksine malların veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini bildirir anlamda doğrudan tanımlayıcı niteliktedir. Buna ilaveten, başvuru sahibinin sunduğu kanıtlar kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlar nitelikte de değildir. Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve itirazı reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava yolunu kullanır ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayılı kararı verir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı takip eden tespit ve sonuçları içermektedir:

Davacının temel iddiası, “KAATSU” ibaresinin ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olmadığıdır.

Genel Mahkeme, bu iddiaya karşılık olarak öncelikle tanımlayıcılık hususu hakkındaki içtihadı kısaca açıklar.

Tüzüğün 7/1-(c) bendi, bent kapsamına giren ibarelerin marka olarak tek işletme adına tescil edilmesini engeller. Hüküm, bent kapsamına giren ibarelerin herkes tarafından serbestçe kullanılması sağlamakta ve bu yolla kamu yararına bir amaç gözetmektedir. 7/1-(c) bendi kapsamına giren, yani tescili talep edilen malların veya hizmetlerin özelliklerini bildiren adlandırmalar, aynı zamanda malların veya hizmetlerin ticari kaynak gösterme biçimindeki asli işlevini de yerine getirmemektedir. Bir işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, işaret ile mallar veya hizmetler arasında, halkın ilgili kesimin tarafından anında algılanan ve malları veya hizmetleri tanımlayan veya onların bir özelliğini belirten doğrudan ve spesifik bir ilişki olmalıdır. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği, ilk olarak halkın ilgili kesimi tarafından ne şekilde algılandığına, ikinci olarak ise ilgili mal ve hizmetlere ilişkin olarak değerlendirilmelidir.

İncelenen vakada, inceleme konusu mallar ve hizmetler, sadece halkın geneline değil, aynı zamanda özel bir kesimine de yöneliktir. Bu özel grup, tıp alanında, kişisel egzersiz ve vücut geliştirme alanında faaliyet gösteren profesyonel birey ve şirketler olarak tanımlanabilir.

Temyiz Kurulu kararında “KAATSU” ibaresinin, kasların büyümesini ve kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğinin ismi olduğu belirtilmiştir. Başvuru sahibi buna karşılık olarak, başvuru sahibinin kendisinin bu egzersiz tekniğini geliştirdiğini ve kendi ürün ve hizmetlerini tanımlamak için bu tekniğe “KAATSU” ismini verdiğini öne sürmektedir.

Genel Mahkeme bu iddia karşısında ilk olarak, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirketin yönetim kurulu başkanı Profesör S. tarafından yaratılmış bir marka olmasının, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmediğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, OHIM tarafından yapılan inceleme çerçevesinde ortaya çıkan belgeler, “KAATSU” ibaresinin, başvuru sahibi tarafından sunulan malların veya hizmetlerin kaynağını gösteren bir ibare olarak değil, belirli bir egzersiz metodunun ismi olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun “KAATSU” ibaresini, kısmi ret konusu mallar ve hizmetler bakımından, ilgili malların ve hizmetlerin niteliği ve konusu hakkında doğrudan bilgi veren bir adlandırma olarak değerlendirmesi, Genel Mahkeme’ye göre yerindedir. Dolayısıyla, “KAATSU” ibaresi şu anda müşterek biçimde kullanılan bir kelime olmasa da, 7/1-(c) bendinin amacının kamu yararı olması dikkate alınarak, inceleme konusu mallar ve hizmetler bakımından kamu mülkiyetinde kalmalı ve mülkiyeti tekele konu olmamalıdır.

Adalet Divanı içtihadında (Prana Haus v. OHIM, C-494/08, p. 52 ve Prana Haus v. OHIM, T-226/07, p. 36) belirtildiği üzere, bir markayı oluşturan işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, bu işaretin marka kapsamındaki mallara ve hizmetlere ilişkin olarak başvuru tarihinde fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir. Hükmün uygulanabilmesi için, malların veya hizmetlerin bu şekilde kullanılabileceği yönünde makul kabul yeterlidir. Dolayısıyla, 7/1-(c) bendi incelemesinde yanıtı araştırılması gereken soru, tescili talep edilen işaretin şu anda kullanılan dilde alışılmış bir terim olup olmadığı değildir. 7/1-(c) bendi incelemesinde araştırılması gereken husus, tescili talep edilen işaretin kamunun ilgili kesiminin zihninde inceleme konusu mallarla veya hizmetlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği veya bu tip bir ilişkinin gelecekte kurulacağının düşünülmesinin makul olup olmadığıdır. OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde bu husus dikkate alınarak karar verilmiş olduğundan, başvuru sahibinin, başvuruya konu “KAATSU” markasının yaygın biçimde kullanılmadığı yönündeki iddiası kabul edilmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda detaylı biçimde aktarılan gerekçelerle başvuru sahibinin taleplerini yerinde bulmamış ve OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu 7/1-(c) bendi kapsamında reddetmesi kararını onamıştır.

Kanaatimizce “KAATSU” kararı, Adalet Divanı ve OHIM’in, 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcılık hususunda, halihazırda yeterince açık ve istikrarlı olan uygulamalarını daha da istikrarlı biçimde tekrar etmiştir. 7/1-(c) bendi kapsamında verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda sıklıkla dile getirilen ve ülkemizde de duymaya alışkın olduğumuz “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” argümanları, tanımlayıcılık konusunda Adalet Divanı ve OHIM tarafından kabul edilmeyen ve itibar görmeyen argümanlardır. “KAATSU” kararında da ifade edildiği üzere, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının verilebilmesi için ilgili terimin piyasada fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir, tersine ilgili bent kapsamında ret kararı verilebilmesi için gelecekte tanımlayıcı şekilde kullanıma ilişkin makul bir bağ kurulması yeterlidir. Buna ilaveten, “KAATSU” kararının 35. paragrafında belirtildiği üzere, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirket tarafından yaratılmış bir marka olması, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmemektedir. Kararın 36. paragrafında belirtildiği üzere, topluluk markası korumasından yararlanılabilmesi için, kamunun ilgili kesiminin başvurusu yapılan markayı, başvuru sahibinden kaynaklanan malları ve hizmetleri işaret eden bir gösterge olarak –derhal- algılaması ve bu yolla belirtilen malları ve hizmetleri diğer ticari kaynaklardan gelen aynı nitelikteki mallardan ve hizmetlerden ayırt etmesi gereklidir. Bu çerçevede, tanımlayıcılık incelemesinde odaklanılması gereken husus, piyasaya ilk kez sürme veya ismi ilk kez kullanma gibi unsurlar değil, derhal ticari kaynak nitelikte algılanır bir adlandırmanın var olup olmadığıdır. Sonuç olarak, istikrarlı Adalet Divanı uygulaması çerçevesinde, “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” gibi argümanların, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının kaldırılmasını tek başlarına sağlar nitelikte güçlü argümanlar olmadığı bir kez daha vurgulanmalıdır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com