Etiket: tanımlayıcılık

Dünya Kupası Öncesi Bir Tanımlayıcılık Tartışması: WEMBLEY ibaresi marka olarak tescil edilebilir mi?

 

2018 FIFA Dünya Kupası’na sadece 2 gün kaldı! Dört yılda bir düzenlenen ve dünyanın en çok seyirci çeken, en önemli spor organizasyonlarından biri olan turnuva, 14 Haziran Perşembe günü ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki açılış maçının saat 18:00’deki başlama vuruşu ile start alacak ve 15 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek.   Dolayısıyla, önümüzdeki bir ay boyunca futbol, gerek dünyada gerekse ülkemizde yoğun olarak konuşulan konuların başında gelecek. Maalesef Türkiye A Milli Futbol Takımı elemeleri geçemediği için bu dünya kupasında yer almayacak. Kupada milli takımımızı izleyemeyecek ve heyecanı daha üst düzeyde yaşayamayacak olmak üzücü olsa da, kendi adıma İtalya 1990’dan itibaren ilgiyle izlediğim Dünya Kupası’nı bu yıl da ekran başından büyük bir ilgi ve keyifle takip etmeye çalışacağım.

Yaklaşan gündem futbol ve dünya kupası olunca yazımızın da konusu tahmin ettiğiniz gibi futbolla bağlantılı olacak. Futbolla biraz ilgisi olup da WEMBLEY ismini duymayan yoktur sanırım. WEMBLEY, İngiltere’nin en büyük ve milli stadyumunun adı olup 90.000 kişilik kapasitesiyle Avrupa’nın Nou Camp’tan sonraki en büyük stadıdır. Pek çok ünlü konsere de ev sahipliği yapan çok amaçlı bir stadyum olan WEMBLEY, başkent Londra’nın Brent ilçesindeki Wembley isimli muhitte bulunmaktadır. Dolayısıyla, Wembley sadece ünlü stadyumun adı değil, aynı zamanda bu stadyumun bulunduğu Londra’daki bir muhitin/coğrafi alanın da adıdır.

Bu ön bilgilerin ardından konumuza gelelim. Yazıda aktaracağımız karar EUIPO Temyiz Kurulu’nun 16/01/2018 tarihli ve R 1415/2017-2 sayılı kararı. Kararda,  WEMBLEY ibaresinin tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı hususu değerlendiriliyor. Temyiz Kurulu kararına konu olan vakanın özeti şöyle:

10 Ekim 2016 tarihinde Wembley National Stadium Limited (başvuru sahibi) WEMBLEY kelime markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun eşya listesinde 9, 16, 18, 25, 28, 35, 39, 41 ve 43. sınıflarda yer alan oldukça çeşitli mal/hizmetler bulunmaktadır. Başvuruyu inceleyen uzman, başvurunun 41. sınıfa dâhil bazı hizmetler bakımından (özetle: eğitim hizmetleri, eğlence hizmetleri, spor ve kültür aktiviteleri, sporla ilgili etkinlikler, konferanslar, seminerler hakkında bilgi sağlama hizmetleri, spor, eğlence, kültür ve müzik etkinliklerinin düzenlenmesi, futbol akademisi hizmetleri, televizyon programları yapım hizmetleri, yarışma ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi ve organizasyonu, antrenörlük, oyuncu gelişimi, vb. konularda kurslar düzenleme, ödül seremonileri, bahis hizmetleri, yayıncılık hizmetleri, vb.) tanımlayıcı nitelikte ve ayırt edicilikten yoksun olduğunu bildirir yazıyı başvuru sahibine gönderir. Başvuru sahibi, aksi yöndeki karşı görüş ve cevabını EUIPO’ya sunar. Ancak uzman görüşünü değiştirmez ve bahsi geçen hizmetler bakımından kısmi ret kararı verir. Kısmi ret kararında, ilgili tüketicilerin önemli bir bölümünün, en azından Londra’daki vatandaşların, kısmi redde konu hizmetlerin sadece bir futbol stadyumu değil, aynı zamanda Londra’da bir coğrafi yerin adına işaret eden Wembley’de sağlanacağını derhal düşünecekleri; dolayısıyla WEMBLEY ibaresinin ilgili hizmetlerin coğrafi kaynağı konusunda kesin ve direkt bilgi taşıdığı; ibarenin İngilizce konuşan halk tarafından anlaşılacağı, markanın hayal ürünü, metaforik veya sıra dışı olmadığı; markanın ayırt edicilik katacak başka herhangi bir unsur içermediği; ilgili tüketicilerin marka ve redde konu hizmetler arasında doğrudan ve spesifik bir ilişki kuracağı; başvuru sahibinin halkın büyük bölümünün WEMBLEY’i coğrafi bir lokasyon olarak değil, dünyaca ünlü WEMBLEY STADYUMU’na işaret edecek şekilde algılayacağı yönündeki argümanının ikna edici olmadığı, zira başvuru sahibinin bu hususu delillerle ispatlayamadığı; Ofis’in geçmiş kararlarının somut olay yönünden bağlayıcı olmadığı ve emsal teşkil etmeyeceği; başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe yönelik talebinin ise koşula bağlı olması nedeniyle kabul edilebilir olmadığı gerekçelerine yer verilmiş ve başvuru 41. sınıfa dahil çeşitli hizmetler bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edicilikten yoksunluk gerekçeleriyle kısmen reddedilmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiştir.

Başvuru sahibinin itiraz gerekçeleri, iddia ve argümanları:

Başvuru sahibi İngiliz ulusal futbol stadyumu WEMBLEY’in sahibi ve işletmecisidir. Başvuru sahibi WEMBLEY’in kısmi ret kararına konu hizmetler bakımından ünlü veya bilinir olduğuna yönelik herhangi bir delil veya açıklama sunmamaktadır. Çünkü, (başvuru sahibine göre) WEMBLEY, kısmi ret kararına konu hizmetlerle ünlü değildir ve bu nedenle ret kararı yerinde değildir. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, redde konu hizmetlerin coğrafi kaynağını göstermemektedir. Bu bağlamda başvuru sahibi Wembley bölgesinin ekonomisinin ne ile ünlü olduğuna işaret eden Wikipedia çıktısını delil olarak sunmuştur. Bu bilgiye göre, Wembley bölgesinin, redde konu hizmetlerle ünlü olmadığı veya bu hizmetlerle ilişkilendirilebilir olmadığı açıktır.  WEMBLEY markası başvuru sahibi tarafından, tüketicilere hizmetlerin WEMBLEY Natiaonal Stadium tarafından sağlandığına işaret edecek şekilde kullanılmakta olup tüketiciler de markayı bu şekilde, Wembley National Stadium Limited’den kaynaklanan, tanımlayıcı olmayan bir marka şeklinde algılayacaklardır. Marka ilgili hizmetler için tanımlayıcı olarak görülemez. Örneğin bir tüketici, antrenörlük hizmetleri sunan bir müesseseye giderek bir “WEMBLEY” istediğinde, marka, söz konusu hizmetleri doğrudan tanımladığından, hizmeti sunan ne istendiğini anlamayacaktır. Sadece bu hizmetlerin Brent ilçesinden kaynaklanabilecek olması, markanın tanımlayıcı olduğu anlamına gelmemektedir. İlaveten, tüketiciler ünlü kent simgelerinden oluşan markaları tanımak ve bunları belirli bir etkinlik, spor takımı veya organizasyon sahibi kuruluş ile ilişkilendirmek konusunda fazlasıyla tecrübelidir. “Wimbledon” veya “Le Mans” gibi tanınan markalar bu hususa birer örnektir. Son olarak, ünlü spor mekanlarının isimleri, her zaman ülke/bölge adıyla belirtilirler.  İlaveten, bu mekânla ilişkili mal ve hizmetler, ancak o ülke/bölgeyi temsil eden tek bir kaynak tarafından sağlanır. Örneğin, sadece bir WIMBLEDON, OLD TRAFFORD ve WEMBLEY vardır ve WIMBLEDON ile OLD TRAFFORD isimleri AB Markası olarak tescil edilmiş durumdadır. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, söz konusu hizmetlerle ilgili olarak kullanıldığında, tüketiciler tarafından tanımlayıcı olarak değil, ayırt edici bir ibare olarak görülecektir, çünkü bu ibare sadece devlete ait / devlet kontrolündeki tek bir hizmet sağlayıcıya, yani Wembley National Stadium Limited’e işaret etmektedir. Yaygın kullanımı göz önüne alındığında, WEMBLEY ibaresinin, söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanıldığında, gerekli minimum ayırt edicilik seviyesine erişmiş olduğu açıktır. Başvuru sahibi markayı kullanmakta o kadar başarılıdır ki, uzman hatalı olarak, ilgili hizmetler yönünden başvuru sahibi yerine ilgili coğrafi alanın ünlü olduğuna inanmıştır. Bu haliyle, marka açık şekilde ayırt edicidir ve ilgili tüketiciler tarafından sadece başvuru sahibine işaret eder şekilde görülecektir. Başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin delil sunmaya yönelik açık talebine rağmen, kendisine böyle bir fırsat verilmemiştir. Dolayısıyla, bu fırsatın da sağlanması talep edilmektedir.

Temyiz Kurulu’nun tespit, değerlendirme ve gerekçeleri:

Temyiz Kurulu öncelikle, AB Marka Tüzüğünün 7(1)(c) maddesi hükmünün içeriğine, hükmün altında yatan kamu yararına ve söz konusu maddenin kapsamına giren işaretlere yönelik genel ilkelere (yerleşik yargı içtihatlarına atıfla) yer vermiştir.

Malların coğrafi kaynağını veya destinasyonunu ya da hizmetlerin icra edildiği/sunulduğu yeri göstermeye yarayan işaretlerin, özellikle coğrafi adların herkese açık kalmasında kamu yararı vardır. Şöyle ki, bu işaretler, ilgili mal veya hizmetlerin kalitesini veya diğer özelliklerini belirtebilir; ayrıca, çeşitli yollarla tüketici tercihlerini etkileyebilirler.  Örneğin, mal veya hizmetleri bir yerle ilişkilendirmek olumlu bir tepkiye yol açabilir. (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47)

Daha belirgin olarak, sadece halihazırda ünlü olan coğrafi lokasyonları işaret eden, veya mal ve hizmetler bakımından ünlü olan ve bu nedenle ilgili tüketiciler tarafından bu mal ve hizmetlerle ilişkilendirilen coğrafi adların marka olarak tescili mümkün değildir. İkinci olarak, mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağını belirtmek amacıyla söz konusu ibareler herkesin kullanımına açık kalmalıdır. (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48)

Ancak, ilke olarak AB Marka Tüzüğü’nin 7(1)(c) maddesi, halk tarafından bilinmeyen veya en azından coğrafi lokasyon olarak bilinmeyen, ya da işaret ettikleri yerin türü nedeniyle, ilgili tüketicilerin mal ve hizmetlerin o yerden kaynaklandığına inanmalarının muhtemel olmadığı coğrafi adların tesciline engel olmamaktadır.  (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49)

İlaveten, diğer tüm tanımlayıcı terimlerde olduğu gibi, uygulanması gereken test, coğrafi terimin mal ve hizmetlerin objektif özelliklerini tanımlayıp tanımlamadığıdır. Bir markanın tanımlayıcılığı, sadece ilgili mal veya hizmetler yönünden değil, aynı zamanda ilgili tüketici açısından da değerlendirilmelidir. (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86,  § 38 ve 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23)

Kurul, redde konu 41. sınıfa dahil hizmetlerin hem ortalama tüketicilere hem de uzman tüketicilere hitap ettiğini ve uzman tüketicilerin dikkat düzeyinin ortalama tüketicilerin dikkat düzeyinden daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

Başvuru konusu marka, “WEMBLEY” kelimesinden oluşmakta olup, bu ibare Londra’nın Brent ilçesinin bir parçasıdır. WEMBLEY ibaresi aynı zamanda İngiliz milli futbol stadyumunun adıdır. Söz konusu stadyum, daha büyük kapasiteyle ve çok amaçlı kullanıma uygun şekilde 2007 yılında yeniden inşa edilmiştir. WEMBLEY dünyanın en ünlü statlarından birisidir ve AB’deki pek çok tüketici tarafından Londra’daki stadyumun adı olarak bilineceği varsayılmaktadır.

Ancak, WEMBLEY’in sadece stadyuma işaret edecek şekilde anlaşılmayıp, aynı zamanda redde konu hizmetler yönünden Londra’nın Brent ilçesinde yer alan daha geniş bir coğrafi alanı işaret edecek şekilde anlaşılacağını gösterir bir delile veya Kurul tarafından tespit edilen bir göstergeye rastlanmamıştır. Statlar coğrafi lokasyonlar olmasına rağmen, bunların temelde herhangi bir mal veya hizmetin özelliklerini belirtebilmesi oldukça zordur. Bir coğrafi yer adının soyut olarak herhangi bir mal veya hizmetin coğrafi kaynağına işaret eder şekilde anlaşılıp anlaşılmayacağı aynı zamanda ilgili yerin özelliklerine bağlıdır. Yerin büyüklüğü arttıkça (örneğin bir bölge veya ülke), halkın ilgili yer adı ile mal veya hizmetler arasında bağlantı kurması daha kolay olacaktır. Bir cadde veya münferit bir bina/yapı genellikle bu şartı sağlamamaktadır. (kıyasen bkz. 22/01/2015, R 28/2014-5, NEUSCHWANSTEIN,  § 18.; Genel Mahkemenin 05/07/2016 tarih, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391 kararıyla onanmıştır) Kurul’un görüşüne göre, aynı durum bir ilçenin bir bölümü bakımından da geçerlidir.

Ayrıca, bir stadyumun ilgili tüketicilerce mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağına işaret edecek şekilde algılanacağını farz etmek de güçtür. WEMBLEY’in ticari olarak tek bir hizmet sağlayıcı tarafından işletilen, belirli, tekil bir tesis olması hususu, coğrafi kaynak varsayımının önüne geçmektedir. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, hizmetlerin bu stadyumda sunulması halinde, bu hizmetlerin kaçınılmaz olarak ancak tek bir sağlayıcıdan gelmesinden ötürü herhangi bir hizmetin coğrafi kaynağını göstermeyecektir. (kıyasen bkz. 04/07/2012, R 60/2012-4, NÜRBURGRING DRIVING ACADEMY, § 16-17) Bu çerçevede, somut vakada Tüzüğün 7(1)(c) bendi uygulanabilir değildir.

Temyiz Kurulu, ayrıca Ofis’in önceki kararlarıyla bağlı olmamakla birlikte, başvuru sahibi tarafından Ofis’in verdiği önceki kararlara, örneğin TOTTENHAM ve WIMBLEDON markalarının 41. Sınıftaki hizmetler için tescile uygun bulunduğuna dair kararlara yapılan atfın, incelemeye konu vakayla ilgili olduğunu da belirtmiştir.

Karar uzmanı, markanın ayırt edicilikten yoksun olduğu sonucuna, esas olarak markanın tanımlayıcı niteliğinden ötürü ulaşmış olduğundan ve yukarıda ifade edildiği üzere marka, Tüzüğün 7(1)(c) bendinin uygulama alanına girmediğinden 7(1)(b) bendi kapsamındaki ret kararının da kaldırılması gerekmiştir.

Açıklanan gerekçelerle Temyiz Kurulu itirazın kabulüne ve kısmi ret kararının iptaline karar vermiştir.

Temyiz Kurulu’nun bu kararı almasında WEMBLEY’in ünlü stadyumun adı olarak bilinirliğinin, Londra’nın Brent ilçesindeki bir muhit olarak bilinirliğinin çok ötesinde olması ve tüketicilerin, kısmi redde konu hizmetlerle ilgili olarak bu ibareyi gördüklerinde, söz konusu hizmetlerin söz konusu coğrafi alandan kaynaklandığını düşünmelerinin olası olmaması yönündeki değerlendirmenin etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, karar içeriğinde daha önce IPR Gezgininde paylaşılmış ve tartışılmış olan NEUSCHWANSTEIN kararına da atıf yapıldığına dikkat çekelim.

WEMBLEY marka olarak tescile giderken, futbolseverlere de yaklaşan Dünya Kupası’nın keyfini çıkarmak düşsün diyerek yazımıza burada noktayı koyalım. (not: Messi’li Arjantinspor 🙂 )

 

H. Tolga Karadenizli

Haziran 2018, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

 

® sembolü bir ibareyi marka haline getirir mi? AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi ‘Limbic® Sales’ kararı

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-517/15 sayılı kararında “Limbic® Sales” kelime markasının tescil edilebilirliği konusunda karar vermiştir. Almanca ve Fransızca dillerinde mevcut olan kararın ilgili dillerdeki tam metinlerine http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-517/15&td=ALL bağlantısından erişim mümkündür.

Başvuru sahibi söz konusu ibarenin 16, 35 ve 41. Sınıflarda yer alan “basılı evrak”, iş danışmanlığı” ve “marka geliştirme konusunda eğitim ve eğitim kursları sağlanması hizmetleri” nde Avrupa Birliği Markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Hem inceleme uzmanı hem de EUIPO Temyiz Kurulu başvuruyu, mal ve hizmetlerin özelliğini belirttiği gerekçesiyle AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün 7(1)(c) maddesine aykırılık nedeniyle reddetmiştir.

Temyiz Kurulu, kararında markanın üç unsurdan oluştuğunu belirtmiştir : (1)  beynin, diğer işlevlerin yanı sıra, dış uyaranlara karşı otomatik ve duygusal tepkilerinden sorumlu bölümü olan limbik sisteme işaret eden “limbic” kelimesi, (2) tescilli bir markayı gösteren sembol olan ® sembolü ve (3) satış, satışlar anlamına gelen ‘sales’ kelimesi.

Temyiz Kuruluna göre, “limbic sales” ifadesi, yöneticilerden oluşan ilgili tüketici kesimi tarafından, inceleme konusu malların limbik sistemle bağlantılı mallar olduğu şeklinde anlaşılacaktır. Daha belirgin olarak, Kurul, mal ve hizmetlerin, reklam ve satış stratejilerini geliştirmek için limbik sistem yoluyla tüketici davranışlarını ne şekilde etkileyebileceği konusunda bilgi verdiği gerekçesine dayanmaktadır. Temyiz Kurulu kararına karşı başvuru sahibi şirket tarafından dava açılmıştır.

Davaya bakan AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Temyiz Kurulu’nun kararına katılmamış ve kararı bozmuştur. Mahkeme’nin görüşüne göre, ilgili tüketicilerin “Limbic® Sales” ibaresi ile başvuruya konu mal ve hizmetler arasında derhal ve ilave bir zihni çaba gerektirmeksizin, doğrudan bir bağlantı kuracağını gösterir herhangi bir delil mevcut değildir. T-208/10 sayılı ‘TRUEWHITE’ kararına atıf yapan Mahkeme, “Limbic® Sales” ifadesinin, bu ifadeyi oluşturan parçaların ötesine geçen bir algı oluşturduğu kanaatine ulaşmıştır. İlk olarak, “limbic” kelimesinin kendi başına açık bir anlamı yoktur, çünkü bu kelime çoğunlukla “system” terimi ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır. İkinci olarak, başvuru sahibi, “limbic” kelimesiyle ® sembolünü ve “sales” kelimesini bir araya getirmek suretiyle, İngilizce’de yaygın ve alışılmış olmayan bir yapı oluşturmuştur.

İlaveten Mahkeme, “limbic” kelimesinin nörobiyoloji alanıda kullanılan tıbbi bir terim olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, tıp alanındaki uzman kişilerden oluşmayan ilgili tüketici kesimi, “Limbic® Sales” ibaresini anında limbik sistemle bağlantılı mal ve hizmetlere işaret eder biçimde algılamayacaktır. Ürünler, limbik sistem yoluyla tüketici davranışını etkileme hedefinde olsa dahi, bu tespit, “Limbic® Sales” ibaresini tanımlayıcı bulmak için yeterli değildir.  Her durumda ilgili tüketicinin, markanın anlamını, özellikle de , “limbic” kelime unsurunun anlamını düşünmek için belli bir zamana ihtiyacı olacaktır. Mahkemeye göre bu husus tanımlayıcılık sonucuna ulaşmaya engel olmaktadır.

 Kararda Mahkemenin, başvuruya konu markanın “®” sembolünü içermesi hususunu vurgulama biçimi dikkat çekicidir. Bu bağlamda, başvuru sahibinin EUIPO nezdinde halihazırda “limbic” kelime markasının sahibi olduğu da belirtilmedir, zira bu husus başvuru konusu markada “®” unsuruna yer verilmesini açıklayan bir neden olabilir.

AB dava hukukuna göre, “®” sembolü, markanın asli işlevini (ayırt edicilik işlevi) yerine getirmeye elverişli bir işaret değildir.  AB Adalet Divanı C-37/03 P sayılı ‘BioID’ kararında, bir markaya eklenen “®” sembolünün, “tüketicilerin, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetleri, bir başka kaynağa sahip mal ve hizmetlerden ayırt etmesini sağlamadığını” ifade etmiştir. “®” sembolünün bir markanın EUTMR 7(1)(b) maddesi anlamında ayırt edici karakterinin belirlenmesinde esasen ilgisiz olması göz önüne alındığında, aynı durumun EUTMR 7(1)(c) maddesinin amacı açısından da geçerli olması beklenebilir.

Ancak, sürpriz bir şekilde, Genel Mahkeme’nin söz konusu kararında geçen bazı kısımlar, tartışmaya açık bir şekilde, “®” sembolünün “Limbic® Sales” ibaresinin olağan dışı yapısının oluşmasına yardımcı olduğunu ima etmektedir. Eğer, başvuru sahibi marka örneğinde “®” sembolüne yer vermeden başvuruda bulunsaydı Mahkeme “Limbic Sales” ibaresinin yine yaygın ve alışıldık olmayan bir yapısı olduğu yönünde bir sonuca ulaşır mıydı, kuşkusuz bu da ayrı bir merak konusu… (ayrıca bkz. T-513/15, ‘Limbic® Map’ ve T-516/15, ‘Limbic® Types’).

Diğer taraftan, davaya konu olan kararında EUIPO Temyiz Kurulu, EUTMR (7)(1)(b) maddesi anlamında ibarenin ayırt edici niteliği konusunda herhangi bir değerlendirme yapmamıştır. Genel Mahkeme de, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenmemiş bu hususu ilk kez kendisinin incelemesinin hukuken mümkün olmadığını belirtmiş ve bu hususa dair bir inceleme yapmamıştır. Bozma sonucu dosya tekrar EUIPO Temyiz Kurulu’na gönderilmiş olduğundan, EUIPO Temyiz Kurulu, Genel Mahkeme’nin gerekçesini dikkate almak suretiyle, bu defa ibareyi ayırt edici nitelik açısından da inceleyecektir.

Dolayısıyla, gelinen aşamada, tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararı Genel Mahkeme tarafından bozulmuş olmakla birlikte, EUIPO Temyiz Kurulu bozma sonucu önüne gelen dosyada vereceği yeni kararda bu kez ibarenin ayırt edici niteliğini de ayrıca değerlendireceğinden, henüz ibarenin marka olarak tescile uygun olup olmadığını söylemek için erkendir.

 

H. Tolga Karadenizli

Mart 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

Kaynak: https://www.marques.org/class46

“GREEN” Sadece Bir Renk Adı Değildir – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “GREENWORLD” Kararı (T-106/14)

greenworld

 

Tüketicilerin yıllar içinde değişen bilinç düzeyinin ve tüketime ilişkin davranış eğilimlerindeki değişikliklerin, marka hukukuna ilişkin kararlara da yansıdığını görmekteyiz. Belki, 15-20 yıl önce “GREEN” ve “WORLD” kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan “GREENWORLD” ibaresi enerji sektörünü ilgilendiren mallar ve hizmetler için ayırt edici niteliğe sahip bir marka algısı oluşabilirdi. Ancak son yıllarda kaynakların hızla tükenmesi neticesinde, çevre dostu, çevreye en az zarar veren enerji üretmek/tüketmek arayışında olan insanoğlunun yenilenebilir enerjiye olan yoğun ilgisi, bu ibarenin algılama biçimine de etki etmiştir. Artık tüketicilerin zihinlerinde, enerji sektöründe üretilen/tüketilen mallar ve hizmetler için kullanılan “GREENWORLD” ibaresi, “YEŞİL DÜNYA” şeklinde anlamı olan ayırt edici bir marka olarak değil, söz konusu mallar ve hizmetler için “ayırt edici niteliği bulunmayan” ve “tanımlayıcı” bir ibare olarak yer etmektedir.

Yukarıdaki bu tespit, 27 Şubat 2015 tarihinde Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “GREENWORLD” markasına ilişkin dava hakkında verdiği T-106/14 sayılı karara dayanmaktadır. Kararı orijinal Almanca metninden incelemek isteyen okuyucular, karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda522765608f34b6eb538ee38064e0216.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPbx50?text=&docid=162577&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=607241 bağlantısından erişebilir.

Konunun Mahkeme önüne gelmeden önceki safahatı kısaca şöyledir:

  • Alman Universal Utility International GmbH & Co. KG firması, standart karakterlerde yazılı,

                                                                        GREENWORLD

kelime markasının, topluluk markası olarak tescili için 28 Şubat 2013 tarihinde OHIM’e başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Nice Sınıflandırmasının 4. sınıfı (Yakıtlar, elektrik enerjisi), 35. sınıfı (Yakıtların internet üzerinden perakende satış ve aracılık hizmeti, elektrik tedarik sözleşmeleri), 39. sınıfı (Elektrik, doğal gaz, su enerjisi iletim ve dağıtım hizmetleri, su temin hizmetleri) için yapılmıştır.

  • OHIM 15 Mart 2013 tarihli kararı ile bu başvuruyu reddetmiştir. Bu karara dayanak olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 maddesi (b) ve (c) bentleri ile 7/2 maddesi gösterilmiştir. Buna göre OHIM ret kararında, “GRENNWORLD” kelimesinin İngilizce bilen tüketiciler için içerdiği mal ve hizmetlerin “çevreye zararsız”, “çevre dostu” ürünler olduğuna işaret ettiğini, bu kelimenin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin niteliğini ve içeriğini belirttiğinden açıkça ve doğrudan tanımlayıcı olduğunu, ayırt edici karakterden yoksun olduğunu gerekçe göstermiştir.
  • Başvurucu firmanın ret kararına itirazlarının, OHIM nezdinde yine aynı gerekçelerle reddedilmesi üzerine Avrupa Adalet Divanı Mahkemesi’nde 14 Şubat 2014 tarihinde dava açılmıştır.

Davacı  Universal Utility International GmbH & Co. KG, öncellikle OHIM’in “GREENWORLD” kelimesinin tanımlayıcı olduğuna ilişkin tespitinin yerinde olmadığını iddia etmiştir.

Mahkeme bu iddia karşısında, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü 7/1 maddesi (c) fıkrası uyarınca kamu yararı amacıyla ve herkes tarafından kullanılan ibare ve işaretlerin tanımlayıcı olduğuna ilişkin önceki tarihli içtihatlarına işaret etmiştir.[1] Malların ve hizmetlerin özelliklerini açıklayan bu tür ibare ve işaretlerin, bir markadan beklenen ana fonksiyona sahip olmadığını, bir mal veya hizmetin hangi işletme tarafından sunulduğunu göstermediğini, tüketicilerin edindiği iyi veya kötü tecrübelere göre daha sonra o ürünü ayırt etmelerine olanak sağlamadığını belirtmiştir. Buna ek olarak, bir ibarenin, tüketicilerin düşünmesine fırsat vermeden doğrudan ve ani şekilde ilgili ürünün içeriğini doğrudan ve somut şekilde belirtmesi halinde tesciline izin verilmediğinin altı çizilmiştir.

Tüzüğün 7/1 (c) maddesi anlamında tanımlayıcı nitelikte türetilmiş bir kelimeden ya da her biri tanımlayıcı nitelikteki kelimelerden oluşan bir markada, sadece markayı oluşturan unsurların teker teker tanımlayıcı olduğu tespiti ile yetinilmemesi gerektiği, markanın “bir bütün olarak tanımlayıcı” olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.[2] Zira bir marka her ne kadar tanımlayıcı nitelikte türetilmiş bir kelimeden ya da tanımlayıcı birden çok kelimelerin bir araya gelmesinden oluşsa da, “özgün/alışıldık olmayan şekilde biraya gelme tarzı itibari” ile “bir bütün olarak” ilgili olduğu mallar ve hizmetler için tanımlayıcı karakterden uzaklaşabilir. İlgili ibarenin bu anlamdaki analizinde, ait olduğu dildeki anlam ve dilbilgisi kuralları göz önüne alınacaktır.

Mahkemeye göre, bir ibarenin tanımlayıcı olup olmadığını tespitinde ilgili malların ve hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesinin algılayış tarzı da dikkate alınmalıdır.[3] Söz konusu dava açısından OHIM tüketici kitlesini, dava konusu markanın hitap ettiği branştaki çalışanlar ve işletmeler ile aynı zamanda ortalama düzeyde bilgi ve dikkat sahibi tüketiciler olarak belirlemiştir. Başvuru konusu ibaredeki “GREEN” ve “WORLD” kelimeleri İngilizce olduğundan, İngilizce konuşan ülkelerdeki tüketiciler dikkate alınmıştır.

Sonraki aşamada Mahkeme, belirlenen tüketici kitlesi nezdinde dava konusu ibarenin, içerdiği mal ve hizmet grubu için doğrudan ve somut tanımlayıcılık ilişkisi içinde olup olmadığı hususunun incelemesine geçmiştir.[4] İlk olarak “GREEN” kelimesine yönelik tespitler yapılmıştır. “GREEN” kelimesinin sadece “yeşil renk” anlamına gelmediği aynı zamanda “yaygın” olarak “çevre dostu” olarak algılandığı belirtilmiştir. Mahkemeye göre, ilgili tüketici kitlesi bir ürün veya hizmet üzerinde bu kelimeyi gördüğünde, genel olarak o ürün ya da hizmeti çevre dostu ya da daha az çevreye zararlı olarak tanımlamaktadır.

“Dünya” anlamına gelen İngilizce “WORLD” kelimesinin ise, kelime anlamının mı yoksa mecazen mi anlaşılacağı sorusunun, dava konusu olayın değerlendirilmesinde ilgisiz olduğu belirtilmiştir.

“GREENWORLD” kelimesinin bir bütün olarak, içerdiği mallar ve hizmetler açısından incelendiğinde; özellikle yakıtlar ve elektrik enerjisi mal grubu ve elektrik, doğalgaz, termal, su enerjisi, yakıt dağıtım ve pazarlaması göz önüne alındığında “açıkça ve tereddütsüz çevre korumasına ilişkin yaygın bir tanımlayıcı karaktere” sahip olduğu belirlenmiştir.   Her biri ayrı ayrı tanımlayıcı karaktere sahip kelimelerin somut olaydaki şekilde bir araya gelmesi ile oluşan bütünün de tanımlayıcı karaktere sahip olduğu belirtilmiştir. Yine bu tarz bir bileşimin İngilizce dilinin gramer ve sözdizimi açısından da “özgün” olmadığı ortaya konmuştur.  Mahkeme bu noktada önceki tarihli bir içtihadına işaret ederek,    “COMPANY” ve “LİNE” kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan markanın, ilgili işletmenin ürün ve hizmetlerini ayırt edici nitelikte olduğuna ilişkin verdikleri kararın ve o kararda yer alan “COMPANYLINE” şeklindeki kombinasyonun sözlükte bulunmadığına ilişkin tespitlerinin, somut olayda ileri sürülemeyeceğini açıklamıştır. [5]

Mahkeme, davacının “GREEN” kelimesinin “çevre dostu” yanında kullanılan diğer anlamlarının (genç, güvenilir, işlenmemiş, hazır olmayan, hasta/sağlıksız görünüm) olduğu yönündeki itirazlarını yerinde bulmamış, daha önceki içtihatlarına göre bir ibarenin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin özelliğini belirten bir anlamının olmasının, tescil engeli için yeterli olduğunu belirtmiştir.

Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu’nun, ilgili mal ve hizmetlerden yakıtlar ve elektrik enerjisi için “GREENWORLD” ibaresini gören ortalama dikkat seviyesindeki tüketicilerin zihinlerinde, o mal ve hizmetlerin çevre dostu olduğu izlenimini uyandıracağını ve bu özellikleri nedenleri ile tercih edilecekleri şeklindeki tespitlerini yerinde bulmuştur. Davacının internet arama motorlarında veya Wikipedia kayıtlarında dava konusu markanın tanımlayıcı olarak kullanıldığına dair bir sonuç çıkmadığına ilişkin iddiasını da yerinde bulmamıştır. Zira Mahkemeye göre, her somut olayın özelliğine göre OHIM, mahkemelerin denetimine tabi olarak ve internet sonuçlarında bağımsız olarak bir markanın tanımlayıcı olup olmadığını belirlemektedir. [6]

Davacının son olarak, OHIM’in bir başka başvuru olarak “GREENWORLD” markasının 7, 37, 39 ve 42 için tesciline müsaade ettiğini, dava konusu benzer durumda ise farklı davranarak kararlardaki istikrar ve eşit muamele ilkesinden uzaklaşıldığını iddia etmiştir. Mahkeme, bir markanın topluluk markası olarak tescil edilip edilmeyeceği hususunun, OHIM’in önceki kararlarına bağlı olmadığını, bu konunun Tüzüğü yorumlayan uzmanların değerlendirmesine tabi olduğunu cevaben belirtmiştir.[7] Öte yandan, eşitlik ve yasal istikrar ilkelerinin bir gereği olarak OHIM kararlarının uyum içinde olması gerektiğinin, ancak her somut olayın özelliğine uygun olarak her marka başvurusunun tescil edilebilirlik hususunun titizlikle ve kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.[8]

Sonuç olarak Mahkeme, dava konusu “GREENWORLD” markasının içerdiği mallar ve hizmetler için tanımlayıcı karaktere sahip olduğunu tespit ettiğinden, OHIM kararını yerinde bulmuş ve davacı firmanın davasını reddetmiştir.

Son yıllarda ülkemizde “yeşil” veya “green” kelimelerini ürün adlarıyla veya başka tanımlayıcı kelimelerle birlikte içeren markalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu tip markaların tescil başvurularının reddedilmesi durumunda, başvuru sahiplerinin “yeşil” veya “green” kelimesinin bir renk ismi olduğu belirtilerek ret kararlarının yerinde olmadığı savunabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte, Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere “yeşil” veya “green” kelimeleri, artık sadece renk adı değil, çevre dostu ürünleri simgeleyen genel bir adlandırma niteliğindedir ve tüketicilerce de bu şekilde algılanmaktadır. “GREENWORLD” kararı bu bağlamda, markaların kelime anlamına bağlı kalmak yerine, tüketicilerin kelimeleri ne şekilde algıladığına bağlı olarak değerlendirme yapmanın gerekli olduğunu gösteren önemli bir karar niteliğindedir.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 23 Ekim 2003 tarihli HABM/Wrigley (C‑191/01), 27 Şubat 2002 tarihli Ellos/HABM [ELLOS] (T‑219/00), 7Temmuz 2011 tarihli Cree/HABM [TRUEWHITE] (T‑208/10) kararları

[2] 12 Ocak 2005 tarihli Wieland-Werke/HABM (T‑367/02), 12 Şubat 2004 tarihli Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99) kararları

[3] 27 Şubat 2002 tarihli Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL] ( T‑34/00) kararı

[4] 26 Kasım 2003 tarihli HERON Robotunits/HABM [ROBOTUNITS] (T‑222/02) kararı

[5] 12 Ocak 2000 tarihli DKV/HABM (COMPANYLINE) (T‑19/99) kararı

[6] 10 Mayıs 2012 tarihli Amador López/HABM [AUTOCOACHING] (T‑325/11) kararı

[7] 15 Eylül 2005, BioID/HABM (C‑37/03) kararı

[8] 13 Haziran 2014, K-Swiss/HABM – Künzli SwissSchuh (T‑85/13), 10 Mart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, (C‑51/10) kararları.

Organizasyon veya Etkinlik İsminden Oluşan Markaların Tescil Edilebilirliği Hakkında Güncel Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı – “International Air and Space Program” Markası

 

airandspace2

 

Sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, uygulamada sıklıkla tartışmaya yol açan bir konu niteliğindedir.

Ek bir ayırt edici unsur olmaksızın münhasıran bir organizasyonun veya etkinliğin adından oluşan markalar, organizasyonu düzenleyenlere göre marka olarak tescil edilebilir nitelikte olsa da, marka inceleme ofislerinin bu tip markalar hakkındaki değerlendirmesi genellikle aynı yönde olmamaktadır. Bu yazı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun bir organizasyonunun adından oluşan bir marka başvurusu hakkında verdiği güncel bir kararı kısaca aktarmaya çalışacağız.

“Aexa Aerospace LLC” firması, standart karakterlerde yazılı “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” kelime markasını 41. sınıfa dahil “Havacılık ve uzay alanında konferans ve sempozyum düzenlenmesi hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla, 31/01/2014 tarihinde USPTO’ya marka tescil başvurusunda bulunur.

airandspace

 

Bu aşamada, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin Türkçe karşılığının “ULUSLARARASI HAVA VE UZAY PROGRAMI” olduğu belirtilmelidir. Başvuru sahibi, başvuru aşamasında markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi için disclaimer (feragat) yolunu kullanmış ve belirtilen ibare üzerinde münhasır haklar talep etmeyeceğini belirtmiştir.

Başka bir yazıda daha detaylı açıklama niyetinde olmakla birlikte, A.B.D. marka hukuku çerçevesinde disclaimer (feragat) kavramı kısaca takip eden biçimde açıklanabilir:

Markadaki belirli unsurlardan feragat (disclaimer) uygulamasının amacı, kapsadıkları bazı unsurlar tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan, ancak bütün olarak tescil edilebilir nitelikte olan markaların tesciline -markada yer alan ve tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan unsurların sağlayacağı haklar hakkında yanlış izlenim oluşmasına izin verilmeden- imkan sağlamaktır. (Horlick’s Malted Milk Co. v. Borden Co., 295 F. 232, 234 (D.C. Cir. 1924) Bileşke markalarda, markayı oluşturan unsurlardan birisinin sağlayacağı haklardan feragat edilmesi yönündeki bildirim şu anlama gelmektedir: Feragat edilen unsura dayanarak marka hakları ileri sürülemeyecektir, tescilli markadan kaynaklanan haklar bileşke markanın bütününe ilişkindir ve ilgili tescil yalnızca bileşke markanın kullanımından kaynaklanacak hakları içermektedir. (Sprague Electric Co. v. Erie Resistor Corp., 101 USPQ 486, 486-87 (Comm’r Pats. 1954)) Markayı oluşturan unsurlardan birisinden feragat prosedürü, sadece belirli sınıflara ve belirli mallara veya hizmetlere ilişkin olabilir.

USPTO uzmanı, disclaimer talebi içerse de, başvuruyu A.B.D. Marka Kanunu’nun (2)(e)(1) paragrafı uyarınca, tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi başvuru kapsamında bulunan hizmetleri doğrudan tanımlar niteliktedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilerek 19/02/2015 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu’nun oldukça kısa sayılabilecek kararı aşağıda anahatlarıyla bilgilerinize sunulmaktadır.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, tanımlayıcı markalar konusundaki içtihada yer vermiştir:

Bir terim, malların ve hizmetlerin kalitesine, niteliğine, amacına veya özelliklerine ilişkin olarak doğrudan doğruya bilgi iletiyorsa tanımlayıcı niteliktedir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 675 F.3d 1297, 102 USPQ2d 1217, 1219 (Fed. Cir. 2012); In re Gyulay, 820 F.2d 1216, 3 USPQ2d 1009, 1009 (Fed. Cir. 1987)) Bir markanın tanımlayıcı niteliği, başvuru kapsamında bulunan mallar veya hizmetler, markanın kullanım biçimi ve markanın fiili veya niyet edilen kullanım biçiminin ortalama tüketiciler üzerinde yaratacağı olası etki dikkate alınarak değerlendirilir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 102 USPQ2d at 1219) Markanın tanımlayıcı niteliği soyut olarak değerlendirilmez. (In re Bayer Aktiengesellschaft, 488 F.3d 960, 82 USPQ2d 828, 1831 (Fed. Cir. 2007)) Bir diğer deyişle, malların ve hizmetlerin ne olduğunu bilen kişilerin, markayı kendileri için, mallar ve hizmetler hakkında doğrudan bilgi ileten bir terim olarak algılayıp algılamadığını değerlendirmekteyiz. (In reMBNA America Bank N.A., 340 F.3d 1328, 67 USPQ2d 1778, 1780 (Fed. Cir. 2003))

Başvuru sahibi, markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin tanımlayıcı olduğunu kabul etmekte, ancak bu ibareden disclaimer yoluyla feragat ettiğini ve başvuruda “INTERNATIONAL” ibaresinin de yer aldığını belirterek, markanın bütüncül olarak tanımlayıcı olmadığını iddia etmektedir. Başvuru sahibine göre, “INTERNATIONAL” kelimesinin çeşitli anlamları bulunmaktadır ve bu kelimeyi başvuru kapsamında bulunan hizmetlerle bağdaştırabilmek için belirli düzeyde hayalgücü gerekmektedir, bu bağlamda başvuru sahibi, markanın bütün olarak doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmadığı görüşündedir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin argümanlarını ikna edici bulmamaktadır. Kurul’un önceki içtihadında belirtildiği üzere: “Cevaplanması gereken soru, markayla karşılaşacak kişilerin, malların ve hizmetlerin ne olduğunu tahmin etmesi değildir. Bunun ötesinde, cevaplanması gereken soru, malların veya hizmetlerin neler olduğunu bilen kişilerin, markanın mallar veya hizmetler hakkında bilgi ilettiğini düşünüp düşünmeyeceğidir. (re Tower Tech Inc ., 64 USPQ2d 1314, 1316-17 (TTAB 2002)

Başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde sunduğu kanıtlar, markanın “öğrenciler için bir uluslararası program” için kullanıldığını göstermektedir. Bu husus da göz önüne alındığında, Temyiz Kurulu, markadaki “international (uluslararası)” kelimesini gören bu hizmetlere aşina tüketicilerin, başvuru sahibinin sağladığı hizmetlerin uluslararası nitelikte olduğunu düşüneceği görüşündedir. Kurul, inceleme uzmanının bu yöndeki tespitine katılmaktadır.

Daha da ötesinde, Temyiz Kurulu, “international (uluslararası)” kelimesini içeren markalar hakkında, tanımlayıcılık gerekçeli çok sayıda ret kararı vermiştir (Örneğin, “International Banking Institute” markası, bankacılar için seminer düzenleme hizmetleri bakımından; “BILLFISH INTERNATIONAL CORP ve şekil” markası, deniz turnası (billfish) için uluslararası düzeyde dernek hizmetleri bakımından; “INTERNATIONAL TRAVELERS CHEQUE” markası ise, uluslararası düzeyde finansal danışmanlık hizmetleri bakımından doğrudan tanımlayıcı nitelikte bulunmuştur.).

Ayrıca, yerleşik içtihada göre, bileşke bir markayı oluşturan her unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de doğrudan tanımlayıcı nitelikte olacaktır. (re Oppedahl & Larson LLP, 373 F.3d 1171, 71 USPQ2d 1370, 1372 (Fed. Cir. 2004))

Belirtilen nedenlerle USPTO Temyiz Kurulu, “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” markasının, başvuru kapsamında bulunan hizmetler bakımından tüketicilere derhal ve doğrudan bilgi verdiği ve bu anlamda da tanımlayıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.

Yazının başında da belirttiğimiz üzere, sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, sıklıkla tartışma konusu edilmektedir. Bileşke marka niteliğindeki tanımlayıcı terimler hakkındaki USPTO uygulaması, bu karardan da anlaşılacağı üzere, markayı oluşturan unsurların tek tek tescil edilebilirliğinin test edilmesi ve ardından bu unsurların oluşturduğu bütünün tescil edilebilirliği testine dayanmaktadır. Genel içtihat ise, “Bileşke bir markayı oluşturan her bir unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de tanımlayıcı nitelikte olacaktır.” yönündedir. Bu haliyle USPTO uygulamasında, bileşke markayı oluşturan unsurların her biri tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesinin de tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirildiğini ifade etmek ve organizasyon veya etkinlik isimlerinden oluşan markaların da aynı muameleye tabi olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KAATSU” Kararı – “Piyasada İlk Kez Kullanım” veya “Piyasada Tanımlayıcı Kullanımın Fiilen Bulunmaması” Argümanları Tanımlayıcılık Halini Ortadan Kaldırır mı?

KAATSU-Mini

 

Bir malı veya hizmeti ilk kez ortaya çıkaran ve isimlendiren kişinin, belirtilen mal veya hizmetin ismini marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunması halinde ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık gerekçeleri çerçevesinde başvuru reddedilmeli midir sorusuyla incelemede sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Belirtilen argümanın da değerlendirildiği bir dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayıyla karara bağlanmıştır (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b1e0bf81c96745f4805ff5701312032c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh4Pe0?text=&docid=159378&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=353446). Bu yazı belirtilen kararın açıklanması amacıyla yazılmıştır.

Japonya’da yerleşik “KAATSU JAPAN CO. LTD.”, 5/8/2011 tarihinde “KAATSU” kelime markasının tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

kaatsu

Başvuru kapsamında 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Mal ve hizmet listesi esasen ilgili sınıfların sınıf başlıklarından ve bazı sınıflar için bunların biraz detaylandırılmış halinden oluşmaktadır. Detaylı olarak belirtilen mal ve hizmetler arasında, CD’ler ve DVD’ler, tıbbi kullanım amaçlı fiziksel egzersiz cihazları, fitness amaçlı antrenman ve egzersiz cihazları, fiziksel egzersiz alanında eğitim hizmetleri, fiziksel egzersiz alanında eğiticilerin yeterli hale getirilmesi hizmetleri, spor imkanlarının sağlanması hizmetleri, fiziksel terapi hizmetleri, tıbbi cihazların kiralanması hizmetleri, özellikle dikkat çekmektedir.

OHIM uzmanı 7/9/2011 tarihinde gönderdiği bir ön kararla başvuruyu reddetme niyetinde olduğunu başvuru sahibine bildirir. OHIM uzmanına göre, “KAATSU” ibaresi bir fiziksel egzersiz metodunun ismidir ve terim belirtilen anlamı itibarıyla tanımlayıcı niteliktedir. Başvuru sahibi 3/11/2011 tarihinde gönderdiği karşı görüşle, markanın kendi şirketinin yönetim kurulu başkanı tarafından yaratıldığını, uzmanın referansta bulunduğu tüm internet makalelerinin kendi markalarına atıfta bulunduğunu, bu çerçevede markanın ayırt edici olduğunu belirtir. OHIM uzmanı karşı görüşte öne sürülen argümanları kabul etmez ve başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle başvuru kapsamında bulunan 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil malların ve hizmetlerin çoğunluğu bakımından kısmen reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

OHIM Temyiz Kurulu 9/10/2012 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu’nun kararı takip eden gerekçelere dayanmaktadır:

Başvuruyu oluşturan “KAATSU” ibaresi kasların büyümesini, kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğiyle ilgilidir ve bu kelimeyi duyan tüketicileri doğrudan ret kararı kapsamındaki malların ve hizmetlerin niteliği hakkında bilgilendirir içerikte bir adlandırmadır. Temyiz Kurulu’na göre “KAATSU” ibaresi çağrıştırıcı veya ima edici nitelikte değildir, aksine malların veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini bildirir anlamda doğrudan tanımlayıcı niteliktedir. Buna ilaveten, başvuru sahibinin sunduğu kanıtlar kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlar nitelikte de değildir. Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve itirazı reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava yolunu kullanır ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayılı kararı verir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı takip eden tespit ve sonuçları içermektedir:

Davacının temel iddiası, “KAATSU” ibaresinin ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olmadığıdır.

Genel Mahkeme, bu iddiaya karşılık olarak öncelikle tanımlayıcılık hususu hakkındaki içtihadı kısaca açıklar.

Tüzüğün 7/1-(c) bendi, bent kapsamına giren ibarelerin marka olarak tek işletme adına tescil edilmesini engeller. Hüküm, bent kapsamına giren ibarelerin herkes tarafından serbestçe kullanılması sağlamakta ve bu yolla kamu yararına bir amaç gözetmektedir. 7/1-(c) bendi kapsamına giren, yani tescili talep edilen malların veya hizmetlerin özelliklerini bildiren adlandırmalar, aynı zamanda malların veya hizmetlerin ticari kaynak gösterme biçimindeki asli işlevini de yerine getirmemektedir. Bir işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, işaret ile mallar veya hizmetler arasında, halkın ilgili kesimin tarafından anında algılanan ve malları veya hizmetleri tanımlayan veya onların bir özelliğini belirten doğrudan ve spesifik bir ilişki olmalıdır. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği, ilk olarak halkın ilgili kesimi tarafından ne şekilde algılandığına, ikinci olarak ise ilgili mal ve hizmetlere ilişkin olarak değerlendirilmelidir.

İncelenen vakada, inceleme konusu mallar ve hizmetler, sadece halkın geneline değil, aynı zamanda özel bir kesimine de yöneliktir. Bu özel grup, tıp alanında, kişisel egzersiz ve vücut geliştirme alanında faaliyet gösteren profesyonel birey ve şirketler olarak tanımlanabilir.

Temyiz Kurulu kararında “KAATSU” ibaresinin, kasların büyümesini ve kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğinin ismi olduğu belirtilmiştir. Başvuru sahibi buna karşılık olarak, başvuru sahibinin kendisinin bu egzersiz tekniğini geliştirdiğini ve kendi ürün ve hizmetlerini tanımlamak için bu tekniğe “KAATSU” ismini verdiğini öne sürmektedir.

Genel Mahkeme bu iddia karşısında ilk olarak, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirketin yönetim kurulu başkanı Profesör S. tarafından yaratılmış bir marka olmasının, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmediğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, OHIM tarafından yapılan inceleme çerçevesinde ortaya çıkan belgeler, “KAATSU” ibaresinin, başvuru sahibi tarafından sunulan malların veya hizmetlerin kaynağını gösteren bir ibare olarak değil, belirli bir egzersiz metodunun ismi olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun “KAATSU” ibaresini, kısmi ret konusu mallar ve hizmetler bakımından, ilgili malların ve hizmetlerin niteliği ve konusu hakkında doğrudan bilgi veren bir adlandırma olarak değerlendirmesi, Genel Mahkeme’ye göre yerindedir. Dolayısıyla, “KAATSU” ibaresi şu anda müşterek biçimde kullanılan bir kelime olmasa da, 7/1-(c) bendinin amacının kamu yararı olması dikkate alınarak, inceleme konusu mallar ve hizmetler bakımından kamu mülkiyetinde kalmalı ve mülkiyeti tekele konu olmamalıdır.

Adalet Divanı içtihadında (Prana Haus v. OHIM, C-494/08, p. 52 ve Prana Haus v. OHIM, T-226/07, p. 36) belirtildiği üzere, bir markayı oluşturan işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, bu işaretin marka kapsamındaki mallara ve hizmetlere ilişkin olarak başvuru tarihinde fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir. Hükmün uygulanabilmesi için, malların veya hizmetlerin bu şekilde kullanılabileceği yönünde makul kabul yeterlidir. Dolayısıyla, 7/1-(c) bendi incelemesinde yanıtı araştırılması gereken soru, tescili talep edilen işaretin şu anda kullanılan dilde alışılmış bir terim olup olmadığı değildir. 7/1-(c) bendi incelemesinde araştırılması gereken husus, tescili talep edilen işaretin kamunun ilgili kesiminin zihninde inceleme konusu mallarla veya hizmetlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği veya bu tip bir ilişkinin gelecekte kurulacağının düşünülmesinin makul olup olmadığıdır. OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde bu husus dikkate alınarak karar verilmiş olduğundan, başvuru sahibinin, başvuruya konu “KAATSU” markasının yaygın biçimde kullanılmadığı yönündeki iddiası kabul edilmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda detaylı biçimde aktarılan gerekçelerle başvuru sahibinin taleplerini yerinde bulmamış ve OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu 7/1-(c) bendi kapsamında reddetmesi kararını onamıştır.

Kanaatimizce “KAATSU” kararı, Adalet Divanı ve OHIM’in, 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcılık hususunda, halihazırda yeterince açık ve istikrarlı olan uygulamalarını daha da istikrarlı biçimde tekrar etmiştir. 7/1-(c) bendi kapsamında verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda sıklıkla dile getirilen ve ülkemizde de duymaya alışkın olduğumuz “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” argümanları, tanımlayıcılık konusunda Adalet Divanı ve OHIM tarafından kabul edilmeyen ve itibar görmeyen argümanlardır. “KAATSU” kararında da ifade edildiği üzere, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının verilebilmesi için ilgili terimin piyasada fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir, tersine ilgili bent kapsamında ret kararı verilebilmesi için gelecekte tanımlayıcı şekilde kullanıma ilişkin makul bir bağ kurulması yeterlidir. Buna ilaveten, “KAATSU” kararının 35. paragrafında belirtildiği üzere, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirket tarafından yaratılmış bir marka olması, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmemektedir. Kararın 36. paragrafında belirtildiği üzere, topluluk markası korumasından yararlanılabilmesi için, kamunun ilgili kesiminin başvurusu yapılan markayı, başvuru sahibinden kaynaklanan malları ve hizmetleri işaret eden bir gösterge olarak –derhal- algılaması ve bu yolla belirtilen malları ve hizmetleri diğer ticari kaynaklardan gelen aynı nitelikteki mallardan ve hizmetlerden ayırt etmesi gereklidir. Bu çerçevede, tanımlayıcılık incelemesinde odaklanılması gereken husus, piyasaya ilk kez sürme veya ismi ilk kez kullanma gibi unsurlar değil, derhal ticari kaynak nitelikte algılanır bir adlandırmanın var olup olmadığıdır. Sonuç olarak, istikrarlı Adalet Divanı uygulaması çerçevesinde, “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” gibi argümanların, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının kaldırılmasını tek başlarına sağlar nitelikte güçlü argümanlar olmadığı bir kez daha vurgulanmalıdır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

USPTO Temyiz Kurulu “The Egg” Kararı – Malların Şeklini Tarif Eden Terimlerin Tanımlayıcı Niteliği

the-egg-4

Marka tescil talebi kapsamında bulunan malların şeklini tarif eden veya söz konusu malların şekli olarak algılanabilecek nitelikteki terimler, kanaatimizce malların karakteristik özelliklerini belirtir ifadeler olarak kabul edilmeli ve tescil edilmemelidir. Belirtilen konuya ilişkin güncel bir karar, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde alınmıştır. Bu yazı, USPTO Temyiz Kurulu tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde alınan “The Egg” kararının (http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85811333-EXA-10.pdf) aktarılması ve açıklanması amacıyla yazılmıştır.

“Flageoli Classic Limited, LLC” firması 27 Aralık 2012 tarihinde “The Egg” markasının 10. sınıfa dahil “Kozmetik kullanım amaçlı yüz tonlama (renklendirme) cihazları.” için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. USPTO uzmanı başvuruyu, “The Egg” ibaresinin başvuru kapsamındaki malların şekil veya biçimini tarif etmesi nedeniyle tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. İngilizce bilmeyen okuyucular için “egg” kelimesinin “yumurta, yumurta biçiminde” anlamına geldiği, “the” kelimesinin ise herhangi bir anlamı olmayan, ancak önüne geldiği isim veya sıfatları belirginleştiren bir artikel (tanımlık) olduğu belirtilmelidir. Başvuru sahibi, tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

USPTO Temyiz Kurulu 30 Ekim 2014 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder, Temyiz Kurulu’nun ret kararı takip eden tespit ve açıklamalara dayanmaktadır:

Bir terimin, tescili talep edilen ürüne ilişkin olarak doğrudan doğruya kalite, nitelik, fonksiyon veya karakteristik özellik belirtmesi halinde, bu terimin münhasıran tanımlayıcı olduğu kabul edilir. Bir markanın tanımlayıcı niteliği; başvuru kapsamında bulunan mallar veya hizmetler, markanın kullanıldığı çevre ve markanın fiili veya tasarlanan kullanımının ortalama tüketicilerde yol açacağı olası etki dikkate alınarak belirlenir. Tanımlayıcı nitelik tespit edilirken yanıtlanması gereken soru, ürünleri tanıyan bir kişinin, markanın ürünler hakkında bilgi verdiğini derhal anlayıp anlamadığıdır.

İnceleme uzmanı “egg” kelimesinin anlamını araştırmış ve kelimenin sözlük anlamlarından birisinin “yumurta biçimine sahip herhangi bir şey” olduğunu tespit etmiştir. Uzman buna ilaveten, başvuru sahibinin ürünleri hakkında internetten bilgi toplamış ve çeşitli sitelerde ürünler hakkında “elle kullanılan üniteler yumurta biçimindeki bölmenin içine yerleştirilmiştir”, “bu cihaz, yumuşak biçimde cilde uygulanan ve elle kullanılan iki adet yumurta biçiminde sonda içermektedir” ifadelerini ve takip eden şekilleri tespit ederek kararına eklemiştir:

theegg1

theegg2

Bunlara ilaveten uzman, yumurta biçimindeki kozmetik ürünlerinin farklı üreticiler tarafından da piyasaya sürüldüğünü gösterir nitelikte kanıtları da kararına eklemiştir:

theegg

Buna karşılık başvuru sahibi, kelimenin sözlük anlamının esas alınarak başvurunun reddedilmesi kararını yerinde bulmamaktadır, şöyle ki başvuru sahibine göre sözlük anlamı dolaylı niteliktedir ve ayrıca, yumurta biçiminde olmak, başvuru kapsamındaki “Kozmetik kullanım amaçlı yüz tonlama (renklendirme) cihazları.”nın karakteristik bir özelliği değildir.

USPTO Temyiz Kurulu, bir ürünün biçim veya şeklini tarif eden sözcüklerin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği yönündeki uzman tespitine katılmaktadır. A.B.D. mahkemelerinin konu hakkındaki içtihadı da bu yöndedir: “V-Ring” ibaresi “yönlendirici antenler” bakımından, “Chambered pipe” ibaresi “küçük ayar haznelerinden oluşan boşaltım sistemleri” bakımından, “Matchbox Series” ibaresi “kibrit kutusu büyüklüğü ve biçiminde kutularda satılan oyuncaklar” bakımından, “Beeflakes” ibaresi “dondurulmuş ve ince şekilde dilimlenmiş biftekler” bakımından, “Toobs” ibaresi “tüp biçiminde mutfak ve banyo tesisatları” bakımından, “Straights” ibaresi “düz bacak modeline sahip kot pantolonlar” bakımından, “Wing nut” ibaresi “vidalama esnasında kaldıraç etkisi yapacak kanatlı çıkmalara sahip elektrik konektörleri” bakımından, “V-File” ibaresi “kartlar arasındaki açıklığın V biçiminde olduğu kart dosyalama sistemleri” bakımından reddedilmiştir. Belirtilen kararların tamamı A.B.D. mahkemeleri veya USPTO Temyiz Kurulu tarafından verilmiştir ve ürünlerin biçim veya şeklini tarif eden ibarelerin tescil edilemeyeceği yönünde tespitler içermektedir.

Başvurunun diğer kelime unsuru olan “THE” ibaresine dönülecek olursa, bu sözcüğün birlikte kullanıldığı kelimeye herhangi bir şekilde kaynak gösterme fonksiyonu kazandırmadığı yönünde çok sayıda karar ve yerleşik içtihat bulunmaktadır: “The Greatest Bar” ibaresi “restoran ve bar hizmetleri” bakımından, “The Magazine For Young Women” ibaresi “dergiler” bakımından, “The Computer store” ibaresi “bilgisayar hizmetleri” bakımından, “The Pill” ibaresi “farmasötik müstahzarlar” bakımından tanımlayıcı bulunmuştur. Belirtilen kararlarda, “Belirleme artikeli olan THE ibaresinin markaya ayırt edici herhangi bir nitelik kazandırmamaktadır.”, “Kelime kombinasyonunda THE ibaresinin yer alması önemli değildir. Bu kelimenin kaynak gösterme niteliği bulunmamaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.

Bunlara ilaveten uzman, yumurta biçimindeki kozmetik ürünlerinin farklı üreticiler tarafından da piyasaya sürüldüğünü gösterir nitelikte kanıtları da kararına eklemiştir:

Yukarıda yer verilen tüm açıklamaların ışığında, USPTO Temyiz Kurulu, “The Egg” ibaresinin başvuru kapsamında bulunan cihazların yumurta biçiminde olduğunu tarif ettiği, bu itibarla da başvuru sahibi ürünlerinin önemli bir özelliğini yeterli derecede tanımladığı kanaatine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, “The Egg” ibaresi başvuru sahibinin ürünlerinin olası alıcılarını veya kullanıcılarını, ürünlerin şekli veya biçimi konusunda derhal ve doğrudan olarak bilgilendirmektedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’na göre, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararı yerindedir ve sonuç olarak, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesine karar verilmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “The Egg” kararı, A.B.D. yargısı ve USPTO Temyiz Kurulu’nun ürünlerin biçimini tarif eden terimlerin tanımlayıcılığı konusundaki genel değerlendirmesinden farklılaşan bir yön içermemektedir ve bu bağlamda sürpriz veya beklenmeyen bir karar niteliğinde değildir. Bununla birlikte, ürünlerin şeklini veya biçimini ifade eden sözcüklerin tanımlayıcılığı konusunun yurtdışında nasıl değerlendirildiğinin Türk okuyuculara ve alan profesyonellerine aktarılması kanaatimizce önemlidir. Buna ilaveten, İngilizce’de tanımlayıcı olan kelimelerin başına “The” sözcüğünün getirilmesi suretiyle, kelimelere markasal ayırt edici nitelik kazandırılabileceği iddiasıyla, Türkiye’de de kimi zaman karşılaşılmaktadır. Bu yöndeki argümanların, A.B.D. yargısı ve USPTO tarafından ne şekilde değerlendirildiğinin “The Egg” kararına ilişkin açıklamalar çerçevesinde görülmesi mümkündür. Kararın her iki yönüyle de okuyucuların dikkatini çekeceğini ve yararlı olacağını umut ediyorum.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “3D eXam” Kararı – Tanımlayıcı Markalar Konusunda Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

3d exam

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin tanımlayıcı ve ayırt edici nitelikten yoksun markaların değerlendirilmesi ile ilgili olarak 2012 yılında verdiği dikkat çekici kararlardan birisi 29 Mart 2012 tarihli T-242/11 sayılı “3D eXam” kararıdır.

 

“Kaltenbach & Voigt GmbH” firması tarafından “diş hekimliğinde kullanım amaçlı X-ray cihazları” malları için “3D eXam” markasının topluluk markası olarak tescil amacıyla Topluluk Marka Ofisine (OHIM) yapılan başvuru ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilir. Başvuru sahibinin karara karşı OHIM Temyiz Kuruluna yaptığı itiraz ise Kurul tarafından kabul edilmez.

 

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, ürünlerin potansiyel kullanıcı kitlesinin tıbbi alanda faaliyet gösteren özel bir grup, özellikle diş hekimleri olduğu belirtir ve bu kişilerin başvuru kapsamındaki malların amacının diş muayenesini X-ray cihazı aracılığıyla üç boyutlu olarak yapmak olduğunu bileceklerini ifade eder. Markanın İngilizce terimlerden oluşması nedeniyle dikkate alınması gereken tüketiciler Birliğin İngilizce konuşan tüketicilerdir. Temyiz Kuruluna göre, markayı oluşturan iki unsurdan birisi olan “3D” ibaresi “üç boyutlu (3 dimensional)” teriminin yaygın kullanılan kısaltmasıdır ve diğer kelime unsuru olan “exam” kelimesi “tıbbi test” veya “examination” kelimesinin kısaltması olarak “tıbbi inceleme benzeri detaylı inceleme veya çalışma” anlamlarına gelmektedir. Belirtilen tüm hususlar birlikte dikkate alındığında Kurula göre, malların özel tüketici grubu, “3D exam” markasını, başvuru kapsamında yer alan mallar bakımından, üç boyutlu inceleme yapılmasını sağlayan diş hekimliğine ilişkin bir X-ray cihazının kısaltması olarak algılayacaktır. Dolayısıyla, başvuru kapsamında yer alan mallar bakımından marka münhasıran tanımlayıcı ve aynı nedenlerle ayırt edici nitelikten yoksun niteliktedir ve dolayısıyla, 7(1)(b) ve (c) paragrafları kapsamında verilen ret kararı yerindedir.

 

OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı dava açan başvuru sahibi temel olarak üç argümana dayanmaktadır: başvuru tanımlayıcı nitelikte değildir, ayırt edici özelliğe sahiptir ve başvuru çeşitli ulusal ofislerce tescil edilmiş durumdadır. Avrupa birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesince görülen davada, bu iddialar sırayla incelenmiştir.

Mahkeme ilk olarak başvurunun tanımlayıcı nitelikte bulunmasına dair karara karşı öne sürülen iddiaları değerlendirmiştir. İncelemede ilk olarak, tanımlayıcılık gerekçeli ret nedeninin amacının tanımlayıcı terimlerin ilgili sektördeki tüm kullanıcıların ortak kullanımına açık tutularak kamu yararının korunması olduğu yinelenmiş ve bu nitelikteki işaretlerin markanın ayırt ediciliğe yönelik asli işlevini yerine getirmekten yoksun oldukları belirtilmiştir. Mahkemeye göre, bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, işaretin malları / hizmetleri tanımladığına (veya bunlara ilişkin bir özellik olduğuna) dair ilgili tüketici kesimi tarafından derhal ve doğrudan (ek bir zihni çabaya ihtiyaç olmaksızın) algılanabilecek bir bağlantı bulunmalıdır. Her biri tanımlayıcı olan sözcüklerin birleştirilmesinden oluşturulmuş bir neolojizm (yeni sözcük, uydurma sözcük) veya kombinasyondan oluşan markalar söz konusu olduğunda, neolojizmin veya kombinasyonunun kendisinin de tanımlayıcı bulunması gerekir.

 

Her biri ilgili mallara / hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı olan unsurlardan oluşturulmuş bir neolojizm veya kombinasyondan oluşan markalar, söz konusu neolojizm veya kombinasyon kendisini oluşturan parçalardan açıkça farklılaşmış olmadığı sürece tanımlayıcı olarak kabul edilecektir. Neolojizmin veya kombinasyonun kendisini oluşturan parçalardan açıkça farklılaşmış olması, ilgili mallara / hizmetlere ilişkin olarak, kombinasyonun sıradışı yapısı nedeniyle, neolojizmin veya kelimenin kendisini oluşturan tanımlayıcı kelimelerden yeterli derecede farklı biçimde algılanması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, inceleme konusu kelimenin anlamsal ve gramere ilişkin kurallar bakımından da değerlendirilmesi gerekebilir.

 

Takiben yapılan değerlendirmede, öncelikle başvuru kapsamında yer alan malların, özellikle diş hekimlerine yönelik özel bir tüketici kitlesi bulunan mallar olduğu belirlenmiştir. Mahkeme, başvuruyu oluşturan sözcüklerin İngilizce olması nedeniyle ret gerekçesinin ortaya çıkıp çıkmadığının topluluğun İngilizce konuşan kısmı dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki tespitini ve ilaveten malların özel tüketici grubunun niteliği dikkate alındığında topluluğun İngilizce konuşmayan kesimlerinde de başvurunun anlamının anlaşılabileceği yönündeki değerlendirmesini yerinde bulmuştur.

 

Genel Mahkeme, başvuruyu oluşturan kelime unsurlarından, “3D” kelimesinin “üç boyutlu” anlamına gelen “three dimensional” kelimesinin kısaltması olduğu ve “exam” kelimesinin “detaylı inceleme” anlamına geldiği yönündeki tespitleri onamıştır. Başvuru sahibinin “exam” kelimesinin ilgili tüketiciler tarafından “öğrencilerin girdikleri sınav” şeklinde algılanacağı yönündeki değerlendirmesi ise haklı bulunmamıştır. “Exam” kelimesinin çok sayıda anlamının bulunduğu açık olmakla birlikte, kelimenin “muayene”, “laboratuvar çalışması” anlamlarına da gelen ve tıp alanında yaygın olarak kullanılan “examination” kelimesinin kısaltması olması tespitini içeren Temyiz Kurulu değerlendirmesi mahkeme tarafından da yerinde görülmüştür. Başvuru kapsamında yer alan malların diş hekimliğine yönelik tıbbi cihazlar olduğu dikkate alındığında, malların tüketici kitlesini oluşturan diş hekimlerinin “exam” kelimesini tıbbi anlamıyla algılayacakları mahkemeye göre açıktır.

 

Başvuru sahibinin, ilgili tüketicilerin iddia edilen tanımlayıcı anlamı doğrudan algılamayacakları, bunun için ek zihni aşamalar gerekeceği yönündeki iddiası ve “eXam” kelime unsurunda “X” harfinin büyük yazılmış olmasının bütünsel algıyı değiştireceği ve iddia edilen tanımlayıcılığı ortadan kaldıracağı yönündeki iddiaları ise haklı görülmemiştir. Bu iddiaların ilkine ilişkin olarak, mahkeme, başvurunun tanımlayıcı niteliğinin soyut olarak değil, başvuru kapsamındaki mallara ilişkin olarak değerlendirilmesi gerektiğinin yeterli derecede açık bir yanıt olduğunu belirtmiştir. Diğer iddiaya ilişkin olarak ise “X” harfinin büyük yazılmış olmasının X-ray incelemesine yönelik bir vurgu yaparak tanımlayıcı niteliği güçlendirdiğinin ve harfin büyük yazımının telaffuzu etkilemediğinin altı çizilmiştir.

 

Bu çerçevede, mahkemeye göre, “3D eXam” başvurusu ile tescili talep edilen mallar arasında, ilgili tüketici grubu tarafından doğrudan tespit edilebilecek tanımlayıcı bir ilişki bulunmaktadır ve bu çerçevede 7(1)(c) paragrafı kapsamında verilen ret kararı yerindedir.

 

Başvurunun 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararı ise yukarıda sayılan gerekçelerle yerinde görülmüştür. Şöyle ki, mahkemeye göre 7(1)(b) ve (c) paragraflarında tanımlanan ret gerekçeleri arasında belirli ölçüde çakışma vardır. 7(1)(c) paragrafında tanımlanan ret gerekçesinin, 7(1)(b) bendinden tanımlanan ret gerekçesinden ayrıldığı nokta, (c) paragrafında tanımlanan ret halinin, bir işaretin sadece belirli durumlarda teşebbüslerin mallarının / hizmetlerinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayamaması durumuna ilişkin olmasıdır. Bu çerçevede, 7(1)(c) paragrafı çerçevesinde kapsadığı mallara / hizmetlere ilişkin olarak özellik belirtir biçimde tanımlayıcı bulunan bir kelime markası, aynı nedenlerle aynı mallar / hizmetler bakımından 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksun olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, başvuru hakkında 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı da yerindedir.

 

Mahkeme son olarak, başvuru sahibinin aynı markanın değişik ülkelerde hali hazırda tescil edilmiş ve tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirilmemiş olması yönündeki iddiasını incelemiştir. Başvuru sahibi aynı markanın aynı mallar / hizmetler için Almanya, A.B.D. ve Japonya’da tescil edilmiş olmasından hareketle ret kararının yerinde olmadığını iddia etmektedir.

 

Mahkeme bu iddiaya ilişkin olarak, artık klasik olarak kabul edebileceğimiz ve hiç değişmeyen takip eden değerlendirmeyi yapmıştır. Topluluk marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir topluluk markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili topluluk mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne OHIM ne de Topluluk Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir. Bu durum, tescil edilebilirliğe ilişkin kararın, inceleme konusu kelime markasının dilsel açıdan ait olduğu bölgede kurulu bir ülke tarafından verilmiş olması halinde de geçerlidir. Belirtilen yerleşik içtihat doğrultusunda önceki ulusal tescillere dayandırılan itiraz da haklı bulunmamıştır.

Genel Mahkeme yazı içerisinde detaylı olarak aktarılan gerekçelerle, başvuru hakkında OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle verilen ret kararın onamıştır.

 

Kararın dikkat çekici yönü, kısaltmalardan oluşan neolojizm veya kombinasyon niteliğindeki markaların tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelik incelemesine ilişkin olarak, mevcut uygulamalardan farklı yeni bir ilke veya değerlendirme kriteri getirilmemiş olması ve bu tip markaların ilgili tüketici grubunda doğrudan yol açacakları anlam çerçevesinde değerlendirilmeleri gerektiğinin belirtilmesidir. Diğer ülkelerdeki önceki tescillerin OHIM veya Topluluk Mahkemeleri değerlendirmesini etkilemeyeceğinin altının çizilmesi ise, bu içtihadın iyice yerleştiğini ve diğer ülkelerdeki tescillerin incelemeye etkisinin olmayacağını bir kez daha göstermiştir.

 

Önder Erol Ünsal

Ekim 2012   

OHIM Temyiz Kurulu “Sharbati” Kararı – Yabancı Dillerdeki Kelimelerin Tanımlayıcı Niteliğine İlişkin Değerlendirme

imagesCA9TX1AK(Görsel http://bigthink.com/ideafeed/turn-rejection-into-success adresinden alınmıştır.)

OHIM 5. Temyiz Kurulu 1 Mart 2012 tarihinde verdiği R 1095/2011-5 sayılı “Sharbati” kararında yabancı dillerdeki tanımlayıcı markaların Avrupa Birliğinde tescil edilebilirliğine ilişkin önemli saptamalar yapmıştır. Kararın tamamının http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2011/en/R1095_2011-5.pdf adresinde incelenmesi mümkündür. Bu yazı kapsamında kararın ana hatlarının ve Temyiz Kurulu saptamalarının kısaca açıklanmasına gayret edilecektir.

 

OHIM’e 29. ve 30. sınıflara dahil bazı malların tescil edilmesi talebiyle yapılan “sharbati” kelime markası başvurusu OHIM tarafından “pirinç; un ve tahıllardan yapılmış ürünler, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler” malları bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında herkes tarafından kullanılır terimler arasında bulunma (Topluluk Marka tüzüğü madde 7/1(b),(c),(d)) gerekçeleriyle kısmen reddedilmiştir. OHIM’in ret kararının nedeni “sharbati” kelimesinin “sharbati” kelimesinin Hinsitan’a özgü bir pirinç ve buğday türünün ismi olmasıdır.

 

Başvuru sahibi Hindistan menşeili “Amira Foods (India) Limited” karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Başvuru sahibi itirazında temel olarak takip eden argümanları öne sürmüştür:

  • Avrupa Birliğinde yerleşik ortalama tüketicilerin “sharbati” kelimesinin pirinç, un ve kısmi ret kararı kapsamında yer alan diğer mallara ilişkin tanımlayıcı bir marka olduğunu bilmesi veya anlaması mümkün değildir. “Sharbati” kelimesi Avrupa Birliğinde konuşulan dillerde anlama veya tanımlayıcı içeriğe sahip bir kelime değildir.

 

  • İnternet aracılığıyla elde edilen deliller Hindistan menşeili kaynaklardan derlenmiştir. Avrupa Birliğinde yerleşik ortalama tüketiciler asla bu kaynaklara danışmayacaktır.

 

  • “Sharbati” kelimesi ortalama tüketicilerce marka olarak algılanabilecek nitelikte bir kelimedir.

 

  • “Sharbati” markası halihazırda 22 ülkede tescil edilmiş bir markadır ve tesciller kapsamında kısmi ret kararına konu mallar yer almaktadır.

 

  • OHIM Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itiraz gerekçelerini detaylı biçimde değerlendirmiş ve aşağıda sayılan tespitleri yapmıştır:

 

  • Tanımlayıcılık başvuruya konu mallar ve halkın ilgili kısmı dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bir markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin tanımlayıcı veya ayırt edici niteliği değerlendirilirken, kamunun ilgili kesiminin algısı dikkate alınmalıdır. Kamunun ilgili kesimi ise, tescil talebinin gerçekleştiği yerde bulunan, ilgili malların veya hizmetlerin tacirleri ve ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır. Bu kişilerin yeteri derece bilgili, gözlemci ve tedbirli olduğu kabul edilmektedir. Bir markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi hususunda ticaret çevrelerinin bu terim hakkındaki bilgisi öncelikli olarak belirleyici olacaktır. Tacirler bir ürünü veya onun özelliklerini isimlendiren terimlerin kullanımı konusunda serbest olmalıdır.

 

  • Başvuru sahibinin “sharbati” kelimesinin Avrupa Birliğinde bilinmediği veya kullanılmadığı dolayısıyla markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilemeyeceği yönündeki argümanı, tanımlayıcılık gerekçeli ret gerekçesinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki bir markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için o markanın Avrupa Birliğinde genel kullanımda bulunması gerekli değildir. Bu husus maddenin yazımında kullanılmış “may serve” ifadesinden anlaşılmaktadır.

 

  • Bir ürünün Avrupa Birliği sınırları dışında bilinmesi, o ürünün Avrupa Birliğinde de bilinebileceğinin güçlü bir işaretidir. Hindistan’da yetiştirilen bir pirinç veya buğday türünün, Avrupa Birliğinde bilinmemesi veya gelecekte bilinmeyecek olması, Hint pirinç ve buğdayının yüksek sayıdaki taciri ve müşterisi dikkate alındığında, olası değildir.

 

  • “Sharbati” kelimesinin ret kararı kapsamındaki mallar için tescil edilmesine izin vermek, başvuru sahibinin bir cins ismi üzerinde tekel hakkı oluşturmasına ve bu cins pirinç veya unu Avrupa Birliği sınırları dahilinde satmak isteyen diğer tacirlerin ürünlerini tanımlamak için bu cins ismini kullanmasını engelleyecek bir durumun oluşmasına imkan sağlayabilecektir.

 

  • Başvuru sahibinin “sharbati” kelimesinin pirinç ürününü tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir kelime olmadığı yönündeki iddiası ise ilgili piyasalardaki durum incelendikten sonra yerinde görülmemiştir. “Sharbati” tipi pirinç Basmati pirincinin kız kardeşi olarak anılmakta ve kalitesi ve daha ekonomik fiyatına bağlı olarak Hindistan’da orta sınıf aileler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. “Sharbati” pirincini veya buğdayını, Avrupa Birliği dahil, ülke dışına ihraç edecek çok sayıda firmanın bulunması da mümkündür. Başvuruyu inceleyen uzman ve Temyiz Kurulunun ulaşmış olduğu deliller de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Ulaşılan delillerin çoğunluğu ticari ürünleri pazarlayan ihracat firmalarının dokümanlarından elde edilmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, bir kelimenin Hindistan’da bir pirinç türünün ismi olması o ürünün Avrupa Birliğinde de ticari dolaşıma gireceğinin güçlü bir göstergesidir.

 

  • Başvuru sahibinin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ret kararı kapsamındaki mallar için marka tescili elde etmiş olması, yerleşik içtihat doğrultusunda OHIM incelemesini etkiler bir husus değildir. Değerlendirme esnasında bu tescillerin varlığı dikkate alınmış ancak yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda markanın tescilini engeller hususlar belirlenmiştir.

 

  • Sayılan tüm gerekçeler doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulu başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(c) bendi kapsamında kısmen reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve kelimenin reddedilen mallar bakımından ilgili sektördeki tacirlerin ortak kullanımına açık bir kelime olarak kalması gerektiğini tespit etmiştir.

 

  • Temyiz Kurulu değerlendirilen delillerin, Avrupa Birliğinde yerleşik pirinç tüketicilerinin, tacirlerinin ve uzmanlarının önemli kısmının “sharbati” kelimesini bildiğini göstermek için yeterli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kurula göre, deliller pirinç ithalatçıları ve Hint mutfağı meraklıları “sharbati” pirinci veya buğdayı türünü bildiğini göstermektedir. Sayılan nedenlerle, “sharbati” kelimesi kamunun önemli bölümü tarafından marka olarak hatırlanmayacak içeriktedir ve dolayısıyla başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(b) bendi çerçevesinde reddedilmesi kararı da yerindedir. Bununla birlikte, Kurul başvurunun Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(d) bendi kapsamında reddedilmesi kararını yerinde bulmamıştır.

 

Sonuç olarak, OHIM Temyiz Kurulu, “sharbati” kelimesinin “pirinç; un ve tahıllardan yapılmış ürünler, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler” malları bakımından tanımlayıcılık gerekçesiyle ve ilaveten ayırt edici nitelikten yoksunluk nedeniyle reddedilmesi yönündeki kararı haklı bulmuş ve ret kararını onamıştır.

 

Kanaatimizce, kararın önemli noktası, tanımlayıcılık hususunun değerlendirilirken, dikkate alınacak kamu kesiminin yalnızca ürünlerin nihai tüketicilerinden oluşmadığının, ilgili malların veya hizmetlerin tacirlerinin ve ilgili ticaret gruplarının da değerlendirilme de dikkate alınması gerektiğinin bir kez daha altının çizilmesidir. Bunun yanısıra, tanımlayıcılık değerlendirmesinin piyasadaki fiili – güncel duruma ilişkin bir değerlendirme olmasının yanında, madde yazılırken kullanılan “may serve” kalıbından da anlaşılacağı üzere, gelecekte piyasada kullanılma ihtimali bulunan  terimlere ilişkin değerlendirmeyi de içerdiğinin tekrardan belirtilmesi önemlidir.   

 

Özellikle, genel kullanıma açık mallar veya hizmetler bakımından, bu malların veya hizmetlerin nihai tüketicilerinin teknik veya farklı yabancı dillere ait kelimeleri yüksek oranda bilmesini veya algılamasıni beklemek gerçekçi olmayacaktır. Bununla birlikte, tanımlayıcılık gerekçeli ret gerekçesinin varlık nedeni, nihai tüketicilerin bilgi düzeyinin, genel kültürünün veya yabancı dil bilgisinin test edilmesi değil, ilgili sektördeki tacirlerin ortak kullanımına açık kalması gereken nitelikteki kelimelerin veya şekillerin, bir kişi adına marka olarak tescil edilmesinin engellenmesi yoluyla kamu yararının korunmasıdır. Dolayısıyla, kanaatimizce, tanımlayıcılık hususu değerlendirilirken, öncelikle maddenin varlık nedeni göz önünde bulundurulmalı ve inceleme – değerlendirme yalnızca malın veya hizmetin nihai tüketici kitlesi bakımından değil, ilgili malın veya hizmetin ticaretinin parçası olan tüm tacirler ve ticari aktörler açısından yapılmalıdır.    

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2012

 

Üç Boyutlu Markalarda Grafik Gösterim ve Ayırt Edici Nitelik Tartışması – Almanya’dan bir Mahkeme Kararı

 

Almanya Federal Patent Mahkemesi tarafından 2011 yılında üç boyutlu bir markanın iptali hakkında verilen karar, üç boyutlu markaların grafik gösteriminin hangi durumlarda yeterli olarak kabul edilebileceği konusunda açıklamalar içermektedir. Belirtilen karar iptal edilen markanın sahibi tarafından temyiz edilmiş ve konu hakkındaki nihai karar Almanya Federal Yüksek Mahkemesi’nce verilecek olmakla birlikte, Federal Patent Mahkemesinin kararın ana hatlarının açıklanması konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

 

(Yazı içeriğinde yer alan davaya ilişkin veriler, http://www.marques.org/class46/Default.asp?D_A=20111215&XID=BHA2679#2679 adresinde 15/12/2011 – 21/07/2011 tarihlerinde yayınlanan ve Robert Börner tarafından yazılan yazılardan aktarılmıştır.)

 

Aşağıda yer verilen marka “Kakao, çikolata ve çikolata ürünleri” bakımından Almanya’da tescil edilmiştir:

alman3d

Tescilin ardından, markanın ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle iptal edilmesi için Almanya Patent ve Marka Ofisi nezdinde üçüncü bir kişi tarafından iptal talebi yapılmıştır. Alman Ofisi, tescil edilen şeklin tescil kapsamındaki malların genellikle kullanılan şeklinden son derece farklı olduğunu ve bu nedenle tüketicilerce kaynak gösterme işlevini yerine getirebilen bir marka olarak algılanacağını belirterek iptal talebini reddetmiştir. Bunun üzerine talep sahibi markanın iptal edilmesi istemiyle Federal Patent Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

 

Federal Patent Mahkemesi davayı incelerken vakaya tamamen farklı bir perspektiften yaklaşmış ve başvuruyu oluşturan üç boyutlu marka olduğu öne sürülen şeklin grafik gösterimi itibarıyla üç boyutlu marka olma yeterliğine sahip olup olmadığını ve markanın yeterli derecede ve açıklıkta tanımlanıp tanımlanmadığını değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeye esas olan sorulara yer vermeden önce markanın grafik gösteriminin yukarıda yer verilen tek boyutlu fotograftan ibaret olduğu ve farklı açılardan çekilmiş fotograflara başvuruda yer verilmediği belirtilmelidir.

 

Mahkeme, davaya davet ettiği Almanya Patent ve Marka Ofisi başkanından aşağıda yer verilen üç soru hakkında görüş talep etmiştir:

 

·         Bir işaretin açık olmayan tarifi (tanımlaması), Paris Sözleşmesi’nin altıncı mükerrer dördüncü maddesi kapsamında kamu düzenine (ordre public) aykırılığın bir parçası olarak değerlendirilebilir mi ve bu yolla korumanın iptalinin gerekçesi olabilir mi?

 

·         Üç boyutlu bir nesnenin sadece tek tarafının görünümünün sunulması yoluyla üç boyutlu marka tescili talebinde bulunulması genel olarak mümkün müdür ve incelenen olayda tek tarafın görünümünün sunulması yoluyla sadece kısmi koruma mı elde edilmektedir?

 

·         İddiaya göre üç boyutlu olmayan –yukarıdaki- şeklin üç boyutlu markanın grafik gösterimi olarak kabul edildiği dikkate alındığında, bu şekil korunması talep edilen üç boyutlu markanın koruma kapsamını tanımlama (gösterebilme) yeterliliğine sahip midir?

 

Almanya Patent ve Marka Ofisi başkanının görüşü alındıktan sonra Federal Patent Mahkemesi kararını açıklamış ve yukarıda yer verilen üç soru hakkında takip eden tespitleri yapmıştır:

Bir işaretin açık olmayan tarifi (tanımlaması), Paris Sözleşmesi’nin altıncı mükerrer dördüncü maddesi kapsamında kamu düzenine (ordre public) aykırılığın bir parçası olarak değerlendirilebilir ve bu nedenle koruma iptal edilebilir.

Üç boyutlu bir nesnenin sadece tek tarafının görünümünün sunulması yoluyla üç boyutlu marka tescili talebinde bulunulması genel olarak mümkündür. Bununla birlikte, sunulan gösterim, tescili talep edilen nesnenin, net ve hukuki bakımdan yeterli derecede açık biçimde tanımlanabilmesini sağlayabilecek düzeyde kaliteye sahip olmalıdır.

Yukarıdaki şekil, korunması talep edilen üç boyutlu markanın koruma kapsamını tanımlama (gösterebilme) yeterliliğine sahip değildir. Şekilde üç boyutlu bakış açısı bulunmamaktadır veya en azından bu açılar görünür biçimde değildir. Ayrıca, şekille birlikte sunulan “üzüm asması dalı” biçimindeki tarifname incelenen vaka bakımından yardımcı olabilecek içerikte değildir. Belirtilen nedenlerle, incelenen vakada koruma kapsamı açık olarak tarif edilmemiştir.

Federal Patent Mahkemesi yukarıda yer verilen gerekçeleri dikkate alarak markanın iptal edilmesi talebini haklı bulmuş ve markayı iptal etmiştir. Bununla birlikte, marka sahibi iptal kararını temyiz etmiştir ve dava Almanya Federal Yüksek Mahkemesi’nce ilerleyen günlerde sonuçlandırılacaktır.

 

Dava sonucu ortaya çıkan temel sonuç; “üç boyutlu marka tescili taleplerinde, üç boyutlu nesnenin tek açıdan sunulmuş görünümü, bu görünümün tescili talep edilen nesnenin, net biçimde tanımlanabilmesini sağlayabilecek düzeyde kaliteye sahip olması şartıyla, tescil için yeterlidir” cümlesiyle özetlenebilir. Bu sonuç ise, ülkemizde üç boyutlu markaların grafik gösterimlerinin yeterliliğine ilişkin olarak gerçekleştirilen iş çevresi tartışmalarında yol gösterici nitelikte bir argüman olarak öne sürülebilir.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2012 

 

Ayırt Edici Nitelikten Yoksun ve Tanımlayıcı Markaların Değerlendirilmesi – Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın C-90/11 sayılı Kararı

parvis(Görsel http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/image/jpeg/2009-07/parvis.jpg adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 15 Mart 2012 tarihinde (birleştirilmiş C‑90/11, C-91/11 sayılı davalara ilişkin olarak) verilen C-90/11 sayılı ön yorum (preliminary ruling) kararı ayırt edici nitelikten yoksun ve/veya tanımlayıcı nitelikte olan markaların değerlendirilmesi konusundaki yorum farklılıklarının giderilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler içermektedir. Kararın İngilizce metninin http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0090:EN:HTML  adresinden görülmesi mümkündür.

 

Karar yukarıda belirtildiği üzere birleştirilmiş iki davaya ilişkindir.

 

Birinci davada taraflar, Alfred Strigl ve Alman Patent ve Marka Ofisi’dir. Davanın geçmişi takip eden şekilde özetlenebilir. Alfred Strigl, “Multi Markets Fund MMF” markasının 36. sınıftaki “sigortacılık, finansal hizmetler, gayrimenkul komisyonculuğu, finansal danışmanlık, sigorta danışmanlığı, parasal işlemler, vb.” hizmetler için tescil ettirilmesi amacıyla 2008 yılında Alman Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulunur. “Multi Markets Fund” terimi Türkçe’ye “çoklu piyasalar fonu” olarak çevrilebilirken “MMF” kelimesinin bilinen bir anlamı yoktur. Ofis aynı yıl verdiği kararla başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Ofisin ret kararının gerekçesi “multi markets fund” teriminin finansal piyasalarda rastlanan bir yatırım fonunun ismi olmasıdır. “MMF” kısaltması ise Ofise göre, herhangi bir anlamı bulunmayan, ancak “multi markets fund” teriminin ardında yer alması nedeniyle ortalama tüketicilerde bu terimi oluşturan üç kelimenin baş harflerinden oluşan kısaltma olarak algılanabilecek bir harf dizisidir. Ofise göre, “MMF” harf dizisi, çok sayıda farklı terimin kısaltması olarak kullanılabilecek olmakla birlikte, başvuruyu oluşturan diğer kelimeler ve tescili talep edilen hizmetler dikkate alındığında ne şekilde kullanıldığı açıktır.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı Federal Patent Mahkemesi’nde dava açmış ve “MMF” harf dizisinin çok sayıda farklı terimin kısaltması olabileceğini, herhangi bir finansal hizmetle doğrudan bağlantısının bulunmadığını belirterek, başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğunu iddia etmiştir. Federal Patent Mahkemesi, bu aşamada işlemleri durdurmuş ve davayla ilgili olarak takip eden soruyu Adalet Divanına yöneltmiştir:

 

“Tanımlayıcı bir kelime kombinasyonu ve tanımlayıcı olmayan bir harf dizisinden oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde yorumlaması halinde,  Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçelerinin uygulanması mümkün müdür?”

 

Birleştirilen ikinci davada taraflar, “Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH” ve “Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH” firmalarıdır. Securvita firması “NAI – Der Natur-Aktien-Index” kelime markasını 36. sınıftaki hizmetler bakımından 2001 yılında Alman ofisinde tescil ettirmiştir. 2007 yılında Öko-Invest firması, “NAI” kısaltmasının finans sektöründe “Natur-Aktien-Index” kelime kombinasyonun kısaltması olarak kullanılması gerekçesiyle tescilin iptal edilmesi talebinde bulunmuştur. Öko-Invest firması, “Natur-Aktien-Index” kelime kombinasyonunun tanımlayıcı olduğunu öne sürmekte, tanımlayıcı kelime kombinasyonunun ilk harflerinden oluşan ve bu kombinasyonun öncesinde yer alan harf dizisinin de kaçınılmaz olarak tanımlayıcı biçimde algılanacağını belirtmektedir. 2008 yılında Alman Ofisi, Öko-Invest firmasının iddialarını haklı bulmuş, “NAI” kısaltmasının, takip eden tanımlayıcı kelime kombinasyonundaki kelimelerin ilk harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelime kombinasyonunu simgeleyen bir kelime olarak değerlendirileceği görüşüne ulaşmış, bu sebeple markayı bütün olarak tanımlayıcı içerikte bir marka olarak nitelendirmiş ve markayı iptal etmiştir. Bu karara karşı, Securvita firması tarafından dava açılmıştır. Securvita firması, markanın iptal edilmesi için geçerli nedenlerin olmadığını iddia etmektedir. Federal Patent Mahkemesi bu aşamada işlemleri durdurmuş ve davayla ilgili olarak takip eden soruyu Adalet Divanına yöneltmiştir:

 

“–Tek başına ele alındığında- tanımlayıcı olmayan bir harf dizisi ve tanımlayıcı bir kelime kombinasyonundan oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde yorumlaması halinde,  Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçelerinin uygulanması mümkün müdür?

 

Adalet Divanı, davalara ilişkin incelemesi sırasında davaları birleştirme kararı almış ve iki dava hakkında tek bir karar vermiştir. Adalet Divanı kararının gerekçeleri ve sonucu takip eden biçimdedir.

 

Adalet Divanı, ilk olarak soruları içerik açısından tahlil etmiştir. Buna göre, her iki davada tartışma konusu edilen terimlerden, “multi markets fund” ve “der natür-aktien-index” kelime kombinasyonları tescili talep edilen hizmetler bakımından hizmetlerin vasfını belirtir nitelikte olmaları nedeniyle tanımlayıcı nitelikte terimlerdir. Bu terimlerle birlikte markaları oluşturan “MMF” ve “NAI” kısaltmaları ise tescili talep edilen hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı nitelikte kelimeler değildir. Bununla birlikte, her iki kısaltmada yer alan harfler, tanımlayıcı terimlerin ilk harflerin yanyana getirilmesinden oluşturulmuştur. Bu çerçevede, dava konusu her iki markada da kelime kombinasyonları ve  kısaltma biçimindeki harf dizileri birbirlerini açıklama ve bağlantılı bulundukları diğer terime dikkati çekme niyetiyle kullanılmıştır. Dolayısıyla, kısaltma biçimindeki iki harf dizisi de, kelime kombinasyonunun kullanımını basitleştirme ve hatırlanmasını kolaylaştırma yollarıyla, ilgili kamu kesiminin kelime kombinasyonunu algılamasını desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu bağlamda, kısaltma biçimindeki harf dizisinin tanımlayıcı kelime kombinasyonunun başında veya sonunda olmasının önemi bulunmamaktadır. Belirtilen hususlara ilaveten, kelime kombinasyonunun ve harf dizisinin birlikte yer alması suretiyle oluşturulan markaların sıradışı veya kendi anlamına sahip olarak algılanmasını sağlayacak, bir diğer deyişle ibarelerin ilgili kamu kesimince marka olarak ayırt edilmesine imkan verebilecek ek unsurlar her iki markada da bulunmamaktadır. Tersine, kısaltma niteliğindeki (veya öyle algılanan) bir harf dizisini ve bir kelime kombinasyonunu, sıradışı herhangi bir farklı unsura yer vermeksizin sadece bir araya getirmek, ticari hayatta münhasıran hizmetlerin karakteristik özelliklerini bildiren işaretlerden veya unsurlardan oluşan kelimeler şeklinde değerlendirmeye yol açacaktır. Ayrıca, harf dizilerinin ilgili kamu kesimi tarafından birlikte yer aldıkları kelime kombinasyonunun kısaltması olarak algılanması halinde, bu harf dizileri tek başlarına ayırt edici nitelikte olsalar da, bütün olarak yapılacak değerlendirme bakımından, söz konusu harf serileri markada bulunan tüm unsurların oluşturduğu sonucun (algının) ötesinde bir sonuca (algıya) yol açmayacaktır. Tersine, kelime kombinasyonunu oluşturan kelimelerin ilk harflerinden oluşan harf dizisi, kelime kombinasyonuna göre tali pozisyonda kalacaktır. Dava konusu markalarda yer alan iki harf dizisi (MMF, NAI) de tek başlarına tanımlayıcı nitelikte olmasalar da, onların kısaltması biçiminde algılandıkları sürece, bu markalarda yer alan tanımlayıcı kelime kombinasyonlarıyla birlikte tanımlayıcı nitelikte olacaklardır.

 

Dolayısıyla, ilgili kamu kesimi, dava konusu markaları bütün olarak değerlendirdiğinde, finansal hizmetlerin karakteristik özelliklerinin belirtildiği algısına ulaşıyorsa, bu tip markalar Direktif madde 3(1)(c) kapsamında tanımlayıcı markalar olarak değerlendirilmelidir. Adalet Divanı içtihadına göre (bkz. Koninklijke KPN Nederland, paragraf 86), kapsadıkları mallar / hizmetler bakımından tanımlayıcı olan markalar, aynı mallar / hizmetler bakımından aynı zaman da Direktif madde 3(1)(b)’ye göre ayırt edici nitelikten yoksundur.

 

Sayılan tüm gerekçeler ışığında Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesi’nce yöneltilen sorulara takip eden yanıtı vermiştir:

 

“Tanımlayıcı bir kelime kombinasyonu ve tanımlayıcı olmayan bir harf dizisinden oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde değerlendirmesi halinde,  Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçeleri, bu tip markalara belirtilen ret gerekçelerinin uygulanması mümkündür şeklinde yorumlanmalıdır.”

 

Adalet Divanının bu kararı, genele ilişkin bir düzenleme olmaktan ziyade, son derece özel bir duruma (tanımlayıcı kelime kombinasyonu ve bu kombinasyonu oluşturan kelimelerin ilk harflerinden oluşturulmuş harf dizilerinin birlikte oluşturduğu markaların tanımlayıcılığı ve ayırt ediciliği hususu) ilişkin bir değerlendirme ilkesi getirmektedir. Bu haliyle, kararın uygulama alanı içeriği itibarıyla son derece sınırlıdır. Bununla birlikte, uygulamada bu tip markalarla sıklıkla karşılaşılması ve getirilen yorum farklılıklarının yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda, Adalet Divanı kararının uygulamada birliktelik sağlanması bakımından fayda sağlayacağı şüphesizdir. Aynı değerlendirme, kararda belirtilen ilkelerin Enstitü ve mahkemeler tarafından benimsenmesi halinde Türkiye bakımından da geçerli olacaktır.

 

 

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2012

 

Marka İncelemesinde Mutlak Ret Nedenleri*

 

I- TANIMLAR ve GİRİŞ:

 

Mutlak Ret Nedenleri (absolute grounds for refusal): Mutlak ret nedenleri başvurusu yapılan kelimenin / şeklin kendisinden (anlam, görünüm, vs.) kaynaklanan ret nedenleridir. Ofis tarafından resen incelenecek ret nedenleri anlamına gelmez.

 

Nispi Ret Nedenleri (relative grounds for refusal): Başvurusu yapılan kelimenin / şeklin üçüncü kişilerin önceki marka haklarıyla çatışması durumunda ortaya çıkan ret nedenleridir. Farklı ülkelerin farklı mevzuatlarına göre resen ya da ilana itiraz üzerine incelenebilir. İlana itiraz üzerine incelenecek ret nedenleri anlamına gelmez.

 

Cornish, mutlak ve nispi ret nedenleri arasındaki farkı takip eden biçimde açıklamaktadır:

 

“…(ret nedenleri) iki kategoriye ayrılmaktadır:

a) mutlak nedenler, ayırt ediciliğe ilişkin olarak işaretin kendisinden kaynaklanan (inherent) uygun bulunmama hallerine ve kamu yararı ile ilgili belirli uygun bulmama hallerine ilişkindir; ve

b) nispi nedenler, başka bir tacirin veya sahibin (işaretle) çatışan önceki haklara sahip olması durumunda ortaya çıkar.” [1]

 

Bainbridge ise, mutlak ve nispi ret nedenleri arasındaki farkı aşağıdaki biçimde ifade etmektedir:

 

“…mutlak ret nedenleri açısından reddedilen markalar, belirli istisnalar hariç olmak üzere, kendiliğinden tescil edilemez niteliktedir. Nispi nedenler açısından, başvurulan marka ve önceki markalar veya önceki diğer haklar arasındaki ilişki önemlidir. Nispi ret nedenleri tescilli markalara tecavüzün söz konusu olduğu durumlarla yakın paralellik içermektedir.” [2]

 

Genel Yanlış Algılama / Bilgi: Türkiye’de akademide, literatürde yer edinmiş önemli bir yanlış algılama / bilgi söz konusudur. Mutlak ret nedenleri Ofis tarafından resen incelenecek ret nedenleri olarak algılanmakta, nispi ret nedenleri ise ilana itiraz üzerine incelenecek ret nedenleri olarak değerlendirilmektedir. Bu bilgi yanlıştır.

 

Marka ofisleri, nispi ret nedenlerini resen, ilana itiraz üzerine ya da hem resen hem de ilana itiraz üzerine iki aşamalı olarak inceleyebilir. Nispi ret nedenleri bakımından önemli olan husus, başvurusu yapılan kelimenin veya şeklin üçüncü kişilerin önceki marka haklarıyla (aynılık, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, karıştırılabilecek, ilişkilendirilebilecek derecede benzerlik, eskiye dayalı kullanım, tanınmışlık, vb.) çatışma içerisinde olması durumudur.

 

Mutlak ret nedenlerinde değerlendirmede esas olan başvuruyu oluşturan kelimenin / şeklin kendisinden (anlamından, görünümünden, bıraktığı baskın izlenimden) kaynaklanan ret durumudur. Mutlak ret nedenleri üçüncü kişilerin önceki haklarıyla bir çatışma olması durumunu kapsamaz. Bununla birlikte, mutlak ret nedenleri de ilana itiraz üzerine veya ilandan sonra üçüncü kişi görüşü prosedürü doğrultusunda incelenebilmektedir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin 35inci maddesi hükmüne göre “Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır.” Yani 7nci madde kapsamındaki ret gerekçeleri ilana itiraz üzerine de değerlendirilebilir. Aynı KHK’nın 34üncü maddesi kapsamında düzenlenen üçüncü kişilerin görüşleri müessesesi de benzer bir yaklaşım içermektedir. Hüküm takip eden şekildedir: “Marka başvurusunun yayınından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketiciler, 7nci maddeye göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini Enstitüye sunabilir. Ancak bu kişiler, Enstitü nezdinde işlemlere taraf olamaz.”

 

Açıklandığı ve görüldüğü üzere, mutlak ret nedenleri kategorisinin resen incelenecek ret nedenleri anlamı ile, nispi ret nedenleri kategorisinin ise ilana itiraz üzerine incelenecek ret nedenleri anlamı ile ilintisi bulunmamaktadır.

 

Yanlış Algılama / Bilginin Gerekçesi: Yanlış bilginin gerekçesi 556 sayılı KHK’nın 7nci maddesi için seçilen başlıkla maddenin içeriği arasındaki uyumsuzluktur. 7nci madde “mutlak ret nedenleri” başlığını taşımasına rağmen 7/1-(b) bendi önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla aynı tür malları/hizmetleri kapsayan aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların reddedileceği hükmünü içermektedir. Dolayısıyla 7/1-(b) bendinde sayılan hal üçüncü kişilerin önceki haklarıyla çatışmayı içeren bir durumdur ve nispi bir ret nedenidir. Ancak, 7/1-(b) bendi nispi bir ret nedeni olmasına rağmen mutlak ret nedenleri başlığını taşıyan 7nci madde kapsamında sayılmıştır. Bu durumun yol açtığı sonuç ise, Türkiye’de mutlak ret nedeni teriminin gerçek anlamını yitirerek resen incelenen ret nedenleri olarak algılanması ve nispi ret nedenlerinin de gerçek anlamını kaybederek itiraz üzerine incelenen ret nedenleri gibi bir anlam kazanmasıdır. Kazanılan bu anlamlar yanlıştır, ancak bu yanlışlık KHK’dan kaynaklanarak akademik metinler dahil birçok kaynağa yansımış durumdadır. Bahsedilen yanlışlık yeni Marka Kanunu Tasarısında düzeltilmiş ve yanlış başlıklar terk edilmiştir.

 

Mutlak Ret Nedenleri ve Kamu Yararı

 

Mutlak ret nedenleri ulusal ve uluslararası literatürde kamu yararı ilkesi ile ilişkilendirilmekte ve mutlak ret nedenleri kapsamına giren işaretlerin tescil edilmemesi suretiyle kamu yararının korunduğu kabul edilmektedir.

 

Arkan, mutlak ret nedenleri ile kamu yararı ilişkilendirmesini “…mutlak ret nedenleri, toplumun çıkarlarıyla yakından ilgili olup, TPE tarafından resen dikkate alınır.” [3] ifadesi ile yaparken; Tekinalp aynı ilişkilendirmeyi “Mutlak ret nedenleri marka olarak seçilmiş bulunulan işaretin niteliğinden kaynaklanan itirazlardır…İtiraz dayanağını kamu menfaatinde, hatta düzeninde bulur. Bu kategori içine giren işaretlerin, başka bir kişiye ait oldukları veya üzerlerinde üçüncü kişilerin hakları bulunduğu için değil; aksine – dini veya ahlaki sebeplerle veya herkesin kullanımına açık tutulmaları gereği dolayısıyla ya da ayırt etme gücüne sahip olmamaları gibi nedenlerle – üzerlerinde hiç kimse hak iddia edemeyeceği için, marka olarak tescilleri reddedilmektedir.” [4] ifadesi ile yapmıştır.

 

Mutlak ret nedenleri ile kamu yararı ilkesinin bağlantısı Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) kararlarında da kurulmuştur. ATAD, “Libertel” kararında tanımlayıcılık gerekçesini kamu yararı prensibi ile takip eden biçimde ilişkilendirmiştir: “Avrupa Toplulukları Andlaşması’nın kurmaya ve sürdürmeye çalıştığı bozulmamış rekabet sisteminde marka haklarının asli bir unsur olduğu yerleşmiş bir içtihat niteliğindedir. Markaların sahiplerine sağladığı haklar ve yetkiler bu amacın ışığında değerlendirilmelidir. Direktif Madde 5(1) çerçevesinde marka, sahibine tescil kapsamındaki mallara ve hizmetlere ilişkin olarak, tescil edilen işaret için sınırsız bir süre boyunca tekel kurmasına izin verecek, münhasır haklar sağlamaktadır. Bir markanın tescil edilmesi imkanı, kamu yararına ilişkin gerekçelerle sınırlandırılabilir. Bu nedenle, Direktifin üçüncü maddesinde yer alan marka tescili ret nedenleri, her birinin temelini oluşturan kamu yararı ışığında yorumlanmalıdır. Direktif Madde 3(1)(c) ile ilgili olarak, Mahkeme bu hükmün, tescilin talep edildiği mallara ve hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı olan işaretlerin ve unsurların herkes tarafından serbestçe kullanılmasının sağlanması yoluyla kamu yararına bir amacı yerine getirdiği görüşündedir.” [5]

 

ATAD “Eurohypo” kararında ise 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü Madde 7(1)(b)’de yer alan ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret gerekçesini kamu yararı ilkesi çerçevesinde aşağıdaki biçimde açıklamaktadır: “Adalet Divanı ret nedenlerinin her birinin ret nedeninin temelini oluşturan kamu yararı dikkate alınarak yorumlanması gerektiğini önceden açık olarak belirtme fırsatını bulmuştur. Ret gerekçelerinin her birinin incelenmesinde dikkate alınan kamu yararı, inceleme konusu ret gerekçesinin kendisinden kaynaklanan farklı yaklaşımları yansıtabilir veya mutlaka yansıtmalıdır. Bu bağlamda, 40/94 sayılı Tüzük Madde 7(1)(b)’nin temelini oluşturan kamu yararı ilkesinin kesinlikle bir markanın asli fonksiyonundan (markalı ürünün veya hizmetin tüketicisinin veya son kullanıcısının, mal veya hizmetin kaynağını, farklı kaynaktan gelenlerle karıştırması ihtimaline izin vermeksizin, ayırt etmesini garanti altına almak) ayrı biçimde düşünülemeyeceğinin altı çizilmelidir.” [6]

 

Kamu yararı ilkesi ve  mutlak ret nedenleri ilişkilendirmesi, 556 sayılı KHK’da yer alan mutlak ret nedenleri açısından aşağıdaki biçimde kategorilere ayırılabilir:

 

1- Marka olma özelliğine sahip olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilmelerini engelleyerek kamu yararına hizmet eden ret nedenleri (5inci madde kapsamında sayılan marka olabilecek işaretler kapsamına girmeyen işaretlerin reddedileceği düzenlemesini içeren 556 sayılı KHK 7/1-(a) bendi).

 

2- Tescil talebinin konusu mallar / hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmayan veya tanımlayıcı, ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir nitelikte olan, mala asli değerini veren kelime veya şekillerin marka olarak tescil edilmesini engelleyerek ve bu tip işaretlerin ticaret alanında ortak kullanıma açık biçimde kalmasını sağlayarak kamu yararına hizmet eden ret nedenleri (556 sayılı KHK 7/1-(a),(c),(d),(e) bentleri).

 

3- Kamu düzenine, genel ahlaka aykırı olan veya tescil kapsamında bulunan malların / hizmetlerin doğasına, kaynağına ilişkin olarak yanıltıcı nitelikte olan veya dini, tarihsel, kültürel değerler bakımından topluma mal olmaları nedeniyle bir kişi adına marka olarak tescili uygun bulunmayan işaretlerin tescil edilmesini engelleyerek kamunun genel yararını koruyan ret nedenleri (556 sayılı KHK 7/1-(f),(h),(j),(k) bentleri.

 

4- Türkiye’nin taraf olduğu Paris Sözleşmesi uyarınca marka olarak kullanımı yasaklanan devlet, hükümranlık amblemlerinin, bayrakların, vs. marka olarak tescil edilmesini engelleyen ret nedeni (556 sayılı KHK 7/1-(g) bendi).

 

5- Yukarıda sayılan bentler dışında kalan 7/1-(b) ve (ı) bentleri kanaatimizce aslen önceki hak sahiplerinin önceki haklarının korunmasına yönelik hükümler içerdiğinden (ve bu nedenle mutlak değil nispi ret nedenleri olduklarından) doğrudan kamu yararı ile ilişkilendirilebilir nitelikte değildir. Eğer, halkın malın / hizmetin kaynağına ilişkin olarak aynı / benzer markaların aynı kaynaktan geldiğini düşüneceği ve bu nedenle bu tür markaların tescilinin engellenmesinin doğrudan kamu yararı ile ilintili olduğu öne sürülecekse, kanaatimizce aynı amaca yönelik 8inci madde kapsamındaki tüm nispi ret nedenlerinin de doğrudan kamu yararına hizmet ettiği kabul edilmelidir. Yazarın görüşü, 7/1-(b),(ı) bentleri ve 8inci madde kapsamında düzenlenen ret nedenlerinin ana amacının önceki hak sahiplerinin önceki tarihlere dayanan (farklı şekillerde ortaya çıkan) önceki haklarının korunması olduğu, bu tip hakların kamu yararı ile ilişkisinin doğrudan olmadığı, 7/1-(b),(ı) bentleri ve 8inci madde kapsamında halkın markaları karıştırmasının engellenmesinin kamu yararına hizmet ettiği öne sürülecekse dahi kamu yararı ile bağlantının doğrudan değil, dolaylı olarak ortaya çıktığıdır.

 

KHK’nın 7nci maddesinde sayılan ret hallerinden 7/1-(a),(c),(d),(e),(f) bentleri ile 7/2 fıkrasında yer alan kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası bu çalışmada açıklanmaya çalışılacaktır. KHK kapsamında düzenlenmiş diğer mutlak ret nedenleri çalışmanın bütünlüğünün ve amaca uygunluğunun sağlanması endişeleriyle çalışma kapsamı dışında tutulmuştur.

 

Mutlak ret nedenlerinin içeriğine geçmeden önce KHK’da sayılan mutlak ret nedenlerinin kaynakları konusunda bilgi verilmesi kanaatimizce yerinde olacaktır.

 

II- 556 SAYILI KHK’DA DÜZENLENMİŞ MUTLAK RET NEDENLERİNİN KAYNAKLARI

 

A- SINAİ MÜLKİYETİN KORUNMASINA DAİR PARİS SÖZLEŞMESİ

 

Sınai mülkiyetin korunmasına dair ilk uluslararası sözleşme niteliğinde olan 1883 tarihli Paris Sözleşmesi’nin marka korumasına ilişkin maddelerinde sözleşmeyi imzalayan Paris Birliği üyesi ülkelerin hangi durumlarda marka başvurularını reddedebilecekleri genel ilkeler anlamında hükme bağlanmıştır.

 

Sözleşme’de belirtilen temel ilkeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

1- Markanın başvuru ve tescil koşulları her ülke tarafından kendi ulusal mevzuatınca belirlenecektir (madde 6).

 

2- Hiçbir marka menşe ülkesinde tescilli olmaması veya iptal edilmiş olması gerekçe gösterilerek birlik üyesi başka bir ülke ofisi tarafından reddedilmez (madde 6).

 

3- Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamındaki tanınmış markalar üye ülkenin mevzuatının çizdiği sınırlar bağlamında resen veya ilgili tarafın itirazı üzerine reddedilecektir.

 

4- Üye ülkeler, ilgili otoritelerce yetki veya izin verilmeden başvurusu yapılan ve markayı veya markanın bir unsurunu oluşturan devlet amblemleri, bayrakları, uluslararası örgüt adları, resmi işaretler, vb. türde başvuruları reddedecektir (ikinci mükerrer 6ncı madde hükmü).

 

5- Dördüncü mükerrer 6ncı madde A paragrafına göre menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilmiş markalar Birlik üyesi diğer ülkelerde de, aynı maddede belirtilen istisnalar saklı kalmak koşuluyla, korunacaktır. Ret nedeni olarak kabul edilebilecek istisnalar aynı maddenin B paragrafında belirtilmiştir. İstisnalar anahatlarıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

i-                    Korumanın talep edildiği ülkede üçüncü kişilerin hakları ile ihtilaf çıkartabilecek nitelikteki markalar reddedilebilir.

ii-                  Ayırt edici niteliğe sahip olmayan, ticaret alanında cins, çeşit, miktar, amaç, değer, menşei,  üretim zamanı bildiren markalar veya ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir nitelikte olan markalar reddedilebilir.

iii-                 Yanıltıcı nitelikte olan veya kamu düzenine, genel ahlaka aykırı olan markalar reddedilebilir.

 

B- TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ANLAŞMASI (TRIPs)

 

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşması’nın eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs), Paris Sözleşmesi ile getirilen ilkeleri korumakla birlikte daha ayrıntılı sayılabilecek bazı hükümler getirmiştir. Buna göre:

 

1- Üye ülkeler tescil koşulu olarak başvurusu yapılan markanın görsel olarak algılanabilir olması gerektiği (grafik gösterimin sağlanması) şartını getirebilirler (madde 15 paragraf 1).

 

2- Başvurusu yapılan markanın ilgili mallar / hizmetler için kendiliğinden (inherently) ayırt edici niteliğe sahip olmaması durumunda üye ülkeler “kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik” yoluyla tescile izin verebilir (madde 15 paragraf 1).

 

3- Başvuru kapsamındaki malların / hizmetlerin niteliği markanın tesciline engel olamaz (madde 15 paragraf 4).

 

C- 89/104 SAYILI MARKA KANUNLARININ UYUMLULAŞTIRILMASI AMAÇLI AB DİREKTİFİ

 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka kanunlarının uyumlulaştırılması amaçlı 89/104 sayılı Direktif 1989 yılında kabul edilmiştir. Direktif, içeriğinde esasa ilişkin bir değişiklik yapılmaksızın 2008 yılında yenilenmiş ve 2008/95 sayısını almıştır. Çalışma içeriğinde yer alan ATAD kararlarında atıflar eski 89/104 sayısına yapılmış olduğundan ve her iki direktifte esasa ilişkin farklılık bulunmadığından, çalışmanın bütünlüğünün bozulmaması için marka kanunlarının uyumlulaştırılması amaçlı AB Direktifi çalışma içeriğinde  89/104 sayılı Direktif olarak anılmıştır.

 

Üye ülkelerin marka kanunlarının tamamen aynı hale getirmek Direktifin amacı değildir. Direktifle getirilen düzenlemelerle güdülen amaç, marka mevzuatlarında yer alıp, iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyen hükümlerin uyumlu hale getirilmesidir (bkz. Direktifin giriş bölümü).

 

Bu amaç çerçevesinde, Direktif içerik bakımından ana hükümleri düzenleyecek, daha doğru deyişle genel esasları belirleyecek şekilde sınırlı tutulmuştur. Örneğin, üye ülkelerin mevzuatlarında yer verebilecekleri marka başvurusu ret nedenlerinin bir bölümü, kanunlarda mutlaka yer alacak şekilde zorunlu tutulmuş (söz konusu ret nedenleri üye ülkelerin tamamı bakımından zorunlu olarak kanunlarında yer alacaktır), bir kısmı ise ret nedeni olarak tercihen seçilebilecek hükümler olarak belirlenmiştir (bu nitelikteki ret nedenlerini üye ülkeler kanunlarına ekleyebilirler ya da tercihe bağlı olarak eklemeyebilirler). Dolayısıyla, bir üye ülke zorunlu ret nedenlerine mevzuatında yer vermek yükümlülüğündedir; tercihen benimsenebilecek ret nedenlerinin bir kısmına veya tamamına mevzuatında yer verebilir ya da tercihi ret nedenlerinin hiç birisini mevzuatı kapsamına almayabilir.

 

Direktif, Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi hükümleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır ve Sözleşme ile tamamen uyumludur. Kaldı ki, AB üyesi ülkelerin tamamı da Paris Sözleşmesi’ne taraftır.

 

Direktif; başvuru, tescil usulleri ve diğer prosedürel konulara ilişkin hiçbir düzenleme getirmemektedir. Temel amaç belirtildiği üzere iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyecek esasa ilişkin konularda marka korumasının ana çatısının kurulmasıdır. Ana çatı tüm üye ülkeler bakımından uyumlu biçimde kurulduktan sonra, usul, prosedür veya diğer konulardaki düzenlemeleri belirlemekte üye ülkelerin kendi yapılanmaları, tercihleri belirleyici olacaktır.

 

Türk marka koruması sistemini düzenleyen temel metin olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlanırken Paris Sözleşmesi, TRIPs Antlaşması gibi bağlayıcı nitelikteki uluslararası sözleşmelerin yanı sıra 89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi de esas alınmıştır. Bu çerçevede, 556 sayılı KHK özelinde Türk marka koruması sistemi, AB’nin 89/104 sayılı Direktif’le öngördüğü ana çatıya uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, mevcut marka mevzuatımızın konu hakkındaki AB müktesebatı ile uyumlu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

 

89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi’nde yer alan mutlak ret nedenleri aşağıda sayılmıştır:

 

a) Üye ülkelerin marka mevzuatında yer verilmesi zorunlu olan ret / hükümsüzlük nedenleri:

 

–         Marka olamayacak işaretler tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(a) bendi)

–         Hiçbir ayırt edici niteliğe sahip olmayan markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(a) bendi)

–         Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran içeren markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(c) bendi)

–         Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran içeren markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(d) bendi)

–         Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(e) bendi)

–         Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(k) bendi)

–         Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(f) bendi)

–         Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilmesi gerekli markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(g) bendi)

 

b) Üye ülkelerin mevzuatlarında tercihen yer verebilecekleri (mutlak) ret nedenleri:

 

–         Üye ülkelerin veya topluluğun marka kanunu dışında kalan diğer kanunlarına göre kullanımı yasaklanabilecek markalar.

–         Sembolik değeri yüksek işaretleri içeren markalar, özellikle dini sembolleri içeren markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(j) bendi)

–         Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, kamuyu ilgilendiren ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği armaları, amblemleri veya nişanları içeren markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(h) bendi)

–         Kötü niyetle yapılmış tescil başvuruları.

 

III- 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN MUTLAK RET NEDENLERİ

 

556 sayılı KHK’nın 7nci maddesi “marka tescilinde red için mutlak nedenler” başlığını taşımaktadır. Maddenin birinci fıkrasında 11 adet ret nedeni sayılmıştır. Maddenin ikinci fıkrası ise bazı ret nedenlerinin uygulanmasını ortadan kaldırır “kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik” istisnasını düzenlemektedir.

 

Birinci fıkrada sayılan ret nedenlerinden (a),(c),(d),(e),(f) bentleri ve ikinci fıkrada düzenlenmiş kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası bu çalışma kapsamında açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Ret nedenleri hakkında açıklamaya geçmeden önce marka tescil ofislerine verilen inceleme yetkisinin ATAD tarafından Topluluk Marka Direktifi ekseninde ne şekilde anlaşıldığının ve yorumlandığının belirtilmesi yerinde olacaktır. ATAD’ın konu hakkındaki yorumu için “Libertel” ve “Das Prinzip der Bequemlichkeit” kararlarından takip eden alıntılar yapılmıştır:

 

“Komisyon görüşünde, belirli işaretlerin (ortak) kullanıma açık kalması ve bu nedenle korumadan yararlanmalarına izin verilmemesi gerektiği ilkesinin Direktif Madde 2 ve 3’ten ziyade Madde 6’da ifade bulduğunu belirtmektedir. Bu argüman kabul edilebilir değildir. Direktif Madde 6 markanın tescil edilmesinin ardından sağlayacağı hakların sınırları ile ilgilidir. Komisyon’un tescil başvurusunun Direktif Madde 3’te yer alan ret nedenleri bakımından incelendiği aşamada incelemenin minimal düzeyde gerçekleştirilmesi anlamına gelen argümanı, inceleyicilerin serbest kalması (tescil edilmemesi) gereken belirli işaretlerin tescilini uygun bulması riskinin, tescilli markanın sağladığı haklardan avantajın elde edildiği aşamadaki sınırları ortaya koyan Madde 6’yla ortadan kaldırılmış olduğu temeline dayanmaktadır. Bu yaklaşım, Direktif Madde 3’te yer alan ret nedenlerinin değerlendirilmesinin markanın tescil edildiği aşamada yetkili olan otoriteden alınıp, markadan kaynaklanan hakların fiilen kullanılmasının sağlanması yetkisine sahip mahkemelere devredilmesiyle eşanlamlıdır. Belirtilen yaklaşım, tescil sonrası aşamada inceleme üzerine değil, tescil öncesi inceleme üzerine kurulu Direktif yapısına uygun değildir. Direktifte Madde 6’nın bu yönde bir sonuca vardığını gösterir hiçbir şey (hüküm) yoktur. Tersine, Direktif Maddeler 2 ve 3’te düzenlenen ret nedenlerinin çok sayıda ve detaylı içerikte olması ve ret durumunda kullanılabilir telafi yöntemlerinin geniş olması, tescil başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında yapılan incelemenin minimal (alt) düzeyde olmaması gerektiğini işaret etmektedir. İnceleme uygun olmayan markaların tescil edilmesinin engellenmesi amacıyla sıkı ve tam bir inceleme olmalıdır. Mahkemenin daha önceden belirttiği gibi, mahkemeler tarafından kullanımları engellenebilecek olan (geçerlilikleri iptal edilebilecek, hükümsüz kılınabilecek) markaların,  hukuki belirlilik ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde tescil edilmemelerinin sağlanması gerekmektedir.” [7]

 

“…başvuru sahibi Erpo tarafından öne sürülen, 40/94 sayılı Tüzük Madde 12(6)’nın yeterli rekabetçi korumayı sağlayarak daha serbest bir tescil politikası oluşturduğu, bu yolla şüpheli durumlarda (in cases of doubt) başvuru konusu markaların tescil edilmesine izin verildiği yönündeki argüman da reddedilmelidir. Bu yöndeki bir argüman Adalet Divanı tarafından önceden, tescil başvurularının incelenmesi, uygun olmayan ve mahkemeler nezdinde iptal edilebilecek markaların tescil edilmesinin engellenmesi amacı çerçevesinde minimal (alt) düzeyde yapılmamalı, tersine inceleme sıkı ve tam olmalıdır gerekçesiyle reddedilmiştir.” [8]

A- 7/1-(a) bendi

 

7/1-(a) bendinde düzenlenen ret gerekçesi aynı KHK’nın 5inci maddesine atıf yaparak; “5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler”in marka olarak tescil edilemeyeceğini hükme bağlamaktadır. KHK’nın 5inci maddesi ise aşağıda yer verildiği üzere markanın tanımını içermektedir:

 

“Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.”

 

Tanıma bakıldığında iki temel koşula yer verildiği görülmektedir:

1- Ayırt etmeyi sağlama,

2- Çizimle görüntülenebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme, çoğaltılabilme.

 

Dolayısıyla ortaya çıkan tanıma göre başka bir teşebbüsün mallarından / hizmetlerinden ayırt edilebilmeyi sağlayabilecek nitelikte olmak koşuluyla grafik gösterimi mümkün olan, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her tür işaret marka olabilme niteliğine sahiptir.

 

TPE’nin 7/1-(a) bendi kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddettiği marka tescil başvurularına karşı yapılan itirazlarda genellikle altı çizilen konu başvuruyu oluşturan kelime veya şeklin 5inci madde kapsamındaki marka olabilecek işaretler arasında bulunduğu, dolayısıyla 7/1-(a) bendi kapsamında reddedilemeyeceğidir. Ancak, daha önce de belirtildiği üzere, 5inci maddedeki marka tanımı iki farklı unsur içermektedir:

 

1- Grafik gösterimi mümkün olan işaretler marka olabilir,

2- Bunların marka olabilmesinin koşulu, söz konusu işaretin başvuru kapsamındaki malların / hizmetlerin diğer teşebbüslerin mallarından / hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlamasıdır.

 

Yani, grafik gösterimi mümkün olsa da bazı işaretler başvuru kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin olarak ayırt edici nitelik taşımadığından reddedilebilir.

 

Markanın asli fonksiyonunun bir teşebbüsün mallarının / hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından / hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak olduğu bilinmektedir. Ayırt edicilik fonksiyonu olarak adlandırılan hususun işaret ettiği sonuç, ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretlerin marka olarak asli fonksiyonlarını yerine getiremedikleri ve bunların tescili yönündeki taleplerin reddedilmesi gerektiğidir.

 

2006-M-1949 sayılı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararı yukarıda bahsedilen hususa ilişkin değerlendirmeler içermektedir. Karara konu başvuru bir çakmak şeklinden oluşmaktadır ve Markalar Dairesi Başkanlığı’nca 7/1-(a) bendi çerçevesinde reddedilmiştir. Başvuru sahibi vekili karara itiraz etmekte, başvurunun 5inci madde kapsamında marka olabilecek işaretlerden olduğunu belirtmekte, başvuru hakkındaki ret kararının kaldırılmasını istemektedir. Karara itiraz neticesinde verilen YİDK kararı aşağıdaki içeriktedir:

 

“… başvurunun 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(a) bendi  uyarınca reddine yönelik karara karşı yapılan itiraz incelenmiştir. Öncelikle belirtilmesi gereken, başvurunun üç boyutlu bir şekillerin marka olamayacağı gerekçesi ile değil, şeklin ayırt edici nitelikte bulunmamasından dolayı reddedildiğidir.

Bu çerçevede, değerlendirme, başvurusu yapılan ibarenin ayırt ediciliği açısından yapılmıştır. Şekil, piyasada birçok üretici tarafından üretilen ortalama çakmak biçiminden çok farklı olmadığından reddedilmiştir. Bu anlamda Kurul’a göre de bu yaklaşım yerindedir…

 

Grafik gösterim şartı ise başvurusu yapılan işaretin iki boyutlu gösteriminin başvuru ile birlikte sunulması şartı anlamına gelmektedir. Grafik gösterim şartı, geleneksel markalar olarak adlandırılabilecek kelime, şekil, vb. markalar bakımından sorun teşkil etmemekle birlikte üç boyutlu markalar, ses markaları, koku markaları, vb. tarzda geleneksel olmayan marka türleri söz konusu olduğunda inceleme, değerlendirme kriterleri yönünden sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlar sadece Türkiye’ye özgü değildir, geleneksel olmayan marka türlerinin değerlendirilmesi dünyanın birçok ülkesinde problematik bir konudur.

 

5inci maddede yapılan marka tanımına dönülecek olursa, ayırt ediciliği sağlamaları koşuluyla, grafik gösterimi mümkün olan yeni marka türlerinin marka olarak kabulü zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle geleneksel olmayan marka türleri bakımından önemli olan husus hangi tür gösterimin grafik gösterim şartını karşıladığının tespit edilmesi ve takiben kabul edilen grafik gösterimin ayırt ediciliği sağlayıp sağlamadığının belirlenmesidir.

 

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD)’nın Sieckmann kararı geleneksel olmayan marka türlerinde grafik gösterim şartının hangi kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiği konusunda açıklık getirmektedir. Davada “Hafifçe tarçını andıran balsamik meyve kokusu” olarak tanımlanan ve kimyasal formülü grafik gösterim olarak içeren başvurunun grafik gösterim şartını yerine getirip getirmediği tartışılmış ve geleneksel olmayan marka türlerinin grafik gösterimi konusunda temel kriterler oluşturulmuştur. ATAD Sieckmann kararında görsel olarak algılanmayan işaretlerin; şekiller, çizgiler veya yazım karakterleri aracılığıyla görsel olarak betimlenmeleri ve bu betimlemenin açık, kesin, neyi ifade ettiğini içeriğinde kapsar, kolaylıkla erişilebilir, anlaşılır, kalıcı, herkesçe aynı şekilde anlaşılır olması durumunda Topluluk Marka Direktifince kapsandığı yorumunu yapmıştır. [9]

 

Buna göre, herkesçe aynı şekilde algılanabilme, açık, kesin, neyin korunduğunu içeriğinde ihtiva etme, erişilebilme, anlaşılma şartlarını yerine getiren grafik gösterime sahip olan geleneksel olmayan marka türleri korunabilir niteliktedir. Ses markaları nota anahtarı üzerinde vuruş, ritme ilişkin detayları, notaları belirtir grafik gösterime sahip olmaları durumunda tescil edilebilir durumdadır (ses markalarının grafik gösterimi konusunda bkz. ATAD – Shield Mark kararı). TPE de ses markalarının grafik gösterimi konusunda benzer yaklaşımı kabul etmiştir ve ilan / tescil edilen ses markaları bulunmaktadır (TPE aynı zamanda tescili istenen sese ilişkin ses kaydını ve marka tarifnamesini talep etmektedir). Ancak, durumun koku markaları bakımından aynı olmadığı belirtilmelidir. AB’de koku markalarının mevcut grafik gösterim metotlarıyla (kimyasal formül, kokunun niteliğinin kelimelerle ifade edilmesi, vb.) yukarıda sayılan Sieckmann kriterlerini yerine getirmediği kabul edilmekte ve koku markaları grafik gösterim şartını yerine getirmediklerinden marka olarak tescil edilmemektedir. Geçmişte tescil edilen birkaç koku markası ise bu durumun istisnasıdır ve iptal edilme riskini taşımaktadır. Bununla birlikte, koku markalarının Sieckmann kriterlerini uygun şekilde yerine getirebilen yeni grafik gösterim yöntemlerinin bulunması halinde tescili önünde engel bulunmamaktadır.

 

Nota anahtarı üzerinde detayları (vuruş, ritm, notalar, vb.) belirtilmiş ses markalarının 556 sayılı KHK anlamında grafik gösterim şartını yerine getirebildikleri tespitini içeren 2007-M-5778 sayılı YİDK kararı takip eden içeriktedir:

 

“…başvuru numaralı nota anahtarı üzerinde yer alan notalar ve müziksel işaretlerden oluşturulmuş başvurunun 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ nin 7/1-(a) bendi kapsamında reddedilmesi kararına karşı yapılan itiraz incelenmiştir. İnceleme sonucunda Kurul aşağıdaki yargılara varmıştır:

1-      Başvuru dilekçesinde belirtildiği üzere, başvuru bir ses markasıdır.

2-      Ses markaları çizimle görüntülenebilme (grafik gösterim) şartını yerine getirebilirler. İncelenen başvurunun grafik gösterimi nota anahtarı üzerinde belirtilmiş notalar ve işaretlerdir.

3-      Başvuru sahibi itiraz aşamasında tescili talep edilen sesi içeren elektronik kaydı ve marka tarifnamesini Enstitü’ye iletmiştir.

4-      Grafik gösterim, ses kaydı ve tarifnamenin birlikte değerlendirilmesi sonucu Kurul, başvurunun 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5inci maddesinde belirtilen marka olabilme ve ayırt edicilik sağlama koşullarını yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

5-     Bu bağlamda, ret kararından dönülmesi gerekmiştir.”

 

Uygulamada en çok karşılaşılan geleneksel olmayan marka türü ise üç boyutlu markalardır. Üç boyutlu markaların grafik gösterimi konusunda sorun bulunmamaktadır; TPE üç boyutlu markaların iki boyutlu (çizim, fotograf niteliğindeki) gösterimlerini grafik gösterim şartını yerine getirir nitelikte gösterim olarak kabul etmektedir. Bazı ülkeler iki boyutlu gösterimin yanı sıra tescili talep edilen üç boyutlu şeklin numunesi (specimen) ve marka tarifnamesini de talep etmektedir. Üç boyutlu markalara ilişkin yaygın olarak yaşanan sorun marka olabilirlik (grafik gösterimin mümkün olup olmaması) kriteriyle ilgili değil, ayırt ediciliğin sağlanması koşuluyla ilgilidir. Bu noktada tekrar yukarıda bahsedilen 2006-M-1949 sayılı YİDK kararında yer alan ve TPE’nin üç boyutlu markalara ilişkin değerlendirmesinin asli yönünü oluşturan “Öncelikle belirtilmesi gereken, başvurunun üç boyutlu bir şekillerin marka olamayacağı gerekçesi ile değil, şeklin ayırt edici nitelikte bulunmamasından dolayı reddedildiğidir.” ifadesinin hatırlanması gerekmektedir.

 

Özellikle şişe, ambalaj, ürün şekli vb. tarzda şekillerin tescil talepleri sırasında sorunlarla karşılaşılmaktadır. Tescili talep edilen şekil; o tip ürünlere ilişkin standart ürün biçiminden ne derece uzaksa markanın ayırt edici bulunması olasılığı artmakta; tersine şekil o tip ürünlerin standart, herkesçe kullanılır şekline ne derece yakınsa markanın reddedilmesi riski o denli artmaktadır.

 

Marka tescil başvurusunun kapsadığı mallar / hizmetler dikkate alınarak, söz konusu mallar / hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmayan ibarelerin / şekillerin reddedilmesinin (örneğin, nakliye hizmetleri için “nakliyat”, “transport” ibareleri ya da parfümeri ürünleri için “parfüm” ibaresi) yanı sıra marka olarak algılanması mümkün olmayan standart karakterlerde (marka olarak algılanmalarını sağlayacak özel biçim verilmemiş) yazılmış tek harfler, tek basamaklı sayılar da hiçbir mal / hizmet için tescil edilmemektedir.

 

Kelime unsuru tek bir harften oluşan başvuruların tescil edilebilirliği ve koruma kapsamları ile Enstitü yaklaşımı 2010-M-1049 sayılı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararında takip eden biçimde özetlenmiştir: “Kurul, tek harflerden oluşan başvuruların (münhasıran standart karakterlerden oluşmayan) stilize biçimdeki yazımlarının, başvurulara marka olarak tescil edilebilir derede ayırt edicilik kazandırdığı, ancak bu tip markaların stilize yazım biçimlerinde üst düzeyde benzerlik, ayniyet olmadığı sürece, aynı tek harfin farklı biçimlerde stilize yazımından oluşan başka markalarla karıştırılmayacağı kanaatindedir. Kısaca, stilize yazım biçimine sahip tek harflerden oluşan başvurular, Kurul’a göre tescil edilebilir nitelikte, ancak farklı markalarla karıştırılmaya yol açabilme bakımından ayırt edici güçleri görece zayıf markalardır.”

 

Uygulamada ayırt ediciliğin değerlendirilmesi konusunda tartışmalara yol açan bir diğer konu ise sloganların ayırt edici niteliğidir. TPE uygulamasında KHK’nın diğer ret nedenleri bakımından sorun olmadığı sürece sloganlar ayırt edici bulunmakta ve tescil engeli ile karşılaşmamaktadır. Örneğin; vasıf, üstünlük belirten bir slogan olması nedeniyle “İnşaatçılıkta en iyi” sloganı “inşaatçılık hizmetleri” için 7/1-(c) bendi gereğince reddedilecektir; ancak “Sen her şeyi bilirsin”, “Lezzet ustaları bu adreste”, vb. tarzda sloganlar (aynı / ayırt edilemeyecek derecede benzer sloganlar başkaları adına tescilli olmadığı sürece) 7nci madde incelemesinde reddedilmeyecektir.

 

ATAD tarafından verilen “Das Prinzip Der Bequemlichkeit (Konforun İlkesi)” kararı sloganların ayırt edici niteliği konusunda önemli tespitler içermektedir. 8., 21. sınıflara dahil malları kapsayan “Das Prinzip Der Bequemlichkeit” başvurusu OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksun bir slogan olarak değerlendirilmiş ve başvuru reddedilmiştir. Karara karşı yapılan itiraz son olarak ATAD’ın önüne gelmiştir. ATAD kararına göre, sloganların ayırt ediciliği konusunda diğer işaretlere uygulanan kriterden katı uygulama benimsenmesi yerinde değildir. Çeşitli marka türlerinin doğalarından kaynaklanan niteliklerinden dolayı (örneğin, üç boyutlu markalar) ayırt ediciliklerinin tespit edilmesi daha zor olabilir, ancak bu zorluktan dolayı bu tip markalara yerleşik içtihatla belirlenmiş olandan daha farklı bir ayırt edicilik kriteri uygulanması haklı değildir. Bu çerçevede, reklam sloganlarından oluşan markaların ayırt ediciliği konusunda farklı ve daha katı bir uygulama benimsenmemelidir. Yerleşik ATAD içtihadına göre, her marka, hangi marka kategorisine girerse girsin, ürünün belirli bir firmaya ait olduğunun anlaşılmasını sağlayabilmeli ve bu yolla ürünün başka bir firmalara ait benzer ürünlerden ayırt edilmesi işlevini yerine getirmelidir ki bu da markanın asli fonksiyonunu yerine getirmesi anlamına gelmektedir.   İçtihada göre ayırt edicilik, ilk olarak tescili talep edilen mallar ve hizmetler bakımından, ikinci olarak ise başvuru kapsamındaki malların / hizmetlerin makul ölçüde iyi bilgilenmiş, gözlemci ve basiretli ortalama tüketicilerinden oluşan halkın ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilmelidir. Başvuru kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin reklam sloganlarından, kalite belirten unsurlardan, alışverişe teşvik amaçlı cümleciklerden oluşan markalar da ayırt edicilik açısından diğer markalara uygulanan (yukarıda belirtilmiş) değerlendirmeyle aynı değerlendirmeye tabii tutulmalıdır. [10]

 

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (European Union General Court, eski adıyla Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi (CFI)) ayırt edicilik kavramı ve slogan olarak değerlendirilebilecek kelime gruplarının tescil edilebilirliği konusunda “Best Buy” kararında önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. 35., 37., 42. sınıflara dahil hizmetlerin tescil edilmesi için yapılan  başvurusu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle OHIM tarafından reddedilmiş ve ret kararına karşı başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz nihayetinde CFI’nın önüne gelmiştir. CFI, “best buy” kararında takip eden tespitleri yapmıştır: “CFI’nın önceden belirttiği gibi, 40/94 numaralı Tüzük Madde 7(1)(b) (ayırt edici nitelikten yoksunlukla ilgili ret gerekçesi) kapsamına giren markalar, aynı mallara / hizmetlere ilişkin sonradan gerçekleşen  bir alım esnasında, halkın ilgili kesiminin olumlu sonuç veren bir alım deneyimini tekrarlamasını mümkün kılmayan veya olumsuz sonuç veren bir alım deneyimini tekrarlamasını engellemeyen markalardır…Best buy kelime markası İngilizce diline ait unsurlardan oluştuğundan, ilgili kamu kesimi İngilizce konuşan veya İngilizce konuşmasa bile İngilizce hakkında yeterli kavrayışa sahip halktır…Best buy kelime markası bağlamında Mahkeme ilk olarak kelimenin, başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin fiyatı ve pazar değeri arasındaki avantajlı bir ilişkiyi açık olarak belirten sıradan İngilizce kelimelerden oluştuğunu tespit etmiştir. Bu nedenle, (OHIM) Temyiz Kurulu tarafından verilen kararın 17. paragrafında belirtildiği üzere ilgili kamu kesimi, markayı derhal, başvuru konusu hizmetlerin kendi kategorisinde en iyi alım imkanıyla veya en iyi fiyat – kalite oranıyla sunulduğu bir promosyon cümleciği veya bir slogan olarak algılayacaktır…Fiyat etiketinin şeklinin ve renginin ilgili kamu kesimi tarafından algılanması konusuna dönülecek olursa, Mahkeme (OHIM) Temyiz Kurulu’nun ilgili kararının 19. paragrafında belirtildiği üzere, renkli fiyat etiketleri her tür malın ve hizmetin ticaretinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu tip bir etiketin halkın dikkatini çekeceği yönündeki argümanı yersizdir…Bu nedenle başvurusu yapılan marka ilgili mallar ve hizmetler için ayırt edici nitelikten yoksundur…Son olarak, yerleşmiş içtihata göre, Topluluk Marka rejiminin otonom bir sistem olduğu ve (OHIM) Temyiz Kurulu’nun kararlarının hukuka uygunluğunun yalnızca 40/94 sayılı Tüzük esas alınarak değerlendirilebileceği hatırlatılmalıdır.” [11]

 

CFI kararında altı çizilen temel noktalar kısaca takip eden şekilde özetlenebilir; bir markanın ayırt edici karaktere sahip olup olmadığı test edilirken markanın ilgili mallar / hizmetler için tüketici hafızasında iz bırakır unsurlara sahip olması ölçüt olarak kullanılabilir, ayırt edici niteliğin tespitinde başvuruyu oluşturan kelimelerin ait oldukları dilin profesyonel düzeyde konuşulması zorunluluğu yoktur, ilgili kamu kesiminin söz konusu dile ilişkin belirli düzeyde kavrayışa sahip olması yeterlidir, markada yer alan şekli unsurların veya renklerin her durumda markaya ayırt edici nitelik kattığı kabul edilemez, bu şekillerin ticarette yaygın olarak kullanılır olup olmadığı dikkate alınmalıdır, OHIM kararlarının hukuka uygunluğu denetlenirken ilgili Tüzük hükümleri esas alınır, başka ülke ofislerinin tescile veya redde yönelik kararları OHIM incelemesinin hukuka uygunluğunu denetlemede ölçüt değildir.

 

Son olarak, satıh üzerinde tek renk veya renk kombinasyonlarından oluşan markaların grafik gösterim şartını yerine getirip getirmedikleri, ayırt edicilikleri konusunda açıklamalar yapılacaktır.

 

TPE uygulamasında satıh üzerinde tek renklerin veya renk kombinasyonlarının grafik gösterim şartını karşıladıkları kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu tarz işaretlerin marka olabilirlikleri konusunda tartışma bulunmamaktadır. Ancak, önemli husus bu işaretlerin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadıklarıdır.

 

Renk kombinasyonları genel ilke olarak ayırt edici nitelikte bulunmakta ve diğer ret gerekçeleri bakımından sorun olmadığı sürece ilan edilmektedir. Bununla birlikte renk kombinasyonlarının başvuru kapsamındaki mallar / hizmetler özelinde ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları özel durumlar ortaya çıkabilmektedir.

 

Satıh üzerinde yer alan tek renklerin genel ilke olarak ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları kabul edilmekte ve bu nitelikteki başvurular 7/1-(a) bendi gereğince reddedilmektedir. Kullanım sonucu kazanılmışlık ayırt edicilik hususu ise satıh üzerinde tek renkten ibaret markaların reddedilmesi uygulamasının istisnası niteliğindedir. Bahsedilen durumu kapsayan 2008-M-1454 sayılı YİDK kararı takip eden içeriktedir:

 

“….başvuru numaralı “… rengi”nden ibaret başvurunun 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1 (a) bendi kapsamında reddi kararı Kurulumuzca yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede, şu tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur:

-Kurulumuz kural olarak, özel bir şekilde somutlaşmamış tek renklerin, tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacağını ve dolayısı ile ayırt edicilik fonksiyonuna sahip olmadığını düşünmektedir.

….itirazda ise, başvuru sahibi mezkur markanın tescili talep edilen ürünlerle ilgili olarak yoğun bir şekilde kullanıldığını ve bu kullanım sonucunda işaretin ayırt edici hale geldiğini iddia etmektedir…. 

… Ancak itirazın kabulü yani 556 SKHK.nin 7/2 fıkrası hükümlerinin işletilebilmesi açısından, kullanım tek başına yeterli olmayıp, işaretin bu kullanım sonucunda ayırt edici hale gelmesi, diğer bir deyişle anılan rengin “belirli bir mal veya hizmetle özdeşleşmesi veya onu çağrıştırır hale gelmesi gerekmektedir (Tekinalp, Ü.; Fikri Mülkiyet Hukuku, 1999, Beta Yayınları, S.336)”. Bu hususun Kurulumuzca değerlendirilmesinde de;

– … renginin, tescili talep edilen ürünler açısından kullanımı zorunlu olmayan bir renk olduğu,

-…Başvuru sahibinin … markasının ülkemizdeki bilinirlik oranının %90’lara ulaştığı, bu markanın çoğu ürün üzerinde … rengi zeminde kullanıldığı ve bu nedenle anılan renk ile özdeşleştiği, …. hususları dikkate alınmıştır.

…Yukarıdaki tüm açıklamalar çerçevesinde, Kurulumuz “… Rengi”nin başvuru sahibi firma ile özdeşleştiği, bu firmanın “…” markalarını refleksif olarak çağrıştırdığı ve bu doğrultuda yoğun kullanım promosyon çalışmaları neticesinde anılan rengin ayırt edicilik kazandığı kanaatine ulaşmıştır. Açıklanan nedenlerle, başvurunun 556 SKHK.nin 7/2 fıkrası uyarınca ilanına karar verilmiştir.”

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik kavramı ayrıca açıklanacağından kararın kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususu ile ilgili bölümlerine yukarıda yer verilmemiştir.

 

B- 7/1-(c) bendi

 

556 sayılı KHK’nın 7/1-(c) bendi; Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir.

 

Bent kapsamında yer alan ret durumları doktrin ve uluslararası literatürde genel olarak “tanımlayıcı markalar (descriptive marks)” olarak adlandırılmaktadır.

 

Tanımlayıcı markalar, tescili talep edilen mallara / hizmetlere ilişkin olarak kalite, vasıf, özellik, karakteristik nitelik bildiren kelimeler veya şekiller olarak tanımlanabilir. Tanımlayıcı markalar ilke olarak, başvuruda münhasıran yer alıyorlarsa veya başvurunun esas unsurunu oluşturuyorlarsa, tescil edilebilir nitelikte değildir; ancak talep sahibi ilgili kelime veya şeklin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını yani tüketicilerce kaynak gösterme işlevini yerine getirebilen bir marka olarak algılandığını ispatlayabilirse işaret tescil edilebilir nitelik kazanır.

Tescili talep edilen işaretin tanımlayıcı olup olmadığı değerlendirilirken, başvuru kapsamındaki mallar / hizmetler esas alınmak durumundadır. Çünkü, bir mal / hizmet için tanımlayıcı nitelikte olan bir kelime, başka bir mal / hizmet için tanımlayıcı olmayabilir. Örneğin; meyveler için nitelik belirten “taze” kelimesi, elektronik cihazlar için herhangi bir özellik belirtmemektedir.

 

7/1-(c) bendi irdelenirken karşılaşılan önemli kavramlardan ikisi başvuruda münhasıran veya esas unsur olarak yer alma durumudur. Bir markanın 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için tanımlayıcı unsurun başvuruda münhasıran yer alması veya markanın esas unsurunu oluşturması gerekmektedir. Tanımlayıcı unsur başvuruda tanımlayıcı içerikte olmayan başka unsurlarla birlikte kullanılmışsa ve tanımlayıcı unsur markada esas unsur konumunda değilse ilgili markanın 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Markanın münhasıran tanımlayıcı bir unsurdan veya münhasıran tanımlayıcı unsurlardan oluşması durumu gayet açık ve tespit edilmesi kolay bir hal olmakla birlikte, markanın esas unsurunun tanımlayıcı olması halinin uygulamada tespiti aynı derecede kolay değildir. Belirtilen halin tespiti için öncelikle “esas unsur” kavramı tanımlanmalı ve esas unsurun ne şekilde tespit edilebileceğinin sınırları çizilmelidir.

 

“Esas unsur” kavramı 556 sayılı KHK’ya kaynak uluslararası andlaşmalarda veya AB mevzuatında yer alan bir kavram değildir. Tersine, ilgili metinlerde yalnızca “münhasıran (exclusively) tanımlayıcı markalar”ın reddedilebilir nitelikte olduğu hükme bağlanmıştır. Bu haliyle, esas unsur kavramına yer verilen 7/1-(c) ve (d) bentleri, AB mevzuatında aynı içeriğe denk gelen ret gerekçelerinden içerik ve uygulama bakımından belirgin farklılık içermektedir. Münhasıran tanımlayıcılık halinin ve esas unsurun tanımlayıcı olması halinin birbirinden kavramsal olarak son derece farklı olduğu açıktır. Bu çerçevede, öncelikli olarak 556 sayılı KHK’ya kaynak uluslararası andlaşmalarda veya AB mevzuatında yer almayan “esas unsur” kavramının KHK kapsamına nereden alındığı tespit edilmeli ve takiben uluslararası kaynaklarda tanımı bulunmayan “esas unsur” kavramının Türkiye’de ne şekilde algılandığı ve değerlendirildiği açıklanmalıdır.

 

“Esas unsur” kavramı ve kısa tanımı, 556 sayılı KHK öncesi yürürlükte bulunan 551 sayılı eski Markalar Kanunu’nun 6ncı maddesinde takip eden şekilde yer almaktadır:

 

“Esas unsur olarak aşağıda yazılı hususları ihtiva eden işaretler marka olarak tescil edilemez:

a) Münhasıran markanın üzerine konacağı eşyanın çeşidi, cinsi, vasfı, miktarı, kıymet ve menşeini sevk ve tahsis olunduğu yeri veya zamanı gösteren işaret ve kayıtlardan ibaret bulunan markalar;

b) Ticaret aleminde herkes tarafından kullanılan veya muayyen bir meslek, sanat yahut ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarıyan işaret ve adlar;

c) Belli bir tip eşyayı gösteren veya eşya adı haline gelmiş olan işaret ve adlar.

Markanın benzerlerinden tefrikine yarıyan unsurlar, markanın esas unsurları sayılır.” [12]

 

Görüldüğü üzere, uluslararası andlaşmalarda ve AB mevzuatında yer almayan “esas unsur” kavramı 556 sayılı KHK’ya eski marka mevzuatından aktarılan bir kavram niteliğindedir. “Esas unsur” kavramı, tıpkı KHK’ya kaynak uluslararası andlaşmalarda ve AB mevzuatında yer almamasına rağmen 556 sayılı KHK’nın 7/1-(b) bendi (ve diğer bazı maddelerinde) bulunan “ayırt edilemeyecek derecede benzerlik” kavramının öncüsü “ilk bakışta tefrik edilemeyecek benzerlik” kavramı gibi köklerini 551 sayılı eski Markalar Kanunu’ndan almaktadır. Modern marka mevzuatlarında yer almayan söz konusu iki kavram (esas unsur, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik), modern bir kavram seti kullanılarak AB mevzuatı paralelinde düzenlenmiş 556 sayılı KHK bünyesine aktarılmıştır. Bu aktarımın hangi gerekçeler gözetilerek yapıldığı bilinmemekle birlikte, marka incelemesinde kritik öneme sahip söz konusu iki kavram çerçevesinde 556 sayılı KHK uygulaması AB uygulamalarından belirgin derecede farklılaşmış ve modern bir kavram seti kullanılarak oluşturulmaya çalışılan 556 sayılı KHK’nın –tabiri yerindeyse- genetiği başlangıç aşamasında bozulmuştur. Bununla birlikte, yukarıda yer verilen görüşün yazarın kişisel görüşü olduğunun ve kurumsal bir bakış açısını yansıtmadığının özellikle altı çizilmelidir.

 

“Esas unsur” kavramının kaynağının tespitinin ardında, bu kavramın altının ne şekilde doldurulduğunun da belirtilmesi gerekmektedir. “Esas unsur” kavramının sınırları çizilirken Yargıtay ve ihtisas mahkemeleri tarafından verilmiş üç önemli karardan bahsedilmesi yerinde olacaktır.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin E. 2000/7590, K. 2000/9528 sayılı kararında “Markada bilgisayar anlamındaki “Computer” ve resim anlamındaki “Bild” sözcüklerinden oluşan “Computer Bild” isimleri bir unsur olup, sözü edilen renk ve şeki1 kompozisyonu ise, diğer ikinci bir unsurdur. Sorun bu unsurlardan teşekkül etmiş davacı markasındaki asıl unsurun “Computer” sözcüğü olup olmadığıdır. Bir markaya oluşturan unsur, o markanın başka markalardan ayırt edilebilmesini sağlayan kelime, harf, sayı vs.den oluşan sekil olup, marka birden ziyade unsuru ihtiva ediyorsa, asıl unsuru markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenim, tümüne hakim olan görünüş ve ayırıcılığını vurgulayan imajda aramak lazımdır. Mahkemece, iki sözcükten oluşan yazı unsuru, markadaki şekil unsuru nazara alınmadan incelenmiş, “Computer” sözcüğü biraz daha büyük ve kalın yazıldığı gerekçe gösterilerek onun asıl unsur olduğu neticesine varılmıştır. Marka sırf sözcük unsurundan oluşsa idi varılan bu netice doğru olabilecekti. Oysa, anlatılan bu durumda sözcüklerden cins bildiren “Computer” sözcüğü asıl unsur olmaktan çıkmış, sözcükler özel ve özgün renk ve şekil kompozisyonu içinde verilmiş bu nedenle de öne çıkıp ayırt edici özellik kazanmış ve oluşan bu genel marka şekli kabul ve tescile değer hale gelmiştir.” hususları vurgulanmış ve bu yolla tanımlayıcı unsurun büyük puntolarla yazılmış olmasının tek başına esas unsur algılamasına yol açmayacağı belirtilmiş, markadaki esas unsurun tespiti için markanın bütünü itibarıyla ortaya çıkan izlenimin, markanın bütününe hakim olan görünüşün ve ayırt ediciliği vurgulayan imajın tetkik edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

 

Ayrıca; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi “İnteraktif Bankacılık + Şekil” ibareli markanın, davacı adına tescilli “İnteraktif + Şekil” markalarıyla karıştırılabilecek derecede benzerlik gerekçesiyle hükümsüz kılınması talepli davaya ilişkin olarak verdiği E. 2003/11146, K. 2004/6926 sayılı kararda; interaktif ibaresinin bankacılık alanında herkes tarafından kullanılabilir, tanımlayıcı bir kelime olması yaklaşımından hareketle verilen, markalardaki esas ve ayırt edici unsurun “şekiller” olduğu, şekiller arasında benzerlik bulunmadığı yönündeki alt mahkeme kararını yerinde bulmuş ve davanın reddedilmesi kararını onamıştır.

 

Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 2004/238 esas 2004/204 karar sayılı “Number 1” kararında ise takip eden önemli tespitler yapılmıştır: “Markanın esas unsuru markayı benzerlerinden ayırt etmeye yarayan unsurdur. Markanın asıl ve yardımcı unsurlarının belirlenmesi için yapılacak bu tür bir incelemede; markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir. Markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki esas olduğundan, markanın parçalara bölünerek inceleme yapılması ve özellikle markaların tek başına ayırım gücü bulunmayan tasviri işaretlerden oluşan kısımlarının esas unsur olarak kabulü doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu tür ibareler elbette ki markanın genel görünümüne etkileri ölçüsünde incelemede dikkate alınabilirler. Buna karşılık markanın esas unsurlarının ayırt ediciliği sağlamaya olanaklı olmasına rağmen, markanın genel görünümüne etkisi az olan yardımcı nitelikteki cins belirten unsurların esas unsur olarak nazara alınmaları doğru netice vermeyecektir. Şekil (resim) + sözcükten oluşan markada kural olarak kullanılan sözcükler nazara alınarak karar verilir. Ancak resim yahut şekil, tamamen ön plana geçip esas unsuru oluşturuyorsa marka içerisindeki diğer unsurlar bütünde yardımcı durumunda kalacaklardır.” [13]

 

Yukarıda yer verilen kararda dikkati çeken başlıca tespitler; markanın parçalara bölünerek incelenmemesi gerektiği, markada yer alan tasviri unsurların esas unsur olarak kabul edilmemesi gerektiği, ancak tasviri unsurların markanın genel görünümüne etkilerinin göz önünde bulundurulması gerektiği, şekil ve kelime kombinasyonundan oluşan markalarda kural olarak sözcükler dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği, bununla birlikte şekil unsuru tamamen ön plana geçip esas unsuru oluşturuyorsa kelime unsurunun yardımcı unsur konumunda değerlendirilmesi gerektiği yönündedir.

 

OHIM marka inceleme kılavuzuna göre; tanımlayıcı nitelikteki bir kelime unsuru, ayırt edici niteliğe sahip bir şekli unsurla birlikte tescil edilebilir niteliktedir. Tescil edilebilirlik için ayırt edici nitelikteki şekli unsurun, markanın genelindeki baskın ve eşit değerdeki baskın unsur olması gerekli değildir. Kolaylıkla seçilebilir (recognizable) olması yeterlidir. Tanımlayıcı unsuru farklı yazım karakterleri kullanarak yazmak, çerçeve içine almak, renkli yazmak, altını çizmek, standart süsleme biçimlerini kullanmak, ayırt edici özellikte olmayan şekli unsurlara yer vermek münhasıran tanımlayıcılık durumunu ortadan kaldırmaz. [14]

 

Yabancı mevzuatlar esas unsur gibi bir kavram barındırmamakla birlikte, bunların bir bölümü (örn: OHIM (40/94 sayılı Tüzük Madde 37 paragraf 2), ABD, Rusya vb.) marka başvurusunda tanımlayıcı unsurla birlikte ayırt edici bir unsurun yer alması durumunda, tanımlayıcı unsurun başvuru sahibine münhasır haklar sağlamadığını belirten ‘‘disclaimer’’ müessesine yer vermektedir. Disclaimer, kısaca markadaki tanımlayıcı (veya ayırt edici nitelikte olmayan) unsurların başvuru sahibine markasal haklar tanımayacağının ilanda veya tescil belgesi üzerinde belirtilmesi olarak tanımlanabilir. Disclaimer uygulaması, yurtdışında genellikle başvuru sahibine bu yöndeki karara karşı itiraz hakkı veren bir kısmi ret gerekçesi olarak gerçekleştirilmektedir.

 

556 sayılı KHK’nın 5inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan ‘‘Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.” hükmünün kapsamı açık olarak sadece malın şekli ve ambalajıyla sınırlı olduğundan, bu hükmün tanımlayıcı unsurlar içeren tüm markalar bakımından uygulanıp, koruma kapsamının disclaimer uygulaması örneğinde olduğu gibi netleştirilmesi mümkün değildir.

 

Enstitü’nün başvuruda yer alan kelime unsuru için disclaimer (ksıtlamalı ilan) uygulaması yaparak ilan ettiği bir başvuru hakkında, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 2005/136 esas 2005/315 karar sayılı “Turkish Cargo” kararında konu ve Enstitü’nün yetkisi hakkında takip eden tespitler yapılmıştır: “TPE’nin kısıtlamalı ilana karar verme yetkisi yoktur…Kurumun bu uygulamayı 5194 sayılı yasanın 12. Maddesi ile değişik 556 sayılı KHK’nin 5. maddesinin 2. fıkrasındaki ‘‘marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.” hükmüne dayanarak aldığı düşünülmektedir. Ancak madde metni son derece açıktır. Hüküm sadece, mal ve ambalajı ile birlikte tescil ettirilen markalardaki mal ve ambalajın marka sahibine inhisari bir hak sağlamayacağı hususunu düzenlemekte ve sadece bunların kısıtlayıcı bir hak sağlamayacağına ilişkin kısıtlayıcı ibarenin tescil belgesi üzerinde belirtileceğini açıklamaktadır. Anılan madde hükmünün, tüm başvurularda mal ve ambalaj niteliğinde bulunmayan şekil ve sözcüklerden bazılarının dahi koruma kapsamı dışında bırakılması ve bunun tescil belgesi veya sicil üzerinde şerh edilebileceğine imkan verileceği tarzda yorumlanmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir…kurumun kısıtlamalı ilan kararı vermesinin yasal dayanağı bulunmaması sebebiyle anılan kararın ayrıca bu nedenle de iptali gerekmiştir.’’ [15]

 

Doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmayan, ancak çağrışım yoluyla bazı yakıştırmaların yapılmasına neden olabilecek nitelikteki “çağrıştırıcı markalar (suggestive marks)” tescil edilebilir niteliktedir. Şöyle ki, bu tip markalar tüketicinin zihninde yarattıkları çok aşamalı düşünme prosesi sonrası çağrışımlara yol açmakta, ancak anlamları veya görünümleri itibarıyla doğrudan tanımlayıcı unsurlar içermemektedir. Örneğin, “kurye hizmetleri” için “hızlı” kelimesi tüketici tercihini doğrudan etkiler, vasıf belirten bir özellik olması nedeniyle tanımlayıcı (tescil edilemez) bir kelimedir. Ancak, son derece hızlı bir hayvanın adı olan “leopar” kelimesi tüketici zihninde düşünme sonrası “hızı” çağrıştırmasına rağmen, anlamı itibarıyla “kurye hizmetleri”nin niteliğini, özelliğini doğrudan belirtmemesi nedeniyle tescil edilebilir nitelikte olacaktır.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi “saten” kelimesinin boyalar için tanımlayıcı bir kelime olup olmadığının tespitinin asli önem taşıdığı E. 2000/2921, K. 2000/3904 sayılı kararında “…saten sözcüğü bu kanun hükmü (7/1-(c) bendi) anlamında bir boya cinsi değildir. Bu nedenle boya markası olarak tescil edilen kişi tarafından kullanılmasının ve tescilin korunması gerekir.” yargısına varmıştır. Yargıtay’ın tespiti kanaatimizce, kelimenin pürüzsüz dokusu olan parlak bir kumaş cinsi anlamından hareketle, “saten” kelimesini ürettiği parlak, pürüz bırakmayan boyalar için çağrıştırıcı bir marka olarak seçen ve tescil ettiren, ilk tescil sahibinin gerçek hak sahipliğini korumaya yöneliktir. Şöyle ki, “saten” ibaresi kuvvetli çağrıştırıcı niteliği, yaygın kullanımı nedeniyle diğer üreticiler tarafından tanımlayıcı içerikte bir boya türü olarak değerlendirilmeye başlamıştır. Ancak, kelime asli anlamı itibarıyla boyalar için herhangi bir vasıf, özellik belirtmemektedir, tanımlayıcı nitelikte değildir ve ilk tescil sahibi markanın jenerik hale gelmesini engellemek için gerekli çabayı göstermektedir (ilana itiraz prosedürü yoluyla farklı kişilerin markayı kullanmasını engellemek). Dolayısıyla, “çağrıştırıcı markalar” tescil edilebilir olmalarının yanı sıra, üçüncü kişilerin markalarıyla ihtilaf durumunda tescil sahibi lehine koruma sağlayabilecek niteliktedir. Sağlanacak korumanın kapsamı ise markanın güçlü, zayıf marka niteliğiyle doğrudan bağlantılıdır.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/6656 K. 2000/7589 sayılı “Juice Plus +” kararında; “…markada yer alan “juice” kelimesi anlamı itibarıyla tasviri bir işaret olarak kabul edilse dahi, tek başına kullanılmadığı hallerde tescili talep edilen marka bir bütün olarak değerlendirilerek sonuca ulaşılmalıdır. Somut olayda “juice plus +” markasında yer alan kelimelerden birinin diğerine göre daha üstün bir niteliği bulunmadığı gibi, Juice kelimesi meyve suyu olarak algılama dahi”plus +” kelimesinin ilavesi nedeniyle tescili istenen marka ürün türünü gösteren tasviri bir işaret olmaktan çıkmakta ve özgün bir isim haline gelmektedir.” tespitlerini yapmış ve tanımlayıcı unsura yeni kelimeler ekleyerek türetilen kelime kombinasyonlarının her durumda doğrudan tanımlayıcı markalar olarak kabul edilemeyeceğini belirlemiştir.

 

Tanımlayıcı nitelikte iki kelimenin yan yana, peşpeşe yazılmasından oluşturulan başvurular 7/1-(c) bendi incelemesinde sorunlara yol açmaktadır. Her biri tanımlayıcı nitelikte olan kelimelerin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan kelime kombinasyonlarının tescil edilebilirliği incelemesinde ATAD’ın konu hakkında verdiği kararlar değerlendirmeye yön verecek içeriktedir. Belirtilen kararlar kısaca değerlendirilecek olursa:

 

Her biri tanımlayıcı nitelikte olan kelimelerin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan kelime kombinasyonlarının tanımlayıcılığı konusunda değerlendirilmesi gereken başlıca husus, bu şekilde oluşturulmuş başvuruların birlikte tanımlayıcı anlama sahip olup olmadığıdır. ATAD bu konuda verdiği, ünlü “baby dry” kararında (baby-dry ibaresinin bebek bezleri için tescili talep edilmektedir) aşağıdaki tespitleri yapmıştır. “Tanımlayıcılık sadece her kelimenin ayrı ayrı anlamına göre değil, aynı zamanda oluşturdukları bütüne göre değerlendirilmelidir. Tescili talep edilen kelime kombinasyonuyla, ilgili tüketici kesiminin malları / hizmetleri veya onların karakteristik özelliklerini tanımlamak için günlük dilde kullandıkları terimler arasındaki belirgin farklar, kelime kombinasyonuna marka olarak tescil edilmesini sağlayacak derecede ayırt edicilik kazandıracaktır.” ATAD’a göre; markayı oluşturan “bebek” anlamına gelen “baby” ve “kuru” anlamına gelen “dry” kelimeleri tek başlarına günlük dilde “bebek bezi” malının işlevi, amacı ile ilgili tanımlayıcı kelimeler iken, bu iki kelimenin sıradışı, sözdizimine aykırı biçimde yan yana bulunmasından oluşan kombinasyon İngilizce’de kullanılan alışılagelmiş bir kombinasyon değildir. [16]

 

ATAD yorumu takip eden yıllarda verilen “doublemint”, “biomild”, “postkantoor” kararlarıyla “baby-dry” yorumundan yaklaşım olarak farklılaşmış ve tanımlayıcılık halinin sınırları yeniden çizilmiştir. Yukarıda adı geçen kararlarla yeniden oluşturulan çerçeve literatürde “baby-dry”dan geri dönüş (the retreat from baby-dry) olarak da anılmaktadır. [17]

 

“Sakızlar” için yapılmış “doublemint” (double = iki kat, iki misli; mint=nane) ibareli markaya ilişkin olarak verdiği kararda ATAD, “kelime kombinasyonun karşılık geldiği anlamlardan en az birisinin tanımlayıcı olması durumunda tescil talebinin reddedilmesi gerektiğini belirtmiş ve kombinasyonun diğer anlamlarının inceleme dışında tutulacağını belirtmiştir. ATAD kararını kamu yararı ile ilişkilendirmiş ve malların / hizmetlerin karakteristik özelliklerini belirten tanımlayıcı kelimelerin ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabilir nitelikte olması gerektiğinin altını çizmiştir. ATAD kararında belirtilen ilkelerin uygulanması neticesinde; “doublemint” kelimesinin ürünün “iki kat daha fazla nane aroması” içerdiğine dair doğrudan, tüketiciler tarafından hemen algılanır bir özellik belirttiği, bu özelliğin tüketicinin alım tercihini doğrudan etkiler nitelikte olması nedeniyle tanımlayıcılık içerdiği sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ATAD’ın “doublemint” kararı ile ilgili sektördeki diğer üreticiler / hizmet sağlayıcılarca da, özellik, vasıf bildirir şekilde kullanılabilir ibarelerin tanımlayıcı nitelikte kabul edilip, tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. [18]

 

Tanımlayıcılık uygulamasında AB uygulamalarına kılavuz olan bir diğer önemli ATAD kararı ise “Postkantoor” kararıdır. Felemekçede “posta ofisi” anlamına gelen “Postkantoor” kelimesinin “kağıt, pullar, reklamcılık hizmetleri, sigortacılık, inşaat hizmetleri, telekomünikasyon hizmetleri, ulaşım hizmetleri, eğitim hizmetleri, teknik bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri” için tescil edilmesi amacıyla yapılan başvuru Benelüks Marka Ofisi’nce reddedilmiş ve ret kararının kaldırılması amacıyla yapılan itiraz sonucu talep nihayetinde ATAD’ın önüne gelmiştir. ATAD yorumunda takip eden genel ilkelere yer verilmiştir: “Tescil talebi kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin olarak her birisi tanımlayıcı olan öğelerin kombinasyon halinde bir araya getirilmesinden oluşturulan markalar, genel kural olarak tanımlayıcı niteliktedir ve bu nitelikteki markalar Direktifin 3(1)(c) maddesi uyarınca tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmelidir. Direktifin  3(1)(c) maddesindeki kamu yararı karakteristik özellik bildiren işaretlerin kamuya açık tutulmasında (inhisari haklar doğuracak biçimde tek bir kişi adına marka olarak tescil edilmemesinde) ortaya çıkar. Bununla birlikte; markayı oluşturan kelime kombinasyonunun olağandışı yapısından dolayı, markanın bütün olarak bıraktığı izlenim, kelimelerin tek tek tanımlayıcı anlamından uzaklaşmışsa ve kombinasyon kelimelerin tek tek bıraktığı izlenimden farklı bir genel izlenim ortaya çıkartıyorsa marka tescil edilebilir niteliktedir.” [19]

 

Tanımlayıcılık ile ilgili kılavuz niteliğindeki bir diğer önemli ATAD kararı ise “Biomild” kararıdır. “Biomild” kelimesinden oluşan başvuru Benelüks Marka Ofisi tarafından süt ürünleri dahil gıda maddeleri için reddedilmiş ve ret kararının kaldırılması amacıyla yapılan itiraz sonucu talep nihayetinde ATAD’ın önüne gelmiştir. “Biomild” kararında; tanımlayıcılığın ortaya çıkması için başvuruyu oluşturan kelimenin başvuru tarihinde tanımlayıcı biçimde kullanılmasının şart olmadığı, kelimenin tanımlayıcı biçimde kullanılması olasılığının yeterli olduğu belirtilmiştir. ATAD, yeni oluşturulmuş kelimeler (neoloji) bakımından da durumun aynı olduğunun altını çizmiş ve tescil talebi kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin olarak her birisi tanımlayıcı olan öğelerin kombinasyon halinde bir araya getirilmesinden oluşturulan markaların, ortaya çıkan kombinasyon yeni bir kelime (neoloji) niteliğinde olsa da tanımlayıcı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. [20]

 

KHK’nın 7/1-(c) bendi kapsamında reddedileceği belirtilen bir diğer durum ise coğrafi kaynak belirtilmesi durumudur. Bu husus değerlendirilirken mal / hizmet listesi kapsamı öncelikli olarak dikkate alınmaktadır. Markayı oluşturan coğrafi lokasyon ismi niteliğindeki kelimenin mal / hizmet listesi kapsamındaki mallar / hizmetler için ün kazanmış, bilinir, doğrudan o ürünleri / hizmetleri anımsatır hale gelmiş olması, menşei bildirmesi vb. hallerde başvurular coğrafi kaynak belirtilmesi nedeniyle reddedilecektir. Örneğin, “Baltık denizi” ibaresi balık ürünleri için, “Edremit Körfezi” ibaresi “zeytinler, zeytinyağları ve bölgenin meşhur olduğu, (potansiyel veya aktif olarak) menşei bildirdiği, üretim sahası olduğu ürünler” için tescil edilmez niteliktedir.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2003/6901, K. 2004/1531 sayılı kararında, kiremitler malı için coğrafi kaynak belirttikleri gerekçesi hükümsüzlükleri talep edilen “Granada”, “Valensiya” ibarelerinin (Granada ve Valencia İspanya’da yerleşim yeri, bölgesi isimleridir); sözü geçen yerleşim yerlerinin kiremit üretimi ile ilgisinin bulunmaması nedeniyle hükümsüzlük kılınamayacaklarını belirtmiştir.

7/1-(c) bendi konusunda belirtilecek bir diğer husus ise, yabancı dillerde tanımlayıcı olan kelimelerin marka olarak tescili taleplerinde yapılan değerlendirme ile ilgilidir. Belirtilen konu Türkiye’de ve yurtdışında yoğunlukla tartışılmakta ve içerik olarak birbirinden son derece farklı yaklaşım ve değerlendirmelere konu olmaktadır.

 

Yabancı dillerdeki anlamı doğrudan tanımlayıcı olan kelimeler Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından “yabancı eşitler doktrini (foreign equivalents doctrine)” kapsamında değerlendirilmektedir. “Yabancı eşitler doktrini” çerçevesinde USPTO ve mahkemeler yabancı dillerdeki kelimelerin İngilizce karşılığını dikkate alarak tanımlayıcılık değerlendirmesi yapmaktadır. Doktrinin, USPTO inceleme kılavuzunda yer alan açıklaması çerçevesinde; münhasıran tanımlayıcı olan İngilizce bir kelimenin yabancı dildeki karşılığının tescil edilmesi ihtimali İngilizce kelimenin kendisinin tescil edilmesi olasılığından daha fazla değildir. Modern dillerdeki kelimeler, tanımlayıcılık veya jenerikliğin tespit edilebilmesi için İngilizceye çevrilmektedir. [21]

 

Aynı kılavuza göre tanımlayıcılığın tespitinde kullanılacak ölçüt, tanımlayıcı kelimenin ait olduğu yabancı dile aşina Amerikalı tüketicilerin markayı tanımlayıcı veya jenerik bulup bulmayacağıdır. Doktrinin uygulamasında esas alınan ortalama (sıradan) Amerikalı tüketici, normal şartlarda altında kelimeleri İngilizceye çevirmesi beklenen, yabancı bir dili iyi düzeyde bilen tüketiciler dahil olmak üzere tüm Amerikalı tüketicileri kapsamaktadır. [22]

 

USPTO uygulamasında, modern dillerdeki yabancı kelimeler genellikle İngilizceye çevrilmekle birlikte yabancı eşitler doktrini kılavuz niteliğindedir. Doktrin mutlak olarak takip edilmesi zorunlu nitelikte değildir. Doktrin yukarıda bahsedilen ortalama Amerikan tüketicisinin (ilgili dili iyi bilen tüketiciler dahil olmak üzere), markayı gördükten sonra durup markayı İngilizceye çevireceğinin düşünüldüğü zamanlarda uygulanacaktır. Modern diller kapsamı dışında kaldığı kabul edilen ölü (günümüzde kullanılmayan) ve tanınmamış dillerdeki yabancı kelimeler yabancı eşitler teorisinin kapsamının dışında tutulmuştur. [23]

 

Konu hakkındaki ATAD değerlendirmesi ise markanın AB üyesi ülke ofislerine yapılmış ulusal bir başvuru olması veya OHIM’e yapılmış bir Topluluk Markası başvurusu olması hallerine göre farklılaşmaktadır.

 

ATAD, ulusal bir ofiste tescil edilmiş yabancı dildeki bir kelimenin tanımlayıcılığının tartışıldığı “matratzen” kararında (matratzen kelimesi Almancada çarşaf anlamına gelmektedir ve İspanya’da çarşaflar için 1994 yılında marka olarak tescil edilmiştir, tescilin hükümsüz kılınması amacıyla açılan davada ATAD’dan görüş talep edilmiştir) aşağıdaki tespitleri yapmıştır: “Üye ülkeler arasındaki dilsel, kültürel, sosyal ve ekonomik farklılıklar nedeniyle, bir ülkede ilgili mallar veya hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olan bir marka başka bir üye ülkede öyle olmayabilir. Bu nedenle, Direktif Madde 3(1)(b) ve (c) tescilin talep edildiği mallara veya hizmetlere ilişkin olarak üye bir ülkenin dilinde ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan bir markanın başka bir üye ülkede – tescilin talep edildiği ülkedeki ilgili taraflar kelimenin anlamını tanımadığı sürece –  ulusal bir marka olarak tescil edilmesini engellemez.” [24]

 

Aynı kararın bir diğer paragrafında ise kararda bahsedilen “ilgili taraflar (relevant parties)”ın  kim olduğu açıklığa kavuşturulmaktadır. “Ulusal bir markanın tescilin talep edildiği mallara veya hizmetlere ilişkin olarak ayırt edici veya tanımlayıcı olup olmadığı belirlenirken ilgili tarafların, yani tescil başvurusunun yapıldığı bölgede tescil talebine konu malların veya hizmetlerin ticaretteki ve / veya ortalama tüketicileri arasındaki makul derecede iyi bilgilendirilmiş ve makul derecede gözlemci ve basiretli tarafların, algısı esas alınmalıdır. [25]

 

Dolayısıyla, ATAD’ın “ilgili taraflar” tanımı çerçevesinde, yabancı dildeki tanımlayıcı kelimelerin tescil edilebilirliği değerlendirilirken, yalnızca ilgili ülkedeki ortalama tüketicilerin algısının değil, ilgili ülkedeki ticari aktörlerin (diğer üreticiler, hizmet sağlayıcılar, vb.) bilgisinin de dikkate alınması gerekmektedir.

 

AB’de yabancı dildeki tanımlayıcı markalar için üye ülkelere yapılan başvurulara ilişkin yaklaşım yukarıda yer verilen “matratzen” kararı çerçevesinde iken, OHIM’e yapılan Topluluk Markası başvuruları için yapılan incelemede topluluk üyesi ülkelerin dillerinin tamamı dikkate alınmaktadır. Konuya ilişkin açıklama OHIM inceleme kılavuzunda takip eden şekilde yapılmıştır: “Uzmanlar markada yer alan kelimeleri Topluluğu bütün olarak dikkate alarak değerlendirmelidir. Madde 7(2)’de belirtildiği üzere bir mutlak ret nedeni, Topluluğun herhangi bir parçasında ret gerekçesinin ortaya çıkması durumunda uygulanacaktır…Bir kelimenin anlamıyla ilgili olarak Avrupa Birliği’nin tüm resmi dilleri dikkate alınacaktır. Bu çerçevede, dil yönünden inceleme belirtilen tüm dillerde (AB’nin tüm resmi dilleri) yapılacaktır.” [26] 

 

Enstitü uygulamasında, çalışmanın hazırlandığı tarihte  (Eylül 2010) geçerli olduğu haliyle, tanımlayıcı kelimeler, tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacakları gerekçesiyle reddedilmelerinin yanısıra, ilgili sektörde diğer üreticilerin, tacirlerin, hizmet sağlayıcıların ortak kullanımına açık serbest kelimeler oldukları için de reddedilmektedir. Bu yaklaşıma göre, tanımlayıcı içerikte olan yabancı dillerdeki kelimeler ticaretin (ithalat, ihracat dahil) herhangi bir aşamasında tüm tacirlerce kullanılabilmektedir; dolayısıyla bu kelimeler üzerinde mutlak marka haklarının bir kişinin / firmanın tekeline verilmesi yerinde değildir. Buradan hareketle Enstitü, Türkiye’de ve uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan yabancı dillerdeki kelimeler bakımından da markaları tanımlayıcı bulabilmekte ve ret kararları verebilmektedir. Özellikle; İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca gibi ticarette yaygın olarak kullanılan dillerdeki anlamlar resen dikkate alınmaktadır; bunun yanısıra uzman mal / hizmet grubunun niteliğini dikkate alarak diğer dillerde tanımlayıcı anlamlara rastlarsa da başvuruları reddedebilmektedir. Bununla birlikte, uygulamanın yerindeliğinin Enstitü içerisinde de tartışılmakta olduğu belirtilmelidir.

 

Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ise TPE Marka karar kriterlerinde takip eden şekilde sayılmıştır:

 

“Yabancı dillerde yapılan başvurular anlamlarından dolayı, kelimenin Türkçe karşılığının;

a-      İlgili malın / hizmetin adı olması,

b-      İlgili mala / hizmete ilişkin doğrudan tanımlayıcı nitelikte olması,

c-      KHK’nın diğer maddeleri açısından ret gerekçesi olması, durumlarında reddedilecektir.” [27]

 

Yani, yabancı kelimelere yakıştırma yoluyla dolaylı anlamlar yüklenerek başvuruların reddedilmesi TPE tarafından uygun bulunan bir yaklaşım değildir. Anlamın doğrudan tanımlayıcı olması halinde ret kararı verilecektir. Benzer içerikte yorum, yabancı dildeki başvuruların KHK’nın 7nci maddesinin diğer bentleri uyarınca reddedilecek nitelikte olması halinde de geçerlidir.

 

Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar dikkate alındığında, mevcut Enstitü uygulamasının benzer içerikteki ret gerekçesini “Yabancı Eşitler Doktrini” çerçevesinde modern diller bakımından uygulayan ABD Marka Tescil Ofisi uygulaması ile büyük ölçüde benzeştiği görülmektedir.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yabancı bir dilde tanımlayıcı olan ibarelerin tescil edilebilirliği hususunun değerlendirildiği E. 2003/2953, K. 2003/9172 sayılı kararında takip eden tespitleri yapmıştır: “…”Labne” sözcüğünün, özellikle Ortadoğu ülkelerinde çok bilinen iştah açıcı aperatif olarak tüketilen yoğurtlu bir peynir cinsi olduğu, hatta Suudi Arabistan tarafından standartlarının dahi belirlenmiş olduğu, dolayısıyla cins ve çeşit belirten bu kelimenin bir kişinin inhisarına verilmesinin mümkün olamayacağı da açıklanmıştır. Yukarıda anılan ilkeler doğrultusunda 7/c maddesi uyarınca bir kişi adına tescili mümkün olmayan davaya konu markanın aynı kanunun 7/son maddesine göre tescil tarihinden önce münhasıran kullanılarak ayırt edici nitelik kazandırıldığı da ispat edilememiştir. O halde tescil isteminin reddine dair davalı Enstitü kararının yerinde olduğu anlaşılmış bulunmasına göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesi yerinde görülmemiştir.”

 

Yargıtay’ın aynı Dairesi E. 2000/236, K. 2000/1141 sayılı kararında da benzer yaklaşımı benimsemiştir: “Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki kanıtlara göre, davacının ticari marka olarak tescil ettirmek istediği, CHIFFON sözcüğünün Fransızca’da kumaş adı olduğu, Türkçe’de şeffaf, ince kumaş anlamında kullanıldığı, gerek kelime anlamı gerekse Türkçe’de kullanılma şekli ile cins, çeşit ve vasıf ifade ettiği….gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir…..Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesine dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı yön bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.”

 

C- 7/1-(d) bendi

 

556 sayılı KHK’nın 7/1-(d) bendi; Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir.

 

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir olma kavramı; ticaret alanında ayırım yapılmaksızın genel olarak herkes tarafından kullanılabilir olma hususunun yanı sıra (örneğin Türk lirası, şirket, sınai mülkiyet, vb. tarzda terimler), mal / hizmet listesi kapsamı göz önüne alınarak ilgili sektörler bünyesinde faaliyet gösteren tacirler tarafından genel olarak kullanılabilir olma durumunu da kapsamaktadır (örneğin, “bistro” kelimesi gıda sağlanması hizmetleri alanında faaliyet gösteren herkes tarafından kullanılabilir niteliktedir, benzeri şekilde giyim ürünleri için “hazır giyim” ibaresi ilgili sektördeki tüm tacirler tarafından kullanılabilir içeriktedir.)

 

“..bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adlar” içerikli ret gerekçesi bakımından da değerlendirme başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler dikkate alınarak yapılmaktadır. Örneğin, “basketbol koçu” terimi sportif hizmetler bakımından 7/1-(d) bendi kapsamında reddedilmesi gereken bir ibare iken, aynı terimin çikolata, kek gibi ürünler için tescil edilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

 

D- 7/1-(e) bendi

 

7/1-(e) bendi uygulamada sıklıkla kullanılan bir ret gerekçesi değildir. Bunun nedeni bent kapsamına girebilecek nitelikte başvurular ile sıklıkla karşılaşılmamasıdır. Bent, “Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler”in tescil edilemeyeceği hükmünü içermektedir.

 

Bent dikkatle okunduğunda ret konusu olabilecek durumun şekillerle sınırlı olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

“Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şekil” ifadesi ile kast edilen duruma “elmalar” malının tescili için bir elma fotografı ile başvurulması durumu örnek gösterilebilir. “..bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler” ifadesinin kapsadığı durum ise çok belirgin değildir. Konu hakkında ATAD’ın Philips v. Remington kararından bahsetmek yerinde olacaktır.

 

Philips v. Remington davası, Philips firmasının tescil ettirdiği üç döner başlıklı traş makinesi şekilli markasını dayanak göstererek Remington firmasının benzer şekle sahip traş makinesini piyasaya sürmesine karşı açtığı haksız rekabet davasına dayanmaktadır. Remington firması açtığı karşı dava ile Philips’in marka tescilinin iptal edilmesini talep etmiştir. ATAD’a göre ilgili bendin (556 sayılı KHK’deki 7/1-(e) karşılığı bent) amacı, marka sahiplerinin teknik çözümler veya bir ürünün işlevsel özellikleri üzerinde tekel kurmalarını engellemektir. Temel özellikleri bir teknik işlevin yerine getirilmesi olan veya o işlevi yerine getirmek amacıyla seçilen şekiller herkes tarafından kullanılabilir olmalıdır, bu nedenle bendin kapsamı ATAD’a göre kamu yararı ile ilişkilidir. ATAD aynı teknik sonuca ulaşmak için farklı şekillerin kullanılabiliyor olmasının ise bendin kapsamında düzenlenmediğini ve bu durumun temel özellikleri bir teknik işlevin yerine getirilmesi olan şekillerin reddedilmesi gerekliliğini değiştirmeyeceğini belirtmiştir. [28]

 

7/1-(e) bendinden kaynaklanan ret durumlarına uygulamada çok rastlanmamakla birlikte, ATAD yorumundan da anlaşılacağı üzere bendin kapsamı kamu yararı ile doğrudan bağlantılıdır. Özellikle koruma süresi dolmuş patentlere ait şekilleri, marka olarak tescil yoluyla sınırsız korumaya tabii tutabilme çabası bendin uygulama alanı bulmasına yol açabilmektedir.

 

E- 7/1-(f) bendi

 

7/1-(f) bendi “Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Bentte vurgu mal veya hizmete ilişkin yanıltıcılık durumu üzerine yapılmıştır, dolayısıyla değerlendirmenin de mal / hizmet listesi kapsamı dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

 

Belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus ise; 7/1-(f) bendi kapsamındaki yanıltıcılığın önceki haklarla ihtilaftan kaynaklanacak tüketicilerin yanılması durumunu içermediği (yani önceden tescilli / başvurusu yapılmış markalarla aynılık / ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, karıştırılma / ilişkilendirilme olasılığı kavramlarıyla ilintisi olmadığı); malların / hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi durumlara ilişkin yanıltıcılığı kapsadığıdır.

 

Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 2005/236 esas 2005/610 karar sayılı “Gipsy Jeans” kararında (Gipsy Jeans başvurusu TPE tarafından bazı giysilerin jean kumaşından yapılamayacağı nedeniyle yanıltıcılık gerekçesiyle kısmen reddedilmiş ve Enstitü kararı başvuru sahibi tarafından dava konusu edilmiştir) yanıltıcılık konusunda takip eden önemli tespitler yapılmıştır: “…anılan madde (7/1-(f) bendi) anlamında bir yanıltıcılıktan bahsedilebilmesi için işarette yer alan asli veya yardımcı bir unsur nedeniyle tüketicinin gerçekte satın almayacağı veya yararlanmayacağı bir mal ve hizmeti sırf işarette yer alan sözcük veya anlatım nedeniyle satın alma veya yararlanma yoluna gitmesi gerekmektedir…Jeans ibaresinin anılan mallar için, açıklandığı şekilde bir yanılgı doğurmasının olanaksızlığı muhakkaktır. Zira hiç kimse, sırf başvuru konusu işarette Jeans sözcüğü var diye, yararlanmak veya satın almak istediği bir mal yerine, başka bir malı satın almaz yahut Jeans almak isterken yanlışlıkla bir başka malı satın almaz. Aksi, hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi, normal hayat tecrübelerine göre gerçekleşmesi olası olmayan bir ihtimal olarak görünmektedir…” [29]

 

Yukarıda yer alan karardan anlaşılacağı üzere yargı yanıltıcılık hususunu gerçek yaşamda gerçekten yanıltıcılığa yol açabilecek durumlarla sınırlı biçimde değerlendirmekte ve kurgusal, zihinlerde oluşturulmuş yanıltıcılık senaryolarını markanın yanıltıcılığa yol açması durumu olarak değerlendirmemektedir.

 

Benzer yaklaşımın İngiltere’de hangi gerekçelerle benimsendiği aşağıda açıklanmaktadır: “Birleşik Krallık Tescil İdaresi uygulamada (yanıltıcılık uygulaması) değişikliğe gitmiştir, buna göre 1994 (yılında yürürlüğe giren) Kanunu çerçevesinde ret kararı yalnızca, uzmanın görüşüne göre, halkın yanılması için gerçekçi bir olasılık olması durumunda verilecektir. Bunun gerekçesi, tacirlerin markalarını sorumlu biçimde kullanacakları, markaları yanıltıcı biçimde kullanırlarsa, bölüm 47 (hükümsüzlük) uyarınca markalarını kaybedecekleri, ticari ilkelere aykırı hareket edecekleri ve müşteri kaybedecekleri yönündeki kabullerdir.” [30]

 

7/1-(f) bendi değerlendirmesinde özellikle karşılaşılan sorun; ayırt edici bir ibare ile birlikte kullanılan ikinci tanımlayıcı nitelikteki ibarenin mal / hizmet listesi bağlamında yanıltıcılığa yol açıp açmayacağıdır. Yanıltıcılık oldukça subjektif ve tartışmaya açık bir konu olduğundan TPE uygulama kriterlerinde yukarıda belirtilen hale özgü olarak yanıltıcılığın hangi durumlarda redde yol açacağı belirlenmiştir. TPE tüketicinin yanılmasının, tüketici bakımından önceden öngörülemez zararlara yol açacağı veya telafi edilmesi güç / mümkün olmayan problemleri ortaya çıkacağı durumlarda yanıltıcılık gerekçeli ret nedenini uygulamaktadır. Bu yaklaşım, yanıltıcılığın gerçekçi olmayan kurgusal hallerde uygulanması durumunu dışladığından yargının yaklaşımıyla da paralellik içermektedir. Bunun yanı sıra, coğrafi kaynağa ilişkin yanıltıcılık da uygulamanın bir diğer yönünü oluşturmaktadır. TPE uygulamasında esas alınan durumlar, TPE marka kriterlerinden alıntı yapılarak aşağıda kısaca belirtilmiştir:

 

“7/f çerçevesindeki malın niteliğinden kaynaklanan ret aşağıda örnekler ile anlatılan durumlar ve benzerleri çerçevesinde uygulanacaktır:

 

– Niteliği itibarıyla tehlikeli ve sakıncalı ürünler açısından;

 

Ahmet Health Care Products (Sağlık Bakımı Ürünleri) başvurusunun mal listesinde böcek öldürücülerin yer alması

 

– Coğrafi kaynak bakımından yanıltıcı olabilecek markalarda;

 

Ör:      Mehmet İskoç Viskisi başvurusunun Türkiye’den yapılması, vb. haller

 

Ancak bu durumda mal listesinde “İskoç Viskisi” ifadesinin yer alması ya da itiraz dilekçesinde yukarıda belirtilen mal kısıtlamasının yapılması hallerinde yayın kararı verilmelidir.

 

– Ürünün ambalajı ile yapılan marka başvurularında ürünün ismine yer verilmesi halinde mal listesinde yer alan diğer mallar için;

 

Ör:      Mustafa Çamaşır Deterjanı başvurusunda başvuru ürün ambalajı ile yapılmışşa, ambalajın üzerinde yazılmış olanların dışındaki ürünler 7/f çerçevesinde reddedilmelidir.” [31]

 

Enstitü uygulamasında, yukarıda sayılan durumlar dışında kalan özel durumlarda da, tüketiciler bakımından gerçek anlamda yanıltıcılığın ortaya çıkacağı kanaatine varılırsa, uzman başvuruları yanıltıcılık nedeniyle reddedebilir.

 

F- Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususu 7nci maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Fıkra hükmü takip eden şekildedir: “Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.”

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik kavramı, ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık, ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir olma gibi gerekçelerle 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamında tescil edilmesi mümkün olmayan, kendiliğinden ayırt ediciliği sağlama gücü bulunmayan markaların; yaygın, yoğun kullanım sonucu ilgili tüketici çevresi tarafından marka olarak algılanır hale geldiklerini, ayırt edicilik işlevi kazandıklarını belirtmek için kullanılan bir kavramdır. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik ispatlanması halinde, 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamındaki ret halini ortadan kaldırır.

 

7nci madde ikinci fıkra hükmünde açık olarak belirtildiği üzere “kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumu” 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamında düzenlenmiş ret hallerinin istisnası niteliğindedir. TPE kullanım sonucu ayırt edicilik istisnasını ilgili bentler kapsamında reddedilmiş başvuruların ret kararlarına kullanım sonucu ayırt edicilik gerekçesiyle itiraz edilmesi durumunda incelemektedir. Yani, 7nci madde kapsamında ilk uzman değerlendirmesi yapılırken kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususu TPE tarafından resen incelenmemektedir.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/6135 K. 2000/8767 sayılı kararında takip eden ifadelerle kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumunun ancak talep üzerine incelenebileceğini belirtmiştir.  “…dosya içindeki davacı tarafından Patent Enstitüsü’ne yaptığı başvuruda bu hükme (7nci madde ikinci fıkra) dayalı tescil talebi olmadığı gibi, anılan Enstitü’nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na vaki itirazında da bu maddeye dayalı bir itiraz sebebi ileri sürülmemiş bulunmasına göre, taleple sınırlı olarak inceleme yapıp karar vermeye yetkili kurulun kararına karşı açılacak davada bu talebin dışındaki bir iddia ile dava açılması da mümkün bulunmadığından….davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.”

 

Yukarıdaki kararda dikkat çekici iki nokta bulunmaktadır:

 

a-      TPE kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını ancak talep üzerine inceler.

b-     YİDK kararına karşı açılan davalarda mahkemeye sunulabilecek iddialar, YİDK tarafından incelenen karara itirazda sunulan iddialarla sınırlı olmalıdır.

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını öne süren taraf aşağıdakileri ispatlamak yükümlüğündedir:

 

a-      Markanın kullanıldığının değil, markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığının ispatlanması,

b-     Tescili talep edilen markanın tescil talebi kapsamında bulunan mallara / hizmetlere ilişkin olarak kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı,

c-      Kullanımın başvuru tarihi öncesine dayandığı,

d-     Ayırt ediciliğin Türkiye’de kazanıldığı.

 

Talep sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumunu çeşitli dokümanlar, kanıtlar öne sürerek ispatlamaya çalışabilir. Tüketici anketleri, yaygın reklamı, yoğun kullanımı ispatlar belgeler, markanın kullanıldığını gösterir faturalar, markayı taşıyan malların satış miktarı, ibarenin marka olarak algılanmaya başladığını gösterir her tür belge bu tip kanıtlara örnektir. Ancak, en önemli hususun ibarenin tüketicilerce marka olarak algılanır hale geldiğini ispatlamak olduğunun altı çizilmelidir.

 

YİDK’nın 2008-M-1133 sayılı kararında bu husus aşağıdaki ifadelerle açıklanmaya çalışılmıştır:

 

“…İkinci olarak, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası değerlendirilmiştir. İtiraz ekinde gönderilen dokümanlar ve kanıtlar, markanın kullanıldığını göstermekle birlikte, ibarenin tüketicilerce başvuru sahibi ile özdeşleştirildiğini gösterir, ibarenin başvuru sahibine bağlandığını belirtir, kısaca başvurunun genel tüketici kitlesince kullanım sonucu marka olarak algılanır hale geldiğini ispatlar nitelikte herhangi bir kanıta rastlanılmamıştır. Nasıl ki, 1920’li yıllarda yaşamış bir matematikçinin yazdığı “matematik kitabı” adlı eser, yalnızca 1920’li yıllardan bu yana sürekli basıldığı için kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olarak kabul edilip “basılı yayınlar” malı için marka olarak tescil edilemeyecekse, başvurusu yapılan “….” ibareli başvuru da salt kullanıldığı için başvuru sahibi adına tescil edilmeyecektir. Başvuru sahibinin ispatlaması gereken salt kullanım değil, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliktir ve sunulan kanıtlar da bu hususu gösterir nitelikte olmalıdır. Daha açık bir deyişle, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını düzenleyen 7/son fıkrasında yer alan istisna kullanılan markalara ilişkin değil, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markalara ilişkindir. İtiraz sahibinin gönderdiği doküman veya kanıtların hiçbirisi markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını gösterir nitelikte değildir ve bu nedenle söz konusu iddia da haklı bulunmamıştır.”

 

ATAD “Windsurfing Chimsee” kararında kullanım sonucu ayırt edicilik kavramını irdelerken takip eden faktörlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir: “Pazar payı; yoğun, coğrafi olarak yaygın, uzun süreli kullanım; markanın tanıtımı, promosyonu için yapılan harcamaların miktarı; ilgili sektörde yer alan kişilerden markayı belirli bir firmadan gelen ürün / hizmet olarak tanıyanların oranı; ticaret- sanayi odalarından veya diğer ticari – profesyonel örgütlenmelerden alınan bu yöndeki beyanlar.” Buna ilaveten aynı kararda ATAD; “Bu faktörlere bağlı olarak, ilgili kesimin veya bu kesimin önemli bir oranının markayı belirli bir işletmeden gelen malları gösterir şekilde tanımasının – algılamasının, kullanım sonucu ayırt edicilik hususunun belirlenmesinde kullanılacak ölçüt olması gerektiğini” belirtmiştir. [32]

 

Kullanım sonucu ayırt edicilik tescili talep edilen mallara / hizmetlere ilişkin olarak ispatlanmalıdır. TPE bazı mallar / hizmetler bakımından kullanım sonucu ayırt edicilik durumunun ortaya çıktığını belirleyebilir; bu tarz durumlarda talep diğer mallar / hizmetler bakımından reddedilir. Kısaca, bazı mallar / hizmetler bakımından kazanılmış kullanım sonucu ayırt edicilik, tüm mallar / hizmetler bakımından hak sağlamaz.

 

İlgili fıkrada belirtildiği üzere, kullanım başvuru tarihi (her ne kadar hükümde tescil tarihinden bahsedilse de bu tarih başvuru tarihi olarak algılanmalıdır, çünkü reddedilmiş başvurunun tescil edilmesi gibi bir olasılık zaten mevcut değildir) öncesinde olmalıdır. Kullanımın süresi konusunda alt – üst limit bulunmamaktadır; incelemede kullanımın yoğunluğu, yaygınlığı, tüketicilerin marka algılaması, kullanım süresi birbiriyle etkileşimli hususlar bir arada değerlendirilmektedir.

 

ATAD “pure digital” kararında, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunun tespit edilmesinde başvuru tarihi öncesi kullanımın esas olduğu hakkında oldukça açık değerlendirmelerde bulunmuştur. Buna göre; “40/94 sayılı Tüzük Madde 7(3) ve 89/104 numaralı Direktif Madde 3(3) ilk cümle hükümlerinin kelimesi kelimesine yorumlanması, markanın kullanımı sonucu ortaya çıkan ayırt edici karakterin tescil için başvurunun yapıldığı tarihten önce kazanılmış olması gerektiği yönündeki sonucu desteklemektedir…Yukarıda belirtilenlerin ışığında, inceleme konusu markanın tescil için başvurunun yapıldığı tarihten önceki kullanımı neticesinde ayırt edici nitelik kazanmış olması gerektiği yönündeki CFI kararı yerinde bulunmuştur.” [33]

 

Ayırt ediciliğin Türkiye’de kazanılmış olması gerektiğine ilişkin TPE yaklaşımı, takip eden YİDK kararında ifade edilmektedir:

 

“Diğer taraftan incelenmesi gereken, başvurunun 7/son hükmünden yani kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasından yararlanıp yararlanmayacağıdır. Bu husus hakkında gönderilen belgelerden markanın Türkiye’de kullanıldığı anlaşılmaktadır; ancak itiraz ekinde başvurunun kullanım sonucu Türkiye’de ayırt edici hale geldiğini gösteren herhangi bir veri bulunmamaktadır. İtiraz ekinde yer verilen ve şeklin tüketicilerin çoğunluğu tarafından “…” markası ile özdeşleştirildiğini gösteren anket ise Fransa, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İsveç ülkelerinde yapılmıştır; dolayısıyla bu anketin sonuçlarını Türkiye açısından geçerli kabul edip, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe karar vermek mümkün değildir.”

 

Yargıtay çeşitli kararlarında kullanım sonucu ayırt edicilik kazanılması durumunun malla / hizmetle ilgili çevrelerde ortaya çıkması gerektiğini belirtmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2002/5352, K. 2002/10729 sayılı kararının ilgili bölümü takip eden şekildedir:

 

“..Zira kullanım neticesi ayırt edici nitelik kazanma olgusu yerleşik içtihatlara göre o mal veya hizmetle ilgili alıcı-satıcı (hizmet alıp-veren) çevrelerde oluşup algılanmalıdır. Bilirkişi kurulunda bu çevre veya çevre ile ilgili kişilerde bulundurulup, görüşleri alınmalıdır.”   

 

OHIM uygulamasında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik değerlendirmesinde esas alınacak ilgili kamu kesimi sektör profesyonelleriyle sınırlı tutulmamış, malların / hizmetlerin ait olduğu sektörün niteliği dikkate alınarak ilgili kamu kesiminin belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. “Kanıtlar markanın hitap ettiği kamuya (kamunun ilgili kesimine) ilişkin olmalıdır. Bu tespit edilirken başlangıç noktası başvurunun mal ve hizmet listesidir. Mallar doğaları gereği uzmanlara veya sınırlı bir kamu kesimine hitap etmediği sürece, mallar veya hizmetler sıradan nitelikleriyle değerlendirilir ve halkın geneline hitap ettikleri kabul edilir. Bu çerçevede, Sınıf 1’de yer alan kimyasal ürünlerin ticarete (tacirlere) yönelik olduğu kabul edilirken, yiyecekler ve içecekler tüketicilerin geneline hitap etmektedir. Kanıtlar kamunun büyük bir bölümünün markayı oluşturan işaret hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu (kaynağın bilinmesi şart değildir) ortaya koymalıdır. Bu konuda kesinleşmiş yüzdeler belirlenmesi mümkün değildir, kesinleşmiş yüzdeler belirlenmesi özellikle kamuoyu araştırmalarının yeterli kanıt olarak kabul edilmesini sınırlayabilecektir. Uzman, sunulan tüm kanıtların ve yapılan çıkarsamaların ışığında (başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler bakımından) hitap edilen kamunun ilgili kesiminin markayı bilip bilmediğini değerlendirmelidir.” [34] 

 

Bu çerçevede, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin değerlendirmede, başvuru kapsamındaki malların / hizmetlerin niteliği ve hitap ettikleri kamu kesimi mutlak surette dikkate alınmalıdır. Bir başka deyişle, halkın geneline hitap eden mallar / hizmetler bakımından tanımlayıcı bir kelimenin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı değerlendirilirken, mallar / hizmetler tüm kamuya hitap ettiğinden genel anlamda kamuoyunun bilgisi esas alınmalı, ancak uzmanlaşmış tüketici grubuna hitap eden mallar / hizmetler bakımından malla / hizmetle ilgili çevrelerin bu işareti marka olarak bilip bilmediklerinin (objektif kanıtlarla ispatlandığı sürece) öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

 


 

* Çalışma içeriğinde atıfta bulunulan Yargıtay kararları, Dr. Hakan Karan – Mehmet Kılıç’a ait Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat (Turhan Yayınevi, 2004) adlı kitap s.100 ila 194’den derlenmiştir.

[1] W.R. CORNISH, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Alleged Rights (Third Edition), Londra, Sweet & Maxwell, 1996, s. 584-585.

[2] David I BAINBRIDGE, Intellectual Property (Fifth Edition), Harlow, Pearson Education Limited, 2002, s. 556.

[3] Sabih ARKAN, Marka Hukuku Cilt I, Ankara, Ankara Üni. Hukuk Fakültesi Yayınları No: 520, 1997, s. 71.

[4] Ünal TEKİNALP, Fikri Mülkiyet Hukuku (Dördüncü Baskı), İstanbul, Arıkan, 2005, s. 376.

[5] ATAD, Case C-104-01 sayılı – 6 Mayıs 2003 tarihli karar, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau., paragraflar: 48-52.

[6] ATAD, Case C-304-06 sayılı – 8 Mayıs 2008 tarihli karar, Eurohypo AG v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs)., paragraflar: 55-56.

 

[7] ATAD, Case C-104-01 sayılı – 6 Mayıs 2003 tarihli karar, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau., paragraflar: 57-59.

[8] ATAD, Case C-64-02 sayılı – 21 Ekim 2004 tarihli karar, Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) v. Erpo Möbelwerk GMBH, paragraf: 45.

 

[9] ATAD, Case C-273-00 sayılı – 12 Aralık 2002 tarihli karar, Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, paragraf: 55.

 

[10] ATAD, Case C-64-02 sayılı – 21 Ekim 2004 tarihli karar, Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) v. Erpo Möbelwerk GMBH, paragraflar: 32, 36, 42, 43, 44.

[11] CFI, Case T-122-01 sayılı – 3 Temmuz 2003 tarihli karar, Best Buy Concepts Inc. v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs)., paragraflar: 20, 26, 28, 33, 38, 41.

[12] 1965 tarih ve 551 sayılı (eski) Markalar Kanunu, madde 6.

[13] Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2004/238 esas 2004/204 karar sayılı “Number 1” kararı, s. 3.

[14] OHIM, Ofis Nezdindeki İşlemlerle ilgili Kılavuz, Bölüm B, İnceleme, s. 40. http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partb_examination.pdf

[15] Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2005/136 esas 2005/315 karar sayılı “Turkish Cargo” kararı, s. 5.

[16] ATAD, Case C-383-99 sayılı – 20 Eylül 2001 tarihli karar, Procter & Gamble Company v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), paragraflar: 40-43.

[17] D. KITCHIN, D. LLEWELYN, J. MELLOR, R. MEADE, T. MOODY-STUART, D. KEELING, Kerly’s Law of  Trade Marks and Trade Names (Fourteenth Edition), Londra, Sweet & Maxwell, 2005, s. 183.

[18] ATAD, Case C-191-01 sayılı – 23 Ekim 2003 tarihli karar, Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) v. Wm. Wrigley Jr. Company, paragraflar: 31-33.

[19] ATAD, Case C-363-99 sayılı – 12 Şubat 2004 tarihli karar, Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau, paragraflar: 95-100.

[20] ATAD, Case C-265-00 sayılı – 12 Şubat 2004 tarihli karar, Campina Melkiune BV v. Benelux-Merkenbureau, paragraflar: 38-41.

[21] USPTO, Marka İncelemesi Prosedürleri Kılavuzu (Altıncı Baskı – 2. Revizyon, Mayıs 2010), Bölüm 1209.03(g), s. 1200-233. http://tess2.uspto.gov/tmsb/tmep/

[22] USPTO, age s. 1200-234

[23] USPTO, age s. 1200-234

[24] ATAD, Case C-421-04 sayılı – 9 Mart 2006 tarihli karar, Matratzen Concord AG v. Hukla Germany SA, paragraflar: 25-26.

[25] ATAD, Case C-421-04 sayılı karar, paragraf: 24.

[26] OHIM, Ofis Nezdindeki İşlemlerle ilgili Kılavuz, Bölüm B, İnceleme, s. 3.

[27] Türk Patent Enstitüsü Marka Karar Kriterleri dokümanı (yayımlanmamış), tanımlayıcılık bölümü.

 

[28] ATAD, Case C-299-99 sayılı – 18 Haziran 2002 tarihli karar, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., paragraflar: 76-84.

[29]Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2005/236 esas 2005/610 karar sayılı “Gipsy Jeans” kararı,s. 3.

[30] KITCHIN, LLEWELYN, MELLOR, MEADE, MOODY-STUART, KEELING age, s. 214.

[31] Türk Patent Enstitüsü Marka Karar Kriterleri dokümanı (yayımlanmamış), yanıltıcılık bölümü.

 

[32] ATAD, Case C-108-97 ve C-109-97 sayılı – 4 Mayıs 1999 tarihli karar, Windsurfing-Chiemsee Produktions- und Vertriebs GMBH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber ve Franz Attenberger, paragraflar: 51-52.

[33] ATAD, Case C-542-07 sayılı – 11 Haziran 2009 tarihli karar, Imagination Technologies Ltd. v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), paragraflar: 49, 60.

[34] OHIM, Ofis Nezdindeki İşlemlerle ilgili Kılavuz, Bölüm B, İnceleme, s. 77-78.

 

(ALINTI VEYA ATIFLARINIZI LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK YAPINIZ. BU MAKALE, ÖNDER EROL ÜNSAL TARAFINDAN YAZILMIŞ, 23/09/2010 TARİHİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLENEN “MARKA HUKUKUNDA MUTLAK RET NEDENLERİ” KONULU SEMPOZYUM’DA OLARAK SUNULMUŞTUR.)