Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin tanımlayıcı ve ayırt edici nitelikten yoksun markaların değerlendirilmesi ile ilgili olarak 2012 yılında verdiği dikkat çekici kararlardan birisi 29 Mart 2012 tarihli T-242/11 sayılı “3D eXam” kararıdır.
“Kaltenbach & Voigt GmbH” firması tarafından “diş hekimliğinde kullanım amaçlı X-ray cihazları” malları için “3D eXam” markasının topluluk markası olarak tescil amacıyla Topluluk Marka Ofisine (OHIM) yapılan başvuru ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilir. Başvuru sahibinin karara karşı OHIM Temyiz Kuruluna yaptığı itiraz ise Kurul tarafından kabul edilmez.
Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, ürünlerin potansiyel kullanıcı kitlesinin tıbbi alanda faaliyet gösteren özel bir grup, özellikle diş hekimleri olduğu belirtir ve bu kişilerin başvuru kapsamındaki malların amacının diş muayenesini X-ray cihazı aracılığıyla üç boyutlu olarak yapmak olduğunu bileceklerini ifade eder. Markanın İngilizce terimlerden oluşması nedeniyle dikkate alınması gereken tüketiciler Birliğin İngilizce konuşan tüketicilerdir. Temyiz Kuruluna göre, markayı oluşturan iki unsurdan birisi olan “3D” ibaresi “üç boyutlu (3 dimensional)” teriminin yaygın kullanılan kısaltmasıdır ve diğer kelime unsuru olan “exam” kelimesi “tıbbi test” veya “examination” kelimesinin kısaltması olarak “tıbbi inceleme benzeri detaylı inceleme veya çalışma” anlamlarına gelmektedir. Belirtilen tüm hususlar birlikte dikkate alındığında Kurula göre, malların özel tüketici grubu, “3D exam” markasını, başvuru kapsamında yer alan mallar bakımından, üç boyutlu inceleme yapılmasını sağlayan diş hekimliğine ilişkin bir X-ray cihazının kısaltması olarak algılayacaktır. Dolayısıyla, başvuru kapsamında yer alan mallar bakımından marka münhasıran tanımlayıcı ve aynı nedenlerle ayırt edici nitelikten yoksun niteliktedir ve dolayısıyla, 7(1)(b) ve (c) paragrafları kapsamında verilen ret kararı yerindedir.
OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı dava açan başvuru sahibi temel olarak üç argümana dayanmaktadır: başvuru tanımlayıcı nitelikte değildir, ayırt edici özelliğe sahiptir ve başvuru çeşitli ulusal ofislerce tescil edilmiş durumdadır. Avrupa birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesince görülen davada, bu iddialar sırayla incelenmiştir.
Mahkeme ilk olarak başvurunun tanımlayıcı nitelikte bulunmasına dair karara karşı öne sürülen iddiaları değerlendirmiştir. İncelemede ilk olarak, tanımlayıcılık gerekçeli ret nedeninin amacının tanımlayıcı terimlerin ilgili sektördeki tüm kullanıcıların ortak kullanımına açık tutularak kamu yararının korunması olduğu yinelenmiş ve bu nitelikteki işaretlerin markanın ayırt ediciliğe yönelik asli işlevini yerine getirmekten yoksun oldukları belirtilmiştir. Mahkemeye göre, bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, işaretin malları / hizmetleri tanımladığına (veya bunlara ilişkin bir özellik olduğuna) dair ilgili tüketici kesimi tarafından derhal ve doğrudan (ek bir zihni çabaya ihtiyaç olmaksızın) algılanabilecek bir bağlantı bulunmalıdır. Her biri tanımlayıcı olan sözcüklerin birleştirilmesinden oluşturulmuş bir neolojizm (yeni sözcük, uydurma sözcük) veya kombinasyondan oluşan markalar söz konusu olduğunda, neolojizmin veya kombinasyonunun kendisinin de tanımlayıcı bulunması gerekir.
Her biri ilgili mallara / hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı olan unsurlardan oluşturulmuş bir neolojizm veya kombinasyondan oluşan markalar, söz konusu neolojizm veya kombinasyon kendisini oluşturan parçalardan açıkça farklılaşmış olmadığı sürece tanımlayıcı olarak kabul edilecektir. Neolojizmin veya kombinasyonun kendisini oluşturan parçalardan açıkça farklılaşmış olması, ilgili mallara / hizmetlere ilişkin olarak, kombinasyonun sıradışı yapısı nedeniyle, neolojizmin veya kelimenin kendisini oluşturan tanımlayıcı kelimelerden yeterli derecede farklı biçimde algılanması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, inceleme konusu kelimenin anlamsal ve gramere ilişkin kurallar bakımından da değerlendirilmesi gerekebilir.
Takiben yapılan değerlendirmede, öncelikle başvuru kapsamında yer alan malların, özellikle diş hekimlerine yönelik özel bir tüketici kitlesi bulunan mallar olduğu belirlenmiştir. Mahkeme, başvuruyu oluşturan sözcüklerin İngilizce olması nedeniyle ret gerekçesinin ortaya çıkıp çıkmadığının topluluğun İngilizce konuşan kısmı dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki tespitini ve ilaveten malların özel tüketici grubunun niteliği dikkate alındığında topluluğun İngilizce konuşmayan kesimlerinde de başvurunun anlamının anlaşılabileceği yönündeki değerlendirmesini yerinde bulmuştur.
Genel Mahkeme, başvuruyu oluşturan kelime unsurlarından, “3D” kelimesinin “üç boyutlu” anlamına gelen “three dimensional” kelimesinin kısaltması olduğu ve “exam” kelimesinin “detaylı inceleme” anlamına geldiği yönündeki tespitleri onamıştır. Başvuru sahibinin “exam” kelimesinin ilgili tüketiciler tarafından “öğrencilerin girdikleri sınav” şeklinde algılanacağı yönündeki değerlendirmesi ise haklı bulunmamıştır. “Exam” kelimesinin çok sayıda anlamının bulunduğu açık olmakla birlikte, kelimenin “muayene”, “laboratuvar çalışması” anlamlarına da gelen ve tıp alanında yaygın olarak kullanılan “examination” kelimesinin kısaltması olması tespitini içeren Temyiz Kurulu değerlendirmesi mahkeme tarafından da yerinde görülmüştür. Başvuru kapsamında yer alan malların diş hekimliğine yönelik tıbbi cihazlar olduğu dikkate alındığında, malların tüketici kitlesini oluşturan diş hekimlerinin “exam” kelimesini tıbbi anlamıyla algılayacakları mahkemeye göre açıktır.
Başvuru sahibinin, ilgili tüketicilerin iddia edilen tanımlayıcı anlamı doğrudan algılamayacakları, bunun için ek zihni aşamalar gerekeceği yönündeki iddiası ve “eXam” kelime unsurunda “X” harfinin büyük yazılmış olmasının bütünsel algıyı değiştireceği ve iddia edilen tanımlayıcılığı ortadan kaldıracağı yönündeki iddiaları ise haklı görülmemiştir. Bu iddiaların ilkine ilişkin olarak, mahkeme, başvurunun tanımlayıcı niteliğinin soyut olarak değil, başvuru kapsamındaki mallara ilişkin olarak değerlendirilmesi gerektiğinin yeterli derecede açık bir yanıt olduğunu belirtmiştir. Diğer iddiaya ilişkin olarak ise “X” harfinin büyük yazılmış olmasının X-ray incelemesine yönelik bir vurgu yaparak tanımlayıcı niteliği güçlendirdiğinin ve harfin büyük yazımının telaffuzu etkilemediğinin altı çizilmiştir.
Bu çerçevede, mahkemeye göre, “3D eXam” başvurusu ile tescili talep edilen mallar arasında, ilgili tüketici grubu tarafından doğrudan tespit edilebilecek tanımlayıcı bir ilişki bulunmaktadır ve bu çerçevede 7(1)(c) paragrafı kapsamında verilen ret kararı yerindedir.
Başvurunun 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararı ise yukarıda sayılan gerekçelerle yerinde görülmüştür. Şöyle ki, mahkemeye göre 7(1)(b) ve (c) paragraflarında tanımlanan ret gerekçeleri arasında belirli ölçüde çakışma vardır. 7(1)(c) paragrafında tanımlanan ret gerekçesinin, 7(1)(b) bendinden tanımlanan ret gerekçesinden ayrıldığı nokta, (c) paragrafında tanımlanan ret halinin, bir işaretin sadece belirli durumlarda teşebbüslerin mallarının / hizmetlerinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayamaması durumuna ilişkin olmasıdır. Bu çerçevede, 7(1)(c) paragrafı çerçevesinde kapsadığı mallara / hizmetlere ilişkin olarak özellik belirtir biçimde tanımlayıcı bulunan bir kelime markası, aynı nedenlerle aynı mallar / hizmetler bakımından 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksun olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, başvuru hakkında 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı da yerindedir.
Mahkeme son olarak, başvuru sahibinin aynı markanın değişik ülkelerde hali hazırda tescil edilmiş ve tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirilmemiş olması yönündeki iddiasını incelemiştir. Başvuru sahibi aynı markanın aynı mallar / hizmetler için Almanya, A.B.D. ve Japonya’da tescil edilmiş olmasından hareketle ret kararının yerinde olmadığını iddia etmektedir.
Mahkeme bu iddiaya ilişkin olarak, artık klasik olarak kabul edebileceğimiz ve hiç değişmeyen takip eden değerlendirmeyi yapmıştır. Topluluk marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir topluluk markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili topluluk mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne OHIM ne de Topluluk Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir. Bu durum, tescil edilebilirliğe ilişkin kararın, inceleme konusu kelime markasının dilsel açıdan ait olduğu bölgede kurulu bir ülke tarafından verilmiş olması halinde de geçerlidir. Belirtilen yerleşik içtihat doğrultusunda önceki ulusal tescillere dayandırılan itiraz da haklı bulunmamıştır.
Genel Mahkeme yazı içerisinde detaylı olarak aktarılan gerekçelerle, başvuru hakkında OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle verilen ret kararın onamıştır.
Kararın dikkat çekici yönü, kısaltmalardan oluşan neolojizm veya kombinasyon niteliğindeki markaların tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelik incelemesine ilişkin olarak, mevcut uygulamalardan farklı yeni bir ilke veya değerlendirme kriteri getirilmemiş olması ve bu tip markaların ilgili tüketici grubunda doğrudan yol açacakları anlam çerçevesinde değerlendirilmeleri gerektiğinin belirtilmesidir. Diğer ülkelerdeki önceki tescillerin OHIM veya Topluluk Mahkemeleri değerlendirmesini etkilemeyeceğinin altının çizilmesi ise, bu içtihadın iyice yerleştiğini ve diğer ülkelerdeki tescillerin incelemeye etkisinin olmayacağını bir kez daha göstermiştir.
Önder Erol Ünsal
Ekim 2012