PHOTOS.COM Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Ayırt Edici Olmayan ve Tanımlayıcı Nitelikteki İnternet Alan Adlarından Oluşan Markalara Yönelik Değerlendirmesi

images.photos(Görsel http://ch.photos.com/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesince 21/11/2012 tarihinde verilen T/338-11 sayılı “photos.com” kararında, internet alan adlarında kullanılan “.com” son ekinin (teknik dildeki karşılığıyla top level domain (en üst düzey etki alanı) isimlerinin), ayırt edici niteliğe sahip olmayan ve tanımlayıcı olan kelime unsurlarıyla birlikte bir markada yer alması halinde, markanın tescil edilebilirliğini sağlayıp sağlamayacağı hususu değerlendirilmiştir. Aynı kararda tartışılan bir diğer husus ise reddedilen bir markanın aynısının (aynı mallar / hizmetler için) OHIM’de önceden tescil edilmiş olması halinde mutlak ret nedenleri kapsamında ret kararı verilmesinin yerindeliği konusudur. Belirtilen her iki konu da Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan ve tartışılan meseleler olduğundan “photos.com” kararının ana hatlarıyla açıklanması yerinde olacaktır.

Kararın aslının http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130163&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751097 adresinden incelenmesi mümkündür.

A.B.D. menşeili “Getty Images (US), Inc.” firması “photos.com” markasını tescil ettirmek için 2009 yılında Topluluk Marka Tescil Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında, 9., 42. ve 45. sınıflara dahil çeşitli mallar ve hizmetler (bilgisayar yazılımları, elektronik indirilebilir veriler, elektronik yayınlar, kayıt taşıyıcılar, bilgisayar yazılımlarının bakımı ve kurulumu, görüntü ve görüntü kayıtlarının lisanslanması) yer almaktadır.

Başvuru, OHIM uzmanı tarafından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddedilir ve karara karşı yapılan itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından kabul edilmez.

OHIM ret kararının temel gerekçeleri, başvuruyu oluşturan “photos.com” alan adında, ikinci düzey etki alanı konumunda yer alan, “photos” kelimesinin tüketicileri mal ve hizmetlerin fotoğrafçılıkla ilgili olduğu konusunda doğrudan bilgilendiren bir kelime olması ve diğer kelime unsuru olan “.com” ibaresinin, internet alan adlarında en üst düzey etki alanı olarak kullanılan ve ilgili tüketici kesimince internet alan adını belirten bir unsur olarak algılanacak olmasıdır. Bu haliyle, “photos.com” ibaresi tanımlayıcı bir kelime markası olarak değerlendirilmiştir. Bunun ötesinde, OHIM Temyiz Kurulu, tanımlayıcı bir işarete “.com” unsurunun eklenmesinin Topluluk Markası (CTM) olarak tescil için yeterliliği sağlamayacağını da belirtmiştir.

OHIM Temyiz Kurulu, ikinci olarak, ek ayırt edici unsurların yokluğunda, “photos.com” başvurusunun, malların ve hizmetlerin veya bunlara ilişkin bilginin on-line olarak “photos.com” web sitesinden elde edilebileceğini bildirdiği, ancak malların ve hizmetlerin ticari kaynağının anlaşılmasını sağlamadığı görüşündedir. Kurula göre, başvuru sahibinin, başvuruyu oluşturan alan adına karşılık gelen web sitesinin sahibi olması CTM olarak tescil için herhangi bir hak sağlamamaktadır. Kurul, son olarak, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yönündeki iddialarını destekler nitelikte sunulan kanıtların, yalnızca kullanımı gösterdiğini, buna karşın tüketicilerin başvuruyu marka olarak algıladığını gösterir kanıtların sunulmamış olduğunu belirtmiştir.

Başvuru sahibi Kurul kararına karşı yargı yoluna gitmiş ve dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesince sonuçlandırılmıştır. Mahkeme kararında takip eden değerlendirmeler yapılmıştır:

Mahkeme ilk olarak, davacının markasının ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki iddiasını değerlendirmiştir. Davacı, markasının alan adı olarak tescil edilmiş olduğunu belirtmekte, kullanımı münhasır olan alan adlarının, bir marka kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin kaynağını açık biçimde gösterebileceğini iddia etmekte ve bu çerçevede ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararının yerinde olmadığını öne sürmektedir.

Mahkemeye göre, “photos” kelimesi OHIM Temyiz Kurulu kararında da belirtildiği üzere, “photograph – -photographie” sözcüklerinin resmi olmayan kısaltması niteliğindedir ve “.com” kelime unsuru da alan adı uzantısı niteliğinde jenerik bir kelimedir. İnceleme konusu marka, bir alan adının karakteristik özelliklerini taşımaktadır ve kamunun ilgili kesimi tarafından da böyle anlaşılacaktır. Markayı oluşturan iki kelime, ayrı olarak değerlendirildiklerinde ayırt edici niteliğe sahip değillerdir. Mahkeme, “photos” kelime unsurunun tüketicileri, başvuru kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin fotoğrafçılıkla ilgili oldukları konusunda doğrudan bilgilendiren bir unsur olduğu yönündeki Temyiz Kurulu değerlendirmesini yerinde bulmaktadır. Dolayısıyla, bu kelime yönünden yapılan ayırt edici nitelikten yoksunluk değerlendirmesi yerindedir. “.com” kelime unsurunun ilgili tüketiciler tarafından bir web sitesini işaret eden unsur olarak değerlendirileceği ortadadır. “.com” kelime unsuru, ticari bir web sitesi adresinin normal yapısında kullanımı gerekli olan teknik ve jenerik bir unsurdur. Bunun ötesinde, “.com” kelimesi, başvuruda yer alan malların ve hizmetlerin çevrimiçi biçimde alınabileceğini veya görülebileceğini veya internetle ilgili olduğunu da bildirebilir. Bu çerçevede, “.com” kelimesi de başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun bir kelime olarak değerlendirilmelidir.

Yukarıda belirtilenlerden anlaşıldığı üzere, mahkemeye göre, “photos.com” markası ayrı olarak ayırt edici niteliğe sahip olmayan kelimelerin birlikte kullanılmasından oluşturulmuş bir marka niteliğindedir. Başvuru sahibinin iddiası, iki ayrı kelimenin kullanılması suretiyle oluşturulan başvurunun alan adı olması nedeniyle, kelimelerin ayrı anlamlarından belirgin biçimde farklılaştığı yönündedir.

“.com” kelimesinin, ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan “photos” kelimesine eklenmesi, markayı bütün olarak ayırt edici hale getirmemektedir. Temyiz Kurulunca belirtildiği üzere, bir alan adının ayırt edici kısmı jenerik nitelikte olan top level domain (en üst düzey etki alanı) değil, ikinci derece alan adıdır, ki incelenen vakada, bu unsur ayırt edici nitelikten yoksun durumdadır.

Bir kelimenin CTM olarak tescil edilebilmesi için, belirli düzeyde dilsel veya artistik yaratıcılık veya hayal gücü içermesi gibi bir zorunluluk olmamakla birlikte, alışılmış ve alelade nitelikteki “photos” ve “.com” kelimelerinin kombinasyonundan oluşturulmuş başvurunun, kapsadığı mallara ve hizmetlere ilişkin olarak kamunun ilgili kısmının nezdinde tipik olmayan, hayali veya kendi anlamına sahip bir işaret olarak değerlendirilmesi sonucunu destekleyebilecek herhangi bir ek unsur bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, inceleme konusu vakada özel karakteristik unsurların yokluğunda, kamunun ilgili kısmının işarete ilişkin algısı, kombinasyonda yer alan iki kelimeye ilişkin algısından farklı olmayacaktır. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulunun, kamunun ilgili kısmının başvuru kapsamında yer alan malları ve hizmetleri, başka bir ticari işletmenin mallarından ve hizmetlerinden ayırt edemeyeceği yönündeki tespiti yerindedir. Sonuç olarak, marka ayırt edici nitelikten yoksundur.

Ayırt edici nitelikten yoksunluk yönündeki tespit, başvuru sahibinin internete ve alan adlarına yönelik argümanları (alan adları münhası kullanıma mahsustur, bir alan adı kullanıcılarının malları ve hizmetleri ayırt etmesini sağlayabilir) nedeniyle ortadan kaldırılamaz. Bir işaretin, geleneksel anlamdaki ayırt edicilikten farklı biçimde marka işlevlerini yerine getirebilmesi, kapsadığı malların ve hizmetlerin ticari kökenini derhal (doğrudan) gösterebilmesi ve bu yolla, kamunun ilgili kesiminin malların ve hizmetlerin ticari kökenini diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlamasıyla mümkündür.

İncelenen vakada, başvuruyu oluşturan marka bir alan adını işaret etse de, işaretin karakteristik özellikleri (yapısı, bileşenlerinin ayırt edici niteliği, kelime markası olması) dikkate alındığında, kamunun ilgili kesiminin işareti, fotoğrafların indirilebileceği bir internet sitesi olarak algılayacağı, malların ve hizmetlerin ticari kaynağını belirtir biçimde değerlendirmeyeceği düşünülmektedir. Bu tespit, ortalama tüketicinin, işaretin malların ve hizmetlerin ticari kaynağını doğrudan belirtmediği, sadece tanıtıcı, soyut bilgi verdiği hallerde, makul olandan daha yüksek derecede dikkatli olmayacağı ve işaretin olası işlevlerini düşünmek veya onu marka olarak değerlendirmek için zaman kaybetmeyeceği yönündeki gerçeklikle de desteklenmektedir.  

İlaveten, bir alan adının, alan adı olarak tescil edilmesiyle elde edilen haklarla, bir işaretin CTM olarak tescil edilmesiyle elde edilen haklar arasındaki ayrımın altı çizilmelidir. Bu çerçevede, davacının “photos.com” alan adının sahibi olması, bu ismin topluluk markası olarak tescil edilmesi gerektiği sonucunu doğurmaz.  Bunun mümkün olabilmesi için, Topluluk Marka Direktifinde sayılan tüm şartların (marka olarak tescil edilebilirlik şartları) yerine getirilmesi gerekir.

Davacının, tüketicilerin web sitesine ve dolayısıyla mallarına ve hizmetlerine ulaşmak için, başvuruyu oluşturan işareti herhangi bir web tarayıcısına yazmalarının yeterli olduğu ve işaretin malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterdiğinin bu şekilde kanıtlandığı yönündeki iddiası temelsiz bulunmuştur. Bir alan adından oluşan markaların ayırt edici niteliği, bir internet kullanıcısı tarafından mallara ve hizmetlere erişmek için takip edilecek adımlar esas alınarak değil, tescilin talep edildiği mallar ve hizmetler ve kamunun ilgili kesiminin algısı esas alınarak değerlendirilir. Ek olarak, davacının bu iddiası, Temyiz Kurulunun işaretin malların ve hizmetlerin ticari kaynağını belirtmediği, kamunun ilgili kesiminin işareti fotoğrafçılığa ait mallara ilişkin olarak internet üzerinden ulaşılabilen  bir bilgi kaynağı olarak algılayacağı yönündeki değerlendirmesini, geçersiz kılmamaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm nedenlerle, mahkeme “photos.com” markasının, başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından, ayırt edici niteliğe sahip olmadığı yönündeki OHIM Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuştur.  

Mahkeme, bir topluluk markası başvurusunun reddedilmesi için Topluluk Marka Tüzüğünde yer alan mutlak ret gerekçelerinden birisinin yeterli olduğu hususunu ve incelenen başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararının yerinde bulunmasını dikkate alarak, tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararına karşı öne sürülen argümanları ve bu yöndeki ret kararını değerlendirmemiştir. Ayrıca, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yönündeki iddiasının OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilmesi yönündeki karar, sunulan kanıtların kullanımı göstermesi, ancak kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunu ortaya koymaması nedeniyle yerinde bulunmuştur. Mahkemenin, sunulan kanıtların niteliğine ve ispat gücüne yönelik oldukça detaylı değerlendirmesi kararda yer almaktadır. Bu değerlendirmenin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilikle ilgili başka bir yazıda aktarılması yerinde olacaktır.

“photos.com” kararında dikkat çeken bir diğer değerlendirme, davacının, aynı markanın benzer mallar ve hizmetler için kendi adına önceden OHIM tarafından iki kez tescil edilmiş olmasını belirterek öne sürdüğü, eşit değerlendirme ve meşru beklentilerin karşılanması içerikli argümanlara karşı mahkeme tarafından verilen yanıttır.

Davacı, “photos.com” markasının benzer mallar ve hizmetler için kendi adına önceden OHIM tarafından iki kez tescil edilmiş olduğunu belirterek, eşit muamele ilkesinin ihlal edilmiş olduğunu ve meşru beklentilerin korunması gerektiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, önceden tescil edilmiş markalar, yeni başvurunun da tescil edilmesi gerektiği beklentisini ortaya çıkartmaktadır; davacının ticari rakiplerinden hiçbirisinin önceki tescillerin geçerliliğine ilişkin işlem (hükümsüzlük, vb.) başlatmamış olması da, bu beklentiyi desteklemektedir. Ayrıca, bu tescillerin hiçbirisi kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası çerçevesinde elde edilmemiştir.

Mahkemeye göre, OHIM yetkilerini Birlik mevzuatının genel ilkeleri çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde OHIM benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş kanuni olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi olguları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

Sayılan hususlar ışığında, mahkeme, OHIM Temyiz Kurulunun, başvurunun reddedilmesi yönündeki kararı bakımından haklı olduğunu belirtmiş ve buna bağlı olarak, davacının, önceki OHIM kararlarını emsal göstererek öne sürdüğü, eşit muamele ve meşru beklentilerin karşılanması ilkeleri çerçevesinde ret kararının yerinde olmadığı yönündeki argümanı kabul etmemiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin “photos.com” kararı, kanaatimizce, internet alan adından oluşan ve asli unsuru ayırt edici nitelikte olmayan (veya tanımlayıcı olan) kelime markaları bakımından uygulanması gereken ilkeleri açık olarak belirtmesi nedeniyle son derece önemlidir. Bu tip kelimelerden oluşan başvuruların fazlalığı dikkate alındığında, başvurular hakkında uygulanan ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeli ret pratiğinin, Adalet Divanı kararıyla da tasdik edilmesi konu hakkındaki soru işaretlerini – şimdilik – büyük ölçüde ortadan kaldırıcı niteliktedir.  

“photos.com” kararının dikkat çekici bir diğer yönü ise, aynı marka, benzer mallar / hizmetler bakımından önceden tescil edilmiş olsa bile, OHIM’in sorumluluğunu ret incelemesini her başvurunun kendi şartları kapsamında ayrı biçimde yapmak olarak ortaya koyması, bu çerçevede hukukilik ilkesini ön plana çıkartarak, bu ilkeye uygun olmayan hallerde eşit muamele ve meşru beklentiler ilkelerinin uygulanmaması gerektiğini belirtmiş olmasıdır. Belirtilen saptamaların, mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilen markalar bakımından öne sürülen kazanılmış hak iddialarının değerlendirilmesi noktasında, Türkiye’de de dikkate alınabileceği öne sürülebilir.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2012

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s