Etiket: C-529/07

Meşhur “Paskalya Tavşanı” Kararı – Adalet Divanı “Lindt Goldhase” Tescilindeki Kötü Niyet İddiasını Tartışıyor (C-529/07)

badfaith

Bu hafta okuyucularımızla Adalet Divanı’nın “kötü niyet” kavramına bakış açısını paylaşmak istedik. Bu konuda yaptığımız araştırmada sıklıkla aşağıdaki karara atıf yapıldığını gördük. Bu karar, daha doğrusu görüş, Avusturya Mahkemeleri önündeki Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ve Franz Hauswirth GmbH firmaları arasında 2004 yılında başlayan “Goldhase” davası kapsamında, Avusturya Temyiz Mahkemesi’nin talebiyle oluşturulmuştur.

Avusturya Temyiz Mahkemesi 2 Kasım 2007 tarihinde verdiği ara karar ile Adalet Divanı’ndan o zaman yürürlükte bulunan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesinde düzenlenen kötü niyet kavramının yorumu için görüş istemiştir. Divan 11 Haziran 2009 tarihinde bu yazı konusu görüşünü içeren kararı vermiştir. Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de82a924c22530499d93e78b4cb43d23b4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxqOe0?text=&docid=74488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=170618 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Özetle; İsviçre’de faaliyet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (‘Lindt & Sprüngli’), Avusturya’da faaliyet gösteren Franz Hauswirth GmbH (‘Franz Hauswirth’) şirketine karşı, kendi adına topluluk markası “Lindt Goldhase” olarak tescilli üç boyutlu çikolata tavşana çok benzer şekilde ürünü, Avrupa Birliği içinde ürettiği/pazarladığı ve bu durumun karıştırılma ihtimali doğurduğunu iddia ederek, bu kullanımın önlenmesi için Avusturya’da dava açmıştır. Dava konusu markalar aşağıdaki gibidir:

tavşan1   tavşan2

Franz Hauswirth, dosya kapsamında yaptığı savunmada, Lindt&Sprüngli’nin başvuruyu yaptığı sırada kötü niyetli olduğunu, bu nedenle o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1(b) maddesi uyarınca (13 Nisan 2009 tarihinde yürürlüğe giren 207/2009 sayılı Tüzüğün 52/1 (b) maddesidir) marka hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini iddia etmiştir.

O tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesi (207/2009 sayılı Tüzük 52/1 (b) maddesi) markanın hükümsüzlüğü için mutlak nedenler başlığı taşımakta olup lâfzı şu şekildedir:

A Community trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings,

(b) where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.[1]

Paralel şekilde Avusturya Marka Koruma Kanunu’nun (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970) 34/1. maddesi de şu şekildedir:

Any person can apply for a trade mark to be cancelled if the applicant was acting in bad faith at the time of application.’[2]

Dava konusu çikolata tavşanlar, halk arasında bilinen adıyla “Paskalya Tavşanları” 1930 yılından beri çeşitli boy ve renklerde piyasada bulunmaktadır. Bu çikolata tavşanların şekli, elle üretildiği zamanlarda birbirinden oldukça farklı olmasına rağmen üretimde ve paketlemedeki otomasyonun başlaması ile birlikte tavşanlar birbirine benzemeye başlamıştır.

Lindt & Sprüngli 1950’den beri dava konusu çikolata tavşanı, tescilli üç boyutlu markasında olduğu gibi üretmektedir. 1994’den bu yana bu ürün Lindt & Sprüngli tarafından Avusturya’da satılmaktadır. Lindt & Sprüngli, 2000 yılında üç boyutlu altın tavşan figüründen oluşan:

tavşan1

markasını “Lindt GOLDHASE” adıyla tescil ettirerek koruma altına almıştır. Marka çikolata ve çikolata ürünleri için Nice Sınıflandırması’nın 30. sınıfında tescil edilmiştir.

Franz Hauswirth ise dava konusu olan:

tavşan2

çikolata tavşanını 1962 yılından beri satışa sunmaktadır.

Üç boyutlu markasının tescilinden önce Lindt & Sprüngli, benzer ürünü üreten üreticiler için ulusal haksız rekabet ve sınai haklar mevzuatına göre gerekli yasal işlemleri yapmıştır. Tescilden sonra da benzer olduğu tespit edilen ürünler için karıştırılma ihtimali iddiası ile yine yasal işlemlere devam etmiştir ki bu davalardan biri de Avusturya’da Franz Hauswirth’e karşı açılmış olan davadır.

Bu davada Avusturya Temyiz Mahkemesi, davalı Franz Hauswirth’in, tescil sırasında Lindt & Sprüngli’nin kötü niyetli olduğundan karşı dava konusu “Lindt Goldhase” markasının 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesine göre hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebi nedeniyle, yargılamaya bekletici sorun yaparak ara vermiş ve dosyayı görüş bildirmesi için Adalet Divanı’na göndermiştir. Avusturya Temyiz Mahkemesi’nin Adalet Divanı’ndan kendisine kılavuzluk ederek görüş bildirmesini beklediği sorular şunlardır:

  1. Şayet bir topluluk markası başvurucusu başvuru sırasında, rakibin en az bir üye ülkede kendi markası ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işareti aynı veya benzer mallar veya hizmetler için kullandığını biliyorsa ve sözkonusu tescil başvurusunu rakibin bu işareti kullanmasını engellemek yapıyorsa, bu durum 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvurucunun kötü niyeti olarak değerlendirilebilir mi?
  2. Şayet yukarıdaki sorunun cevabı “olumsuz” ise: başvurucunun başvuruyu yaptığı sırada aynı veya benzer mallar veya hizmetler için başvuru konusu marka ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işaret üzerinde rakibin “kazanılmış hak/valuable right/wertwollen Besitzstand” sahibi olduğunu biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa ve rakibin sözkonusu işareti kullanmasını engellemek için başvuruyu yapmışsa, bu durum ilgili madde anlamında kötü niyet teşkil eder mi?
  3. Birinci veya ikinci sorunun cevabı “olumlu” ise: başvurucunun markası halk arasında tanınmışsa ve bu nedenle zaten haksız rekabet hükümlerine göre hâlihazırda koruma altındaysa, bu durum kötü niyeti bertaraf eder mi?

Lindt & Sprüngli sözkonusu iddia karşısında, piyasadaki rakiplerden haberdar olma ve onların piyasaya girişlerini engellemeye çalışmanın Tüzüğün ilgili maddesi anlamında kötü niyet oluşturmayacağını dile getirmiştir. Ona göre bu durum en fazla “dürüstlüğe veya iş ahlakına aykırı bir davranış” olarak değerlendirebilir ki bu davada da böyle davrandığı zaten ispatlanamamıştır. Kaldı ki; dava konusu üç boyutlu marka, tescilden önce sektörde tanınmış ve ayırt ediciliğe sahip bir marka olup, bu nedenle birçok üye devlette ya haksız rekabet ya da marka mevzuatına göre koruma altındaydı. Ayrıca bu marka tescilden önce de çok uzun süre bir marka olarak kullanılmış ve büyük reklam yatırımları neticesinde tanınmışlık kazanmıştır. Sonuç olarak, dava konusu işaret, zaten bir “ticari bir değer” olarak taklitlerine karşı koruma altındaydı.

Diğer yandan, Lindt& Sprüngli’ye göre şayet OHIM tescilden sonra kullanılmayan bir işareti marka olarak tescil ettiyse, üçüncü kişiler tescilden itibaren 5 yıl bitmeden önce, başvurucunun Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvuru sırasında kötü niyetli olduğunu ileri sürerek sözkonusu tescilin hükümsüzlüğünü talep edebilirler.

Franz Hauswirth’e göre ise Tüzüğün 51/1 (b) maddesi, bir markanın hükümsüzlüğü için mutlak veya nisbi red sebeplerin olmadığı veya ileri sürülemediği haller için öngörülmüş durumlar için bir yaptırım sağlamaktadır. Franz Hauswirth’e göre başvurucunun aynı veya benzer mallar veya hizmetler için, rakibinin en az bir üye devlette kazanılmış hak sahibi olduğunu bildiği bir işaret ile aynı veya benzer bir marka için, sırf rakibini o işareti kullanmaktan men etmek amacıyla topluluk markası başvurusu yapması bir kötü niyettir. Bu anlamda, Lindt & Sprüngli’nin dava konusu topluluk markasını tescil ettirmesinin arkasında da tüm rakiplerini engelleme niyeti yatmaktadır. Franz Hauswirth’e göre, 1960 yılından beri piyasada olması ve 1997 yılından beri de dava konusu çikolata tavşan şeklini kullanması suretiyle elde ettiği kazanılmış hakkı, Lindt & Sprüngli’nin dava konusu kötü niyetli tescili nedeniyle tehdit edilmemelidir.

Franz Hauswirth ayrıca Tüzüğün 51/1 (b) maddesi lafzından, tescilden önce tanınmış olan markanın tescili halinde kötü niyetin bertaraf olacağına ilişkin bir sonucun çıkarılamayacağını, bu nedenle mevcut davada da dava konusu üç boyutlu markanın tescil öncesi kazandığı tanınmışlığından bahisle başvurucunun kötü niyetli olmadığı sonucuna ulaşılamayacağını belirtmiştir.

Divan, kendisinden görüş sorulan sorularla ilgili yaptığı incelemede şu tespitlerde bulunmuştur:

  • Tüzüğün 51/1 (b) maddesinde düzenlenen kötü niyet mutlak bir hükümsüzlük nedenidir. Bu neden ya OHIM nezdinde ya da bir ihlal davasında karşı dava olarak ileri sürülebilir.
  • Bu maddede ifade edilen kötü niyetin mevcudiyetinin aranacağı zaman; açıkça başvuru sırasındaki zamandır. Başvurucunun başvuru sırasındaki kötü niyeti sorgulanmalıdır.
  • Mevcut davada, başvurucunun başvuruyu dosyaladığı sırada pek çok üretici, aynı veya benzer mallar için başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı veya bezer işareti piyasada kullandığı anlaşılmaktadır.
  • Görüş istenilen sorularda yer alan, başvurucunun aynı veya benzer mallar için başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işaretlerin sektörde varlığını “bilmesi gerekmesi” ifadesi; ilgili piyasaya ilişkin bir “genel bilgi karinesini” işaret etmekte olup, bu karine markanın kullanılma süresi ile bağlantılıdır. Bir markanın kullanılma süresi ne kadar uzunsa, başvurucunun başvuru sırasında sektörle ilgili o kadar çok genel bilgiye sahip olduğu varsayılmaktadır.
  • Başvurucunun başvuruyu yaptığı sırada, üçüncü bir kişinin en az bir üye devlette başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı ve benzer bir işareti kullandığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi olgusu, tek başına başvurucunun kötü niyetli davrandığı sonucuna varılması için yeterli değildir.
  • Kötü niyetin varlığının tespiti için başvurucunun başvuru sırasındaki niyetine dikkat edilmelidir.
  • Başvurucunun o zamanki niyeti ise tamamen subjektif bir unsur olup, her somut olayın objektif şartları dâhilinde tespit edilmelidir.
  • Başvurucunun üçüncü kişileri sektörden uzaklaştırmak niyetiyle tescil başvurusu yapması, belli koşullarda kötü niyet unsurudur. Şayet bir olayda başvurucunun topluluk markası olarak tescilinden sonra o markayı kullanma niyeti olmadığı açıkça anlaşılıyorsa, o başvurucunun tek amacı üçüncü kişileri sektöre girmekten alıkoymaktır. Bu durumda da bir marka kendisinden beklenen ana işlevi, yani tüketicilere mal ve hizmetlerin hangi işletmece sunulduğu veya karıştırılmadan mal ve hizmeti birbirinden ayırt etme işlevi yerine getirmemektedir.
  • Benzer şekilde, üçüncü bir kişinin başvurusu yapılan işaret ile karıştırılma ihtimali olan aynı veya benzer bir işareti uzun süredir kullanması ve bu nedenle yasal korumadan yararlanması hali de, başvurucunun kötü niyetinin tespitinde ilgili unsurlardan biridir. Zira bu durumda başvurucunun tek amacı; topluluk markasına bahşedilen haklardan yararlanma avantajına sahip olarak, aynı ve benzer işareti kendisi için ayırt edici hale getirmiş ve yasal koruma kazanmış rakibe karşı haksız rekabet yaratmaktır.
  • Ancak, sektördeki pek çok üreticinin başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı ve benzer işareti kullanarak üretim yaptığı hallerde de, başvurucunun tescil ile yasal korunma aradığı amacı da gözardı edilmemelidir.
  • Mevcut olayda da başvurucu başvuru yaptığı sırada, piyasaya yeni giriş yapan üçüncü kişilerin, başvurucunun işaretini taklit ederek avantaj sağladıklarını bildiğinden, bu kullanımları engellemek için sözkonusu işareti koruma altına almaya niyetlenmiştir.
  • Başvurucunun kötü niyetinin tespitinde dava konusu yapılan işaretin şekli de dikkate alınmalıdır. Somut olayda dava konusu işaret ve ürünün sunumu bir bütünlük arzetmektedir. Rakiplerin ürünün şekline ilişkin tercihlerinin teknik veya ticari sebeplerle kısıtlı olduğu hallerde başvurucunun kötü niyeti daha kolay tespit edilebilmektedir. Zira tescil ile başvurucu sadece rakiplerini aynı ve benzer işareti kullanmaktan değil aynı zamanda benzer ürünü pazarlamaktan da men edecektir.
  • Başvurucunun kötü niyetinin tespitinde ele alınması gereken bir diğer konu ise topluluk markası olarak başvurusu yapılan markanın, başvuru sırasında sahip olduğu tanınmışlık düzeyidir. Tanınmışlığın düzeyi, başvurucunun markası için daha geniş bir koruma sağlamaya yönelik amacını haklı kılmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda Adalet Divanı, Avusturya Temyiz Mahkemesi’ne bildirdiği görüşte Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvurucunun kötü niyetinin tespiti için 3 noktayı ele almasını işaret etmiştir. Bunlar:

  1. Başvurucunun en az bir üye devlette, üçüncü bir kişinin başvuru konusu işaret ile aynı veya benzer işareti kullandığını bildiği veya bilmedi gerektiği hususu;
  2. Başvurucunun niyeti;
  3. Başvurucunun işareti ile üçüncü kişinin işaretinin sahip olduğu yasal korumanın derecesi

Divan’ın işaret ettiği hususlar yönünden yapılan uzun yargılama sonucunda, 2012 yılında Avusturya Temyiz Mahkemesi Lindt & Sprüngli lehine karar vererek, Franz Hauswirth’in tavşanının bu haliyle kullanılmasını yasaklamıştır.

Ülkemizdeki duruma gelince; 556 sayılı KHK kötü niyet 207/2009 sayılı Tüzük’te olduğu gibi bağımsız bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamıştır. Dolayısıyla kötü niyet tek başına hükümsüzlük nedeni olarak ileri sürülememekte, maddede sayılan hükümsüzlük nedenlerine eşlik etmekte; varlığının tespiti halinde de hükümsüzlük davası açma süresine etki etmektedir. Yargı kararlarına baktığımızda kötü niyet kavramı daha çok Medeni Kanun 2. maddesi kapsamındaki genel dürüstlük ve doğruluk esasları üzerinden değerlendirilmektedir. Ancak, marka hukuku anlamındaki kötü niyetin daha özel ve somut olarak sınırlarının belirlenmesine ihtiyaç olduğu da açıktır.

Esasen KHK’da kötü niyetin başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılması ve sadece bu sebepten hükümsüzlük davası açma hakkının tanınması KHK’nın bütünlüğü açısından da yerinde olurdu. Zira KHK’nın 35/1 maddesinde “Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır” denilmek suretiyle kötü niyet ayrı bir “itiraz nedeni” olarak açıkça gösterilmiştir. Dolayısıyla marka tescil başvurusunun kötü niyetle gerçekleştiği itirazı üzerine TPE bu itirazı inceleyip, karara bağlayacaktır. TPE’deki tescil aşamasında kötü niyet iddiasıyla başvurunun reddinin mümkün olmadığı haller için, her ne kadar TPE kararlarına karşı iptal davası açmak mümkün ise de, itiraz nedeni olarak bağımsız düzenlenen kötü niyetin, tek başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olmasının yine de bir eksilik olduğu söylenebilir kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Mayıs 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1]OHIM’e yapılacak bir başvuru ya da bir ihlal davasında açılacak karşı dava kapsamında, başvurucunun başvuruyu dosyaladığı sırada kötü niyetli davrandığı tespit edilirse, o topluluk markasının hükümsüzlüğüne karar verilebilir

[2]Başvurunun yapıldığı sırada başvurucunun kötü niyetli davrandığı iddiasında olan kimse, o markanın hükümsüzlüğünü talep edebilir.”

Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Yer Alan Temel İlkeler

kötüniyetiçin

 

2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifi madde 3(2)(d) “Her üye ülke, bir marka başvurusunun, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılması halinde tescil edilmeyeceği, tescil edilmişse hükümsüz kılınabileceği koşulunu koyabilir.” hükmünü içermektedir. Aynı Direktif madde 4(4)(g) kapsamında ise “Başvuru tarihinde, yurtdışında kullanıma konu olan ve kullanımı halen devam eden önceki bir markayla karıştırılabilecek markaların, başvuru tarihinde başvuru sahibinin kötü niyetle hareket etmesi halinde reddedilebileceği” hükmü yer almaktadır. Hükümlerin her ikisi de, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin mevzuatlarında yer alması gereken zorunlu hükümler olarak düzenlenmemiş ve hükümlere ulusal mevzuatlarda yer verilmesi her üye ülkenin kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Bu bağlamda üye ülkelerden bir kısmı ulusal mevzuatlarında kötü niyetli başvuruların reddedileceği yönünde düzenleme yapmışken, bazı üye ülke mevzuatlarında bu yönde düzenlemeye rastlanılmamaktadır. İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından tescil edilen Topluluk Markalarının (CTM) tabi olduğu rejimi düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet hususu marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmemiştir. Buna karşın, tescil edilmiş CTM’lerin hükümsüzlüğünü düzenleyen madde 52(1)(b)’de kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesi olarak yer almaktadır. Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(3)’de ayrı bir ret gerekçesi olarak düzenlenmiş vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın markanın kendi adlarına tescil edilmesi için başvuruda bulunması hali ise bu yazı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

Kötü niyet hususu, Topluluk Marka Direktifi’nde ulusal mevzuatlarda yer verilmesi zorunlu olmayan bir ret hali olarak düzenlenmiş, Topluluk Marka Tüzüğü’nde ise hükümsüzlük gerekçesi olmanın dışında, başvuru ret gerekçesi olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte; Direktifin ve Tüzüğün revizyonu amacıyla hazırlanan taslaklarda kötü niyetli markalarla ilgili ret halinin daha kapsamlı biçimde ele alındığı görülmektedir. Taslak Direktif’te, kötü niyetle tescil edilmiş markaların hükümsüz kılınması yönündeki hükmün tüm Birlik üyesi ülkeler bakımından zorunlu bir düzenleme haline getirildiği ve kötü niyetle yapılan başvuruların reddedileceği yönündeki hükmün üye ülkeler bakımından seçimlik bir ret gerekçesi olarak muhafaza edildiği (bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) görülmektedir. Taslak Tüzük’te ise, nispi ret gerekçeleri arasına kötü niyet hükmünün eklendiği (Başvuru tarihinde önceki tarihli markanın gerçek kullanıma konu olması ve başvuru sahibinin kötü niyetli olması halinde Birlik sınırları dışında tescil edilmiş önceki tarihli bir markayla karıştırılabilecek markalar reddedilecektir., bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) tespit edilmiştir. Kabul edilmeleri halinde AB marka mevzuatının ana metinlerini oluşturacak taslak Direktif ve Tüzük’te kötü niyet konusunda daha açık ve uygulama alanını genişletici hükümlerin yer alması, kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB bakımından da daha titiz biçimde değerlendirilen bir konu olduğunu göstermektedir.

 

Bu yazıda, kötü niyetle başvurusu yapıldığı iddia edilen markalara ilişkin olarak Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce verilen kararlarda yer alan temel ilkeler aktarılmaya ve bu yolla kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB yargısınca ne şekilde değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Açıklamalara geçmeden önce kötü niyet kavramının AB Marka Direktifi’nde veya Topluluk Markası Tüzüğü’nde tanımlanmadığı belirtilmelidir. Bu çerçevede kötü niyet kavramının tanımlanması ve açıklanmasında Adalet Divanının kavramı ne şekilde değerlendirdiği önem kazanmaktadır.

 

Adalet Divanının kötü niyet kavramını değerlendirdiği önemli kararlardan birisi 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı karardır (Karar hakkında yazdığım detaylı bir yazının http://wp.me/p43tJx-2l bağlantısından görülmesi mümkündür.). Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararda kötü niyet kavramı ve uygulama biçimi hakkında takip eden açıklamaları yapmıştır:

 

2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararında belirtilen “kötü niyetin tespiti için tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği” yönündeki değerlendirme, daha kapsamlı biçimde Adalet Divanının C-529/07 sayılı kararında irdelenmiştir.

 

Adalet Divanının konu hakkındaki en kapsamlı ve ünlü kararı olan 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar, kötü niyetin tespiti için dikkate alınacak başlıca bileşenleri sıralamaktadır.

 

Kararın 35.-53. paragraflarında yer alan önemli değerlendirmeler aşağıda sıralanmıştır:

 

Adalet Divanı’na göre, kötü niyetin tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru sahibinin, başvuruya konu işaretle aynı veya benzer bir işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü bir tarafça kullanıldığını bilmesi gerektiği yönündeki varsayım, piyasanın ilgili sektörünün genel bilgisinden ve kullanım süresinin uzunluğundan kaynaklanabilir. Üçüncü taraf kullanımının eskiden beri süregelen kullanımının uzunluğu arttıkça, başvuru sahibinin tescil başvurusunu yaparken söz konusu kullanımdan haberdar olması olasılığı artar. Bununla birlikte, başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, tek başına başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılmasını sağlamaz.

 

Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. Bazı durumlarda, üçüncü bir tarafın bir ürünü pazarlamasını engelleme niyeti, başvuru sahibinin kötü niyetini gösteren bir husus olabilir. Bu durum özellikle, kullanma niyeti olmaksızın topluluk markası tescil ettiren kişinin, tek amacının üçüncü bir tarafın piyasaya girmesini engelleme olması durumunda ortaya çıkar.

 

Üçüncü bir tarafın başvurusu yapılan bir markayla karıştırılabilecek bir işareti, aynı veya benzer mallar için uzun süredir kullanması ve bu işaretin belirli düzeyde hukuki korumadan faydalanması hususu da, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde kullanılabilecek faktörlerden birisidir. Bu tip durumlarda, başvuru sahibinin topluluk markasının sağladığı haklardan beklediği tek avantaj, o zamana dek kendi karakteristik özellikleri nedeniyle belirli düzeyde hukuki koruma elde etmiş bir işareti kullanan ticari rakipleriyle haksız biçimde rekabet etmek olabilir. Bununla birlikte, bu tip bir durumda bile ve özellikle, birden fazla sayıda üreticinin pazarda aynı veya benzer mallar için, başvurusu yapılan işaretle karıştırılabilecek (aynı veya benzer) işaretleri kullandıkları halde, başvuru sahibinin işareti tescil ettirmesi meşru bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik olabilir.

 

Bu hususlara ilaveten, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediği belirlenirken, topluluk markası tescil başvurusu yapılırken, işaretin sahip olduğu bilinirlik (ün) derecesi de dikkate alınmalıdır.

 

Sayılan tüm hususların ışığında, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 01/02/2012 tarihli T-291/09 sayılı kararında kötü niyetli başvuruların tespit edilmesinde kullanılacak bir diğer önemli ilke yer almaktadır. Kararın 90. paragrafında, inceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz tespiti yapılmıştır. Bir diğer deyişle, kötü niyetle başvurusunun yapıldığı iddia edilen işaretle buna karşı öne sürülen işaretin aynı olması, tek başına başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacaktır.

 

Aynı kararın 88. ve 89. paragraflarında bir diğer önemli değerlendirme yer almaktadır. Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır.

 

Kötü niyetli marka başvuruları hakkında önemli değerlendirmelerin yapıldığı bir diğer Genel Mahkeme kararı ise, 13/12/2012 tarihli T-136/11 sayılı karardır.

 

Kararın 54.-56. paragraflarında yer alan tespitlere göre, Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat, tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil değildir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur.

 

Aynı kararın, 27. paragrafında yer verilen tespite göre, bir topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla, aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14/02/2012 tarihli T-33/11 sayılı kararında da kötü niyetli başvuru hususu irdelenmiştir. Bu kararda dikkat çeken husus, kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerektiğinin ifade edilmesidir (bkz. kararın 21. paragrafı). Genel Mahkeme aynı kararın 24. paragrafında, markayı taşıyan malların tescil tarihinden başlayarak Avrupa Birliğinin çok sayıda bölgesinde pazarlanmasından hareket ederek, inceleme konusu markanın kullanılma niyeti olmaksızın tescil ettirildiğinin ve tek amacın üçüncü bir tarafın pazara girmesini engellemek olduğunun öne sürülemeyeceğini ifade etmiştir.

 

Yazı boyunca yer verdiğimiz, kötü niyetli başvurular hakkında değerlendirmeleri içeren Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarından süzdüğümüz genel ilke ve yaklaşımlar maddeler halinde özetlenecek olursa:

 

Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. (Adalet Divanı, 27/06/2013 tarihli C-320/12)

 

İnceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerekmektedir. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 14/02/2012 tarihli, T-33/11 sayılı karar)

 

Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil içermemektedir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Dikkatli okuyucular, yazı içerisinde aktardığımız ilkelerin yer bulduğu 5 kararın 2009, 2012 ve 2013 yıllarına ait olduğunu, dolayısıyla kötü niyet hususunun Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarında son dönemlerde irdelendiğini fark etmiştir. Buna ilaveten, yazının başlangıcında belirttiğimiz üzere, içinde bulunduğumuz dönemde görüşülmekte olan Taslak AB Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet konusunda daha kapsamlı düzenlemeler öngörülmüştür. Her iki durum birlikte göz önünde alındığında, Adalet Divanı’ndan ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden yakın gelecekte kötü niyetli başvurular konusunda yeni kararlar beklemek ve AB mevzuatında konu hakkında daha kapsayıcı düzenlemelerle karşılaşmak sürpriz olmayacaktır. Türkiye’de ilana itirazların çoğunluğunda başvurunun kötü niyetle yapıldığının öne sürülmesi ve iddianın kimi yargı kararlarında çok daha kolay kabul edilir bir argüman haline indirgenmesi, kötü niyetli başvuru hususunun Avrupa Birliği yargısına göre çok daha zor ispatlanabilir niteliğiyle birlikte dikkate alındığında, konu hakkındaki ulusal uygulamanın -yargı ve idare boyutlarıyla- incelenmesi şüphesiz çok daha dikkat çekici bir çalışma olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2014

unsalonderol@gmail.com