Etiket: kötü niyet

Radikal Bir Düzenleme Geliyor: Çin Marka Ofisi Kötü Niyetli Marka Başvuruları Hakkında Taslak Yönetmeliği Görüşe Açtı

Kötü niyetli marka tescil başvurularının en yaygın olarak karşılaşılan hali; yurtdışında başka kişiler adına tescilli, belirli düzeyde bilinirlik kazanmış son derece orijinal markaların aynılarını (çoğunlukla şekil – stilize unsurları da aynı olacak şekilde), aynı veya benzer mal veya hizmetler için başka bir ülkede izinsiz ve yetkisiz biçimde tescil ettirmeye yönelik başvurular yapılmasıdır.

Bu tip başvuruları, Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde sistematik olarak yapan kişiler olduğu gibi, onları bu tip başvurulara yönelten marka vekillerinin olduğu da şüphesizdir. Ve hatta kanaatimizce bu tip başvuruların bir kısmı bazı marka vekilleri tarafından özel olarak bu işe yöneltilen kişiler tarafından yapılmaktadır. Meselenin bu yönü hakkında fazlaca yorum yapmamayı -şu an için- tercih ediyoruz. 

Kötü niyetli marka tescil başvurularını önemsememe şeklinde bir yaklaşımla zaman zaman karşılaşılmaktadır. Bu yaklaşım genellikle birkaç temele dayandırılmaktadır: (i) Gerçek hak sahibi olduğunu öne süren yabancı kişi, markası bu denli önemli ise Türkiye’de neden önceden başvuru yapmamıştır? (ii) Markanın yurtdışındaki gerçek hak sahibi Türkiye’yi pazar olarak görseydi, başvurusunu yapardı, ancak yapmamış ve fakat bir Türk bu başvuruyu yapıyor, bu kişi de markayı iç pazarda kullanarak ekonomiye yerli katkı sağlayacak, bunun önünde durulmaması gerekmektedir. (iii) Taklit ürün piyasası zaten çok büyük ve apaçık bir tablodur ki, marka tescilini kabul edip etmemenin bu meselenin çözümüne bir faydası yoktur. (iv) Kötü niyetli başvurunun varlığı yönünde yapılacak bir tespit çok subjektif ve risklidir.

Üçüncü argümandan başlanacak olursa; taklit ürün piyasası, bir tescilin varlığından veya yokluğundan bağımsız biçimde kendi farklı dinamikleriyle işleyen bir yapıdır. Marka tesciliyle elde edilen hak esasen bir üretim izni değildir, tersine markayı veya benzerini izinsiz olarak kullanan üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilecek bir haktır. Bir diğer deyişle, taklit ürün üretenlerin veya piyasaya sürenlerin bir tescil belgesine ihtiyacı esasen bulunmamaktadır. Kaldı ki, piyasaya taklidi sürülen ürünlerin çoğunluğu halihazırda Türkiye’de gerçek hak sahipleri adına aynı veya benzer mal ve hizmetler için tescilli durumdadır. Kötü niyetle yapıldıklarını varsaydığımız marka tescil başvuruları ise çoğunlukla yurtdışında tescil edilmiş, Türkiye’de henüz tescil başvurusu yapılmamış ve Türkiye’de nispeten daha az tanınan markalara yönelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip başvuruları yapan kişilerin ana hareket motifi ise kanaatimize göre bu markalarla Türkiye’de üretim yapmak değil, tescil ettirdikleri markaları gerçek hak sahiplerine yüksek meblağlar karşılığında devretmektir. Son tahlilde, taklit ürün piyasasında karşımıza çıkan ürünler üzerinde kullanılan markalarla, kötü niyetli marka tescil başvurularının konusu olan markalar çoğunlukla birbirlerinden farklıdır ve kötü niyetli marka tescil başvurularının ana hareket motifi, taklit ürünlerin kullanımını yasal hale getirmek değil, gerçek hak sahiplerine kendi markalarının Türkiye’deki tescilini satarak haksız maddi kazanç elde etmektir.

Yurtdışındaki gerçek hak sahibinin markasını Türkiye’de önceden tescil ettirmemiş olmasına dayananlar ise, aynı markayı Türkiye’de tescil ettirmek isteyen -kötü niyetli başvuruyu yaptıkları iddia edilen- üçüncü kişilerdir. Bu argüman genellikle itiraza karşı görüş dilekçelerinde dile getirilmektedir ve başvuru sahibinin Türkiye’de ekonomik bir değer yaratma amacında olduğu temeline dayandırılmaktadır. İtiraz sahibi yabancı kişinin Türkiye’de ilgili mal ve hizmetler için önceden markasını tescil ettirmemiş olması, başvuru sahibine göre yabancı kişinin Türkiye’yle ilgili yatırım niyetinin bulunmadığının göstergesidir. Argüman genellikle yerli yatırımcının korunması, devletin yerli yatırımcıyı desteklemesi gerekliliği gibi duygulara hitap eden ifadelerle sonuçlandırılmaktadır. Bu argüman bir marka başvurusu yapmanın  yaklaşık 200 TL’na mal olması ve bunun da Türkiye için bir yatırım anlamına gelmemesi anlamında temelsizdir. Buna ilaveten çok sayıda marka tesciline sahip olan bu tip başvuru sahiplerinin, hangi markalarını gerçekten kullanıp kullanmadıkları belirsizdir ve Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemeler bu yönde bir inceleme yapmamaktadır.

Kötü niyetli başvuruların reddedilmesi yetkisi kanunen Türk Patent ve Marka Kurumu’na verildiğinden, Kuruma düşen görev bu kategoriye girebilecek başvuruları itiraz üzerine incelemek ve gerektiğinde ret kararını vermektir. Kötü niyetli başvurunun tespiti nispeten zor bir değerlendirme gerektirse de, incelemenin objektif koşulları karar kılavuzunda ve çok sayıda mahkeme kararında belirtildiğinden, incelemenin subjektif ve riskli olduğu yönündeki argümanlar -değerlendirme gerçekten zor olsa da- kanaatimizce yerinde değildir.

Kötü niyetli marka tescil başvuruları hakkında fazlaca irdelenmeyen bir konu ise, çok sayıda markaya sahip olan kişilerin ticari anlamda bu kadar fazla markayı kullanıp kullanmadıkları, dahası kullanım yeterliliğine sahip olup olmadıklarıdır. Dahası, başvuru sahibinin tescilli marka sayısı nispeten az olsa da, benzeri bir değerlendirmenin, marka tescil belgesindeki yer alan mal ve hizmetlerin sayısının fazlalığı ve birbirleriyle bağlantısızlığı (aynı sınıf içinde yer alsa da örneğin gözlük ve yazılım mallarının veya araba lastiği ve helikopter mallarının birbirleriyle hiçbir bağlantısının bulunmaması) anlamında da yapılması mümkündür. Bu tip markaların kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yönünde farklı görüşler mevcuttur ve aşağıda okuyacağınız taslak Çin Marka Ofisi değerlendirmesi esasen bu hususa yöneliktir.  


Yazının giriş bölümünde kötü niyetli marka tescil başvuruları için tabloyu Türkiye açısından çizmiş olsak da, bu mesele sadece ülkemize özgü bir sorun değildir. Çin Halk Cumhuriyeti de kötü niyetli başvurular bakımından aynı sorunları yaşamaktadır. Çin bakımından sorun o denli büyük boyuttadır ki, kötü niyetli marka tescil başvuruları için ayrı bir yönetmelik hazırlanması gündeme gelmiş ve hazırlanan taslak düzenleme ilan edilerek sistem kullanıcılarının görüşlerine açılmıştır.

Çince bilmediğim için taslak yönetmeliği ana dilinden inceleyip okuyuculara aktarmam mümkün değil. Bununla birlikte, taslak yönetmelik hakkında detaylı bir tanıtım ünlü fikri mülkiyet bloglarından IP Watchdog‘ta Paolo Benoncini tarafından yapılmıştır (https://www.ipwatchdog.com/2019/03/07/china-trademark-office-attempts-curb-bad-faith-filings/id=107062/). Taslak yönetmelik hakkında yaralanabilecek bir diğer kaynak olarak ise http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2019/03/bad-faith-trademark-applications-to-be-regulated-by-new-provisions-in-china adresindeki yazıyı önerebiliriz.

Takip eden satırlarda yukarıda bağlantısını verdiğimiz yazıyı temel alarak, Çin Marka Ofisi’nin kötü niyetli marka tescil başvuruları hakkındaki taslak yönetmeliğinin ana hatlarını aktarmaya çalışacağım.


Çin Marka Ofisi, 12 Şubat 2019 tarihinde “Marka Tescil Başvurularının Düzenlenmesine İlişkin Birkaç Hüküm” isimli taslak bir yönetmeliği kamuoyunun görüşüne açmıştır. Bu taslak Paolo Benoncini’ye göre, kötü niyetli kişilerce yapılan hile içeren başvuruları tespit ederek reddetmek ve kötü niyetli başvuru sahiplerini ve onların vekillerini bu tip fiilleri nedeniyle cezalandırmak amacıyla oluşturulacak bir tespit sisteminin ilk adımıdır.

Çin marka tescil sisteminde, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, başvurularla birlikte kullanım beyanında bulunulmamaktadır ve sistem ilk gelen alır ilkesi üzerine kuruludur. Bu sistemin kaçınılmaz sonucu olarak da, gene tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, çok sayıda gerçek veya tüzel kişi aslında kullanmayacakları veya kullanma niyetlerini bulunmayan markaları kendi adlarına önceden tescil ettirmektedir. Bu tip tescillerin bir bölümü kötü niyetli yapılan marka başvurularından kaynaklanmaktadır ve markaların gerçek hak sahiplerini tehdit edecek silahlara dönüşebilmektedir. Çin piyasasına girmeye niyetlenen gerçek hak sahipleri, başka kişilerce kötü niyetle tescil edilmiş kendi markalarını satın almak zorunda bırakılmakta veya mallarının Çin pazarına girişi engellenebilmektedir. Gerçek hak sahiplerinin Çin pazarına girişte karşılaştıkları bu güçlükler şikayet konusu olmaktadır ve Çin devleti bu konuda daha yapıcı tedbirler almaya planlayarak aşağıdaki düzenlemeleri içeren bir taslak yönetmelik hazırlamıştır.

Çin Marka Ofisi ve Fikri Mülkiyet Mahkemeleri bir süredir başvuru ve tescil modellerini “açıklanamayacak derecede çok sayıda başvuru yapma, tescilli markaların kullanılmaması, kullanım olmadan markanın satışı” gibi eğilimler bakımından takip etmektedir ve bu tip hususları itiraz ve hükümsüzlük süreçlerinde kötü niyetin göstergesi olarak kabul etmektedir. Ancak, bu hususları düzenleyen bir mevzuat bulunmadığı gibi, ilk inceleme aşamasında da bu değerlendirme yapılmamaktadır.

Hazırlanan taslak, ilk incelemeyi yapan marka uzmanlarına yeni başvuruların kanundışı bir başvuru yapma eğilimine dahil olup olmadığını belirleme yetkisini verecek hükümler içermektedir. Bu hükümler kullanılarak, kötü niyetle yapıldığı ilk aşamada tespit edilecek başvurular incelemenin başlangıcında uzman tarafından reddedilecek ve gerçek hak sahipleri ve ofis zaman ve iş gücünden tasarruf edecektir.

Peki bu değerlendirme nasıl yapılacaktır?

Taslakta yer alan hükümlerin yönetmeliğe dönüşmesi durumunda Çin Marka Ofisi uzmanları, başvuru sahiplerinin, başvuru sayıları ve Çin’de bilinen başkalarına ait markaların tesciline yönelik başvurularda bulunup bulunmadıkları gibi veriler başta olmak üzere, başvuru yapma eğilimlerini gösteren verileri  inceleyerek, anormal başvuru eğilimlerini tespit edecektir. Anormal başvuru eğilimi tespit edilirken; (i) Başvuru sahibinin kısa sürede yaptığı çok sayıda başvurunun, başvuru sahibinin ticari ihtiyaçlarının ötesinde olup olmadığı, (ii) Başvuru sahibinin markalarını kullanım niyetinin bulunup bulunmaması  ve başvuru konusu mal ve hizmetler için münhasır marka haklarına sahip olması yönünde fiili bir gereklilik olup olmadığı hususları özellikle dikkate alınacaktır. Bu bağlamda, uzmanın talebi üzerine başvuru sahipleri fiilen faaliyette bulunan bir ticari işletmeleri olduğunu ve marka tescili için ticari ihtiyaçları bulunduğunu ispatlamak zorunda kalacaktır. Başvuru sahibinin gerekli kanıt veya meşru gerekçeleri sunmaması halinde başvuru reddedilecek ve açıklama gönderilmemesi kötü niyeti gösterir bir kanıt olarak kabul edilecektir.

Taslak yönetmeliğin dikkat çekici bir diğer hükmü, bu tip başvuruların yapılmasına aracılık eden marka vekillerinin kara listeye alınması ve ciddi hallerde vekillik yetkilerinin askıya alınması yönündedir. Diğer bir hüküm, bu tip anormal başvurular hakkında bilgi sahibi olan vekillerin, iyi niyetle hareket etmesi ve bu başvuruları yapmaması içeriklidir. Vekil bu yükümlülüğe uymazsa, gerçekleştirdiği fiili düzeltme yükümlülüğüne tabii olacaktır ve bunu gerçekleştirmezse disiplin cezalarıyla yüzleşebilecektir.

Başvuru sahipleri yönünden getirilen yaptırım ise; bu tip başvuruları yapan başvuru sahiplerinin devlet teşviklerinden veya ödüllendirmelerinden yararlanamaması, eğer halihazırda yararlandıkları bir teşvik veya ödül varsa bunun iptal edilmesi ve daha da etkilisi, ciddi hallerde cezai sorumluluklarla karşılaşabilmeleridir.

Üçüncü kişiler, anormal başvurular hakkında Çin Marka Ofisi’ne bildirimde bulunarak, işlem başlatılmasını talep edebilecektir. Ofis, bu tip bir bildirim alması halinde vakayı mevzuat uyarınca derhal incelemekle yükümlü olacaktır.


Çin Marka Ofisi’nin gerçek kullanım niyetiyle yapılmayan başvuruları da kötü niyetli başvurular olarak kabul edeceğini gösteren taslak yönetmelik, son dönemlerde marka hukuku alanında gördüğümüz en radikal düzenlemedir. Çin Ofisi de tıpkı Türk dengi gibi, çok sayıda başvurudan kaynaklanan iş yükü altında kalmıştır ve bu başvuruların bir kısmı kullanım niyeti bulunmayan markaların tescil edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Kullanım niyeti bulunmaması hali, geniş mal ve hizmet listeleriyle başvuru yapılması pratiği benimsenen Türkiye özelinde, mal ve hizmetler esasında kullanım niyeti araştırılacak olursa çok daha önemli bir sorundur; çünkü Çin’de, bildiğimiz kadarıyla 15 adetten fazla mal veya hizmetin tescilinin talep edilmesi halinde ek ücretler ödenmektedir. Türkiye’de ise sınıf bazında ücretlendirme yapılmaktadır ve aynı sınıf içindeki tüm mal veya hizmetler için tek bir ücret ödenmektedir. Bunun sonucu olarak da; Türkiye’de örneğin, otomobil lastiği yaması üretenler, aynı sınıfta yer alan helikopter veya uçakların tescili amacıyla da başvuruda bulunmaktadır ve başvuru sahipleri ve vekilleri cephesinde bu anlamsız başvuru pratiğine son verme anlamında bir niyet veya çaba sezinlenmemektedir.  Böyle bir çaba veya niyetin yokluğunda, Çin’de olduğu gibi radikal düzenlemelere gidilip gidilmeyeceği tarafımızca bilinmemekle birlikte, Çin Marka Ofisi’nin yukarıda kısaca aktardığımız cesur adımının, kötü niyetli başvuru sahiplerinin ve onları yönlendiren bazı marka vekillerinin çekineceği bir hamle olacağı açıktır.

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2019

unsalonderol@gmail.com

Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Yer Alan Temel İlkeler

kötüniyetiçin

 

2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifi madde 3(2)(d) “Her üye ülke, bir marka başvurusunun, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılması halinde tescil edilmeyeceği, tescil edilmişse hükümsüz kılınabileceği koşulunu koyabilir.” hükmünü içermektedir. Aynı Direktif madde 4(4)(g) kapsamında ise “Başvuru tarihinde, yurtdışında kullanıma konu olan ve kullanımı halen devam eden önceki bir markayla karıştırılabilecek markaların, başvuru tarihinde başvuru sahibinin kötü niyetle hareket etmesi halinde reddedilebileceği” hükmü yer almaktadır. Hükümlerin her ikisi de, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin mevzuatlarında yer alması gereken zorunlu hükümler olarak düzenlenmemiş ve hükümlere ulusal mevzuatlarda yer verilmesi her üye ülkenin kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Bu bağlamda üye ülkelerden bir kısmı ulusal mevzuatlarında kötü niyetli başvuruların reddedileceği yönünde düzenleme yapmışken, bazı üye ülke mevzuatlarında bu yönde düzenlemeye rastlanılmamaktadır. İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından tescil edilen Topluluk Markalarının (CTM) tabi olduğu rejimi düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet hususu marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmemiştir. Buna karşın, tescil edilmiş CTM’lerin hükümsüzlüğünü düzenleyen madde 52(1)(b)’de kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesi olarak yer almaktadır. Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(3)’de ayrı bir ret gerekçesi olarak düzenlenmiş vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın markanın kendi adlarına tescil edilmesi için başvuruda bulunması hali ise bu yazı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

Kötü niyet hususu, Topluluk Marka Direktifi’nde ulusal mevzuatlarda yer verilmesi zorunlu olmayan bir ret hali olarak düzenlenmiş, Topluluk Marka Tüzüğü’nde ise hükümsüzlük gerekçesi olmanın dışında, başvuru ret gerekçesi olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte; Direktifin ve Tüzüğün revizyonu amacıyla hazırlanan taslaklarda kötü niyetli markalarla ilgili ret halinin daha kapsamlı biçimde ele alındığı görülmektedir. Taslak Direktif’te, kötü niyetle tescil edilmiş markaların hükümsüz kılınması yönündeki hükmün tüm Birlik üyesi ülkeler bakımından zorunlu bir düzenleme haline getirildiği ve kötü niyetle yapılan başvuruların reddedileceği yönündeki hükmün üye ülkeler bakımından seçimlik bir ret gerekçesi olarak muhafaza edildiği (bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) görülmektedir. Taslak Tüzük’te ise, nispi ret gerekçeleri arasına kötü niyet hükmünün eklendiği (Başvuru tarihinde önceki tarihli markanın gerçek kullanıma konu olması ve başvuru sahibinin kötü niyetli olması halinde Birlik sınırları dışında tescil edilmiş önceki tarihli bir markayla karıştırılabilecek markalar reddedilecektir., bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) tespit edilmiştir. Kabul edilmeleri halinde AB marka mevzuatının ana metinlerini oluşturacak taslak Direktif ve Tüzük’te kötü niyet konusunda daha açık ve uygulama alanını genişletici hükümlerin yer alması, kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB bakımından da daha titiz biçimde değerlendirilen bir konu olduğunu göstermektedir.

 

Bu yazıda, kötü niyetle başvurusu yapıldığı iddia edilen markalara ilişkin olarak Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce verilen kararlarda yer alan temel ilkeler aktarılmaya ve bu yolla kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB yargısınca ne şekilde değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Açıklamalara geçmeden önce kötü niyet kavramının AB Marka Direktifi’nde veya Topluluk Markası Tüzüğü’nde tanımlanmadığı belirtilmelidir. Bu çerçevede kötü niyet kavramının tanımlanması ve açıklanmasında Adalet Divanının kavramı ne şekilde değerlendirdiği önem kazanmaktadır.

 

Adalet Divanının kötü niyet kavramını değerlendirdiği önemli kararlardan birisi 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı karardır (Karar hakkında yazdığım detaylı bir yazının http://wp.me/p43tJx-2l bağlantısından görülmesi mümkündür.). Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararda kötü niyet kavramı ve uygulama biçimi hakkında takip eden açıklamaları yapmıştır:

 

2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararında belirtilen “kötü niyetin tespiti için tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği” yönündeki değerlendirme, daha kapsamlı biçimde Adalet Divanının C-529/07 sayılı kararında irdelenmiştir.

 

Adalet Divanının konu hakkındaki en kapsamlı ve ünlü kararı olan 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar, kötü niyetin tespiti için dikkate alınacak başlıca bileşenleri sıralamaktadır.

 

Kararın 35.-53. paragraflarında yer alan önemli değerlendirmeler aşağıda sıralanmıştır:

 

Adalet Divanı’na göre, kötü niyetin tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru sahibinin, başvuruya konu işaretle aynı veya benzer bir işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü bir tarafça kullanıldığını bilmesi gerektiği yönündeki varsayım, piyasanın ilgili sektörünün genel bilgisinden ve kullanım süresinin uzunluğundan kaynaklanabilir. Üçüncü taraf kullanımının eskiden beri süregelen kullanımının uzunluğu arttıkça, başvuru sahibinin tescil başvurusunu yaparken söz konusu kullanımdan haberdar olması olasılığı artar. Bununla birlikte, başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, tek başına başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılmasını sağlamaz.

 

Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. Bazı durumlarda, üçüncü bir tarafın bir ürünü pazarlamasını engelleme niyeti, başvuru sahibinin kötü niyetini gösteren bir husus olabilir. Bu durum özellikle, kullanma niyeti olmaksızın topluluk markası tescil ettiren kişinin, tek amacının üçüncü bir tarafın piyasaya girmesini engelleme olması durumunda ortaya çıkar.

 

Üçüncü bir tarafın başvurusu yapılan bir markayla karıştırılabilecek bir işareti, aynı veya benzer mallar için uzun süredir kullanması ve bu işaretin belirli düzeyde hukuki korumadan faydalanması hususu da, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde kullanılabilecek faktörlerden birisidir. Bu tip durumlarda, başvuru sahibinin topluluk markasının sağladığı haklardan beklediği tek avantaj, o zamana dek kendi karakteristik özellikleri nedeniyle belirli düzeyde hukuki koruma elde etmiş bir işareti kullanan ticari rakipleriyle haksız biçimde rekabet etmek olabilir. Bununla birlikte, bu tip bir durumda bile ve özellikle, birden fazla sayıda üreticinin pazarda aynı veya benzer mallar için, başvurusu yapılan işaretle karıştırılabilecek (aynı veya benzer) işaretleri kullandıkları halde, başvuru sahibinin işareti tescil ettirmesi meşru bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik olabilir.

 

Bu hususlara ilaveten, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediği belirlenirken, topluluk markası tescil başvurusu yapılırken, işaretin sahip olduğu bilinirlik (ün) derecesi de dikkate alınmalıdır.

 

Sayılan tüm hususların ışığında, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 01/02/2012 tarihli T-291/09 sayılı kararında kötü niyetli başvuruların tespit edilmesinde kullanılacak bir diğer önemli ilke yer almaktadır. Kararın 90. paragrafında, inceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz tespiti yapılmıştır. Bir diğer deyişle, kötü niyetle başvurusunun yapıldığı iddia edilen işaretle buna karşı öne sürülen işaretin aynı olması, tek başına başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacaktır.

 

Aynı kararın 88. ve 89. paragraflarında bir diğer önemli değerlendirme yer almaktadır. Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır.

 

Kötü niyetli marka başvuruları hakkında önemli değerlendirmelerin yapıldığı bir diğer Genel Mahkeme kararı ise, 13/12/2012 tarihli T-136/11 sayılı karardır.

 

Kararın 54.-56. paragraflarında yer alan tespitlere göre, Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat, tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil değildir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur.

 

Aynı kararın, 27. paragrafında yer verilen tespite göre, bir topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla, aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14/02/2012 tarihli T-33/11 sayılı kararında da kötü niyetli başvuru hususu irdelenmiştir. Bu kararda dikkat çeken husus, kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerektiğinin ifade edilmesidir (bkz. kararın 21. paragrafı). Genel Mahkeme aynı kararın 24. paragrafında, markayı taşıyan malların tescil tarihinden başlayarak Avrupa Birliğinin çok sayıda bölgesinde pazarlanmasından hareket ederek, inceleme konusu markanın kullanılma niyeti olmaksızın tescil ettirildiğinin ve tek amacın üçüncü bir tarafın pazara girmesini engellemek olduğunun öne sürülemeyeceğini ifade etmiştir.

 

Yazı boyunca yer verdiğimiz, kötü niyetli başvurular hakkında değerlendirmeleri içeren Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarından süzdüğümüz genel ilke ve yaklaşımlar maddeler halinde özetlenecek olursa:

 

Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. (Adalet Divanı, 27/06/2013 tarihli C-320/12)

 

İnceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerekmektedir. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 14/02/2012 tarihli, T-33/11 sayılı karar)

 

Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil içermemektedir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Dikkatli okuyucular, yazı içerisinde aktardığımız ilkelerin yer bulduğu 5 kararın 2009, 2012 ve 2013 yıllarına ait olduğunu, dolayısıyla kötü niyet hususunun Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarında son dönemlerde irdelendiğini fark etmiştir. Buna ilaveten, yazının başlangıcında belirttiğimiz üzere, içinde bulunduğumuz dönemde görüşülmekte olan Taslak AB Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet konusunda daha kapsamlı düzenlemeler öngörülmüştür. Her iki durum birlikte göz önünde alındığında, Adalet Divanı’ndan ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden yakın gelecekte kötü niyetli başvurular konusunda yeni kararlar beklemek ve AB mevzuatında konu hakkında daha kapsayıcı düzenlemelerle karşılaşmak sürpriz olmayacaktır. Türkiye’de ilana itirazların çoğunluğunda başvurunun kötü niyetle yapıldığının öne sürülmesi ve iddianın kimi yargı kararlarında çok daha kolay kabul edilir bir argüman haline indirgenmesi, kötü niyetli başvuru hususunun Avrupa Birliği yargısına göre çok daha zor ispatlanabilir niteliğiyle birlikte dikkate alındığında, konu hakkındaki ulusal uygulamanın -yargı ve idare boyutlarıyla- incelenmesi şüphesiz çok daha dikkat çekici bir çalışma olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2014

unsalonderol@gmail.com

Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvurularının Tespit Edilmesinde Uygulanabilecek Bazı İlkeler Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Ön Yorum Kararı (C-320/12)

Demon, pushing the puppet

(Görsel  http://nationalmortgageprofessional.com/content/evil-devil-pushing-man-carrying-briefcaseadresinden alınmıştır.)

 

2008/95 (eski 89/104) sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi “Başvurunun yapıldığı tarihte yurtdışında kullanımda olan ve halen kullanılan bir markayla karıştırılması mümkün olan markaların, başvuru sahibinin başvuru tarihinde kötü niyetle hareket etmesi koşuluyla reddedilebileceği veya hükümsüz kılınabileceği” hükmünü içermektedir. 

 

4(4)(g) maddesi, İngilizce “may” kalıbı kullanılarak yazılan, dolayısıyla Birlik üyesi ülkelerin mevzuatlarında zorunlu olarak yer vermeleri gerekmeyen ret nedenlerinden birisidir. Bir diğer deyişle, Birlik üyesi ülkelerden bir kısmı kötü niyetli başvuruların reddedilebileceği yönünde bir ret gerekçesine (veya hükümsüzlük nedenine) mevzuatlarında yer verebilirler, diğerleri ise böyle bir düzenleme yapmak yükümlülüğünde değildir. Örneğin, İç Pazarda Uyum için Ofis (OHIM) tarafından tescil işlemleri yürütülen Topluluk Markalarına ilişkin, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 52(1) sayılı maddesinde, kötü niyet bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir.

 

“Kötü niyet” terimi, Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğünde kullanılan bir tabir olmakla birlikte, her iki düzenleme kapsamında da tanımlanmamış ve hangi durumların kötü niyetli başvuru kapsamına girebileceği konusunda bir açıklama yapılmamıştır. Bu durumun yarattığı belirsizlik, farklı ülke ofislerinin kötü niyetli başvuru durumunu farklı biçimlerde tanımlamalarını yanında getirmiş ve bu konuda Birlik içerisinde çok sayıda farklı uygulama ortaya çıkmıştır.

 

Farklı uygulamaların ve bu uygulamaların gerekçesi farklı tanımların yol açtığı belirsizlik ortamını bir ölçüde ortadan kaldıran bir açıklama, Avrupa Birliği Adalet Divanının C-529/07 sayılı “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli” kararında yapılmıştır. Bu karara göre, kötü niyetin varlığının tespit edilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, başvuru tarihindeki tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirme yapılmalıdır, bu faktörler, diğerlerinin yanısıra, özellikle, başvuru sahibinin, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer bir markanın, aynı veya benzer mallar / hizmetleri için üçüncü kişilerce kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği halini, başvuru sahibinin söz konusu üçüncü kişinin kullanımını engelleme niyetinde olması halini, üçüncü kişinin işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki korumanın derecesini, içerir.

 

Kötü niyetli başvuruların tespit edilmesine yönelik genel yaklaşım Adalet Divanınca bu şekilde tespit edildikten sonra, bu hükümlerin birlik üyesi ülkelerin ofisleri ve mahkemeleri tarafından ne şekilde değerlendirileceği öncelikli sorun halini almıştır. Bu yazı kapsamında inceleyeceğimiz, Avrupa Birliği Adalet Divanının 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı kararı, kötü niyetli başvuruların tespitine yönelik spesifik bir konudaki genel yaklaşımı belirleyen bir ön yorum kararı niteliğindedir.

 

Karara konu uyuşmazlığın anahatları aşağıdaki biçimdedir:

 

Japonya menşeili “Kabushiki Kaisha Yakult Honsha” firması (bundan sonra “YAKULT” olarak anılacaktır) 1965 yılında, sütlü bir içecek için kullanılan plastik bir şişeyi Japonya’da marka olarak tescil ettirir. Marka daha sonra Avrupa Birliği üyesi ülkeler dahil olmak üzere, yurtdışında da tescil ettirilir.

 

Malezya menşeili Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.” firması (bundan sonra “MALAYSIA DAIRY” olarak anılacaktır), 1977 yılından bu yana plastik şişelerde satılan bir sütlü içecek üretmektedir. 1980 yılında yapılan bir başvuru ile “MALAYSIA DAIRY” benzer nitelikteki plastik şişesini Malezya’da tescil ettirir.

 

1993 yılında, “YAKULT” ve “MALAYSIA DAIRY”, şişelerinin bazı ülkelerdeki kullanımı ve tesciliyle ilgili haklarını ve karşılıklı yükümlülüklerini düzenleyen bir mutabakat anlaşması imzalar.     

 

1995 yılında “MALAYSIA DAIRY”, şişe şeklini üç boyutlu marka olarak Danimarka’da tescil ettirir. 2000 yılında, “YAKULT”, “MALAYSIA DAIRY”nin başvuru tarihinde, “YAKULT”un aynı markalara yurtdışında sahip olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini ve durumun Danimarka Marka Kanunu madde 15(3)(3) kapsamına girdiğini belirterek bu tescile karşı itiraz eder.

 

Danimarka Marka Kanunu madde 15(3)(3) takip eden hükmü içermektedir: “Bir marka; başvuru tarihinde, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer mallar veya hizmetler için yurtdışında kullanılan ve kullanımı halen devam eden bir başka markayla aynıysa veya önemsiz derecede farklıysa ve başvuru sahibi, başvuru tarihinde yabancı markayı biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa, tescil edilemez.”

 

“YAKULT”un itirazı Danimarka Patent ve Marka Ofisi tarafından reddedilir. İtirazın ret gerekçesi, başvuru tarihinde “MALAYSIA DAIRY”nin, Malezya’da aynı markayı halihazırda tescil ettirmiş bulunması, dolayısıyla başvuru sahibinin, “YAKULT”un markası konusunda bilgi sahibi olmasının, incelenen vakada tek başına kötü niyeti göstermesinin mümkün olmamasıdır. Bu karara karşı, “YAKULT” tarafından yapılan itiraz ise Temyiz Kurulu tarafında kabul edilir ve “MALAYSIA DAIRY”nin markası iptal edilir. Temyiz Kuruluna göre başvuru sahibi aynı markayı başka bir ülkede önceden tescil ettirmiş olsa da, yurtdışında tescilli bir markanın bilinmesi veya bilinmesinin gerekmesi, madde 15(3)(3)’e göre, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterlidir.

 

“MALAYSIA DAIRY” bu karara karşı, ilk derece mahkemesine gider, mahkeme Temyiz Kurulunun kararına onayınca, bu karara karşı Yüksek Mahkemeye temyiz talebinde bulunur. Yüksek Mahkeme, Topluluk Marka Direktifi madde 4(4)(g) anlamındaki kötü niyetin tarifi konusunda taraflar arasında anlaşmazlık bulunduğu ve hükmün uygulama alanı konusunda yorum gerekliliği nedenleriyle yargılamayı durdurur ve Avrupa Birliği Adalet Divanına takip eden soruları ön yorum kararı verilmesi amacıyla yöneltir:

 

 

1-      2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramı, ulusal kanunlar çerçevesinde içi doldurulması gereken bir hukuki ölçüt terimi midir, yoksa Tüm Avrupa Birliği sathında tek tip bir yoruma konu olması gereken bir Avrupa Birliği hukuku kavramı mıdır?

 

 

2-     Eğer 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramı bir Avrupa Birliği hukuku kavramı ise, kavram, başvuru sahibinin, başvurunun yapıldığı tarihte yabancı bir markayı bilmesinin veya bilmesi gerektiğinin (kötü niyetin varlığı için) yeterli olduğu anlamında mı anlaşılmalıdır, yoksa tescilin reddedilmesi için başvuru sahibinin öznel durumuna ilişkin başka şartlar da mı mevcuttur?

 

 

3-     Bir üye ülke, yabancı markalarda kötü niyet şartlarına ilişkin olarak, 2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’den farklı spesifik bir düzenleme getirebilir mi, örneğin, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği şeklinde özel bir düzenleme yapılabilir mi?

 

 

Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesince yöneltilen soruları takip eden biçimde yanıtlamıştır:

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi ilk sorusuyla, 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramının, tek tip bir yorumu gerektiren bir Avrupa Birliği hukuku kavramı olup olmadığını sormaktadır.

 

Adalet Divanına göre, Direktifin 3. ve 4. maddeleri, bir marka başvurusunun reddedilmesine veya tescil edilmişse hükümsüz kılınmasına gerekçe olabilecek, mutlak ve nispi ret nedenlerini düzenlemektedir. Bu hükümlerden bazılarına üye ülkelerin mevzuatlarında yer verilmesi zorunludur, ancak bazılarına ulusal mevzuatlarda yer verilmesi üye ülkelerin tercihine bırakılmıştır. Direktif madde 4(4)(g), üye ülkelerin tercihine bırakılan opsiyonel ret gerekçeleri arasındadır. Bununla birlikte, bir ret gerekçesinin opsiyonel olması, o ret gerekçesine tek tip bir yorum yapılmasının önünde engel değildir (C-408/01, Adidas-Salomon & Adidas Benelux davası, paragraf 18-21).

 

Yerleşik içtihada göre, Avrupa Birliği hukukunun tek tip biçimde uygulanması yönündeki ihtiyaç ve eşitlik ilkesi, anlamlarının ve kapsamlarının belirlenmesi amacıyla üye ülkelerin mevzuatlarına doğrudan atıf yapılmadığı sürece Avrupa Birliği hukuku terimlerine, tüm Avrupa Birliği sathında bağımsız ve tek tip bir yorum yapılmasını gerektirmektedir. Bu yorum, hükmün kapsamını ve ilgili mevzuatın amacını dikkate almalıdır (C-482/09, Budejovicky Budvar, paragraf 29).

 

Direktif madde 4(4)(g)’nin kötü niyet kavramının tanımını içermediği ve Direktifin diğer maddelerinde de bu tanımın yer almadığı açıktır. Bununla birlikte, hüküm, kavramla ilgili olarak üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına doğrudan atıf yapmamaktadır. Dolayısıyla, kavramın anlamı ve kapsamı, 2008/95 sayılı Direktifte yer alan hükmün bağlamı ve direktifin amacı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

 

2008/95 sayılı Direktifin amacı, üye ülkelerin mevzuatlarını tamamen aynı hale getirmek olmasa da, direktifin esasa ilişkin maddeler (iç pazarın işlevlerini doğrudan etkileyen hükümler) bakımından harmonizasyon öngördüğü ortadadır.

 

Yukarıda yer verilen tüm değerlendirmeler ışığında, Adalet Mahkemesi, Danimarka Yüksek Mahkemesi ilk sorusuna yönelik olarak, 2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramının, ilgili hüküm bağlamında, Avrupa Birliğinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavram olduğu cevabını vermiştir.

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi ikinci sorusuyla, ilk soruya verilen yanıtın olumlu olması halinde, başvuru sahibinin, başvurunun yapıldığı tarihte yurtdışında kullanılan ve başvuruyla karıştırılabilecek nitelikte olan bir markanın varlığını bilmesinin veya bilmesi gerekliliği yönündeki varsayımın, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna ulaşmaya yeterli olup olmadığını veya (bu sonuca ulaşmak için) başvuru sahibine ilişkin diğer öznel faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekip gerekmediğini sormaktadır.

 

Adalet Divanına göre, Direktif madde 4(4)(g) ve 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1)(b)’de yer alan hüküm (Başvuru sahibinin başvuruyu yaparken kötü niyetle hareket etmesi halinde tescilli marka hükümsüz kılınır.) aynı amaca hizmet etmektedir ve paralel biçimde yorumlanmalıdır. Bu çerçevede, Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1) hakkında yorum içeren içtihat, Direktif madde 4(4)(g) açısından da kabul edilebilir niteliktedir.

 

Bu bağlamda Adalet Divanının, Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1) açısından değerlendirmede bulunduğu C-529/07 sayılı “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli” kararı paragraf 37 ve paragraflar 40-42 dikkate alınmalıdır. Buna göre, kötü niyetin varlığının tespit edilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, başvuru tarihindeki tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirme yapılmalıdır, bu faktörler arasında, diğerlerinin yanısıra, başvuru sahibinin, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer bir markanın, aynı veya benzer mallar / hizmetleri için üçüncü kişilerce kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği hali de yer almaktadır. Ancak, başvuru sahibinin, bu nitelikteki bir işaretin kullanıldığı bilmesi veya bilmesi gerektiği, tek başına, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. Ek bir faktör olarak, başvuru sahibinin başvuruyu yaptığı andaki niyeti dikkate alınmalıdır, ki bu husus incelenen vakanın nesnel şartları çerçevesinde belirlenmesi gereken öznel bir faktör niteliğindedir.

 

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında, Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesinin ikinci sorusu hakkında takip eden değerlendirmeyi yapmıştır: 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, başvuru sahibinin bu hüküm bağlamında kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki tüm ilgili faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir, şeklinde yorumlanmalıdır. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir.

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi üçüncü sorusuyla, esas olarak, 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinin üye ülkelere, başvuru sahibinin yabancı bir markayı bilmesi veya bilmesi gerekliliği temeline dayalı olarak, yabancı markalar için özel bir koruma biçimi sağlayacak biçimde yorumlanmasına imkan verip vermediğini sormaktadır.

 

2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan gerekçe üye ülkelerin opsiyonel olarak mevzuatlarına alıp almamakta serbest oldukları bir hüküm olmakla birlikte, üye ülkenin serbestisi ulusal mevzuatına bu hükmü, direktifte yer aldığı haliyle alıp almamakla sınırlıdır. 2008/95 sayılı Direktif, üye ülkelerin direktifte bulunanların dışındaki ret veya hükümsüzlük nedenlerine ulusal mevzuatlarında yer vermelerine izin vermez.

 

Dolayısıyla, Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesinin üçüncü sorusu hakkında takip eden değerlendirmeyi yapmıştır: 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

Sonuç olarak, Avrupa Birliği Adalet Divanının, Danimarka Yüksek Mahkemesinin sorularına yönelik ön yorum kararı aşağıdaki şekilde olmuştur:

 

 

1-     2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramının, ilgili hüküm bağlamında, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır.

 

 

2-    2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, başvuru sahibinin bu hüküm bağlamında kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki tüm ilgili faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir, şeklinde yorumlanmalıdır. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir.

 

 

3-    2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

 

Adalet Divanının henüz çok yeni (bu yazı Adalet Divanı kararının verilmesinden bir gün sonra yazılmıştır – yazar burada bloğunun sağladığı hizmetin hızına dikkat çekiyor) olan bu kararıyla getirdiği yorum, kötü niyetle yapılan marka başvurularının tespit edilmesinde, bir faktörün (ilgili markanın başvuru tarihinden önce yurtdışında kullanıldığının başvuru sahibi tarafından bilinmesi veya bilinmesinin gerektiği hususu) tek başına yeterli olmadığı, somut uyuşmazlıkla ilgili diğer hususların da dikkate alınması gerektiğini işaret etmektedir. Bununla birlikte, tespit edilebilecek diğer hususların da (başvuru sahibinin söz konusu üçüncü kişinin kullanımını engelleme niyetinde olması, üçüncü kişinin işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki korumanın derecesi, vb.) objektif kriterlerle tespit edilmesinin güçlüğü, kötü niyetli başvuru değerlendirmesini, kanaatimizce her durumda büyük ölçüde öznel bir değerlendirme durumunda tutacaktır.

 

Türk Patent Enstitüsüne yapılan ilana itirazlarda, itirazların neredeyse üçte ikisinde başvuru sahiplerinin kötü niyetli başvuru gerekçesini öne sürmesi, bu iddianın genellikle hiçbir kanıta dayanmaması ve kötü niyetli başvuru hususunu objektif kriterlerle değerlendirmenin güçlüğü gibi haller, Enstitü değerlendirmesinde kötü niyetli başvuru tespitine ancak sınırlı ve özel durumlarda varılmasına yol açmaktadır. Adalet Divanı kararında yer verilen değerlendirmeler de, kötü niyetli başvuru tespitine, ancak özel hallerde varılabileceğini göstermektedir. Bu haliyle, geleceğe yönelik beklenti ve temennimiz, Türk marka uygulamasında ilana itiraz aşamasında, genellikle, kopyala – yapıştır kolaycılığı bağlamında, standart metinlerle sıklıkla ileri sürülen kötü niyet iddialarının, daha objektif biçimde ve kanıtlarla ileri sürülmesidir.

 

 Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

unsalonderol@gmail.com