Etiket: yanıltıcı markalar

“BIO” Kelimesi Böcek Öldürücüleri Yanıltıcı Hale Getirebilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “BIO-INSECT SHOCKER Kararı (T-86/19)

Entomofobi, yani isimlerini duyduğunuzda dahi endişe duymanıza sebep olan bir böcek korkunuz söz konusuysa, sizleri bu yazıdan şimdiden uzaklaştırıp, daha sonra çiçeklerle ilgili (karşılaşırsak) bir yazıyı okumaya davet edelim.

Öncelikle davanın arka planını özetleyelim:

BIO-INSECT SHOCKER kelime markasının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde tescil edilmesi için 26 Kasım 2015 tarihinde bir başvuru gerçekleştiriliyor.

Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer alıyor:

Sınıf 1: “Üretime yönelik biyosidal ürünler; biyosit üretiminde kullanılacak kimyasal müstahzarlar; böcek öldürücüler için kimyasal katkı maddeleri”;

Sınıf 5: “Dezenfektanlar; zararlı hayvanları yok etmek için hazırlık ürünleri; parazit öldürücüler; tıbbi veya veterinerlikte kullanım için bakteriyolojik müstahzarlar; besin takviyeleri; ilaçlı spreyler; antibakteriyel spreyler; anti-enflamatuar spreyler; böcek öldürücüler; böcek cezbediciler; böcek kovucu spreyler; böcek kovucular; böcek öldürücü müstahzarlar; böcek büyüme düzenleyicileri; böcek kovucularla emprenye edilmiş mendiller; pire tozları; pire spreyleri; pire tasmaları; pire önleyici preparatlar; hayvanlar için pire tasmaları; hayvanlar için pire tozları; biyositler; hayvanları uzak tutmak için kovucu müstahzarlar; veterinerlik ürünleri; veteriner teşhis reaktifleri; veterinerlik aşıları; veterinerlik amaçlı gıda takviyeleri; veteriner kullanımı için hijyenik müstahzarlar”;

Sınıf 31: “Canlı hayvanlar; taze meyve ve sebzeler; Malt; Hayvan içecekleri; Yemler.”

Altta ana marka olan PETVITAL ile birlikte ilgili ibarenin fiili kullanım biçimini de görebilirsiniz:

EUIPO nezdinde yapılan bu başvuru 10 Mart 2016 tarihinde ilgili ürünler için tescil ediliyor.

Sonrasında ise söz konusu markanın, tescilli olduğu ürünler için ayırt edici nitelikten yoksun, tanımlayıcı, kamu düzenine aykırı ve yanıltıcı olduğu gerekçeleriyle hükümsüzlüğü talep ediliyor ve ihtilaf nihayetinde Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 13 Mayıs 2020 tarihli T‑86/19 sayılı kararı ile sonuçlandırılıyor.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=69062DB51AD8CD1D7D724348EE1E7BFD?text=&docid=226461&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10750508 bağlantısından Fransızca olarak görülebilecek kararın ana hatları ve gerekçelerini bu yazının kalan kısmında aktarmaya çalışacağım.

26 Kasım 2015 tarihinde başvurusu yapılan ve 10 Mart 2016 tarihinde tescil edilen marka için, SolNova AG 12 Mayıs 2016 tarihinde 207/2009 sayılı Tüzüğün 7 (1) (b), (c), (f) ve (g) maddelerini öne sürerek tescile karşı görüş bildirir. Ancak bu görüşler, tescilden sonra sunulduğundan dolayı EUIPO tarafından dikkate alınmaz.

Bunun üzerine SolNova AG, 25 Temmuz 2016 tarihinde, yine aynı gerekçelerle markanın hükümsüzlüğü için talepte bulunur. Hükümsüzlük talebi markanın kapsadığı tüm mallara ilişkindir.

EUIPO İptal Birimi Karar Süreci:

20 Aralık 2017 tarihinde, EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddeder. Ret gerekçesi olarak da hükümsüzlüğü talep edilen markanın kapsadığı mallar bakımından yeterli derecede ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı tespitinde bulunur. Zira EUIPO’ya göre “shocker” (şok edici) ibaresi, ilgili ürünleri doğrudan niteleyecek bir ibare değildir ve ayırt edici niteliğe sahiptir.  Ek olarak, markanın Tüzüğün 7 (1) (f) ve 7 (1) (g) maddeleri uyarınca kamu düzenine aykırı ve yanıltıcı olmadığına karar verir.

Temyiz Kurulu Karar Süreci:

SolNova, EUIPO İptal Birimi’nin bu kararına karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

i)   Temyiz Kurulu ilgili hükümsüzlük talebini “tanımlayıcılık” iddiaları açısından reddeder:

– Temyiz Kurulu ilk olarak, malların çeşidi dikkate alındığında ilgili tüketici düzeyinin orta ila yüksek düzeyde olduğunu, kısmen halk ve uzmanlardan kısmen de yalnızca uzmanlardan oluştuğunu değerlendirmiştir. Aynı zamanda, markanın İngilizce kelimelerden oluşması nedeniyle ilgili tüketici kitlesinin İngilizce konuşanlardan oluşması gerektiğini vurgular.

– İkinci olarak, markanın kapsadığı bazı malların böcek öldürücüler veya böcek ilacı ürünleriyle ilgili olduğunu, diğerlerinin ise olmadığını belirtir. Zira SolNova AG de bu ürünler için markanın tanımlayıcı olduğu noktasında savunma ve iddiada bulunamamıştır.

– Üçüncü olarak, İngilizce “bio insect shocker” (biyo böcek şok edici) ibaresinin doğrudan “böcek öldürücülerin” ya da bununla ilişkili ürünlerin özelliklerini tanımlamadığını belirtir. Ancak, ilgili ibarenin bu tür ürün/ürün özelliklerini çağrıştırabilecek, imalı bir ibare olduğunu da kabul eder.  Yine de nihayetinde, anlamının daha çok yalnızca “böcekleri şoka sokarak mücadele sağlayacak ekolojik bir ürünü” tanımlayacağını ve tüketicinin de bunu anlamlandırmak için ekstra efor sarf etmesi gerekeceğini ekler. Bu bağlamda, İngilizce “shocker” ifadesinin yalnızca “şok edici bir şey” anlamına geldiğini ve “öldürmek” ya da “kovmak”tan farklı olduğunu vurgular.

– Dördüncü olarak, “bio insect shocker” ibaresinin ilgili mallar için yaygın kullanımına dair iddiaları da kabul etmez. Bu sonuçta özellikle, SolNova AG’nin sunduğu delillerin çoğu kısmının, marka başvurusunun yapıldığı tarihten sonraya ait olması etkili olur.

ii) Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini markanın “ayırt edici karakterden yoksun olduğu” iddiaları açısından da yukarıdaki gerekçelere dayandırarak reddeder.

iii) Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini “markanın kamu düzenine aykırı olduğu” iddiaları açısından da reddeder:

Çünkü SolNova AG, markanın başvuru tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin biyosidal ürünlerin pazarı ve kullanımı ile ilgili 22 Mayıs 2012 tarihli 528/2012 sayılı Tüzüğü’nü ihlal edecek şekilde kullanımını kanıtlayamamıştır.

iv) Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini “yanıltıcılık” iddiaları açısından reddeder:

Solnova AG, markanın yukarıda bahsedilen Tüzüğü ihlal ettiğini kanıtlayamaması üzerine, markanın 7 (1) (g) maddesi kapsamında yanıltıcı olarak nitelendirilemeyeceği ve yanıltıcı olmayan kullanımının da mümkün olduğuna kanaat getirir.

Solnova AG, EUIPO Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük talebini reddetmesi kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 13 Mayıs 2020 tarihli T‑86/19 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu kararını aşağıdaki gerekçeler bakımından yerinde bulur:  

Hükümsüzlüğü talep edilen markanın:

  1. Ayırt edici karakterden yoksun olmadığı,
  2. Tanımlayıcı olmadığı,
  3. Kamu düzenine aykırı olmadığı.

Bu bağlamda Genel Mahkeme yukarıda yer verilen hususlarda Temyiz Kurulu ile aynı yönde karar bildirir ve Kurulun bu kapsamda herhangi bir değerlendirme hatası yapmadığına kanaat getirir.

Mahkeme de “SHOCKER” (şok edici) teriminin anlamının ‘şok edici’ bir şeye atıfta bulunduğunu ve öldürme veya itmeye yönelik bir atıfta bulunmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle, “SHOCKER” kelimesi ile böcek kovucu ürünler doğrudan ilişkilendirilemez ve aynı zamanda hükümsüzlük talebine konu malları veya bunların özelliklerini tüketiciye doğrudan çağrıştıracak nitelikte değildir.

Bu değerlendirme, aynı zamanda, bir hükümsüzlük davasında bir markanın ayırt edici karakterine ilişkin delillerin, talebe konu markanın başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü inceleme konusu davada, hükümsüzlük talebinde bulunan tarafından sunulan deliller, davaya konu markanın başvurusunun yapıldığı tarihte “şok edici” kelimesinin böcek kovucu ürünler için genel bir kullanım olduğunu kanıtlamak için yetersiz bulunmuştur.

Bununla birlikte Genel Mahkeme, hükümsüzlük talebinin konusu markanın yanıltıcı olduğu gerekçesiyle Temyiz Kurulu kararını kısmen iptal eder.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’ndan farklı olarak hükümsüzlüğü talep edilen markanın; yanıltıcılık açısından, yanıltıcı olmadan da kullanılmasının mümkün olacağı düşünülse dahi, konu zararlı organizmaları yok etme, uzaklaştırma veya zararsız hale getirme, eylemlerini engelleme veya başka bir şekilde onlarla mücadele etmeye yönelik üretilen ve bu amaçla bir veya daha fazla aktif madde içeren biyosidal ürünler özelinde değerlendirildiğinde, yanıltma riskinin mevcut olduğu yönünde karar verir.

Böylelikle biyosidal ürün üzerinde “bio” gibi bir ifadenin varlığı, içtihat kapsamında tüketiciyi ciddi derecede yanıltma riski oluşturmaya yeterli olarak görülmüştür.

Mahkeme, “bio” kelimesinin günümüzde olumlu çağrışımlar yaratabilecek derecede bir anlam kazandığına kanaat getirmiştir. Sunulan ürüne bağlı olarak farklı bir şekilde algılanabilmesi mümkün olsa da, “bio” kelimesinin genel olarak çevreye saygı, doğal malzemelerin kullanımı ve hatta ekolojik üretim süreçlerine atıfta bulunduğu dikkate alınmıştır. Zira, markanın temel işlevinin, tüketiciye veya son kullanıcıya ilgili mal veya hizmetin asıl kimliğini garanti etmek olduğu unutulmamalıdır.

Netice olarak; Genel Mahkeme’ye göre incelenen vakada, markanın yanıltıcı olmayan bir şekilde kullanım olasılığı bulunsa dahi, bu durum yine de markanın yanıltıcı niteliğinin olmadığına kanaat getirmeye yetmeyecektir. Bu nedenle tüm mallar için hükümsüzlüğü talep edilen marka, Sınıf 1 ve Sınıf 5’te yer alan biyosidal ürünler olarak tanımlanan aşağıdaki mallar için yanıltıcı bulunur ve markanın belirtilen mallar bakımından kısmen hükümsüzlüğüne karar verilir:

Sınıf 1: “Üretime yönelik biyosidal ürünler; biyosit üretiminde kullanılacak kimyasal müstahzarlar; böcek öldürücüler için kimyasal katkı maddeleri”;

Sınıf 5: “Dezenfektanlar; zararlı hayvanları yok etmek için hazırlık ürünleri; parazit öldürücüler; tıbbi veya veterinerlikte kullanım için bakteriyolojik müstahzarlar; ilaçlı spreyler; antibakteriyel spreyler; böcek öldürücüler; böcek cezbediciler; böcek kovucu spreyler; böcek kovucular; böcek öldürücü müstahzarlar; böcek büyüme düzenleyicileri; böcek kovucularla emprenye edilmiş mendiller; pire tozları; pire spreyleri; pire tasmaları; pire önleyici preparatlar; hayvanlar için pire tasmaları; hayvanlar için pire tozları; biyositler; hayvanları uzak tutmak için kovucu müstahzarlar; veterinerlik aşıları; veteriner kullanımı için hijyenik müstahzarlar”;

Mahkemece hükümsüzlük kararı kapsamı dışında bırakılan mallar ise şu şekildedir:

Sınıf 5: “Tıbbi kullanım için gıda takviyeleri; anti-enflamatuar spreyler; veterinerlik ürünleri; veteriner teşhis reaktifleri; veterinerlik amaçlı gıda takviyeleri”

Sınıf 31: “Canlı hayvanlar; taze meyve ve sebzeler; Malt; Hayvan içecekleri; Yemler.”

Sonuç yerine:

Bundan birkaç ay önce, pandemi nedeniyle İstanbul sokakları için ilaçlama hizmetlerinin aksaması ve kanalizasyon bakımlarının düzenli yapılmaması nedeniyle, tertemiz evimize balkon giderinden tırmanan ve 1 saat içerisinde 50’den fazla kişilik ekibiyle –şaka değil– evde dans etmeye başlayan devcileyin Gregor Samsa’larla karşılaşmıştık. Can havliyle hemen bir ilaçlama ekibi çağırmıştık ve yine çok uzun da araştıramadan acilen kendimizin de uygulayabileceği ve etkili olduğuna dair kullanıcı yorumlarının olduğu bir böcek kovucu siparişi vermiştik. Açıkçası o gün ben de üstünde “BIO” yazan bir böcek kovucuya rastlasaydım, kendilerinden radyasyon zırhı bile üretilmiş olan bu arkadaşların gücünü bile bile yine de ilk seçeneğim o olabilirdi.  Sizlere aktardığım Genel Mahkeme kararı da bu anlamda beni destekler nitelikte olmuş ya da ben onu.

Aslı BAŞPINAR

Eylül 2020

asli.baspinar86@gmail.com

KÖTÜ NİYETE DAİR BÜYÜK KURUL KARARI: “LA IRLANDESA”

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Büyük Temyiz Kurulu 2 Mart 2020 tarihinde, yanıltıcılık ve kötü niyetin varlığı sonucu marka hükümsüzlüğüne ilişkin R 1499/2016-G numaralı önemli bir karar vermiştir. Büyük Kurul’un bu karara bakmasındaki esas amaç, gelecekte aynı hususta Temyiz Kurullarının önüne gelebilecek ihtilaflarda onlara rehberlik etmektir.

Kararda; markanın satışa sunulduğu ürünlerin coğrafi kaynağına ilişkin yanıltıcılığı ile marka sahibinin hükümsüzlük talebi sahiplerinden biriyle önceki ticari ilişkisinde gereken coğrafi bağ bulunmasına rağmen söz konusu ilişkinin marka başvuru tarihinden çok önce sona ermiş olduğu ve yine de başvurunun hala söz konusu ilişkiden doğan coğrafi köken mevcutmuş gibi bir görüntü çizmek amacıyla yapıldığından kötü niyetin varlığı hususları değerlendirilmiştir.

Uyuşmazlığı mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

6 Ağustos 2013 tarihinde Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. (“Marka Sahibi”), aşağıda sunulan Avrupa Birliği (“AB”) şekil markasının tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) sarı, yeşil ve beyaz renkleri ve Nice sınıflandırmasına göre 29. sınıftaki “et, balık, kümes hayvanları ve sebzeler; jöleler, reçeller, kompostolar; yumurtalar; süt ve süt ürünleri; yenilebilir katı ve sıvı yağlar.” mallarını kapsayacak şekilde başvurmuş ve EUIPO tarafından bu marka 3 Ocak 2014 tarihinde tescil edilmiştir:

7 Ocak 2015 tarihinde, İrlanda Hükümetinin İş, Girişim ve İnovasyon Bakanı (“Bakan”) ile İrlanda Süt Ürünleri Kurulu Kooperatif Şirketi (“Kooperatif”), AB Marka Tüzüğünün (“EUTMR”) 59(1)(a) maddesi kapsamında aynı tüzüğün 7(1)(g) ve 52(1)(b) maddelerine dayanarak söz konusu markanın hükümsüzlüğü talebinde bulunmuştur. Gerekçe olarak sunulan maddeler, markanın yanıltıcı olması ile kötü niyete ilişkindir. Hükümsüzlük talebi sahiplerinin iddiaları kısaca şu şekildedir:

  • Tescilli AB markası, kapsadığı malların İrlanda’dan kaynaklandığını düşündürmektedir ve söz konusu ürünler İrlanda’dan gelmediği takdirde tüketiciler yanıltılmış olacaktır. Bunun nedeni, “La Irlandesa” teriminin “İrlandalı kadın” ya da İspanyolcada dişil tanımlayıcı ile kullanılan bir terimin “İrlandalı” anlamına gelmesidir. Bunun yanı sıra, sembolik kelt düğüm şeklinin ve renklerinin de İrlanda’nın milli renkleri ve bayrağını çağrıştırdığı, bu nedenle de somut olayda gerçek olmamasına rağmen malların İrlanda’da üretildiği veya bir şekilde bu niteliğe sahip olduğu hissinin verildiği iddia edilmektedir.
  • Ayrıca, bu argümanı destekleyen şu evraklar kanıt olarak sunulmuştur: Marka sahibinin Hollanda peyniri ve jambonu, salamı, tereyağı veya süt gibi ürünlerinin bulunduğu fakat İrlanda menşeli hiçbir ürüne yer verilmeyen 2014 tarihli çevrimiçi kataloğu ile EUIPO İptal Birimi tarafından verilen 25 Eylül 2002 tarihli 283 572 numaralı “” şekil markasının yine Bakanlığın talebiyle 29. sınıfta yer alan “tereyağı ve süt tozu” mallarında EUTMR madde 7(1)(g) ve 7(2) uyarınca İspanyol halkı için yanıltıcılığı dolayısıyla hükümsüzlüğüne dair kesin karar.
  • Kötü niyete dair, marka sahibinin marka başvurusunda bulunurken ticari hayattaki dürüstlük kurallarından saptığı iddia edilmiştir. Buna ilişkin, uzun yıllar boyunca marka sahibi ile Kooperatifin aralarında ticari bir ilişki olduğu ve 1967 yılından itibaren Kooperatifin Kanarya Adaları’nda marka sahibine toptan İrlanda menşeli tereyağı sattığı ve marka sahibinin de bu tereyağını “LA IRLANDESA” ve “KERRYGOLD” markaları altında (iki markayı bir arada kullanarak) sattığı ve “KERRYGOLD” markasını da kendi adına İspanya’da tescil ettirdiği belirtilmiştir. Kooperatifle aralarındaki hukuki uyuşmazlık sonucu 1984 yılında “KERRYGOLD” markasının Kooperatife devrine ilişkin marka sahibiyle imzalanan anlaşma hükümsüzlük talebiyle birlikte sunulmuştur. Artık aralarında bir ticari ilişki olmadığı da belirtilmiştir. “LA IRLANDESA” markasına ilişkin de söz konusu taraflar arasında İspanya’da 1990lı yıllardan itibaren süregelen hukuki ihtilaflar da, örneğin İspanya Marka Ofisi’nin ve Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi’nin bu markaya ve taraflara ilişkin muhtelif ret kararları ve bunların çevirileri gibi, sunulmuştur.
  • Tüm bu sunulan geçmiş hukuki ihtilaflar ve ret kararlarının varlığına rağmen marka sahibi “LA IRLANDESA” terimini içeren, bu uyuşmazlığa konu marka dahil, dört yeni marka tescil talebinde bulunmuştur. Ayrıca, uyuşmazlık konusu marka görünüş olarak Kooperatifin tanınmış “KERRYGOLD” markasına çok benzemektedir. Marka sahibinin önceki ticari ilişkileri çerçevesinde bilgisi dahilinde olmasına rağmen böylesi benzer bir başvuruda bulunmak istemesi haksız rekabet ve kötü niyet teşkil etmektedir.

Kısaca marka sahibinin söz konusu iddialara verdiği cevaplar da şu şekildedir:

  • Hükümsüzlük talebi sahiplerinin söz konusu talebi, marka sahibine karşı rekabeti engelleyici bir stratejidir. 30 yıllık sıkı bir ticari işbirliğinin bitmesinin ardından rakip markanın saf dışı bırakılması amaçlanmaktadır.
  • Uyuşmazlık konusu markanın yanıltıcı olduğuna dair bir kanıt yoktur ve iddialar yalnızca spekülasyonlara dayanmaktadır.
  • “LA IRLANDESA” terimi ilgili malların coğrafi kaynağı açısından tanımlayıcı değildir, hatta Kanarya Adalarının ünlü bir markasıdır.
  • İspanya’da söz konusu marka 1967 yılından beri 538 320 numarası ile tescillidir ve hala geçerlidir. Marka sahibi, bahsedilen terimi içeren başka İspanyol ve AB markalarına da sahiptir.

Hükümsüzlük talebi sahiplerinin bunlara cevabı ise marka sahibi tarafından satılan malların açıkça İrlanda’dan olmadığı ve aksinin kanıtlanamadığı doğrultusundadır. 1967 yılına dayanan İspanyol markasına ise itiraz edilmemiştir, zira bu kullanım zamanında taraflar arasında var olan ticari ilişkiye dayanmaktadır. “LA IRLANDESA” markası özellikle o sırada İrlanda’dan gelen tereyağını belirtmek için yaratılmıştır fakat bu artık gerçeğe dayanmamaktadır, çünkü 2001 yılında Kooperatif marka sahibiyle olan tereyağı tedarik anlaşmasını sona erdirmiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere hükümsüzlük talebi sahipleri hali hazırda birçok uyuşmazlıkta marka sahibine karşı başarılı olmuştur.

EUIPO İptal Biriminin 15 Haziran 2016 tarihli kararıyla hükümsüzlük talebi tümden reddedilmiştir. Söz konusu kararın gerekçeleri olarak öncelikle, EUTMR m. 7(1)(g) doğrultusunda markanın yanıltıcı niteliğine dair uyuşmazlık konusu şekil markasının esas kısmında yer alan “LA IRLANDESA” teriminin İspanyol Sözlüğüne bakıldığında “İrlandalı/İrlandalı kadın” anlamına geldiği ve bu marka altında satışa sunulan malların açıkça İrlanda’dan geldiğinin, markanın İrlanda ile açıkça bir coğrafi bağ kurduğunun düşünüleceği belirtilmiştir. İptal Birimine göre, bir işaretin EUTMR 7(1)(g) uyarınca reddedilebilmesi için korumanın talep edildiği malların özelliklerine açıkça zıt objektif bir işaret içermesi gerekmektedir. İşaret ve mallar arasında başvuru sırasında açıkça tezat yoksa söz konusu marka EUTMR 7(1)(g) maddesine aykırı olarak tescil edilmiş denemeyecektir. Eğer yanıltıcı olmayan bir kullanım ihtimali söz konusuysa tescile itiraz mümkün değildir. Bu durumda, eğer İrlanda kaynaklı ürünler satılıyorsa dürüst kullanımdan söz edilebilir. Uyuşmazlık konusu marka bakımından işaret ile koruma talep edilen mallar arasında başvuru anında açık bir tezat bulunmadığından EUTMR 7(1)(g) maddesi kapsamındaki yanıltıcılık gerekçesi İptal Birimi tarafından kabul edilmemiştir. Zaten, herhangi bir potansiyel veya fiili yanıltıcı kullanım ancak başlatılan bir iptal işlemi kapsamında değerlendirilebilmektedir. Kötü niyete ilişkinse İptal Birimi, uyuşmazlık konusu markaya dair başvuru anında herhangi bir kötü niyetin bulunduğunun ileri sürülen argümanlarla ispatlanamadığına karar vermiştir. Zira, önceki kararlar kimi zaman marka sahibinin niyetine ilişkin fikir uyandırabilse de bunlar Birim için bağlayıcı değildir, ayrıca markanın İrlanda’ya atfedilmek istenen unsurları tek başına marka sahibinin kötü niyetli ticari tutumuna karar vermeye yetmeyecektir.

Hükümsüzlük talebi sahipleri söz konusu kararı 12 Ağustos 2016 tarihinde temyiz etmiştir. 6 Aralık 2017 tarihinde Temyiz Kurulu Başkanlığı uyuşmazlığı, gelecekteki benzer uyuşmazlıklarda uyumlu bir yaklaşım benimsenebilmesi için Büyük Kurul’a göndermeyi uygun bulmuştur. Büyük Kurul, temyizi kabul etmiş, uyuşmazlık konusu kararın iptaline ve AB markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Bunun nedeni olarak, sunulan delillere ve markanın kapsadığı malların İrlanda’da üretilebileceğine, hatta bazılarının, et, balık veya tereyağı gibi, bu sebeple tanınmış olduğuna ve işaretteki “LA IRLANDESA” teriminin İspanyolcadaki anlamına işaret edilmiştir. İspanyolca konuşan tüketicilerin işareti gördüğünde ürünlerin İrlanda’dan geldiğine inanacakları fakat sunulan delillere bakılırsa tüm ürünlerin İrlanda kaynaklı ürünler olmadığı, çoğunlukla Hollanda veya Almanya menşeli olup bunların ambalaj veya etikete söz konusu markayla birlikte ancak çok küçük harflerle veya ülke kodlarıyla yazıldığı ve bu nedenle markanın kaynağına ilişkin yanıltıcı olduğu kanaatine varılmıştır. Marka ile kapsadığı ürünler arasında açık bir tezat söz konusudur. Ayrıca, önceki EUIPO ve İspanyol otoriteleri kararlarının, her ne kadar Kurul için bağlayıcı olmasalar da, Kurul’un güncel bulgularını özellikle de ilgili İspanyol halkın markayı gördüğü anda ürünlerin İrlanda’dan geldiğini düşüneceği doğrultusunda yanıltıcılığı açıklama ve doğrulama yönünden önemine dikkat çekilmiştir.

Kurul kötü niyet değerlendirmesinde, AB Adalet Divanı’nın Lindt ya da Stylo & Koton gibi geçmiş kararlarına göndermeler yaparak bazı kriterlere değinmiştir. Dikkate değer noktalardan bazıları, uyuşmazlık konusu işaretin kaynağı ve yaratımından beri kullanımı, AB markası başvurusunun yapılmasındaki ticari mantık ve başvuruya kadarki olaylar kronolojisidir. Ayrıca, başvuru sahibinin kötü niyetini değerlendirirken başvuru öncesi taraflar arasındaki sözleşmesel ve sözleşme öncesi veya sonrası ilişkilerin, geçmiş ya da güncel mesleki durumdan kaynaklı sadakat veya işteki pozisyondan doğabilecek karşılıklı görev ve sorumlulukların değerlendirileceği belirtilmiştir. Kararda belirtilen ve değinilmesi gereken belki de son nokta, Avrupa Birliği Haksız Rekabet Uygulamaları Direktifi (2005/29/EC) 5(4) ve 6(1)(b) maddeleri uyarınca, ticari uygulamaların yanlış bilgi içermesi halinde veya bir şekilde ürünlerin coğrafi veya ticari kaynağına ilişkin özelliklerine dair ortalama tüketiciyi yanıltabilecek olması durumunda haksız ve dolayısıyla dürüst olmayan uygulamalar olarak kabul edilmesidir. Tüm kriterlerin, objektif faktörlerin ve sunulan delillerin ışığında Kurul, marka sahibinin bilerek İrlanda ile bir ilişki kurulması amacıyla başvuru yaptığını ve bu nedenle kötü niyetin varlığını onaylamıştır.

İnceleme konusu kararın; kötü niyet gibi yazılı hukukta çok detaylı ve açık düzenlenmeyen ve genelde uygulama ile şekillenen bir kavramın değerlendirilmesi yönünde, elbette işaretin yanıltıcılığı hususunda da, daha genel ve somut kriterlerin uygulanmaya çalışılması bakımından önemli bir karar olduğu kanaatindeyiz. Bu kararın amacı doğrultusunda EUIPO İptal Birimlerine ve Temyiz Kurullarına kötü niyete ilişkin kararları bakımından bir rehber teşkil etmesi ve kararların uyumlaştırılması beklenmektedir.

Alara NAÇAR

Mayıs 2020

nacar.alara@gmail.com

Kurtarıcı Her Zaman Kurtarmaz, Bazen Tabuta Bir Çivi Daha Çakar – Temyiz Kurullarının Resen Ret Yetkisine Bakış: EUIPO Temyiz Kurulu “Global Star Registry” Kararı

Umutlar tam olarak tükendiğinde ortaya çıkan Kurtarıcı, sinema filmlerinin vazgeçilmezidir.

Western filmlerinde Kurtarıcı, kızılderililer nihai ataklarını yaptıkları ve son savunucuları da öldürecekleri anda, uzaktan duyulan borazan sesiyle yetişen Süvari Alayı’dır.

Yüzüklerin Efendisi’nde Kurtarıcı, “Beşinci günün şafağında beni bekleyin. Şafakta doğuya bakın.” sözünü tutarak Rohirrim süvarileriyle birlikte Miğfer Dibi Savaşı’nın kaderini değiştiren Gandalf’tır.

Beklenen Kurtarıcının ortaya çık(a)madığı durumlar da elbette vardır ve gerçek yaşamda daha fazlasıyla karşımızdadır.

General Custer ve komutasındaki 7. Süvari Alayı’nın önemli kısmı, “Little Big Horn” muharebesinde kızılderililer tarafından son askerine kadar öldürülür. Custer, ölmeden önce alayın başka bir bölgeye gönderdiği kısmının son anda yetişip kendilerini kurtaracağını düşünüyordu muhtemelen.

Nazi savaş makinesi, Sovyet Rusya’yı işgalinde ilk tokadı Moskova önlerinde yedikten sonra, 1942 yılında Stalingrad’ı kuşatmıştır. Stalin’in ismini taşıyan bu şehrin alınmasının stratejik bakımdan önemi tartışılsa da, Rusları psikolojik olarak yıkacağı düşünülmektedir. Eh, Stalin de aynısını düşünüyor olacak ki, şehrin son asker ve sivil ölene kadar teslim edilmemesi talimatını vermiştir. Koskoca Alman 6. Ordusu savaşın sonunda imha edilmiş, sağ kalanlar (200.000 kişiden fazla) teslim olmuştur. 6. Ordu soğuk, açlık ve Ruslarla savaşırken son ana dek, General Manstein’ın panzer birliklerinin Rus çemberini kırarak kendilerini kurtaracağını düşünmüştür; ancak Kurtarıcı gelememiştir. (Stalingrad’la ilgili ayrı bir yazı yazacağım, bence tarihteki en dramatik muharebe.)



Bazen yetişen, çoğunlukla ise yetişemeyip hayal kırıklığı Kurtarıcıyı marka incelemesine nasıl bağlayacağız?

Kanaatimizce, Temyiz inceleme birimleri – makamları, marka incelemesinde beklenen Kurtarıcıya karşılık gelmektedir. İnceleme sonucunda verilen kararlara karşı yapılan itirazlar (veya açılan davalar), önceki kararın yerindeliğini inceleyen Kurtarıcı tarafından yapılmaktadır ve itiraz edenin (veya davacının) lehine çıkan kararlar Kurtarıcının kendisinden beklenen vazifeyi yerine getirdiği göstermektedir. İlgili makamın itirazı (davayı) reddetmesi ise, Kurtarıcının kendisinden beklenen işlevi yerine getirememesine denk düşmektedir.

Türküdeki Kara Tren’e benzeyen (Kara tren gecikir belki hiç gelmez) Kurtarıcı, bazen öyle bir şey yapar ki, bunu yapacağına keşke sadece hiç gelmesiydi denilebilir. Marka incelemesinde bunun karşılığı, Temyiz Organının verdiği resen ret kararlarıdır.

Bu yazıda Temyiz Organının verdiği resen ret kararlarına bir örneği, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin “GLOBAL STAR REGISTRY” kararı özelinde sizlere aktaracağız. (https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/586%2F2019)

“NEWBURY HEALTHCAP LIMITED” firması aşağıda görseline yer verilen “GLOBAL STAR REGISTRY” markasının 14.,16. sınıflara dahil bazı mallar ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bakımından tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

Ocak 2019’da EUIPO başvuruyu 16. sınıfa dahil “gökyüzü cisimlerinin, yıldızların isimlerinin ve pozisyonlarının tanıtımı ile ilgili basılı yayınlar, kitaplar, sertifikalar, broşürler” gibi mallar ve 35. sınıfa dahil “yukarıdaki malların postayla, telefonla, internet üzerinden siparişi hizmetleri” gibi hizmetler bakımından reddeder. Ret kararının gerekçesi ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılıktır. “Global Star Registry” ibaresinin Türkçe karşılığı “global yıldız sicili”dir.

Uzmana göre başvuruda yer alan yıldız şekli, yıldız (star) kelimesine vurguyu güçlendiren bir unsurdur ve “Global Star Registry” ibaresinin yaratacağı tek algı “dünya çapında bir yıldız sicili”dir. Başvuru bu anlamı itibarıyla uzmana göre, kısmi ret kararı kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun ve doğrudan tanımlayıcıdır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve kısmi ret kararının kaldırılmasını talep eder. Başvuru sahibine göre, başvuru ayırt edici bir slogandır, tek bir işletmeyi işaret eden ayırt edici bir adlandırmadır ve başvuru sahibi sadece kelime unsuru için değil, bütüncül stilize biçim için koruma talep etmektedir.

İtiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.

Temyiz Kurulu, ilk incelemenin ardından başvuru sahibine bir yazışma gönderir ve başvuruyu yanıltıcılık gerekçesiyle reddetme niyetinde olduğunu bildirir. İlgili ret maddesi, “halkı yanıltıcı mahiyette olan işaretlerin tescil edilemeyeceği” hükmünü içeren Tüzük madde 7(1)(g)’dir.

Temyiz Kuruluna göre, başvurunun verdiği mesaj açık olarak “başvuru sahibinin global bir yıldız sicili tuttuğudur”. Başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetler bu tip bir yıldız siciline ilişkindir. Kurula göre, başvuru özel müşterilere ödeme karşılığında yıldızlara isim verileceği mesajını iletmektedir. Buna karşın, başvuru sahibinin yıldızlara resmi olarak isim verme yetkisinin bulunmadığı açıktır. Yıldızlara resmi olmayan isimler vermenin ise hiçbir ekonomik değeri yoktur. Özel bir işletme tarafından tutulacak bir yıldız sicili, hiçbir şey için tutulacak sicille eşdeğerdir. “Uluslararası Astronomi Derneği” websitesinde bu alanda özel faaliyet gösteren hiçbir şirketle bağlantısının bulunmadığını ve özel şirketlerce tutulan yıldız sicillerinde yıldızlara verilen isimlerin, yıldızlara veya diğer gökyüzü cisimlerine verilen bilimsel isimlerle hiçbir bağlantı veya ilgisinin bulunmadığını belirtmektedir. Temyiz Kurulu, 1999’da verdiği “International Star Registry” kararının gerekçesine de atıfta bulunmuştur.

Kurul, başvuru sahibine iki aylık süre vermiş ve 7(1)(g) maddesi çerçevesinde verilecek ret kararı hakkındaki görüşlerini sunmasını talep etmiştir.

Başvuru sahibi, bu maddeye dayanılarak verilecek ret kararının yerinde olmayacağını ve fiili bir yanıltıcılığın bulunmadığını iddia etmektedir. Buna ilaveten, 14. ve 16. sınıflarda yıldız ve gök cisimlerine atıf yapılan bölümleri kaldırarak mal listesini sınırlandırdığını ve bu yolla da ret kararının gerekçesinin ortadan kalkacağını belirtmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin görüşünü de dikkate alarak incelemeye devam etmiştir.

Kurul, ilk olarak Temyiz Kurulu’nun 7. madde (mutlak ret nedenleri) kapsamında ilk inceleme uzmanının öne sürmediği ret gerekçelerini resen öne sürmeye yetkisi bulunduğunu belirtmiştir.

Kurul kararında özet olarak; registry kelimesinin işaret ettiği sicil tutma faaliyetlerinin resmi veya yarı resmi bir faaliyeti işaret ettiğini, global sözcüğünün tüm çapında bir faaliyeti belirttiğini, mal listesinde yer alan sertifika kelimesinin de resmi bir hizmet yönündeki algıyı güçlendirdiğini ve yıldız anlamına gelen star kelimesiyle oluşturulan bütünün, oluşturacağı algının müşterilerin belirledikleri bir yıldız için seçecekleri ismin dünya çapında bir sicile kaydedileceği mesajını verdiğini ifade etmektedir. Oysaki, dünya çapında böyle bir yıldız sicili bulunmadığı gibi, müşterilerin talep ve ücret karşılığında yıldızlara isim verebileceğini öne sürmek yanıltıcıdır. Başvuru sahibinin yıldızlara resmi isim verme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin, 14. ve 16. sınıflarda yıldız ve gökcisimlerine atıf yapılan bölümleri kaldırarak mal listesini sınırlandırdığı ve bu yolla da ret kararının gerekçesinin ortadan kalktığı yönündeki iddiası kabul edilemez. Çünkü, başvuru sahibi mal listesini sınırlandırmamakta, tersine belirtilen ifadeleri kaldırmak suretiyle genişletmektedir.

Başvuru sahibi, markanın henüz kullanılmadığını, dolayısıyla yasadışı kullanımdan bahsedilemeyeceğini iddia etse de; burada tartışılan konu kullanımın yasadışı olup olmadığı değil, tüketicileri yanıltıcı mahiyette olup olmayacağıdır. Başvuruda yer alan “registry” kelimesinden hareketle yukarıda yapılan açıklamalar, başvurunun yanıltıcı olduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede, başvuru Temyiz Kurulu tarafından 7(1)(g) maddesi kapsamında tüm mal ve hizmetler için yanıltıcılık gerekçesiyle reddedilmelidir ve uzmanın ilk kararında reddetmemiş olduğu 14. sınıfa dahil mallar da ret kararı kapsamına alınmalıdır. Başvuru 7(1)(g) maddesi kapsamında tümüyle reddedildiğinden, 7(b),(c) maddeleri kapsamında verilen kısmi ret kararına karşı yapılan itirazın ayrıca incelenmesi de gerekli değildir.

EUIPO Temyiz Kurulunun yukarıda özetlediğimiz kararı, hem içeriği hem de yöntemi bakımından oldukça ilginçtir ve ülkemizde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nca bazı durumlarda kullanılan resen ret mekanizmasıyla örtüşmektedir. Benzeşen yön, her iki Kurulun da başvuruyu ilgili daireye iade etmek yerine resen inceleyerek yeni ret gerekçelerini uygulamaları ve/veya ret kararının kapsamını genişletmeleridir; farklılaşan yön ise EUIPO Temyiz Kurulu’nun ret niyetini belirten bir ara kararı-mektubu (objection) önceden göndererek, başvuru sahibine görüş bildirmesi için süre vermesidir. Bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu söylemek güç değildir.

Elbette, bu tip resen ret hallerinin, EUIPO, Türkiye ya da başka bir ülke fark etmez, Temyiz Kurullarına yüklenen Kurtarıcı misyonuyla örtüşmediği ortadadır.

Kurtarıcıdan ne beklenir kurtarması öyle değil mi? Kurulların resen ret kararı vermesi halinde ise, Kurullar başvurunun tabutuna çok sert birkaç çivi daha çakmaktadır. Pek sık karşılaşılan haller olmasa da, Kurtarıcıya bence dikkat edin.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2020

unsalonderol@gmail.com

JAPON EKOSESİ; SİNGAPUR’DAN BİR YÜKSEK MAHKEME KARARI

İskoçlar köken meselesi konusunda çok hassaslar. Edinburg’da Princess Caddesinin sonunda bir bina var, orada klanların soy ağacı kayıtlarını saklıyorlar. Bizdeki nüfus kütüğü gibi bir sistem düşünün, fakat kayıtlar soy/klan kriteri üzerinden tutuluyor. Eskiden bu kayıtları büyük defterlerde tutarlarmış, artık bilgisayar kullanıyorlar  elbette. Klanların oluşmasının kökeninin 6. yüzyıla kadar gittiği ama işin sistemsel hale gelmesinin 12. yüzyıla tarihlendiği biliniyor.

Tartanın İskoçlar için ne anlama geldiğini layıkıyla kavrayabilmek için salt tarihsel  bilgi sahibi olmak, nasıl diyeyim, biraz kağıt üstünde kalabilir. İskoçya’yı görüp meseleyi yerinde müşahede etmek lazım, yoksa çoğu insan gibi “bu İskoçlar tartana amma da düşkün” noktasında kalınabilir. Nedir tartan? Tartan kısaca ekose deseni olarak tanımlanabilir.

Bizim için konu çoğunlukla sadece  “değişik renk kombinasyonlarında  ekose desenli kumaş” olarak algılansa da  aslında mevzunun  sağlam bir tarihi,sosyolojik, kültürel, siyasi ve  ekonomik boyutu var. Çünkü İskoçya’da hemen her bir tartan renk ve desen kombinasyonu bir klana ait, yani öyle X renkleri hoşlarına  gittiği için yapmıyorlar seçimlerini. Ayrıca her klanın kendi sembolü var ve bu sembolleri tartan kumaştan giysilerin/giysilerin üzerine sardıkları  kumaşların üzerine taktıkları iğneler ile somutlaştırıp köken belirtiyorlar. Benim bildiğim kadarıyla irili ufaklı 300’den fazla klan var İskoçya’da. Turistik olanlar dışındaki yerli köklü tartan kumaş üreten/tartandan ürün satan  mağazalara gittiğinizde zaten onlar klanların büyük çoğunluğunun renklerini ezbere biliyorlar  veya mesela siz klanınızın rengini hatırlamıyorsanız (diyelim ki Amerika’da doğmuş büyümüş ve atalarınızın renklerinden emin olmayan biriyseniz) önünüze kocaman kataloglar açıyorlar; bu kataloglardan soyadını takip ederek ailenizin tartanı ile sembolünü  bulup ona göre alışveriş yapabiliyorsunuz. Tabii İskoç değilseniz de böyle mağazalara gidip istediğiniz renk tartan almanıza engel bir durum yok; mesela ben son Edinburg seyahatimde böyle yerleşik  bir mağazaya girdim ve satıcıyı  yormamak için daha en baştan “İskoç değilim, sizce mahsuru yoksa,sadece hoşuma giden renge göre seçim yapacağım. Ayrıca bir aile sembolü yerine İskoçya’nın ulusal sembolü olan devedikeni çiçeği formunda bir iğne almak istiyorum” dedim. Bu arada,  klanları ve tartanlarını gösteren haritalar/posterler de var. Hatta aslına bakarsanız bir de tartan kayıtlarının tutulması  için Kanun ile kurulmuş bir devlet kurumu var İskoçya’da https://www.tartanregister.gov.uk/aboutUs oraya da göz atılabilir.

İskoçlar tartan kumaştan türlü çeşit ürün yapıyorlar ya da ürünleri bu kumaşlarla kaplıyorlar, yani olay sadece giysi değil; restoran ve kahvelerdeki sandalyeler, duvarlar, koltuklar, trenlerde vagonların içi , yastıklar, battaniyeler, cüzdanlar hatta kedi-köpek yatakları vs derken yer gök tartan! Giysiler konusunda ise çok kendilerine özgü ve bence çok şık tasarımları var; bunların güzel örneklerini seyretmek ve meselenin yalnızca ekose pileli etekten ibaret olmadığını  görmek  isterseniz Outlander dizisini tavsiye edebilirim. Outlander İngilizce’de, biraz sokak diliyle söylersek, chick movie (kız filmi) tadında bir yapım; fantastik , zamanlar arasında gidilip gelinen bir aşk hikayesini anlatıyor filan ama aslında arka fonunda İskoç tarihinin çok hüzünlü ve belki de en önemli kırılma noktası olan Jakobit isyanını temel alıyor. Dizi, Inverness’de başlayarak çoğunlukla İskoçya’nın Highland denen cennet bölgesinde çekiliyor. Ben diziyi Highland’in muhteşem doğası ile tartan kumaştan yapılmış  tasarımları ve aksesuarları görmek için seyrettim doğrusu! Jakobit isyanı ve tartan demişken; tartan deseni o kadar önemli ki İskoçya’da, bu isyanda İngilizler İskoçları kırıp geçirdikten sonra İskoçya’da klanlara göre tartan renkleri kullanılmasını yasaklıyorlar on yıllar boyunca. Bu davranışıyla  İngiltere  “otorite benim, ben ne dersem o olur, bana biat etmeyenin sonu da böyle olur” mesajı verdiği gibi,  İskoçları tartan konusundaki hassasiyetlerinden vurarak bir nevi  İskoç ulusalcılığını altta gördüğünü ifade ediyor. İsyanlar sırasında tüm isyancıların giydiği ve hiçbir klana ait olmayan  bir tartan deseni de var ve bu yukarıda linkini verdiğim devlet kurumu kayıtlarında o da geçiyor.

Evet, tartan böyle bir şey işte. Gerçi İrlandalılar ve Galler’den olanlar da tartan desenine çok düşkün, ama anlayacağınız İskoçların durumu daha bir değişik.

İskoçya nere Singapur nere diyeceksiniz değil mi? E o zaman hadi bizde Outlander’de olduğu gibi ışınlanalım ve Uzakdoğu’nun minik ama çok zengin ülkesi Singapur’da  neler olmuş bir bakalım.

ISETAN Japonya menşeili, yaklaşık yüz yıl evvel kurulmuş, orta üstü ve lüks segmentte dünyanın her yerinden çok sayıda değişik ürün satan,tanınmış bir çok katlı mağazalar zinciri.

ISETAN 18/06/2016 tarihinde Singapur Marka ve Patent Kurumu’na “ISETAN TARTAN” markasının 33. sınıfta “Biralar hariç, her türlü alkollü içecekler; sake” emtiasında tescili için  başvuruyor. Scotch Whisky Association (SWA) hemen “Ne? Tartan mı?” deyip başvuruya itiraz ediyor, ancak itirazı reddediliyor. SWA Temyiz Kurulu’na üst itiraz yapıyor, ama oradan da lehine bir netice çıkmayınca işi Mahkeme’ye taşıyor.

Aşağıda Singapur High Court yargıcı Sn. Lee Seiu Kin J’nin ihtilaf konusunda verdiği 28/08/2019 tarihli kararını inceleyeceğiz. SWA bu kararı, varsa, bir üst yargı merciine taşıyacaktır diye düşünüyorum, çünkü benim bile aklımda bazı sorular oluştu okuduğumda.

SWA, ISETAN TARTAN başvurusuna itiraz ederken iddialarını üç temele dayandırıyor:

1- Markanın, konu ürünlerin coğrafi kaynağı konusunda tüketicileri yanıltacağı,

2- Markanın Coğrafi İşaret Kanunu’na aykırı olduğu,

3- Markanın içinde coğrafi işaret barındırdığı.

BİRİNCİ İDDİA

Birinci iddianın değerlendirilmesi için yargıç önce “yanıltıcı marka” kavramına odaklanıyor ve İngiliz Marka Hukukunu rehber alarak diyor ki;  yanıltıcı marka, doğası gereği, toplumu mal ya da hizmetin doğası, kalitesi veya coğrafi kaynağı hakkında yanıltan işarettir ve burada yanıltma haline ilişkin yapılacak itirazların belirsiz ve hayali değil bilakis gerçek (temellere dayalı) olması gerekir. Huzurdaki olayda ilgili toplum kesimi viski içen/satın alanlardır.

SWA:

— Tartanın İskoçya’nın bir sembolü olduğunu, Singapurlu tüketicilerin de tartanı böyle bildiğini, tartanın doğrudan İskoçya ile bir bağlantıyı işaret ettiğini  iddia ediyor.

— Dosyaya başka ülkelerde verilmiş  Mahkeme kararları koyarak o ülkelerde tartan ibaresinin İskoçya dışında üretilen viskiler üzerinde kullanımının yasaklandığını belirtiyor.

Davalı ise ISETAN TARTAN markasının herhangi bir yanıltıcılık içermediğini, ortada tüketicilerin yanılacağına işaret eden gerçek bir emare bulunmadığını, tüketicilerin davalının mallarının İskoçya’dan geldiğini düşünmesinin mümkün olmadığını iddia ediyor. 

MAHKEME DİYOR Kİ;

Tartan örgü  ya da yünlü bir kumaşa uygulanan, değişik renklerde çapraz bant-çizgilerin  birbirini  keserek  tekrar ettiği bir desendir. Bu desen pek çok kültürde varsa dai bilhassa İskoç olarak ve İskoç hanedanlarının ve klanlarının bir amblemi olarak kabul edilmektedir. 2012 yılında YouGov adlı uluslararası pazarlama şirketinin yaptığı araştırmaya göre, tartan İskoçya’nın en tanınan 3. sembolüdür. Bunun yanında, Dr. Megan RaeBlakely yazdığı “Desen Tanıma ;Tartan ile İlgili  Hükümet Düzenlemesi ve Kültürün Metalaşması”  (Patternrecognition ; governmentregulation of tartan andcommodification of culture) isimli makalesinde “Tartan İskoç kültürüne derin bir şekilde gömülmüştür ve uluslararası çapta İskoç kültürünün bir simgesi olarak bilinir. Bu sembol kimlik ve lokal birlikteliğin sürdürülmesine hizmet ettiği gibi, İskoç mirasına ve soya dayalı turizme ve dahi özel ve kamusal  bilgiye olan ilginin  artmasına sebep olmaktadır.” demektedir.

Gerçi davalı tartan deseninin İrlanda gibi başka ülkelerde de kullanıldığını ifade etmiştir, ancak bundan başka da tartanın bir İskoç sembolü olduğuna karşı ciddi bir argüman ileri sürememiştir.

Dosyadaki delillerden İskoçya ile Singapur arasında devamlılık arz eden bir ilişki bulunduğu anlaşılmaktadır. Mesela;

—–Singapur’a ilk yerleşen kişi ve Singapur’un ilk kumandanı olan William Farquhuar bir İskoç’dur,

—–Singapur’un Avrupa stilindeki ilk kilisesinin adı St. Andrew olup,  bu ibadet mekanı ismini İskoçya’nın ana azizinden almıştır,

—–2006 yılında Highland Barosu Singapur’da iki gün süren “Taste of Tartan” isimli bir organizasyon düzenlemiştir,

—-2016 yılında 21.000’den fazla Singapurlu İskoçya’yı ziyaret etmiş ve İskoçya’ya 29.000.000 Sterlin para bırakmıştır.

Bu durumda Mahkeme şu kanaattedir; Singapur toplumu tartanı ve İskoç kültürünü bilmektedir + Yargıç, “Tartan” kelimesinin İskoçya’yı çağrıştırdığını kabul etmektedir.

Ayrıca Mahkeme, ISETAN TARTAN markalı viskiler, eğer İskoçya üretimi olmazsa ortalama viski tüketicisinin bunların coğrafi kaynağı konusunda yanılacağı  kanaatindedir, çünkü ortalama tüketici özellikle İskoçya ve tartana aşinadır. Bir viskinin üzerinde, ISETAN yazsa dahi,  TARTAN ibaresini gören ortalama tüketicinin aklına  İskoç viski gelecektir; bu algıyı yoğunlaştıracak olan faktörse İskoç viskisinin global bazda tanınmasıdır. Ama mesela ISETAN TARTAN viski dışında başka bir alkollü içecek üzerinde kullanılsa böyle bir durum ortaya çıkmaz.

Davalı her ne kadar markadaki ilk kelimenin ISETAN olmasından dolayı bunun İskoçya yerine Japonya’yı hatırlatacağını iddia etmişse de, Mahkeme aynı görüşte değildir. ISETAN’ın dünyanın değişik memleketlerinden ürünler satan çok katlı bir mağaza olduğu göz önüne alınırsa, ortalama tüketici burada satılan bütün ürünlerin kaynağının Japonya olduğunu düşünmez; tüketici, muhtemeldir ki, ISETAN TARTAN markalı viskilerin orjininin İskoçya olduğunu düşünür. İlk kelime ISETAN ise de, ortalama viski tüketicisi aslen ikinci kelime olan TARTAN’a odaklanır ve yanılır.

Ezcümle; davacının ilk argümanı kabul edilmiştir.

İKİNCİ ve ÜÇÜNCÜ İDDİALAR

Bence mesele coğrafi işaretle ilgili bu kısımda biraz çetrefilleşiyor.

Singapur Coğrafi İşaret Kanunu’na göre;  bir coğrafi işaretin o coğrafi yerden kaynaklanmayan bir ürün üzerinde, ürünün coğrafi kaynağı konusunda tüketiciyi yanıltacak şekilde, herhangi bir biçimde kullanılması yasaktır + bir coğrafi işaretin Paris Sözleşmesi’ne aykırı biçimde haksız rekabet yaratacak şekilde kullanılması yasaktır + alkollü içeceklere ilişkin bir coğrafi işaretin, ürünün işaretin tescil kapsamındaki  bölgede üretilmemesi halinde kullanımı yasaktır. Ayrıca, bir coğrafi işaretten oluşan ya da içinde coğrafi işaret geçen bir markanın, ürünler o coğrafi yerde üretilmiyorsa,  şarap ve diğer alkollü içecekler için tescili ve kullanımı yasaktır. Hepsi güzel maddeler doğrusu!

Peki bu olayda kullanılan ne ve bu, mevzuat çerçevesinde, bir coğrafi işaret midir?

Yapılan duruşmada SWA diyor ki; burada kullanılan “Scotch Whiskey”dir. SWA bu iddiasını desteklemek için Avrupa Birliği’nde kazandığı davaların kararlarına dayanıyor ve kullanım kapsamına dolaylı kullanımın da (indirect commercial use) girdiğini iddia ediyor ve çağrıştırma konseptinden de elbette ki bahsediyor. Fakat Yargıç bu konuda ikna olmuyor, bu kararlar “kullanım” kavramı konusunda bana yol gösterici değil diyor.

Hakim ikna olmadım deyince SWA cevaben; Singapur mevzuatı da AB mevzutı da TRIPS temeline dayanıyor, o sebeple  AB’de yapılan yorumlar göz önüne alınmalı, yani kullanım kavramı geniş yorumlanmalıdır diyor. Yargıcın buna karşı cevabı şu oluyor; aynı temele dayanıyorlar diye “kullanım” her ülkede tamamen aynı anlama gelmez, ben “kullanım” kavramını basit ve sıradan manasıyla  kabul ediyorum ki bunun içinde dolaylı kullanım ya da çağrıştırma yer almıyor +  davalının kullandığı Scotch Whiskey değil ISETAN TARTAN +  buradaki konu bir marka tescili yani davalının fiili bir kullanımı gösterilmiyor ve hatta Scotch Whiskey diye bir kullanımda bulunacağına ya da başvuru yapacağına dair bir emare bile yok ortada +  açıkça ortada ki AB mevzuatı coğrafi işaretlere Singapur mevzuatından daha geniş bir koruma veriyor.

Sonra Yargıç dönüp Tartan bir coğrafi işaret midir konusunu inceliyor ki bu kısım bence ilginç. Kanun’da coğrafi işaretin ticarette kullanılan ve malların geldiği yeri belirten “herhangi bir işaret” (any indication) olabileceği belirtiliyor. Burada Yargıç bir kitaptan alıntı yapıyor ve bence  kitaptan yaptığı alıntıdaki  çok ilginç; ben alıntıyı  kısaltarak şöyle özetleyeyim; 

“Coğrafi İşaretler çoğunlukla malların orijinini gösteren bir coğrafi yerin adını içerir. Ancak,malların orijin yeri olan toprakları-bölgeyi vs  göstermek kaydıyla,  başkaca bazı kelimeler de coğrafi işaret olabilir. Mesela Eyfel Kulesi, Çin Seddi, Taç Mahal gibi yerlerin de Fransa’dan, Çin’den ve Hindistan’dan gelen mallar için coğrafi işaret olacağı düşünülebilir.

Bu noktadan sonra Hakim’in tartan da bu kapsamdadır ve coğrafi işaret olarak kabul edilebilir demesini bekliyorsunuz değil mi? Yok, hayır, öyle demiyor! Aksine diyor ki; Eyfel Kulesi, Çin Seddi, Taç Mahal , bunların hepsi—açık biçimde ülke söylenmese de — belli bir yerle bağlantılı, halbuki tartanda böyle bir durum yok. Tartan belli bir yeri işaret etmiyor, ya da mala ilişkin bir kaliteyi, ünü veya karakteristiği göstermiyor; her ne kadar İskoçya ile bağlantılansa da neticeten tartan yukarıda tarif ettiğim gibi bir desen sadece. Coğrafi işaretin bir coğrafi yere veya lokasyona referans vermesi gerek, tartanda bu özellik yok. Dolayısıyla, coğrafi işarete dayalı temyiz taleplerini reddediyorum.

SONUÇ? Sonuçta Mahkeme birinci iddia çerçevesinde SWA’nın temyizini İskoçya’da üretilmeyen viskiler için kabul ediyor. Diğer bir anlatımla “İskoç viskisi” emtiasının  başvurudan çıkarılmasını kabul ediyor.

Bu kararı okuyunca insanın aklına türlü çeşit sorular geliyor galiba. Mesela; Eyfel Kulesi, Taç Mahal, Çin Seddi filan coğrafi işaret olabilecekse tartan niye olamıyor? Coğrafi İşaret sisteminin yaratıcısı olarak Fransızlar bu Eyfel Kulesi örneği hakkında ne düşünüyor? Sonuçta Mahkeme’nin kararı tabii, ama tartan olmaz derken bunun somut gerekçesi nedir? Tartanın ne olduğunu, önemini, Singapurluların da bunu bildiğini ifade eden Yargıç birdenbire niye “ama bir Alex değil” der gibi “ama tartan bir Eyfel Kulesi değil” deyiveriyor? (Ben bu noktada sanırım en çok Amerikan kararlarını beğeniyorum. Hakimin fikrine katılırsın katılmazsın, o ayrı konu, ama en azından kararda önceki olaylarla karşılaştırma yapılır ve Hakim mantığı çerçevesinde  verdiği kararın gerekçesini bir yere oturtur.)  Tartan sadece bir desense , o zaman Eyfel kulesi de sadece  bir kule değil midir? Hani “any sign“ coğrafi işaret olabiliyordu? Avrupalılar coğrafi işaretin kullanımı kavramını biraz fazla geniş yorumluyorlar diyen Yargıç, Eyfel Kulesi-Çin Seddi-Taç Mahal  coğrafi işaret olabilir diyen görüşten bahsederken çok geniş bir  geniş bir yoruma kararında yer vermiş olmuyor mu?

İnsanın kulağına ilk anda oksimoron gibi geliyor, ama biliyorsunuz Japon viskisi diye bir trend var son zamanlarda dünyada.Peki  bu dosya  Sn. Yargıç’ın kararına uygun olarak kapanırsa Japon Tartan’ı diye yeni bir kavram da çıkar mı acaba ortaya!!

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Eylül 2019

Kamu Kurumlarını Çağrıştıran Kelimeler Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? USPTO Temyiz Kurulu TSA-KIT Kararı

Türkiye’de her geçen yıl artmakta olan marka tescil başvuruları, karar verilmesi güç, yeni karşılaşılan tipte başvuruları da yanında getirmektedir. Bununla birlikte, bu yazının ses, koku, pozisyon, hologram gibi geleneksel olmayan marka türlerine ilişkin olmadığını en başta ifade etmek yerinde olacaktır. Son yıllarda karşılaşılan başvuru tiplerinden birisi, genel anlamda kamu organlarına, kamusal simgelere, kamunun düzenleyici kurumlarının kullandığı standardizasyon kavramlarına, devletin önemli projelerine referanslar içeren, buna karşın kamunun organları tarafından yapılmayan başvurulardır. Bu noktada kamuyla kast ettiğimizin sadece devlet veya onun organları olmadığını, kamu yararına faaliyet gösteren ve genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşları da kapsadığını belirtmek yerinde olacaktır.

Anılan tipteki başvuruların temel amacı, kanaatimize göre, kamusal faaliyet gösteren kuruluşlarla, başvurunun veya başvuru sahibinin bağlantısının bulunduğu mesajının tüketicilere verilmesi veya kamu tarafından aranan standartların sağlandığı algısının tüketicilerde yaratılması ve bu yollarla ticari rakipler karşısında tercih edilirlik kazanmanın yolunun açılmasıdır.

Belirtilen nitelikteki başvurular için uygulanacak ret gerekçesinin içeriği hakkında tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Uygulanması gereken ret gerekçesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-(f) bendi[1] mi olmalıdır yoksa aynı kanunun 5/1-(ı)[2] bendi mi tercih edilmelidir?

5/1-(f) bendi, açık olarak malın veya hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı konusunda yanıltıcılığı işaret ettiğinden ve bu tip başvurularda malın veya hizmetin niteliğinin, kalitesinin, coğrafi kaynağının yanıltıcılığından ziyade, başvuru sahibinin kimliğinden kaynaklanan bir yanıltıcılık hali bulunduğundan, kanaatimizce 5/1-(f) bendi yerinde bir ret gerekçesi olmayacaktır. Bu bağlamda, bize göre, tercih edilmesi gereken ret gerekçesi 5/1-(ı) bendidir, şöyle ki başvuru sahibi kamu otoritesini kullandığı (veya onun verdiği yetkiyle faaliyet gösterdiği) intibaını vererek, tüketicileri yanıltmakta ve bu yolla -geniş anlamda- kamu düzenine aykırı biçimde hareket etmektedir. Bu husus tartışmaya açıktır ve kanaatimizce tartışılması yerinde olacaktır.

Yurtdışında da bu tip başvurularla karşılaşılmaktadır ve bu yazıda bir USPTO Temyiz Kurulu kararı özelinde A.B.D. uygulaması hakkında bilgi vermeye gayret edeceğiz.

Öncelikli olarak, A.B.D. Marka Kanunu’nda yer alan ret gerekçelerinin, Avrupa Birliği ve dolayısıyla ondan esinlenilen Türk mevzuatından farklı olduğu belirtilmelidir.

A.B.D. Marka Kanunu, madde 2(a), “Yaşayan veya ölmüş kişilerle, kurumlarla, inançlarla veya ulusal sembollerle yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayacak işaretlerin” de reddedileceği hükmünü içermektedir. Belirtilen hüküm, kurumlarla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayacak işaretlerin reddedileceği talimatı bağlamında, yukarıda açıkladığımız husus hakkında oldukça açık bir tabloyu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, değerlendirmenin ne şekilde yapıldığı konusunda aşağıda yer vereceğimiz karar okuyucularımızı daha da aydınlatacaktır.

USPTO Temyiz Kurulu, http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87215481-EXA-14.pdf bağlantısından görülebilecek, 24 Ocak 2019 tarihli kararı ile madde 2(a) kapsamında verilen bir USPTO kararını onamıştır.

TSA-KIT ibareli bir kelime markasının “Sınıf 21: Boş satılan şişeler” malı için tescil edilmesi amacıyla Elisabeth Stecki DBA Whineware tarafından bir başvuru yapılır. Başvurudaki “kit” kelimesinin Türkçe karşılığı “donanım, malzeme, set” kelimeleridir.

USPTO uzmanı, başvurunun A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı Ulaşım Güvenliği İdaresi ile yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacağı gerekçesiyle madde 2(a) çerçevesinde reddeder.  Bu noktada A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin İngilizce karşılığının Transportation Security Administration, kısaltmasının ise “TSA” olduğu belirtilmelidir. Bir diğer deyişle uzman “TSA-KIT” ibaresini “TSA sti (donanımı)” olarak tespit ederek başvuruyu reddetmiştir.

Okuyucularımızın zihninde daha açık bir resim oluşturmak amacıyla, Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin, yani TSA‘nın uçaklarda sıvı taşınması ve diğer uçuş güvenliği standartlarını belirleyen idare olduğu öncelikli olarak belirtilmelidir. Bu bağlamda, uzmana göre, TSA-KIT terimi, TSA standartlarına uygun donanım ve malzemeleri işaret etmektedir ve uçuşlardaki en önemli standartlardan birisi de TSA düzenlemelerine uygun şişelerdir (bu şişeler içecek, ilaç, bebek maması, vb. taşımak amaçlı da olabilir). Uzman ve TTAB kararda, üçüncü kişilerin TSA standartlarına uygun ürünleri işaret ettikleri ticari kullanımın varlığını göstermiştir. Aşağıda örnek görseller yer almaktadır:

Dahası başvuru sahibinin kendisi de ürünlerinin önemli özelliklerinden birisinin TSA standartlarına uygunluk olduğunu belirtmektedir:

Yukarıdaki bilgiler Temyiz Kurulu kararının değerlendirme bölümünde yer alsa da, başvurunun ret gerekçesinin okuyucularımızla daha kolaylıkla anlaşılabilmesi bakımından bu bilgilere başlangıçta yer vermeyi tercih ettik.

Temyiz Kurulu değerlendirmesinde ilk olarak, madde 2(a)’nın uygulama alanını ve uygulanacak testi açıklamıştır.

Kurul’a göre, devlet (hükümet) organları, içtihat gereğince madde 2(a)’nin yanlış bağlantı kurulmasını engelleme yasağı kapsamında korunacak kişiler kapsamına girmektedir. Madde 2(a)’nın gerekçesi, madde 2(d)’nin yani karıştırılma olasılığının gerekçesinden farklıdır. Madde 2(a) kapsamında aranan husus, davalının mallarının ticari kaynağının davacı olduğu şeklinde tüketicilerde ortaya çıkacak bir algı değildir; tüketicilerin davalının mallarının davacıyla bağlantılı olduğu yönünde yanlış bir bağlantı kurması gerekmektedir. Karıştırılma olasılığı, kamuyu malların ticari kaynağı konusunda karıştırmadan korumayı amaçlarken, madde 2(a) kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı korumak değil, kişilerin veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.

Bir terimin madde2(a) kapsamına girip girmediğini değerlendirmek için içtihatta dört aşamalı bir test bulunmaktadır. Bu testin basamakları incelenen vakaya uyarlandığında, yanıtlanması gereken sorular aşağıdaki şekilde ortaya çıkmaktadır:

(1) Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir? İncelenen vakada bu kurum TSA’dır. (2) Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder biçimde mi algılanacaktır? (3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?

Temyiz Kurulu, vakayı belirtilen test kapsamında değerlendirmiştir. Buna göre:

(1) Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir?

TSA, Ulaşım Güvenliği İdaresi (Transportation Security Administration)’ni resmi ve gayriresmi biçimde işaret etmektedir ve bu kuruluş A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın bir alt birimidir. TSA, 11 Eylül sonrasında kurulmuştur ve A.B.D.’ye giren ve çıkan yolcuların tamamını incelemektedir.

Kurul’a göre, TSA-KIT ibaresi TSA kısaltmasının yakın derecede benzeridir. Kurumun kısaltması ve devamında KIT ibaresinden oluşan başvuruda, KIT ibaresi malların bir kit (set, donanım) şeklinde satıldığını işaret etmektedir.

(2) Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder biçimde mi algılanacaktır?

Başvuru sahibi TSA-KIT markasının “Boş satılan şişeler” malları için tescil edilmesini talep etmektedir. Yazının önceki bölümlerinde yer verdiğimiz ve kararda daha fazlası da bulunan görseller, başvurunun kapsadığı mallar da dahil olmak üzere, bazı seyahat malzemelerinin üçüncü kişilerce TSA seyahat düzenlemelerine uygun oldukları belirtilerek satıldıklarını göstermektedir.  

Başvuru sahibinin kendi ilanı da dahil olmak üzere, bu kanıtlar, tüketicilerin münhasıran ve hata olmaksızın TSA ibaresini ilgili hükümet kurumunu işaret eder biçimde algılayacağını göstermektedir. Tüketiciler, başvurudaki TSA referansının önemini derhal fark edecek ve anlayacaktır.  

Başvuru sahibi TSA ibaresinin başka ifadelerin kısaltması (örneğin travel sufficient alcohol) olabileceğini de öne sürse de, bu hususu ispatlar kanıtlar bulunmamaktadır. Buna ilaveten, başvuru sahibinin kurumun şişe imalatı gibi işlerle iştigal etmediği yönündeki argümanı da kabul edilemez. Daha önceden de ifade edildiği gibi, madde 2(a) kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı malların ticari kaynağı konusunda karıştırılma olasılığından korumak değil, kişilerin veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.

 (3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?

Temyiz Kurulu testin kalan iki sorusunu birlikte değerlendirmiştir.

TSA kurumunun başvuru kapsamındaki mallarla bir bağlantısının bulunmadığı açıktır; ancak, TSA’nın ünü ve bilinirliği böyle bir bağlantının kurulabileceği yönünde varsayımda bulunulmasına imkan vermektedir. Dahası, dosyada bulunan kanıtlar TSA kısaltmasının, seyahat bağlantılı ürünler sektöründe oldukça iyi bilinen bir hükümet organının kısaltması olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak; başvuruya konu marka münhasıran TSA kurumunu işaret etmektedir ve böyle algılanacaktır; TSA kurumunun başvuru kapsamındaki mallarla bir bağlantısı bulunmasa da, TSA’nın ününün ve bilinirliğinin yüksekliği nedeniyle, başvuru sahibinin TSA-KIT markasını şişeler için kullanması halinde, böyle bir bağlantı kurulabileceği varsayılabilecektir.

Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen gerekçeler bağlamında, başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.  

Yukarıda yer verilen test ve tespitler ışığında Türkiye özeline dönülecek olursa; devletin, kamusal yönü bulunan tüzel kişilerin ve devlet organlarının itibarlarından ve şahsiyetlerinden faydalanma amacı güden başvurularla son dönemlerde artan biçimde karşılaşıldığı gerçektir. Bu tip başvuruların incelenmesinde, yukarıda belirtilen A.B.D. uygulamasındaki testlerin kullanılması, şüphesiz daha sağlıklı inceleme basamaklarının oluşturulmasını sağlayacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2019

unsalonderol@gmail.com


[1] (f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

[2](ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

Askeri Timlerin İsimleri Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? USPTO Temyiz Kurulu “SEAL TEAM” Kararı

seal2

 

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin (daha doğru bir tabirle terör saldırısının) hepimizde bıraktığı etki çok tazeyken ve her geçen dakika bu korkunç girişim hakkındaki yeni gerçekleri öğrenirken, zihni toparlayarak başka konulardan bahsetmek oldukça güç. Suçluların yakalanıp yargılanması ve cezalandırılması, bu yapılırken de hukuk devleti ilkelerinin gözetilmesi şu an için en büyük temenni ve beklentimizi oluşturuyor.

Zihnimiz bu konuyla meşgulken ve her dakika MAK (Muhabere Arama Kurtarma Timi), SAT (Sualtı Taarruz Timi), JÖH (Jandarma Özel Harekat Timi), PÖH (Polis Özel Harekat Timi) gibi kimilerimizin önceden pek de aşina olmadığı isim veya kısaltmaları duyarken, bugün ele alacağımız kararın da gündemle bir şekilde bağlantısının bulunmasını tercih ettik. Tam da bu noktada, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi Temyiz Kurulu’nun, “Seal Team Physical Training, Inc.” başvurusu hakkında 30 Haziran 2016 tarihinde verdiği oldukça yeni bir kararla karşılaştık. A.B.D. donanmasının en elit birliği olan “SEAL Timi (SEAL TEAM)”ni çağrıştırdığı gerekçesiyle USPTO tarafından reddedilen bu marka tescil başvurusu hakkında USPTO Temyiz Kurulu’nun verdiği karar, bu yazının konusunu oluşturacak. Merak eden okuyucularımız kararın İngilizce tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86420547-EXA-23.pdf bağlantısı aracılığıyla erişebilirler.

“Seal Team PT Incorporated” unvanlı başvuru sahibi 10 Ekim 2014 tarihinde aşağıda görseline yer verdiğimiz marka tescil başvurusunu USPTO’ya yapar. Başvuru kapsamında 41. sınıfa dahil “Fitness ve egzersiz konularında danışmanlık hizmetleri ve fiziksel fitness eğitimi hizmetleri.” yer almaktadır.

seal

USPTO uzmanı başvuruyu, A.B.D. marka kanunu madde 2(a) uyarınca, başvurunun A.B.D. donanmasının seçkin “SEAL Timleri”yle yanlış bir bağlantı kurulmasına imkan sağlaması nedeniyle reddeder. Başvurunun bir diğer ret gerekçesi ise önceden tescilli “SEAL” markasıyla karıştırılma olasılığıdır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilerek 30 Haziran 2016 tarihinde sonuçlandırılır.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, marka kanunu madde 2(a)’nın kapsamını tarif eder. Buna göre, madde kapsamında “Kişiler, kuruluşlar, inançlar veya ulusal sembollerle yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacak unsurlardan oluşan veya bu tip unsurları içeren markalar tescil edilmeyecektir”. Kurula göre, maddede adı geçen “kuruluşlar”, “devlet kurumlarını” da kapsamaktadır.

Başvuruya konu işaretin bir kişi veya kuruluşla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayıp sağlamadığını değerlendirirken inceleme uzmanı aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:

a-    Başvuruya konu işaret, başka bir kişi veya kuruluş tarafından önceden kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir?

b-    Başvuruya konu işaret, münhasıran ve açıkça ilgili kişi veya kuruluş olarak mı anlaşılacaktır?

c-     Başvuru sahibinin faaliyetlerinin, başvuru konusu markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşla bağlantısının bulunmaması gereklidir.

d-    İlgili kişi veya kuruluş o denli bilinir veya üne sahip olmalıdır ki, başvuruya konu marka, başvuru sahibinin malları veya hizmetleri için kullanıldığında, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.

Temyiz Kurulu, başvuruyu yukarıda yer verilen ilkeler kapsamında değerlendirir ve ret kararının yerindeliğini bu değerlendirme sonucunda tespit eder.

Değerlendirilen ilk husus başvuruya konu işaretin, A.B.D. donanmasının elit “SEAL Timi”nin ismiyle aynı veya yakın derecede benzer olup olmadığıdır.

Türkçe karşılığı “SEAL Timi” olan “SEAL Team” ibaresi, inceleme uzmanına göre, A.B.D. donanmasının özel silahlarla operasyon konusunda uzmanlaşmış taktik birim ve timlerinin bilinen adıdır. “Sea-Air-Land Teams” teriminin kısaltması niteliğindeki “SEAL Teams” ibaresi, “SEAL” veya “NAVY SEALS” olarak da bilinmektedir.

Başvuru sahibi, başvuruda yer alan “Inc.” (bu kısaltma İngilizce’de şirket kelimesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır) kısaltmasının başvurunun devlet bağlantılı olmadığını göstermek için yeterli olduğunu ve başvuruda takım veya tim anlamlarına gelen “Team” kelimesinin kullanılmasının fitness egzersizlerinin takım halinde yapıldığını işaret etme amaçlı olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede başvuru sahibine göre, başvurusu donanmayı veya donanma timlerini işaret etmemektedir.

Temyiz Kurulu’na göre, bir kuruluşun ismine ilave unsurların eklenmesi, ilgili başvurunun söz konusu kuruluşun isminin yakın derecede benzeri olduğu yönündeki ticari algıyı ortadan kaldırmayacaktır. Bu çerçevede Kurul, başvuruyu A.B.D. donanmasının “SEAL” isimli seçkin timlerinin yakın derecede benzeri olarak değerlendirmiştir.

Kurul takiben, “Başvuruya konu işaret, münhasıran ve açıkça ilgili kişi veya kuruluş olarak mı anlaşılacaktır?” sorusunun yanıtını araştırmıştır.

Başvuru sahibi başvurusunun sadece A.B.D. donanmasının “SEAL” isimli seçkin timlerini işaret etmediğini ispatlamak için USPTO sicilinden “SEAL TEAM” ibaresini içeren iki önceki tarihli tescil sunmuştur.

Temyiz Kurulu her ikisi de aynı kişiye ait olan önceden tescilli markaların, donanmanın seçkin “SEAL” timleriyle başvuru arasında münhasır ve açık bağlantı kurulması hususunu ortadan kaldırmayacağı değerlendirmesini yaparak, başvuru sahibinin tersi yöndeki iddiasını reddetmiştir.

Bu noktada, inceleme uzmanının ret kararını verirken, “SEAL TEAM” ibaresinin donanma “SEAL” timini işaret etmekte olduğunu gösteren çok sayıda medya çıktısı, ticari kullanım örneği ve etiket, çıkartma gibi ticari dolaşıma sokulmuş ürünler sunduğu da belirtilmelidir.

Temyiz Kurulu üçüncü olarak, “Başvuru sahibinin faaliyetlerinin, başvuru konusu markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşla bağlantısının bulunmaması gereklidir.” ilkesi çerçevesinde değerlendirme yapmıştır.

Başvuru sahibi, donanma veya SEAL timleriyle herhangi bir bağlantısı olmadığını belirtmiştir ve dolayısıyla bu beyanın ötesinde bir değerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

Temyiz Kurulu son olarak, “İlgili kişi veya kuruluş o denli bilinir veya üne sahip olmalıdır ki, başvuruya konu marka, başvuru sahibinin malları veya hizmetleri için kullanıldığında, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.” ilkesi bakımından değerlendirmelerde bulunmuştur.

Kurul burada, donanma “SEAL Timleri”nin halk nezdindeki bilinirliğinin sonucu olarak, tüketicilerde başvuruya konu “Seal Team Physical Training, Inc.” markasının, donanmayla ve onun elit “SEAL” timleriyle bağlantısı bulunduğu algısının oluşup oluşmayacağını değerlendirmiştir.

Okuyucularımızın muhtemelen çoğu Hollywood aksiyon filmlerine aşinadır ve bu filmlerde “SWAT”, “SEAL” ve diğer birçok A.B.D. operasyon timlerinin isimlerini duymuştur. Temyiz Kurulu da, aynı varsayımdan hareketle, “SEAL” ibaresinin çok sayıda kitap, film ve yayında kullanılması, “SEAL” timlerinin Bin Ladin’i öldüren birim olarak isminin son yıllarda dünyada sıklıkla geçmesi, bu timlerin dünyanın çeşitli yerlerinde ismi sıklıkla duyulan operasyonlar yapmaları gibi faktörler ışığında, “SEAL TEAM” ibaresinin donanma elit birimlerini doğrudan çağrıştıran bir terim olduğu sonucuna ulaşmıştır.

“SEAL” timlerinin üstün fiziki beceri gerektiren testlerden geçmeleri, bunun için sürekli ve düzenli spor ve egzersiz yapmaları, timlerin resmi web sayfasında bu egzersizlerin sayılması, egzersiz bilgilerine pdf formatındaki dosyalarda yer verilmesi, aynı sayfada egzersiz videolarının yayımlanmış olması, başvuru sahibi dahil olmak üzere, çok sayıda fitness kulübünün “SEAL” timlerinin kullandığı egzersiz yöntemlerini kullanarak eğitim verdikleri yönünde kanıtların bulunması, vd. hususların değerlendirilmesi neticesinde Temyiz Kurulu, halkın “Fitness ve egzersiz konularında danışmanlık hizmetleri ve fiziksel fitness eğitimi hizmetleri.” için yapılmış “SEAL TEAM” ibaresini içeren başvuru ile donanmanın seçkin “SEAL” timleri arasında bağlantı kurabileceği neticesine varmıştır.

Başvuruya konu işaretin, bir kişi veya kuruluşla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayıp sağlamadığını değerlendirirken kullanılan testte aranılan kriterlerin tümünün yerine getirilmiş olması nedeniyle Temyiz Kurulu, başvurunun reddedilmesi yönündeki kararı yerinde bulmuştur. Madde 2(a) çerçevesinde verilen ret kararı yerinde bulunduğundan karıştırılma olasılığı ret kararına karşı yapılan itirazın incelenmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Sonuç olarak başvuru sahibi adına yapılan itiraz reddedilmiştir.

MAK (Muhabere Arama Kurtarma Timi), SAT (Sualtı Taarruz Timi), JÖH (Jandarma Özel Harekat Timi), PÖH (Polis Özel Harekat Timi) gibi isim ve kısaltmaları artık haberlerde değil, sadece film veya dizilerde duyacağımız barış ve huzur dolu günlerin özlemiyle ve ülkemizin içinde bulunduğumuz iç karartıcı günler ve gündemden hızlıca kurtulması dileğiyle yazımızı sonuçlandırıyoruz.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2016

unsalonderol@gmail.com