Türkiye’de her geçen yıl artmakta olan marka tescil başvuruları, karar verilmesi güç, yeni karşılaşılan tipte başvuruları da yanında getirmektedir. Bununla birlikte, bu yazının ses, koku, pozisyon, hologram gibi geleneksel olmayan marka türlerine ilişkin olmadığını en başta ifade etmek yerinde olacaktır. Son yıllarda karşılaşılan başvuru tiplerinden birisi, genel anlamda kamu organlarına, kamusal simgelere, kamunun düzenleyici kurumlarının kullandığı standardizasyon kavramlarına, devletin önemli projelerine referanslar içeren, buna karşın kamunun organları tarafından yapılmayan başvurulardır. Bu noktada kamuyla kast ettiğimizin sadece devlet veya onun organları olmadığını, kamu yararına faaliyet gösteren ve genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşları da kapsadığını belirtmek yerinde olacaktır.
Anılan tipteki başvuruların temel amacı, kanaatimize göre, kamusal faaliyet gösteren kuruluşlarla, başvurunun veya başvuru sahibinin bağlantısının bulunduğu mesajının tüketicilere verilmesi veya kamu tarafından aranan standartların sağlandığı algısının tüketicilerde yaratılması ve bu yollarla ticari rakipler karşısında tercih edilirlik kazanmanın yolunun açılmasıdır.
Belirtilen nitelikteki başvurular için uygulanacak ret gerekçesinin içeriği hakkında tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Uygulanması gereken ret gerekçesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-(f) bendi[1] mi olmalıdır yoksa aynı kanunun 5/1-(ı)[2] bendi mi tercih edilmelidir?
5/1-(f) bendi, açık olarak malın veya hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı konusunda yanıltıcılığı işaret ettiğinden ve bu tip başvurularda malın veya hizmetin niteliğinin, kalitesinin, coğrafi kaynağının yanıltıcılığından ziyade, başvuru sahibinin kimliğinden kaynaklanan bir yanıltıcılık hali bulunduğundan, kanaatimizce 5/1-(f) bendi yerinde bir ret gerekçesi olmayacaktır. Bu bağlamda, bize göre, tercih edilmesi gereken ret gerekçesi 5/1-(ı) bendidir, şöyle ki başvuru sahibi kamu otoritesini kullandığı (veya onun verdiği yetkiyle faaliyet gösterdiği) intibaını vererek, tüketicileri yanıltmakta ve bu yolla -geniş anlamda- kamu düzenine aykırı biçimde hareket etmektedir. Bu husus tartışmaya açıktır ve kanaatimizce tartışılması yerinde olacaktır.
Yurtdışında da bu tip başvurularla karşılaşılmaktadır ve bu yazıda bir USPTO Temyiz Kurulu kararı özelinde A.B.D. uygulaması hakkında bilgi vermeye gayret edeceğiz.
Öncelikli olarak, A.B.D. Marka Kanunu’nda yer alan ret gerekçelerinin, Avrupa Birliği ve dolayısıyla ondan esinlenilen Türk mevzuatından farklı olduğu belirtilmelidir.
A.B.D. Marka Kanunu, madde 2(a), “Yaşayan veya ölmüş kişilerle, kurumlarla, inançlarla veya ulusal sembollerle yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayacak işaretlerin” de reddedileceği hükmünü içermektedir. Belirtilen hüküm, kurumlarla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayacak işaretlerin reddedileceği talimatı bağlamında, yukarıda açıkladığımız husus hakkında oldukça açık bir tabloyu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, değerlendirmenin ne şekilde yapıldığı konusunda aşağıda yer vereceğimiz karar okuyucularımızı daha da aydınlatacaktır.
USPTO Temyiz Kurulu, http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87215481-EXA-14.pdf bağlantısından görülebilecek, 24 Ocak 2019 tarihli kararı ile madde 2(a) kapsamında verilen bir USPTO kararını onamıştır.
TSA-KIT ibareli bir kelime markasının “Sınıf 21: Boş satılan şişeler” malı için tescil edilmesi amacıyla Elisabeth Stecki DBA Whineware tarafından bir başvuru yapılır. Başvurudaki “kit” kelimesinin Türkçe karşılığı “donanım, malzeme, set” kelimeleridir.
USPTO uzmanı, başvurunun A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı Ulaşım Güvenliği İdaresi ile yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacağı gerekçesiyle madde 2(a) çerçevesinde reddeder. Bu noktada A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin İngilizce karşılığının Transportation Security Administration, kısaltmasının ise “TSA” olduğu belirtilmelidir. Bir diğer deyişle uzman “TSA-KIT” ibaresini “TSA sti (donanımı)” olarak tespit ederek başvuruyu reddetmiştir.
Okuyucularımızın zihninde daha açık bir resim oluşturmak amacıyla, Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin, yani TSA‘nın uçaklarda sıvı taşınması ve diğer uçuş güvenliği standartlarını belirleyen idare olduğu öncelikli olarak belirtilmelidir. Bu bağlamda, uzmana göre, TSA-KIT terimi, TSA standartlarına uygun donanım ve malzemeleri işaret etmektedir ve uçuşlardaki en önemli standartlardan birisi de TSA düzenlemelerine uygun şişelerdir (bu şişeler içecek, ilaç, bebek maması, vb. taşımak amaçlı da olabilir). Uzman ve TTAB kararda, üçüncü kişilerin TSA standartlarına uygun ürünleri işaret ettikleri ticari kullanımın varlığını göstermiştir. Aşağıda örnek görseller yer almaktadır:
Dahası başvuru sahibinin kendisi de ürünlerinin önemli özelliklerinden birisinin TSA standartlarına uygunluk olduğunu belirtmektedir:
Yukarıdaki bilgiler Temyiz Kurulu kararının değerlendirme bölümünde yer alsa da, başvurunun ret gerekçesinin okuyucularımızla daha kolaylıkla anlaşılabilmesi bakımından bu bilgilere başlangıçta yer vermeyi tercih ettik.
Temyiz Kurulu değerlendirmesinde ilk olarak, madde 2(a)’nın uygulama alanını ve uygulanacak testi açıklamıştır.
Kurul’a göre, devlet (hükümet) organları, içtihat gereğince madde 2(a)’nin yanlış bağlantı kurulmasını engelleme yasağı kapsamında korunacak kişiler kapsamına girmektedir. Madde 2(a)’nın gerekçesi, madde 2(d)’nin yani karıştırılma olasılığının gerekçesinden farklıdır. Madde 2(a) kapsamında aranan husus, davalının mallarının ticari kaynağının davacı olduğu şeklinde tüketicilerde ortaya çıkacak bir algı değildir; tüketicilerin davalının mallarının davacıyla bağlantılı olduğu yönünde yanlış bir bağlantı kurması gerekmektedir. Karıştırılma olasılığı, kamuyu malların ticari kaynağı konusunda karıştırmadan korumayı amaçlarken, madde 2(a) kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı korumak değil, kişilerin veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.
Bir terimin madde2(a) kapsamına girip girmediğini değerlendirmek için içtihatta dört aşamalı bir test bulunmaktadır. Bu testin basamakları incelenen vakaya uyarlandığında, yanıtlanması gereken sorular aşağıdaki şekilde ortaya çıkmaktadır:
(1) Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir? İncelenen vakada bu kurum TSA’dır. (2) Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder biçimde mi algılanacaktır? (3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?
Temyiz Kurulu, vakayı belirtilen test kapsamında değerlendirmiştir. Buna göre:
(1) Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir?
TSA, Ulaşım Güvenliği İdaresi (Transportation Security Administration)’ni resmi ve gayriresmi biçimde işaret etmektedir ve bu kuruluş A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın bir alt birimidir. TSA, 11 Eylül sonrasında kurulmuştur ve A.B.D.’ye giren ve çıkan yolcuların tamamını incelemektedir.
Kurul’a göre, TSA-KIT ibaresi TSA kısaltmasının yakın derecede benzeridir. Kurumun kısaltması ve devamında KIT ibaresinden oluşan başvuruda, KIT ibaresi malların bir kit (set, donanım) şeklinde satıldığını işaret etmektedir.
(2) Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder biçimde mi algılanacaktır?
Başvuru sahibi TSA-KIT markasının “Boş satılan şişeler” malları için tescil edilmesini talep etmektedir. Yazının önceki bölümlerinde yer verdiğimiz ve kararda daha fazlası da bulunan görseller, başvurunun kapsadığı mallar da dahil olmak üzere, bazı seyahat malzemelerinin üçüncü kişilerce TSA seyahat düzenlemelerine uygun oldukları belirtilerek satıldıklarını göstermektedir.
Başvuru sahibinin kendi ilanı da dahil olmak üzere, bu kanıtlar, tüketicilerin münhasıran ve hata olmaksızın TSA ibaresini ilgili hükümet kurumunu işaret eder biçimde algılayacağını göstermektedir. Tüketiciler, başvurudaki TSA referansının önemini derhal fark edecek ve anlayacaktır.
Başvuru sahibi TSA ibaresinin başka ifadelerin kısaltması (örneğin travel sufficient alcohol) olabileceğini de öne sürse de, bu hususu ispatlar kanıtlar bulunmamaktadır. Buna ilaveten, başvuru sahibinin kurumun şişe imalatı gibi işlerle iştigal etmediği yönündeki argümanı da kabul edilemez. Daha önceden de ifade edildiği gibi, madde 2(a) kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı malların ticari kaynağı konusunda karıştırılma olasılığından korumak değil, kişilerin veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.
(3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?
Temyiz Kurulu testin kalan iki sorusunu birlikte değerlendirmiştir.
TSA kurumunun başvuru kapsamındaki mallarla bir bağlantısının bulunmadığı açıktır; ancak, TSA’nın ünü ve bilinirliği böyle bir bağlantının kurulabileceği yönünde varsayımda bulunulmasına imkan vermektedir. Dahası, dosyada bulunan kanıtlar TSA kısaltmasının, seyahat bağlantılı ürünler sektöründe oldukça iyi bilinen bir hükümet organının kısaltması olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak; başvuruya konu marka münhasıran TSA kurumunu işaret etmektedir ve böyle algılanacaktır; TSA kurumunun başvuru kapsamındaki mallarla bir bağlantısı bulunmasa da, TSA’nın ününün ve bilinirliğinin yüksekliği nedeniyle, başvuru sahibinin TSA-KIT markasını şişeler için kullanması halinde, böyle bir bağlantı kurulabileceği varsayılabilecektir.
Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen gerekçeler bağlamında, başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.
Yukarıda yer verilen test ve tespitler ışığında Türkiye özeline dönülecek olursa; devletin, kamusal yönü bulunan tüzel kişilerin ve devlet organlarının itibarlarından ve şahsiyetlerinden faydalanma amacı güden başvurularla son dönemlerde artan biçimde karşılaşıldığı gerçektir. Bu tip başvuruların incelenmesinde, yukarıda belirtilen A.B.D. uygulamasındaki testlerin kullanılması, şüphesiz daha sağlıklı inceleme basamaklarının oluşturulmasını sağlayacaktır.
Önder Erol ÜNSAL
Şubat 2019
unsalonderol@gmail.com
[1] (f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
[2](ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.