Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvurularının Tespit Edilmesinde Uygulanabilecek Bazı İlkeler Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Ön Yorum Kararı (C-320/12)

Demon, pushing the puppet

(Görsel  http://nationalmortgageprofessional.com/content/evil-devil-pushing-man-carrying-briefcaseadresinden alınmıştır.)

 

2008/95 (eski 89/104) sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi “Başvurunun yapıldığı tarihte yurtdışında kullanımda olan ve halen kullanılan bir markayla karıştırılması mümkün olan markaların, başvuru sahibinin başvuru tarihinde kötü niyetle hareket etmesi koşuluyla reddedilebileceği veya hükümsüz kılınabileceği” hükmünü içermektedir. 

 

4(4)(g) maddesi, İngilizce “may” kalıbı kullanılarak yazılan, dolayısıyla Birlik üyesi ülkelerin mevzuatlarında zorunlu olarak yer vermeleri gerekmeyen ret nedenlerinden birisidir. Bir diğer deyişle, Birlik üyesi ülkelerden bir kısmı kötü niyetli başvuruların reddedilebileceği yönünde bir ret gerekçesine (veya hükümsüzlük nedenine) mevzuatlarında yer verebilirler, diğerleri ise böyle bir düzenleme yapmak yükümlülüğünde değildir. Örneğin, İç Pazarda Uyum için Ofis (OHIM) tarafından tescil işlemleri yürütülen Topluluk Markalarına ilişkin, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 52(1) sayılı maddesinde, kötü niyet bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir.

 

“Kötü niyet” terimi, Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğünde kullanılan bir tabir olmakla birlikte, her iki düzenleme kapsamında da tanımlanmamış ve hangi durumların kötü niyetli başvuru kapsamına girebileceği konusunda bir açıklama yapılmamıştır. Bu durumun yarattığı belirsizlik, farklı ülke ofislerinin kötü niyetli başvuru durumunu farklı biçimlerde tanımlamalarını yanında getirmiş ve bu konuda Birlik içerisinde çok sayıda farklı uygulama ortaya çıkmıştır.

 

Farklı uygulamaların ve bu uygulamaların gerekçesi farklı tanımların yol açtığı belirsizlik ortamını bir ölçüde ortadan kaldıran bir açıklama, Avrupa Birliği Adalet Divanının C-529/07 sayılı “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli” kararında yapılmıştır. Bu karara göre, kötü niyetin varlığının tespit edilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, başvuru tarihindeki tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirme yapılmalıdır, bu faktörler, diğerlerinin yanısıra, özellikle, başvuru sahibinin, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer bir markanın, aynı veya benzer mallar / hizmetleri için üçüncü kişilerce kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği halini, başvuru sahibinin söz konusu üçüncü kişinin kullanımını engelleme niyetinde olması halini, üçüncü kişinin işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki korumanın derecesini, içerir.

 

Kötü niyetli başvuruların tespit edilmesine yönelik genel yaklaşım Adalet Divanınca bu şekilde tespit edildikten sonra, bu hükümlerin birlik üyesi ülkelerin ofisleri ve mahkemeleri tarafından ne şekilde değerlendirileceği öncelikli sorun halini almıştır. Bu yazı kapsamında inceleyeceğimiz, Avrupa Birliği Adalet Divanının 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı kararı, kötü niyetli başvuruların tespitine yönelik spesifik bir konudaki genel yaklaşımı belirleyen bir ön yorum kararı niteliğindedir.

 

Karara konu uyuşmazlığın anahatları aşağıdaki biçimdedir:

 

Japonya menşeili “Kabushiki Kaisha Yakult Honsha” firması (bundan sonra “YAKULT” olarak anılacaktır) 1965 yılında, sütlü bir içecek için kullanılan plastik bir şişeyi Japonya’da marka olarak tescil ettirir. Marka daha sonra Avrupa Birliği üyesi ülkeler dahil olmak üzere, yurtdışında da tescil ettirilir.

 

Malezya menşeili Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.” firması (bundan sonra “MALAYSIA DAIRY” olarak anılacaktır), 1977 yılından bu yana plastik şişelerde satılan bir sütlü içecek üretmektedir. 1980 yılında yapılan bir başvuru ile “MALAYSIA DAIRY” benzer nitelikteki plastik şişesini Malezya’da tescil ettirir.

 

1993 yılında, “YAKULT” ve “MALAYSIA DAIRY”, şişelerinin bazı ülkelerdeki kullanımı ve tesciliyle ilgili haklarını ve karşılıklı yükümlülüklerini düzenleyen bir mutabakat anlaşması imzalar.     

 

1995 yılında “MALAYSIA DAIRY”, şişe şeklini üç boyutlu marka olarak Danimarka’da tescil ettirir. 2000 yılında, “YAKULT”, “MALAYSIA DAIRY”nin başvuru tarihinde, “YAKULT”un aynı markalara yurtdışında sahip olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini ve durumun Danimarka Marka Kanunu madde 15(3)(3) kapsamına girdiğini belirterek bu tescile karşı itiraz eder.

 

Danimarka Marka Kanunu madde 15(3)(3) takip eden hükmü içermektedir: “Bir marka; başvuru tarihinde, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer mallar veya hizmetler için yurtdışında kullanılan ve kullanımı halen devam eden bir başka markayla aynıysa veya önemsiz derecede farklıysa ve başvuru sahibi, başvuru tarihinde yabancı markayı biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa, tescil edilemez.”

 

“YAKULT”un itirazı Danimarka Patent ve Marka Ofisi tarafından reddedilir. İtirazın ret gerekçesi, başvuru tarihinde “MALAYSIA DAIRY”nin, Malezya’da aynı markayı halihazırda tescil ettirmiş bulunması, dolayısıyla başvuru sahibinin, “YAKULT”un markası konusunda bilgi sahibi olmasının, incelenen vakada tek başına kötü niyeti göstermesinin mümkün olmamasıdır. Bu karara karşı, “YAKULT” tarafından yapılan itiraz ise Temyiz Kurulu tarafında kabul edilir ve “MALAYSIA DAIRY”nin markası iptal edilir. Temyiz Kuruluna göre başvuru sahibi aynı markayı başka bir ülkede önceden tescil ettirmiş olsa da, yurtdışında tescilli bir markanın bilinmesi veya bilinmesinin gerekmesi, madde 15(3)(3)’e göre, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterlidir.

 

“MALAYSIA DAIRY” bu karara karşı, ilk derece mahkemesine gider, mahkeme Temyiz Kurulunun kararına onayınca, bu karara karşı Yüksek Mahkemeye temyiz talebinde bulunur. Yüksek Mahkeme, Topluluk Marka Direktifi madde 4(4)(g) anlamındaki kötü niyetin tarifi konusunda taraflar arasında anlaşmazlık bulunduğu ve hükmün uygulama alanı konusunda yorum gerekliliği nedenleriyle yargılamayı durdurur ve Avrupa Birliği Adalet Divanına takip eden soruları ön yorum kararı verilmesi amacıyla yöneltir:

 

 

1-      2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramı, ulusal kanunlar çerçevesinde içi doldurulması gereken bir hukuki ölçüt terimi midir, yoksa Tüm Avrupa Birliği sathında tek tip bir yoruma konu olması gereken bir Avrupa Birliği hukuku kavramı mıdır?

 

 

2-     Eğer 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramı bir Avrupa Birliği hukuku kavramı ise, kavram, başvuru sahibinin, başvurunun yapıldığı tarihte yabancı bir markayı bilmesinin veya bilmesi gerektiğinin (kötü niyetin varlığı için) yeterli olduğu anlamında mı anlaşılmalıdır, yoksa tescilin reddedilmesi için başvuru sahibinin öznel durumuna ilişkin başka şartlar da mı mevcuttur?

 

 

3-     Bir üye ülke, yabancı markalarda kötü niyet şartlarına ilişkin olarak, 2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’den farklı spesifik bir düzenleme getirebilir mi, örneğin, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği şeklinde özel bir düzenleme yapılabilir mi?

 

 

Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesince yöneltilen soruları takip eden biçimde yanıtlamıştır:

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi ilk sorusuyla, 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramının, tek tip bir yorumu gerektiren bir Avrupa Birliği hukuku kavramı olup olmadığını sormaktadır.

 

Adalet Divanına göre, Direktifin 3. ve 4. maddeleri, bir marka başvurusunun reddedilmesine veya tescil edilmişse hükümsüz kılınmasına gerekçe olabilecek, mutlak ve nispi ret nedenlerini düzenlemektedir. Bu hükümlerden bazılarına üye ülkelerin mevzuatlarında yer verilmesi zorunludur, ancak bazılarına ulusal mevzuatlarda yer verilmesi üye ülkelerin tercihine bırakılmıştır. Direktif madde 4(4)(g), üye ülkelerin tercihine bırakılan opsiyonel ret gerekçeleri arasındadır. Bununla birlikte, bir ret gerekçesinin opsiyonel olması, o ret gerekçesine tek tip bir yorum yapılmasının önünde engel değildir (C-408/01, Adidas-Salomon & Adidas Benelux davası, paragraf 18-21).

 

Yerleşik içtihada göre, Avrupa Birliği hukukunun tek tip biçimde uygulanması yönündeki ihtiyaç ve eşitlik ilkesi, anlamlarının ve kapsamlarının belirlenmesi amacıyla üye ülkelerin mevzuatlarına doğrudan atıf yapılmadığı sürece Avrupa Birliği hukuku terimlerine, tüm Avrupa Birliği sathında bağımsız ve tek tip bir yorum yapılmasını gerektirmektedir. Bu yorum, hükmün kapsamını ve ilgili mevzuatın amacını dikkate almalıdır (C-482/09, Budejovicky Budvar, paragraf 29).

 

Direktif madde 4(4)(g)’nin kötü niyet kavramının tanımını içermediği ve Direktifin diğer maddelerinde de bu tanımın yer almadığı açıktır. Bununla birlikte, hüküm, kavramla ilgili olarak üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına doğrudan atıf yapmamaktadır. Dolayısıyla, kavramın anlamı ve kapsamı, 2008/95 sayılı Direktifte yer alan hükmün bağlamı ve direktifin amacı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

 

2008/95 sayılı Direktifin amacı, üye ülkelerin mevzuatlarını tamamen aynı hale getirmek olmasa da, direktifin esasa ilişkin maddeler (iç pazarın işlevlerini doğrudan etkileyen hükümler) bakımından harmonizasyon öngördüğü ortadadır.

 

Yukarıda yer verilen tüm değerlendirmeler ışığında, Adalet Mahkemesi, Danimarka Yüksek Mahkemesi ilk sorusuna yönelik olarak, 2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramının, ilgili hüküm bağlamında, Avrupa Birliğinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavram olduğu cevabını vermiştir.

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi ikinci sorusuyla, ilk soruya verilen yanıtın olumlu olması halinde, başvuru sahibinin, başvurunun yapıldığı tarihte yurtdışında kullanılan ve başvuruyla karıştırılabilecek nitelikte olan bir markanın varlığını bilmesinin veya bilmesi gerekliliği yönündeki varsayımın, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna ulaşmaya yeterli olup olmadığını veya (bu sonuca ulaşmak için) başvuru sahibine ilişkin diğer öznel faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekip gerekmediğini sormaktadır.

 

Adalet Divanına göre, Direktif madde 4(4)(g) ve 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1)(b)’de yer alan hüküm (Başvuru sahibinin başvuruyu yaparken kötü niyetle hareket etmesi halinde tescilli marka hükümsüz kılınır.) aynı amaca hizmet etmektedir ve paralel biçimde yorumlanmalıdır. Bu çerçevede, Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1) hakkında yorum içeren içtihat, Direktif madde 4(4)(g) açısından da kabul edilebilir niteliktedir.

 

Bu bağlamda Adalet Divanının, Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1) açısından değerlendirmede bulunduğu C-529/07 sayılı “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli” kararı paragraf 37 ve paragraflar 40-42 dikkate alınmalıdır. Buna göre, kötü niyetin varlığının tespit edilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, başvuru tarihindeki tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirme yapılmalıdır, bu faktörler arasında, diğerlerinin yanısıra, başvuru sahibinin, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer bir markanın, aynı veya benzer mallar / hizmetleri için üçüncü kişilerce kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği hali de yer almaktadır. Ancak, başvuru sahibinin, bu nitelikteki bir işaretin kullanıldığı bilmesi veya bilmesi gerektiği, tek başına, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. Ek bir faktör olarak, başvuru sahibinin başvuruyu yaptığı andaki niyeti dikkate alınmalıdır, ki bu husus incelenen vakanın nesnel şartları çerçevesinde belirlenmesi gereken öznel bir faktör niteliğindedir.

 

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında, Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesinin ikinci sorusu hakkında takip eden değerlendirmeyi yapmıştır: 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, başvuru sahibinin bu hüküm bağlamında kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki tüm ilgili faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir, şeklinde yorumlanmalıdır. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir.

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi üçüncü sorusuyla, esas olarak, 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinin üye ülkelere, başvuru sahibinin yabancı bir markayı bilmesi veya bilmesi gerekliliği temeline dayalı olarak, yabancı markalar için özel bir koruma biçimi sağlayacak biçimde yorumlanmasına imkan verip vermediğini sormaktadır.

 

2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan gerekçe üye ülkelerin opsiyonel olarak mevzuatlarına alıp almamakta serbest oldukları bir hüküm olmakla birlikte, üye ülkenin serbestisi ulusal mevzuatına bu hükmü, direktifte yer aldığı haliyle alıp almamakla sınırlıdır. 2008/95 sayılı Direktif, üye ülkelerin direktifte bulunanların dışındaki ret veya hükümsüzlük nedenlerine ulusal mevzuatlarında yer vermelerine izin vermez.

 

Dolayısıyla, Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesinin üçüncü sorusu hakkında takip eden değerlendirmeyi yapmıştır: 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

Sonuç olarak, Avrupa Birliği Adalet Divanının, Danimarka Yüksek Mahkemesinin sorularına yönelik ön yorum kararı aşağıdaki şekilde olmuştur:

 

 

1-     2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramının, ilgili hüküm bağlamında, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır.

 

 

2-    2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, başvuru sahibinin bu hüküm bağlamında kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki tüm ilgili faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir, şeklinde yorumlanmalıdır. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir.

 

 

3-    2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

 

Adalet Divanının henüz çok yeni (bu yazı Adalet Divanı kararının verilmesinden bir gün sonra yazılmıştır – yazar burada bloğunun sağladığı hizmetin hızına dikkat çekiyor) olan bu kararıyla getirdiği yorum, kötü niyetle yapılan marka başvurularının tespit edilmesinde, bir faktörün (ilgili markanın başvuru tarihinden önce yurtdışında kullanıldığının başvuru sahibi tarafından bilinmesi veya bilinmesinin gerektiği hususu) tek başına yeterli olmadığı, somut uyuşmazlıkla ilgili diğer hususların da dikkate alınması gerektiğini işaret etmektedir. Bununla birlikte, tespit edilebilecek diğer hususların da (başvuru sahibinin söz konusu üçüncü kişinin kullanımını engelleme niyetinde olması, üçüncü kişinin işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki korumanın derecesi, vb.) objektif kriterlerle tespit edilmesinin güçlüğü, kötü niyetli başvuru değerlendirmesini, kanaatimizce her durumda büyük ölçüde öznel bir değerlendirme durumunda tutacaktır.

 

Türk Patent Enstitüsüne yapılan ilana itirazlarda, itirazların neredeyse üçte ikisinde başvuru sahiplerinin kötü niyetli başvuru gerekçesini öne sürmesi, bu iddianın genellikle hiçbir kanıta dayanmaması ve kötü niyetli başvuru hususunu objektif kriterlerle değerlendirmenin güçlüğü gibi haller, Enstitü değerlendirmesinde kötü niyetli başvuru tespitine ancak sınırlı ve özel durumlarda varılmasına yol açmaktadır. Adalet Divanı kararında yer verilen değerlendirmeler de, kötü niyetli başvuru tespitine, ancak özel hallerde varılabileceğini göstermektedir. Bu haliyle, geleceğe yönelik beklenti ve temennimiz, Türk marka uygulamasında ilana itiraz aşamasında, genellikle, kopyala – yapıştır kolaycılığı bağlamında, standart metinlerle sıklıkla ileri sürülen kötü niyet iddialarının, daha objektif biçimde ve kanıtlarla ileri sürülmesidir.

 

 Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

unsalonderol@gmail.com

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s