556 sayılı KHK’nın aynı maddesine tekabül eden 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında markaların görsel benzerlik değerlendirmesinde her zaman çok kolay bir sonuca ulaşmak mümkün olmamaktadır. Özellikle kelime markaları dışında, karakterize edilmiş şekil markalarının görsel benzerlik karşılaştırmasına temel teşkil eden “algı” değerlendirmesi zaman zaman karışıklık yaratabilmektedir. Bu yazı konusu kararda Genel Mahkeme, önüne gelen davadaki benzerlik değerlendirmesinde, başvurusu yapılan yüksek düzeyde karakterize edilmiş şekil markasının “DM” mi yoksa “M” mi olarak algılanacağı konusuna odaklanmıştır.

Kararın orijinal metnine, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165225&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52140 linkinden ulaşılabilir.

Olayın tarihçesi şu şekilde gelişmiştir:

• 15 Şubat 2011 tarihinde Barselona/İspanya merkezli Diseños Mireia şirketi figüratif,

markasının, topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Nice Sınıflandırması’nın 14.sınıfında yer alan “değerli metaller ve alaşımlar, değerli madenlerden ve kaplamalardan yapılmış eşyalar, mücevherat, değerli taşlar, zaman gösteren aletler” için yapılmıştır.

• Başvuru, 1 Mart 2011 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiştir.
• 17 Mayıs 2011 tarihinde Karlsruhe/Almanya merkezli dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (“DM”),başvuruya itiraz dosyalamıştır. İtiraz dayanağı olarak daha önceden kelime markası olarak 14. sınıfta yer alan ‘mücevherat, zaman gösteren aletler”  için tescilli

“dm”

markası, gerekçesi olarak da 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesi gösterilmiştir.

• 23 Nisan 2012 tarihinde İtiraz Bölümü, itirazı reddetmiştir.
• 9 Mayıs 2012 tarihinde “DM”, OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
• 11 Eylül 2013 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu, itirazı tekrar reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre itiraz konusu markaların içerdikleri mallar, kısmen aynı, kısmen benzer, kısmen farklı olmakla beraber başvurusu yapılan marka karakterize edilmiş “M” harfiyle, önceki tescilli marka ise sadece “d” ve “m” harfleriyle algılanmaktadır ve markalar bu halleriyle görsel, işitsel ve kavramsal olarak birbirine benzememektedir. Sonuç olarak, markalar arası bir benzerlik olmadığından, Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında bir karıştırılma ihtimalinden söz edilemez. Temyiz Kurulu, bu tespit nedeniyle önceki tescilli markanın yüksek ayırt ediciliği konusunda karar vermeye gerek görmemiştir.

DM konuyu Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşımıştır. Davacı DM’ye göre dava konusu her iki marka da “d” ve “m” harflerinden oluşmaktadır ve bu nedenle de görsel ve işitsel olarak benzerdir. Diğer yandan, markaların içerdikleri mallar da aynı ve benzer olup, “dm” markasının yüksek ayırt ediciliği de dikkate alındığında OHIM’in verdiği karar hatalıdır.

İlgili mallar veya hizmetlerin hitap ettikleri tüketici kitlesi nezdinde, aynı işletmeden veya ekonomik olarak birbiri ile bağlantılı işletmelerden kaynaklandığının algılanması ile oluşacak karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmede, tüm unsurlar bir bütün olarak dikkate alınacaktır.[1] Tüzüğün 8/1 (b) maddesinin uygulanmasının ön şartı, hem mallar ve hizmetlerin aynı ve benzer olması, hem de markaların aynı ve benzer olmasıdır. Bu ön şartı oluşturan unsurlar kümülatiftir ve aynı anda iddia edilerek, ispatlanmalıdır.[2]

Karıştırılma ihtimali olgusunun değerlendirmesinde dikkate alınacak ilgili tüketici kitlesinin, bilindiği üzere iyi düzeyde bilgilenmiş, gözlemci ve dikkatli olması gerekir. Tüketici kitlesinin dikkat seviyesi her somut olayın özeliklerine ve özellikle mallar ve hizmetlerin çeşidine göre farklılık gösterir.[3]

OHIM Temyiz Kurulu’nun kararından anlaşılacağı üzere OHIM ilgili tüketici kitlesini, AB bölgesinde yaşayan, kuyumculuk, mücevher satıcılığı, giysi tasarımcılığı ve satıcılığı yapan profesyoneller olarak belirlemiştir. Bu tespit, taraflar arasında ihtilaf dışıdır. Yine tarafların itiraz etmediği bir diğer OHIM tespiti, dava konusu markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin pahalıya satışa sunulması özelliği dikkate alındığında, ilgili tüketici kitlesinin dikkat seviyesi oldukça yüksektir. OHIM tespitine göre markaların içerdikleri mallar da yukarıda belirtildiği üzere kısmen aynı, kısmen benzer, kısmen de farklıdır.

Yine bilindiği üzere karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde, ihtilaf konusu markaların ayırt edici ve esas unsurlarının görsel, işitsel ve kavramsal karşılaştırmaları yapılmalı, ortalama tüketici üzerinde bir bütün olarak bıraktıkları izlenim dikkate alınmalıdır. Önceki tescilli marka iki sessiz harften oluşan “dm” markasıdır. OHIM’e göre başvurusu yapılan şekil markası ise, yüksek derece karakterize edilmiş “M” harfi olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla OHIM’e göre; iki markanın kısa, önceki markanın sadece “d” ve “m” harflerinden oluşmasından, başvurusu yapılan markanın ise yüksek derecede karakterize edilmiş “M” harfi olarak algılanmasından dolayı görsel, işitsel ve kavramsal farklılıklar dikkate alınarak, markalar bir bütün olarak farklı izlenim bırakmaktadır.

Mahkeme’ye göre somut olayda sorulması gereken ana soru; gerçekten de ilgili tüketici kitlesinin başvurusu yapılan markada, karakterize edilmiş “M” harfi ile birlikte “D” harfini de algılayıp algılamadıkları noktasıdır.  Mahkeme sorunun cevabını “olumsuz” vermiştir. Mahkeme, OHIM’in tespitine paralel olarak, başvurusu yapılan markanın karakterize ediliş tarzı itibari ile D harfinin yuvarlak kısmının tamamlanmadığını, boşluk olduğunu, dolayısıyla tüketiciler tarafından “D” harfi olarak algılanmayacağını belirtmiştir. Şekilden “D” harfi olarak iddia edilen kısım “M” harfinin diğer yarısı olarak algılanmaktadır.

Diğer yandan Mahkeme’ye göre, başvurusu yapılan markanın ‘Diseños Mireia’ şirketinin ticaret unvanını oluşturan kelimelerin ilk harflerini oluşturduğu iddiası kabul edilemez. Zira bu iddia, başvuru yapılan markanın bu ticaret unvanı ile birlikte kullanıldığı ve tüketiciler tarafından bu şekilde algılanacağı olgusuna dayanmıştır, ancak bu olgu ispatlanamamıştır. Kaldı ki, davacı bu iddiaya da dayanamaz çünkü içtihatlar ışığında karşılaştırma, markaların tek başına yahut başka unsurlarla birlikte kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın tescil edildiği veya başvurusunun yapıldığı halleri dikkate alınarak yapılır.[4]

Görsel açıdan yapılan karşılaştırmada, şimdiye kadarki içtihatlar ışığında kelime markası ile şekil markası arasında bir benzerlik olamayacağı şeklinde kesin bir tespit yapılamaz.[5] Somut olayda da önceki tescilli marka, şekil içermeyen normal fontlarda “d” ve “m” harflerinden oluşan bir kelime markası iken, başvurusu yapılan marka yüksek düzeyde karakterize edilmiş şekilsel “M” harfinden oluşmaktadır.  Bu nedenle Mahkeme, OHIM tespitine paralel olarak dava konusu markaları görsel olarak bir bütün açıdan farklı bulmuştur.

Mahkeme’ye göre işitsel açıdan her ne kadar başvurusu yapılan marka, büyük “M” harfinden oluşsa da ilgili tüketici kitlesi bu markayı algıladıkları şekilde yani M harfi olarak telaffuz etmek yerine, markanın çok özel karakterize edilmiş şekli nedeniyle onu tasvir etmeyi tercih edeceklerdir.[6] Dolayısıyla Mahkeme’ye göre dava konusu markalar işitsel olarak da farklıdır.

Dava konusu markaların anlamları olmadığından kavramsal karşılaştırması Mahkeme’ye göre yapılmayacaktır.

Sonuç olarak, Mahkeme OHIM’in dava konusu markaların bir bütün olarak farklı olduğu tespitini yerinde bulmuştur.

Bilindiği üzere, bir marka ne kadar ayırt edici ise, karıştırılma ihtimali o derece fazladır. Bu nedenle, ister doğası itibariyle ister sektördeki tanınmışlığı itibariyle yüksek derecede ayırt ediciliğe sahip bir marka, düşük düzeydeki ayırt ediciliğe sahip markaya göre daha geniş korumadan yararlanmaktadır. Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde, önceki markanın ayırt edicilik düzeyi, dikkate alınması gereken bir noktadır. [7]

Ancak somut olayda OHIM, dava konusu markalar Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında benzer olmadığından, önceki markanın iddia edilen yüksek tanınmışlık düzeyine ilişkin bir inceleme yapmaya gerek duymamıştır. Davacı ise önceki markanın özellikle Almanya’da çok tanınmış olmasına rağmen OHIM’in usul ekonomisini bahane ederek, bu hususu karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde dikkate almadığını iddia etmiştir. OHIM ise davacının iddiasını yani 14. sınıf için önceki tescilli markanın çok yüksek derecede tanınmış olduğunu ispatlayamadığını iddia etmektedir.

Mahkeme bu konuda OHIM’ın yukarıdaki tespitine hak vererek, dava konusu markalar arasında benzerlik yoksa önceki markanın tanınmışlık düzeyi hakkında inceleme yapılmasına gerek olmadığına karar vermiştir.[8]  Keza Mahkeme’ye göre davacı tarafından tanınmışlığa dair sunulan belgelerin, “dm” markasının “mücevherat” için tanınmış olduğunu ispatlayamamıştır. Sunulan belgeler, bu markanın Almanya’da niteliği itibari ile çeşitliliği ve sayısı fazla eczane ürünlerinin satışındaki tanınmışlığına ilişkin olup, bu belgelerden hareketle önceki markanın “otomatik” olarak 14 sınıf için tanınmış olduğu sonucunun çıkarıldığı iddiası dinlenemez.

Somut olayda karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirmesinde OHIM, markaların birbirinden farklı olduğundan dolayı karıştırılma ihtimalinin de otomatik olarak kapsam dışı kaldığını belirtmiştir. Mahkemeye göre de yukarıda belirtildiği üzere dava konusu markalar birbiri ile benzer olmadıklarından Tüzüğün 8/1 (b) maddesini uygulanmasının ön koşulu gerçekleşmemiştir.

Sonuç olarak somut olayda önceki markanın ayırt edicilik düzeyinden ve içerdikleri malların aynı ve benzerliğine yönelik tespitten bağımsız olarak, karıştırılma ihtimali söz konusu değildir. Bu nedenlerle Mahkeme OHIM kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

 

Şayet bu dava konusu marka

olarak, yani ticaret unvanı ile birlikte başvurusu yapılsaydı, Genel Mahkeme yine markanın “M” harfi şeklinde algılanacağına hükmedermiydi bilinmez. Ancak Genel Mahkeme yukarıdaki kararda görsel benzerlik esasını oluşturan algı değerlendirmesinde önemli bir sınırı hatırlatmıştır: “Görsel benzerlik karşılaştırması, markaların tek başına yahut başka unsurlarla birlikte kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın tescil edildiği veya başvurusunun yapıldığı halleri dikkate alınarak yapılır.”

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01 karar.

[2] 11 Temmuz 2007 tarihli Mülhens v OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04 ve 9 Mart 2007 tarihli Alecansan v OHIM, C‑196/06 P kararlar.

[3] 13 Şubat 2007 tarihli Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04 karar.

[4] 8 Aralık 2005 tarihli Castellblanch v OHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04 karar.

[5] 15 Aralık 2007 tarihli Sunplus Technology v OHIM — Sun Microsystems (SUNPLUS), T‑38/04 karar.

[6] 22 Eylül 2011 tarihli ara v OHIM — Allrounder (A with two triangular motifs), T‑174/10, kararı.

[7] 17 Nisan 2008 tarihli Ferrero Deutschland v OHIM, C‑108/07 P ve 28 EkimOctober 2010 in Farmeco v OHIM — Allergan (BOTUMAX), T‑131/09 kararları

[8] 25 Haziran 2008 tarihli Otto v OHIM — L’Altra Moda (l’Altra Moda), T‑224/06 kararı.