Etiket: 2008/95 sayılı Direktif

CHRISTIAN LOUBOUTIN’in KIRMIZI RENKLİ TABANLAR ÜZERİNDEKİ MARKA HAKKI TEHDİT ALTINDA: AB ADALET DİVANI HUKUK SÖZCÜSÜ DAVADA EK GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI!

Ünlü Fransız moda tasarımcısı Christian Louboutin, pek çok kadının hayalini süsleyen yüksek topuklu, kırmızı tabanlı, zarif ve pahalı ayakkabı tasarımlarıyla bilinmekte olup, uzun yıllardır bu ayakkabıların dış taban bölümünde kullanılan kırmızı renk, tasarımcının bir nevi imzası haline gelmiştir.

Christian Louboutin marka ayakkabılar, kırmızı renkli dış tabanlarıyla ikonik hale gelmiş olduğundan, tasarımcının söz konusu kırmızı rengi marka tescili yoluyla koruma altına almak istemesi kaçınılmazdır.  Nitekim topuklu ayakkabıların dış tabanında yer alan bu kırmızı renk için çok sayıda ülkede marka tescil başvurusu yapılmış; Fransa, ABD, Benelüks, AB gibi çeşitli ülkelerde / bölgesel ofislerde işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığına karar verilerek tescil talebi olumlu sonuçlanmıştır.

Diğer bazı firmaların da kırmızı rengi ayakkabı tabanlarında kullanması nedeniyle bu renk unsuru çeşitli yargı çevrelerinde uyuşmazlık / dava konusu olmaktadır. Bu davalarda esas olarak Christian Louboutin, uzun yıllardır kadın topuklu ayakkabılarının dış tabanında kendisi tarafından kullanılan ve yıllar içinde kendi markasıyla özdeşleştirdiği kırmızı rengin başkaları tarafından kullanılmasına engel olmak istemekte, bu kullanımlarının kendisine ait marka hakkını ihlal ettiğini öne sürmektedir. Uyuşmazlığın karşı tarafları ise, esas olarak moda sektöründe kırmızı rengin bir kişinin tekeline bırakılamayacağını, bu rengin ayakkabılarda sadece dekoratif amaçlı olduğunu ileri sürmektedir.

Ancak bu yazımızın konusunu, Christian Louboutin adına Benelüks ülkelerinde tescilli bulunan kırmızı renkli ayakkabı tabanı markasının hükümsüzlüğü talebine ilişkin olarak Hollanda’da görülen davada, davayı görmekte olan Lahey Bölge Mahkemesi tarafından AB Adalet Divanına ön yorum kararı vermesi için yöneltilen soru ve bu soruya ilişkin olarak Hukuk Sözcüsü M. Szpunar tarafından verilen görüş oluşturmaktadır. Hukuk Sözcüsünün görüş ve ek görüşünün tam metnini okumak isteyen okuyucular, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-163/16&td=ALL bağlantısından ilgili metinlere ulaşabilirler.

Vakanın özeti:

28 Aralık 2009’da Louboutin 25. sınıftaki “ayak giysileri (ortopedik ayak giysileri hariç)” malları için bir marka tescil başvurusu yapar ve marka Benelüks markası olarak 6 Ocak 2010 tarihinde tescil edilir. 10 Nisan 2013 tarihinde, tescil kapsamındaki mallar “yüksek topuklu ayakkabılar (ortopedik ayakkabılar hariç)” şeklinde sınırlandırılır.

Söz konusu marka şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir ayakkabının tabanına aşağıda gösterildiği gibi uygulanan kırmızı renk (Pantone 18 1663TP) (ayakkabının dış hatları markanın bir parçası değildir, markanın konumunu göstermek amacıyla verilmiştir.)”

Söz konusu marka örneği aşağıda gösterilmektedir:

Van Haren Schoenen BV (Van Haren) Hollanda’da outlet ayakkabı mağazacılığı alanında faaliyet göstermektedir. 2012 yılı boyunca, Van Haren kırmızı tabanlı kadın topuklu ayakkabıları satmıştır.

Louboutin, Hollanda Lahey Bölge Mahkemesinde Van Haren aleyhine marka hakkına tecavüzün tespiti davası açmış ve tecavüzün tespiti yönünde karar elde etmiştir. Bu karara karşı, Van Haren  tarafından Benelüks Sözleşmesinin 2.1(2) maddesi uyarınca (mala asli değerini veren şeklin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin ret/hükümsüzlük gerekçesi) Louboutin’e ait markanın hükümsüzlüğü iddiasıyla itiraz edilmiştir. Van Haren, söz konusu markanın özellikle kırmızı rengi içeren iki boyutlu bir marka olduğunu, bu rengin ayakkabıların tabanına uygulandığında, ayakkabının şekline uygun olduğunu ve mallara asli değerini verdiğini öne sürmektedir.

Mahkeme, söz konusu markanın ayrılmaz bir şekilde ayakkabının tabanıyla bağlantılı olmasından ötürü basit bir iki boyutlu marka olmadığı görüşündedir. Mahkeme çekişme konusu markanın, malların bir unsuru olduğu hususunun net olduğu görüşünde olmakla birlikte, 2008/95 sayılı AB Direktifinin 3(1)(e)(iii) maddesi hükmü (mallara asli değerini veren şekillere ilişkin mutlak ret ve hükümsüzlük nedenidir) anlamında “şekil” kavramının, malların dış hatları, ölçüleri ve hacmi gibi üç boyutlu özellikleriyle sınırlı olup olmadığı ve renklerin bu kapsama girip girmediği konusunun belirsiz olduğu görüşündedir. Bu bağlamda mahkeme, eğer ilgili madde hükmünde geçen “şekil” kavramının, malların rengini kapsamına almaması durumunda, ilgili hükmün uygulanabilir olamayacağı görüşündedir. Ancak, böyle bir durumda malların işlevinden kaynaklan bir rengi barındıran markalar için sınırsız bir koruma elde etmek mümkün hale gelecektir.

Bu çerçevede, Lahey Bölge Mahkemesi, davayı durdurarak AB Adalet Divanı’na ön yorum kararı vermesi amacıyla aşağıdaki soruyu yöneltmiştir:

“2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi hükmü anlamında ‘şekil’ kavramı, malların dış hatları, ölçüleri ve hacmi gibi (üç boyutlu olarak ifade edilmiş) üç boyutlu özellikleriyle mi sınırlıdır;  veya malların rengi gibi diğer (üç boyutlu olmayan) özelliklerini de kapsamakta mıdır?”

Davaya Almanya, Macaristan, Portekiz ve Finlandiya Hükümetleri de müdahil olmuş ve bu dört hükümetin yanı sıra Avrupa Komisyonu da uyuşmazlık konusuyla ilgili yazılı görüşlerini AB Adalet Divanına sunmuşlardır.

Hukuk Sözcüsünün Görüşü:

Hukuk Sözcüsü (Advocate General) Maciej Szpunar 22 Haziran 2017 tarihinde görüşünü açıklamıştır. Bu görüşte ilk olarak, görüş talep eden mahkemenin sorusunu yanıtlayabilmek için, öncelikle dava konusu işaretin malların şeklinden oluşan bir işaret mi, yoksa tek başına renkten (colour per se) oluşan bir işaret mi olduğunun belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Daha genel olarak bu dava, malların asli özellikleri üzerinde tekelleşme riskine ilişkin kaygıların, diğer marka türleri, örneğin pozisyon veya hareket markaları açısından da geçerli olabileceği gibi, potansiyel olarak malların bir özelliğinden ayrıştırılabilir olmayabilecek nitelikteki ses, koku veya tat markaları açısından da geçerli olabileceğini göstermektedir. Markanın türünden bağımsız olarak, belirli işaretlerin genel kullanıma açık bırakılmasındaki yararın göz önüne alınması önem arz etmektedir.

Davada çeşitli taraflar çekişme konusu markayı “pozisyon markası” olarak tanımlasa da, Hukuk Sözcüsüne göre, 2008/95 sayılı Direktif ve Adalet Divanı içtihatları markanın türüne ilişkin bu sınıflandırmaya herhangi bir hukuki sonuç bağlamamaktadır. İlaveten, bir markanın “pozisyon markası” olarak kategorize edilmesi, başlı başına, bu markanın malların şeklinden oluşmasını engelleyici değildir, şöyle ki, malların şeklinden oluşan işaretler, aynı zamanda malların bir parçası veya bir unsuru olan işaretleri de kapsamaktadır.

Hukuk sözcüsüne göre, ihtilaf konusu markanın hangi kategoriye girdiğinin tespiti maddi bir değerlendirme olduğundan, markanın tek başına renk markası mı, yoksa malların şeklinden oluşan, ancak aynı zamanda renk unsuru için de koruma isteyen bir marka mı olduğuna ilişkin tespit, görüş isteyen mahkemeye (Lahey Bölge Mahkemesi) aittir. Bu tespiti yapmak için mahkeme, genel bir değerlendirme yapmalı ve tescil başvurusu anında sunulan grafik gösterim ve tarifname/açıklamalar ile markanın asli özelliklerini belirlemeye yönelik diğer materyalleri göz önüne almalıdır. Öncelikle, bir markanın figüratif marka olarak tescil edilmiş olmasının, o markanın “malların şeklinden oluşan marka” olarak sınıflandırılmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmelidir. Diğer yandan, dava konusu markanın herhangi bir dış hatla sınırlandırılmaksızın tek başına renk için mi koruma talep ettiği veyahut tersine, korumanın markanın şekline ilişkin diğer özelliklerle bağlantılı mı olduğu hususu göz önüne alınmalıdır.

Bu noktada Hukuk Sözcüsü kendi kanaatinin, dava konusu markanın, kendi başına renk markasından ziyade malların şeklinden oluşan, ancak malın şekliyle bağlantılı olarak renk unsuru için koruma isteyen bir marka olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde olduğunu ifade etmiştir. Ancak, yerel mahkeme tarafından yöneltilen soruyu tam olarak cevaplayabilmek için görüşünde her iki olasılığa da ayrı ayrı yer vermiştir.

Hukuk Sözcüsü, tek başına renk (colour per se) markalarıyla ilgili olarak Adalet Divanı’nın ‘Libertel’ kararındaki içtihatlarına atıfta bulunmuş ve sonuç olarak dava konusu markanın tek başına renk markası olarak değerlendirilmesi durumunda, Direktifin 3(1)(e) maddesi kapsamına girmeyeceği görüşüne ulaşmıştır.

Takiben Hukuk Sözcüsü, dava konusu markanın, malların şeklinden oluşan, ancak malın şekliyle bağlantılı olarak renk unsuru için koruma isteyen bir marka olarak değerlendirilmesi olasılığına ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Hukuk Sözcüsü, malların yüzeyindeki bir unsura uygulanan rengin, malların şekline yansıyan bir özellik olduğu kanaatindedir. Zira, renk belirli mallar bakımından asli kullanışlı bir özellik olabilir. Bu bakımından, malların hem şeklinden hem de renginden oluşan işaretler işlevsellik açısından incelenmezse, Direktifin 3(1)(e) maddesinin temelini oluşturan genel menfaat tam olarak yerini bulmayacaktır. Dolayısıyla, Hukuk Sözcüsünün kanaatine göre, malların şekline entegre edilmiş renkleri içeren işaretler, Direktifin 3(1)(e) maddesinde öngörülen işlevsellik analizine tabi tutulmalıdır. Bu görüşü, 2019 yılında 2008/95 sayılı Direktifin yerini alarak yürürlüğe girecek olan 2015/2436 sayılı Direktifin 4(1)(e) maddesinde yer bulan ifadeyle de desteklemiştir. Şöyle ki, yeni Direktifin ilgili maddesine, 2008/95 sayılı Direktiften farklı olarak “[malların] şekli” ifadesiyle birlikte “ [malların] diğer özellikleri” ifadesi eklenmiştir. Eğer görüş isteyen mahkemenin, dava konusu markayı renk ve şekli bir araya getiren bir marka olarak değerlendirmesi durumunda, bu markanın Direktifin 3(1)(e)(iii) kapsamındaki engeller yönünden incelenebileceği ifade edilmiştir.

İlaveten Hukuk sözcüsü, “mala asli değerini veren şekil” ifadesinin yorumuyla ilgili olarak, bu tescil engeli yönünden incelemenin objektif bir analize dayanması gerektiğini, bu analizin sadece şeklin içsel / özünde bulunan değerleriyle ilgili olduğunu, ancak malların, markanın veya marka sahibinin ününden kaynaklanan çekiciliğiyle ilgili olmadığını vurgulamıştır.

Bu değerlendirmelerin ardından Hukuk Sözcüsü 22 Haziran 2017 tarihli görüşünü aşağıdaki şekilde sonuca bağlamıştır:

“2008/95/EC sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi, malların şeklinden oluşan ve belirli bir renk için koruma talep eden işaretlere uygulanabilir olarak yorumlanmalıdır. Bu madde hükmü bağlamında, “mallara asli değerini veren şekil” kavramı, sadece şeklin içsel, özünde bulunan (intrinsic) değeriyle ilgili olup, markanın veya marka sahibinin bilinirliğinin göz önüne alınmasına olanak vermemektedir.”

Hukuk Sözcüsünün Ek Görüşü:

Hukuk Sözcüsünün görüşünden sonraki süreçte, 13 Eylül 2017 tarihinde, davayı gören AB Adalet Divanı 9. Dairesi, davanın daha fazla sayıda hâkimden oluşan Büyük Daire’ye (Grand Chamber) havale edilmesine karar vermiştir. 12 Ekim 2017 tarihinde ise Mahkeme, sözlü muhakemeyi tekrar başlatmaya karar vermiş ve ilgili tarafları yeni duruşmaya katılmaya davet etmiştir. 14 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmada Louboutin, Van Haren, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık Hükümetleri ve Avrupa Komisyonu mütalaalarını sunmuştur. Bu duruşmada taraflarca dile getirilen çeşitli hususlara da değinmek suretiyle ilk görüşteki analizlerini desteklemek üzere Hukuk Sözcüsü M. Szpunar, 6 Şubat 2018 tarihinde davadaki ek görüşünü açıklamıştır. Bu görüşte ele alınan temel hususlar aşağıda alt başlıklar halinde sıralanmıştır:

a. Dava konusu markanın tasnifi hakkındaki ek görüşler:

Duruşmada Louboutin’in açıklamaları göz önüne alındığında, dava konusu markada, renk şekli sınırlandırmakta ve bunun doğal sonucu olarak şekil, rengin dış sınırlarıyla örtüşmektedir. Dolayısıyla, Hukuk Sözcüsüne göre, somut olayda, şekil bütünüyle soyut halde veya göz ardı edilebilir önemde değildir. Taban şeklinin farklı ayakkabı tasarımlarına göre değişebilecek olmasının da önemi yoktur. Zira odak noktasını ayakkabının bir başka kısmı değil, tabanın belirli bir şekli oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ilk olarak markanın bir bütün olarak değerlendirilmesi hususu; ikinci olarak da marka sahibine sağlanan korumanın sadece tescili istenen işaretin aynısını değil,  bununla benzer işaretleri de kapsadığı hususları dikkate alınmalıdır. İlaveten, kırmızı rengin, taban şeklinden bağımsız olarak kullanılması halinde markanın asli işlevini yerine getirebileceği ve sahibini teşhis etmeyi sağlayabileceği de şüphelidir. Marka sahibinin, tescil başvurusunu yaparken amaçladığının da bu olmadığı düşünülmektedir.

Bu çerçevede, Hukuk Sözcüsü, dava konusu markanın, tek başına renkten oluşan bir markadan ziyade; malların şeklinden oluşan ve bu şekille ilişkili olarak renk için koruma talep eden bir işaret olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşünü yinelemiştir.

b. 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliği bağlamında markanın “pozisyon markası” olarak tasnif edilmesinin etkisi:

14 Kasım 2017 tarihli duruşmada Louboutin, markasının, 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliği’nin 3(3)(d) maddesindeki “pozisyon markası” tanımında belirtilen kriterleri karşıladığını belirtmiştir.

Oysaki 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğünü tadil eden ve 23 Marka 2016 tarihinde (pozisyon markasına ilişkin düzenleme içeren 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesinden daha önce) yürürlüğe giren 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün, Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinde belirtilen ret veya hükümsüzlük nedenine karşılık gelen hükmünde “münhasıran mali asli değerini veren şekilden oluşan işaretler” ifadesi yerine “münhasıran mali asli değerini veren şekil veya diğer özelliklerden oluşan işaretler” ifadesi kullanılmıştır. Böylelikle, pozisyon markalarına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdiğinde, AB marka sistemi, bir işaretin 3(1)(e)(iii) maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için sadece şekilden oluşması gerekmediğine ilişkin düzenlemeyi hâlihazırda kabul etmiş durumdadır. Diğer yandan, Hukuk Sözcüsü, Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin, “şekil markalarına” değil, “münhasıran mallara asli değerini veren şekilden oluşan işaretlere” atıfta bulunduğunun altını çizmiştir.

İlaveten Hukuk Sözcüsü, 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin 3(3) maddesinin, ne tescil edilebilir markaların tahdidi bir listesini, ne de ilgili maddede yer verilen marka türlerinin tanımını içerdiğini belirtmiştir. Şöyle ki, bunun devamındaki fıkralardan da anlaşılacağı üzere, m. 3(3) sadece sıklıkla kullanılan marka türlerinin, tescil prosedüründe ne şekilde gösterileceğini düzenlemektedir. Bu maddede sayılan çeşitli marka türlerinin karışımı niteliğindeki işaretler de AB marka sistemine uyumludur. Bu bağlamda, söz konusu markanın şekil markası olarak tescil edilmiş olması, o markanın “malların şeklinden oluşan marka” olarak sınıflandırılmasına engel teşkil etmemektedir.

Bu değerlendirmeler ışığında Hukuk Sözcüsü, 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin 3(3)(d) maddesiyle AB marka hukuku sistemine “pozisyon markası” kavramının dâhil edilmiş olmasının, malların şeklinden oluşan ve belirli bir renk için koruma talep eden işaretler hakkında Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin uygulanabileceği yönündeki değerlendirmesini değiştirmeyeceği yönünde görüş belirtmiştir.

c. 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi ile 2015/2436 sayılı Direktifin 4(1)(e)(iii) maddesinin kapsamının karşılaştırılması:

2015/2436 sayılı Direktifle, mevcut Direktifin ilgili maddesindeki “münhasıran mali asli değerini veren şekilden oluşan işaretler”  ifadesi “münhasıran mali asli değerini veren şekil veya diğer özelliklerden oluşan işaretlerbiçiminde değiştirilmiştir.

Hukuk Sözcüsü, yeni Direktifte bu hususla ilgili olarak herhangi bir geçici maddeye yer verilmemiş olmasını, 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin, şekilden oluşarak belirli bir renk için koruma talep eden işaretlere uygulanacağı şeklindeki yorumu destekleyen bir husus olarak değerlendirmiştir. Hukuk Sözcüsünün analizinin temel argümanını, ilgili maddenin temelindeki birincil ve en önemli gerekçe oluşturmaktadır.

d. 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin temelindeki gerekçe:

2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi uyarınca mallara asli değerini veren özellikleri taşıyan markalar reddedilir veya hükümsüz kılınır. Böylelikle bu madde hükmü, malların değeri üzerinde belirli bir etkisi olduğu dönem boyunca bir özelliğin, o pazardaki diğer kişilerine de açık kalmasına imkân tanımaktadır.

Malların doğasından kaynaklanan [m. 3(1)(e)(i)] veya teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan [m. 3(1)(e)(ii)] özelliklere ilişkin hükümlerin tersine; mallara asli değerini veren özelliklere ilişkin hüküm, tüketicinin algısı, tercihleri ve işaretin bir teşebbüs adına tescil edilmesi halinde doğacak ekonomik etki gibi bazı harici faktörlere bağlıdır. Aslında, tüketicinin algısına ilişkin belirleyici etken şekil, renk veya pozisyon markaları arasındaki ayrım değil, işaretin bütüncül olarak bıraktığı izlenime dayalı olarak malların kaynağını gösterme fonksiyonudur. Bununla birlikte, mallara asli değerini veren özelliklerin kısmen tüketici algısına göre belirlenmesi, Hukuk Sözcüsüne göre, markanın veya marka sahibinin bilinirliğinin, dava konusu şeklin mallara asli değerini verip vermediğine ilişkin değerlendirmenin bir parçası olarak dikkate alınacağı anlamına gelmemektedir.

e. 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(b) maddesi ile ilgili olarak dava konusu markanın tasnifi:

İlk görüşünde Hukuk Sözcüsü ön yorum kararı talebi hakkında iki yaklaşım öngörmüştür. İlk yaklaşım 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e) maddesinin geniş şekilde yorumlanabileceğine dayanmaktadır. İkinci yaklaşım ise, malların bir unsurundan ayrıştırılabilir olmayan veya daha az rastlanan kategorideki işaretlerin, Direktifin 3(1)(b) maddesi anlamında ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığını ele alırken, bazı işaretlerin halka açık kalmasındaki yararın göz önünde bulundurulmasına yöneliktir. İlk görüşünde Hukuk Sözcüsü tercihini ilk yaklaşım yönünde belirtmiş iken duruşmada Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık hükümetleri ile Avrupa Komisyonu, dava konusu markanın pozisyon markası olduğu varsayımından hareketle ve pozisyon markalarının Direktifin 3(1)(e)(iii) hükmü kapsamına girmediğinden bahisle ikinci yaklaşımı savunmuşlardır.

Bu noktada Hukuk Sözcüsü, Divanın renk markalarına ilişkin Libertel kararına atıf yaparak, rengin tescilinin, aynı tür mal veya hizmetleri sunan diğer ticari aktörleri haksız şekilde kısıtlamamasına ilişkin genel menfaate aykırı olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Libertel davasında mahkeme, renk markalarının ayırt edici niteliğini değerlendirirken, halkın nadiren ürünleri renklerine göre kıyaslayabilecek durumda olması nedeniyle sadece sınırlı sayıda rengi ayırt edebileceği varsayımını temel almıştır. Bu husus, belirli bir renk için koruma talep eden pozisyon markası olarak tasnif edilmiş markalar açısından da evleviyetle geçerlidir. Hukuk Sözcüsüne göre, malın kaynağını göstermek için bir ayakkabını tabanına uygulanabilecek renkler daha bile sınırlıdır, çünkü pratikte siyah, gri ve kahverengi tonları ilgili sektördeki yaygın kullanımları nedeniyle sistematik olarak ayırt edicilikten yoksundur.

Hukuk Sözcüsü ilaveten, Adalet Divanının içtihadına göre, bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığına ilişkin değerlendirmede belirleyici olan faktörün, o işaretin figüratif, üç boyutlu veya diğer tür bir marka olarak tasnif edilip edilmemesi değil; işaretin dava konusu malların görünümünden ayırt edilebilir olup olmaması hususu olduğunu belirtmiştir. Buna göre, malların görünümünden ayırt edilebilir olmaksızın renk için koruma talep eden bir işaret, ancak ilgili sektörün norm veya geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşması halinde ayırt edici olacaktır. Diğer taraftan, 3(1)(b) maddesi, 3(1)(e) maddesinden farklı olarak, kullanım sonucu kazanılan ayırt edicilik istinası ile aşılabilmekte olup, bu anlamda, 3(1)(e)(iii) maddesinin temelini oluşturan; tüketiciler tarafından aranan ve tercih edilen bir özelliğin diğer ticari aktörler tarafından kullanımının kısıtlanmamasına yönelik genel çıkar, 3(1)(b) maddesi bağlamında kalıcı olarak sağlanamamaktadır.

Sonuç:

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında Hukuk sözcüsü ilk görüşünde ulaştığı sonucu devam ettirmiştir. Tekrar etmek gerekirse;

“2008/95/EC sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi, malların şeklinden oluşan ve belirli bir renk için koruma talep eden işaretlere uygulanabilir olarak yorumlanmalıdır. Bu madde hükmü bağlamında, “mallara asli değerini veren şekil” kavramı, sadece şeklin içsel, özünde bulunan (intrinsic) değeriyle ilgili olup, markanın veya marka sahibinin bilinirliğinin göz önüne alınmasına olanak vermemektedir.”

Hukuk Sözcüsünün davada birbiriyle aynı yöndeki ilk görüş ve ek görüşünü aktardıktan sonra yazımızın sonuna doğru şu hususu tekrar belirtmekte fayda var:

Mahkeme tarafından Adalet Divanına yöneltilen soru, Louboutin adına tescilli markanın mala asli değerini veren bir işaret olup olmadığına ilişkin değil;  “mala asli değerini veren şekillere” ilişkin ret/hükümsüzlük nedeninde geçen “şekil” kavramının Louboutin adına tescilli -ne tür bir marka olduğu ayrıca tartışılan- markayı da kapsayıp kapsamadığına ilişkin bir sorudur. Yani Lahey Mahkemesi, öncelikle Direktifin ilgili maddesindeki “şekil” kavramının, somut olaydaki “ayakkabı tabanına uygulanmış renk” gibi bir unsuru da kapsayıp kapsamadığını netleştirmek istemektedir. Adalet Divanından alacağı yanıt olumlu olursa, bu unsurun mala asli değerini verip vermediği ayrıca değerlendirilecektir.

Dolayısıyla, davada bu aşamadan sonra, “münhasıran mala asli değerini veren şekilden oluşan işaretlere” ilişkin ret/hükümsüzlük nedeninde yer alan “şekil” tabirinin kapsamı konusunda son sözü Adalet Divanı Büyük Dairesi söyleyecektir. Hukuk Sözcüsünün gerek ilk görüşü, gerekse ek görüşü, ilgili maddedeki “şekil” kavramının, dava konusu marka gibi “malın şeklinden oluşan ve –bu şekille bağlantılı olarak- bir renk unsuru için koruma isteyen” markaları da kapsamına alacak şekilde yorumlanması yönünde. Adalet Divanı’nın, Hukuk Sözcüsü tarafından önerilen yanıta katılması halinde bu defa markanın “mala asli değerini veren şekil” niteliğinde olup olmadığı ayrı bir değerlendirmenin konusu olacaktır.

Gelinen noktada, Louboutin’in “kırmızı taban” markalarının ciddi bir hükümsüzlük tehdidi altında olduğunu söylemek kanaatimizce çok yanlış olmayacaktır. Söz konusu markanın, 6769 s. SMK’nın 5(1)(e) (mülga 556 s. KHK m. 7/1-e) maddesine karşılık gelen hükmü kapsamında bir incelemeye tabi tutulması ve bunun devamında mala asli değerini verdiği sonucuna varılması halinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik de ileri sürülebilir olmayacaktır. Zira, kanaatimizce davada Louboutin’in, söz konusu markanın “pozisyon markası” olduğunu ve bu marka türünün, ilgili maddedeki “şekil” tabiri kapsamı dışında tutulması gerektiğini savunması tam da bu yüzdendir. Çünkü, markayı “mala asli değerini veren şekil” incelemesi kapsamı dışında tutacak bir karar çıkması halinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yoluyla, markanın hükümsüz kılınmasını engellemesi, böylelikle kırmızı renkli tabanlar üzerindeki marka korumasını sürdürmesi mümkün olabilecektir.

Öte yandan, yazının başında Louboutin’in kırmızı taban markasının Avrupa Birliği markası olarak da tescilli olduğunu belirtmiştim.  Yazıyı hazırlarken, Benelüks’de tescilli markanın yanı sıra, AB’de tescilli marka için de iki ayrı kişi tarafından hükümsüzlük talebinde bulunulduğunu, hükümsüzlük talebinde bulunan taraflardan birisinin ise yine Van Haren Schoenen B.V. olduğunu tespit ettim. Hükümsüzlük talebi şu anda EUIPO İptal Biriminin önünde ve işlemler askıya alınmış durumda. Askıya alma sebebi ise yazımızın konusunu oluşturan davada Adalet Divanı tarafından verilen ön yorum kararının beklenmesi! Dolayısıyla, Adalet Divanı tarafından verilecek karar, sadece Benelüks markasını değil, AB markasının da kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

Ülkemizde ise mülga 556 s. KHK 7/1-e maddesi TÜRKPATENT ve mahkemeler tarafından bugüne kadar çok nadiren uygulanmış bir ret/ hükümsüzlük nedeni.  Ne yazık ilgili maddenin kapsamı, uygulama alanı ve esasına ilişkin konularda (özellikle mala asli değerini veren şekillere ilişkin kısmı açısından) mahkemelerin de yol gösterici olabilecek, ilkesel nitelikte bir kararı bildiğim kadarıyla bulunmuyor.

6769 s. SMK’nın SMK 5(1)(e) maddesi, 2019’da yürürlüğe girecek olan yeni AB Marka Direktifi ile AB Marka Tüzüğünü mehaz alarak, “… mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler ” ifadesine yer vermiş durumda. Şu halde SMK, mülga 556 s. KHK’nın 7/1-e maddesinden farklı olarak ilgili maddenin uygulama alanını sadece şekillerle sınırlı tutmamış. Bunu, … ya da bir başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler” ifadesinden anlamak mümkün. Kuşkusuz, bu ifadenin uygulamadaki karşılığının nasıl olacağı, hangi tür özelliklere uygulanabileceği zaman gösterecek…

Meraklıları için yazımızı, Louboutin’in kırmızı tabanlarının Türkiye’deki durumundan bahsederek bitirelim.

Yazımızda aktarılan davaya konu işaretin aynısı için Türkiye’de ilk olarak 2009 yılında marka tescil başvurusu yapılmış ancak Christian Louboutin tarafından yapılan başvuru “ayak giysileri” malları için ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı nitelikte bulunarak YİDK tarafından nihai olarak kısmen reddedilmiş. Karara karşı dava açılmadığından kısmi ret kararı kesinleşmiş, marka hükümden düşmüş. Christian Louboutin tarafından 2015 yılında yapılan başvuruda ise yine aynı marka örneği kullanılarak bu defa kırmızı renk unsuru için “pozisyon markası” olarak tescil talep edilmiş ancak daha sonra bu başvuru geri çekilmiş. Yani şu an için Türkiye’de Christian Louboutin’in kırmızı renkli tabanlar üzerinde bir marka koruması bulunmuyor.

Konu hakkında Adalet Divanı tarafından verilecek karar ve devamında bu kararın Louboutin’in Benelüks ve AB’de tescilli markalarına etkisini bekleyip göreceğiz. Yazıda aktardığımız sürecin devamında Adalet Divanı tarafından verilecek kararı, hatta devamında Benelüks ve EUIPO’daki uyuşmazlıklarda verilecek kararları da IPR Gezgininde paylaşmak istediğimizi belirteyim. Görünen o ki, kırmızı tabanlar marka hukuku bağlamında daha çok tartışma götüreceğe benziyor.

 

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2018, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

Kaynak: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-163/16&td=ALL

Adalet Divanı “Nestlé Kit Kat”ın Çikolata Şekli Hakkında Ön Görüş Bildiriyor.

 

resim_kit

Sınai Haklar konusunda İngiltere İhtisas Mahkemesi, Société des Produits Nestlé SA’nın (“Nestlé”) yaptığı Kit Kat çikolata şekil başvurusu

 

kitkat resim_1

ile ilgili olarak öne gelen dosyada, Avrupa Birliğinin 2008/95 sayılı Birlik Üyesi Ülkelerin Marka Mevzuatlarının Uyumlulaştırılmasına İlişkin Tüzüğün davayla ilgili maddelerinin yorumu hakkında AB Adalet Divanından ön görüş istemiştir.

Adalet Divanının 16 Eylül 2015 tarihli C‑215/14 kararının orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=746595+ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Öncelikle İngiltere İhtisas Mahkemesinin ön görüş istediği 2008/95 sayılı Tüzüğün konuyla ilgili maddelerinden yazının başında bahsetmekte fayda görüyorum. Birliğin 2008/95 sayılı Tüzüğünün 2. maddesi şayet bir marka, bir işletmenin ürünlerini diğer bir işletmenin ürünlerinden ayırt edebiliyorsa şekillerden de oluşabilir düzenlemesini içermektedir. Aynı Tüzüğün 3/1 (b) maddesine göre bir marka ayırt edici karaktere sahip değilse ve (e) fıkrasına göre de bir marka (i) içerdiği malın özgün doğal şeklini, (ii) teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekli ve (iii) mala asli değerini veren şeklini içeriyorsa tescil başvurusu reddedilir. Yine aynı Tüzüğün 3/3 maddesine göre bir marka, başvuru tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edici karakter kazanmışsa 3/1 (b), (c) ve (d) maddelerine göre tescili reddedilemez.

Ön Görüş istenilen olayın tarihçesi kısaca:

  • Dava konusu ürün ilk olarak 1935 yılında İngiltere’de Rownree&Co Ltd. tarafından “Rowntree’s Chocolate Crisp” adı altında piyasaya çıkmıştır. 1937 yılında ise adı “Chocolate Crisp Kit Kat” olarak değiştirilmiş ve “Kit Kat” olarak kısaltılmıştır. 1988 yılında Rowntree plc şirketi Nestlé tarafından satın alınmıştır.
  • Uzun süre ürün 2 kat halinde, iç kaplamada gümüş renkli folyo, dış kabında ise kırmızı ve beyaz logolu “Kit Kat” kelimesinin yer aldığı kâğıt ile paketlenerek satılmıştır. Ancak şu anda aynı logonun yer aldığı tek kat paketleme ile satılmaktadır.  Logonun her ne kadar zamanla değişime uğradığı gözükse de, büyük değişim söz konusu olmamıştır.
  • Ürün şekli de 1935’den beri hemen hemen hiç değişikliğe uğramadan kalmıştır. Ürünün şekli ve paketi halen şu şekildedir:

kitkat_resim_2          Her bir parmak üzerine, ‘Kit Kat’ kelimesi basılmıştır.

  • 8 Temmuz 2010 yılında Nestlé İngiltere’de aşağıdaki üç boyutlu şekil markasının tescili için başvuruda bulunmuştur.

kitkat resim_1

  •  Başvuru, ürünün şu anda üzerine basılı “Kit Kat” kelimesi içermeden yapılmıştır.
  •  Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 30. sınıfında yer alan “çikolata ve çikolata ürünleri, pastacılık ürünleri, bisküviler, kekler…” için yapılmıştır.
  •  İngiltere Sınai Haklar Ofisi başvuruyu kabul etmiştir ve ilana çıkarmıştır.
  •  28 Ocak 2011 tarihinde Cadbury UK Ltd. şirketi, başvuruya 2008/95 sayılı Tüzüğün 3(1)(b), 3(1)(e)(i) ve (ii), 3(3) maddelerine göre itiraz etmiştir.
  •  20 Temmuz 2013 tarihinde İngiltere Sınai Haklar Ofisi uzmanı başvuruyu ayırt edici karakteri olmadığından ve kullanım sonucu da ayırt ediciliği kazanmadığından dolayı reddetmiştir. Uzmana göre başvurunun içerdiği “temel kare dilim şekli” kek ve pastalar için malın özgün doğal şeklini göstermektedir. Yine uzmana göre, 4 tane dilimin yan yana gelmek için içerdikleri uzunluk ve derinlikler ise teknik zorunluluk sonucu ortaya çıkmıştır.
  • 18 Temmuz 2013 tarihinde Nestlé söz konusu karara karşı, İngiltere İhtisas Mahkemesinde itiraz dosyalamıştır. Nestlé karardaki, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmadığı tespiti ile başvurunun malın özgün doğal şeklini ve teknik sonucu elde etmek için zorunlu şekil olduğu tespitlerinin yerinde olmadığını iddia etmiştir.
  • İngiltere İhtisas Mahkemesi önüne gelen olayda, Tüzüğün ilgili maddelerinin uzman tarafından doğru şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğinin tespiti için ön görüş almak üzere dosyayı Birlik Adalet Divanı’na göndermiştir.

Mahkeme öncelikle 2008/95 sayılı Tüzüğün 3/1 (b) maddesine göre üç boyutlu şekillerin tescil şartını ve 3/1 (e) maddesindeki tescil yasağı kapsamını tekrarladıktan sonra, Tüzüğün 3/1 (e) maddesine göre tescil yasağı kapsamına giren bir şekil için aynı maddenin 3/3 maddesine göre kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının ileri sürülemeyeceğini tespit etmiştir. [1] Mahkemeye göre, Yerel Mahkemenin cevaplanması istediği sorulardan bir tanesinin cevabı şudur: Şayet bir işaret/şekil Tüzüğün 3/1 (e) maddesine göre tescil yasağı kapsamına giriyorsa, söz konusu işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığını analiz etmeden o işaretin tescilinin reddedilmesi önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

Mahkeme ilk sorunun cevabının ardından, Yerel Mahkemenin ön görüş talebi kapsamında Tüzüğün 3/1 (e) maddesindeki tescil yasaklarının yorumuna geçmiştir. Mahkemeye göre Tüzüğün 3/1 (e) maddesi, kamu yararı gözetilmesi neticesinde, yasak kapsamındaki bir işaretin/şeklin marka olarak kullanılması suretiyle bir işletmenin rakipler karşısında tekel yaratmasının engellenmesi için düzenlenmiştir. Tüzüğün bu fıkrasında düzenlenen her yasak, birbirinden bağımsız olarak ele alınmalı; somut işaret her biri açıdan ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Buna göre Mahkeme, maddedeki yasaklardan birinin mevcut olduğuna dair yeterli neden varsa, o işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğini tespit etmiştir. Bazı hallerde bir işaret maddedeki tüm yasakları aynı anda barındırabilmekteyken, bazı hallerde ise sadece tek neden red sebebi olabilmektedir. Dolayısıyla Mahkemeye göre Yerel Mahkemenin bu maddenin yorumu ile ilgili sorduğu soruya cevaben, söz konusu işaret en az bir engeli tam olarak içeriyorsa tescili reddedilebilecektir.

Mahkeme son olarak Yerel Mahkemenin Tüzüğün 3/1 (e) (ii) maddesinde yer alan “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekil” düzenlemesinin yorumuna ilişkin sorusunu incelemeye geçmiştir. Yerel Mahkeme bu maddeye göre “teknik sonuç” tescil yasağının, o malın işlevi ile ilgili konulara mı yoksa üretimi ile ilgili konulara mı uygulanacağını sormuştur. Mahkeme madde lafzının sadece “teknik sonuca” işaret ettiğini, malın üretilmesi sürecinden bahsetmediğini belirtmiştir. Eğer madde lafzına göre yorumlanacaksa tescil yasağının malın işlevi ile ilgili konular göz önüne alınarak verilmesi gerecektir. Keza, maddenin düzenlenişinin altında yatan kamu yararı açısından da ilgili mal için tekelin önlenmesi istendiğinden ve tüketiciler teknik sonuç ile ortaya çıkan son ürünü gördüklerinden, maddenin yorumlanmasında son tüketicilerin göremediği söz konusu malın üretim süreci değil, işleviyle ilgili konular dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla Yerel Mahkemenin maddede yer alan “teknik sonuç” teriminin uygulama alanının yorumu için sorduğu sorunun cevabında Mahkeme; malın üretim sürecinin değil, malın işleviyle ilgili konuların dikkate alınacağını belirtmiştir.

Mahkeme birinci soruyla ilgili verdiği cevaba ek olarak şu şekilde bir tespitte bulunmuştur: Bir işaretin Tüzüğün 3/3 maddesine göre kullanım sonucu marka olarak ayırt ediciliğinin tespitinde; markanın geleneksel ana işlevini yerine getirip getirmediği yani hitap ettiği tüketiciler açısından hangi işletmeden kaynaklandığını gösterip göstermediği değerlendirmesi yapılmalıdır. İşaretin/şeklin marka olarak kullanım sonucu ayırt ediciliği, tescilli bir markanın bir unsuru olarak kullanılarak kazanılabileceği gibi, tescilli marka ile bağlantılı olarak bağımsız kullanım sonucu da kazanılabilir. Her iki halde de önemli olan, başvurusu yapılan işaretin/şeklin hitap ettiği tüketici kitlesi açısından içerdiği malın hangi işletmeden kaynaklandığını belirtme işlevini kazanıp kazanmadığıdır. Somut olayda Mahkeme tarafından,  dava konusu şeklin hitap ettiği tüketiciler için ister tescilli bir markanın bir parçası olarak, ister tescilli marka ile bağlantılı olarak “kullanım sonucu ayırt edicilik” kazanıp kazanmadığı hususunun başvuru sahibi tarafından ispatı gerektiğine işaret edilmiştir.

İngiltere İhtisas Mahkemesine iletilen bu ön görüşten ben özetle şunu anladım: Genel Mahkeme İngiltere Mahkemesine başvurusu yapılan şekli, malın üretim sürecini hesaba katmaksızın sadece tüketiciye sunulan son ürün açısından ele almasını ve bu şeklin Tüzüğün 3/1 (e)/(i),(ii),(iii) maddesindeki tescil yasakları kapsamına girip girmediğine bakmasını istiyor. Değerlendirme sonucuna göre;

  • Eğer bu kapsama giriyorsa, ilk cevabında belirttiği gibi artık kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının tespiti aşamasına geçmesi hiç gerekmeyecek. Zira bu kapsamdaki bir şekil, kamu yararı nedeniyle kullanım sonucu ayırt edicilik kazanamaz.
  • Ancak son ürün şekli açısından tescil yasağı yoksa başvurusu yapılan şekil, Tüzüğün 3/1 (b) maddesi anlamında “ayırt edici karakterden yoksun” kategorisine girecek ki bu ikinci aşamaya geçilmesi yani Tüzüğün 3/3 maddesine göre red nedenini bertaraf eden “kullanım sonucu ayırt edicilik” kazanıp kazanmadığının tespitine bakılması anlamına geliyor. Bu noktada da ön görüşe göre başvuru sahibinden şeklin, tüketiciler nezdinde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının ispatı konusunda bilgi ve belge sunması beklenmektedir.

Çikolata dünyasının merakla beklediği kararlardan bir tanesi olan bu kararı, bizler de takip edeceğiz ve ön görüş doğrultusunda çıkan karardan sizleri haberdar edeceğiz.

Gülcan  Tutkun Berk,

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] Philips, C‑299/99 ve Linde and Others, C‑53/01, C‑55/01 kararları.

 

 

Topluluk Marka Hukuku

2008/95 SAYILI MARKA KANUNLARININ UYUMLULAŞTIRILMASI AMAÇLI AB DİREKTİFİ

 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka kanunlarının uyumlulaştırılması amaçlı 89/104 sayılı Direktif 1989 yılında kabul edilmiştir. 89/104 sayılı Direktifin yerine geçen 2008 tarihli 2008/95 sayılı Direktifte 89/104 sayılı Direktifle getirilen ana sistem korunmuş, bazı maddelerde değişiklikler yapılmıştır.

 

Üye ülkelerin marka kanunlarının tamamen aynı hale getirmek Direktifin amacı değildir. Direktifle getirilen düzenlemelerle güdülen amaç, marka mevzuatlarında yer alıp, iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyen hükümlerin uyumlu hale getirilmesidir (bkz. Direktifin giriş bölümü).

 

Bu amaç çerçevesinde, Direktif içerik bakımından ana hükümleri düzenleyecek, daha doğru deyişle genel esasları belirleyecek şekilde sınırlı tutulmuştur. Örneğin, üye ülkelerin mevzuatlarında yer verebilecekleri marka başvurusu ret nedenlerinin bir bölümü, kanunlarda mutlak yer alacak şekilde zorunlu tutulmuş (söz konusu ret nedenleri üye ülkelerin tamamı bakımından zorunlu olarak kanunlarında yer alacaktır), bir kısmı ise ret nedeni olarak tercihen seçilebilecek hükümler olarak belirlenmiştir (bu nitelikteki ret nedenlerini üye ülkeler kanunlarına ekleyebilirler ya da tercihe bağlı olarak eklemeyebilirler). Dolayısıyla, bir üye ülke zorunlu ret nedenlerine mevzuatında yer vermek yükümlülüğündedir; tercihen benimsenebilecek ret nedenlerinin bir kısmına veya tamamına mevzuatında yer verebilir ya da tercihi ret nedenlerinin hiç birisini mevzuatı kapsamına almayabilir.

 

Direktif, Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi hükümleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır ve Sözleşme ile tamamen uyumludur. Kaldı ki, AB üyesi ülkelerin tamamı da Paris Sözleşmesi’ne taraftır.

 

Direktif; başvuru, tescil usulleri ve diğer prosedürel konulara ilişkin hiçbir düzenleme getirmemektedir. Temel amaç belirtildiği üzere iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyecek esasa ilişkin konularda marka korumasının ana çatısının kurulmasıdır. Ana çatı tüm üye ülkeler bakımından uyumlu olarak kurulduktan sonra, usül, prosedür veya diğer konulardaki düzenlemeleri belirlemekte üye ülkelerin kendi yapılanmaları, tercihleri belirleyici olacaktır.

 

Türk marka koruması sistemini düzenleyen temel metin olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlanırken Paris Sözleşmesi, TRIPs Antlaşması gibi bağlayıcı nitelikteki uluslararası sözleşmelerin yanı sıra 89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi de esas alınmıştır. Bu çerçevede, 556 sayılı KHK özelinde Türk marka koruması sistemi, AB’nin 89/104 sayılı Direktif’le ön gördüğü ana çatıya uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, mevcut marka mevzuatımızın konu hakkındaki AB müktesebatı ile uyumlu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

 

89/104 sayılı Direktifin kabul edilmesinin ardından üye ülkelere mevzuatlarını uyumlu hale getirmeleri için 2 yıl süre verilmiştir. Günümüze kadar geçen süre içerisinde Topluluk Marka Ofisi kurulmuş, Marka Kanunu Antlaşması, Madrid Protokolü, TRIPs Antlaşması kabul edilmiş, AB uluslararası (uluslarüstü) bir örgütlenme olarak Madrid Protokolüne dahil olmuştur. AB üyesi ülkelerin neredeyse tamamı aynı zamanda yukarıda sayılı bulunan uluslararası antlaşmaların tarafıdır. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yürütülen çalışmaların sonucu olarak kabul edilen Marka Kanunu Antlaşması (TLT), taraf ülkelerde marka tescili konusundaki prosedürel, başvuru yapılmasına ilişkin işlemleri, devir, unvan değişikliği, düzeltme,vb. tarzdaki işlemleri uyumlu hale getirmiştir. Yukarıda da bahsedildiği üzere AB üyesi ülkelerin çoğu ve Türkiye TLT’ye de taraftır. Prosedürel kural ve işlemlerin TLT ile uyumlu hale getirilmesinden sonraki adım muhtemelen marka kanunların esasa ilişkin hükümler bakımından aynılaştırılması amaçlı yeni bir uluslararası antlaşma olacaktır ki, bu yönde bir eğilim WIPO çalışmalarında hissedilmeye başlanılmıştır.

 

2008/95 SAYILI DİREKTİF KAPSAMINDAKİ DÜZENLEME

 

Madde 1 – Kapsam: Direktifin üye ülkelerde ticaret/hizmet markası ortak marka, garanti veya sertifika markası olarak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markalara uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Madde 2 – Markayı oluşturabilecek işaretler: Bu madde ile markayı oluşturabilecek işaretler tanımlanmıştır. Maddede yapılan tanım 556 sayılı KHK’nın 5 inci maddesinde yer alan tanım ile içerik bakımından hemen hemen aynıdır. (556 sayılı KHK Madde 5 birinci fıkra: Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.)

 

Madde 3 – Ret veya Hükümsüzlük Nedenleri: Bu maddede üye ülkelerin mevzuatlarında yer vermeleri zorunlu olan ya da tercihen yer verebilecekleri (mutlak) ret nedenleri belirtilmiştir.

 

a) Üye ülkelerin yer verilmesi zorunlu olan ret / hükümsüzlük nedenleri:

 

–         Marka olamayacak işaretler tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(a) bendi)

–         Hiçbir ayırt edici niteliğe sahip olmayan markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(a) bendi)

–         Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran içeren markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(c) bendi)

–         Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran içeren markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(d) bendi)

–         Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(e) bendi)

–         Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(k) bendi)

–         Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynığı gibi konularda halkı yanıltacak markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(f) bendi)

–         Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilmesi gerekli markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(g) bendi)

 

b) Üye ülkelerin mevzuatlarında tercihen yer verebilecekleri (mutlak) ret nedenleri:

 

–         Üye ülkelerin veya topluluğun marka kanunu dışında kalan diğer kanunlarına göre kullanımı yasaklanabilecek markalar.

–         Sembolik değeri yüksek işaretleri içeren markalar, özellikle dini sembolleri içeren markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(j) bendi)

–         Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, kamuyu ilgilendiren ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği armaları, amblemleri veya nişanları içeren markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(h) bendi)

–         Kötü niyetle yapılmış tescil başvuruları.

 

Madde 4 – Önceki haklarla çatışma olması durumundaki ret / hükümsüzlük nedenleri (Nispi ret nedenleri):

 

Mutlak ret nedeni / Nispi ret nedeni konusundaki ayırım ve genel yanlış algılama hakkında açıklama:

 

Mutlak Ret Nedeni: Mutlak ret nedeni başvurusu yapılan ibarenin/şeklin kendisinden (anlam, görünüm, vs.) kaynaklanan ret nedenidir. Ofis tarafından resen incelenecek ret nedeni anlamına gelmez.

 

Nispi Ret Nedeni: Başvurusu yapılan ibarenin/şeklin üçüncü kişilerin önceki haklarıyla çatışması durumunda ortaya çıkan ret nedenidir. İtiraz üzerine incelenecek ret nedeni anlamına gelmez.

 

Genel Yanlış Algılama / Bilgi: Türkiye’de akademide, literatürde yer edinmiş önemli bir yanlış bilgi söz konusudur. Mutlak ret nedenleri Ofis tarafından resen incelenecek ret nedenleri olarak algılanmakta, nispi ret nedenleri ise itiraz üzerine incelenecek ret nedenleri olarak değerlendirilmektedir. Bu bilgi kökten yanlıştır. Marka ofisleri, nispi ret nedenlerini resen, itiraz üzerine ya da hem resen hem de itiraz üzerine iki aşamalı olarak inceleyebilir. Nispi ret nedenleri bakımından önemli olan husus, başvurusu yapılan ibarenin veya şeklin üçüncü kişilerin önceki haklarıyla çatışma içerisinde olması durumudur. Mutlak ret nedenlerinde ise değerlendirmede esas olan ibarenin kendisinden kaynaklanan ret durumudur, mutlak ret nedenleri üçüncü kişilerin önceki haklarıyla bir çatışma olması durumunu kapsamaz.

 

Yanlış Algılama / Bilginin Gerekçesi: Yanlış bilginin gerekçesi 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesi için seçilen başlıkla maddenin içeriği arasındaki uyumsuzluktur. 7 nci madde “mutlak ret nedenleri” başlığını taşımasına rağmen 7/1-(b) bendi önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla aynı tür malları/hizmetleri kapsayan aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların reddedileceği hükmünü içermektedir. Dolayısıyla 7/1-(b) bendinde sayılan hal üçüncü kişilerin önceki haklarıyla çatışmayı içeren bir durumdur ve nispi bir ret nedenidir. Ancak, 7/1-(b) bendi nispi bir ret nedeni olmasına rağmen mutlak ret nedenleri başlığını taşıyan 7 nci madde kapsamındadır. Bu durumun yol açtığı sonuç ise, mutlak ret nedeni teriminin gerçek anlamını yitirerek resen incelenen ret nedenleri olarak algılanması ve nispi ret nedenlerinin de gerçek anlamını kaybederek itiraz üzerine incelenen ret nedenleri gibi bir anlam kazanmasıdır. Kazanılan bu anlamlar yanlıştır, ancak bu yanlışlık KHK’dan kaynaklanarak akademik metinler dahil birçok kaynağa yansımış durumdadır. Bahsedilen yanlışlık yeni Marka Kanunu Tasarısında düzeltilmiş ve yanlış başlıklar terk edilmiştir.

 

208/95 sayılı Direktif ve bu Direktifin öncülü 89/104 sayılı Direktif giriş bölümünde açık olarak Ofislerin ret / hükümsüzlük nedenlerini resen ya da itiraz üzerine inceleme konusunda serbest bırakmıştır. Dolayısıyla AB üyesi ülkelerden dileyenler, örn. önceki markalarla benzerlik halindeki ret durumunu resen inceleyecek, dileyen ülkeler ise bu hususu yalnızca itiraz üzerine inceleyecektir. İskandinav ülkelerinin tamamı, Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunluğu ve bazı diğer ülkeler önceden tescilli veya başvurusu yapılmış benzer markaların varlığı durumunu bir ret gerekçesi olarak resen incelemektedir (556 sayılı KHK 7/1-(b) bendindeki durum); Almanya, İspanya, Topluluk Marka Ofisi ve diğer bazı üye ülkeler ise bu ret halini yalnızca yayıma itiraz durumunda incelemektedir.

 

Direktifin 4 üncü maddesinde yer alan ret nedenleri 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin (b), (ı) bentlerinde ve 8 inci maddesinde bulunmaktadır.

 

Direktifin 3 üncü ve 4 üncü maddelerinin aynı zamanda hükümsüzlük nedenleri olarak düzenlendiği göz önüne alındığında, hükümsüzlük nedenleri olarak karşılıkları 556 sayılı KHK’nın 42 nci maddesinde bulunmaktadır.

 

Madde 5 – Markanın Sağladığı Haklar:

 

Direktifin 5 inci maddesi markanın tescil edilmesi halinde sahibine sağladığı münhasır hakları, hak sahibinin rızası olmadan ticari kullanım halinde verilen yasaklama haklarını ve yasaklamaya konu olabilecek durumları düzenlemektedir.

 

Paralel hükümler, 556 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir.

(556 sayılı KHK “Madde 9- Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:

a)Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,
b)Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi  bir işaretin kullanılması,        

c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle, tescilli markanın itibarından  dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.
Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:

a)İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması,    

b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması,  teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması,

c) İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabii tutulması,     

 d)İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.         

e) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.”)

 

Madde 6 – Markanın Sağladığı Haklarda İstisnalar:

 

Direktifin 6 ncı maddesi markanın sahibine sağladığı haklardaki istisnaları düzenlemektedir. Buna göre, marka sahibi üçüncü kişilerin kendi isimlerini veya adreslerini kullanmalarını, mallarla / hizmetlerle ilgili olarak cins, çeşit, vasıf, vs. bildiren unsurların kullanımını, özellikle aksesuar veya yedek parça gibi mallar için malın veya hizmetin amacını, kullanım alanını belirtecek şekilde markanın kullanılmış olması durumunu engelleyemez. Ancak tüm durumlarda, üçüncü kişilerin kullanımı ticari yaşamın dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.

 

Direktifin 6 ncı maddesiyle paralel düzenleme 556 sayılı KHK’nın 12 inci maddesinde bulunmaktadır.

 

(556 sayılı KHK Madde 12Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.)

 

Madde 7 – Markanın Sağladığı Hakların Tüketilmesi:

 

Markalı bir malın sahibi tarafından veya sahibinin rızası ile üçüncü bir kişi tarafından topluluk sınırları içerisinde piyasaya sürülmesi durumunda, marka sahibi o mallara ilişkin olarak markasının kullanımını yasaklayamaz (mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır). Ancak, malların kalitesinin / niteliğinin değiştirilmesi veya bozulması gibi haklı nedenlerin varlığı durumunda marka sahibi kullanımı engelleme hakkını kullanabilir.

 

Görüldüğü üzere, Direktifle getirilen ilke “topluluk sınırları içerisinde piyasaya sürme” terimi doğrultusunda bölgesel tükenme ilkesidir. Türkiye ise ulusal tükenme prensibini uygulamaktadır. Henüz AB üyesi olmadığımız dikkate alındığında bu hususun Direktifle uyumsuz olmadığı tartışmasız derecede açıktır.

 

Direktifin 7 nci maddesiyle paralel düzenleme 556 sayılı KHK’nın 13 üncü maddesinde bulunmaktadır.

 

(556 sayılı KHK Madde 13Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır.

 

Marka sahibinin, birinci fıkra hükmüne girmesine rağmen, malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanmalarını önleme yetkisi vardır.)

 

Madde 8 – Lisans:

 

Direktifin lisansa ilişkin hükmünde yer alan düzenlemelerle paralel 556 sayılı KHK’nın 21 inci maddesinde bulunmaktadır.

 

Madde 9 – Ses Çıkarmama Sonucu Ortaya Çıkabilecek Hak Kaybı:

 

Üye bir ülkede önceden tescil edilmiş olan bir markanın sahibi, aynı ülkede sonradan tescil edilmiş bir markanın kullanımı konusunda, kullanımdan bilgisi olmasına rağmen birbirini takip eden 5 yıl boyunca sessiz kalmış ise önceden tescilli markası nedeniyle sonraki markayı hükümsüz kılma hakkını yitirir. Sonraki markanın tescilinin kötü niyetli bir başvuru sonucu gerçekleşmiş olması durumunda hak yitimi söz konusu olmaz.

 

Madde 10 – Markanın Kullanımı:

 

Direktifin 10 uncu maddesinde hangi durumların marka kullanımı sayılacağı belirtilmiştir. 556 sayılı KHK’nın 14 üncü maddesinde Direktif ile paralel hükümler bulunmaktadır.

 

(556 sayılı KHK Madde 14Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:

a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,

b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,

c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,

d) Markayı taşıyan malın ithalatı.)

 

Tescil prosedürünün tamamlanmasının ardından geçen 5 yıllık süre içerisinde marka sahibi markanın ciddi kullanımını gerçekleştirmemişse veya kullanım aralıksız olarak 5 yıl boyunca durdurulmuşsa, kullanmamanın geçerli nedeni yoksa, marka Direktifte belirtilen yaptırımlara (hükümsüzlük) konu olur.

 

(Paralel düzenleme 556 sayılı KHK 42 nci madde 1-(c) bendi:

Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:

c) 14 üncü maddeye aykırılık. (Ancak, 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz.)

 

Madde 11 – Markanın Kullanılmaması Durumunda Hukuki veya İdari Süreçlerdeki Yaptırımlar:

 

Bir marka önceden tescilli bir markanın varlığı nedeniyle, eğer önceki marka 10 uncu maddede düzenlenmiş kullanım şartlarını yerine getirmemişse hükümsüz kılınmayabilir.

 

Topluluk üyesi ülkeler, 10 uncu maddede belirtilen kullanım şartlarını yerine getirmemiş markaların, sonradan yapılmış marka başvurularına ilişkin ret gerekçesi olamayacağı şartını getirebilir.

 

Markanın tescil edildiği malların/hizmetlerin bir kısmı için kullanılıp bir kısmı için kullanılmaması durumunda, kullanımın sadece markanın kullanıldığı mallar/hizmetler bakımından gerçekleştiği kabul edilir.

 

Madde 12 – Hükümsüzlük nedenleri:

 

Bir marka tescil edildiği mallara veya hizmetlere ilişkin olarak kesintisiz 5 yıl süreyle kullanılmamışsa ve kullanmamaya ilişkin makul bir neden yoksa hükümsüz kılınabilir. (bkz. 556 sayılı KHK madde 42/1-(c) )

 

Hükümsüzlük sonucuna yol açan diğer durumlar ise aşağıda sayılmıştır:

 

– Marka, sahibinin eylemleri veya eylemsizliği nedeniyle tescil edildiği malın ya da hizmetin adı haline geldiyse.

– Marka, sahibinin kullanımı nedeniyle tescil edildiği mallar/hizmetler için nitelik, kalite veya coğrafi kaynak bakımından halkı yanıltabilecek hale geldiyse.

 

Paralel düzenleme 556 sayılı KHK’nın 42 nci maddesinin (d),(e) bentlerinde bulunmaktadır.

 

(556 sayılı KHK 42 nci madde 1-(d), (e) bendleri:

Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:

d) Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş ise,

e) Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise,)

 

Madde 13 – Malların veya hizmetlerin bir kısmı için hükümsüzlük veya ret 
Ret veya hükümsüzlük nedenleri markanın kapsadığı malların/hizmetlerin yalnızca bir kısmı bakımından ortaya çıkmışsa, ret veya hükümsüzlük işlemi yalnızca bu mallar/hizmetler bakımından söz konusu olacaktır.

 

14 üncü madde Topluluk Markalarında kıdem konusuna ilişkin özel bir düzenlemedir (feragat edilen veya süresinin dolması sonucu hükümden düşen önceki bir markanın topluluk markası olarak kıdeminin talep edilmesi durumuna ilişkin düzenleme).

 

Madde 15 – Ortak markalar, garanti markaları ve sertifika markaları ile ilgili özel düzenlemeler

 

89/104 numaralı Direktifte yer almayan ancak 2008 yılında kabul edilen 2008/95 sayılı Direktif kapsamında yer alan 15inci madde ortak markalar, garanti markaları ve sertifika markaları ile ilgili özel iki düzenleme getirmektedir.

 

Hükme göre; mevzuatları ortak markaların, garanti markalarının veya sertifika markalarının tesciline izin veren üye ülkeler, bu tip markaların işlevlerinin öyle gerektirdiği durumlarda bu markaların reddedilmesi, hükümsüz kılınması için 3üncü ve 12nci maddelerde belirtilen ret veya hükümsüzlük gerekçelerine ek gerekçeler öne sürebilirler.

 

3üncü madde hükmünde öngörülenin aksine malların veya hizmetlerin coğrafi kaynağını belirten işaretlerin ortak marka, garanti markası veya sertifika markası olarak tesciline üye ülkeler imkan sağlayabilir. Bununla birlikte, bu tip markalar sahiplerine üçüncü kişilerin bu markayı dürüstçe ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmalarını engelleme hakkı vermez; özellikle bu tip bir marka coğrafi bir ismi kullanma hakkı olan üçüncü kişilere karşı öne sürülemez.

 

NOT: Direktif toplam 19 maddeden oluşmaktadır. Kalan 4 madde idari hususlarla ilgili olduğundan çalışma kapsamı dahiline alınmamıştır.

 

 

(ALINTI VEYA ATIFLARINIZI LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK YAPINIZ. BU METİN, ÖNDER EROL ÜNSAL TARAFINDAN YAZILMIŞ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ SINAİ HAKLAR UYGULAMA MERKEZİ (FİSAUM)’NCE DÜZENLENEN SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KONULU SERTİFİKA PROGRAMI BÜNYESİNDE 24/03/2008 TARİHİNDE DERS NOTU OLARAK SUNULMUŞTUR.)