Etiket: 3(1)(e)

CHRISTIAN LOUBOUTIN’in KIRMIZI RENKLİ TABANLAR ÜZERİNDEKİ MARKA HAKKI TEHDİT ALTINDA: AB ADALET DİVANI HUKUK SÖZCÜSÜ DAVADA EK GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI!

Ünlü Fransız moda tasarımcısı Christian Louboutin, pek çok kadının hayalini süsleyen yüksek topuklu, kırmızı tabanlı, zarif ve pahalı ayakkabı tasarımlarıyla bilinmekte olup, uzun yıllardır bu ayakkabıların dış taban bölümünde kullanılan kırmızı renk, tasarımcının bir nevi imzası haline gelmiştir.

Christian Louboutin marka ayakkabılar, kırmızı renkli dış tabanlarıyla ikonik hale gelmiş olduğundan, tasarımcının söz konusu kırmızı rengi marka tescili yoluyla koruma altına almak istemesi kaçınılmazdır.  Nitekim topuklu ayakkabıların dış tabanında yer alan bu kırmızı renk için çok sayıda ülkede marka tescil başvurusu yapılmış; Fransa, ABD, Benelüks, AB gibi çeşitli ülkelerde / bölgesel ofislerde işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığına karar verilerek tescil talebi olumlu sonuçlanmıştır.

Diğer bazı firmaların da kırmızı rengi ayakkabı tabanlarında kullanması nedeniyle bu renk unsuru çeşitli yargı çevrelerinde uyuşmazlık / dava konusu olmaktadır. Bu davalarda esas olarak Christian Louboutin, uzun yıllardır kadın topuklu ayakkabılarının dış tabanında kendisi tarafından kullanılan ve yıllar içinde kendi markasıyla özdeşleştirdiği kırmızı rengin başkaları tarafından kullanılmasına engel olmak istemekte, bu kullanımlarının kendisine ait marka hakkını ihlal ettiğini öne sürmektedir. Uyuşmazlığın karşı tarafları ise, esas olarak moda sektöründe kırmızı rengin bir kişinin tekeline bırakılamayacağını, bu rengin ayakkabılarda sadece dekoratif amaçlı olduğunu ileri sürmektedir.

Ancak bu yazımızın konusunu, Christian Louboutin adına Benelüks ülkelerinde tescilli bulunan kırmızı renkli ayakkabı tabanı markasının hükümsüzlüğü talebine ilişkin olarak Hollanda’da görülen davada, davayı görmekte olan Lahey Bölge Mahkemesi tarafından AB Adalet Divanına ön yorum kararı vermesi için yöneltilen soru ve bu soruya ilişkin olarak Hukuk Sözcüsü M. Szpunar tarafından verilen görüş oluşturmaktadır. Hukuk Sözcüsünün görüş ve ek görüşünün tam metnini okumak isteyen okuyucular, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-163/16&td=ALL bağlantısından ilgili metinlere ulaşabilirler.

Vakanın özeti:

28 Aralık 2009’da Louboutin 25. sınıftaki “ayak giysileri (ortopedik ayak giysileri hariç)” malları için bir marka tescil başvurusu yapar ve marka Benelüks markası olarak 6 Ocak 2010 tarihinde tescil edilir. 10 Nisan 2013 tarihinde, tescil kapsamındaki mallar “yüksek topuklu ayakkabılar (ortopedik ayakkabılar hariç)” şeklinde sınırlandırılır.

Söz konusu marka şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir ayakkabının tabanına aşağıda gösterildiği gibi uygulanan kırmızı renk (Pantone 18 1663TP) (ayakkabının dış hatları markanın bir parçası değildir, markanın konumunu göstermek amacıyla verilmiştir.)”

Söz konusu marka örneği aşağıda gösterilmektedir:

Van Haren Schoenen BV (Van Haren) Hollanda’da outlet ayakkabı mağazacılığı alanında faaliyet göstermektedir. 2012 yılı boyunca, Van Haren kırmızı tabanlı kadın topuklu ayakkabıları satmıştır.

Louboutin, Hollanda Lahey Bölge Mahkemesinde Van Haren aleyhine marka hakkına tecavüzün tespiti davası açmış ve tecavüzün tespiti yönünde karar elde etmiştir. Bu karara karşı, Van Haren  tarafından Benelüks Sözleşmesinin 2.1(2) maddesi uyarınca (mala asli değerini veren şeklin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin ret/hükümsüzlük gerekçesi) Louboutin’e ait markanın hükümsüzlüğü iddiasıyla itiraz edilmiştir. Van Haren, söz konusu markanın özellikle kırmızı rengi içeren iki boyutlu bir marka olduğunu, bu rengin ayakkabıların tabanına uygulandığında, ayakkabının şekline uygun olduğunu ve mallara asli değerini verdiğini öne sürmektedir.

Mahkeme, söz konusu markanın ayrılmaz bir şekilde ayakkabının tabanıyla bağlantılı olmasından ötürü basit bir iki boyutlu marka olmadığı görüşündedir. Mahkeme çekişme konusu markanın, malların bir unsuru olduğu hususunun net olduğu görüşünde olmakla birlikte, 2008/95 sayılı AB Direktifinin 3(1)(e)(iii) maddesi hükmü (mallara asli değerini veren şekillere ilişkin mutlak ret ve hükümsüzlük nedenidir) anlamında “şekil” kavramının, malların dış hatları, ölçüleri ve hacmi gibi üç boyutlu özellikleriyle sınırlı olup olmadığı ve renklerin bu kapsama girip girmediği konusunun belirsiz olduğu görüşündedir. Bu bağlamda mahkeme, eğer ilgili madde hükmünde geçen “şekil” kavramının, malların rengini kapsamına almaması durumunda, ilgili hükmün uygulanabilir olamayacağı görüşündedir. Ancak, böyle bir durumda malların işlevinden kaynaklan bir rengi barındıran markalar için sınırsız bir koruma elde etmek mümkün hale gelecektir.

Bu çerçevede, Lahey Bölge Mahkemesi, davayı durdurarak AB Adalet Divanı’na ön yorum kararı vermesi amacıyla aşağıdaki soruyu yöneltmiştir:

“2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi hükmü anlamında ‘şekil’ kavramı, malların dış hatları, ölçüleri ve hacmi gibi (üç boyutlu olarak ifade edilmiş) üç boyutlu özellikleriyle mi sınırlıdır;  veya malların rengi gibi diğer (üç boyutlu olmayan) özelliklerini de kapsamakta mıdır?”

Davaya Almanya, Macaristan, Portekiz ve Finlandiya Hükümetleri de müdahil olmuş ve bu dört hükümetin yanı sıra Avrupa Komisyonu da uyuşmazlık konusuyla ilgili yazılı görüşlerini AB Adalet Divanına sunmuşlardır.

Hukuk Sözcüsünün Görüşü:

Hukuk Sözcüsü (Advocate General) Maciej Szpunar 22 Haziran 2017 tarihinde görüşünü açıklamıştır. Bu görüşte ilk olarak, görüş talep eden mahkemenin sorusunu yanıtlayabilmek için, öncelikle dava konusu işaretin malların şeklinden oluşan bir işaret mi, yoksa tek başına renkten (colour per se) oluşan bir işaret mi olduğunun belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Daha genel olarak bu dava, malların asli özellikleri üzerinde tekelleşme riskine ilişkin kaygıların, diğer marka türleri, örneğin pozisyon veya hareket markaları açısından da geçerli olabileceği gibi, potansiyel olarak malların bir özelliğinden ayrıştırılabilir olmayabilecek nitelikteki ses, koku veya tat markaları açısından da geçerli olabileceğini göstermektedir. Markanın türünden bağımsız olarak, belirli işaretlerin genel kullanıma açık bırakılmasındaki yararın göz önüne alınması önem arz etmektedir.

Davada çeşitli taraflar çekişme konusu markayı “pozisyon markası” olarak tanımlasa da, Hukuk Sözcüsüne göre, 2008/95 sayılı Direktif ve Adalet Divanı içtihatları markanın türüne ilişkin bu sınıflandırmaya herhangi bir hukuki sonuç bağlamamaktadır. İlaveten, bir markanın “pozisyon markası” olarak kategorize edilmesi, başlı başına, bu markanın malların şeklinden oluşmasını engelleyici değildir, şöyle ki, malların şeklinden oluşan işaretler, aynı zamanda malların bir parçası veya bir unsuru olan işaretleri de kapsamaktadır.

Hukuk sözcüsüne göre, ihtilaf konusu markanın hangi kategoriye girdiğinin tespiti maddi bir değerlendirme olduğundan, markanın tek başına renk markası mı, yoksa malların şeklinden oluşan, ancak aynı zamanda renk unsuru için de koruma isteyen bir marka mı olduğuna ilişkin tespit, görüş isteyen mahkemeye (Lahey Bölge Mahkemesi) aittir. Bu tespiti yapmak için mahkeme, genel bir değerlendirme yapmalı ve tescil başvurusu anında sunulan grafik gösterim ve tarifname/açıklamalar ile markanın asli özelliklerini belirlemeye yönelik diğer materyalleri göz önüne almalıdır. Öncelikle, bir markanın figüratif marka olarak tescil edilmiş olmasının, o markanın “malların şeklinden oluşan marka” olarak sınıflandırılmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmelidir. Diğer yandan, dava konusu markanın herhangi bir dış hatla sınırlandırılmaksızın tek başına renk için mi koruma talep ettiği veyahut tersine, korumanın markanın şekline ilişkin diğer özelliklerle bağlantılı mı olduğu hususu göz önüne alınmalıdır.

Bu noktada Hukuk Sözcüsü kendi kanaatinin, dava konusu markanın, kendi başına renk markasından ziyade malların şeklinden oluşan, ancak malın şekliyle bağlantılı olarak renk unsuru için koruma isteyen bir marka olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde olduğunu ifade etmiştir. Ancak, yerel mahkeme tarafından yöneltilen soruyu tam olarak cevaplayabilmek için görüşünde her iki olasılığa da ayrı ayrı yer vermiştir.

Hukuk Sözcüsü, tek başına renk (colour per se) markalarıyla ilgili olarak Adalet Divanı’nın ‘Libertel’ kararındaki içtihatlarına atıfta bulunmuş ve sonuç olarak dava konusu markanın tek başına renk markası olarak değerlendirilmesi durumunda, Direktifin 3(1)(e) maddesi kapsamına girmeyeceği görüşüne ulaşmıştır.

Takiben Hukuk Sözcüsü, dava konusu markanın, malların şeklinden oluşan, ancak malın şekliyle bağlantılı olarak renk unsuru için koruma isteyen bir marka olarak değerlendirilmesi olasılığına ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Hukuk Sözcüsü, malların yüzeyindeki bir unsura uygulanan rengin, malların şekline yansıyan bir özellik olduğu kanaatindedir. Zira, renk belirli mallar bakımından asli kullanışlı bir özellik olabilir. Bu bakımından, malların hem şeklinden hem de renginden oluşan işaretler işlevsellik açısından incelenmezse, Direktifin 3(1)(e) maddesinin temelini oluşturan genel menfaat tam olarak yerini bulmayacaktır. Dolayısıyla, Hukuk Sözcüsünün kanaatine göre, malların şekline entegre edilmiş renkleri içeren işaretler, Direktifin 3(1)(e) maddesinde öngörülen işlevsellik analizine tabi tutulmalıdır. Bu görüşü, 2019 yılında 2008/95 sayılı Direktifin yerini alarak yürürlüğe girecek olan 2015/2436 sayılı Direktifin 4(1)(e) maddesinde yer bulan ifadeyle de desteklemiştir. Şöyle ki, yeni Direktifin ilgili maddesine, 2008/95 sayılı Direktiften farklı olarak “[malların] şekli” ifadesiyle birlikte “ [malların] diğer özellikleri” ifadesi eklenmiştir. Eğer görüş isteyen mahkemenin, dava konusu markayı renk ve şekli bir araya getiren bir marka olarak değerlendirmesi durumunda, bu markanın Direktifin 3(1)(e)(iii) kapsamındaki engeller yönünden incelenebileceği ifade edilmiştir.

İlaveten Hukuk sözcüsü, “mala asli değerini veren şekil” ifadesinin yorumuyla ilgili olarak, bu tescil engeli yönünden incelemenin objektif bir analize dayanması gerektiğini, bu analizin sadece şeklin içsel / özünde bulunan değerleriyle ilgili olduğunu, ancak malların, markanın veya marka sahibinin ününden kaynaklanan çekiciliğiyle ilgili olmadığını vurgulamıştır.

Bu değerlendirmelerin ardından Hukuk Sözcüsü 22 Haziran 2017 tarihli görüşünü aşağıdaki şekilde sonuca bağlamıştır:

“2008/95/EC sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi, malların şeklinden oluşan ve belirli bir renk için koruma talep eden işaretlere uygulanabilir olarak yorumlanmalıdır. Bu madde hükmü bağlamında, “mallara asli değerini veren şekil” kavramı, sadece şeklin içsel, özünde bulunan (intrinsic) değeriyle ilgili olup, markanın veya marka sahibinin bilinirliğinin göz önüne alınmasına olanak vermemektedir.”

Hukuk Sözcüsünün Ek Görüşü:

Hukuk Sözcüsünün görüşünden sonraki süreçte, 13 Eylül 2017 tarihinde, davayı gören AB Adalet Divanı 9. Dairesi, davanın daha fazla sayıda hâkimden oluşan Büyük Daire’ye (Grand Chamber) havale edilmesine karar vermiştir. 12 Ekim 2017 tarihinde ise Mahkeme, sözlü muhakemeyi tekrar başlatmaya karar vermiş ve ilgili tarafları yeni duruşmaya katılmaya davet etmiştir. 14 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmada Louboutin, Van Haren, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık Hükümetleri ve Avrupa Komisyonu mütalaalarını sunmuştur. Bu duruşmada taraflarca dile getirilen çeşitli hususlara da değinmek suretiyle ilk görüşteki analizlerini desteklemek üzere Hukuk Sözcüsü M. Szpunar, 6 Şubat 2018 tarihinde davadaki ek görüşünü açıklamıştır. Bu görüşte ele alınan temel hususlar aşağıda alt başlıklar halinde sıralanmıştır:

a. Dava konusu markanın tasnifi hakkındaki ek görüşler:

Duruşmada Louboutin’in açıklamaları göz önüne alındığında, dava konusu markada, renk şekli sınırlandırmakta ve bunun doğal sonucu olarak şekil, rengin dış sınırlarıyla örtüşmektedir. Dolayısıyla, Hukuk Sözcüsüne göre, somut olayda, şekil bütünüyle soyut halde veya göz ardı edilebilir önemde değildir. Taban şeklinin farklı ayakkabı tasarımlarına göre değişebilecek olmasının da önemi yoktur. Zira odak noktasını ayakkabının bir başka kısmı değil, tabanın belirli bir şekli oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ilk olarak markanın bir bütün olarak değerlendirilmesi hususu; ikinci olarak da marka sahibine sağlanan korumanın sadece tescili istenen işaretin aynısını değil,  bununla benzer işaretleri de kapsadığı hususları dikkate alınmalıdır. İlaveten, kırmızı rengin, taban şeklinden bağımsız olarak kullanılması halinde markanın asli işlevini yerine getirebileceği ve sahibini teşhis etmeyi sağlayabileceği de şüphelidir. Marka sahibinin, tescil başvurusunu yaparken amaçladığının da bu olmadığı düşünülmektedir.

Bu çerçevede, Hukuk Sözcüsü, dava konusu markanın, tek başına renkten oluşan bir markadan ziyade; malların şeklinden oluşan ve bu şekille ilişkili olarak renk için koruma talep eden bir işaret olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşünü yinelemiştir.

b. 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliği bağlamında markanın “pozisyon markası” olarak tasnif edilmesinin etkisi:

14 Kasım 2017 tarihli duruşmada Louboutin, markasının, 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliği’nin 3(3)(d) maddesindeki “pozisyon markası” tanımında belirtilen kriterleri karşıladığını belirtmiştir.

Oysaki 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğünü tadil eden ve 23 Marka 2016 tarihinde (pozisyon markasına ilişkin düzenleme içeren 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesinden daha önce) yürürlüğe giren 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün, Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinde belirtilen ret veya hükümsüzlük nedenine karşılık gelen hükmünde “münhasıran mali asli değerini veren şekilden oluşan işaretler” ifadesi yerine “münhasıran mali asli değerini veren şekil veya diğer özelliklerden oluşan işaretler” ifadesi kullanılmıştır. Böylelikle, pozisyon markalarına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdiğinde, AB marka sistemi, bir işaretin 3(1)(e)(iii) maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için sadece şekilden oluşması gerekmediğine ilişkin düzenlemeyi hâlihazırda kabul etmiş durumdadır. Diğer yandan, Hukuk Sözcüsü, Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin, “şekil markalarına” değil, “münhasıran mallara asli değerini veren şekilden oluşan işaretlere” atıfta bulunduğunun altını çizmiştir.

İlaveten Hukuk Sözcüsü, 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin 3(3) maddesinin, ne tescil edilebilir markaların tahdidi bir listesini, ne de ilgili maddede yer verilen marka türlerinin tanımını içerdiğini belirtmiştir. Şöyle ki, bunun devamındaki fıkralardan da anlaşılacağı üzere, m. 3(3) sadece sıklıkla kullanılan marka türlerinin, tescil prosedüründe ne şekilde gösterileceğini düzenlemektedir. Bu maddede sayılan çeşitli marka türlerinin karışımı niteliğindeki işaretler de AB marka sistemine uyumludur. Bu bağlamda, söz konusu markanın şekil markası olarak tescil edilmiş olması, o markanın “malların şeklinden oluşan marka” olarak sınıflandırılmasına engel teşkil etmemektedir.

Bu değerlendirmeler ışığında Hukuk Sözcüsü, 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin 3(3)(d) maddesiyle AB marka hukuku sistemine “pozisyon markası” kavramının dâhil edilmiş olmasının, malların şeklinden oluşan ve belirli bir renk için koruma talep eden işaretler hakkında Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin uygulanabileceği yönündeki değerlendirmesini değiştirmeyeceği yönünde görüş belirtmiştir.

c. 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi ile 2015/2436 sayılı Direktifin 4(1)(e)(iii) maddesinin kapsamının karşılaştırılması:

2015/2436 sayılı Direktifle, mevcut Direktifin ilgili maddesindeki “münhasıran mali asli değerini veren şekilden oluşan işaretler”  ifadesi “münhasıran mali asli değerini veren şekil veya diğer özelliklerden oluşan işaretlerbiçiminde değiştirilmiştir.

Hukuk Sözcüsü, yeni Direktifte bu hususla ilgili olarak herhangi bir geçici maddeye yer verilmemiş olmasını, 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin, şekilden oluşarak belirli bir renk için koruma talep eden işaretlere uygulanacağı şeklindeki yorumu destekleyen bir husus olarak değerlendirmiştir. Hukuk Sözcüsünün analizinin temel argümanını, ilgili maddenin temelindeki birincil ve en önemli gerekçe oluşturmaktadır.

d. 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin temelindeki gerekçe:

2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi uyarınca mallara asli değerini veren özellikleri taşıyan markalar reddedilir veya hükümsüz kılınır. Böylelikle bu madde hükmü, malların değeri üzerinde belirli bir etkisi olduğu dönem boyunca bir özelliğin, o pazardaki diğer kişilerine de açık kalmasına imkân tanımaktadır.

Malların doğasından kaynaklanan [m. 3(1)(e)(i)] veya teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan [m. 3(1)(e)(ii)] özelliklere ilişkin hükümlerin tersine; mallara asli değerini veren özelliklere ilişkin hüküm, tüketicinin algısı, tercihleri ve işaretin bir teşebbüs adına tescil edilmesi halinde doğacak ekonomik etki gibi bazı harici faktörlere bağlıdır. Aslında, tüketicinin algısına ilişkin belirleyici etken şekil, renk veya pozisyon markaları arasındaki ayrım değil, işaretin bütüncül olarak bıraktığı izlenime dayalı olarak malların kaynağını gösterme fonksiyonudur. Bununla birlikte, mallara asli değerini veren özelliklerin kısmen tüketici algısına göre belirlenmesi, Hukuk Sözcüsüne göre, markanın veya marka sahibinin bilinirliğinin, dava konusu şeklin mallara asli değerini verip vermediğine ilişkin değerlendirmenin bir parçası olarak dikkate alınacağı anlamına gelmemektedir.

e. 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(b) maddesi ile ilgili olarak dava konusu markanın tasnifi:

İlk görüşünde Hukuk Sözcüsü ön yorum kararı talebi hakkında iki yaklaşım öngörmüştür. İlk yaklaşım 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e) maddesinin geniş şekilde yorumlanabileceğine dayanmaktadır. İkinci yaklaşım ise, malların bir unsurundan ayrıştırılabilir olmayan veya daha az rastlanan kategorideki işaretlerin, Direktifin 3(1)(b) maddesi anlamında ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığını ele alırken, bazı işaretlerin halka açık kalmasındaki yararın göz önünde bulundurulmasına yöneliktir. İlk görüşünde Hukuk Sözcüsü tercihini ilk yaklaşım yönünde belirtmiş iken duruşmada Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık hükümetleri ile Avrupa Komisyonu, dava konusu markanın pozisyon markası olduğu varsayımından hareketle ve pozisyon markalarının Direktifin 3(1)(e)(iii) hükmü kapsamına girmediğinden bahisle ikinci yaklaşımı savunmuşlardır.

Bu noktada Hukuk Sözcüsü, Divanın renk markalarına ilişkin Libertel kararına atıf yaparak, rengin tescilinin, aynı tür mal veya hizmetleri sunan diğer ticari aktörleri haksız şekilde kısıtlamamasına ilişkin genel menfaate aykırı olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Libertel davasında mahkeme, renk markalarının ayırt edici niteliğini değerlendirirken, halkın nadiren ürünleri renklerine göre kıyaslayabilecek durumda olması nedeniyle sadece sınırlı sayıda rengi ayırt edebileceği varsayımını temel almıştır. Bu husus, belirli bir renk için koruma talep eden pozisyon markası olarak tasnif edilmiş markalar açısından da evleviyetle geçerlidir. Hukuk Sözcüsüne göre, malın kaynağını göstermek için bir ayakkabını tabanına uygulanabilecek renkler daha bile sınırlıdır, çünkü pratikte siyah, gri ve kahverengi tonları ilgili sektördeki yaygın kullanımları nedeniyle sistematik olarak ayırt edicilikten yoksundur.

Hukuk Sözcüsü ilaveten, Adalet Divanının içtihadına göre, bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığına ilişkin değerlendirmede belirleyici olan faktörün, o işaretin figüratif, üç boyutlu veya diğer tür bir marka olarak tasnif edilip edilmemesi değil; işaretin dava konusu malların görünümünden ayırt edilebilir olup olmaması hususu olduğunu belirtmiştir. Buna göre, malların görünümünden ayırt edilebilir olmaksızın renk için koruma talep eden bir işaret, ancak ilgili sektörün norm veya geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşması halinde ayırt edici olacaktır. Diğer taraftan, 3(1)(b) maddesi, 3(1)(e) maddesinden farklı olarak, kullanım sonucu kazanılan ayırt edicilik istinası ile aşılabilmekte olup, bu anlamda, 3(1)(e)(iii) maddesinin temelini oluşturan; tüketiciler tarafından aranan ve tercih edilen bir özelliğin diğer ticari aktörler tarafından kullanımının kısıtlanmamasına yönelik genel çıkar, 3(1)(b) maddesi bağlamında kalıcı olarak sağlanamamaktadır.

Sonuç:

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında Hukuk sözcüsü ilk görüşünde ulaştığı sonucu devam ettirmiştir. Tekrar etmek gerekirse;

“2008/95/EC sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi, malların şeklinden oluşan ve belirli bir renk için koruma talep eden işaretlere uygulanabilir olarak yorumlanmalıdır. Bu madde hükmü bağlamında, “mallara asli değerini veren şekil” kavramı, sadece şeklin içsel, özünde bulunan (intrinsic) değeriyle ilgili olup, markanın veya marka sahibinin bilinirliğinin göz önüne alınmasına olanak vermemektedir.”

Hukuk Sözcüsünün davada birbiriyle aynı yöndeki ilk görüş ve ek görüşünü aktardıktan sonra yazımızın sonuna doğru şu hususu tekrar belirtmekte fayda var:

Mahkeme tarafından Adalet Divanına yöneltilen soru, Louboutin adına tescilli markanın mala asli değerini veren bir işaret olup olmadığına ilişkin değil;  “mala asli değerini veren şekillere” ilişkin ret/hükümsüzlük nedeninde geçen “şekil” kavramının Louboutin adına tescilli -ne tür bir marka olduğu ayrıca tartışılan- markayı da kapsayıp kapsamadığına ilişkin bir sorudur. Yani Lahey Mahkemesi, öncelikle Direktifin ilgili maddesindeki “şekil” kavramının, somut olaydaki “ayakkabı tabanına uygulanmış renk” gibi bir unsuru da kapsayıp kapsamadığını netleştirmek istemektedir. Adalet Divanından alacağı yanıt olumlu olursa, bu unsurun mala asli değerini verip vermediği ayrıca değerlendirilecektir.

Dolayısıyla, davada bu aşamadan sonra, “münhasıran mala asli değerini veren şekilden oluşan işaretlere” ilişkin ret/hükümsüzlük nedeninde yer alan “şekil” tabirinin kapsamı konusunda son sözü Adalet Divanı Büyük Dairesi söyleyecektir. Hukuk Sözcüsünün gerek ilk görüşü, gerekse ek görüşü, ilgili maddedeki “şekil” kavramının, dava konusu marka gibi “malın şeklinden oluşan ve –bu şekille bağlantılı olarak- bir renk unsuru için koruma isteyen” markaları da kapsamına alacak şekilde yorumlanması yönünde. Adalet Divanı’nın, Hukuk Sözcüsü tarafından önerilen yanıta katılması halinde bu defa markanın “mala asli değerini veren şekil” niteliğinde olup olmadığı ayrı bir değerlendirmenin konusu olacaktır.

Gelinen noktada, Louboutin’in “kırmızı taban” markalarının ciddi bir hükümsüzlük tehdidi altında olduğunu söylemek kanaatimizce çok yanlış olmayacaktır. Söz konusu markanın, 6769 s. SMK’nın 5(1)(e) (mülga 556 s. KHK m. 7/1-e) maddesine karşılık gelen hükmü kapsamında bir incelemeye tabi tutulması ve bunun devamında mala asli değerini verdiği sonucuna varılması halinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik de ileri sürülebilir olmayacaktır. Zira, kanaatimizce davada Louboutin’in, söz konusu markanın “pozisyon markası” olduğunu ve bu marka türünün, ilgili maddedeki “şekil” tabiri kapsamı dışında tutulması gerektiğini savunması tam da bu yüzdendir. Çünkü, markayı “mala asli değerini veren şekil” incelemesi kapsamı dışında tutacak bir karar çıkması halinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yoluyla, markanın hükümsüz kılınmasını engellemesi, böylelikle kırmızı renkli tabanlar üzerindeki marka korumasını sürdürmesi mümkün olabilecektir.

Öte yandan, yazının başında Louboutin’in kırmızı taban markasının Avrupa Birliği markası olarak da tescilli olduğunu belirtmiştim.  Yazıyı hazırlarken, Benelüks’de tescilli markanın yanı sıra, AB’de tescilli marka için de iki ayrı kişi tarafından hükümsüzlük talebinde bulunulduğunu, hükümsüzlük talebinde bulunan taraflardan birisinin ise yine Van Haren Schoenen B.V. olduğunu tespit ettim. Hükümsüzlük talebi şu anda EUIPO İptal Biriminin önünde ve işlemler askıya alınmış durumda. Askıya alma sebebi ise yazımızın konusunu oluşturan davada Adalet Divanı tarafından verilen ön yorum kararının beklenmesi! Dolayısıyla, Adalet Divanı tarafından verilecek karar, sadece Benelüks markasını değil, AB markasının da kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

Ülkemizde ise mülga 556 s. KHK 7/1-e maddesi TÜRKPATENT ve mahkemeler tarafından bugüne kadar çok nadiren uygulanmış bir ret/ hükümsüzlük nedeni.  Ne yazık ilgili maddenin kapsamı, uygulama alanı ve esasına ilişkin konularda (özellikle mala asli değerini veren şekillere ilişkin kısmı açısından) mahkemelerin de yol gösterici olabilecek, ilkesel nitelikte bir kararı bildiğim kadarıyla bulunmuyor.

6769 s. SMK’nın SMK 5(1)(e) maddesi, 2019’da yürürlüğe girecek olan yeni AB Marka Direktifi ile AB Marka Tüzüğünü mehaz alarak, “… mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler ” ifadesine yer vermiş durumda. Şu halde SMK, mülga 556 s. KHK’nın 7/1-e maddesinden farklı olarak ilgili maddenin uygulama alanını sadece şekillerle sınırlı tutmamış. Bunu, … ya da bir başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler” ifadesinden anlamak mümkün. Kuşkusuz, bu ifadenin uygulamadaki karşılığının nasıl olacağı, hangi tür özelliklere uygulanabileceği zaman gösterecek…

Meraklıları için yazımızı, Louboutin’in kırmızı tabanlarının Türkiye’deki durumundan bahsederek bitirelim.

Yazımızda aktarılan davaya konu işaretin aynısı için Türkiye’de ilk olarak 2009 yılında marka tescil başvurusu yapılmış ancak Christian Louboutin tarafından yapılan başvuru “ayak giysileri” malları için ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı nitelikte bulunarak YİDK tarafından nihai olarak kısmen reddedilmiş. Karara karşı dava açılmadığından kısmi ret kararı kesinleşmiş, marka hükümden düşmüş. Christian Louboutin tarafından 2015 yılında yapılan başvuruda ise yine aynı marka örneği kullanılarak bu defa kırmızı renk unsuru için “pozisyon markası” olarak tescil talep edilmiş ancak daha sonra bu başvuru geri çekilmiş. Yani şu an için Türkiye’de Christian Louboutin’in kırmızı renkli tabanlar üzerinde bir marka koruması bulunmuyor.

Konu hakkında Adalet Divanı tarafından verilecek karar ve devamında bu kararın Louboutin’in Benelüks ve AB’de tescilli markalarına etkisini bekleyip göreceğiz. Yazıda aktardığımız sürecin devamında Adalet Divanı tarafından verilecek kararı, hatta devamında Benelüks ve EUIPO’daki uyuşmazlıklarda verilecek kararları da IPR Gezgininde paylaşmak istediğimizi belirteyim. Görünen o ki, kırmızı tabanlar marka hukuku bağlamında daha çok tartışma götüreceğe benziyor.

 

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2018, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

Kaynak: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-163/16&td=ALL

Avrupa Birliği Adalet Divanı “Tripp Trapp” Kararı (C-205/13) – Ürünlerin Doğasından Kaynaklanan veya Ürünlere Esasa İlişkin Değer Katan Şekillerin Marka Olarak Tescili Taleplerine Yönelik Değerlendirme

tripptrapp2

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ECJ), 18 Eylül 2014 tarihinde bir ürünün fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve ürüne esasa ilişkin değer katan şekillerden oluşan ve başka bir ayırt unsur içermeyen markaların değerlendirilmesine ilişkin olarak C-205/13 sayılı bir ön yorum kararı vermiştir. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd0e7747b70be64274a519f59d7766a129.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPaxv0?text=&docid=157848&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350266 bağlantısından görülmesi mümkündür.
2008/95 sayılı AB Marka Direktifi’nin 3(1)(e) paragrafının değerlendirilmesine yönelik ön yorum kararı, paragrafın ulusal mevzuatımızda eşdeğeri olan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(e) bendinin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde yorumları da kapsadığından kanaatimizce dikkatle değerlendirilmelidir.
C-205/13 sayılı ön yorum kararının arka planı, ECJ’e yöneltilen sorular ve ECJ değerlendirmesi takip eden şekilde özetlenebilir:
Peter Opsvik, “Tripp Trapp” adını verdiği bir çocuk sandalyesi tasarlar. Sandalye, çerçeveyi oluşturan L şeklinde direklerden ve sürgülü plakalardan, sandalyeyi oluşturan parçaların birbirine bağlanmasını sağlayan eğimli direklerden oluşmaktadır. ECJ’e ön yorum kararına konu soruyu ileten Hollanda Yüksek Mahkemesi’ne göre bu özel şekil sandalyeye yüksek oranda orijinallik kazandırmaktadır.
Sandalye tasarımı çok sayıda ödül kazanmış, büyük övgülere mazhar olmuş ve müzelerde sergilenmiştir. “Tripp Trapp” sandalyesi 1972 yılından bu yana “STOKKE A/S” tarafından özellikle İskandinav piyasasında ve 1995 yılından bu yana Hollanda’da pazarlanmaktadır.
“HAUCK GMBH & CO. KG” çocuk malzemeleri üretimi, dağıtımı ve satımı konusuyla iştigal etmektedir, firmanın ürünleri arasında “Alpha” ve “Beta” adını verdiği iki sandalye yer almaktadır.
“STOKKE A/S”, 08/05/2008 tarihinde aşağıda şekline yer verilen üç boyutlu markayı tescil ettirmek amacıyla “Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi (BOIX)”ne başvuruda bulunur. BOIX markayı “sandalyeler, özellikle çocuklar için yüksek sandalyeler” malları için tescil eder.

 

tripptrapp

 

Bu esnada, Almanya’da, “STOKKE A/S” ve “HAUCK GMBH & CO. KG” arasında görülen bir davada “Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi”, “Tripp Trapp” sandalyesinin Alman Telif Hakkı Kanunu çerçevesinde korunduğu ve “Alpha” sandalyesinin bu telif hakkına tecavüz ettiği yönünde karar verir.
“Stokke ve diğerleri” (STOKKE A/S, STOKKE NEDERLEND BV, PETER OPSVIK, PETER OPSVIK A/S), Hollanda’da “The Hague Bölge Mahkemesi” nezdinde “HAUCK GMBH & CO. KG” (bundan sonra “Hauck” olarak anılacaktır)’ye karşı dava açar. “Stokke ve diğerleri” nin iddiası, “Hauck”un “Alpha” ve “Beta” sandalyelerinin “Tripp Trapp” sandalyesinden kaynaklanan telif haklarına, BOIX’de tescilli markaya tecavüz ettiğidir. “Hauck” buna karşılık olarak, Stokke’nin BOIX’de tescil ettirdiği markanın hükümsüz kılınması talebiyle dava açar.
“The Hague Bölge Mahkemesi”, “Stokke ve diğerleri”nin taleplerini kabul eder, ancak bununla birlikte “Hauck”un BOIX’de tescilli markanın iptali talepli karşı argümanını da kabul eder.
“Hauck” bu kararı “The Hague Temyiz Mahkemesi” nezdinde temyiz eder. Temyiz Mahkemesi, “Tripp Trapp” sandalyesi şeklinin telif haklarıyla korunduğu ve “Alpha” ve “Beta” sandalyelerinin kullanımı suretiyle “Hauck”un 1986-1999 yılları arasında “Stokke ve diğerleri”nin haklarına tecavüz ettiği kararına ulaşır.
Temyiz Mahkemesi, buna ilaveten, “Tripp Trapp” sandalyesinin şeklinin ürüne esasa ilişkin değer kattığı ve şeklin ürünün doğasından (güvenli, konforlu, rahat bir çocuk sandalyesi) kaynaklandığı, bu çerçevede, tescilli markayı oluşturan şeklin marka direktifinin 3(1)(e) maddesinin (1). ve (3). bentlerinde sayılan ret ve hükümsüzlük gerekçeleri kapsamına girdiği yönünde karar verir. Dolayısıyla, Temyiz Mahkemesi’ne göre üç boyutlu markanın hükümsüz kılınması yönündeki karar yerindedir.
Bu karara karşı hem “Hauck”, hem de “Stokke ve diğerleri” temyiz yolunu kullanır. Hollanda Yüksek Mahkemesi, “Hauck”un talebini reddeder, ancak “Stokke ve diğerleri”nin talebiyle ilgili olarak, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na takip eden soruların ön yorum kararıyla cevaplandırılması istemiyle başvuruda bulunur:
1. (a) Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin ilk bendinde yer alan ret veya hükümsüzlük gerekçesi, yani, ürünlerin doğasından kaynaklanan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedileceği veya hükümsüz kılınacağı yönündeki hüküm, ürünlerin fonksiyonları bakımından vazgeçilmez nitelikteki şekillere uygulanabilir mi veya bu hüküm aynı zamanda müşterilerin rakiplerin mallarında muhtemelen arayabilecekleri bir veya birden fazla esasa ilişkin fonksiyonel özelliğin varlığı durumunda da uygulanabilir mi?
(b) Eğer bu alternatiflerin her ikisi de doğru değilse, hüküm hangi şekilde yorumlanmalıdır?
2. (a) Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendinde yer alan ret veya hükümsüzlük gerekçesi, yani, ürünlere esasa ilişkin değer katan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedileceği veya hükümsüz kılınacağı yönündeki hüküm, kamunun ilgili kesiminin alım kararının temelinde yatan gerekçe veya gerekçelere atıf yapmakta mıdır?
(b) Yukarıda belirtilen hükümde yer alan “mallara esasa ilişkin değer katan şekil” hali, yalnızca, diğer değerler (incelenen vakada yüksek çocuk sandalyelerinin sağlamlığı, konforu ve güvenirliği) ile karşılaştırıldığında şeklin ana veya baskın değeri oluşturduğu kanaatine varılması durumunda mı ortaya çıkar, yoksa bu değere ek olarak, üründe yer alan diğer değerlerin de esasa ilişkin olması halinde mi oluşur?
(c) 2(a) ve 2(b) numaralı sorular yanıtlanırken, kamunun ilgili kesiminin çoğunluğunun görüşü mü belirleyicidir, yoksa, mahkeme hükümde geçen “esasa ilişkin” değeri tespit ederken, kamunun bir bölümünün görüşünün yeterli olduğu yönünde karar verebilir mi?
(d) 2(c) numaralı sorunun yanıtına yönelik olarak sonraki seçenek geçerliyse, kamunun hangi orandaki kesiminin görüşünün gerekli olduğu tespit edilirken dikkate alınacak şartlar nelerdir?
3. Marka Direktifi madde 3(1)(e) hükmü, hükümde yer alan gerekçenin, markayı oluşturan şekil açısından birinci bent anlamında ortaya çıkması ve aynı zamanda, aynı maddenin üçüncü bendi bakımından da geçerli olması halinde, bir arada uygulanabilir mi?
Adalet Divanı oldukça karmaşık cümlelerden kurulu, anlaşılması (ve çevirisi) oldukça güç soruları takip eden biçimde yorumlamış ve yanıtlamıştır. Yazar, bu aşamadan sonra, konunun özünün daha iyi aktarılabilmesi amacıyla karmaşık cümlelerden olabildiğince kaçınacak ve konunun ana fikrini aktarmaya gayret edecektir.
ECJ ilk olarak birinci soruyu yanıtlamıştır:
Adalet Divanı’na göre, Hollanda Yüksek Mahkemesi ilk sorusuyla, Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin ilk bendinde yer alan ret gerekçesinin yalnızca ürünlerin fonksiyonları bakımından vazgeçilmez nitelikteki şekillerden oluşan işaretlere mi uygulanacağını veyahut hükmün uygulama kapsamı içerisinde, müşterilerin rakiplerin mallarında arayabilecekleri, ürünün fonksiyonlarına ilişkin bir veya birden fazla özelliği de içeren şekillerin de bulunup bulunmadığını sormaktadır.
Direktif madde 3(1)(e)’ye göre, malların kendi doğasından kaynaklanan şekillerden münhasır biçimde oluşmuş şekiller tescil edilmeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir.
Adalet Divanı’nın önceki içtihadında çok kez belirtildiği üzere, marka direktifinin 3. maddesinde yer alan ret nedenleri her birinin temelinde yatan kamu yararı dikkate alınarak yorumlanmalıdır.
Divanın önceki kararları çerçevesinde, Direktif madde 3(1)(e)’nin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmesinin nedeni, ürün kullanıcılarının rakip şirketlerin ürünlerinde de aramaları muhtemel olan teknik çözümlere veya işlevsel özelliklere ilişkin olarak, tek bir kişiye marka tescili yoluyla tekel hakkı verilmesini önlemektir.
Direktif madde 3(1)(e)’nin ikinci bendinde yer alan işlevsel şekiller hakkındaki ve üçüncü bendinde yer alan mala esasa ilişkin değer katan şekiller hakkındaki tescil yasağının amacı, Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde belirli sürelerle korunan diğer haklara (patent, tasarım, vb.) sağlanan korumanın, münhasır ve kalıcı haklar sağlayan marka tescili yoluyla belirsiz sürelerle uzatılmasını engellemektir. Adalet Divanı’na göre Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinin amacı da aynıdır ve aynı şekilde yorumlanmalıdır.
Dolayısıyla, Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde düzenlenen ret nedeninin ortaya çıkıp çıkmadığı araştırılırken, her vakada ilk olarak işaretin esasi özellikleri (önemli unsurları) tespit edilmeli, bu özelliklerin işaretin oluşturduğu bütüncül izlenime etkisi ve işareti oluşturan her unsur sırayla değerlendirilmelidir.
Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde yer alan ret gerekçesi, malların şeklinden oluşan bir başvuruda yer alan ve malların jenerik işleviyle ilişkisi olmayan bir diğer unsurun, örneğin dekoratif veya hayal ürünü bir unsurun, başvuruda önemli ve esasa ilişkin bir rol oynaması durumunda uygulanamaz.
Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinin amacı, inceleme konusu malların işlevlerine ilişkin olarak vazgeçilmez nitelikte olan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedilmesi iken, ürünlerin üreticilerinin şekle kendi kişisel esasi katkılarını yapmalarını engellemek, ret gerekçesinin objektif amaçlarının uygulanmasını engelleyecektir.
Bu yöndeki bir yorum, belirtilen ret gerekçesinin yalnızca, (i) doğal biçimde yetişen ürünlerle, (ii) biçimleri yasal olarak belirlenmiş ürünlerle, sınırlı olarak uygulanmasını sağlayacaktır ki, bu tip şekiller ayırt edici olmadıkları için zaten tescil edilebilir nitelikte değildir.
Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde yer alan ret gerekçesi uygulanırken, “malların doğasından kaynaklanan şekil” kavramı, malların jenerik fonksiyon veya fonksiyonlarıyla ilgili esasi özellikleri ayrılmaz doğası gereği barındıran şekillerin tescili taleplerinin de reddedileceği biçiminde yorumlanmalıdır.
Yukarıda belirtilen tipteki özelliklerin tek bir ekonomik aktör adına tescil edilmesi, rakip firmaların mallarına, malların kullanım amacına uygun biçimler vermelerini zorlaştıracaktır. Bunun ötesinde, malların aynı veya benzer işlevleri yerine getirdikleri dikkate alındığında, bu tip esasa ilişkin özelliklerin müşterilerin diğer firmaların ürünlerinde de arayacakları özellikler olduğu açıktır.
Sonuç olarak ilk soruya verilen yanıt; “Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde düzenlenen ret gerekçesi, ürünün jenerik fonksiyon veya fonksiyonlarına ilişkin olarak bir veya birden fazla sayıdaki ve tüketicilerin ticari rakiplerin ürünlerinde arayacakları nitelikteki esasa ilişkin özellikleri içeren, münhasıran ürün şeklinden oluşan işaretlere uygulanabilir şeklinde yorumlanmalıdır.” olarak ortaya çıkmıştır.
ECJ takiben ikinci soruyu yanıtlamıştır:
Adalet Divanı’na göre, Hollanda Yüksek Mahkemesi ikinci sorusuyla, Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendinde yer alan ret gerekçesinin, birkaç özelliğe sahip bir ürünün şeklinden münhasıran oluşan bir işarette, şekillerden her birinin ürüne esasa ilişkin değer katması durumunda uygulanıp uygulanamayacağını ve bu değerlendirme yapılırken ürün şekline ilişkin olarak hedef tüketici grubunun algısının dikkate alınmasının gerekli olup olmadığını sormaktadır.
Divana göre, soruyu yönelten mahkemenin kuşkuya düştüğü nokta, “Tripp Trapp” sandalyesinin şeklinin ürüne önemli bir estetik değer verdiği düşünülse de, sandalye şeklinin aynı zamanda emniyet, rahatlık, güvenilirlik gibi özellikleri bağlamında da esasa ilişkin işlevsel değer içermesidir. Bu bağlamda soruyu yönelten mahkeme Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendinin uygulama alanına ilişkin olarak soru yöneltmiştir.
Bir ürün şeklinin ürüne esasa ilişkin değer kattığını kabul etmek, diğer özelliklerin ürüne önemli değer katamayacağı anlamına gelmemektedir.
“Mallara esasa ilişkin değer katan şekil” kavramı sadece artistik veya süs olarak değer içeren ürün şekilleriyle sınırlanamaz, şöyle ki böyle bir kabul durumunda, asli işlevsel özelliklerin yanında önemli bir estetik özellik içeren ürünlerin bu kapsamda değerlendirilememesi riski ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda, hükmün amacına aykırı olarak, tescilli markanın sahibine sağladığı haklar bağlamında,  ürünlerin esasa ilişkin özellikleri üzerinde marka sahibinin tekel kurması hali ortaya çıkacaktır.
Hedef tüketici kitlesinin etkisi hususunda, Adalet Divanı, hedef kitlenin algısının dikkate alındığı (ayırt edici niteliğin varlığı ile ilgili) Direktif madde 3(1)(b) hükmünün tersine, Direktif madde 3(1)(e) bakımından hedef tüketici kitlesinin algısına yönelik bir değerlendirmenin zorunlu olmadığı görüşündedir.
Ortalama tüketicinin işarete ilişkin varsayılan algısı, Direktif madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendi çerçevesinde düzenlenen ret gerekçesi uygulanırken sonuç üzerinde belirleyici bir etken değildir, bununla birlikte, söz konusu işaretin asli özelliklerinin yetkili makamlar tarafından belirlenmesi aşamasında değerlendirme kriteri olarak kullanılabilir.
Bu yönde değerlendirme yapılırken, ilgili malların niteliği, inceleme konusu şeklin artistik değeri, şeklin ilgili piyasada yaygın biçimde kullanılan diğer şekillerden farkları, benzer mallara ilişkin önemli derecedeki fiyat farkı ve inceleme konusu ürünün estetik özelliklerinin vurgulanmasına yönelik bir promosyon stratejisinin geliştirilmesi gibi diğer değerlendirme kriterleri de dikkate alınabilir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında ikinci soruya verilen cevap, “Direktif madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendinde düzenlenen ret gerekçesi, birkaç özelliğe sahip bir ürünün şeklinden münhasıran oluşan bir işarette, şekillerden her birinin ürüne esasa ilişkin değer katması durumunda uygulanabilir. Hedef kitlenin ürünün şekline ilişkin algısı, belirtilen ret gerekçesinin uygulanabilir olup olmadığını değerlendirirken kullanılabilecek değerlendirme kriterlerinden sadece birisidir.” şeklindedir.
ECJ son olarak Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin üçüncü sorusunu yanıtlamıştır:
Adalet Divanı’na göre, Hollanda Yüksek Mahkemesi üçüncü sorusuyla, Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin birinci ve üçüncü bentlerinde yer alan ret gerekçelerinin bir arada uygulanıp uygulanamayacağını sormaktadır.
Marka Direktifi madde 3(1)(e) hükmü kapsamında, münhasıran malların doğasından kaynaklanan şekillerden oluşan veya bir teknik sonucu elde etmek için gerekli olan malların şeklinden oluşan veya mallara esasa ilişkin değer katan şekillerden oluşan işaretler tescil edilmeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir.
Hükmün içeriğinden anlaşılacağı üzere her üç ret nedeni de birbirinden bağımsız niteliktedir ve ret gerekçelerine birbirini takip eden ayrı bentler halinde yer verilmesi ve münhasıran ibaresiyle birleştirilmiş olmaları bu ret gerekçelerinin birbirlerinden bağımsız şekilde uygulanmaları gerektiğini göstermektedir.
Bu çerçevede, Marka Direktifi madde 3(1)(e) kapsamında yer verilen ret nedenlerinin herhangi birisinin ortaya çıkması halinde, münhasıran bir ürünün şeklinden veya ürün şeklinin grafik gösteriminden ibaret olan işaret tescil edilmeyecektir.
Dolayısıyla, inceleme konusu işaretin birkaç ret gerekçesi kapsamında reddedilmesi, belirtilen ret gerekçelerinden birisi işarete tamamen uygulandığı sürece mevzu konusu olmayacaktır.
Buna ilaveten, Marka Direktifi madde 3(1)(e) kapsamında düzenlenen ret gerekçesinin altında yatan kamu yararı amacı, hüküm kapsamında yer alan ret nedenlerinin herhangi birisi tam olarak uygulanabilir olmadığı sürece, başvurunun reddedilmesine engel teşkil edecektir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında üçüncü soruya verilen cevap, “Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci ve üçüncü bentlerinde düzenlenen ret gerekçeleri bir arada uygulanamaz.” şeklindedir.
Sonuç olarak, Adalet Divanı’nın Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin sorularına verdiği yanıtlar takip eden biçimdedir:
1. Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde düzenlenen ret gerekçesi, ürünün jenerik fonksiyon veya fonksiyonlarına ilişkin olarak bir veya birden fazla sayıdaki ve tüketicilerin ticari rakiplerin ürünlerinde arayacakları nitelikteki esasa ilişkin özellikleri içeren, münhasıran ürün şeklinden oluşan işaretlere uygulanabilir, şeklinde yorumlanmalıdır.  
2. Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendi kapsamında düzenlenmiş ret gerekçesi, birkaç özelliğe sahip bir ürünün şeklinden münhasıran oluşan bir işarette, şekillerden her birinin ürüne esasa ilişkin değer katması durumunda uygulanabilir, şeklinde yorumlanmalıdır. Hedef kitlenin ürünün şekline ilişkin algısı, belirtilen ret gerekçesinin uygulanabilir olup olmadığını değerlendirirken kullanılabilecek değerlendirme kriterlerinden sadece birisidir.

3. Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(e) hükmü, hükmün birinci ve üçüncü bentleri kapsamında düzenlenmiş ret gerekçeleri bir arada uygulanamaz, şeklinde yorumlanmalıdır.
Adalet Divanı, C-205/13 sayılı kararıyla Marka Direktifi’nin 3(1)(e) bendinin uygulama alanını iyice netleştirmiş ve maddeye ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmıştır.
İtiraf etmek gerekirse, sitemi yazmaya başladığım üç yılı aşkın süre içerisinde kendi çevirimlerle aktarmaya çalıştığım 100’ü aşkın yabancı mahkeme ve ofis kararı içerisinde çeviri olarak beni en çok zorlayan karar, bu yazı kapsamında aktarmaya çalıştığım C-205/13 sayılı Adalet Divanı kararı oldu. Kararı ilk okuduğumda bu zorluğun farkına vardığımdan yazıya başlamayı Eylül 2014’ten bu yana sürekli erteledim, bununla birlikte sürekli elimin altında durarak beni tetikleyen kararı 28 Ocak 2015 günü itibarıyla yazmaya niyetlendim. Karşılaştığım zorluk, kararda kullanılan ifadelerin belirsizliğinin yanısıra, kararın konusu Direktif 3(1)(e) maddesinin ve bunun Türk mevzuatındaki karşılığı olan 556 sayılı KHK 7/1-(e) bendinin uygulamada sıklıkla karşılaşılan ret gerekçeleri olmamasından, dolayısıyla konuyu benim de çok içselleştirmemiş olmamdan kaynaklandı. Bu noktada, karara ilişkin fazlaca yorum yapmadan değerlendirmeyi okuyuculara bırakıyor ve kararı biraz olsun anlaşılabilir biçimde aktarabilmiş olmayı umut ediyorum.
Önder Erol Ünsal
Ocak 2015
unsalonderol@gmail.com