Etiket: mala asli değerini veren şekiller

ÜÇ BOYUTLU ŞEKİL MARKANIZI ÖN PLANA ÇIKARARAK REKLAM YAPMANIZ MARKANIZI KAYBETMENİZE SEBEP OLABİLİR…

Kafatası şeklinde tasarlanmış bir şişe, votkalar için malın cazibesini/albenisi ve dolayısıyla değerini önemli ölçüde arttırarak tüketici tercihlerini kuvvetli biçimde etkileyebilir mi? Özgün şişe şeklini ön plana çıkaracak şekilde tanıtım stratejisi geliştirmek üç boyutlu şekilden oluşan markanın başına istenmeyen olayların gelmesine sebep olabilir mi? Bu yazı kapsamında, EUIPO İptal Birimi tarafından yakın zamanda alınan bir karar eşliğinde mutlak ret gerekçeleri arasında sayılan mala asli değerini verme hususunda AB Fikri Mülkiyet Ofisinin yaklaşımı ve bu yaklaşımda dikkate alınan faktörler yakından incelenerek bu sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır.

İnceleme konusu örnek olayda, Globefill Inc. firması aşağıda görseli bulunan üç boyutlu şişe şeklini Ağustos 2016’da Avrupa Birliği nezdinde 32. sınıfa dahil “alkollü ve alkolsüz biralar; meyve suları ve meyveli içecekler; şişe sular; alkolsüz gazlı içecekler; 32. sınıfa dahil sayılan emtiaların yapımında kullanılan müstahzarlar” ile 33. sınıfa dahil “votkalar; kanyaklar; hazır alkollü kokteyller; şaraplar; cin; rom; sake; tekila; vermut; viski; damıtılmış alkollü likör bazlı iştah açıcı içecekler; anasonlu içecekler; alman içkisi; uzo; şeri ve kirş” emtiaları için tescil ettirmiştir.

Üç boyutlu marka şeffaf bir camdan yapılmış, kafatası şeklinin üst kısmında boru şeklinde şişe ağzı bulunan ve alt kısmı düz bir zeminden oluşan bir şekilden oluşmaktadır. Globefill Inc. firması aynı zamanda bu şeklin telif haklarını ve tescilli tasarım haklarını da elinde bulundurmaktadır.

fotoğraf, farklı, duvar, nesne içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Tescile konu olmuş üç boyutlu şeklin ayırt edici nitelikten yoksun olduğu (EUTMR 7/1-b) ve mala asli değerini veren şekilden (EUTMR 7/1-e-iii) oluştuğu gerekçeleriyle SKULLDUGGERY RUM LIMITED firması tarafından AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) 59’uncu maddesi uyarınca EUIPO’ya hükümsüzlük başvurusu yapılarak sicilden terkini talep edilmiştir.

Bu yazının ana konusu, mala asli değerini veren şekiller olduğundan, kararda ayırt ediciliğe ilişkin yapılan değerlendirmelere ayrıca yer verilmeyecektir. Kısaca, kararda ayırt edici nitelikten yoksunluğa ilişkin olarak yapılan değerlendirmede şeklin sektörün gelenek ve normlarından yeterli ölçüde uzaklaştığından bahisle ayırt edici nitelikte olduğu belirtilmiştir.

Daha detaylı değerlendirmeler ve kararın İngilizce tam metni için : https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015736622

AB Marka Tüzüğü’nün 7/1 (e) (iii) bendi (Bu düzenleme 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda mehaz AB Hukukundan farklı olarak ayrı bentler halinde yazılmamış, “malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini”, “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şeklini ya da başka bir özelliğini” ve “mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini” içerme durumları tek bir bentte toplanarak 5/1 (e) bendinde düzenlenmiştir.) uyarınca mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemezler veya tescil edildikleri takdirde ise hükümsüz kılınırlar.

Hükümsüzlük başvurusu sahibi SKULLDUGGERY RUM LIMITED firması, 7/1 (e) (iii) bendinin teknik veya pratik işlev görmeyen, ancak malların albenisini fazlasıyla arttıran ve tüketici tercihlerini önemli ölçüde etkileyen malların dış görünümlerinin tekelleşmesini önlemek adına oluşturulduğunu belirtmiştir. SKULLDUGGERY firması, Globefill Inc. adına tescilli marka sicilde kaldığı sürece tescilin sağlamış olduğu koruma sayesinde, üçüncü kişilerin kafatası şeklinden oluşan şişe oluşturma fikirlerinin Globefill Inc. tarafından engellenebilir durumda olduğunu, bu sayede Globefill Inc. firmasının piyasada haksız bir yarar elde etmesi durumunun söz konusu olacağını ileri sürmüştür.

SKULLDUGGERY firması, tescil sahibinin içecek sektöründe kafatası şeklinin kullanılmasını engellemek adına tasarım olarak tescil ettirdiği şekli aynı zamanda marka olarak tescil ettirerek haksız şekilde korumayı daimi olarak uzatmak istediğini, 7/1 (e) (iii) bendinin ise tam da bu amaçla hareket edenlerle mücadele etmek amacıyla ihdas edildiğini ileri sürmüştür. Hükümsüzlük başvurusu sahibi, ayrıca ortalama tüketicilerin kafatası şeklinden oluşan şişe şeklini estetik ve sanatsal açıdan fark edeceklerini ve buna bir değer atfedeceklerini bu nedenle de marka tesciline konu şeklin ve tasarımın mevzubahis mallara asli değerini verdiğini ileri sürmüştür.

SKULLDUGGERY firması ayrıca tescil sahibinin markasını şişenin estetik özelliklerini ön plana çıkartarak tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü de iddia etmiştir. Buna örnek olarak da, internet sitelerinde yer alan yorumları ve röportajları delil olarak göstermiştir. Bunlardan birisi, tescil sahibi firmanın kurucularından olan Dan Aykroyd’un www.drinkspirits.com sitesinde yer alan röportajından alınan bir kısımdır. Bu kısımda kendisine “Kristal Kafa Votkası (tescile konu şekil)” ürününde karşılaştığınız en önemli zorluk neydi sorusuna, “İnsanların şişeyi açması. Çoğu zaman insanların votkayı şişesi için aldığını duyuyorum, bu harika ama lütfen kafatasını kırın ve açın” şeklinde vermiş olduğu cevabı göstermiştir. Bir diğeri ise Whiskey Goldmine web sitesinde yer alan bir makalede yer alan şu ifadelerdir: “Şeffaf cam kafatası votka şişesi kesinlikle raftaki en benzersiz ve en göz alıcı votka şişesi, bu şişe satış dinamiklerini ve heyecanı körüklüyor.”

Marka tescil sahibi ise, Birleşik Krallık’ta ürününün tavsiye edilen perakende satış fiyatından daha düşük fiyata satıldığını, dolayısıyla bu hakikatin bile tek başına şeklin mala fazladan değer katmadığı hususunu ispatladığını belirtmiştir. Ayrıca, bir şeklin bu bent kapsamında redde konu olabilmesi için şeklin malların albenisini arttırması ve tüketicilerin tercihlerini önemli ölçüde etkilemesi gerektiğinden bahisle, tescil sahibi, mallarının lüks votka sektöründe ortalama fiyattan satıldığını ve şeklin ürünün albenisini az da olsa arttırsa dahi lüks votka sektöründe şeklin öncelikli olarak satın alma tercihlerini değiştirmediğini, bu yüzden ürünün şeklinin değil de ürünün kendisi olan votkanın pazar başarısını belirlediğini ifade etmiştir.

Kararda tarafların iddiaları bu şekilde özetlendikten sonra İptal Birimi şu değerlendirmelerde bulunarak hükümsüzlük talebi hakkında kararını vermiştir.

İptal Birimi, öncelikle aynı şeklin hem tasarım hem de marka olarak korunmasının kural olarak mümkün olduğunu, Tüzüğün 7/1(e) (iii) bendinin sadece mala asli değerini veren şekiller için uygulanabileceğini belirtmiştir.

Daha sonra, 7/1(e) (iii) bendinde geçen “değer” kavramının; ekonomik anlamda ticari değer dışında, estetik değer olarak da algılanması gerektiğini belirtmiştir. “Mala asli değerini veren şekil” ifadesi ile kastedilenin aslında malın satın alınma ihtimalinin öncelikle sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumunun kastedildiğini, ürününün sadece görünümünün hoş veya çekici olmasının şeklin 7/1(e) (iii) bendi kapsamında redde konu olması için yeterli olmadığına değinmiştir.

Şeklin mallara asli değerini vermesinin belirlenmesinde, ilgili tüketici kesiminin algısı, ilgili mal kategorisinin doğası/niteliği, inceleme konusu şeklin ya da bir başka özelliğin sanatsal değeri, şeklin ilgili piyasada yaygın biçimde kullanılan diğer şekillerden farklılığı, benzer mallarla karşılaştırıldığında önemli derecedeki fiyat farkı olup olmadığı, inceleme konusu ürünün estetik özelliklerinin vurgulanmasına yönelik bir tanıtım stratejisinin geliştirilmiş olup olmadığı gibi faktörler dikkate alınır. (AB Adalet Divanı, 18/09/2014 tarih ve C-205/13 sayılı Tripp-Trapp kararı, § 35)

İptal Birimi, “Loudspeaker” davasını takiben (T-508/08) hükümsüzlüğü talep edilen şeklin Marka Tüzüğünün 7/1(e) (iii) bendi kapsamında redde konu olabilmesi için tamamının olumlu olarak cevaplanması gereken 5 soru belirlemiştir:

1) Tescile konu tasarım tüketicilerin tercihlerinde önemli bir unsur mudur?

2) Tescile konu tasarım oldukça özellikli bir tasarım mıdır?

3) Tescile konu tasarım tescil sahibinin markalaşma stratejisinin temel unsuru mudur ve bu tasarım ürünün çekiciliğini (değerini) artırmakta mıdır?

4) Tescile konu tasarımın estetik özellikleri tescil sahibinin ürünün tanıtımını yaparken öncelikli olarak vurgulanıyor mu?

5) Tescile konu tasarım saf ve ebedi bir heykel olarak algılanıyor mu?

İptal Birimi, hükümsüzlük talebi sahibi olan SKULLDUGGERY RUM LIMITED firmasının, tescile konu kafatası şeklinin sahibi tarafından ürünün tanıtımında tasarımın estetik özelliklerinin vurguladığını veya ön plana çıkardığını ispat edemediğine karar vermiştir. Yani İptal Birimine göre kolaylıkla ispatlanabilecek bir husus olan tescil sahibinin web sitesinde veya reklamlarında şişenin tasarımına vurgu yapan düzenli tanıtım kampanyası yürütüldüğüne dair kanıtlar sunulmamış durumdadır. Bunun yerine, sunulan dokümanlar şişenin estetik değeri üzerine yoğunlaşan düzenli pazarlama kampanyası delili olarak değerlendirmeyecek nitelikte olan etkinliklerde veya röportajlarda verilen açıklamalardır.

İptal Birimi, tescil sahibi firmanın kurucularından olan Dan Aykroyd’un www.drinkspirits.com sitesinde yer alan röportajında vermiş olduğu cevabın aslında şirket sahibinin şişe görünümü üzerinden tanıtım yapılması konusunda isteksiz olduğunu, şişeyi açarak votkayı tatmaları konusunda görüş belirttiğini, bunun da iptal başvurusu sahibinin iddiasının aksine şişe görünümünün tanıtımını değil içindeki votkanın tanıtımını sağladığını değerlendirmiştir.

İptal Birimi, tescilli şeklin hükümsüzlüğünü talep eden SKULLDUGGERY RUM LIMITED firmasının kanıtlarıyla sadece şişe şeklinin görünümünü seven insanların olduğunu gösterdiğini ancak tescil sahibinin markalaşma stratejisinin temeli olacak şekilde şişenin görünümünün ve estetiğinin tanıtımını yaptığını ve ürünün çekiciliğini ve dolayısıyla ürünün değerini arttırdığı hususlarını ispatlayamadığını belirtmiştir.

İptal Birimi, bunlara ek olarak, tescil sahibi iptal talebine karşı belirtmiş olduğu görüşünde, şişe görünümünün öncelikli niyeti lüks votka almak olan tüketicilerin tercihlerine önemli ölçüde etki etmediğini, gözler kapalı şekilde tadım testi yapılan bir yarışmada ödül kazanmak gibi ikna edici kanıtlarla bunu ispatladığını belirtmiştir. Bu yüzden, İptal Birimi, hükümsüzlük talebi sahibi tescile konu tasarımın sahibinin ürünlerinin değerini arttıran markalaşma stratejisinin temel unsuru olduğu yönündeki iddiasını ispat edemediği sonucuna vararak, hükümsüzlük talebini reddetmiştir.

Öncelikle, bu kararın iptale/hükümsüzlüğe ilişkin taleplerin incelendiği EUIPO’nun ilk inceleme birimi olan İptal Birimi tarafından alındığı, daha sonrasında EUIPO Temyiz Kurulu ve AB Genel Mahkemesi kararlarına konu olabileceği, değerlendirme ve yorumların bu yüzden değişebileceği belirtilmelidir.

Kararda da vurgulandığı üzere “Mala asli değerini veren şekil” ifadesi ile kastedilenin, aslında malın satın alınma ihtimalinin öncelikle, sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumu kastedilmektedir. Diğer bir ifadeyle, mala asli değerinin verme durumunun söz konusu olabilmesi için ürünün sadece görünümünün hoş veya çekici olmasının yeterli olmadığı, gerekli olan tüketicilerin malı öncelikle, sahip olduğu görünüm/şekil sebebiyle satın alması şartının sağlanması olduğu belirtilmiştir. Her ne kadar AB Adalet Divanı ve Genel Mahkemesi, mala asli değer katmadan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin birtakım kıstaslar getirmiş olsa da mala asli değer katma değerlendirmesinin kanaatimizce yine de belirsizlik içerdiğinin kabul edilmesi gerekir. Zira bu kapsamda değerlendirilen şekillerin belirli bir tasarımı veya görsel unsurları içerdiği, tasarım veya görsel unsurların tabiatı gereği albenisinin olması açısından ve tüketici tercihlerini olumlu yönde etkilemek adına belirli formlarda tüketiciye sunulduğu gerçeğiyle bu şekillerin de belirli ölçüde mala değer kattığının kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Kaldı ki, tüketicilerin öncelikli satın alma saikinin görünümden mi ürünün kendisinden mi kaynaklandığının tespiti de oldukça zor ve tartışmalıdır.

Şöyle ki, inceleme konusu yukarıda bahsettiğimiz kararda emsal olarak bahsedilen ve aşağıda görseli bulunan marka için verilen “Loudspeaker” kararında, EUIPO ve Mahkeme, başvuruya konu şeklin ilgili sektördeki hoparlör şekillerinden önemli ölçüde farklı olduğunu kabul etmekle birlikte, bu şeklin tescile konu mallara asli değerini veren bir şekil olduğu gerekçesiyle başvurunun AB düzenlemesi Direktif m. 3/1(e)(iii) gereğince reddine karar vermiştir.[1] Ancak burada tartışmaya değer husus malın satın alınma ihtimalinin öncelikle, sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumu kastedildiğine göre hoparlör alımı gerçekleştirecek tüketiciler için öncelikli satın alım kıstasının, hoparlörün sahip olduğu ses kalitesi vs. gibi teknik özellikleri mi daha ön planda olacaktır yoksa sahip olduğu fiziki görünümü mü ön planda olacaktır? Kanaatimizce, elbette ilgili ürünü salt dekoratif görünümü nedeniyle tercih edecek tüketiciler de olacaktır; ancak ses kalitesi ve teknik özellikleri nedeniyle tercih edilmesinin beklenilmesinin daha olasılıklı olduğu düşünüldüğünde, bu bent kapsamında verilen ret kararlarının tartışmaya açık olduğu belirtilmelidir.

Mala asli değerini verme değerlendirmesine ilişkin olarak dikkati çeken bir diğer husus ise şayet tescil sahibi firma reklam kampanyasında veya stratejisinde üç boyutlu şişe şeklini ön plana çıkarmış olsaydı bu durum kendi markasının hükümsüzlüğüne sebep olabilecek bir davranış olarak değerlendirilecekti. Bu anlamda, başarılı ve alımlı bir tasarıma sahip şekillerin ön plana çıkarılarak reklamının yapılması markanın geçerliliğini tehlikeye atan bir durum olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca, kararda mala asli değeri verme durumunun ortaya çıkıp çıkmadığının tespitinde, ürünün kendisinin de önemli olduğu ve ürünün şekil ile karşılaştırıldığı da görülmektedir. Buna göre, ürünün kendisi ile şişenin tasarımının yarıştığı dahi değerlendirilebilir zira kararda ürünün votka tadım testinde başarılı olduğundan bahisle ürünün satışlarının salt şekille açıklanamayacağı hususuna da yer verilmiştir.

Avrupa Birliği nezdinde son zamanlarda verilen kararlardan görüldüğü üzere, “şekillerin veya başka bir özelliğin” mala asli değerini vermesi hususu üzerine uzun ve detaylı analizlerin/tartışmaların halen yapılmaya devam etmekte olduğu ve bu tartışmaların seyrine bakılırsa konunun bir süre daha fikri mülkiyet dünyasının gündemini işgal eden popüler konulardan biri olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Konu ile alakalı ilgi çekici diğer kararların ve bu karar özelinde olursa temyiz taleplerinin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Erman VATANSEVER

vatanseverman@yahoo.com

Aralık 2019


[1] AB Genel Mahkemesi, 06.10.2011, T-508/08, paragraf 73-76.

Avrupa Birliği Adalet Divanı “Tripp Trapp” Kararı (C-205/13) – Ürünlerin Doğasından Kaynaklanan veya Ürünlere Esasa İlişkin Değer Katan Şekillerin Marka Olarak Tescili Taleplerine Yönelik Değerlendirme

tripptrapp2

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ECJ), 18 Eylül 2014 tarihinde bir ürünün fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve ürüne esasa ilişkin değer katan şekillerden oluşan ve başka bir ayırt unsur içermeyen markaların değerlendirilmesine ilişkin olarak C-205/13 sayılı bir ön yorum kararı vermiştir. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd0e7747b70be64274a519f59d7766a129.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPaxv0?text=&docid=157848&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350266 bağlantısından görülmesi mümkündür.
2008/95 sayılı AB Marka Direktifi’nin 3(1)(e) paragrafının değerlendirilmesine yönelik ön yorum kararı, paragrafın ulusal mevzuatımızda eşdeğeri olan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(e) bendinin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde yorumları da kapsadığından kanaatimizce dikkatle değerlendirilmelidir.
C-205/13 sayılı ön yorum kararının arka planı, ECJ’e yöneltilen sorular ve ECJ değerlendirmesi takip eden şekilde özetlenebilir:
Peter Opsvik, “Tripp Trapp” adını verdiği bir çocuk sandalyesi tasarlar. Sandalye, çerçeveyi oluşturan L şeklinde direklerden ve sürgülü plakalardan, sandalyeyi oluşturan parçaların birbirine bağlanmasını sağlayan eğimli direklerden oluşmaktadır. ECJ’e ön yorum kararına konu soruyu ileten Hollanda Yüksek Mahkemesi’ne göre bu özel şekil sandalyeye yüksek oranda orijinallik kazandırmaktadır.
Sandalye tasarımı çok sayıda ödül kazanmış, büyük övgülere mazhar olmuş ve müzelerde sergilenmiştir. “Tripp Trapp” sandalyesi 1972 yılından bu yana “STOKKE A/S” tarafından özellikle İskandinav piyasasında ve 1995 yılından bu yana Hollanda’da pazarlanmaktadır.
“HAUCK GMBH & CO. KG” çocuk malzemeleri üretimi, dağıtımı ve satımı konusuyla iştigal etmektedir, firmanın ürünleri arasında “Alpha” ve “Beta” adını verdiği iki sandalye yer almaktadır.
“STOKKE A/S”, 08/05/2008 tarihinde aşağıda şekline yer verilen üç boyutlu markayı tescil ettirmek amacıyla “Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi (BOIX)”ne başvuruda bulunur. BOIX markayı “sandalyeler, özellikle çocuklar için yüksek sandalyeler” malları için tescil eder.

 

tripptrapp

 

Bu esnada, Almanya’da, “STOKKE A/S” ve “HAUCK GMBH & CO. KG” arasında görülen bir davada “Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi”, “Tripp Trapp” sandalyesinin Alman Telif Hakkı Kanunu çerçevesinde korunduğu ve “Alpha” sandalyesinin bu telif hakkına tecavüz ettiği yönünde karar verir.
“Stokke ve diğerleri” (STOKKE A/S, STOKKE NEDERLEND BV, PETER OPSVIK, PETER OPSVIK A/S), Hollanda’da “The Hague Bölge Mahkemesi” nezdinde “HAUCK GMBH & CO. KG” (bundan sonra “Hauck” olarak anılacaktır)’ye karşı dava açar. “Stokke ve diğerleri” nin iddiası, “Hauck”un “Alpha” ve “Beta” sandalyelerinin “Tripp Trapp” sandalyesinden kaynaklanan telif haklarına, BOIX’de tescilli markaya tecavüz ettiğidir. “Hauck” buna karşılık olarak, Stokke’nin BOIX’de tescil ettirdiği markanın hükümsüz kılınması talebiyle dava açar.
“The Hague Bölge Mahkemesi”, “Stokke ve diğerleri”nin taleplerini kabul eder, ancak bununla birlikte “Hauck”un BOIX’de tescilli markanın iptali talepli karşı argümanını da kabul eder.
“Hauck” bu kararı “The Hague Temyiz Mahkemesi” nezdinde temyiz eder. Temyiz Mahkemesi, “Tripp Trapp” sandalyesi şeklinin telif haklarıyla korunduğu ve “Alpha” ve “Beta” sandalyelerinin kullanımı suretiyle “Hauck”un 1986-1999 yılları arasında “Stokke ve diğerleri”nin haklarına tecavüz ettiği kararına ulaşır.
Temyiz Mahkemesi, buna ilaveten, “Tripp Trapp” sandalyesinin şeklinin ürüne esasa ilişkin değer kattığı ve şeklin ürünün doğasından (güvenli, konforlu, rahat bir çocuk sandalyesi) kaynaklandığı, bu çerçevede, tescilli markayı oluşturan şeklin marka direktifinin 3(1)(e) maddesinin (1). ve (3). bentlerinde sayılan ret ve hükümsüzlük gerekçeleri kapsamına girdiği yönünde karar verir. Dolayısıyla, Temyiz Mahkemesi’ne göre üç boyutlu markanın hükümsüz kılınması yönündeki karar yerindedir.
Bu karara karşı hem “Hauck”, hem de “Stokke ve diğerleri” temyiz yolunu kullanır. Hollanda Yüksek Mahkemesi, “Hauck”un talebini reddeder, ancak “Stokke ve diğerleri”nin talebiyle ilgili olarak, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na takip eden soruların ön yorum kararıyla cevaplandırılması istemiyle başvuruda bulunur:
1. (a) Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin ilk bendinde yer alan ret veya hükümsüzlük gerekçesi, yani, ürünlerin doğasından kaynaklanan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedileceği veya hükümsüz kılınacağı yönündeki hüküm, ürünlerin fonksiyonları bakımından vazgeçilmez nitelikteki şekillere uygulanabilir mi veya bu hüküm aynı zamanda müşterilerin rakiplerin mallarında muhtemelen arayabilecekleri bir veya birden fazla esasa ilişkin fonksiyonel özelliğin varlığı durumunda da uygulanabilir mi?
(b) Eğer bu alternatiflerin her ikisi de doğru değilse, hüküm hangi şekilde yorumlanmalıdır?
2. (a) Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendinde yer alan ret veya hükümsüzlük gerekçesi, yani, ürünlere esasa ilişkin değer katan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedileceği veya hükümsüz kılınacağı yönündeki hüküm, kamunun ilgili kesiminin alım kararının temelinde yatan gerekçe veya gerekçelere atıf yapmakta mıdır?
(b) Yukarıda belirtilen hükümde yer alan “mallara esasa ilişkin değer katan şekil” hali, yalnızca, diğer değerler (incelenen vakada yüksek çocuk sandalyelerinin sağlamlığı, konforu ve güvenirliği) ile karşılaştırıldığında şeklin ana veya baskın değeri oluşturduğu kanaatine varılması durumunda mı ortaya çıkar, yoksa bu değere ek olarak, üründe yer alan diğer değerlerin de esasa ilişkin olması halinde mi oluşur?
(c) 2(a) ve 2(b) numaralı sorular yanıtlanırken, kamunun ilgili kesiminin çoğunluğunun görüşü mü belirleyicidir, yoksa, mahkeme hükümde geçen “esasa ilişkin” değeri tespit ederken, kamunun bir bölümünün görüşünün yeterli olduğu yönünde karar verebilir mi?
(d) 2(c) numaralı sorunun yanıtına yönelik olarak sonraki seçenek geçerliyse, kamunun hangi orandaki kesiminin görüşünün gerekli olduğu tespit edilirken dikkate alınacak şartlar nelerdir?
3. Marka Direktifi madde 3(1)(e) hükmü, hükümde yer alan gerekçenin, markayı oluşturan şekil açısından birinci bent anlamında ortaya çıkması ve aynı zamanda, aynı maddenin üçüncü bendi bakımından da geçerli olması halinde, bir arada uygulanabilir mi?
Adalet Divanı oldukça karmaşık cümlelerden kurulu, anlaşılması (ve çevirisi) oldukça güç soruları takip eden biçimde yorumlamış ve yanıtlamıştır. Yazar, bu aşamadan sonra, konunun özünün daha iyi aktarılabilmesi amacıyla karmaşık cümlelerden olabildiğince kaçınacak ve konunun ana fikrini aktarmaya gayret edecektir.
ECJ ilk olarak birinci soruyu yanıtlamıştır:
Adalet Divanı’na göre, Hollanda Yüksek Mahkemesi ilk sorusuyla, Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin ilk bendinde yer alan ret gerekçesinin yalnızca ürünlerin fonksiyonları bakımından vazgeçilmez nitelikteki şekillerden oluşan işaretlere mi uygulanacağını veyahut hükmün uygulama kapsamı içerisinde, müşterilerin rakiplerin mallarında arayabilecekleri, ürünün fonksiyonlarına ilişkin bir veya birden fazla özelliği de içeren şekillerin de bulunup bulunmadığını sormaktadır.
Direktif madde 3(1)(e)’ye göre, malların kendi doğasından kaynaklanan şekillerden münhasır biçimde oluşmuş şekiller tescil edilmeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir.
Adalet Divanı’nın önceki içtihadında çok kez belirtildiği üzere, marka direktifinin 3. maddesinde yer alan ret nedenleri her birinin temelinde yatan kamu yararı dikkate alınarak yorumlanmalıdır.
Divanın önceki kararları çerçevesinde, Direktif madde 3(1)(e)’nin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmesinin nedeni, ürün kullanıcılarının rakip şirketlerin ürünlerinde de aramaları muhtemel olan teknik çözümlere veya işlevsel özelliklere ilişkin olarak, tek bir kişiye marka tescili yoluyla tekel hakkı verilmesini önlemektir.
Direktif madde 3(1)(e)’nin ikinci bendinde yer alan işlevsel şekiller hakkındaki ve üçüncü bendinde yer alan mala esasa ilişkin değer katan şekiller hakkındaki tescil yasağının amacı, Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde belirli sürelerle korunan diğer haklara (patent, tasarım, vb.) sağlanan korumanın, münhasır ve kalıcı haklar sağlayan marka tescili yoluyla belirsiz sürelerle uzatılmasını engellemektir. Adalet Divanı’na göre Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinin amacı da aynıdır ve aynı şekilde yorumlanmalıdır.
Dolayısıyla, Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde düzenlenen ret nedeninin ortaya çıkıp çıkmadığı araştırılırken, her vakada ilk olarak işaretin esasi özellikleri (önemli unsurları) tespit edilmeli, bu özelliklerin işaretin oluşturduğu bütüncül izlenime etkisi ve işareti oluşturan her unsur sırayla değerlendirilmelidir.
Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde yer alan ret gerekçesi, malların şeklinden oluşan bir başvuruda yer alan ve malların jenerik işleviyle ilişkisi olmayan bir diğer unsurun, örneğin dekoratif veya hayal ürünü bir unsurun, başvuruda önemli ve esasa ilişkin bir rol oynaması durumunda uygulanamaz.
Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinin amacı, inceleme konusu malların işlevlerine ilişkin olarak vazgeçilmez nitelikte olan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedilmesi iken, ürünlerin üreticilerinin şekle kendi kişisel esasi katkılarını yapmalarını engellemek, ret gerekçesinin objektif amaçlarının uygulanmasını engelleyecektir.
Bu yöndeki bir yorum, belirtilen ret gerekçesinin yalnızca, (i) doğal biçimde yetişen ürünlerle, (ii) biçimleri yasal olarak belirlenmiş ürünlerle, sınırlı olarak uygulanmasını sağlayacaktır ki, bu tip şekiller ayırt edici olmadıkları için zaten tescil edilebilir nitelikte değildir.
Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde yer alan ret gerekçesi uygulanırken, “malların doğasından kaynaklanan şekil” kavramı, malların jenerik fonksiyon veya fonksiyonlarıyla ilgili esasi özellikleri ayrılmaz doğası gereği barındıran şekillerin tescili taleplerinin de reddedileceği biçiminde yorumlanmalıdır.
Yukarıda belirtilen tipteki özelliklerin tek bir ekonomik aktör adına tescil edilmesi, rakip firmaların mallarına, malların kullanım amacına uygun biçimler vermelerini zorlaştıracaktır. Bunun ötesinde, malların aynı veya benzer işlevleri yerine getirdikleri dikkate alındığında, bu tip esasa ilişkin özelliklerin müşterilerin diğer firmaların ürünlerinde de arayacakları özellikler olduğu açıktır.
Sonuç olarak ilk soruya verilen yanıt; “Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde düzenlenen ret gerekçesi, ürünün jenerik fonksiyon veya fonksiyonlarına ilişkin olarak bir veya birden fazla sayıdaki ve tüketicilerin ticari rakiplerin ürünlerinde arayacakları nitelikteki esasa ilişkin özellikleri içeren, münhasıran ürün şeklinden oluşan işaretlere uygulanabilir şeklinde yorumlanmalıdır.” olarak ortaya çıkmıştır.
ECJ takiben ikinci soruyu yanıtlamıştır:
Adalet Divanı’na göre, Hollanda Yüksek Mahkemesi ikinci sorusuyla, Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendinde yer alan ret gerekçesinin, birkaç özelliğe sahip bir ürünün şeklinden münhasıran oluşan bir işarette, şekillerden her birinin ürüne esasa ilişkin değer katması durumunda uygulanıp uygulanamayacağını ve bu değerlendirme yapılırken ürün şekline ilişkin olarak hedef tüketici grubunun algısının dikkate alınmasının gerekli olup olmadığını sormaktadır.
Divana göre, soruyu yönelten mahkemenin kuşkuya düştüğü nokta, “Tripp Trapp” sandalyesinin şeklinin ürüne önemli bir estetik değer verdiği düşünülse de, sandalye şeklinin aynı zamanda emniyet, rahatlık, güvenilirlik gibi özellikleri bağlamında da esasa ilişkin işlevsel değer içermesidir. Bu bağlamda soruyu yönelten mahkeme Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendinin uygulama alanına ilişkin olarak soru yöneltmiştir.
Bir ürün şeklinin ürüne esasa ilişkin değer kattığını kabul etmek, diğer özelliklerin ürüne önemli değer katamayacağı anlamına gelmemektedir.
“Mallara esasa ilişkin değer katan şekil” kavramı sadece artistik veya süs olarak değer içeren ürün şekilleriyle sınırlanamaz, şöyle ki böyle bir kabul durumunda, asli işlevsel özelliklerin yanında önemli bir estetik özellik içeren ürünlerin bu kapsamda değerlendirilememesi riski ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda, hükmün amacına aykırı olarak, tescilli markanın sahibine sağladığı haklar bağlamında,  ürünlerin esasa ilişkin özellikleri üzerinde marka sahibinin tekel kurması hali ortaya çıkacaktır.
Hedef tüketici kitlesinin etkisi hususunda, Adalet Divanı, hedef kitlenin algısının dikkate alındığı (ayırt edici niteliğin varlığı ile ilgili) Direktif madde 3(1)(b) hükmünün tersine, Direktif madde 3(1)(e) bakımından hedef tüketici kitlesinin algısına yönelik bir değerlendirmenin zorunlu olmadığı görüşündedir.
Ortalama tüketicinin işarete ilişkin varsayılan algısı, Direktif madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendi çerçevesinde düzenlenen ret gerekçesi uygulanırken sonuç üzerinde belirleyici bir etken değildir, bununla birlikte, söz konusu işaretin asli özelliklerinin yetkili makamlar tarafından belirlenmesi aşamasında değerlendirme kriteri olarak kullanılabilir.
Bu yönde değerlendirme yapılırken, ilgili malların niteliği, inceleme konusu şeklin artistik değeri, şeklin ilgili piyasada yaygın biçimde kullanılan diğer şekillerden farkları, benzer mallara ilişkin önemli derecedeki fiyat farkı ve inceleme konusu ürünün estetik özelliklerinin vurgulanmasına yönelik bir promosyon stratejisinin geliştirilmesi gibi diğer değerlendirme kriterleri de dikkate alınabilir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında ikinci soruya verilen cevap, “Direktif madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendinde düzenlenen ret gerekçesi, birkaç özelliğe sahip bir ürünün şeklinden münhasıran oluşan bir işarette, şekillerden her birinin ürüne esasa ilişkin değer katması durumunda uygulanabilir. Hedef kitlenin ürünün şekline ilişkin algısı, belirtilen ret gerekçesinin uygulanabilir olup olmadığını değerlendirirken kullanılabilecek değerlendirme kriterlerinden sadece birisidir.” şeklindedir.
ECJ son olarak Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin üçüncü sorusunu yanıtlamıştır:
Adalet Divanı’na göre, Hollanda Yüksek Mahkemesi üçüncü sorusuyla, Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin birinci ve üçüncü bentlerinde yer alan ret gerekçelerinin bir arada uygulanıp uygulanamayacağını sormaktadır.
Marka Direktifi madde 3(1)(e) hükmü kapsamında, münhasıran malların doğasından kaynaklanan şekillerden oluşan veya bir teknik sonucu elde etmek için gerekli olan malların şeklinden oluşan veya mallara esasa ilişkin değer katan şekillerden oluşan işaretler tescil edilmeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir.
Hükmün içeriğinden anlaşılacağı üzere her üç ret nedeni de birbirinden bağımsız niteliktedir ve ret gerekçelerine birbirini takip eden ayrı bentler halinde yer verilmesi ve münhasıran ibaresiyle birleştirilmiş olmaları bu ret gerekçelerinin birbirlerinden bağımsız şekilde uygulanmaları gerektiğini göstermektedir.
Bu çerçevede, Marka Direktifi madde 3(1)(e) kapsamında yer verilen ret nedenlerinin herhangi birisinin ortaya çıkması halinde, münhasıran bir ürünün şeklinden veya ürün şeklinin grafik gösteriminden ibaret olan işaret tescil edilmeyecektir.
Dolayısıyla, inceleme konusu işaretin birkaç ret gerekçesi kapsamında reddedilmesi, belirtilen ret gerekçelerinden birisi işarete tamamen uygulandığı sürece mevzu konusu olmayacaktır.
Buna ilaveten, Marka Direktifi madde 3(1)(e) kapsamında düzenlenen ret gerekçesinin altında yatan kamu yararı amacı, hüküm kapsamında yer alan ret nedenlerinin herhangi birisi tam olarak uygulanabilir olmadığı sürece, başvurunun reddedilmesine engel teşkil edecektir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında üçüncü soruya verilen cevap, “Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci ve üçüncü bentlerinde düzenlenen ret gerekçeleri bir arada uygulanamaz.” şeklindedir.
Sonuç olarak, Adalet Divanı’nın Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin sorularına verdiği yanıtlar takip eden biçimdedir:
1. Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde düzenlenen ret gerekçesi, ürünün jenerik fonksiyon veya fonksiyonlarına ilişkin olarak bir veya birden fazla sayıdaki ve tüketicilerin ticari rakiplerin ürünlerinde arayacakları nitelikteki esasa ilişkin özellikleri içeren, münhasıran ürün şeklinden oluşan işaretlere uygulanabilir, şeklinde yorumlanmalıdır.  
2. Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendi kapsamında düzenlenmiş ret gerekçesi, birkaç özelliğe sahip bir ürünün şeklinden münhasıran oluşan bir işarette, şekillerden her birinin ürüne esasa ilişkin değer katması durumunda uygulanabilir, şeklinde yorumlanmalıdır. Hedef kitlenin ürünün şekline ilişkin algısı, belirtilen ret gerekçesinin uygulanabilir olup olmadığını değerlendirirken kullanılabilecek değerlendirme kriterlerinden sadece birisidir.

3. Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(e) hükmü, hükmün birinci ve üçüncü bentleri kapsamında düzenlenmiş ret gerekçeleri bir arada uygulanamaz, şeklinde yorumlanmalıdır.
Adalet Divanı, C-205/13 sayılı kararıyla Marka Direktifi’nin 3(1)(e) bendinin uygulama alanını iyice netleştirmiş ve maddeye ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmıştır.
İtiraf etmek gerekirse, sitemi yazmaya başladığım üç yılı aşkın süre içerisinde kendi çevirimlerle aktarmaya çalıştığım 100’ü aşkın yabancı mahkeme ve ofis kararı içerisinde çeviri olarak beni en çok zorlayan karar, bu yazı kapsamında aktarmaya çalıştığım C-205/13 sayılı Adalet Divanı kararı oldu. Kararı ilk okuduğumda bu zorluğun farkına vardığımdan yazıya başlamayı Eylül 2014’ten bu yana sürekli erteledim, bununla birlikte sürekli elimin altında durarak beni tetikleyen kararı 28 Ocak 2015 günü itibarıyla yazmaya niyetlendim. Karşılaştığım zorluk, kararda kullanılan ifadelerin belirsizliğinin yanısıra, kararın konusu Direktif 3(1)(e) maddesinin ve bunun Türk mevzuatındaki karşılığı olan 556 sayılı KHK 7/1-(e) bendinin uygulamada sıklıkla karşılaşılan ret gerekçeleri olmamasından, dolayısıyla konuyu benim de çok içselleştirmemiş olmamdan kaynaklandı. Bu noktada, karara ilişkin fazlaca yorum yapmadan değerlendirmeyi okuyuculara bırakıyor ve kararı biraz olsun anlaşılabilir biçimde aktarabilmiş olmayı umut ediyorum.
Önder Erol Ünsal
Ocak 2015
unsalonderol@gmail.com