Almanya Federal Adalet Mahkemesi (BGH) Temmuz 2020’de kare şeklindeki çikolata ambalajı şekli tescilinin hükümsüzlüğü kararını yerinde bulmadı ve dolayısıyla şeklin “Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG” (Ritter) firması adına tescilli bir marka olarak kalmasına karar verdi. Yayımlanan gerekçeli karar, bu kararın Almanya bakımından önemli bir öncül karar olduğunu gösteriyor. [1]
OLAYLAR:
Ritter’in ünlü “Ritter Sport” çikolatasının tescili; “arkadan yapıştırılarak kare şeklinde ambalajlanmış ve üzerinde marka yazmaksızın, ön yüzeyinde kare çıkıntıları bulunan kare form” olarak tanımlanmıştır.[2] Ritter, ilk olarak 1995 yılında Alman Patent ve Marka Kurumunda (bundan sonra DPMA olarak anılacaktır) kare şeklinde ambalajlama biçimini tescil ettirdi.[3]
DPMA kayıtlarından tescilin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası kapsamında gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
Milka’nın 2010 yılında kare şekilli çikolatalarını piyasaya sürmesiyle iki çikolata devi arasındaki uzun yargı süreci de başlamış oldu. Milka, DPMA’dan tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep etse de, bu talep reddedildi. Daha sonra, yerel mahkemede, 2016 yılında Milka tarafından açılan dava, Milka’nın lehine sonuçlandı ve DPMA’nın kararı iptal edildi.[4] Davanın sonuçlanmasının ardından yerel mahkemenin kararı Alman Federal Mahkemesinde temyiz edildi.
Ritter’in markası kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik kapsamında tescil edildiğinden, hükümsüzlük davasında kullanılan ana gerekçe 6769 sayılı SMK kapsamındaki karşılığı 5/1-(e) bendi olan “Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.”in tescil edilemeyeceği yönündeki hükümdür. Anılan hüküm Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da kullanım sonucu kazanılmış istisnası kapsamında değerlendirilen ret hallerinden birisi değildir.
SÜREÇ:
Milka, DPMA’dan tescilin hükümsüzlüğünü talep etti; ancak bu talebi reddedildi. Ardından, Federal Patent Mahkemesi’nde yapılan talep doğrultusunda, tescilin iptaline karar verildi. Ritter tarafından gelen itiraz üzerine, Federal Adalet Mahkemesi, Patent Mahkemesinin kararını iptal etti ve bir ürünün işaretlerinin ve şekillerinin, söz konusu ürünün yapısı gereği belirlendiğini göz önünde bulundurarak, Marka Kanunu’nun 3. kısmının (2)(1) numaralı maddesi uyarınca tescilin hükümsüzlüğü için gerekçenin mevcut olmadığına karar vererek davayı Federal Patent Mahkemesine geri gönderdi.
Federal Patent Mahkemesi, Marka Kanununun 3. kısmının (2)(3) numaralı maddesinde yer alan tanımın kapsamında tescilin hükümsüzlüğü için gerekçenin bulunup bulunmadığını incelemeliydi. Bu maddeye göre; ürüne karakteristik değerini veren şekiller ve işaretler marka olarak tescil edilmeye uygun değildir. Ancak, incelemede kare ambalajlamanın, çikolatanın karakteristik niteliklerini (tadı, kokusu, yapımında yer alan malzemeleri) etkilemediğine karar verildi. Buna göre, Federal Patent Mahkemesi, tescilin hükümsüzlüğü için gerekçe bulunmadığını varsayarak Milka’nın talebini reddetti. Bunun üzerine Milka, Federal Adalet Mahkemesine temyiz başvurusunda bulundu.
FEDERAL ADALET MAHKEMESİ İNCELEMESİ:
- Tescilin hükümsüzlüğüne ilişkin talep, Federal Adalet Mahkemesi tarafından reddedildi. Tescili mümkün markalar tanımında, ürüne karakteristik değerini veren şekiller ve işaretler yer almamaktadır. Marka olarak tescil edilmesi mümkün görülen ürün ambalajlamasının temel özelliği, çikolatanın kare fiziksel biçimidir. Bu biçim, satışa sunulan çikolataların tadında bir değişikliğe sebep olarak ürüne önemli bir karakteristik değer vermemektedir. Bir şeklin marka olarak tescil edilebilmesi için aranan nitelikler; söz konusu şeklin; ticari özelliği, sanatsal değeri ve bu şeklin piyasadaki diğer benzer ürünlerin ambalajlanma şekillerine göre farkı ve ayırt ediciliğidir. Üstelik, söz konusu şeklin, esas olarak estetik, sanatsal ve görsel niteliklerinin vurgulandığı bir pazarlama yönteminin geliştirilmesi de Federal Yüksek Mahkemenin göz önünde bulundurduğu kriterler arasında yer almaktaydı.
- Daha önceden Federal Patent Mahkemesi tarafından ortaya konulan bulgulara göre, tüketicilerin büyük ölçüde, kare şeklinde ambalajlanmış çikolataları, bu şeklin ürüne “karakteristik” bir önem katması sebebiyle satın almaya karar vermediği ortaya konmuştu. Üstelik, ambalajın kare şeklinin sanatsal değeri bulunmamakla birlikte, bu şekil benzer ürünlere kıyasla önemli bir fiyat farklılığına sebep olmamaktadır.
- Son olarak Mahkeme, Almanya’da “ürüne karakteristik önemini” veren şeklin ve formun tescil edilemeyeceğini belirterek Ritter Sport markasının uzun bir süreden beri, ürünün kare şeklini kullanarak bir pazarlama stratejisi izlediğini hatırlattı. Yargıçlar, markanın sloganında da belirtildiği üzere; (“Quadratisch. Praktisch. Gut.” = “Kare. Pratik. Lezzetli.”) Almanya’da kare şeklinde ambalajlanmış çikolatanın, tüketiciler tarafından Ritter Sport markası ile ilişkilendirildiğini ve çikolata satın alırken bu şeklin belirli bir kalite beklentisi getirdiğini belirtti.[5] Bu, her ne kadar tüketicinin kararını etkileyecek bir nitelik olarak kabul edilse de, ambalajlanma şeklinin; ürünün tadı, kıvamı, kokusu ve niteliği açısından ürüne karakteristik bir değer vermediği göz önünde bulundurularak, kare şeklinde ambalajlamanın marka olarak tescilinin hükümsüz kılınmaması gerektiğine karar verildi.
ÇIKARIMLAR:
Alman Marka Kanuna göre ambalajlama biçiminin marka olarak tescil edilebilmesinin açıkça engellenmemektedir. Ritter Sport kararının önemli bir noktası; kare şeklinde ambalajlamanın tüketici nezdindeki ayırt ediciliği, marka ile ürünü özdeşleştirmesi ve bu şeklin getirdiği muhtemel kalite beklentisidir. Federal Adalet Mahkemesinde alınan kararın aksine, geometrik bir şekil olan kare ambalajlamanın estetik açıdan değer taşımadığı ve bu yönüyle korumaya da konu olamayacağı düşünülebilir; ancak Almanya’da çikolataların kare şeklinde ambalajlanması aktardığımız karar ile birlikte Ritter Sport markasında kalmıştır.
Alman Marka Kanununda, marka olarak tescilin mümkün olduğu nitelikler, ürünün ayırt ediciliğini ortaya çıkaran her türlü isim, görsel, şekil, üç boyutlu ambalajlama ve renk olarak belirtilmiştir. Marka tescili açısından Ritter Sport markalı çikolataların kare formu marka olarak tescil edilebilen işaretler kapsamındadır. Ayırt edici ve karakteristik bir unsur olarak kabul edilen bu şekil, tüketicilerin aklına gelen ilk ürün ya da hizmetin çağrıştırdığı marka açısından önem teşkil etmektedir. Kanun lafzından bağımsız olarak, tüketici algısının önemli olmadığına hükmün gerekçesinde yer verilmiştir. BGH kararında, tüketici algısı belirleyici bir unsur değilken, dikkate alınan unsurlar şu şekilde belirtilmiştir:
- Söz konusu ürünün cinsi.
- Söz konusu şeklin sanatsal değeri.
- İlgili pazarda yaygın olarak kullanılan diğer şekillere kıyasla göre ayırt ediciliği.
- Benzer ürünlere kıyasla önemli ölçüdeki fiyat farkı.
- Ve söz konusu ürünün sanatsal niteliklerinin vurgulandığı bir pazarlama stratejisinin geliştirilmesi.
Alman Marka Kanunu 3. maddesi marka olarak tescil edilebilecek işaretleri ve şekilleri düzenlemiştir. İlgili hükme göre; ayırt ediciliği bulunan her türlü işaret, isim, renk, şekil, ambalajlama, üç boyutlu formlar marka olarak tescil edilebilmektedir.Gıda sektöründe, özele indirgeyecek olursak, çikolata sektöründe kullanılabilecek yaygın kalıp ve şekiller bellidir. Sektörü genel olarak ele aldığımızda ise lokal, ülkesel veya dünya çapındaki çikolata üreticilerinin genel olarak kullandığı format kare veya dikdörtgen şeklindedir. Ritter’in öne sürdüğü şirket tarihçesine göre 1932 yılında Clara Ritter, diğer çikolatalar ile aynı gramajda, ancak herkesin cebine rahatlıkla sığabilecek bir çikolata fikri öne sürer ve böylece kare çikolatanın temelleri atılır. Şirket her ne kadar böyle bir iddiada bulunsa da, kare şeklin yalnızca Ritter Sport markası için kullanılmadığı, hatta marka sahibi şirketin kuruluşundan önce de bu formu birçok çikolata üreticisinin kullanıldığı yadsınamaz. Ancak mahkemenin burada yalnızca kare şekli değerlendirmeyip pazarlama stratejisi ve ürün tanıtımına ilişkin sloganı da değerlendirdiğinde verildiği görülmektedir. Kararda, ayrıca Alman Marka Kanununun, 3. kısmının 2 numaralı maddesine göre, korumanın önündeki engelin yalnızca bütünüyle sanatsal veya dekoratif değeri olan malların şekli için değil, aynı zamanda işlevsel özelliklere sahip ürünlerin şekli için de geçerli olduğu belirtildi. BGH’nin ana kararının bir parçası olarak aynı hususun, önemli bir estetik unsurun yanı sıra temel işlevsel özelliklere sahip olan bir ürün şekli için de geçerli olduğuna karar verildi.
BGH tarafından verilen karara göre, ürünün fiziksel formunu ve dış görünüşünü, estetik ve işlevsellik açısından ayırmakta fayda var. Estetik kaygı devreye girdiğinde burada telif hukukunun alanına girilmektedir. Alman Telif Kanununun korumanın konusuna ilişkin hükmü; edebi, bilimsel ve estetik içeren her türlü çalışmanın, telif hakkının konusu olacağına yer vermiştir. (URGH P.1 SEC.2 D.1 )
Yine Alman Telif Kanunun p1. Sec2. D.2 kısmında korunabilen eserler; edebi çalışmalar, müzikal çalışmalar, koreografik çalışmalar, uygulamalı sanat ve mimari çalışmalar olarak tanımlanmış; bu eserlerin estetik kaygı bulunması şartıyla korumaya tabi olabildiği belirtilmiş, yine aynı maddenin devamında ve yedinci fıkrada teknik ve bilimsel doğasından kaynaklı illüstrasyonların, maketlerin, planlamaların ve üç boyutlu görsellerin de koruma kapsamına gireceği hüküm altına alınmıştır.
BGH’nin sanatsal ve estetik kaygıya yönelik değerlendirmesine dönecek olursak Alman Telif Kanununun 2. kısım 2. maddesi hükmü altında düzenlenen korunabilecek eserler kapsamında tasarımı, mimari çalışma, illüstrasyon ve üç boyutlu görsel kapsamına alabilmek mümkündür. Ancak kare formatının eser korumasına yönelik özgün nitelik taşımadığı aşikardır. Dolayısıyla federal mahkemenin şeklin estetik değer taşımadığına yönelik hükmü Telif Kanunu kapsamında yerindedir. Bu durumda Ritter Sport markasına ait ambalaj formunun telif hakkı kapsamında korunamayacağı anlaşılmaktadır.
Ürünün üç boyutlu kare ambalajlanması marka olarak tescil edilebildiğine göre ürünün tasarımını ve dış görünüşünü de ayrıca ele almak gerekmektedir.
Federal Adalet Mahkemesi, inceleme konusu kararda, hem estetik, hem ekonomik hem de hukuki açıdan kapsamlı bir değerlendirme yapmıştır. Ancak, alınan kararın muhtemel ekonomik sonuçları düşünüldüğünde, kare ambalajlamanın Ritter’de kalması nedeniyle, marka sahibinin, kare ambalaj kullanan diğer üreticilere karşı münhasıran her türlü talepte bulunma hakkının da bulunduğu göz ardı edilemez. Sonuç itibariyle, çikolatanın şekli belirli bir formun dışına çıkamayacağı da aşikardır. Bu karar ile birlikte Ritter’in geometrik bir form üzerinde tescil hakkını elde etmesi (tersi yöndeki iddiaların reddedilmesi), diğer çikolata üreticilerinin yaratıcılığını mümkün olduğunca ortaya koymasını gerektirecektir.
Bengisu DÜZGÜNER
Hüseyin YAŞA
Eylül 2020
[1] https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=I%20ZB%2042/19&nr=109107
[2] Presse : Pressemitteilungen aus dem Jahr 2020 – Quadratische Verpackung Ritter-Sport-Schokolade bleibt als Marke geschützt. (2020, July 23).
[3] BGH and Ritter Sport: Product shape with functional features. (2020, August 25). Retrieved September 08, 2020, from https://legal-patent.com/trademark-law/bgh-and-ritter-sport-product-shape-with-functional-features/
[4] Germany’s Ritter Sport wins square chocolate battle against Milka. (2020, July 23). BBC News. https://www.bbc.com/news/world-europe-53510219
[5] Presse : Pressemitteilungen aus dem Jahr 2020 – Quadratische Verpackung Ritter-Sport-Schokolade bleibt als Marke geschützt. (2020, July 23).