Bilindiği üzere Avrupa Adalet Divanı 23 Nisan 2020 tarih ve C-237/19 sayılı ön yorum kararında üç boyutlu markaların “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu bir şekilden oluşup oluşmadığı” ve üç boyutlu şeklin “mala asli değerini verip vermediği” hususunun değerlendirilmesinde yeni yorumlarda bulunmuştur. Bu yazı kapsamında, Adalet Divanının üç boyutlu marka başvurularının “teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan” ya da “mala asli değerini veren” şekillerden oluşup oluşmadığının tespit edilmesinde bu zamana kadarki yaklaşımının ne olduğu ve ön yorum kararında önceki değerlendirmelere ilave olarak ne gibi kriterler getirdiği analiz edilmeye çalışılacaktır.
Ön yorum kararın İngilizce tam metni için:
Kararın Banu Eylül Yalçın tarafından yazılan ve IPR Gezgini’nde yayımlanan Türkçe değerlendirmesi için:
Yazıya öncelikle başvuruya konu işaretin ve ön yorum kararına konu anlaşmazlığın özetini yaparak başlayacağız. Ön yorum kararına konu üç boyutlu “Gömböc” isimli eşya esasında bir matematik keşfinin simgesi durumundadır ve hangi konumda bırakılırsa bırakılsın, kendi temel duruş konumuna geri gelmektedir. Bunu da biri kararlı biri kararsız iki denge noktasına sahip olması sayesinde yapabilmektedir.
Adalet Divanı’nın ön yorumuna konu olan kararın en önemli detayı kanaatimizce Gömböc şeklinin 28’inci sınıfta yer alan “oyuncaklar” emtiası için şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu bir şekil olduğu gerekçesiyle reddedilmiş olması; başvuruya konu diğer emtialar olan 14. Sınıfa dahil “dekoratif eşyalar” ile 21. Sınıfa dahil “porselenden ve kristalden yapılmış dekoratif eşyalar” için Gömböc şeklinin mala asli değerini verdiği gerekçesiyle reddedilmiş olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, evlerde dekor/süs amacıyla kullanılan aksesuar olarak nitelendirilebilecek emtialar için şeklin albenisi olması nedeniyle mala asli değerini verdiği değerlendirilmiştir. Oyuncaklar emtiası için ise Gömböc’ün kendi kendine temel pozisyonuna gelmesinin özellik arz etmesi ve şeklin kendisinin de bunu sağlaması nedeniyle “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekil” olarak değerlendirilmiştir. Mehaz AB hukukunda bu ret gerekçeleri ayrı bentler olarak düzenlenmiş olmasına rağmen 6769 s. SMK’nın 5/1 (e) bendinde hepsi bir arada, ayrıma gidilmeksizin, yer verilmiş durumdadır. Kanaatimizce bu ayrımın farkına varmak, verilen kararın ve yapılan değerlendirmelerin daha anlaşılır olmasını kolaylaştırılacaktır.
Mahkemeye yöneltilen ilk soruyla esas itibarıyla başvuruya konu işaretin yalnızca ürünün kendi şeklinden oluştuğu durumlarda “şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde başvuruya/tescile konu marka örneği ile sınırlı bir değerlendirme mi yapılmalıdır yoksa ürünün hitap ettiği tüketici kesiminin şekli algılayış biçimi de dikkate alınabilir midir sorusunun cevabı aranmaktadır.
“Şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde tescile veya başvuruya konu olmuş marka örneği ile sınırlı bir değerlendirme mi yapılacağına ilişkin Divan’ın vermiş olduğu olumsuz yanıt esas itibarıyla hiç de sürpriz değildir. Zira Rubik küp kararında[1] Adalet Divanı, AB Genel Mahkemesi’nin “Rubik küplerinin, yatay ve dikey parçalarının dönme özelliği, başvuruya konu şekilde gösterildiği üzere siyah çizgilerden veya parçalı yapısından kaynaklanmamakta olduğu, dönme özelliğine yol açan etkenin küplerin içinde mevcut bir mekanizmadan kaynaklandığı ve bu mekanizma markanın grafik gösteriminde görülebilir nitelikte değildir.” şeklinde değerlendirmesinin 5/1 (e) (ii) bendi ile korunmak istenen kamu çıkarının çok dar anlamda yorumu olduğunu, bu şekilde bir tescil ile tescil sahibine teknik bir çözümü elde etmek için zorunlu olan şekil ile birlikte dönme kapasitesi olsun ya da olmasın benzer şekillerin de tescilini veya kullanımın engelleme yetkisinin bahşedildiğini, böyle bir yaklaşımın ise 5/1 (e) (ii) bendinin amacına uygun düşmeyeceğini belirterek AB Genel Mahkemesi’nin kararını bozmuş ve 28. Sınıfta “üç boyutlu bulmacalar” emtiaları için tescilli markanın teknik bir sonucu elde etmek için gerekli şekli içerdiği gerekçesiyle 5/1 (e) (ii) bendi gereğince hükümsüzlüğüne karar vermiştir.
Yine yukarıda tescile konu görseli bulunan marka için Adalet Divanı 11.05.2017 tarih ve C-421/15P sayılı Yoshida kararında[2], EUIPO Temyiz Kurulu’nun marka örneğinde siyah noktalar olarak temsil edilen girintilerin çatal, kaşık, bıçak saplarında kullanıldığı, bu sayede kullanıcıların rahat kavramasını sağladığı ve çatal, kaşık ve bıçağın kullanımı sırasında da kaymasını önleme işlevini gördüğünü belirterek 8. ve 21. Sınıflarda tescilli başvurunun EUTMR 7/1 (e) (ii) bendi uyarınca hükümsüzlüğüne yönündeki kararını onamıştır. Burada da görüleceği üzere, tescile konu şekilde ne çatal ne bıçak ne de başka bir mutfak aleti olmasına rağmen başvuruya konu şeklin gerçek hayatta ürünlerin üzerine uygulanmış hali göz önüne alınarak bir değerlendirilmede bulunulmuştur.
Bu soru anlamında, kararda yeni olarak değerlendirilebilecek tek husus “şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde marka örneği dışına çıkılan hallerde sadece güvenilir kaynakların esas alınması gerektiği belirtilmiştir ki bu da kanaatimizce çok aydınlatıcı/yol gösterici nitelikte değildir. Zira karar alıcılar zaten böyle bir değerlendirme yaparlarken kararını desteklemek adına azami dikkat göstererek güvenilir kaynaklardan bilgi sağlayacaklardır. Adalet Divanı daha önceki Lego kararında[3] da bu husus patent korumasına konu belgelerin işlevin ne olduğunu anlamak için kullanılabileceğine cevaz vermiştir.
Ön yorum kararına konu değerlendirmelerden bir diğeri de marka başvurusuna konu şeklin aynı zamanda tasarım tesciline konu olması durumunda, şeklin doğrudan mala asli değerini vermesi durumunun söz konusu olup olamayacağına ilişkin değerlendirmedir. Esas itibarıyla, Adalet Divanı’nın bu soruya vermiş olduğu “hayır” cevabı da tarafımızca sürpriz olarak değerlendirilmemektedir. Zira bunun aksi bir değerlendirme, tasarım tesciline konu olan her şeklin marka olarak tesciline müsaade edilmemesi anlamına gelecektir. Mala asli değerini verme hususunun mutlak ret olarak düzenlenmesindeki amacının sınai mülkiyet sisteminde sınırlı koruma süresi öngörülen patent ve tasarım haklarının sınırlı süreli korumaya tabi olmayan marka koruması alınarak koruma süresinin haksız olarak uzatılmasının önüne geçmek olduğu hususu göz önüne alındığında tescil için ret gerekçesi ancak tasarımın koruma süresinin dolması sonrası herkesin bu şekli özgürce kullanabiliyor olması durumunda söz konusu olabilecektir. Zira öz itibarıyla koruma konusu şeklin aynı anda hem tasarım korumasına konu olması hem de marka tesciline konu olmasında herhangi bir beis bulunmaz ama tasarım koruması sonlandıktan sonra kamuya mal olması gereken şeklin marka olarak ilanihaye korunması hakkaniyet ile bağdaşmayacaktır.
Yazının son bölümünde, Adalet Divanı’nın belki de bu kararda en önemli değerlendirmesinin bulunduğu “mala asli değerini verme” hususunun nasıl belirleneceği ve bu hususta ilgili tüketici kesiminin algısının dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin soruya verdiği cevap incelenecektir.
Adalet Divanı, ilgili kamu kesiminin algısının ancak şekle ilişkin temel karakteristik özelliklerin belirlenmesi aşamasında dikkate alınabileceğini belirtmiştir. “Mala asli değerini verme” ret gerekçesinin ise ancak tüketicilerin mala ilişkin satın alma kararlarının öncelikli sebebinin bu şekilden kaynaklanıyor olduğunun güvenilir kanıtlarla desteklendiği durumlarda uygulanması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Kararda bu güvenilir kanıtlara ilişkin açıklama veya detay belirtilmemiş olsa da bizim kişisel görüşümüz bu ret gerekçesinin işletilebilmesi için en azından bağımsız araştırma firmaları tarafından yapılmış güvenilir kamuoyu araştırmaları gibi enstrümanlarla malın öncelikli satın alınma sebebinin malın kendi şeklinin olduğunun ortaya konulması beklenmektedir.
SONUÇ
Adalet Divanı kararının üç boyutlu markaların korunmasında “mala asli değerini verme” ve “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu” olan şekillerin değerlendirilmesine ilişkin uygulamada yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin getirmiş olduğu açıklamalar yeterli olmasa da bu yönde bir çabanın varlığını ortaya koymaktadır. Adalet Divanı’nın tüketicilerin öncelikli satın alma saiklerinin ürünün görünümünden mi yoksa ürünün sahip olduğu özelliklerinden mi kaynaklandığının tespiti için önermiş olduğu “güvenilir kaynaklarla ispat” çözümü bir ilerleme olarak kabul edilebilir.
Son olarak, kanaatimizce “mala asli değerini verme” ret gerekçesinin uygulanmasında, başarılı tasarımların, çok başarılı olmaları durumunda bedel ödemeleri gibi bir durumla karşılaşmaları söz konusu olmaktadır. “Mala asli değerini verme” ret gerekçesinin tasarım süresinin dolmasından sonra uygulanmasında herhangi bir beis yoktur zira haksız bir süre uzatımı söz konusu olmaktadır. Ancak üç boyutlu şekil hiç tasarım korumasına konu edilmeden doğrudan marka korumasına konu edilmesi durumunda değerlendirme nasıl olacaktır? Tasarımcılar görünüm için tasarım koruması aldıklarında koruma süresi sonunda şeklin kamuya mal olacağını kabul ederek bu korumadan yararlanmaktadır, öte yandan daha ilk baştan, örneğin şirketlerin fikri mülkiyet politikası olarak patent koruması yerine ticari sır olarak korumayı tercih etmesi benzeri bir stratejiyle, görünüm için tasarım tescili almak yerine marka olarak tescil almaları durumunda değerlendirme nasıl olacaktır? Konunun tartışmaya değer olduğunu düşünüyor ve bundan sonraki değerlendirmeyi okuyucuya bırakıyoruz.
Konuyu ilgi çekici bulanlar ve 6769 s. SMK 5/1 (e) bendi kapsamında “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekil” ile “mala asli değerini veren şekillerin” incelemesinin ne şekilde yapılması gerektiği ve uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, yazmış olduğum Terazi Hukuk Dergisi’nin 152. “Fikri Mülkiyet Özel” sayısında çıkan “6769 s. SMK’nın 5/1 (e) bendi Uyarınca Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan veya Mala Asli Değerini Veren Şeklî ya da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretlerin İncelenmesi ve Karşılaşılan Sorunlar” (https://www.jurix.com.tr/article/18826 ) başlıklı makalemize göz atabilirler.
Erman Vatansever
Aralık 2020
[1] Avrupa Adalet Divanı, 10.11.2016 tarih ve C 30/15P sayılı Rubik küp kararı, Simba Toys GmbH & Co. KG v EUIPO http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=730E926699B016825EBA1122238B223F?text=&docid=185244&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18308591
[2] Kararın tam metni için: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190588&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18309095
Davanın safahatı ve karar hakkında daha detaylı Türkçe bilgi için: https://www.jurix.com.tr/article/18826
[3] Avrupa Birliği Adalet Divanı, 14.09.2010 tarih ve C-48/09 P sayılı Lego kararı