Etiket: ctm

Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı

Achievement_of_Starkater_-_Olaus_Magnus_1555(Görsel, Olaus Magnus’a ait “Historia de gentibus septentrionalibus” (1555) eseridir.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı – Tescil Zırhı Önceki Markadan Kaynaklanan Hakların Uygulanmasını Engeller mi?

Avrupa Birliği Adalet Divanı, C-561/11 sayılı 21 Şubat 2013 tarihli “FCI” ön yorum kararı ile marka tescilinden doğan hakların kapsamı ile ilgili büyük bir belirsizliği ortadan kaldırmıştır. (Kararın tam metni için: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134112&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1612807)

Ortadan kaldırılan belirsizlik, aralarında karıştırılma ihtimali bulunduğu kabul edilebilecek iki markanın da Topluluk Markası (CTM) olarak tescilli olması halinde, önceki tarihli CTM’den kaynaklanan münhasır hakların, yani üçüncü kişilerin markayı kullanımını engelleme hakkının, sonraki tarihli CTM hükümsüz kılınmamış olsa da, sonraki tarihli CTM’e karşı öne sürülüp sürülemeyeceği sorusuna ilişkindir.

Adalet Divanının yorumuna geçmeden önce, yoruma konu ihtilafın ana hatlarıyla açıklanması yerinde olacaktır:

“Federation Cynologique Internationale” (bundan sonra “FCI” olarak anılacaktır), aşağıdaki markayı, köpeklerle ilgili olarak ticari ve reklam amaçlı sergilerin düzenlenmesi, köpek bakımı, beslemesi, yetiştirilmesi ile ilgili eğitim hizmetleri, köpek yetiştirme ile ilgili şovların düzenlenmesi hizmetleri, köpeklere ilişkin olarak soy ve kontrol sertifikalarının düzenlenmesi, vb. bazı hizmetler için 2006 yılında CTM olarak tescil ettirmiştir:

fci

“Federation Canina Internacional de Perros de Pura Raza” (bundan sonra “FCIPPR” olarak anılacaktır) firması aşağıda yer verilen markayı; 2005, 2008 yıllarında İspanya’da ulusal marka olarak, 2009 yılında ise OHIM’de CTM olarak tescil ettirmiştir:

fci2

FCIPPR adına tescilli markaların kapsamında, köpek yarışmalarının ve şovlarının düzenlenmesi, köpek yetiştirmeye ilişkin akreditasyon sertifikalarının, diplomaların, kartların düzenlenmesi, vb. bazı hizmetler yer almaktadır.

FCI, FCIPPR adına yapılan CTM başvurusunun ilanına karşı itiraz etmiş, ancak ilana itiraz itiraz ücretinin ödenmemesi nedeniyle reddedilmiştir. FCI, sonraki aşamada FCIPPR adına tescilli CTM’in hükümsüzlüğü için OHIM nezdinde talepte bulunmuştur. Ancak, FCIPPR, taraflar arasında görülmekte olan ve Adalet Divanının işbu kararına konu olan dava nedeniyle OHIM’den hükümsüzlük talebinin incelenmesinin ertelenmesini talep etmiş ve OHIM’de bu talebi kabul etmiştir.

FCI, 2010 yılında, FCIPPR aleyhine, kendi adına önceden tescilli CTM’e tecavüz iddiasıyla dava açmıştır. FCI, aynı dava kapsamında FCIPPR adına İspanya’da tescil edilmiş markaların, kendi adına CTM’le karıştırılma olasılığı nedeniyle hükümsüz kılınmasını da talep etmektedir. 

FCIPPR, bu iddialara karşılık olarak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığını öne sürmekte ve karşı argüman olarak, FCI adına tescil edilmiş CTM’in kötü niyetle tescil edildiğini ve kendisi adına önceden tescilli ulusal markayla karıştırılma olasılığı bulunduğunu belirterek, bu markanın hükümsüzlüğünü talep etmektedir.

Davayı gören İspanyol mahkemesi karara ulaşmadan önce işlemleri durdurarak, Adalet Divanına takip eden soruyu yöneltmiş ve ön yorum kararı verilmesini talep etmiştir:

“Bir Topluluk Markasıyla elde edilen münhasır haklara karşı tecavüz işlemlerinde, işaretin üçüncü kişilerce kullanımının engellenmesi hakkı (Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 9(1)), bu işaretle karıştırılma olasılığı bulunan (önceki CTM’le benzer olduğu ve benzer malları ve hizmetleri kapsadığı için) bir işareti kullanan bütün üçüncü taraflara karşı öne sürülebilir mi, veya tersine, önceki CTM’le karıştırılma olasılığı bulunan bir işareti kullanan, ancak söz konusu işareti kendi adına CTM olarak tescil ettirmiş üçüncü kişiler, sonraki tarihli CTM hükümsüz kılınana kadar kullanımın engellenmesi hakkının dışında tutulabilir mi?”

Adalet Divanı ilk olarak ön yorum talebinin kabul edilebilirliğini sorgulayan FCI argümanını incelemiş ve İspanyol mahkemesince görülen davaya ilişkin olarak ön yorum talebinin yapılabileceğine hükmederek, FCI argümanını reddetmiştir.

Adalet Divanı takiben ön yorum talebinin esasını incelemeye değerlendirmeye almıştır. Adalet Divanı, ön yorum talebinin içeriğini aşağıdaki temel soruya indirgemiştir:

“Ulusal mahkeme talebiyle esas olarak, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 9(1) hükmünün, bir CTM sahibinin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretlerin ticaret sırasında diğer tüm üçüncü kişilerce kullanımının engellenmesine imkan sağlayan münhasır haklarının, sonradan tescil edilmiş bir CTM sahibine karşı, sonraki CTM’in hükümsüzlüğü yönelik bir karar olmadan, öne sürülebileceği (veya sürülemeyeceği), yorumuna imkan verip vermediğini sormaktadır.”  

Adalet Divanı, kararın 32-52. paragraflarında ön yorum talebini esasına yönelik olarak değerlendirmiştir. Adalet Divanına göre, CTMR madde 9(1), üçüncü tarafın bir CTM’e sahip olup olmaması esasına göre bir ayrım yapmamaktadır. Bu çerçevede, hüküm, CTM sahibine, kendisinden sahibinden izin almamış tüm tarafların, kendi markasına tecavüz teşkil edebilecek, ticaret sırasındaki kullanımını engellemeye yönelik münhasır haklar sağlamaktadır. CTMR madde 54 kapsamında yapılan düzenleme ise, “CTM sahibi, başka bir CTM’in kullanımına kesintisiz 5 yıl boyunca sessiz kalması halinde, ………., sonraki CTM’in hükümsüzlüğü için talepte bulunma veya bunun kullanımına karşı itiraz etme hakkını kaybeder.” hükmünü içermektedir. Dolayısıyla, önceki CTM’in sahibi, sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşmesine ilişkin süre kısıtı dolmadan, sonraki CTM’in hükümsüzlüğünü talep etme veya kullanımına karşı önceki CTM’den kaynaklanan haklara tecavüz gerekçesiyle tecavüz işlemleri başlatma hakkına sahiptir. Ayrıca, CTMR madde 12’de yer alan marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna içerikli madde kapsamında, CTM’den kaynaklanan münhasır hakların, sonraki tarihli benzer CTM’lerin sahiplerine karşı öne sürülemeyeceği içerikli bir istisna bulunmamaktadır. Bu çerçevede, CTMR madde 9(1)’in yazım biçiminin ve genel yaklaşımının, bir CTM sahibine, sonraki tarihli karıştırılma olasılığına yol açabilecek nitelikteki bir CTM’in sahibinin kullanımını engelleme hakkını verdiği sonucu, ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç, sonraki marka sahibinin de madde 9(1) kapsamında münhasır haklara sahip olduğu argümanıyla sorgulanamaz. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından gönderilen görüşte de belirtildiği üzere, CTMR hükümleri, önceki tarihli CTM’in, sonraki tarihli CTM üzerindeki üstünlüğü esasına dayanan, öncelik ilkesi ışığında değerlendirilmelidir.  

CTMR madde 8(1) ve 53(1) hükümleri çerçevesinde, iki marka arasında ihtilaf çıkması durumunda, önceki tarihte tescil edilen CTM’in sonraki tarihte tescil edilen CTM’e göre topluluk korumasını elde ettiğinin kabul edildiği açıktır. Buna ilaveten incelenen ihtilafın taraflarından FCIPPR’ın “Topluluk markalarının tescil prosedürü, bu prosedürün sonunda marka CTM olarak tescil edilirse, CTM sahibine, ancak OHIM nezdinde yapılacak bir hükümsüzlük talebiyle veya marka hakkına tecavüz iddialı karşı davalarla geçerliliği sorgulanabilecek haklar sağlar.” içerikli argümanın da reddedilmesi gereklidir. CTM tescil prosedürünün, tescilden önce esasa ilişkin inceleme içerdiği ve üçüncü kişilere ilana itiraz hakkı verdiği ortadadır. Bununla birlikte, CTMR’da öngörülen güvence hükümlerine (esasa ilişkin inceleme, ilana itiraz) rağmen, önceki tarihli bir CTM’e tecavüz edebilecek sonraki tarihli CTM’lerin tescil edilmesi tamamen tasavvur edilemez bir hal değildir. Bu tip tecavüz halleri, önceki tarihli CTM sahibinin ilana itiraz etmemesi veya ilana itirazın, işbu karara konu ihtilafta olduğu gibi, şekli şartlara uygun olmama gerekçesiyle OHIM tarafından incelenmemesi gibi hallerde ortaya çıkabilir. Daha önceden Topluluk Tasarımlarına ilişkin olarak verilmiş bir Adalet Divanı kararında (C-488/10, 16 Şubat 2012 – Celaya Emparanza y Galdos Internacional) belirtilen temel ilke, Topluluk Markaları bakımından da uygulanabilir niteliktedir. Buna göre, önceki tarihli bir CTM sahibinin, sonraki tarihli bir CTM’in sahibine karşı tecavüz işlemlerini başlatması, OHIM nezdinde sonraki tarihli CTM’in hükümsüzlüğü için talepte bulunulmasını veya topluluk markalarının tescili için mevcut kontrol mekanizmalarını tümüyle amaç dışı (anlamsız – işlevsiz) hale getirmez. Adalet Divanı Hukuk Sözcüsünün işbu davaya ilişkin görüşünün 43. ve 44. paragraflarında belirttiği üzere, önceki tarihli bir CTM’in sahibinin, kendi markasının işlevlerini (tüketicilere ürünlerin kaynağını gösterme) etkileyecek sonraki tarihli bir CTM’in kullanımını engelleyebilmek için, sonraki tarihli CTM’in hükümsüz kılınmasını beklemek zorunda bırakılması, CTMR madde 9(1) uyarınca topluluk markalarına sağlanan korumayı büyük ölçüde zayıflatacaktır.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar ışığında, Adalet Divanı, İspanyol mahkemesince kendisinden talep edilen ön yorum kararın aşağıda şekilde vermiştir:

“207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 9(1) uyarıca, bir topluluk markası sahibine tanınan, tüm üçüncü kişilerin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretleri ticaret sırasındaki kullanımını engelleme hakkı, sonraki tarihli bir topluluk markasının sahibi olan üçüncü kişilere karşı da, sonraki tarihli topluluk markasını öncelikle hükümsüz kılma zorunluluğu olmaksızın, öne sürülebilir.” 

Adalet Divanının yazı boyunca açıklanmaya gayret edilen ön yorum kararı, önceki bir topluluk markasıyla karıştırılma olasılığı bulunmasına rağmen herhangi bir şekilde (ilana itiraz edilmemiş, ilana itiraz şekli nedenle reddedilmiş, vs.) tescil edilmiş topluluk markalarının, öncelikle hükümsüz kılınmaları zorunlu olmaksızın, önceki marka sahibince, kullanımlarının engellenmesini amacıyla işleme konu edilebileceğini, açık olarak ifade etmektedir.

Ön yorum kararının önemi, tescilde öncelik ilkesinin öneminin bir kez altının çizilmesi, önceki tarihli bir markayla karıştırılma olasılığı bulunan sonraki tarihli işaretlerin, tescilli olsalar dahi, önceki tarihli tescilin sahibince başlatılabilecek işlemlere karşı tescilli marka zırhını giyerek, her türlü saldırıyı bertaraf edebilecekleri yaklaşımının ortadan kaldırılmasından kaynaklanmaktadır.

Türkiye uygulamasında kararın yansımasının ne şekilde olacağı ve mahkemelerin bu kararı ne şekilde yorumlayacağı şu an için bilinmemektedir.. Bununla birlikte, kararda belirtilen ilkenin “kazanılmış marka haklarına dayanarak” ilana itirazların reddedilmesi şeklinde ortaya çıkabilen inceleme pratiklerine ilişkin tartışmaya da katkıda bulunabileceği kanaatimce şüphesizdir. 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

Avrasya Markası mı Geliyor?

eurasian(Görsel http://polit.uz/en/archives/9750adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği benzeri uluslarüstü bir yapı olarak tasarlanan, Avrasya Ekonomik Birliğinin ilk adımı olarak değerlendirilen Avrasya Ekonomik Komisyonu (Eurasian Economic Commission), bilindiği üzere, Rusya, Kazakistan ve Belarus devletleri tarafından 1 Ocak 2012 tarihinde oluşturulmuştur. Bahsedilen ülkeler arasında gümrük birliği ve sonrasında ortak ekonomik pazar hedeflerine varmak için oluşturulan Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK)’nun ilk çalışmalarından birisi “Tek Ekonomik Alanda Sınırları Dahilinde Ticari Markalar, Hizmet Markaları ve Menşe İşaretleri Hakkında Andlaşma (Agreement on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin in the Territory of the Single Economic Space (SES))” taslağının hazırlanması olmuştur.

 

http://www.petosevic.com/resources/news/2013/01/001071 internet adresinde yayınlanan habere göre andlaşma yukarıda sayılan ülkelerce onaylanmanın ardından yürürlüğe girecektir. Taslak anlaşma; Rusya, Kazakistan ve Belarus arasında 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Fikri Mülkiyet Hakları Koruması Alanında Birleştirilmiş Uygulama İlkeleri Anlaşması”nda öngörülen uyumlu fikri mülkiyet hakları uygulamalarının daha üst düzeyde harmonizasyonunu amaçlamaktadır.

 

Andlaşmanın bir diğer amacı, ulusal marka haklarıyla birlikte var olacak “TEK markası”nın (TEK kısaltması Tek Ekonomik Alan yerine kullanılmıştır.) oluşturulmasıdır. “TEK markası”nın Avrupa Birliği sınırları çerçevesinde marka hakkı sağlayan Topluluk Markası (CTM) benzeri bir marka olarak düşünülmesi yerinde olacaktır.    

 

Taslak andlaşmanın 12. maddesine göre “TEK markaları” ayrı bir sicile kaydedilecektir. Andlaşma kapsamında OHIM (Topluluk Marka Ofisi) benzeri ayrı bir marka ofisinin kurulması öngörülmemiştir. Bu çerçevede, “TEK markaları”nın tescil işlemleri Rusya, Kazakistan ve Belarus ulusal marka ofislerince yürütülecektir. Taslak andlaşmanın 4. maddesine göre TEK üyesi ülkelerden herhangi birisinin ulusal ofisi nezdinde yapılabilecektir. Başvuruların ulusal yönetmeliklerce tanınan yerel dillerden herhangi birisinde yapılması mümkün olacaktır, bununla birlikte Rusça tercümenin her başvuru için sağlanması zorunludur. Başvuru sahibi ile ofis arasındaki yazışmalar ise her zaman Rusça olacaktır. “TEK markaları” için öngörülen koruma süresi 10 yıldır ve koruma şartları ile kurallarını içeren bir yönetmelik yürürlüğe sokulacaktır (taslak yönetmelik de yayınlamış durumdadır).

 

Andlaşma kapsamında sağlanacak haklarla ilgili anlaşmazlıklar, ulusal mahkemelerce veya ulusal mevzuat ve uluslararası andlaşmalarda öngörülecek diğer yetkili otoritelerce çözülecektir.

 

Avrupa Birliği bölgesinde geçerli CTM’le doruk noktasını yaşayan (önceki tarihli benzer bir sistem olarak Benelüks marka sistemi gösterilebilir), bölgesel tescil sistemlerinin yeni halkasını anlaşıldığı kadarıyla gelecek yıllarda “TEK Markası” sistemi oluşturacaktır. Türkiye’nin yanıbaşında işler hale gelen (veya gelecek) bölgesel tescil sistemleri kapsamında tescil edilen markalar, Türkiye bu sistemlere üye olmadığı sürece ülkemiz bakımından etki doğurmayacaktır. Avrupa Birliği veya yakın dönemde işlevsel hale geleceği varsayılan Avrasya Ekonomik Birliği veya ileride ortak ekonomik alana dönüşmesini beklenebilecek Şanghay İşbirliği Örgütü gibi birliklere üyelik durumunda Türkiye bakımından da bölgesel marka tescilleri etkili hale gelecektir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

Topluluk Markası Sistemi

 

GİRİŞ

 

Topluluk Markası Sistemi, topluluk içerisinde malların/hizmetlerin serbest dolaşımı ilkesinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir yapılanmadır. Sistem çerçevesinde sağlanan koruma, bir ya da birkaç topluluk üyesi ülke ile sınırlı değildir, tüm topluluğu kapsamaktadır.

 

Topluluk Markası Sistemi, AB komisyonu ve üye ülkeler temsilcileri tarafından sürdürülen 13 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Konu hakkındaki ilk fikirler ise 1950’li yıllara dayanmaktadır. Komisyon ve çalışma grupları 1993 yılında 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün kabul edilmesiyle çalışmalarını sonuçlandırmıştır. Topluluk Marka Ofisi ise 1996 yılında işlevsel hale gelip başvuruları kabul etmeye başlamıştır. Topluluk Marka Ofisi’nin tam adı “Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs)” yani “İç Pazarda Harmonizasyon için Ofis (Markalar ve Tasarımlar)”dır. İsimden de açık olarak anlaşıldığı üzere Ofis’in yetki alanı sadece markalar ile sınırlı değildir, endüstriyel tasarımlar da 2003 yılından bu yana Ofis’in yetki alanı dahilindedir. Konumuz sadece markalarla sınırlı olduğundan elinizdeki metin Ofis’in markalar alanındaki uygulamaları ve yapısı ile sınırlıdır. Ofis bundan sonra metin boyunca kısaca “OHIM” olarak anılacaktır. OHIM faaliyetlerini kuruluşundan bu yana İspanya’nın Alicante şehrinde sürdürmektedir.

 

TOPLULUK MARKASI SİSTEMİNİN YASAL KAYNAKLARI

 

–         Topluluk Markası Sistemini kuran 40/94 sayılı Tüzük (Kabul edildiği tarihten bu yana içeriğinde birçok değişiklik yapılan Tüzük tüm değişiklikleri kapsar şekilde yeniden yazılmış ve bu haliyle 207/2009 Topluluk Tüzüğü olarak tekrardan kabul edilmiştir. Ancak, 207/2009 sayılı Tüzük 13/04/2009 tarihinde yürürlüğe gireceğinden ders boyunca atıflar 40/94 sayılı Tüzüğe yapılmaya devam edecektir.)

–         Tüzüğün Uygulanmasına ilişkin 2868/95 sayılı Komisyon Yönetmeliği

–         Ücretleri düzenleyen 2869/95 sayılı Komisyon Yönetmeliği

–         OHIM Temyiz Kurulunun çalışma esaslarını belirleyen 216/96 sayılı Komisyon Yönetmeliği

–         OHIM’in çeşitli konularda çıkardığı genelgeler

 

TOPLULUK MARKASI SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 

Topluluk markası (bundan sonra CTM olarak anılacaktır), topluluk sınırları dahilinde markasını korumak isteyen başvuru sahiplerine, tüm üye ülkelerde korumayı tek bir başvuru ile sağlama olanağı verir.

 

OHIM’e yapılan tescil başvurusunun olumlu sonuç vermesi durumunda, tüm üye ülkeler için koruma sağlayan ve hak doğuran CTM’in sahibi olunur.

 

Başvuru sahiplerinin üye ülkelerde ayrı ayrı marka başvurusu yapmak yerine CTM yolunu tercih etmeleri durumunda elde edecekleri avantajlar başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir:

 

–         Tek bir başvuru,

–         Tek bir mevzuat,

–         Takip edilecek tek usül,

–         Tek ofis,

–         Tek ücret sistemi.

 

Bu çerçevede, başvuru sahipleri ayrı ülkelerde, ayrı mevzuatlar, ayrı prosedürel kurallar, ayrı ücretlendirme sistemleri, ayrı diller ya da ayrı vekillerle karşılaşmak / çalışmak yerine, CTM yoluyla tek bir sistem, mevzuat ve ücretlendirme sistemi esası çerçevesinde tüm Toplulukta geçerli marka koruması elde edebilmektedir.

 

Sayılan tüm avantajlarına karşın CTM sisteminin oldukça önemli ve göz ardı edilmemesi gereken bir handikabı söz konusudur. Bu handikap, CTM başvurusunun reddedilmesi durumunda üye ülkelerin hiçbirisinde geçerliliğin olmamasıdır. Kısaca, CTM sistemi “ya hep ya hiç” sistemi olarak adlandırılabilir. Örneğin; CTM başvurusunun tek ret nedeni, başka ülkelerin hiçbirisinde herhangi bir problem olmamasına rağmen Portekiz’deki önceki bir hak sahibinin itirazı olabilir. Bu durumda CTM başvurusu Portekiz’deki önceki hak sahibi nedeniyle sadece Portekiz için değil bütün olarak reddedilir. Başka bir örnek vermek gerekirse; incelemede tüm üye ülkelerin dilleri esas olduğundan başvuru yalnız İtalyanca’da vasıf belirten bir ibareden oluşması nedeniyle reddedilebilir. Bu durumda diğer dillerdeki anlamsızlığa yahut tanımlayıcı nitelik olmamasına bakılmaksızın CTM  bütün olarak reddedilir. Dolayısıyla, CTM başvurularının her durumda kesinlikle çok dikkatli bir ön incelemenin ve tetkikin ardından yapılması başvuru sahiplerinin lehine olacaktır; aksi durumlarda hiç beklenilmedik sonuçlarla karşılaşılması ve finansal / zamansal kayıplara uğranılması kuvvetle muhtemeldir.

 

Bununla birlikte reddedilen CTM başvurularının, Topluluk üyesi ülkelerden ret kararının geçerli olmayacağı ülkeler için ulusal başvurulara dönüştürülmesi mümkündür. Ulusal başvuruya dönüştürülme durumunda ulusal başvuru CTM’in başvuru tarihinden yararlanır.

 

KİMLER TOPLULUK MARKASI SAHİBİ OLABİLİR?

 

CTM başvurusu yapma yolu aşağıdaki koşullardan herhangi birisini yerine getiren herkese açıktır:

 

a)      Aşağıda sayılanlardan herhangi birisinin vatandaşı olanlar:

 

  • Avrupa Birliği üyesi ülkeler.
  • Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkeler.

v     DTÖ Kuruluş Antlaşması’nı imzalamış ülkeler.

 

b)      Aşağıda sayılanlarda yerleşik olanlar veya gerçek ve etkin ticari işletmesi olanlar:

 

  • Avrupa Birliği üyesi ülkeler.
  • Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkeler.

 

c)      Karşılıklılık ilkesi uyarınca başvuru yapma hakkına sahip ülkelerin vatandaşları.

 

Bu koşullardan herhangi birisini yerine getiren her gerçek veya tüzel kişinin CTM sahibi olma hakkı bulunmaktadır.

 

OHIM’DE TEMSİL

 

AB üyesi ülkelerin herhangi birisinde yerleşik olmayanlar veya gerçek ve etkin bir ticari işletmeye sahip bulunmayanlar, başvuru yapmak dışında kalan tüm işlemlerini mutlaka temsilci (vekil) aracılığıyla yapmak zorundadır. CTM başvurusu yapma temsil zorunluluğun dışında tutulmasına rağmen, başvurunun ardından mutlaka yazışmalar / işlemler yapılacağından ve bu yazışmaların / işlemlerin vekil aracılığıyla yapılması zorunlu olduğundan, bu husus fazla önem arz etmemektedir.

 

Başvuru sahibini temsil edecek vekilin herhangi birisi olması mümkün değildir. Vekil iki durumda yetkili vekil olarak kabul edilir:

 

a)      OHIM tarafından oluşturulan listede yer alan profesyonel vekiller.

b)      Üye ülkelerin ulusal marka ofislerinde başvuru yapma yetkisine sahip kişiler.

 

CTM BAŞVURUSU

 

CTM başvurusu posta, e-başvuru, faks veya elden teslim yollarıyla doğrudan OHIM’e yapılabilir. Bunun yanı sıra, üye ülke ofislerine de CTM başvuruları teslim edilebilir. Üye ülke marka ofislerine teslim edilen başvuruların 1 ay içerisinde OHIM’e iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru AB üyesi ülkelerin dillerinden herhangi birisinde yapılabilir. Ancak, başvuru sahipleri başvuru için ikinci bir dil de seçmelidir. İkinci dil, OHIM’in resmi dilleri olan İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca dillerinden birisi olmalıdır.

 

CTM başvurusunun, başvuru tarihi alabilmesi için aşağıda sayılan bilgi ve unsurları muhakkak içermesi gerekmektedir:

 

–         Tescil talebi.

–         Tescili talep edilen marka (marka örneği).

–         Başvuru sahibinin belirlenebilmesi için gerekli bilgi (unvan, adres).

–         Tescili talep edilen malların / hizmetlerin listesi.

–         Başvuru ücreti (Başvuru ücreti tescil talebinin yapıldığı tarihten başlayan 1 ay içerisinde ödenmelidir).

 

Yukarıda sayılan unsurların tamamı başvuruda yer alıyorsa, başvuruya başvuru tarihi verilir. Eksiklik olması durumunda, eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine 2 ay süre verilir. Eksikliğin giderilmesi durumunda, eksikliğin giderildiği tarih başvuru tarihi olarak kaydedilir. Eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

 

CTM BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ

 

Şekli inceleme ve Uluslararası Nis Sınıflandırması’na göre yapılan malların / hizmetlerin sınıflandırılması işleminin ardından her başvurunun mal / hizmet listesi çeviri işlemlerinin tamamlanması için Lüksemburg’taki AB Çeviri Merkezi’ne gönderilir. Eş zamanlı olarak OHIM’de marka hakkında arama raporu hazırlanır ve başvuru üye ülkelerden arama raporu hazırlayan ülkelere iletilir. Üye ülkelerden arama raporu istenmesi zorunlu değildir ve başvuru sahibi bu talebi için ek ücret ödemelidir. Tüm üye ülke ofislerinin arama raporu hazırlamadığı da ayrıca belirtilmelidir. Arama raporları başvuru sahibine iletilir, bu sistemin amacı OHIM sicilinde veya üye ülke ofisleri sicilinde kayıtlı aynı / benzer markalar nedeniyle başvuru sahibine başvurudan vazgeçmesi ya da sınırlama yapması için bir fırsat tanınmasıdır.

 

Çevirinin tamamlanması ve arama raporlarının gönderilmesinin ardından başvuru esasa ilişkin hükümler bakımından incelenmeye alınır.

 

HANGİ İŞARETLER CTM OLARAK TESCİL EDİLEBİLİR?

 

40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 4 üncü maddesinde hangi işaretlerin marka olabileceği belirtilmiştir. Bu hüküm, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun hükmünde Kararname’nin 5 inci maddesinde yer alan ifadenin hemen hemen aynısıdır. Hükme göre, bir işaret aşağıdaki iki koşulu yerine getirirse marka olabilir:

 

  • Grafik gösterimi mümkün ise,
  • İşaret bir işletmenin mallarının / hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından / hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlayabiliyor ise.

 

Bu şartları yerine getirebilen işaretler CTM’i oluşturabilecek işaretler arasında yer alır. Bir işaretin grafik gösterimi mümkün değilse, o işaretin marka olması mümkün değildir (Örneğin, OHIM koku markalarını grafik gösterimi mümkün olmadığı için şu anda tescil etmemektedir; ancak herhangi bir teknoloji yardımıyla koku markalarının grafik gösterimi mümkün hale getirilirse bu işaretler de marka olabilecektir.).

 

4 üncü maddede belirtilen genel ilke çerçevesinde özellikle aşağıdaki sayılan işaretler CTM olabilir:

 

  • Kelime markaları (harfler, rakamlar, bunların kombinasyonları).
  • Şekiller.
  • Şekil – kelime kombinasyonları.
  • Renkler ve renk kombinasyonları.
  • Üç boyutlu markalar.
  • Ses markaları.

 

Bu işaretler, CTM olabilecek işaretler olarak kabul edilmektedir; ancak bu husus söz konusu işaretlerden oluşan başvuruların koşulsuz olarak tescil edilecekleri anlamına gelmez. OHIM, CTM olma niteliğine sahip her markayı öncelikle 40/94 sayılı Tüzüğün 7 nci maddesinde yer alan mutlak ret nedenlerine göre incelemektedir.

 

40/94 SAYILI TOPLULUK MARKA TÜZÜĞÜNE GÖRE MUTLAK RET NEDENLERİ

 

CTM başvuruları, OHIM uzmanları tarafından öncelikle 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde belirtilmiş mutlak ret nedenlerine göre incelenir. İnceleme sonucu tamamen kabul, tamamen ret ya da kısmen kabul (başvuru kapsamındaki malların/hizmetlerin bir kısmı bakımından kabul [doğal olarak diğer kısım kısmen reddedilecektir]) yönünde olabilir.

 

40/94 sayılı Tüzük’te aşağıdaki durumlar mutlak ret nedenleri olarak sayılmıştır:

 

  • Marka olamayacak işaretler reddedilecektir.
  • Hiçbir ayırt edici niteliğe sahip olmayan markalar reddedilecektir.
  • Ticaret alanında tür, kalite, nitelik, amaç, miktar, değer, coğrafi kaynak belirten, malların üretildiği veya hizmetlerin sağlandığı zamanı gösteren veya malların veya hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret veya adlandırmalardan münhasıran oluşan markalar reddedilecektir.
  • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilecek işaret ve adlandırmalardan münhasıran oluşan markalar reddedilecektir.
  • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar reddedilecektir.
  • Malın veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek markalar reddedilecektir.
  • Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şekilden veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan şekilden veya mala asli değerini veren şekilden oluşan markalar reddedilecektir.
  • Paris Sözleşmesi’nin 6 ncı maddesine göre koruma altında olan ve yetkili merciler tarafından kullanımına izin verilmemiş markalar reddedilecektir.
  • Şarapları veya sert alkollü içecekleri kapsayan markalar bakımından; coğrafi işaret olan bir ibareyi içeren veya coğrafi işaret olan bir ibareden oluşan, ancak söz konusu coğrafi yöre ile bağlantısı bulunmayan markalar reddedilecektir.
  • 2081/92 sayılı Topluluk Tüzüğü uyarınca tescil edilmiş coğrafi işaretleri içeren veya coğrafi işaretten oluşan markalar reddedilecektir (coğrafi işaretle aynı cins ürün için yapılan başvurular bakımından).

 

OHIM inceleme biriminde görevli uzmanlar her CTM başvurusunu yukarıda belirtilen mutlak ret nedenleri çerçevesinde inceler. Reddi uygun bulunan başvurular kısmen veya tamamen reddedilir. Ret kararı ülkelerin bir kısmını kapsayacak biçimde kısmen verilemez. Yani, CTM başvurusuna ilişkin karar ülke ayırımı gözetilmeksizin tek bir karardır.

 

Ayırt edici nitelikte bulunmayan, tanımlayıcı veya ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir nitelikte bulunan markalar bakımından verilen ret kararları; eğer başvuru sahibi redde konu mallara/hizmetlere ilişkin olarak kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını ispatlarsa kaldırılabilir.

 

Mutlak ret nedenlerine göre yapılan inceleme sonucu tamamen veya kısmen kabul edilen CTM başvuruları CTM Bülteni’nde ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başlayan 3 aylık süre içerisinde önceki hak sahiplerinin ilana karşı itiraz etme hakları bulunmaktadır.

 

CTM’in ilanına karşı itiraz edilmesi durumunda başvuru 40/94 sayılı Tüzüğün 8 inci maddesinde yer alan nispi ret nedenleri çerçevesinde incelenir.

 

40/94 SAYILI TOPLULUK MARKA TÜZÜĞÜNE GÖRE NİSPİ RET NEDENLERİ

 

Daha öncede bahsedildiği üzere, OHIM üçüncü kişilerin önceki hakları bakımından incelemeyi resen değil itiraz üzerine yapmaktadır. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen Türk marka tescil sistemi ile Topluluk marka tescil sistemi arasındaki en belirgin farklılıklardan başlıcası bu noktadadır. Tekrar altı çizilmesi gereken nokta, aynı veya aynı tür (benzer) mallar / hizmetler için önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer başvuruların resen reddini öngören Türk marka tescil sisteminin de 2008/95 sayılı Direktif ve öncülü 89/104 sayılı Direktif ile çerçevesi çizilen AB müktesebatına uygun olduğudur. Türkiye yukarıdaki belirtilen içerikteki nispi ret nedenini resen incelemeyi seçmiş iken, 40/94 sayılı tüzük çerçevesinde OHIM açısından kabul edilen düzen üçüncü kişilerin haklarıyla ilgili her türlü nispi ret nedeninin itiraz üzerine incelenmesidir.

 

CTM Bülteni’nde ilanın ardından geçen 3 aylık süre içerisinde, önceki hak sahibi olduğunu iddia eden üçüncü kişiler başvurunun ilanına karşı itiraz edebilirler.

 

Aşağıda sayılan hususlar itiraza gerekçe gösterilebilecek önceki hakları oluşturur:

 

  • Önceden tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış CTM (ler).
  • Herhangi bir üye ülkede önceden tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış ulusal marka (lar).
  • Madrid Antlaşması veya Protokolü çerçevesinde herhangi bir üye ülkede geçerli uluslararası tescil (ler).
  • Tescilli olmamasına rağmen eskiye dayalı olarak herhangi bir üye ülkede kullanılan marka (lar).
  • Herhangi bir üye ülkede tanınmış olan marka (lar).

 

40/94 sayılı Tüzüğün 8 inci maddesinde önceki haklar göz önüne alınarak itiraz üzerine değerlendirilecek nispi ret nedenleri aşağıda belirtilmiştir:

 

  • CTM önceden tescilli ya da başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve CTM kapsamındaki mallar / hizmetler önceki marka kapsamındaki mallar / hizmetler ile aynı ise.
  • CTM’in önceden tescilli veya başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer olmasından ve CTM’in ve önceki markanın kapsadığı malların / hizmetlerin aynı veya benzer olmasından dolayı, halkın bir bölümünde önceki marka ile ilişkilendirme olasılığı dahil karıştırma olasılığı ortaya çıkabilecek ise.
  • CTM önceki marka ile aynı veya benzer olmasına rağmen önceki markanın kapsadığı mallar / hizmetler ile benzer olmayan malları / hizmetleri kapsıyorsa, ancak önceki marka Topluluk’ta veya tescilli olduğu üye ülkede üne sahipse (bilinir, tanınmış bir marka ise) ve başvurusu yapılan CTM’in kullanımı üne sahip önceki markanın itibarından, bilinirliğinden haksız kazanç sağlanmasına yol açabilecekse veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya itibarına zarar verebilecek ise.
  • CTM başvurusu asıl sahibin bilgisi dışında vekil veya temsilci tarafından yapılmış ise.
  • CTM başvurusunun, tescilli olmamasına rağmen önceden başka birisi tarafından eskiye dayalı olarak marka olarak kullanımı mevcut ise.

 

OHIM itiraz uzmanları nispi ret nedenleri kapsamında önceki haklara dayalı olarak yapılan itirazları haklı bulurlar ise, CTM başvurusu tamamen veya kısmen reddedilir.

 

OHIM KARARLARINA KARŞI İTİRAZ

 

OHIM uzmanlarının mutlak veya nispi ret nedenleri çerçevesinde verdikleri ret kararlara karşı, ret kararının bildirilmesini takip eden 2 aylık süre içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar OHIM’in Temyiz Kurulu (Board of Appeal) tarafından incelenir. Temyiz Kurulu tarafından verilen kararlar OHIM’in nihai kararları niteliğindedir. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır ve itiraz merci Avrupa Adalet Divanı’dır. OHIM nihai kararlarına karşı yapılan itirazlar ilk olarak Avrupa Adalet Divanı’nın İlk Derece Mahkemesi’nce (Court of First Instance) değerlendirilir.

 

TESCİL PROSEDÜRÜ

 

CTM Bülteni’nde ilan edilen, ilanına karşı itiraz edilmeyen veya hakkında yapılan itiraz reddedilen CTM başvuruları tescil aşamasına gelir. Tescil işleminin yapılabilmesi için başvuru sahibinin tescil ücretini ödemesi gerekmektedir. Tescil ücretinin ödenmesinin ardından CTM başvurusu tescil edilerek Sicil’e kaydedilir ve tescil işlemi CTM Bülteni’nde ilan edilir.

 

Tescilli CTM’den kaynaklanan ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilecek haklar, tescilin CTM Bülteni’nde ilan edildiği tarih itibarıyla başlar. Markanın kullanılmasının zorunlu olduğu 5 yıllık periyot ise CTM’in tescil tarihi itibarıyla başlamaktadır.

 

 

(ALINTI VEYA ATIFLARINIZI LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK YAPINIZ. BU METİN, ÖNDER EROL ÜNSAL TARAFINDAN YAZILMIŞ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ SINAİ HAKLAR UYGULAMA MERKEZİ (FİSAUM)’NCE DÜZENLENEN SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KONULU SERTİFİKA PROGRAMI BÜNYESİNDE 27/03/2009 TARİHİNDE DERS NOTU OLARAK SUNULMUŞTUR.)

 

Topluluk Marka Hukuku

2008/95 SAYILI MARKA KANUNLARININ UYUMLULAŞTIRILMASI AMAÇLI AB DİREKTİFİ

 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka kanunlarının uyumlulaştırılması amaçlı 89/104 sayılı Direktif 1989 yılında kabul edilmiştir. 89/104 sayılı Direktifin yerine geçen 2008 tarihli 2008/95 sayılı Direktifte 89/104 sayılı Direktifle getirilen ana sistem korunmuş, bazı maddelerde değişiklikler yapılmıştır.

 

Üye ülkelerin marka kanunlarının tamamen aynı hale getirmek Direktifin amacı değildir. Direktifle getirilen düzenlemelerle güdülen amaç, marka mevzuatlarında yer alıp, iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyen hükümlerin uyumlu hale getirilmesidir (bkz. Direktifin giriş bölümü).

 

Bu amaç çerçevesinde, Direktif içerik bakımından ana hükümleri düzenleyecek, daha doğru deyişle genel esasları belirleyecek şekilde sınırlı tutulmuştur. Örneğin, üye ülkelerin mevzuatlarında yer verebilecekleri marka başvurusu ret nedenlerinin bir bölümü, kanunlarda mutlak yer alacak şekilde zorunlu tutulmuş (söz konusu ret nedenleri üye ülkelerin tamamı bakımından zorunlu olarak kanunlarında yer alacaktır), bir kısmı ise ret nedeni olarak tercihen seçilebilecek hükümler olarak belirlenmiştir (bu nitelikteki ret nedenlerini üye ülkeler kanunlarına ekleyebilirler ya da tercihe bağlı olarak eklemeyebilirler). Dolayısıyla, bir üye ülke zorunlu ret nedenlerine mevzuatında yer vermek yükümlülüğündedir; tercihen benimsenebilecek ret nedenlerinin bir kısmına veya tamamına mevzuatında yer verebilir ya da tercihi ret nedenlerinin hiç birisini mevzuatı kapsamına almayabilir.

 

Direktif, Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi hükümleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır ve Sözleşme ile tamamen uyumludur. Kaldı ki, AB üyesi ülkelerin tamamı da Paris Sözleşmesi’ne taraftır.

 

Direktif; başvuru, tescil usulleri ve diğer prosedürel konulara ilişkin hiçbir düzenleme getirmemektedir. Temel amaç belirtildiği üzere iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyecek esasa ilişkin konularda marka korumasının ana çatısının kurulmasıdır. Ana çatı tüm üye ülkeler bakımından uyumlu olarak kurulduktan sonra, usül, prosedür veya diğer konulardaki düzenlemeleri belirlemekte üye ülkelerin kendi yapılanmaları, tercihleri belirleyici olacaktır.

 

Türk marka koruması sistemini düzenleyen temel metin olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlanırken Paris Sözleşmesi, TRIPs Antlaşması gibi bağlayıcı nitelikteki uluslararası sözleşmelerin yanı sıra 89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi de esas alınmıştır. Bu çerçevede, 556 sayılı KHK özelinde Türk marka koruması sistemi, AB’nin 89/104 sayılı Direktif’le ön gördüğü ana çatıya uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, mevcut marka mevzuatımızın konu hakkındaki AB müktesebatı ile uyumlu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

 

89/104 sayılı Direktifin kabul edilmesinin ardından üye ülkelere mevzuatlarını uyumlu hale getirmeleri için 2 yıl süre verilmiştir. Günümüze kadar geçen süre içerisinde Topluluk Marka Ofisi kurulmuş, Marka Kanunu Antlaşması, Madrid Protokolü, TRIPs Antlaşması kabul edilmiş, AB uluslararası (uluslarüstü) bir örgütlenme olarak Madrid Protokolüne dahil olmuştur. AB üyesi ülkelerin neredeyse tamamı aynı zamanda yukarıda sayılı bulunan uluslararası antlaşmaların tarafıdır. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yürütülen çalışmaların sonucu olarak kabul edilen Marka Kanunu Antlaşması (TLT), taraf ülkelerde marka tescili konusundaki prosedürel, başvuru yapılmasına ilişkin işlemleri, devir, unvan değişikliği, düzeltme,vb. tarzdaki işlemleri uyumlu hale getirmiştir. Yukarıda da bahsedildiği üzere AB üyesi ülkelerin çoğu ve Türkiye TLT’ye de taraftır. Prosedürel kural ve işlemlerin TLT ile uyumlu hale getirilmesinden sonraki adım muhtemelen marka kanunların esasa ilişkin hükümler bakımından aynılaştırılması amaçlı yeni bir uluslararası antlaşma olacaktır ki, bu yönde bir eğilim WIPO çalışmalarında hissedilmeye başlanılmıştır.

 

2008/95 SAYILI DİREKTİF KAPSAMINDAKİ DÜZENLEME

 

Madde 1 – Kapsam: Direktifin üye ülkelerde ticaret/hizmet markası ortak marka, garanti veya sertifika markası olarak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markalara uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Madde 2 – Markayı oluşturabilecek işaretler: Bu madde ile markayı oluşturabilecek işaretler tanımlanmıştır. Maddede yapılan tanım 556 sayılı KHK’nın 5 inci maddesinde yer alan tanım ile içerik bakımından hemen hemen aynıdır. (556 sayılı KHK Madde 5 birinci fıkra: Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.)

 

Madde 3 – Ret veya Hükümsüzlük Nedenleri: Bu maddede üye ülkelerin mevzuatlarında yer vermeleri zorunlu olan ya da tercihen yer verebilecekleri (mutlak) ret nedenleri belirtilmiştir.

 

a) Üye ülkelerin yer verilmesi zorunlu olan ret / hükümsüzlük nedenleri:

 

–         Marka olamayacak işaretler tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(a) bendi)

–         Hiçbir ayırt edici niteliğe sahip olmayan markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(a) bendi)

–         Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran içeren markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(c) bendi)

–         Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran içeren markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(d) bendi)

–         Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(e) bendi)

–         Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(k) bendi)

–         Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynığı gibi konularda halkı yanıltacak markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(f) bendi)

–         Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilmesi gerekli markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(g) bendi)

 

b) Üye ülkelerin mevzuatlarında tercihen yer verebilecekleri (mutlak) ret nedenleri:

 

–         Üye ülkelerin veya topluluğun marka kanunu dışında kalan diğer kanunlarına göre kullanımı yasaklanabilecek markalar.

–         Sembolik değeri yüksek işaretleri içeren markalar, özellikle dini sembolleri içeren markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(j) bendi)

–         Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, kamuyu ilgilendiren ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği armaları, amblemleri veya nişanları içeren markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(h) bendi)

–         Kötü niyetle yapılmış tescil başvuruları.

 

Madde 4 – Önceki haklarla çatışma olması durumundaki ret / hükümsüzlük nedenleri (Nispi ret nedenleri):

 

Mutlak ret nedeni / Nispi ret nedeni konusundaki ayırım ve genel yanlış algılama hakkında açıklama:

 

Mutlak Ret Nedeni: Mutlak ret nedeni başvurusu yapılan ibarenin/şeklin kendisinden (anlam, görünüm, vs.) kaynaklanan ret nedenidir. Ofis tarafından resen incelenecek ret nedeni anlamına gelmez.

 

Nispi Ret Nedeni: Başvurusu yapılan ibarenin/şeklin üçüncü kişilerin önceki haklarıyla çatışması durumunda ortaya çıkan ret nedenidir. İtiraz üzerine incelenecek ret nedeni anlamına gelmez.

 

Genel Yanlış Algılama / Bilgi: Türkiye’de akademide, literatürde yer edinmiş önemli bir yanlış bilgi söz konusudur. Mutlak ret nedenleri Ofis tarafından resen incelenecek ret nedenleri olarak algılanmakta, nispi ret nedenleri ise itiraz üzerine incelenecek ret nedenleri olarak değerlendirilmektedir. Bu bilgi kökten yanlıştır. Marka ofisleri, nispi ret nedenlerini resen, itiraz üzerine ya da hem resen hem de itiraz üzerine iki aşamalı olarak inceleyebilir. Nispi ret nedenleri bakımından önemli olan husus, başvurusu yapılan ibarenin veya şeklin üçüncü kişilerin önceki haklarıyla çatışma içerisinde olması durumudur. Mutlak ret nedenlerinde ise değerlendirmede esas olan ibarenin kendisinden kaynaklanan ret durumudur, mutlak ret nedenleri üçüncü kişilerin önceki haklarıyla bir çatışma olması durumunu kapsamaz.

 

Yanlış Algılama / Bilginin Gerekçesi: Yanlış bilginin gerekçesi 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesi için seçilen başlıkla maddenin içeriği arasındaki uyumsuzluktur. 7 nci madde “mutlak ret nedenleri” başlığını taşımasına rağmen 7/1-(b) bendi önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla aynı tür malları/hizmetleri kapsayan aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların reddedileceği hükmünü içermektedir. Dolayısıyla 7/1-(b) bendinde sayılan hal üçüncü kişilerin önceki haklarıyla çatışmayı içeren bir durumdur ve nispi bir ret nedenidir. Ancak, 7/1-(b) bendi nispi bir ret nedeni olmasına rağmen mutlak ret nedenleri başlığını taşıyan 7 nci madde kapsamındadır. Bu durumun yol açtığı sonuç ise, mutlak ret nedeni teriminin gerçek anlamını yitirerek resen incelenen ret nedenleri olarak algılanması ve nispi ret nedenlerinin de gerçek anlamını kaybederek itiraz üzerine incelenen ret nedenleri gibi bir anlam kazanmasıdır. Kazanılan bu anlamlar yanlıştır, ancak bu yanlışlık KHK’dan kaynaklanarak akademik metinler dahil birçok kaynağa yansımış durumdadır. Bahsedilen yanlışlık yeni Marka Kanunu Tasarısında düzeltilmiş ve yanlış başlıklar terk edilmiştir.

 

208/95 sayılı Direktif ve bu Direktifin öncülü 89/104 sayılı Direktif giriş bölümünde açık olarak Ofislerin ret / hükümsüzlük nedenlerini resen ya da itiraz üzerine inceleme konusunda serbest bırakmıştır. Dolayısıyla AB üyesi ülkelerden dileyenler, örn. önceki markalarla benzerlik halindeki ret durumunu resen inceleyecek, dileyen ülkeler ise bu hususu yalnızca itiraz üzerine inceleyecektir. İskandinav ülkelerinin tamamı, Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunluğu ve bazı diğer ülkeler önceden tescilli veya başvurusu yapılmış benzer markaların varlığı durumunu bir ret gerekçesi olarak resen incelemektedir (556 sayılı KHK 7/1-(b) bendindeki durum); Almanya, İspanya, Topluluk Marka Ofisi ve diğer bazı üye ülkeler ise bu ret halini yalnızca yayıma itiraz durumunda incelemektedir.

 

Direktifin 4 üncü maddesinde yer alan ret nedenleri 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin (b), (ı) bentlerinde ve 8 inci maddesinde bulunmaktadır.

 

Direktifin 3 üncü ve 4 üncü maddelerinin aynı zamanda hükümsüzlük nedenleri olarak düzenlendiği göz önüne alındığında, hükümsüzlük nedenleri olarak karşılıkları 556 sayılı KHK’nın 42 nci maddesinde bulunmaktadır.

 

Madde 5 – Markanın Sağladığı Haklar:

 

Direktifin 5 inci maddesi markanın tescil edilmesi halinde sahibine sağladığı münhasır hakları, hak sahibinin rızası olmadan ticari kullanım halinde verilen yasaklama haklarını ve yasaklamaya konu olabilecek durumları düzenlemektedir.

 

Paralel hükümler, 556 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir.

(556 sayılı KHK “Madde 9- Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:

a)Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,
b)Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi  bir işaretin kullanılması,        

c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle, tescilli markanın itibarından  dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.
Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:

a)İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması,    

b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması,  teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması,

c) İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabii tutulması,     

 d)İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.         

e) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.”)

 

Madde 6 – Markanın Sağladığı Haklarda İstisnalar:

 

Direktifin 6 ncı maddesi markanın sahibine sağladığı haklardaki istisnaları düzenlemektedir. Buna göre, marka sahibi üçüncü kişilerin kendi isimlerini veya adreslerini kullanmalarını, mallarla / hizmetlerle ilgili olarak cins, çeşit, vasıf, vs. bildiren unsurların kullanımını, özellikle aksesuar veya yedek parça gibi mallar için malın veya hizmetin amacını, kullanım alanını belirtecek şekilde markanın kullanılmış olması durumunu engelleyemez. Ancak tüm durumlarda, üçüncü kişilerin kullanımı ticari yaşamın dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.

 

Direktifin 6 ncı maddesiyle paralel düzenleme 556 sayılı KHK’nın 12 inci maddesinde bulunmaktadır.

 

(556 sayılı KHK Madde 12Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.)

 

Madde 7 – Markanın Sağladığı Hakların Tüketilmesi:

 

Markalı bir malın sahibi tarafından veya sahibinin rızası ile üçüncü bir kişi tarafından topluluk sınırları içerisinde piyasaya sürülmesi durumunda, marka sahibi o mallara ilişkin olarak markasının kullanımını yasaklayamaz (mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır). Ancak, malların kalitesinin / niteliğinin değiştirilmesi veya bozulması gibi haklı nedenlerin varlığı durumunda marka sahibi kullanımı engelleme hakkını kullanabilir.

 

Görüldüğü üzere, Direktifle getirilen ilke “topluluk sınırları içerisinde piyasaya sürme” terimi doğrultusunda bölgesel tükenme ilkesidir. Türkiye ise ulusal tükenme prensibini uygulamaktadır. Henüz AB üyesi olmadığımız dikkate alındığında bu hususun Direktifle uyumsuz olmadığı tartışmasız derecede açıktır.

 

Direktifin 7 nci maddesiyle paralel düzenleme 556 sayılı KHK’nın 13 üncü maddesinde bulunmaktadır.

 

(556 sayılı KHK Madde 13Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır.

 

Marka sahibinin, birinci fıkra hükmüne girmesine rağmen, malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanmalarını önleme yetkisi vardır.)

 

Madde 8 – Lisans:

 

Direktifin lisansa ilişkin hükmünde yer alan düzenlemelerle paralel 556 sayılı KHK’nın 21 inci maddesinde bulunmaktadır.

 

Madde 9 – Ses Çıkarmama Sonucu Ortaya Çıkabilecek Hak Kaybı:

 

Üye bir ülkede önceden tescil edilmiş olan bir markanın sahibi, aynı ülkede sonradan tescil edilmiş bir markanın kullanımı konusunda, kullanımdan bilgisi olmasına rağmen birbirini takip eden 5 yıl boyunca sessiz kalmış ise önceden tescilli markası nedeniyle sonraki markayı hükümsüz kılma hakkını yitirir. Sonraki markanın tescilinin kötü niyetli bir başvuru sonucu gerçekleşmiş olması durumunda hak yitimi söz konusu olmaz.

 

Madde 10 – Markanın Kullanımı:

 

Direktifin 10 uncu maddesinde hangi durumların marka kullanımı sayılacağı belirtilmiştir. 556 sayılı KHK’nın 14 üncü maddesinde Direktif ile paralel hükümler bulunmaktadır.

 

(556 sayılı KHK Madde 14Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:

a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,

b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,

c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,

d) Markayı taşıyan malın ithalatı.)

 

Tescil prosedürünün tamamlanmasının ardından geçen 5 yıllık süre içerisinde marka sahibi markanın ciddi kullanımını gerçekleştirmemişse veya kullanım aralıksız olarak 5 yıl boyunca durdurulmuşsa, kullanmamanın geçerli nedeni yoksa, marka Direktifte belirtilen yaptırımlara (hükümsüzlük) konu olur.

 

(Paralel düzenleme 556 sayılı KHK 42 nci madde 1-(c) bendi:

Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:

c) 14 üncü maddeye aykırılık. (Ancak, 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz.)

 

Madde 11 – Markanın Kullanılmaması Durumunda Hukuki veya İdari Süreçlerdeki Yaptırımlar:

 

Bir marka önceden tescilli bir markanın varlığı nedeniyle, eğer önceki marka 10 uncu maddede düzenlenmiş kullanım şartlarını yerine getirmemişse hükümsüz kılınmayabilir.

 

Topluluk üyesi ülkeler, 10 uncu maddede belirtilen kullanım şartlarını yerine getirmemiş markaların, sonradan yapılmış marka başvurularına ilişkin ret gerekçesi olamayacağı şartını getirebilir.

 

Markanın tescil edildiği malların/hizmetlerin bir kısmı için kullanılıp bir kısmı için kullanılmaması durumunda, kullanımın sadece markanın kullanıldığı mallar/hizmetler bakımından gerçekleştiği kabul edilir.

 

Madde 12 – Hükümsüzlük nedenleri:

 

Bir marka tescil edildiği mallara veya hizmetlere ilişkin olarak kesintisiz 5 yıl süreyle kullanılmamışsa ve kullanmamaya ilişkin makul bir neden yoksa hükümsüz kılınabilir. (bkz. 556 sayılı KHK madde 42/1-(c) )

 

Hükümsüzlük sonucuna yol açan diğer durumlar ise aşağıda sayılmıştır:

 

– Marka, sahibinin eylemleri veya eylemsizliği nedeniyle tescil edildiği malın ya da hizmetin adı haline geldiyse.

– Marka, sahibinin kullanımı nedeniyle tescil edildiği mallar/hizmetler için nitelik, kalite veya coğrafi kaynak bakımından halkı yanıltabilecek hale geldiyse.

 

Paralel düzenleme 556 sayılı KHK’nın 42 nci maddesinin (d),(e) bentlerinde bulunmaktadır.

 

(556 sayılı KHK 42 nci madde 1-(d), (e) bendleri:

Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:

d) Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş ise,

e) Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise,)

 

Madde 13 – Malların veya hizmetlerin bir kısmı için hükümsüzlük veya ret 
Ret veya hükümsüzlük nedenleri markanın kapsadığı malların/hizmetlerin yalnızca bir kısmı bakımından ortaya çıkmışsa, ret veya hükümsüzlük işlemi yalnızca bu mallar/hizmetler bakımından söz konusu olacaktır.

 

14 üncü madde Topluluk Markalarında kıdem konusuna ilişkin özel bir düzenlemedir (feragat edilen veya süresinin dolması sonucu hükümden düşen önceki bir markanın topluluk markası olarak kıdeminin talep edilmesi durumuna ilişkin düzenleme).

 

Madde 15 – Ortak markalar, garanti markaları ve sertifika markaları ile ilgili özel düzenlemeler

 

89/104 numaralı Direktifte yer almayan ancak 2008 yılında kabul edilen 2008/95 sayılı Direktif kapsamında yer alan 15inci madde ortak markalar, garanti markaları ve sertifika markaları ile ilgili özel iki düzenleme getirmektedir.

 

Hükme göre; mevzuatları ortak markaların, garanti markalarının veya sertifika markalarının tesciline izin veren üye ülkeler, bu tip markaların işlevlerinin öyle gerektirdiği durumlarda bu markaların reddedilmesi, hükümsüz kılınması için 3üncü ve 12nci maddelerde belirtilen ret veya hükümsüzlük gerekçelerine ek gerekçeler öne sürebilirler.

 

3üncü madde hükmünde öngörülenin aksine malların veya hizmetlerin coğrafi kaynağını belirten işaretlerin ortak marka, garanti markası veya sertifika markası olarak tesciline üye ülkeler imkan sağlayabilir. Bununla birlikte, bu tip markalar sahiplerine üçüncü kişilerin bu markayı dürüstçe ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmalarını engelleme hakkı vermez; özellikle bu tip bir marka coğrafi bir ismi kullanma hakkı olan üçüncü kişilere karşı öne sürülemez.

 

NOT: Direktif toplam 19 maddeden oluşmaktadır. Kalan 4 madde idari hususlarla ilgili olduğundan çalışma kapsamı dahiline alınmamıştır.

 

 

(ALINTI VEYA ATIFLARINIZI LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK YAPINIZ. BU METİN, ÖNDER EROL ÜNSAL TARAFINDAN YAZILMIŞ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ SINAİ HAKLAR UYGULAMA MERKEZİ (FİSAUM)’NCE DÜZENLENEN SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KONULU SERTİFİKA PROGRAMI BÜNYESİNDE 24/03/2008 TARİHİNDE DERS NOTU OLARAK SUNULMUŞTUR.)