Etiket: dilan sıla kayalıca

Kitap Tanıtımı: “The Confusion Test in European Trade Mark Law”

Karıştırılma ihtimali, tahminimizce, gerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, gerekse Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde yapılan itirazların yüzde doksanından fazlasının dayanağını oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, karıştırılma ihtimali gerekçesine dayanmayan pek az itiraz yapılmaktadır. Dolayısıyla herkes hemfikir olacaktır ki, karıştırılma ihtimali argümanı, global anlamda marka hukukunun en temel oyuncularından biridir.

Marka hukuku aracılığıyla karıştırılmanın önlenmesinde hem marka sahiplerinin (yatırım ve marka değerinden haksız yarar sağlamaya çalışanlar karşısında), hem de kamunun (tüketicilerin hatalı satın alma kararı verme ihtimali karşısında) yararı vardır. Dolayısıyla aslında marka hukuku, çift yönlü bir korumaya hizmet etmektedir.

Ancak karıştırılma ihtimali kavramı, bu önemine rağmen, her zaman tam ve doğru anlaşılmayabilmektedir. Bu nedenle, itirazlarımızın neredeyse hepsine gerekçe yaptığımız bu argümanı tam olarak kavramanın önemine dikkat çekmek için, Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) akademisyenlerinden Dr. Ilanah Fhima ve Oxford Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Dev S. Gangjee tarafından 2019 yılında yazılan ve okuduğumuz günden bu yana bizim de başucu kitabımız haline gelen, “The Confusion Test in European Trade Mark Law” isimli kitabı bu yazıda sizlere kısaca tanıtmak istiyoruz.

Kitapta, karıştırılma ihtimalini neden marka hukukunun omurgası olarak nitelendirdiğimizden, yani karıştırılma ihtimalinin bir ihtilafta hangi sebeple ve ne şekilde belirleyici rol oynadığından bahsedildikten sonra karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde ele alınması gereken faktörler ile bu faktörleri özellikle Avrupa Birliği (“AB”) marka hukukunda ilk kez ve/veya açık olarak ortaya koyan kilit kararlar hakkında bilgi verilmektedir.

Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde ele alınması gereken faktörlerin başında markaların ve mal ve hizmetlerin benzerliği geldiğinden yazarlarca öncelikle markaların benzerliği konusunda detaylı bilgilendirme yapılmış ve markaların benzerliğinin, görsel, işitsel ve kavramsal bağlamda ne şekilde ele alınması gerektiği, adeta formülleştirilmiş bir şekilde, içinde herkesin aradığı nitelikte kararlara erişebileceği zengin emsal kararlarla anlatılmıştır. Markaların benzerliğinin incelenmesinde, özellikle bileşke markalara özel hazırlanan bölümün, markaların baskın unsurlarının belirlenmesi bakımından alışık olduğumuz inceleme yöntemlerinden farklılaştığını ve okuyucuya yeni bir perspektif kazandırdığını söyleyebiliriz. Esasen markaların benzerliği değerlendirmesindeki temel ilkelerden birisi global değerlendirme ilkesi olmakla birlikte, global değerlendirme, bileşke markadaki her bir unsurun benzerlik analizinde aynı öneme sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

Temel olarak AB marka hukuku ekseninde olmak üzere, farklı ülkelerden binlerce emsal mahkeme ve kurum kararının incelenmesi neticesinde hazırlanan bu kitapta, markanın unsurları

  • baskın unsurlar,
  • bağımsız ayırt edici karaktere sahip unsurlar ve
  • ihmal edilebilir/önemsiz unsurlar

olarak kategorileştirilmiş; bu üç halin sırasıyla kilit Matratzen, Medion ve Shaker kararlarında ne şekilde görüldüğü detaylıca işlenmiştir. Örneğin Medion kararında ABAD, önceki marka konumundaki “LIFE” markası (ki bu marka elektronik sektöründe oldukça ayırt edici görülmektedir) ile sonraki marka konumundaki “THOMSON LIFE” markası (Thomson sonraki marka sahibi şirketin unvanıdır) arasında, her ne kadar baskın unsurlar ortak olmasa da karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna varmış, ayırt edici bir tescilli markaya salt sonraki marka sahibinin şirket isminin eklenmesiyle karıştırılma ihtimalinden kaçınılamayacağını değerlendirmiştir.

Buna benzer şekilde, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesindeki ikinci en önemli faktör olan mal ve hizmet benzerliği konusunda da kitapta çok detaylı açıklamalara yer verilmiş ve mal ve hizmetler arasındaki benzerlik ilişkisinin hangi kriterler ele alınarak incelenebileceği hakkında çok çeşitli yönlendirmeler yapılarak okuyucuya daha derin bir bakış açısı sunulmuştur.

Genellikle ülkemizdeki uygulamada, markalar ve mal ve hizmetleri benzerse, karıştırılma ihtimali üçüncü ve müstakil bir koşul olarak ayrıca ele alınmak yerine bu iki faktörün gerçekleşmesinin sonucunda otomatik şekilde ortaya çıkan bir durum olarak kabul edilmektedir. Hâlbuki Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/1 maddesinde de öngörüldüğü üzere, karıştırılma ihtimali bu üç ayaklı incelemenin üçüncü ayağını oluşturmakta ve bu bağlamda karıştırılma ihtimalinin tespitinde markaların ve mal-hizmetlerin benzerliğinden ayrı olarak başkaca faktörlerin de ele alınması gerekmektedir. Kitap, markaların ve mal-hizmetlerin benzerliğinin dışında, karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde bütüncül değerlendirme yapılmasının önemini vurgulamakta ve karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken diğer faktörleri de tek tek ele almaktadır.

Örneğin,

  • ortalama tüketici algısı,
  • tüketicinin satın alma sürecinde gösterdiği özen ve dikkat düzeyi,
  • markalar veya işletmeler arasında bağlantı ihtimalinin olup olmadığı,
  • önceki markanın ayırt edicilik düzeyi, tanınmış marka olup olmadığı, zayıf marka olup olmadığı ve
  • sonraki markanın bir seri marka izlenimi yaratıp yaratmadığı

gibi faktörler yazarların detaylı olarak ele aldığı konular arasındadır. Bu faktörler sınırlı sayıda olmayıp, her somut olaya göre yeni bir faktörün ortaya çıkması söz konusu olabilir. Örneğin, ABAD’ın oldukça yakın tarihli “EUIPO / Lionel Andrés Messi Cuccittini – J.M.-E.V. e hijos SRL” kararında, Lionel Messi’nin şöhreti dikkate alınarak karara konu “MASSI” ve “MESSI” markalarının kavramsal farklılıklarının markalar arasındaki görsel ve işitsel benzerliklerin yarattığı etkiyi ortadan kaldıracağına kanaat getirilmiştir. Futbolcunun ününden yola çıkılarak verilen bu karar, sonraki markanın tanınmışlığının da karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde dikkat alınabilecek bir faktör olduğunu göstermektedir. 

Yaptığımız okumalarda, bu faktörleri incelerken, iç hukukumuzda da karşılık bulan birtakım konuları içselleştirme şansı yakaladık. Örneğin, karıştırılma ihtimali kapsamında çağrıştırma ihtimalinden söz edebilmemiz için ticari bir ilişkilendirmenin söz konusu olması gerektiği, salt “mere association” dediğimiz, sonraki markanın sadece ilk markayı akla getirmesine bağlı olarak ortaya çıkan basit ilişkilendirmenin ticari bir çağrıştırma yapmadığı sürece dikkate alınmayacağı, dolayısıyla tüketicinin zihnindeki bu basit ilişkilendirmenin karıştırılma ihtimalinin bir türevi olarak değil, sadece bunun kapsamını tanımlamak için yardımcı bir değerlendirme olduğu ve tek başına karıştırılma ihtimalinin varlığı için yeterli görülmediği hususunu daha net bir şekilde kavradık.

Benzer şekilde yazarlar, ilgili tüketici kitlesinin kim olduğu ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin hangi tüketici dikkate alınarak yapılacağı hakkında da faydalı bilgiler vermektedir. Örneğin, karşılaştırmaya konu markaların kapsamında yer alan mal ve hizmetlerin hem genel tüketiciyi hem de profesyonelleri hedef aldığı durumda karıştırılma ihtimalinin dikkat düzeyi daha düşük olan kitleye göre incelenmesi gerekmektedir, çünkü o kitle karıştırmaya daha yatkındır. Bu duruma somut olarak, “metal cilaları” malları üzerinde tescil edilmek istenen bir marka örnek gösterilebilir. Marka tarafından kapsanan “metal cilaları” malları hem sıradan tüketiciye hem de uzmanlaşmış kişilere hitap eden mallardandır, dolayısıyla burada sıradan tüketicinin dikkat seviyesi dikkate alınacaktır. Öte yandan, böyle bir durumda, markalardan herhangi birinin kapsamındaki emtialar dar ifade edilmişse, inceleme kesişen tüketici kitlesi dikkate alınarak yapılacaktır. Örneğin, A markasının kapsamında “metal cilaları”, B markasının kapsamında “metal işleme sanayisinde kullanılan cilalar” yer aldığını farz ettiğimizde, B markasının kapsamındaki emtianın dar bir ifadeyle belirtildiği ve sadece uzmanlaşmış tüketiciye yönelik olduğu görülmektedir. Bu durumda, her iki markanın emtiaları bakımından kesişen tüketicinin uzmanlaşmış tüketici olması sebebiyle, incelemenin de sadece taraf markaları kapsamında örtüşen bu uzmanlaşmış tüketici kitlesi dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Kitapta, yine oldukça yol gösterici şekilde, sicile dayalı olan nispi ret nedenleri bakımından yapılan karıştırılma ihtimali değerlendirmesi ile fiili kullanımların konu olduğu tecavüz davası söz konusu olduğunda yapılan değerlendirmenin farklılıklarına yer verilmiştir. Bu hususta, nispi ret nedenleri bakımından yapılan değerlendirmenin daha soyut olduğu, çünkü burada değerlendirmenin kâğıt üzerinden, yani markaların kapsamlarındaki mal ve hizmetler üzerinden ve bunların kullanılabileceği tüm senaryolar göz önünde bulundurularak yapıldığı; tecavüz davasında ise, ortada belli bir kullanımın söz konusu olduğu ve incelemenin de sonraki markanın doğrudan kullanıldığı mal ve hizmetler üzerinden bunlarla sınırlı olarak yapıldığı ve bu incelemede ayrıca davalının markayı kullanmaktaki amacının da dikkate alındığı belirtilmiştir. Bu sebeple tecavüz incelemesi daha somut bir inceleme olmaktadır. Tecavüz incelemesi yapılırken fiili durumun dikkate alındığına dair “Specsavers International and Ors v Asda Stores Ltd.” emsal kararı not ettiğimiz ve benzer olaylarda referans aldığımız bir karar olmuştur. Örneğin bu kararda, önceki marka sahibinin tescili siyah beyaz olduğu halde marka sahibi markayı yeşilin bir tonunda kullanmaktadır. Davalı da benzer yeşil rengini kullanmaktadır. ABAD bu kararda önceki kullanıcının işareti kullanma şeklinin tecavüz iddiasını güçlendireceğine hükmetmiş ve marka sahibinin fiili kullanımlarını sonraki markaya dair yapılan tecavüz incelemesinde karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde dikkate almıştır. Karara konu marka görsellerine aşağıda yer verilmektedir.

Ayrıca, karıştırılma ihtimali iddiaları kapsamında çokça ileri sürdüğümüz seri marka iddiasına da kitapta bir açıklık getirilmiştir. Fhima ve Gangjee, AB marka hukukunda seri marka algısının iddia edilebilmesi için aranan gereksinimlerden bahsetmiştir. Örneğin, sonraki tarihli markanın önceki markanın serisi niteliğinde kabul edilebilmesi için, itirazın en az üç adet olmak üzere itiraz eden adına tescilli seri markaların tamamına dayandırılması ve bu markaların tümünün halihazırda kullanımda olması aranmaktadır. Yazarlar, kullanımın aranmasının sebebinin ise, bu markaları piyasada görmeyen bir tüketicinin sonraki markayı bu marka ailesinin devamı sanmasının imkânsız olduğu fikrine dayandığını belirtmiştir.

Hepimizin bildiği üzere, karıştırmanın genel olarak satın alma esnasında doğduğu kabul edilmektedir. Kitap, satış öncesi ve satış sonrası karıştırılma ihtimali gibi karıştırılma ihtimalinin zamanlaması hakkında da detaylı açıklamalar içermektedir. Örneğin, satış öncesi karıştırma konusunda kitapta yer verilen “BP Amoco Plc v John Kelly Ltd” kararının oldukça yol gösterici olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki görsellerden de görüleceği üzere, davalının TOP markası altında gerçekleştirdiği istasyon kullanımları BP benzin istasyonunun kullanımlarıyla benzer şekilde yeşil renktedir. Yapılan değerlendirmede ABAD, tüketicilerin, benzin almak için ana yoldan sapma kararını verdiği anda; uzaktan koyu yeşil rengi göreceklerini ancak davalının “TOP” markasını göremeyeceklerini ve yaklaşmakta olduğu istasyonu, davacıya ait bir istasyon olarak düşüneceklerini, istasyona vardıklarında farklı ticari kaynağa ait olduğunu anlayacak olsalar da tekrar anayola geri dönemeyeceklerini ve satın alma işlemini bu istasyonda tamamlayacaklarını ifade ederek karıştırılma ihtimalinin gerçekleşeceğini belirtmiştir. ABAD söz konusu kararda, satış öncesi karıştırmayı ayrı bir karıştırma türü olarak değerlendirmese de bunu karıştırma ihtimalinin ortaya çıkmasında ön olgu olarak ele almıştır.

Yazarlar, karıştırılma ihtimalinin geleneksel markalar söz konusu olduğunda nasıl değerlendirileceğine ek olarak, renk ve ürün şekli gibi geleneksel olmayan markalar söz konusu olduğunda nasıl bir inceleme yapılması gerektiği konusuna da kitapta ayrıca değinmiş ve bu konuda da oldukça faydalı açıklamalara ve emsal kararlara yer vermiştir. Bu markaların söz konusu olduğu durumlarda, karıştırılma ihtimalinin varlığının tespitinde, ihtilafa konu renk ve ürün şekli gibi markaların ayırt edicilik niteliklerinin, tüketiciye sunum şekillerinin (ambalajın karıştırılma ihtimalini bertaraf etmesi gibi) ve en önemlisi de bu unsurların ticari kaynak belirtmek amacıyla kullanılıp kullanılmadığının belirleyici rol oynadığı belirtilmektedir. Örneğin, kitapta bu konunun anlatıldığı kısımda yer verilen “Langenscheidt v Rosetta Stone” kararı renkler bakımından karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde dikkate alınan kriterler hakkında iyi bir emsal teşkil etmektedir.

Sonuç olarak, yazımızda genel hatlarıyla tanıtmaya çalıştığımız bu kitap, karıştırılma ihtimali kavramını derinlemesine ele almakta ve karıştırılma ihtimalinin tespitinde ya da kitabın deyişiyle karıştırılma testinde etkili olabilecek faktörleri kapsamlı açıklamalar ve sayısız emsal kararla birlikte okuyucuya sunmakta; karıştırılma ihtimalinin markaların benzerliği ve mal-hizmet benzerliğinin otomatik sonucu olarak ortaya çıkan bir durum olmaktan ziyade, ayrı ve temel bir yapı olduğunu çok net ortaya koymaktadır. Bu sebeple, farklı ülke ve sistemlerden, özellikle de ülkemizde tüm uygulamacılar tarafından yakından takip edilen AB marka hukukundan binlerce kararın incelenip damıtılmasıyla ortaya konan ve yoğun bir emeğin ürünü olan bu kitabı, tüm ilgililerin incelemesini ve bu kitaptan adeta bir karıştırılma ihtimali rehberi olarak faydalanmasını temenni ederiz.

Kitaptaki Konu Başlıkları:

1: Introduction: The Likelihood of Confusion (Giriş: Karıştırılma İhtimali)
2: Similarity of Marks (Markaların Benzerliği)
3: Composite Marks (Bileşke Markalar)
4: Similarity of Goods (Malların Benzerliği)
5: Distinctiveness of the Marks (Markaların Ayırt Ediciliği)
6: Assessing Likelihood of Confusion (Karıştırılma İhtimalinin Değerlendirilmesi)
7: The Timing of Confusion (Karıştırmanın Zamanlaması)
8: Non-Traditional Marks and the Likelihood of Confusion (Geleneksel Olmayan Markalar ve Bunlara İlişkin Karıştırılma İhtimali)

Kitabı aşağıdaki bağlantıdan sipariş verebilirsiniz: https://www.amazon.co.uk/dp/0199674337/ref=pe_3187911_189395841_TE_dp_1

Güldeniz DOĞAN ALKAN – Dilan Sıla KAYALICA – Selin BİLİK

guldenizdogan@hotmail.com

Ocak 2021

Bir Kördüğüm ki İçim, Çözdükçe Dolaşıyor: Rubik Küpü

(Görsel https://www.rubiks.com/en-us/ internet sitesinden alınmıştır.)

Marka olarak tescil kabiliyeti olup olmadığı tartışması 15 yıldır süren ve gerçek bir kördüğüme dönen Rubik Küpü markası ile karşınızdayız bugün. Yazımızda, Rubik Küpü’nün geçmişinden biraz bahsedecek, konu hakkındaki Avrupa Birliği Ofis ve Mahkemelerince verilen kararları kronolojik olarak özetleyecek ve en sonunda da karardaki tartışmalı gördüğümüz hususlara değineceğiz.

Kim buldu bu Rubik Küpü?

Orijinal ürünün internet sitesindeki bilgiye göre Macar profesör Ernõ Rubik, mimarlık öğrencilerine üç boyut kavramını daha iyi anlatmak için, 1974 yılında Rubik Küpü’nün ilk prototipini ortaya koymuştur. Rubik’in kendisinin bile bulmacayı çözmesinin bir aydan fazla sürdüğü söylenmektedir. Rubik 1975 yılında bu sihirli küpün patentini alır ve 70’lerin sonlarına doğru özellikle Macaristan’da “Magic Cube” adıyla oldukça popüler olarak pazarlanır. O zamandan bu zamana şöhretini giderek arttırır ve tüm dünyaya yayılarak dizi ve filmlerde, reklam kampanyalarında, sergilerde, festivallerde, tekstil sektöründe adından söz ettirir. Aynı zamanda tüm zamanların en çok satan oyuncağına dönüşür. Öyle ki, Rubik Küpü’nü kim daha hızlı çözecek temalı yarışmalar düzenlenir ve rekorlar kırılır.

Uyuşmazlığın hikayesi

Seven Towns Ltd. adlı firma (sonradan Rubik’s Brand Limited olmuştur ve bu yazıda “Rubik’s Brand” olarak anılacaktır), 1 Nisan 1996’da, aşağıdaki markayı – o zamanki adıyla Office for Harmonisation in the Internal Market (“OHIM” ya da “Ofis” olarak anılacaktır) nezdinde – Topluluk markası olarak 28. sınıftaki “üç boyutlu bulmacalar” için tescil ettirmek üzere başvuruda bulunur ve başvuru 162784 sayı ile kayıt altına alınıp 6 Nisan 1999’da tescil edilir.

(Görsel karar içeriğinden alınmıştır.)

Ünlü oyuncak firması Simba Toys GmbH & Co. KG (bu yazıda “Simba Toys” olarak anılacaktır) 2006 yılında, işaretin marka olabilecek işaretlerden olmadığı, ayırt edicilikten yoksun olduğu, ticaret alanında malların özelliklerini gösterdiği, malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini içerdiği iddialarıyla bu markanın hükümsüzlüğünü talep eder. Bu hükümsüzlük talebi (o zamanki) OHIM nezdinde hem ilk, hem de ikinci aşamada haksız bulunur.

Ofis, 1 Eylül 2009 tarihli Temyiz Kurulu kararında, hükümsüzlük talebine konu işaretin:

  • Grafik olarak yeterince temsil edildiğini ve kübik ızgaralı yapısının bir işletmenin mallarını diğerlerininkinden ayırmak için yeterli olmaması için geçerli bir gerekçe olmadığını;
  • Sektörün geleneklerinden yeterince ayrıştığını, zira kübik ızgaralı şeklin üç boyutlu bulmacalar için alışılageldik bir norm olmadığını ve ilgili mallar bakımından kendiliğinden ayırt edici olarak görülmek için yeterli özellik gösterdiğini;
  • Önceden bilgi olmaksızın, salt işaretin tüketiciler tarafından bir üç boyutlu bulmacaya benzetilmeyeceğini;
  • Kübik ızgaralı yapının, herhangi bir işlevi olsa dahi böyle bir işleve işaret etmediğini; üç boyutlu bulmacalar için herhangi bir teknik avantaj ya da etki sağlayabileceği sonucuna varmanın imkânsız olduğunu; açıkça bir bulmaca şeklini içermediğinden ve işlevleri ile hareketleri gizlendiğinden, bu şeklin malın doğasından kaynaklandığının düşünülemeyeceğini; salt kübik ızgaralı yapının ilgili mallara asli değerini veren şekli içerdiğinin söylenemeyeceğini;

değerlendirmiştir.

Bunun üzerine markanın hükümsüzlüğünü isteyen Simba Toys dava yoluna gider. Simba Toys önceki iddialarıyla paralel olarak malın şekli teknik bir sonucun elde edilmesi için zorunlu olduğundan, malın doğasından kaynaklanan bir şekil olduğundan ve mala asli değerini veren şekil söz konusu olduğundan ve ayırt edicilikten yoksun olduğundan bu işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğini; ayrıca Ofis’in, hükümsüzlük taleplerini incelerken kendisine sunulan vakıa, delil ve iddialarla bağlı olması gerektiği prensibinin ihlal edildiğini ve bazı açılardan kararını yeterli derecede gerekçelendirmediğini ileri sürmektedir.

Genel Mahkeme, 25 Kasım 2014 tarihli ve T450/09 sayılı kararıyla, Simba Toys’un tüm iddialarını çürütür ve davasının reddine karar verir. Kararda özetle, markanın grafik gösterim şartının yerine getirildiği; işaretin ilgili sektörün normlarından yeterli derecede farklılaştığı ve bu sebeple kendiliğinden ayırt edici nitelikte olduğu; ortalama tüketicilerde – önceki bilgiye dayanmaksızın/aniden – üç boyutlu bulmacayı çağrıştırmayacağı; ürün şeklinde öne çıkan kübik ızgara yapısının herhangi bir işleve hizmet etmediği; kaldı ki sahip olabileceği işlevin de şeklin içine gizlenmiş olduğu ve işaretin grafik gösteriminde görünür olmadığı gerekçelerine değinilerek Ofis kararının yerinde olduğuna, bir diğer değişle Rubik küp markasının tescilinin geçerli olduğuna hükmedilmiştir.

Bu karar metninin tamamı işbu bağlantı üzerinden incelenebilir olup ayrıca Önder Erol Ünsal’ın, yine bu blogda yayımlanan 01 Aralık 2014 tarihli yazısında da detaylıca ele alınmıştır.

Simba Toys bunun üzerine Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (“ABAD” ya da “Divan”) başvuruda bulunur. Birinci Daire, Hukuk Sözcüsü Maciej Szpunar’ın görüşünü de dikkate alarak, 10.11.2016 tarihli ve C30/15 P sayılı kararında, uyuşmazlık hakkındaki tüm önceki kararlardan farklı bir rota çizerek Simba Toys’un hükümsüzlük talebini reddeden EUIPO ve Genel Mahkeme kararlarının iptaline karar verir.

Daire, Genel Mahkeme’nin söz konusu malların, yani üç boyutlu bulmacaların teknik işlevini tanımlamış ve işaretin temel özelliklerinin işlevini değerlendirirken bunu dikkate almış olması gerektiğini vurgulamıştır. Bir diğer deyişle Daire, işaretin grafik gösteriminde doğrudan görünür olmasa da, ilgili malın işlevine ilişkin olan diğer ek unsurların da analizde tamamen göz ardı edilemeyeceğini belirtmiştir. Nitekim Divan’ın önceki içtihadında da ortaya koyduğu üzere, bir şeklin yalnızca grafik gösterimi üzerinden, ilgili malların fiili özelliklerine dair ek bilgi kullanılmaksızın değerlendirilmesi de sağlıklı olmayacaktır.

Buna ek olarak Daire, Rubik’s Brand’in markasının mal ve hizmet listesinin genel olarak “üç boyutlu bulmacalar” olarak belirlenmiş olduğunu ve bulmacanın rotasyon kabiliyetiyle ilgili herhangi bir sınırlandırma ya da açıklama yapılmadığını; marka sahibinin tescil koruma kapsamını bu nedenle benzer şekle sahip üç boyutlu bulmacalara karşı – bunların herhangi bir işlevi ya da rotasyon kabiliyeti olmasa da – kullanabilecek şekilde genişletebileceğini, bunun ise tescil engellerinin amacıyla örtüşmeyeceğini belirtmiştir.

Bu karar üzerine Ofis (yeni adıyla European Union Intellectual Property Office, ya da “EUIPO”), uyuşmazlığı yeniden ele alır ve 19 Haziran 2017 tarihli kararıyla, teknik bir sonucu elde etmek için zaruri olan şekli içermesi nedeniyle Rubik küp markasının hükümsüzlüğüne karar verir.

Ofis bu kararında, ilk olarak hükümsüzlüğü istenen markanın grafik gösteriminde üç önemli özelliğin ön plana çıktığını belirler. Bunları; i) genel küp şekli, ii) siyah şeritler ve küpün tüm yüzeylerinde bulunan küçük kareler ve iii) küpün altı yüzündeki farklı renkler olarak tanımlar. Devamında ise bu üç temel özelliğin teknik sonuca ulaşmak için zorunlu olup olmadığı irdeler.

İncelemenin bu ikinci kısmında Ofis, küpün yüzeylerindeki siyah şeritlerin tek tek küçük küplerin birbirinden ayrılığını gösterdiğini ve böylelikle de ürünün rotasyon işlevini ortaya çıkardığını; ızgaralı yapının markada keyfi bir özellik olmayıp, küpleri birbirinden ayıran yatay ve dikey çizgilerin kesişmesi sebebiyle doğal olarak ortaya çıktığını; rotasyon kabiliyeti için küpler arasında fiziksel bir ayrımın mecburi olduğunu ve bu rotasyonun da aslında ürünün teknik işlevini yerine getirmesi için zaruri olduğunu; dolayısıyla siyah çizgilerin teknik sonucun elde edilmesi için gerekli olduğunu belirtmiştir.

Öte yandan genel küp şeklinin, ürünü oluşturan 3×3 düzeninde bulunan küplerin birleşiminden kaynaklı olarak doğal ve zorunlu bir sonuç olduğunu söylemiş; küpün altı yüzeyindeki farklı renkler içinse, her yüzeyin farklı renkte olmasının bulmacanın amacını gerçekleştirmesi için şart olduğunu değerlendirmiştir.

Bunun üzerine Rubik’s Brand temyiz yoluyla Genel Mahkeme’ye başvurarak Ofis kararının kaldırılmasını istemiştir. 24 Ekim 2019 tarihli T-601/17 sayılı kararıyla Sekizinci Daire, Rubik’s Brand’in başvurusunu reddetmiş ve markanın hükümsüz kılınması gerektiğine dair kararı teyit etmiştir.

Bu kararında Daire, ürünün altı yüzeyindeki farklı renklerin dava konusu markanın temel özelliklerinden olmadığını belirlese de, diğer iki temel özelliğin teknik işleve hizmet etmesi sebebiyle Ofis’in bu kısmen hatalı değerlendirmesini sonuca etkisiz bulur. Bir diğer deyişle Daire, ürünün rotasyon kabiliyetinden oluşan teknik sonucu elde etmek için, bu şeklin temel özelliklerinin gerekli olduğunu ve bu sebeple marka olarak tescil kabiliyeti olmadığını değerlendirmiştir.

Rubik’s Brand, Daire’nin 2019’da verdiği bu kararın kaldırılmasını talep etmişse de, Divan’ın temyiz başvurularının incelenip incelenemeyeceğine dair ön kararı veren birimi, 23 Nisan 2020 tarihli ve C-936/19 P sayılı kararıyla, Statute of the Court of Justice of the European Union madde 58a çerçevesinde Rubik’s Brand’in temyiz başvurusunun görülemeyeceği sonucuna varır. Böylelikle markanın hükümsüzlüğüne dair karar teyit edilir.

Tartışmalı konular

Karardaki tartışmalı olan hususlardan birisi, davaya konu edilen markanın bu görünüm şeklinin, tek başına teknik işlev için zorunlu şekli içerdiği saptamasının – işaretin sicilde görünen halinden çok fazla uzaklaşması ve gerçek ürünün niteliklerine çok fazla değer biçmesidir.

Gerçekten de yukarıdaki şeklin rotasyon kabiliyeti olduğu, işaretin grafik gösteriminden tek başına anlaşılmamakta, ancak bildiğimiz Rubik Küpü ürününün zihinde canlandırılması sonucunda varlığı idrak edilmektedir. Ancak bu işaret, aslında örneğin parçaların tek tek takılıp çıkarılmasıyla, ya da yatay ve dikey küp gruplarının birbirinden ayrılıp yerlerinin değiştirilmesiyle oynanan bir üç boyutlu bulmaca da olabilir. O halde teknik işlev için zorunlu olan bir şekilden yine de söz etmek mümkün olabilecek midir – sorusu tartışılabilir.

Yahut bu markanın mal listesinde “üç boyutlu bulmacalar” değil de sadece “bulmacalar” ya da “oyuncaklar” belirtilseydi, o halde de aynı teknik işlevden söz etmek mümkün olacak mıdır?

Buna ek olarak, çıkış noktası bu 3×3 küp şekli olsa da, zaman içinde hem bizzat Rubik’s Brand hem de diğer üreticiler tarafından küp şeklinde olmayan çok farklı ürünler üretilmiştir. Bunlarda ise genel küp şekli ile siyah şeritler ve küpün tüm yüzeylerinde bulunan küçük kareler, teknik sonuca ulaşmak için aslında zorunlu değildir.

 (Görsel şu internet sitesinden alınmıştır.)

Ayrıca siyah ızgaralı yapı, görsel olarak ön planda olsa da, aslında teknik çözüm için olmazsa olmaz bir unsur değildir.

Divan bu son iki konu hakkında, aslında küp harici başka geometrik şekillere sahip olan ya da üzerinde siyah çizgiler ve ızgaralı yapı bulunmayan ürünler bulunsa da, bunun somut olaydaki işaretin, teknik sonucu elde etmek için zorunlu şekli içerdiği gerçeğini ortadan kaldırmadığını belirtmektedir. 


Ofis ve Mahkemeler arasında farklı değerlendirmelere yol açan ve özünde bu uyuşmazlığa sebep olan, aslında karşı karşıya gelen ve birbirine ağır basmaya çalışan iki yarardır. Bir yanda, bu denli orijinal bir ürünü ortaya koyan ve yıllar boyu yoğun kullanım neticesinde onun tanınmışlığını daha da arttıran marka sahibinin hakları ve diğer yanda, rakip üreticilerin ve rekabetin fiyatları düşürmesi sebebiyle kazancı olan toplum yararı.

Üreticiler tarafından belli bir konu için üretilen teknik çözümün temel koruma aracı esasen patent yoluyla olacağından ve patent ile de yalnız süreli bir koruma sağlanacağından, bu süreli koruma sona erdikten sonra aynı ürünün (teknik çözüm getiren ürünün) marka ile süresiz bir şekilde korunmasına imkân verilmesi, o teknik çözüm üzerinde ilk üreticiye bir tekel hakkı sağlayacak ve üçüncü kişilerin bu teknik çözümü serbestçe kullanma imkânını elinden alacak, bu sebeple de kamu yararına aykırı düşecektir.

Ancak öte yandan, marka olarak tescili tartışmalı hale gelen bu işaretin aslında ticari olarak marka sahibini işaret ettiği ve marka işlevini fazlasıyla yerine getirdiği de bizce açıktır. Markası için bu şekilde yoğun AR-GE, yatırım, tanıtım ve pazarlama gerçekleştiren bir firmanın bu çabasının göz ardı edilmesi de, tahmin edeceğimiz üzere marka ve ürün sahipleri/geliştiricileri için motivasyon kaybına sebep olabilecektir – ki aslında uzun vadede bakıldığında, bu da serbest piyasada farklı ürünlerin geliştirilmesini ve dolayısıyla rekabeti zedeleyeceğinden bu da kamu yararına tam uygun düşen bir çözüm değildir.

İşte bu farklı açılardan bakıldığında, her iki tarafın da haklı iddiaları olduğunu ve aslında bunların bir şekilde dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Ancak karar her ne kadar genel olarak tartışmaya açık olsa da, Divan’ın konu ile ilgili kararlarına baktığımızda, örneğin ilk akla gelen Lego Juris ve Philips kararları gibi, markadaki şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verirken, incelemenin, markanın grafik gösteriminin dışına da çıkılabileceğinin artık oturmuş bir içtihada dönüştüğünü görüyoruz. Yine daha güncel Capri Sun ve Gömböc kararları da Divan’ın bu çizgisini koruyor. Dolayısıyla şimdilik, teknik işlevi olduğu iddia edilen önceki marka sahipleri için parlak bir tablonun olmadığını söyleyebiliriz.

Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Dilan Sıla KAYALICA

dilansilaaslan@gmail.com

Haziran 2020