Geçtiğimiz yıl, 4 Ocak’ta, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Birinci Temyiz Kurulu’nun 18 Mayıs 2020 tarihinde verdiği kararında, Tecnica Group S.p.a.’ya (“Tecnica”) ait “MOON BOOT” üç boyutlu şekil markasının artık marka işlevini haiz olmadığını değerlendirdiği ve markanın 25. sınıfta yer alan “ayak giysileri” kategorisinde hükümsüzlüğüne hükmettiği kararını incelemiştik[1].

Temyiz Kurulu’nun kararı, Tecnica tarafından Avrupa Birliği Genel Mahkemesi önüne taşındı ve Genel Mahkeme 19 Ocak 2022 tarihli ve T-483/20 sayılı kararı[2] ile Tecnica’nın tüm temyiz itirazlarını reddetti. Neticede Genel Mahkeme’nin, “İtiraz edilen markanın şekli, genellikle yüksek bir şafttan oluşan, hafif sentetik bir malzemeden imal edilen, tabanları ve bağcıkları olan, kayak sonrası botların ortak şeklini haizdir.” değerlendirmesine yer vererek, EUIPO Birinci Temyiz Kurulu’nun kararını aynen korumuştur. Böylece Tecnica’nın “MOON BOOT” şekil markası, ayakkabılar ve ilişkili mallarda hükümsüz kılınmaya bir adım daha yaklaştı.

UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ

Tecnica’ya ait olan ve “kayak sonrası botları” olarak piyasaya sürülen botlar, 2011 yılında 18, 20 ve 25. sınıflardaki mallar için EUIPO nezdinde tescil edilmişti. Zeitneu GmbH şirketi ise 2017 yılında ilgili markanın tescilli olduğu tüm sınıflar bakımından hükümsüzlüğü istemi ile EUIPO’ya başvuruda bulunmuştu.

Başvuru üzerine, ilgili üç boyutlu şekil markasının 25. sınıftaki ürünler bakımından ayırt edici özellik taşımadığı, 2011 yılı itibariyle benzer şekilde sentetik hafif materyallerden üretilen pek çok ürünün piyasaya sürüldüğü ve botun genel şeklinin “kayak sonrası botları” olarak tanımlanan diğer ayakkabılardan pek de bir farkının olmadığı gerekçeleri ile ilgili üç boyutlu şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verilmişti.

Karar, Tecnica tarafından Temyiz Kurulu’na taşınmış ve EUIPO Birinci Temyiz Kurulu, başvuruya konu üç boyutlu şekil markası olan “MOON BOOT” ürünlerinin benzerlerinin geçmişten günümüze kadar pek çok tanınmış marka tarafından üretilmiş olmasını, bu bot şeklinin ayırt edici bulunmaması gerekçelerinden biri olarak göstermiştir. Bu sebeple de “moon boot” ürünlerinin, genel nitelikte “L” harfi şeklinde olduğu, ayakkabının diğer özelliklerinin ise herhangi başka bir kayak sonrası botundan ayırt edilmesine yarayacak nitelikte olmadığını değerlendirmiştir.

Ayrıca botların ilk tasarımının üzerinden 40 yıl geçtikten sonra tescil ettirilmiş olması da Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmıştır. , Temyiz Kurulu, bu süreçte pek çok farklı araçlarla çeşitli pazarlama faaliyetlerinin yapıldığı ve bu pazarlama faaliyetlerinin hiç birinin markanın yaratıcısı ile ilişkilendirilemediği hatta markanın sahibinden çok daha ünlü markaların ilgili tasarımın pazarlamasını yaptığı hususları hükümsüzlük isteminin değerlendirilmesinde dikkate almıştır.  

Neticede “MOON BOOT” şekil markasının ayakkabı emtiaları için ayırt edici niteliği haiz olmadığı değerlendirilerek kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmişti.

GENEL MAHKEME’NİN DEĞERLENDİRMESİ

Yukarıda özetlediğimiz ve bir önceki yazımızın konusu olan Temyiz Kurulu kararı, Tecnica tarafından:

• Uyuşmazlığa konu üç boyutlu şekil markasına kullanım yoluyla kazandırılan ayırt ediciliğin ve tanınmışlık statüsünün ilgili kararda irdelenmediği,
• Venedik Mahkemeleri tarafından ilgili markanın ayırt edici karakteri ile ilgili yapılan değerlendirmelerin huzurdaki uyuşmazlıkta dikkate alınmadığı,
• Temyiz Kurulu’nun kararının gerekçesinin net olmadığı,
• Tecnica tarafından sunulan delillerin Temyiz Kurulunca incelenmediği, bu nedenle silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği,
• Nihayetinde uyuşmazlığa konu üç boyutlu markanın ayırt edici karakteri haiz bulunduğu,

gerekçeleri ile Genel Mahkeme önüne getirilmiştir. Genel Mahkeme, Tecnica’nın tüm itirazlarını reddettiği kararında, yaptığı incelemeler neticesinde aşağıdaki değerlendirmelere yer vermiştir.

Kullanım yoluyla ayırt edicilik ve tanınmışlık iddiaları bakımından

• İlgili üç boyutlu şekil markasının tanınmış olup olmadığının incelenmesinin, huzurdaki uyuşmazlığın ana konusu olan markanın ayırt edici niteliği haiz bulunup bulunmadığı incelemesine bir etkisi bulunmamaktadır.
• Öte yandan, Tecnica, EUIPO nezdindeki hükümsüzlük incelemesi sürecinde markasının kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı iddiasına dayanmamış ve bu hususu kanıtlayan bir delil de sunmamıştır. Bu nedenlerle, Tecnica’nın uyuşmazlık konusu üç boyutlu markanın tanınmışlığı ve bu markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiaları reddedilmiştir.

Venedik Mahkemeleri’nce verilen kararların incelenmesi bakımından

• Venedik Mahkemeleri kararlarında, itiraz edilen markanın geçerli olup olmadığı incelemesinde bulunulmadığı açıkça belirtilmektedir. Nitekim Venedik Mahkemeleri nezdindeki uyuşmazlık, Tecnica’nın markası ile diğer yanın ayakkabı tasarımı arasındaki karıştırılma ihtimaline ilişkindir. Bu incelemenin ise huzurdaki uyuşmazlıkla bir ilgisi bulunmamaktadır zira karıştırılma ihtimali incelemesi, markanın hükümsüzlüğü incelemesinden son derece farklı şartlarda yapılmaktadır.
• Bu doğrultuda, Venedik Mahkemeleri’nce verilen kararlarda, Tecnica’ya ait markanın ayırt edici karakteri haiz bulunduğu ve tanınmış olduğu değerlendirmeleri, huzurdaki uyuşmazlık için kesin nitelikte bulunmadığı gibi uyuşmazlık konusu markanın 200/2009 sayılı Tüzük’ün 7(1)(b) maddesi uyarınca hükümsüz kılınamayacağı sonucunu da doğurmamaktadır. Nitekim, Temyiz Kurulu da yukarıdaki değerlendirmeler ile paralel şekilde Venedik Mahkemeleri’nce verilen kararların huzurdaki uyuşmazlıkta esas alınamayacağını kararında belirtmiştir.

Uyuşmazlık konusu üç boyutlu markanın ayırt ediciliği haiz olup olmaması bakımından

• Bir üç boyutlu markanın ayırt edici karakteri haiz olduğu kararına, her olaya özgü niteliklere göre yapılacak inceleme neticesinde, ortalama tüketicinin ilgili şekli haiz ürünlerle sıklıkla karşılaştıklarının, ilgili şekli belirli bir ürünle ilişkilendirdiklerinin ispatı neticesinde varılabilecektir. Bu kapsamda bir üç boyutlu şeklin, marka olarak korunabilmesi için, sektördeki ilgili ürünlerin şeklinden ayırt edicilik kazanacak surette farklılaşması gerekmektedir.
• Temyiz Kurulu’nun da haklı şekilde tespit ettiği gibi, uyuşmazlığa konu markada tanımlanan özellikler, ürünün dekoratif ve teknik ayrıntılarını açıklayan ve sadece kayak sonrası botların görünümünün varyantlarını nitelendiren özelliklerdir. Ürünün tabanının kalınlığı ise teknik bir özellik olup yalnızca ürünün kar üzerinde yapışma kapasitesini belirlemektedir.
• Benzer şekilde, Temyiz Kurulu, bağcıkların ve botun gövdesi üzerindeki paralel şeritlerin konumunun ve ayrıca botun gövdesinin yüksekliğinin olağandışı olmadığı ve yalnızca ilgili ayakkabı şeklinin farklı bir çeşidini nitelendirdiğini de haklı surette tespit etmiştir.
• Bu nedenlerle, Temyiz Kurulu’nun, hem uyuşmazlık konusu markayı oluşturan unsurların tek tek ve hem de bir bütün olarak ilgili ayakkabı şeklini incelemesi neticesinde, bu şeklin ortalama tüketici tarafından yaygın surette kışlık botların ve kayak sonrası botların bir çeşidi olarak algılanacağını tespit etmesi ve bu suretle uyuşmazlık konusu markanın “ayakkabı” emtiaları bakımından ayırt edici olmadığını değerlendirmesi Genel Mahkeme tarafından uygun bulunmuştur.

Son olarak Genel Mahkeme, Tecnica’nın silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği hususundaki itirazlarını incelemiş ve somut olayda Temyiz Kurulu’nun hem Zeitneu GmbH hem de Tecnica tarafından sunulan delilleri incelemek suretiyle karar verdiğini, hatta Zeitneu GmbH tarafından sunulan bir takım delilleri de uyuşmazlıkla ilişkisi bulunmadığından incelemediğini kararında açıkça belirttiği ifade etmiş ve bu kapsamda da Tecnica’nın itirazlarını reddetmiştir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında Genel Mahkeme, Tecnica’nın üç boyutlu şekil markası için kısmen hükümsüzlük koşullarının oluştuğuna kanaat getirmiş ve Temyiz Kurulu’nun kararını yerinde bulmuştur.

SONUÇ

Neticede, Genel Mahkeme kararının, bir markanın ayırt ediciliği değerlendirilirken hangi faktörlerinin dikkate alınacağı ve bir markanın ayırt edici olduğunun nihai olarak kanıtlanmasında hangi delillerin yeterli olacağı ya da olmayacağı hususunda yol gösterici olduğunu değerlendirmekteyiz.

Yine bu karar, bir ürün şeklinin tanınmış olmasının özellikle üç boyutlu markalar bakımından başlı başına ayırt ediciliği kanıtlamaya yetmediği sonucuna ulaşması ve bir markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiası ile bir markanın ayırt edicilik vasfını haiz olduğu iddiası arasındaki nüansı da bizlere hatırlatması açısından oldukça önemlidir.

Son olarak, moda tasarımcılarının ürün şekillerini marka olarak koruma konusunda karşılaşabilecekleri zorlukları gösteren Genel Mahkeme kararı, Tecnica’nın “MOON BOOT” şeklini haiz ürünleri için İtalyan Mahkemeleri’nde görülen başkaca davalarda, bu bot şeklinin kendine has özellikleri bulunduğunu ve telif hukuku kapsamında korunması gerektiğini değerlendiren kararlar da olduğu dikkate alındığında[3], özellikle moda sektöründe ürün şekillerin somut olayın özelliğine göre tasarım veya telif hukuku normları ile korunmasının bazı durumlarda daha etkili sonuçlar verebileceğini bizlere hatırlatmaktadır.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Nisan 2022

guldenizdogan@hotmail.com

---

[1] https://iprgezgini.org/2021/01/04/ay-botu-savascisi-tecnicanin-moon-boot-tescili-hukumsuz-kilindi/

[2]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6C8E79307EEAA689831BD0F6C0F9FD63?text=&docid=252402&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1772324

[3] Tribunal Milano, 25.01.2021, No 493/2021, Tecnica Group S.p.A. v. Diana S.r.l.