Üç boyutlu markaların tescil süreçlerinde, hemen hemen her yargı merciinde çeşitli sorunlarla karşılaşmak şaşırtıcı değil. Bu sefer Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), bu yazıda işleyeceğimiz 04 Şubat 2022 tarihli C-672/21 P[1] sayılı kararı ile 03, 05 ve 21. sınıflarda, üç boyutlu marka olarak tescil edilmek istenen EOS PRODUCTS SÀRL’e (“EOS”) ait yumurta şeklindeki dudak balsamı 3D şekil markasının tescil edilemeyeceğine hükmeden Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) kararına[2] karşı temyiz istemlerini reddetmiş.

Netice itibariyle, EOS’un ünlü yumurta şeklindeki dudak balsamı tasarımı, AB’de tescil edilememiştir.

UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ

EOS, 6 Ekim 2016 tarihinde, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde tescil ettirilmek üzere, yukarıda görseli bulunan üç boyutlu “yumurta şeklindeki dudak balsamı paketi”[3] için marka başvurusunda bulunmuştur:

İlgili marka başvurusunun kapsamında aşağıdaki mallar yer almaktadır:

• 03. sınıf: “Dudak balsamları (ilaç ihtiva edenler hariç); dudak kozmetikleri; dudak parlatıcısı; kozmetik amaçlı dudak kremleri; dudak balsamları (ilaç ihtiva edenler hariç); ilaçsız dudak bakım müstahzarları; dudak kozmetikleri; tıbbi kullanım için olmayan dudak ürünleri.”
• 05. sınıf: “Dudakların bakımı için tıbbi müstahzarlar; tıbbi kullanım için dudak balsamı.”
• 21. sınıf: “Kozmetikler için kutu ve şişeler; kozmetik dispanserleri; kozmetik uygulama aparatları.”

EUIPO nezdinde yapılan inceleme neticesinde 18 Temmuz 2019 tarihli kararla, marka başvurusunun, kapsamındaki mallar için alışılmış şekil ve renklerle sınırlı olduğu ve sektördeki alışılmış uygulamadan önemli ölçüde sapmadığı değerlendirilmiş ve başvurunun reddine karar verilmiştir. İncelemeyi yapan uzman, başvurunun yumurtayı andıran yuvarlak bir şekil olduğu kanaatine varmış; tasarım aracı olarak kullanılan ve ürün şekli üzerinde yer alan parmak izi görselinin ise dekoratif amacın yanı sıra, ilgili ambalajın açılması işlevini göreceğini, bu nedenle de ilgili üç boyutlu markaya ayırt edicilik kazandırmayacağını değerlendirmiştir. Yukarıdaki değerlendirmeler neticesinde, ilgili başvuru başka bir şekil/kelime unsurunu içermediğinden, bir bütün olarak EOS’un marka başvurusunun ayırt edicilikten yoksun olduğu kabul edilmiştir.

EOS ise bu kararın hukuka uygun olmadığını, yumurta şeklindeki dudak balsamı paketinin ayırt edici karaktere sahip olduğunu, nitekim EUIPO nezdinde benzer şekilde başkaca dudak balsamı ürün paketlemelerinin üç boyutlu marka olarak tescil edildiğini iddia ederek[4], karara itiraz etmiştir.  

Fakat Dördüncü Temyiz Kurulu da EOS’un markasının ayırt edici karakteri haiz olmadığını değerlendirmiş ve bizzat başvuru sahibince sunulan temyiz dilekçesindeki örneklerde dahi yuvarlak şekli haiz ambalaj ürünlerinin kozmetik sektöründe sıklıkla kullanıldığını belirtmiştir.

EOS ayrıca ürünlerinin yalnızca yuvarlak şekilleri nedeniyle değil, aynı zamanda ambalajlarının rengiyle de öne çıktığını savunmuşsa da Temyiz Kurulu, ambalajın renklendirilmesinin ürünün piyasadaki görünümü ile ilgili pazarlama stratejisine ilişkin bir unsur olduğunu ve bu renk elementlerinin, üç boyutlu marka olarak tescil edilmek istenen şeklin ayırt ediciliği değerlendirilmesi ile ilgili olmadığını belirtmiştir.

Ek olarak, EOS’un üç boyutlu markasının ayırt ediciliğini ispatlamak için sunduğu deliller incelenmiş ve bu delillerinin yalnızca 03. sınıftaki mallara ilişkin olduğu, başvurunun kapsamında yer alan 05 ve 21. sınıflardaki mallara yönelik herhangi bir delil sunulmadığını değerlendirmiştir. Üstelik delil olarak sunulan tüm görsellerde “EOS” kelime markalarının da yer alıyor olması nedeniyle EOS’a ait üç boyutlu şekil marka başvurusunun, ayırt ediciliğinin ispatlanamadığı kanaatine varılmıştır.  Ayrıca Temyiz Kurulu, başkaca markalara ait üç boyutlu marka tescillerinin olmasının somut olayla ilgili olmadığını belirtmiş ve EOS’un tüm temyiz taleplerini reddetmiştir.

EOS, bu kararı Genel Mahkeme önüne taşımış fakat Temyiz Kurulu’nun kullanım yoluyla ayırt edicilik kapsamındaki değerlendirmelerine ilişkin bir temyiz incelemesi isteminde bulunmamıştır. EOS’un temyiz istemi yalnızca üç boyutlu şeklin, doğası gereği ayırt edici niteliği haiz olup olmadığı sorusuna odaklanmıştır.

Genel Mahkeme T-489/20 sayılı kararı ile Temyiz Kurulu’nun kararının yerinde olduğuna kanaat getirmiştir. Değerlendirmeleri neticesinde, piyasadaki farklı üreticilerin dudak ürünlerinin yuvarlak ve oval ambalajlar ile kullanabildikleri, dolayısıyla da EOS’un üç boyutlu marka başvurusunun, ilgili sektörde sıkça kullanılan, sektördeki alışılagelmiş kullanımlardan farklı olmayan bir şekil unsurunu ihtiva ettiğini, bu nedenle de EOS’un iddialarının aksine ilgili şekil öğesinin doğası gereği ayırt ediciliği haiz olmadığını değerlendirmiştir. İlgili tüketici kesimi ile ilgili olarak Genel Mahkeme, ortalama tüketicilerin EOS’un üç boyutlu marka başvurusundaki şekil unsurunu ticari menşeinin göstergesi olarak algılamayacağını belirtmiş ve EOS’un temyiz itirazlarını reddetmiştir. Yumurta şeklindeki dudak balsamlarının ayırt ediciliği olmadığının bir kez daha değerlendirilmesi üzerine EOS, Genel Mahkeme kararını ABAD önüne taşımıştır.  

ADALET DİVANI’NIN DEĞERLENDİRMELERİ

ABAD 04.02.2022 tarihli kararında ilk olarak, EUIPO’nun bağımsız bir Temyiz Kurulu kararına ilişkin Genel Mahkeme kararına karşı yapılan itirazların kabul edilebilirliğini değerlendirmiştir. Genel Mahkeme’nin ayırt ediciliğin değerlendirilmesi ve ispat gereklilikleri bakımından hatalı standartlar uyguladığını iddia etmenin yeterli bir temyiz gerekçesi olmadığına karar vermiştir. Nitekim EOS, Genel Mahkeme kararının, üç boyutlu bir markanın ayırt edici karakterine ilişkin olarak, ispat yükü bakımından çok ağır şartlar aradığını ve objektif değerlendirme yapmadığını iddia etmiştir.

Bununla birlikte, ABAD, temyiz isteminde bulunan bir tarafın, AB hukukunun birliği, tutarlılığı veya gelişimi ile özellikle hangi yasal konuların ilgili olduğunu ve yasal konuların neden bu kriterlere uygun olduğunu açık ve kesin bir şekilde açıklaması gerektiğini belirtmiştir. Somut olayın incelenmesi üzerine ABAD, temyiz edilen kararın hukuki belirsizlik yarattığının genel bir şekilde iddia edildiğini fakat AB hukukunun birliği, tutarlılığı veya gelişimi için hangi hukuki meselelerin önemli olduğunun açık ve kesin bir şekilde açıklamadığını belirterek EOS’un temyiz başvurusunun kabul edebilir olmadığına hükmetmiştir.

Sonuç olarak, EOS, yumurta şeklindeki dudak balsamı için üç boyutlu marka başvurusunu EUIPO nezdinde tescil ettirememiştir.  

SONUÇ

Neticede, bu dava ile esasen kullanım yoluyla ayırt edicilik ve doğası gereği ayırt edicilik kavramlarının özellikle de üç boyutlu markalar için önem arz edebileceği görülmektedir. Her ne kadar EUIPO Temyiz Kurulu kararında, ilgili üç boyutlu şeklin kullanım yoluyla ayırt edicilik de kazanmadığını değerlendirse de eğer EOS, Temyiz Kurulu’nun kullanım yoluyla ayırt edicilik bakımından değerlendirmeleri için de temyiz isteminde bulunsaydı, Genel Mahkeme böyle bir inceleme neticesinde doğası gereği ayırt edici karakteri haiz olmadığını değerlendirdiği üç boyutlu dudak balsamı ambalaj şeklinin, belki de kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığına hükmedecekti.

Fakat daha da önemlisi, üç boyutlu marka tescillerinde yaşanan sorunlara tekrar dikkat çeken bu karar ile birlikte akıllara, daha önce “AY BOTU: GENEL MAHKEME, TECNICA’NIN “MOON BOOT” ŞEKLİNİ HAİZ 3 BOYUTLU MARKASINI, AYAKKABILAR İÇİN AYIRT EDİCİ BULMAYAN TEMYİZ KURULU KARARINI KORUDU…”[5] başlığı ile incelediğimiz yine Genel Mahkeme’nin T-483/20 sayılı kararı gelmektedir. Bu kararda da çok uzun yıllardır piyasada kullanılagelen ay botu olarak adlandırılan ayakkabı şeklinin tescili hükümsüz kılınmıştı ve bir markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiası ile bir markanın ayırt edicilik vasfını haiz olduğu iddiası arasındaki nüans irdelenmişti.

Her iki karar da bizlere, bir ürün şeklinin tanınmış olmasının özellikle üç boyutlu markalar bakımından başlı başına ayırt ediciliği kanıtlamaya yetmediğini göstermesi ve özellikle bir ürün şeklinin üç boyutlu marka olarak korunmak istendiği hallerde, ileri sürülen argümanların kararın neticesini değiştirebileceğini göstermesi bakımından önemli kararlardır.

Neticede bir dönem özellikle internet mecralarında ve sosyal medya içerik üreticileri aracılığıyla çokça reklamı yapılan ve sıkça görülen EOS’un ünlü yumurta şeklini andırır dudak balsamı ambalajını, bizler diğer markaların ürünlerinden ayırt edebiliyor olsak da, ABAD’a göre ikna edici argümanlar ve deliller ile ispatlayamadığı davası neticesinde EOS, bu ambalaj şeklini EUIPO nezdinde üç boyutlu marka olarak tescil ettirme şansını kaybetmiş oldu.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Ağustos 2022

guldenizdogan@hotmail.com

---

[1]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=253781&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2664946.

[2]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245721&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=776903

[3] https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015903081

[4] Labello markalarına ait yine dairesel bir şekil unsurunu haiz dudak balsamı ürün ambalajı, üç boyutlu marka olarak EUIPO nezdinde 016432288 sayı ile 03. sınıftaki mallarda tescillidir.  

[5] https://iprgezgini.org/2022/04/18/ay-botu-genel-mahkeme-tecnicanin-moon-boot-seklini-haiz-3-boyutlu-markasini-ayakkabilar-icin-ayirt-edici-bulmayan-temyiz-kurulu-kararini-korudu/