Etiket: slogan markaları

Sloganlardan Oluşan Markaların Değerlendirilmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Wet Dust Can’t Fly” Kararı (T-133/13)

Wet-Dust-Can-

 

Sloganların marka olarak tescil edilebilecek derecede ayırt edici niteliğe sahip olup olmadıkları sorusunun tek bir yanıtı yoktur. Belirtilen soruya verilen yanıt inceleme konusu slogana göre değişmekte ve bunun ötesinde aynı soruya farklı ofislerin veya aynı ofis içerisinde bulunan farklı uzmanların verdikleri yanıtlar birbirinden tamamen farklı olabilmektedir. Konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın getirdiği değerlendirme kriterleri, IPR Gezgini’nde önceden yayınladığım “Sloganlardan Oluşan Markaların Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Innovation for the Real World” kararı (T-515/11)” (http://iprgezgini.org/2013/10/29/sloganlardan-olusan-markalarin-ayirt-edici-niteligi-adalet-divani-genel-mahkemesi-innovation-for-the-real-world-karari-t-51511/) başlıklı yazıda detaylı olarak incelenmiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 22/01/2015 tarihinde verdiği T-133/13 sayılı “Wet Dust Can’t Fly” kararıyla konu hakkında güncel değerlendirmelerde bulunmuştur. “Wet Dust Can’t Fly” kararına ilişkin açıklamalar bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

“REXAIR LLC”, 2008 yılında yaptığı başvurunun sonucunda İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’nde 2009 yılında “Wet Dust Can’t Fly” markasını tescil ettirir. Markanın kapsamında 3. ve 7. sınıflara dahil çeşitli mallar (temizlik malzemeleri, halı, yer, dokuma ve cam temizlik malzemeleri, cilalar, sabunlar, parfümeri, kozmetikler, makineler, motorlar, makine parçaları, zirai makineler, elektrikli süpürgeler, elektrikli fırçalar, elektrikli halı ve dokuma temizlik makineleri, elektrikli su ekstratörleri başta olmak üzere) ve 37. sınıfa dahil çeşitli hizmetler (inşaat hizmetleri, elektrikli süpürgelerin, elektrikli fırçaların, elektrikli halı ve dokuma temizlik makinelerinin, elektrikli su ekstratörlerinin tamiratı ve bakımı hizmetleri başta olmak üzere) yer almaktadır.

wetdust

“Pro-Aqua International GmbH” firması 2011 yılında OHIM’e başvuruda bulunarak, yukarıda belirtilen “Wet Dust Can’t Fly” markasının kısmen hükümsüzlüğünü talep eder. Kısmi hükümsüzlük talebinin kapsamında “Sınıf 3: Çamaşır yıkamada kullanım için maddeler, temizlik, parlatma, ovma ve aşındırma maddeleri, sabunlar, halı, yer, dokuma ve cam temizlik malzemeleri. Sınıf 7: Makineler ve takım tezgahları, motorlar, makine bağlantı ve transmisyon parçaları, elektrikli süpürgeler, elektrikli fırçalar, elektrikli halı ve dokuma temizlik makineleri, elektrikli su ekstratörleri ve bunlar için parçalar. Sınıf 37: Tamirat, bakım hizmetleri, elektrikli süpürgelerin, elektrikli fırçaların, elektrikli halı ve dokuma temizlik makinelerinin, elektrikli su ekstratörlerinin tamiratı ve bakımı hizmetleri, bu hizmetlere ilişkin danışmanlık hizmetleri.” yer almaktadır. “Pro-Aqua International GmbH” firması kısmi hükümsüzlük talebini 207/2009 sayılı topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) ve (c) bentlerine dayandırmakta ve yukarıda belirtilen mallar ve hizmetler bakımından “Wet Dust Can’t Fly” markasının ayırt edici niteliğe sahip olmadığını ve doğrudan tanımlayıcı nitelikte olduğunu iddia etmektedir.

Karar hakkında açıklamalara geçmeden önce “Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin Türkçe karşılığının “Islak Toz Uçamaz” ifadesi olduğu belirtilmelidir.

OHIM İptal Birimi, hükümsüzlük talebini inceler ve 30/11/2011 tarihinde verdiği kararla talebi reddeder. OHIM İptal Birimi’ne göre, “ıslak toz (wet dust)” şeklinde bir şey olamayacağından, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresi hayali ve ayırt edici niteliktedir ve ibare hükümsüzlüğü talep edilen mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı nitelikte değildir. Ayrıca, “Wet Dust Can’t Fly” sloganı orijinal nitelikte olduğundan ve ilgili tüketicilerin zihninde kavramsal bir arayış – çözümleme süreci gerektireceğinden ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilmelidir.

“Pro-Aqua International GmbH” firması bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu’nca değerlendirilir. OHIM Temyiz Kurulu 25/01/2012 tarihinde verdiği kararla, OHIM İptal Birimi’nin kararını onar. Hükümsüzlük talebi sahibi bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Yazının takip eden kısmında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin dava hakkında verdiği 22/01/2015 tarihinde verdiği T-133/13 sayılı kararın içeriği yer almaktadır.

Mahkeme ilk olarak, hükümsüzlük talebi sahibinin markanın tanımlayıcı olduğu yönündeki iddialarını değerlendirmiştir.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(c) paragrafı kapsamına giren tanımlayıcı işaretler, normal kullanımları itibarıyla kamunun ilgili kesimi nezdinde, tescili talep edilen malların veya hizmetlerin asli özelliklerini doğrudan belirten veya bu asli özelliklere atıfta bulunan işaretlerdir. Bir işaretin bu hükümde belirtilen ret yasağı kapsamında değerlendirilebilmesi için, işaret ve mallar veya hizmetler arasında, işaretin anlamı açısından, değerlendirme konusu mallara veya hizmetlere veya bunların özelliklerine ilişkin olarak, kamunun ilgili kesimince derhal algılanacak yeteri derecede doğrudan ve spesifik bir ilişki bulunmalıdır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(c) paragrafının altyapısını kamu yararı ilkesi oluşturmaktadır. Buna göre, mallara veya hizmetlere ilişkin olarak özellik bildiren işaretler herkes tarafından kullanıma açık olmalıdır. 7(1)(c) paragrafı bu nitelikteki işaretlerin marka olarak tek bir kişi adına tescil edilmesine engel teşkil eder ve tanımlayıcı terimler üzerinde tekel kurulması, bu yolla rakip firmaların bu terimleri kullanımının engellenmesi ihtimalini ortadan kaldırır.

İncelenen vakada, hükümsüzlüğü talep edilen malların ve hizmetlerin tüketicileri temizlik ve tamir sektöründe yer alan ortalama tüketiciler ve profesyonellerdir. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin ortalama olduğu kabul edilmelidir.

“Pro-Aqua International GmbH” firması, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin İngilizce’nin gramer yapısına uygun ve yaygın kullanımını bulunan sözcüklerden oluşan bir ifade olduğu görüşündedir. Bu ifadenin açık anlamı “ıslak tozun uçamayacağı” şeklinde fiziki bir durumu belirtmektedir. Başvuru kapsamında bulunan mallar ve hizmetler dikkate alındığında, ibare bu malların veya hizmetlerin işleyiş biçimini ve kullanımları halinde ortaya çıkacak fiziksel etkiyi tarif etmektedir. Hükümsüzlük talebi sahibine göre, ana dili İngilizce olmayan ortalama tüketiciler, “wet (ıslak)” ve “dust (toz)” kelimelerinin anlamını yaygın kullanılan kelimeler olduğundan anlayacak, fakat “ıslanmış tozun artık toz olmadığı” şeklinde bir değerlendirme yapmayacaktır.

Buna ilaveten, hükümsüzlük talebi sahibine göre, tanımlayıcı işaretlerin tescili tüzüğe aykırı nitelikte olduğundan, aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar temizlik makinelerinin veya diğer temizlik gereçlerinin fonksiyonlarını ifade etme şansından mahrum kalacaktır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne göre, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin anlamı esas alındığında, bu anlamın malların ve hizmetlerin işleyiş biçimini ifade etmediği ortadadır. Hükümsüzlük talebinin kapsamında bulunan “elektrikli su ekstratörleri” dışındaki malların veya hizmetlerin hiçbirisi doğrudan veya dolaylı olarak “wet (ıslak)” terimi kapsamında değerlendirilebilecek sıvı bir bileşeni işaret etmemektedir. Hükümsüzlük talebi sahibi, “wet (ıslak)” teriminden dolayı “elektrikli süpürgelerle ve bunların tamiri ve bakımı hizmetleri”yle bağlantı kurulacağını iddia etse de, “wet” terimi mal veya hizmet listesinde yer almamaktadır.

Bazı elektrikli süpürgelerin veya elektrikli aletlerin sıvı bileşenler kullandığı bilinse de, bu tip cihazların tozu sıvılar aracılığıyla filtrelediği ifade edilmeli, ancak bu cihazların tozun uçmasını engellemek için tozu ıslatmak amacıyla tasarlanmadığı belirtilmelidir. OHIM tarafından da belirtildiği üzere, “Wet Dust Can’t Fly (Islak Toz Uçamaz)” sloganı, “toz nemlendirici” veya “toz ıslatıcı” gibi malların fonksiyonu bakımından tanımlayıcı olarak değerlendirilebilecek ifadeleri içermemektedir. Bu çerçevede, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresi hükümsüzlük talebine konu malları veya hizmetleri tanımlamamaktadır ve ortalama tüketiciler ilgili malları veya hizmetleri, tozun uçmasını ıslatarak engelleyen mallar veya hizmetler oldukları gerekçesiyle satın almayacaktır.

Hükümsüzlük talebi sahibinin, ana dili İngilizce olmayan ortalama tüketicilerin, “wet (ıslak)” ve “dust (toz)” kelimelerinin anlamını yaygın kullanılan kelimeler olduklarından anlayacağı, fakat “ıslanmış tozun artık toz olmadığı” şeklinde bir değerlendirme yapmayacağı yönündeki değerlendirmesi mahkemeye göre yerinde değildir. Şöyle ki, bu iddia makul gerekçelerle açıklanamamıştır ve başvuruyu oluşturan kelimelerin bir kısmının anlaşılacağı, ancak bütünsel anlamın farklı değerlendirileceği şeklindeki değerlendirme yerinde değildir. Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların temizlik makinelerinin veya diğer temizlik gereçlerinin fonksiyonlarını ifade etme şansından mahrum kalacağı yönündeki iddia da haklı görülmemiştir. Mahkemeye göre, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresi tanımlayıcı nitelikte olmadığından, bu ibarenin temizlik alet ve cihazlarının amacını belirtir nitelikte değerlendirilmesi mümkün değildir, dolayısıyla ibarenin diğer üreticilerin kullanımına açık tutulması gerektiğinin kabul edilmesi yerinde olmayacaktır.

Dolayısıyla, hükümsüzlük talebi sahibinin tanımlayıcılık gerekçeli talebi kabul edilmemiştir. Takip eden aşamada, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli hükümsüzlük talebi değerlendirilmiştir.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(a) paragrafın göre, ayırt edici nitelikten yoksun işaretler tescil edilmeyecektir.

Yerleşik içtihada göre, bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olduğundan bahsedebilmek için, bu markanın tescili talep edilen malların belirli bir işletmeden kaynaklandığını göstermesi ve bu şekilde malların diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlaması gerekmektedir. Bir markanın ayırt edici niteliği, öncelikle tescil talebine konu mallar veya hizmetler, ikinci olarak, kamunun ilgili kesiminin belirtilen mallara veya hizmetlere yönelik algısı esas alınarak değerlendirilmelidir. Tescili talep edilen mallara veya hizmetlere yönelik olarak, aynı zamanda reklam sloganı veya bu malların satın alınmasını sağlamak amacıyla kalite veya teşvik emaresi olarak kullanılan işaretlerden müteşekkil markalar, bu kullanımları nedeniyle tescilden muaf tutulamazlar. Adalet Divanı, bu tip markaların ayırt edici karakteri değerlendirilirken, sloganlara diğer işaretlere uygulananlardan daha katı kriterler uygulanmaması gerektiği kararını önceden vermiştir.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterler farklı marka türleri bakımından aynı olsa da, bu kriterler uygulanırken, kamunun ilgili kesiminin algısının her marka türünde aynı olacağından bahsedilmesi mümkün değildir ve bu nedenle, bazı marka türlerinde ayırt edici niteliğin ortaya konulması diğer marka türlerine kıyasla daha zor olabilir. Belirtilen zorluklar, reklam sloganlarının ayırt edici karakterinin tespiti için, kelime markalarının ayırt edici karakterinin tespitinde kullanılanlardan daha farklı ilave veya eksik kriterler kabul edilmesini meşru hale getirmez. Özellikle, reklam sloganlarının ayırt edici niteliğinin varlığının kabul edilebilmesi için, sloganın hayalgücü içermesi veya sürpriz veya sarsıcı etki oluşturacak kavramsal algı yaratması şartları getirilemez. Bunun ötesinde, kamunun ilgili kesiminin markayı bir promosyon ifadesi olarak algılayacağı ve bu tip ifadelerin övücü nitelikleri nedeniyle diğer işletmelerce de kullanılabileceği iddiası, tek başına markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna varılabilmesi için yeterli değildir.

Kelime markalarının övücü çağrışım yapması, bu tip markaların kapsadıkları mallar veya hizmetler bakımından ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmez. Bu çerçevede, bu tip markaların tüketiciler tarafından hem bir promosyon ifadesi hem de malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak algılanması mümkündür. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin, markayı kaynak gösterir şekilde algılaması durumunda, bu marka aynı zamanda -hatta öncelikle- bir promosyon ifadesi olarak değerlendirilse de, bu değerlendirme ayırt edici karakterin varlığının tespitinde etkili olmayacaktır.

Mahkeme ayırt edici niteliğe yönelik değerlendirmeyi yukarıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yapmıştır.

İncelenen vakada, hükümsüzlük talebi sahibi, “Wet Dust Can’t Fly” sloganının ilgili tüketicilerin zihninde kavramsal bir arayış – çözümleme süreci gerektirmediği, “dust” ve “wet” terimlerinin kombinasyonunun filtreler – temizlik sistemleri bakımından yaygın kullanımı ve “Wet Dust Can’t Fly” sloganının, sıvıların kullanımı yoluyla tozun uçmasını engelleyerek temizlik cihazlarının performansının sıvı kullanılmayan diğer ürünlerden iyi olduğu mesajını veren bir reklam sloganı olması hususlarını öne sürmektedir.

Bu iddialara yönelik olarak öncelikle, talep sahibinin “dust” ve “wet” terimlerinin kombinasyonunun filtreler – temizlik sistemleri alanında yaygın kullanımını gösterir içerikte hiçbir kanıt sunmadığı belirtilmelidir. Bunun ötesinde “wet dust (ıslak toz)” ibaresi, kavramsal olarak doğru bir tabir değildir, şöyle ki toz ıslandığı zaman toz olma niteliğini kaybeder. Bunun sonucunda, bu iki kelimenin bir arada kullanılması bu kavramı hayali ve ayırt edici hale getirmektedir ve aynı sonucu içeren OHIM Temyiz Kurulu kararı yerindedir.

Genel Mahkeme’ye göre, “Wet Dust Can’t Fly” sloganı tüketicilerin zihninde yorumlamaya yönelik bir gayrete yol açacak ve tüketicilerin bu sloganı hükümsüzlüğü talep edilen mallarla ve hizmetlerle bağdaştırması mümkün olmayacaktır. Şöyle ki, hükümsüzlüğü talep edilen malların ve hizmetlerin amacı, tozun uçmasının engellemek amacıyla tozu ıslatmak değildir.

“Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin, temizlik cihazlarının performansının, sıvı kullanılmayan diğer ürünlerden iyi olduğu mesajını veren bir reklam sloganı olduğuna yönelik iddia da mahkemece değerlendirilmiştir. Temyiz Kurulu kararında belirtildiği üzere, inceleme konusu slogan düşük düzeyde çağrıştırıcı olsa da, sloganın malların veya hizmetlerin, diğer mallardan veya hizmetlerden üstün olduğu yönünde mesaj verdiği varsayımını destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bunun ötesinde, bir kelime markasının övücü çağrışım yapması, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere yönelik olarak ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmemektedir.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar ışığında, Temyiz Kurulu’nun “Wet Dust Can’t Fly” sloganının ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki değerlendirmesi, Genel Mahkeme tarafından yerinde bulunmuş ve hükümsüzlük talebi sahibinin ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli iddiaları da kabul edilmemiştir.

Sonuç olarak, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını yerinde bularak onamış ve “Wet Dust Can’t Fly” markasının ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen hükümsüz kılınması yönündeki talebi reddetmiştir.

Sloganlardan oluşan markaların değerlendirme kriterlerinin bir kez daha irdelendiği bu güncel kararın, konuyla ilgilenen okuyuculara yol gösterici nitelikte olduğunu umuyorum.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

Politik – Sosyal Sloganlardan veya Toplumsal Olayların İsimlerinden Oluşan Marka Başvurularının Değerlendirilmesi – USPTO’nun “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” Kararları

bostonstrong

Marka sicilinin çevrimiçi erişimle herkesin kullanımına açılması, Türk basını için yeni bir habercilik yönteminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Türk toplumunu iyi tanıyan muhabirler, toplumsal öneme sahip olayların-projelerin hemen arkasından çevrimiçi marka sicilinde bir araştırma yaparlar ve mutlak surette o olayın-projenin isminin tescili için yapılmış birkaç marka tescil başvurusuyla karşılaşırlar. Bunun ardından gelen yazı ise hepimizin artık aşina olduğu “XYZ marka oldu”, “XYZ Markalı Tuvalet Kağıdı Geliyor”, vb. içerikte artık klişe olarak nitelendirilebilecek haberlerdir.

 

Okumakta olduğunuz yazı bu haberlerden rahatsızlığı veya haberlerin aktarım biçimini eleştirmek amacıyla yazılmamıştır. Tersine, bu tip haberler, kendilerini ticari zeka olarak adlandıran, bu satırların yazarına göre ise -kelimenin kötü anlamıyla- fırsatçı olan kişilerin, toplumca tanınmasını sağladıkları için iyi bir amaca hizmet etmektedir.

 

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da rastladığım bir haber, bu tip başvurularla A.B.D.’nde de karşılaşıldığını bana gösterdi ve kısa bir araştırmayla, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nin konu hakkındaki değerlendirme ve kararlarına ulaşmam mümkün oldu. Bu yazının ülkemizde marka incelemesinde sıkıntılı ve güncel bir alan olarak tanımlanabilecek, toplumsal olayların isimlerinin veya toplumsal olaylarla özdeşleşmiş kelimelerin-sloganların marka olarak tescil edilebilirliği konusunda, USPTO uygulamasını aktararak okuyuculara fayda sağlayabileceğini düşünüyorum.

 

15 Nisan 2013 tarihinde A.B.D.’nin Boston şehrinde düzenlenen maraton sırasında bomba patlatılmış, bunun sonucunda 3 kişi hayatını kaydetmiş yaklaşık 260 kişi yaralanmıştır. Patlamanın terörist bir saldırı olduğu sonradan anlaşılmış ve saldırıda hayatını kaybedenler terör kurbanı olarak nitelendirilmiştir. Terörizm konusunda 11 Eylül saldırılarından sonra oldukça hassaslaşan A.B.D. toplumunun olaya reaksiyonu, ilk olarak birkaç üniversite öğrencisinin örgütlediği, sonradan kitlesel nitelik kazanan “Boston Strong” hareketi olmuştur. “Boston Strong”, saldırıda hayatını kaybeden veya yaralananlara yardım amacıyla düzenlenen ve şehrin terörizme karşı tek vücut haline gelmesini çeşitli etkinliklerin genel ismi ve bu amaçla kullanılan slogan haline gelmiştir. Çok sayıda kişi bu sloganı tişörtlerinin üzerine basmış, çıkartmalar hazırlanmış ve Aerosmith, New Kids on the Block gibi grupların sahne aldığı bir Boston Strong konseri düzenlenmiştir.

 

Girişimci zekaların ortaya çıkıp bu sloganı ticarileştirmek istemesi ise çok zaman almamıştır. Saldırıdan ve sloganının ortaya çıkışından sadece iki gün sonra “Boston Strong” ibaresini marka olarak tescil ettirmek için USPTO’ya iki başvuru yapılmıştır. Bunu sonraki günlerde yapılan 8 başvuru daha takip etmiştir. Başvurulardan tişörtler, giyim eşyaları, mücevherat, kahve, bira gibi malları ve tişörtlere baskı yapılması gibi hizmetleri kapsamaktadır.

 

“Boston Strong” kelimesini kendi adlarına marka olarak tescil ettirmek için gerçek ve tüzel kişilerin başvuruda bulunduğunun duyulması, A.B.D.’nde tepkiye yol açmıştır. Bu tip başvurularda bulunan kişilerin “kazanacaklarının çok az olduğu, buna karşın itibarlarından çok şey kaybedecekleri” dile getirilmiş ve başvurular “incitici ve saldırgan” kelimeleriyle nitelendirilmiştir.

 

USPTO, “Boston Strong” başvurularını bu atmosferde incelemiştir. İnceleme sonucunda şu ana dek 10 başvurudan 8’i reddedilmiş durumdadır ve kalan 2 başvurunun da reddedileceği tahmin edilmektedir.

 

USPTO’nun başvurular hakkında verilen ret kararlarını dayandırdığı temel gerekçe, ayırt edici nitelikten yoksunluktur. USPTO’ya göre, “Boston Strong” ibaresi, sosyal, politik, dini veya benzeri tipte bir mesaj iletmektedir ve bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etmenin sağlanması şeklinde tanımlanabilecek marka işlevini yerine getirmemektedir. USPTO’ya göre, bir terimin ve sloganın ayırt edici olup olmadığı değerlendirilirken kamunun ilgili kesiminin algısı dikkate alınmalıdır. Bir terim veya sloganın günlük dilde kullanımı artıkça, kamunun o terim veya sloganın tek bir ticari kaynakla ilişkilendirmesi ve marka olarak tanıması olasılığı azalır. İnceleme konusu, “Boston Strong” ibaresi bakımından da durum aynıdır, sloganın kullanımının yaygınlığı neticesinde, slogan her yerde karşılaşılabilir niteliğe kavuşmuştur. “Boston Strong” sloganı, bu niteliği nedeniyle kamu tarafından ayırt edici bir işaret olarak değil, toplumsal bir mesaj ileten slogan olarak algılanacaktır. Sayılan tüm nedenlerle “Boston Strong” sloganı ayırt edici nitelikten yoksundur.

 

Bunun yanısıra, giyim eşyaları gibi malları içeren başvurular bakımından USPTO bir ret gerekçesi daha kullanmıştır. USPTO’ya göre, tişört ve giyim eşyaları üzerinde “Boston Strong” sloganının kullanılması durumunda, kamu bunu marka olarak değil, giysiler üzerinde süs veya dekor olarak kullanılan bir slogan olarak değerlendirecektir ve bu nedenle slogan markasal ayırt edici işlevini yerine getirmeyecektir.

 

USPTO benzer nitelikte değerlendirmeleri “OCCUPY WALL STREET” başvuruları için de yapmıştır.

occupy-wall-street

 

“Wall Street’i İşgal Et” anlamına gelen “Occupy Wall Street”, okuyucuların muhtemelen hatırlayacağı üzere, Eylül 2011’de A.B.D.’nin New York şehrinin finansal merkezi olarak adlandırılabilecek Wall Street caddesinin işgali ile başlayan, ekonomik ve sosyal eşitsizliği hedef alan ve çok sayıda şehir – ülkeye yayılan büyük çapta bir politik başkaldırı hareketidir. USPTO’ya “Occupy Wall Street” teriminin marka olarak tescil edilmesi amacıyla 2 başvuru yapılmıştır ve her iki başvuru da yukarıda “Boston Strong” markaları hakkında yapılan açıklamalara eşdeğer değerlendirmelerle reddedilmiştir. USPTO’ya göre, kamu “Occupy Wall Street” ibaresini tek bir ticari kaynak belirten bir işaret olmaktan öte, politik başkaldırı hareketinin ismi olarak algılayacaktır ve yalnızca bilgi içeren bir mesaj olarak değerlendirilecek terim markanın ayırt etme işlevini yerine getiremeyecektir.

 

Ülkemizdeki marka başvurularının genel akışını takip edenler, son yıllarda toplumsal olayları, yankı uyandıran politik demeçleri veya ulusal düzeydeki önemli projeleri takiben, bu olayların – projelerin isimlerinin veya politik demeçlerinden cımbızlanan sloganların marka olarak tescil edilmesiyle amacıyla başvurular yapıldığının farkındadır. Bu tip başvuruların değerlendirilmesi genellikle çok kolay olmamaktadır. Şöyle ki, aslen tescilinde sorun olmaması gereken terimler, içinde bulunulan gün ve toplumsal koşulların belirleyiciliğinde, dönemsel olarak markasal ayırt edicilik işlevlerini kaybedebilmektedir. Bu hususun tespit edilebilmesi güçlük arz etmektedir, bunun ötesinde incelemeyi yapacak uzmanlar için karar verirken nesnelliği sağlayabilme zorunluluğu ortadadır ve söz konusu olan toplumsal olaylar, politik demeçler olduğunda değerlendirmenin daha da dikkatli yapılması gerekmektedir. Hele ki, Türkiye gibi, kuşkuculuğun doruklarda yaşandığı toplumsal atmosferlerde, inceleme ofisinin bu tip başvuruları her zaman olduğundan daha dikkatli incelemesi gerektiği açıktır.

 

Bu bakımdan USPTO’nun toplumsal olayların isimlerinden veya bu olaylarla özdeşleşmiş sloganlardan oluşan başvuruların değerlendirmesinde takındığı tavrın ve inceleme sonuçlarının aktarılması kanaatimizce önem arz etmektedir ve USPTO kararları bu başvuruların markasal olarak ayırt edici nitelikte olmadığı iddiasına dayanmaktadır.

 

“Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” başvuruları hakkında daha detaylı bilgi ve belgenin USPTO’nun çevrimiçi marka inceleme sayfası aracılığıyla edinilmesi mümkündür, incelemenizi tavsiye ederim.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

onderolunsal@gmail.com

OHIM Marka İnceleme Kılavuzu Güncelleniyor

OHIM-GUidelines-on-the-practice-of-the-OHIM1

İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (bundan sonra OHIM olarak anılacaktır), topluluk markası tescil işlemlerini yürütürken oldukça kapsamlı bir inceleme kılavuzu çerçevesinde işlemlerini yürütmektedir.  İnceleme kılavuzları belirli aralıklarda güncellenmekte ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın getirdiği yeni ve ek yorumlar göz önüne alınarak, OHIM inceleme pratikleri değiştirilmektedir.

OHIM inceleme kılavuzunda yapılacak en son düzenleme 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu konudaki bilgilendirme OHIM’in aylık haber online bülteni olan “Alicante News”in Aralık 2013 sayısında yapılmıştır (bkz. https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/alicante_news/alicantenewsdecember2013_en.pdf).

Bu yazı kapsamında OHIM marka inceleme kılavuzunda yapılacak değişikliklerin mutlak ret nedenleri ile ilgili kısmı, Alicante News içeriğinde yapılan açıklamalar ekseninde özetlenecek ve bilginize sunulacaktır.

İnceleme kılavuzunun mutlak ret nedenleri ile ilgili kısmında yapılacak değişikliklerin temel başlıkları; renk adlarından oluşan markalar, tek harften oluşan markalar, kısaltmalar, sloganlar, ünlü kitapların isimleri, ayırt edici olmayan şekilleri içeren markalar, asli değer katan şekiller, olarak özetlenebilir. Belirtilen konulardaki yeni OHIM değerlendirmesi aşağıdaki içerikte olacaktır:

Renk adlarından oluşan markalar: OHIM’in önceki uygulamasında renk adlarından oluşan marka başvuruları, başvurunun mal listesinde boyaların veya benzer nitelikte renklendiricilerin yer alması durumunda reddediliyordu. Güncellenmiş kılavuza göre, bu tip markaların değerlendirmesinde, ret kararları yalnızca boyalar veya renklendiricilerle sınırlı kalmayacak, renk adından oluşan bir başvuru, ilgili renk adının, mal listesinde yer alan bir malın özelliğini bildirir biçimde algılanması halinde, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilecektir. Bu konuda, Alicante News’te verieln örnekler, peynirler için “blue (mavi)” ve çay için “green (yeşil)” markalarının reddedileceği yönündedir. Bir diğer deyişle, bu tip markaların tanımlayıcı olarak kabul edilmesi için, başvurunun “Yeşil Çay” şeklinde olması gibi bir zorunluluk aramayacak, sadece “Yeşil” ibaresinden oluşan bir başvuru, “çay” malı için ayırt edici nitelikten yoksun ve tanımlayıcı bir ibare olarak değerlendirilecektir.

Tek harften oluşan markalar: OHIM’in önceki uygulaması, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markaların reddedilmesi yönündeydi. Avrupa Birliği Adalet Divanının, “α” harfinden (alpha harfi) ibaret bir marka hakkında verdiği C-265/09P sayılı kararda yapılan “bu tip işaretler bakımından yapılması gereken ayırt edicilik testinin, diğer işaretler için yapılan ayırt edicilik testinden farklı olmaması gerektiği, bu işaretlerin de başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetlere odaklı somut faktörler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği” tespitleri çerçevesinde, OHIM, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalarla ilgili yeni bir uygulama oluşturmuştur.

Yeni uygulama çerçevesinde, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalar, tüketicilerin bu tip işaretleri ayırt edici işaretler olarak değerlendirmeyeceği şeklinde genel bir varsayımla reddedilmeyecektir. Ofis, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalarla ilgili her vakanın kendine özgü şartlarını dikkate alarak, vaka bazında işareti ne gerekçeyle ayırt edici bulmadığını açıklamakla mükellef olacaktır.

Kısaltmalar: Bu tip başvurular, sadece kısaltmadan oluşan başvurular ve kısaltmayla birlikte kısaltmanın karşılığı olan terimin birlikte kullanıldığı başvurular olarak, iki genel başlık altında incelenebilir.

Sadece kısaltmadan oluşan başvurular, kısaltmanın, kısaltmanın karşılığı olan tanımlayıcı terimle aynı anlamda kullanılması veya bu şekilde kullanılmasının mümkün olması halinde ve kamunun ilgili kesiminin kısaltmayı, kısaltmanın karşılığı olan terimin tanımlayıcı anlamıyla aynı şekilde algılaması halinde, tanımlayıcı olarak kabul edilecektir.

Tanımlayıcı terim ve tanımlayıcı terimi oluşturan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan kısaltmanın (acronym) birlikte kullanıldığı başvurular ise yeni uygulama kılavuzunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilecektir. OHIM’in bu konudaki yeni uygulaması, Adalet Divanının, C-90/11 sayılı “Multi Markets Fund MMF” kararından kaynaklanmaktadır. Karar hakkında detaylı bilginin, bu site içeriğindeki http://iprgezgini.org/2013/12/16/ayirt-edici-nitelikten-yoksun-ve-tanimlayici-markalarin-degerlendirilmesi-avrupa-birligi-adalet-divaninin-c-9011-sayili-karari/ bağlantısından edinilmesi mümkündür. Yeni uygulama, tanımlayıcı terim ve tanımlayıcı terimi oluşturan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan kısaltmanın (acronym) birlikte kullanıldığı hallerde, bu terimlerin birbirini açıklaması ve birbirleriyle bağlantılı oldukları olgusuna dikkat çekmesi gerekçesine dayandırılmaktadır.

Sloganlar: Sloganlar konusunda daha açık hale getirilen uygulama temelini Adalet Divanının C-398/08 sayılı “Vorsprung durch Technik” (teknoloji yoluyla yenilik) kararından almaktadır. Buna göre sloganlar, sadece bir promosyon mesajı olarak algılandıkları halde reddedilebilecektir, buna karşın promosyon mesajı olmanın ötesinde, malların ticari kaynağını gösterir bir algı yaratmaları halinde ayırt edici oldukları kabul edilecektir. Bu konuda ayrımın nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar ve sloganların ayırt edici oldukları bazı özel hallere ilişkin değerlendirmeler (sözcük oyunu, kavramsal şaşırtıcılık, çoklu anlam, zihni çaba gerekliliği, vb.) yeni kılavuzda yer alacaktır.

Ünlü kitapların isimleri ve malları veya hizmetlerin konusu bakımından tanımlayıcılık: OHIM’e göre, bazı öyküler veya bunların isimleri o kadar bilinir hale gelmiştir ki, bunlara ilgili öykü dışında başka bir anlam yüklenmesi mümkün değildir ve bunların “dile girdiklerinin” kabul edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yeni kılavuza göre, münhasıran ünlü bir öykü veya kitap isminden markalar, ilgili öyküyü konu olarak içerebilecek mallar veya hizmetler bakımından ayırt edici nitelikte kabul edilmeyecektir. Örneğin, “Cinderella” ibaresi kitaplar ve filmler gibi mallar bakımından ayırt edici nitelikte bulunmayacaktır.

Yeni kılavuz, malların veya hizmetlerin konusu veya içeriği ile ilgili olarak ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olan işaretlerle ilgili açıklamalar da içerecektir. Bu konudaki açıklamalar, ret kararının kapsamı konusunda (ilgili mallar veya hizmetler, bunların ne şekilde tarif edildiği [özel bir konuya karşılık gelip gelmediği]) yoğunlaşacaktır.

Ayırt edici olmayan şekilleri içeren markalar: Bu başlık, aynı zamanda OHIM ve Birlik üyesi Ülkeler Yakınlaşma Programının başlıklarından birisi olan ayırt edici olmayan şekil unsurlarını içeren markaların değerlendirilmesi konusunda  detaylı açıklamalar içerecektir. Yeni kılavuzda, bu tip unsurların, varsa ayırt edici unsurlarının ne şekilde tespit edileceği ve bunun markanın bütünsel değerlendirmesine etkide bulunup bulunmayacağı haller açıklanacaktır.

Bu satırların yazarı da, bu açıklamaları merakla beklemektedir, Alicante News’te daha detaylı ipucu bulunmadığından, şimdilik 1 Şubat 2014 tarihini beklemekle yetineceğiz.

Mala asli değer katan şekillerden oluşan başvurular: Bu tip başvuruların reddedileceği yönündeki düzenleme Topluluk Marka Tüzüğünün 7(1)(e)(iii) paragrafında yer almaktadır. Yeni kılavuza göre, Adalet Divanının T-508/08 sayılı (hoparlör) kararı doğrultusunda, bu madde kapsamında ret kararı verilecekse, inceleme konusu şeklin, satın alma kararını etkileyen temel faktör olması (tek faktör olması şart değildir) şartı aranacaktır. Bu değerlendirme, temel olarak, sanat eserleri, mücevherat, vazolar, vb. nitelikte, şekilleriyle birlikte ortaya çıkan estetik değerleri nedeniyle satın alınan ürünler bakımından yapılacaktır.

OHIM’in yeni inceleme kılavuzunun resmi olarak yayınlanmasının ardından, bu yazı kapsamında, Alicante News içeriğindeki kısa açıklamaları aktararak özetlediğimiz değişikliklere, daha detaylı şekilde yeni bir yazı içeriğinde yer vermeye çalışacağız.

 

Önder Erol Ünsal

Aralık 2013