Sloganların marka olarak tescil edilebilirliği hakkında site içeriğinde önceden yazdığım çok sayıda yazı bulunmaktadır. Konu hakkındaki yazı sayısının fazlalığı, maalesef, herhangi bir ülkede veya yargı bölgesinde istikrarlı bir uygulamanın varlığını işaret eden bir gösterge değildir, tersine Avrupa Birliği ve A.B.D. başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede konu hakkında birbirleriyle çelişir nitelikte çok sayıda karara rastlanmaktadır. Dolayısıyla, sloganların tescil edilebilirliği ile ilgili her yeni Adalet Divanı kararı, bu satırların yazarının ilgisini çekmekte ve fırsat bulundukça bu içerikteki yazılar okuyucularla paylaşılmaktadır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 29 Ocak 2015 tarihinde verdiği T-609/13 sayılı “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” kararında sloganların tescil edilebilirliği konusunu bir kez daha irdelemiştir. Belirtilen karar bu yazının konusunu oluşturmaktadır ve yazının orijinal metnini incelemek isteyenlerin karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161905&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=194940 bağlantısından erişmesi mümkündür.
İlk olarak davaya konu kararın gerekçeleri ve başvuru hakkında bilgi verilmesi yerinde olacaktır:
“Blackrock, Inc.” firması 28 Ağustos 2012 tarihinde “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” kelime markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.
SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY
Başvurunun kapsamında 35. sınıfa dahil “Piyasa verilerinin ekonomik analizi ve bununla ilgili danışmanlık hizmetleri, finansal yatırımcılar ve finans profesyonelleri için ticari araştırma ve pazar araştırması hizmetleri, ticari yönetim danışmanlığı, ticari pazar analizi hizmetleri.” ve 36. sınıfa dahil “Finansal yönetim ,finansal danışmanlık hizmetleri ve burada tek tek sayılmayacak çok sayıda finansal hizmet” yer almaktadır.
Bu noktada başvuruyu oluşturan “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganının Türkçe karşılığının “ÖYLEYSE PARAMLA NE YAPACAĞIM” ibaresi olduğu belirtilmelidir.
OHIM uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder. İtirazı inceleyen OHIM Temyiz Kurulu, 11 Eylül 2013 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder.
Temyiz Kurulu’na göre, başvuru kapsamındaki hizmetlerin tamamı finans veya yatırımla ve dolayısıyla parayla ilgilidir. Buna ilaveten, kamunun ilgili kesimi ortalama tüketicilerden ve profesyonellerden oluşan kişilerdir ve bu kişilerin promosyon terimlerine ilişkin dikkat düzeyi görece düşüktür. “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” ibaresi tek bir anlama gelmektedir, kelimelerle oynama içermemektedir, fantezi nitelikte bir ibare değildir ve herhangi bir yaratıcı unsur içermemektedir. Bu bağlamda, başvuru kapsamında bulunan parayla ilgili hizmetler açısından, terim çok açık ve kolay anlaşılır niteliktedir ve İngilizce’nin gramer kurallarına uygundur. Temyiz Kurulu, inceleme konusu sloganın tüketicilerin zihninde oluşturduğu tek sorunun finansal durumlarına yönelik değerlendirme yapmaya davet olduğu görüşündedir.
Reklam sloganları hakkında yerleşik olan içtihat, bu tip ibarelerin sadece reklam sloganları olmaları nedeniyle tescillerinin engellenemeyeceği yönündedir. Buna karşılık, bu nitelikteki sloganların tescil edilebilmeleri için, kamunun ilgili kesimi tarafından, malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir işaretler olarak derhal algılanmaları gerekmektedir. Temyiz Kurulu’na göre, incelenen başvuru için böyle bir durum söz konusu değildir, dolayısıyla başvurunun 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(b) maddesi çerçevesinde ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararı yerindedir.
Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Mahkeme kararı aşağıda detaylarıyla aktarılmıştır.
Başvuru sahibinin iki temel iddia çerçevesinde ret kararının yerinde olmadığını savunmaktadır: (i) Başvuru ayırt edici niteliğe sahiptir. (ii) OHIM, Adalet Divanı’nın C-398/08 sayılı kararında yer alan ilkeleri yanlış biçimde değerlendirmiştir.
Genel Mahkeme ilk olarak konu hakkındaki içtihadı özetlemiştir:
Topluluk Marka Tüzüğü madde 7(1)(b) çerçevesinde ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler tescil edilmeyecektir.
Mahkemeye göre, markanın asli fonksiyonu, malların veya hizmetlerin ticari kaynağını göstermek ve bu yolla ilgili malları veya hizmetleri edinen tüketicilerin sonraki bir satın alma esnasında, önceki deneyimlerinden memnun kalmaları halinde bu deneyimi tekrarlamalarını, tersine memnun olmamaları halinde ise aynı deneyimden kaçınmalarını sağlamaktır.
Yerleşik içtihada göre, bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olduğundan bahsedebilmek için, bu markanın tescili talep edilen malların belirli bir işletmeden kaynaklandığını göstermesi ve bu şekilde malların diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlaması gerekmektedir. Bir markanın ayırt edici niteliği, öncelikle tescil talebine konu mallar veya hizmetler, ikinci olarak, kamunun ilgili kesiminin belirtilen mallara veya hizmetlere yönelik algısı esas alınarak değerlendirilmelidir.
Tescili talep edilen mallara veya hizmetlere yönelik olarak, aynı zamanda reklam sloganı veya bu malların satın alınmasını sağlamak amacıyla kalite veya teşvik emaresi olarak kullanılan işaretlerden müteşekkil markalar, bu kullanımları nedeniyle tescilden muaf tutulamazlar. Adalet Divanı, bu tip markaların ayırt edici karakteri değerlendirilirken, sloganlara diğer işaretlere uygulananlardan daha katı kriterler uygulanmaması gerektiğini de ifade etmiştir.
Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterler farklı marka türleri bakımından aynı olsa da, bu kriterler uygulanırken, kamunun ilgili kesiminin algısının her marka türünde aynı olacağından bahsedilmesi mümkün değildir ve bu nedenle, bazı marka türlerinde ayırt edici niteliğin ortaya konulması diğer marka türlerine kıyasla daha zor olabilir. Belirtilen zorluklar, reklam sloganlarının ayırt edici karakterinin tespiti için, kelime markalarının ayırt edici karakterinin tespitinde kullanılanlardan daha farklı ilave veya eksik kriterler kabul edilmesini meşru hale getirmez. Özellikle, reklam sloganlarının ayırt edici niteliğinin varlığının kabul edilebilmesi için, sloganın hayalgücü içermesi veya sürpriz veya sarsıcı etki oluşturacak kavramsal algı yaratması şartları getirilemez. Bunun ötesinde, kamunun ilgili kesiminin markayı bir promosyon ifadesi olarak algılayacağı ve bu tip ifadelerin övücü nitelikleri nedeniyle diğer işletmelerce de kullanılabileceği iddiası, tek başına markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna varılabilmesi için yeterli değildir.
Kelime markalarının övücü çağrışım yapması, bu tip markaların kapsadıkları mallar veya hizmetler bakımından ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmez. Bu çerçevede, bu tip markaların tüketiciler tarafından hem bir promosyon ifadesi hem de malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak algılanması mümkündür. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin, markayı kaynak gösterir şekilde algılaması durumunda, bu marka aynı zamanda -hatta öncelikle- bir promosyon ifadesi olarak değerlendirilse de, bu değerlendirme ayırt edici karakterin varlığının tespitinde etkili olmayacaktır.
Mahkeme ayırt edici niteliğe yönelik değerlendirmeyi yukarıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yapmıştır.
Kamunun ilgili kesimine ilişkin olarak, bu kesimin OHIM Temyiz Kurulu kararında da belirtildiği gibi, hem ortalama tüketicilerden hem de profesyonellerden oluştuğu, markanın İngilizce kelimelerden ibaret olduğu, dolayısıyla ayırt edici nitelik değerlendirmesinin İngilizce konuşan halk esas alınarak yapılması gerektiği ortaya konulmalıdır.
Buna ilaveten, Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, promosyon ifadeleri söz konusu olduğunda, kamunun ilgili kesiminin dikkat derecesi düşük olabilir, bu durum tescil talebinin konusu finansal ve parasal hizmetler bakımından da geçerlidir.
Yerleşik içtihada göre, bileşke kelime markaları söz konusu olduğunda, işareti oluşturan unsurlardan her birinin anlamı tek başına ve diğerlerinden izole edilmiş şekilde değerlendirilmemeli, aksine işareti oluşturan tüm unsurların bir arada oluşturduğu anlam dikkate alınmalıdır. Bu durum, incelemeye başlarken başvuruyu oluşturan kelimelerin her birinin anlamının ayrı biçimde incelenemeyeceği anlamına gelmez. Bütüncül değerlendirmeye giden yolda, bileşke markayı oluşturan bileşenlerin her birini ayrıca değerlendirmek yerinde olabilir.
İncelenen vakada, başvuru yaygın kullanıma konu 8 İngilizce kelimeden oluşmaktadır: “so”, “what”, “do”, “I”, “do”, “with”, “my”, “money”. Başvuruyu oluşturan kelimelerin genel niteliği ve başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin alanı dikkate alındığında, “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganının anlamının kamunun ilgili kesimince kolaylıkla anlaşılacağı düşünülmektedir.
Yaygın kullanıma konu İngilizce kelimelerin tek bir ifade içerisinde toplanması suretiyle oluşturulan ve İngilizce gramer kuralarına uygun olan başvuru, derhal anlaşılacak açık ve kesin bir mesaj vermekte ve İngilizce konuşan tüketicilerce herhangi bir yorum yapılmasını gerektirmemektedir. Bu çerçevede, “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganı kişinin kendisine finansal kaynakları ve varlıkları ile ne yapması gerektiği sorusunu yöneltmesine yol açmaktadır. İncelenen vakada, başvuru kapsamındaki hizmetlerin makul derecede bilgili ve gözlemci tüketicileri, başvuruya konu ifadeyi gördüklerinde kendilerine paralarını etkin biçimde kullanıp kullanmadıklarını soracaktır. Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, kişinin kendisine sorduğu bu soru, finansal bir uzmandan danışmanlık hizmeti alma yolunda atılan ilk adım niteliğindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin öne sürdüğünün aksine, Temyiz Kurulu, başvuruda yer alamayan mesajlara ilişkin bir çözümleme yapmış durumda değildir. Bu bağlamda, başvuru, kişilerin kendilerine sorduğu bir sorudan oluşmaktadır ve ifade kamunun ilgili kesiminin başvuru kapsamındaki hizmetlere ilişkin genel bir talebini belirtmektedir. Bunun ötesinde, başvuruyu oluşturan ifade oldukça açıktır ve kamunun ilgili kesiminin hizmetlerle doğrudan bir bağlantı kurmasını engelleyecek anlamsal bir derinlik içermemektedir. Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, başvuruyu oluşturan “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (öyleyse paramla ne yapacağım)” sorusunu kendisine soran kişi, bir yatırım profesyoneline danışma ihtiyacı hissetmektedir. Bu husus, başvuru kapsamındaki tüm hizmetlerin parayla ilgili olduğu göz önüne alındığında, terimin ilgili hizmetler bakımından sıradan – banal bir ifade olduğunu ortaya koymaktadır.
Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, başvuruya konu sloganın birden fazla anlamı olması ve bu durumun başvurunun ayırt edici niteliği olduğunun bir göstergesi olduğudur. Bununla birlikte, Adalet Divanı’nın “Live Richly” kararında belirtildiği üzere “Bir promosyon sloganının birden fazla anlamının bulunması sloganın ayırt edici niteliğinin bulunduğu sonucuna varılabilmesi için tek başına yeterli değildir.” Bu durumda başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da kabul edilmemiştir.
OHIM’in farklı birimleri arasında fonksiyonları itibarıyla devamlılık bulunsa da, Temyiz Kurulu içtihadında açık yer aldığı üzere, Kurul karar verirken, OHIM’in ilgili biriminin gerekçelendirmesi ile bağlı değildir.
Başvuruya konu ifadenin soru kalıbında olması, başvuru kapsamında hizmetler açısından ifadenin sıradanlığını ortadan kaldıran bir husus değildir.
Başvuru sahibi, başvurunun başında yer alan “so (öyleyse, bu nedenle, bunun sonucu olarak)” kelimesinin önceki bir olayı işaret ettiğini, dolayısıyla sloganın tüketicilerin zihninde aşamalı bir değerlendirmeye konu olacağını iddia etmektedir. Buna karşılık, OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, bu kelimenin slogana dahil edilmesi, kamunun ilgili kesiminin önemli bir karar vermeden, yani parasını yatırıma yöneltmeden önce bir an için durup düşündüğünü göstermektedir. Bunun sonucu olarak, “so” kelimesinin başvuruda yer alması, sloganın apaçık anlamını değiştirmemekte veya slogana, sloganın ayırt edici nitelikte olarak değerlendirilmesini gerektirir, sıradışı gramatik bir yapı katmamaktadır.
Son olarak, başvuruya konu sloganın önceden üçüncü bir tarafça kullanılmamasının, sloganın ayırt edici niteliğe sahip olduğu anlamına gelmediği de belirtilmelidir.
Tüm bunların sonucunda, başvuruya konu sloganın ayırt edici nitelikte olmadığı tespitini içeren OHIM Temyiz Kurulu kararı yerinde bulunmuştur.
Takiben, başvuru sahibinin diğer itiraz gerekçesi yani, OHIM Temyiz Kurulu’nun, Adalet Divanı’nın C-398/08 sayılı kararında (Audi v. OHIM) yer alan ilkeleri yanlış biçimde değerlendirdiği iddiası incelenmiştir.
OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, sloganın başvuruya konu hizmetler açısından paranın kullanımına ilişkin basit bir kavramsal karşılığı bulunduğunu, kamunun ilgili kesiminin bu anlamı algılamak için çaba göstermesine gerek olmadığını ve terimin hizmetlerle bağlantılı bir anlamı olduğunu tespit etmiştir. Temyiz Kurulu, tüm bunların sonucunda, sloganın başvuru kapsamındaki hizmetler bakımından, ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacağı ve ayırt edici nitelikte olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Temyiz Kurulu, kararın sadece 15. paragrafında sloganın övücü ve promosyona yönelik bir slogan olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin iddia ettiğinin tersine, sloganın derin bir analizi yapılmıştır.
Temyiz Kurulu bu analizi yaparken, “Tescili talep edilen mallara veya hizmetlere yönelik olarak, aynı zamanda reklam sloganı veya bu malların satın alınmasını sağlamak amacıyla kalite veya teşvik emaresi olarak kullanılan işaretlerden müteşekkil markalar, bu kullanımları nedeniyle tescilden muaf tutulamazlar. Adalet Divanı, bu tip markaların ayırt edici karakteri değerlendirilirken, sloganlara diğer işaretlere uygulananlardan daha katı kriterler uygulanmaması gerektiği kararını önceden vermiştir. Kelime markalarının övücü çağrışım yapması, bu tip markaların kapsadıkları mallar veya hizmetler bakımından ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmez. Bu çerçevede, bu tip markaların tüketiciler tarafından hem bir promosyon ifadesi hem de malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak algılanması mümkündür. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin, markayı kaynak gösterir şekilde algılaması durumunda, bu marka aynı zamanda -hatta öncelikle- bir promosyon ifadesi olarak değerlendirilse de, bu değerlendirme ayırt edici karakterin varlığının tespitinde etkili olmayacaktır.” ilkelerini dikkate almıştır.
Bir diğer deyişle, başvuruya konu slogan sadece bir reklam sloganı olması nedeniyle reddedilmemiştir. OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu reddetmesinin nedeni, sloganın promosyonel niteliğinin ötesinde, kamunun ilgili kesiminin başvuruya konu hizmetler açısından, sloganı ticari kaynak gösterir bir işaret olarak algılamasını sağlayacak herhangi bir unsurun sloganda bulunmamasıdır.
Adalet Divanı C-398/08 sayılı kararında (Audi v. OHIM), başvuruya konu “Vorsprung Durch Technik (teknoloji yoluyla avantaj (veya gelişme))” sloganının ayırt edici niteliğe sahip olduğu kararını verirken, sloganın kolaylıkla hatırlanmasını sağlayabilecek, birden fazla anlama gelen veya kelimeler üzerinde oynama içeren veya hayal ürünü, sürpriz içeren veya beklenilmedik nitelikte olan yapıya sahip olduğunu belirtmiştir. Buna karşılık incelenen başvuru, “Vorsprung Durch Technik” sloganından farklı olarak kararın önceki bölümlerinde detaylı olarak açıklandığı üzere, ticari kaynak gösterebilme işlevini herhangi bir şekilde yerine getiremeyecek, ayırt edici özelliği bulunmayan bir slogan niteliğindedir. Belirtilen husus ve karar içeriğinde yer verilen birkaç ek husus da dikkate alınarak, başvuru sahibinin Adalet Divanı’nın C-398/08 sayılı kararında (Audi v. OHIM) yer alan ilkelerin yanlış biçimde değerlendirildiği yönündeki iddiası da haksız bulunmuştur.
Belirtilen tüm değerlendirmeler ışığında, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganının ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle, Topluluk Marka Tüzüğü paragraf 7(1)(b) uyarınca reddedilmesi yönündeki kararı yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.
Yazının başında da belirttiğimiz üzere, sloganların tescil edilebilirliği konusunda birbirleriyle çelişen veya farklı tespitler içeren çok sayıda kararla karşılaşılması mümkündür ve OHIM ile Adalet Divanı kararları incelendiğinde bu husus açık olarak ortaya çıkmaktadır. İncelenen vakada davacı, Adalet Divanı’nın C-398/08 sayılı önceki kararında yer alan ilkelere aykırılığa kolaylıkla öne sürebilmekte ve Temyiz Kurulu veya Mahkeme de aynı rahatlıkla başvurunun incelenmesinde aynı ilkelere aykırı bir husus olmadığını ifade edebilmektedir. Bu ikilemin marka incelemesinin doğasından kaynaklanan belirli derecedeki subjektifliği gösterdiği açık olmakla birlikte, yorum marjının bu derecede açık olması tercih edilebilir nitelikte değildir. Yorum marjının bu denli açık olmasının nedeni, kanaatimizce sloganların tescil edilebilirliğine ilişkin değerlendirme kriterlerinin Adalet Divanı kararlarında çok net olarak ortaya konulmamış olması ve her vaka bazında aynı kriterler kullanılarak farklı sonuçlara gidilebilmesinin mümkün olmasıdır. Tüm bu hususlara karşın, incelenen vakada, “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganının ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki karar kanaatimizce de yerindedir.
Önder Erol Ünsal
Nisan 2015