Avukat, Arabulucu Osman Umut KARACA; Avukat, Marka ve Patent Vekili Poyraz DENİZ ile Avukat, Marka ve Patent Vekili Görkem GÖKÇEN tarafından kaleme alınan, üçüncü baskısıyla Lykeion Yayınları’ndan çıkan çözümlü soru bankası formatındaki kitap, 2021 yılının Haziran ayında raflardaki yerini almıştır.
Sınai mülkiyet haklarına ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde işlem yapma yetkisi hak sahipleri dışında münhasıran marka vekilleri ile patent vekillerine aittir. Marka vekili ve/veya patent vekili olabilmenin olmazsa olmaz koşulu ise her iki yılda bir yapılan sınavlarda başarılı olmaktır. Tek yılların son aylarında gerçekleştirilen marka ve patent vekilliği sınavlarına gösterilen ilgi her sınav döneminde biraz daha artmaktadır. Söz konusu sınavlar bakımından 2015 yılı önemli bir kırılma noktasıdır. Belirtilen yıldan itibaren sınav soruları TÜRKPATENT tarafından hazırlanmaya başlanmış ve bu değişim sınavın zorluk derecesini de yükseltmiştir. Bir diğer kırılma noktası ise 2017 yılında yaşanmıştır. 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile birlikte, bir kısmı marka ve patent vekilliğine ilişkin olmak üzere, Türk sınai mülkiyet sistemindeki köklü değişikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin tamamı 2017 yılının sonunda yapılan marka ve patent vekilliği sınavlarına da yansımıştır. Normatif düzeydeki bu dinamik yapının, 2021 yılında yapılacak sınavlarda da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir.
Marka ve patent vekilliği sınavlarına hazırlanan adaylar için bir kaynak niteliği taşıyan kitap, TÜRKPATENT’in teşkilat yapısındaki, marka vekilliği ve patent vekilliği sistemindeki ve sınai mülkiyet mevzuatındaki tüm değişiklikler incelenerek hazırlanmıştır. Kitap, yeni soruların eklenmesiyle güncellenmiş ve genişletilmiştir. Kitabın son bölümünde sınava girmeden önce incelenmesinde fayda olduğu düşünülen düzenlemeler liste halinde okuyucularla paylaşılmıştır. Kitabın ana bölümleri şunlardır:
Marka Hukukuna İlişkin Sorular
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hukukuna İlişkin Sorular
Tasarım Hukukuna İlişkin Sorular
Patent ve Faydalı Model Hukukuna İlişkin Sorular
Ortak Hukuk Soruları
Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Sorular
Patent Vekilleri ve Marka Vekillerinin Meslek Kuralları ile Disiplin Sorumluluğuna İlişkin Sorular
Tüm Soruların Çözümleri
Cevap Anahtarı
Sınai Mülkiyet Mevzuatında Yer Alan Önemli Düzenlemelere İlişkin Liste
Kitap, akademik yayınların satışını gerçekleştiren kitapçılardan veya aşağıdaki bağlantılardan çevrim içi yolla temin edilebilir:
6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 33 kapsamında yer alan düzenleme uyarınca “doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden bu kitapta yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından” yararlanabilir.
Coğrafi işaretler, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yayınlamış olduğu başvuru kılavuzunda[1] da ifade edildiği üzere temel olarak benzerlerinden farklılaşmış ve bu farkı kaynaklandığı yöreye borçlu olan yöresel ürün adlarını ifade eder. Bu anlamda coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir.
Coğrafi işaret tescili ile amaçlanan, tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan kişi ya da firmaların tümünü korumak ve özünde de coğrafi işarete konu ürünün niteliğinin bozulmayarak tüketiciye ulaştırılmasıdır. Bu anlamda tescil ile işaret üzerinde tekel yaratılma amacı güdülmemekte olup tam tersi ürünün özüne uygun olmadığı halde coğrafi işaretin ünü ve değerinden yarar sağlamak isteyenlerin önüne geçilmek istenilmektedir. Bu sayede ürüne niteliğini veren unsurların değiştirilmesinin, denetim mekanizmaları aracılığıyla engellenmesi sağlanmakta ve tek bir kimsenin değil, belli bir grubun, bölgenin, ülkenin ve genel tanımıyla kamunun kolektif menfaati korunmaktadır.
Bu nedenledir ki coğrafi işaretli ürünlerin üreticileri, ürünlerin üretimi sırasında, ürünün karakteristik özelliklerinin korunması amacıyla çoğu zaman üretim miktarını sınırlı tutarak faaliyetlerini yürütmektedirler. Bunun karşılığı olarak ise coğrafi işaretli ürünler, alternatiflerine göre genel olarak daha yüksek fiyata alıcı bulabilmektedirler. Örneğin bu konuda yazılmış bir makalede[2] sadece coğrafi işarete konu ürünlerde 2012 yılı verilerine göre, Fransa’nın 19 milyar avro gelir elde ettiği, coğrafi işaretli ürünlerin ihracatından 6 milyar avro gelir sağladığı ve bu rakamın gıda endüstrisinin yıllık toplam ihracatının %30’unu oluşturduğu belirtilmiş ve devamında coğrafi işaretli Fransız peynirlerinin, diğer peynirlere göre %30 oranında, şaraplar ise %230 oranında daha yüksek fiyata alıcı bulduklarına değinilmiştir.
Nitekim ülkemizdeki durum da farklı olmayıp yapılan araştırmalarda coğrafi işaretli bir ürün olan “Ayvalık Zeytinyağı” na olan tüketici talebinin, coğrafi işaret niteliği göstermeyen rakiplerine kıyasla %58 daha fazla olduğu, yine aynı ürün için tüketicilerin %82’sinin daha fazla ücret ödemeyi kabul ettikleri tespit edilmiştir. [3]
Dolayısıyla coğrafi işaretler tüketicinin satın alım tercihlerini doğrudan etkileyen, tüketicinin piyasa koşullarına nazaran daha yüksek fiyatlar ödemeye isteyerek razı olduğu ürünlerdir. Bu ürünlerin üretimleri, karakteristik özelliklerinin hiçbir surette bozulmaması suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiğinden, üretim maliyetlerinin artması ve bunun ürün fiyatına yansıması toplum nezdinde kabul görmüş bir durum olup bu ürünlerin herkes tarafından üretilmesi mümkün ise de üretimin belli kriterlerin korunarak yapılması da bir zorunluluktur.
Bu açıklamaların temelinde coğrafi işaret koruması ile hedeflenenin tek başına bir sınai hak tescili elde etmek olmadığı, coğrafi işaretlerin arkasında kültürel, sosyolojik, ekonomik daha birçok sebebin gözlendiği ve var olduğunun gösterilmesi yatmaktadır. Coğrafi işaretlerin SMK m. 148 uyarınca lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olamaması ve teminat olarak gösterilememesinin nedenlerinden biri de yine bu niteliğidir.
Coğrafi işaretler ile ilgili süregelen en temel tartışma konusu da bu işaretlerin çoğu zaman coğrafi kaynak gösteren ibareler içerir markalar ile karıştırılmasıdır. Terminolojik olarak coğrafî marka kavramı kapsamına temel olarak bir coğrafî yerin adını içeren kelime markaları girmektedir.[4] Örneğin yazının da temel örneklemi olan “Bolu Çikolatası” markası, coğrafi bir yer adı olan “bolu” ve “çikolata” ürün adının kullanılması ile oluşturulmuş bir markadır. Bolu ili, çikolata ürünleri ile meşhur veya yaygın bilinirliği olan bir yer değildir. Çikolata ürünü bölgeyle özdeş hale gelmiş bir ürün çeşidi ise hiç değildir. Bu ibarenin coğrafi işaret tescili amacıyla gerçekleştirilmiş olunan C2010/047 sayılı coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde reddedilmişken[5], aynı ibarenin tüzel bir kişi adına 2012/24176 sayısı ile marka tescil korumasına layık görüldüğü anlaşılmaktadır.
Markalar ve coğrafi işaretlerin her ikisi de, belli mal ve hizmetler için talep edilirler. Yukarıda da belirtildiği üzere aralarındaki temel farklardan biri, markaların üzerinde kullanılacağı mal ve hizmetlerin, sahibinin inisiyatifine bağlı olarak seçilmesine karşın coğrafi işaretlerde korumanın talep edildiği malların keyfi olarak seçilememesidir.[6] Bununla birlikte markaların, esas unsurlarını korumak suretiyle tescil kapsamına uygun şekilde kullanılmaları gerekirken, coğrafi işaretlerde, işarete konu ürünün coğrafi işaret kriterlerine uygun üretilmesi/kullanılması gerekmektedir.
Bu anlamda coğrafi işaretlerin, marka olarak tescilin önüne geçilmesinde toplum menfaati yer almakta olup ulusal marka mevzuatlarının çoğunda, coğrafi işaret içerir marka başvuruları mutlak ret nedenleri gözetilerek reddedilmektedir.[7] Nitekim SMK m. 5/1-i hükmünde tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği bir mutlak ret nedeni olarak düzenlenmiştir. Madde gerekçesine göre, söz konusu düzenleme ile müstakil bir sınai mülkiyet hakkı olan coğrafi işaretlerin hususiyetle korunması amaçlanmıştır. Hatta bu korumada tescilli coğrafi işaretin marka örneğinde yalnızca esas unsur olarak değil, tali unsur olarak kullanımı halinde dahi marka başvurusu reddedilecektir. Söz gelimi, Çorum Leblebisi veya Antep Fıstığı gibi ibareleri esas unsur veya tali unsur olarak içeren işaretlerin bu düzenleme ile tescili yasaklanmıştır.[8] Her ne kadar tüketici algı ve tercihlerinde, markanın esas unsuru önem taşımakta ise de markada coğrafi işaret korumasına alınmış bir ibareye yer verilmiş olunması da yine tüketici açısından bir tercih nedeni olacağından, kanun koyucu işaretin esas veya tali unsur olarak kullanımı arasında bir ayrıma gitmemiştir.
Keza SMK m.48’de de coğrafi işaretler ve markalar arasındaki ilişki özel olarak düzenlenmiş olup maddenin birinci fıkrasında “coğrafi işaretin tescilinden sonra 44 üncü maddede belirtilen biçimlerde veya tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka başvurusu reddedilir, tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınabilir” düzenlenmesine yer verildiği görülmektedir.
Madde metni ve gerekçesi son derece açık olup tescil edilmiş bir coğrafi işaretin, coğrafi işaret ile ilgili mal veya hizmetleri kapsayacak herhangi bir şekilde marka tescil başvurusuna konu edilmesi bir ret; tescil edilmiş ise hükümsüzlük gerekçesi olacaktır. Coğrafi işaret tescillerinin korunması hakkındaki uluslararası düzenlemelerden biri de Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 10. maddesi olup, üye devletlerin coğrafi işaretleri haksız rekabete karşı etkili biçimde korumaları yükümlülüğünü içermekte ve haksız rekabet koruması ülkeden ülkeye farklılık göstermekte ise de ürünlerin coğrafi kökenleri bakımından halkı yanıltıcı nitelikteki kullanımların haksız rekabet oluşturduğu genel kabul görmektedir.[9]
Dolayısıyla tescilli bir coğrafi işaretin, daha sonradan herhangi bir şekilde marka korumasına konu edilememesinin temelinde de coğrafi işarete, marka başvurularında yer veren hak sahipleri lehine, tüketici algısında haksız bir menfaat temin edilmesinin önüne geçilmek istenilmesi yer almaktadır. Nasıl ki coğrafi işaret tesciline sahip bir ürün, tüketici nezdinde doğrudan kalite algısı yaratmakta ve tüketici açısından öncelikli tercih sebebi olmakta ise bu ibareyi içerir bir markanın da rakiplerine göre tercih edilme önceliği bakımından haksız bir avantaj sağlaması bu sayede önlenmeye çalışılmaktadır.
Tescilli bir coğrafi işaretin, daha sonradan marka başvurusuna konu edilememesi durumu net ve herhangi bir tartışmaya tabi olmaksızın engellenmiştir. Ancak SMK m. 48/2’de “coğrafi işaretle aynı veya benzer bir marka, coğrafi işaretin korunmasından önce iyiniyetle tescil edilmiş veya bu markanın kullanım hakkı iyiniyetle kazanılmışsa, coğrafi işaretin hak sahibine verdiği yetkiler, marka başvurusunun tesciline ve iyiniyetli kullanımına zarar vermez” şeklinde farklı bir düzenleme daha yer almaktadır.
Bu düzenlemeye göre coğrafi işaret ile aynı veya benzer nitelikte olan bir markanın, coğrafi işaret tescilinden önce iyi niyetle tescil edilmiş veya fiili kullanıma dayalı olarak işaret üzerinde bir hak elde edilmiş olması halinde coğrafi işaretten doğan hakların, önceki tescile zarar veremeyeceği ifade olunmuştur. Kanun koyucu bu düzenleme ile henüz coğrafi işaret tesciline konu edilmemiş ve coğrafi kaynak gösterme (SMK m. 5/1-c) ve tüketiciyi yanıltma (SMK m. 5/1-f) mutlak ret nedenlerine de takılmamış coğrafi yer adı içerir bir işareti, önceden tescil ettirmiş veya önceden beri kullanan hak sahiplerini korumaktadır. Söz gelimi Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 12.03.2018T., 2016/7743E., 2018/1879K. sayılı ilamında “bolu çikolatası” markası ile ilgili olarak; “Bolu Çikolatası’ ibareli markanın 30. sınıfta yer alan “Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler.“ yönünden tescil başvurusunda bulunulduğu, davacı başvurusunun KHK m. 7/1-a hükmüne göre marka olma niteliğine sahip olduğu, dava konusu başvurunun “Bolu” sözcüğünün coğrafi yer adı olması ve “Çikolata” kelimesinin de tescil ettirilmek istenen ürünün adı olması sebebiyle 556 sayılı KHK m. 7/1-c hükmü anlamında “Çikolata” emtiasının tescilinin mümkün olmadığı, diğer emtialar açısından bir tescil engeli bulunmadığı, ancak davacının dava konusu markayı 2001 yılından itibaren çikolata emtiası için kullandığının 2 ayrı mahkeme kararı ile sabit olduğundan 7/1-c hükmündeki tescil engelinin 7/2 hükmü sebebiyle aşılabileceği, bu nedenle kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen farklı bir değerlendirme yapılmayacağı…” şeklindeki gerekçelere haiz yerel mahkeme kararını onamış ve “BOLU ÇİKOLATASI” ibaresinin tescili mümkün bir marka olduğuna ve yine bu işaret üzerinde 2001 yılından itibaren işareti kullanan marka sahibinin hak sahibi olduğuna dikkat çekmiştir. Bu bağlamda her ne kadar “BOLU ÇİKOLATASI” markası için gerçekleştirildiği belirtilen coğrafi işaret başvurusu reddedilmiş ise de bu başvuru kabul edilmiş olunsaydı dahi, mezkur düzenlemeler uyarınca, SMK m. 48/2 uyarınca coğrafi işaret tescilinden doğan hakların, evvelden beri marka hakkını elinde bulunduran hak sahibine karşı kullanılması zaten mümkün olamayacaktı. Bu düzenleme ile kanun koyucu, coğrafi işaret tescilinden önce markasına yatırım yapmış, markasını korumuş, markasına belli bir değer kazandırmayı başarmış hak sahibini korumayı amaçlamıştır.
SMK m. 48’in son fıkrasında ise tescilli bir markanın sahip olduğu itibar, ün ve kullanım süresi de göz önünde bulundurularak bu marka ile aynı veya benzer olması sebebiyle markanın varlığına zarar verici veya gerçek kaynağı konusunda yanıltıcı olacak nitelikteki adların coğrafi işaret tesciline, önceki tarihli hak sahibinin itirazı üzerine izin verilmeyeceği düzenlenmiştir. SMK m.48/2’deki düzenlemenin farklı bir yorumu olan bu düzenleme ile tescilli marka ile aynı veya benzer nitelikteki coğrafi işaret başvurusunun, önceki markanın uzunca süredir kullanımı neticesinde elde ettiği itibar ve ün gözetilerek, marka sahibi tarafından, bu durumu ispatlaması kaydıyla, engellenebileceği düzenlenmiştir. Yine “Bolu Çikolatası” örneği çerçevesinde düzenleme ele alındığında, yukarı yer verilen Yargıtay ilamında da belirtildiği üzere evvelden beri hak sahibi tarafından kullanımı bulunan ve tescil edilmiş bu işaretin, günümüz itibariyle coğrafi işaret korumasına haiz olup olamayacağının takdiri marka sahibine bırakılmıştır. Bu anlamda marka sahibinin, “Bolu Çikolatası” ibaresi ile gerçekleştirilecek olası bir coğrafi işaret başvurusuna itiraz etmesi halinde, sahip olduğu işbu kesinleşmiş mahkeme kararları ile coğrafi işaretin tescilini engelleme olasılığı bulunduğu değerlendirilebilir. Görüleceği üzere kanun koyucu burada, herhangi bir tescilli markadan bahsetmemiş ve “itibar, ün ve kullanım süresi” kavramları ile aslında kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma kavramına atıfta bulunarak marka sahibi için önemli bir ticari değer ve gayri maddi bir mülkiyet hakkı olan marka hakkını korumadaki menfaati, coğrafi işaret koruması ile elde edilecek menfaatten daha yüksek görmüştür.
Sonuç olarak coğrafi işaret ve coğrafi yer adı içerir markalar kimi durumlarda birbiri ile iç içe geçebilir ise de kanun koyucu getirdiği yasal düzenlemeler ile hangi durumlarda hangi hak ve menfaatin ne şekilde korunacağını açıkça düzenlemiş olup bu düzenleme kapsamında kamu menfaatinin yanı sıra coğrafi yer adı içerir şekilde tescilli bireysel marka sahiplerinin de mülkiyet hakkının varlığı da korunarak toplum/birey menfaat dengesi çerçevesinde bir denge oluşturulmuştur.
[3] Zuluğ, A. 2010. Coğrafi İşaretli Gıdalara İlişkin Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 186s
[4] Yıldız, B. Yargıtay Kararları Işığında Coğrafi Markalar, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı: 2, 2018
[5] Türk Patent ve Marka Kurumu sicil kayıtları araştırılmıştır.
[6] Coşkun, A. Coğrafi Işaretler, s. 78, Ankara – Ocak 2001
Moda – tekstil sektöründe hayvan figürlerini taşıyan markalarla sık sık karşı karşıya kalmak mümkündür. Puma, kartal, timsah, kanguru, kırlangıç, köpekbalığı, penguen vb. hayvan figürleri ilk anda akla gelen dünyanın tanınmış markalarının logolarında yer alan figürlerdir.
Söz konusu hayvan figürlerini markasında ilk kez kullanan hak sahiplerinin, daha sonra yaratılan yeni markalarda aynı hayvanların farklı figüratif versiyonları kullanılsa da bu marka veya kullanımlara sıkça itiraz ettikleri bilinen bir durumdur. Örneğin dünyaca tanınmış Lacoste markasının, tekstil – moda sektöründe içerisinde timsah görseli geçmekte olan tüm kullanımlara sıkça itiraz ettiği bilinen bir gerçektir.
Genel Mahkemenin 15 Temmuz 2020 tarihli T-371/19 sayılı kararı da yine hayvan figürlerinin kullanımına yönelik benzer içerikli bir uyuşmazlığı ele almıştır. Söz konusu kararın kahramanı bu defa bir “ördek” (veya ördek yavrusu da olabilir) figürü olup Genel Mahkemeye göre, davacı “Save The Duck SpA” firmasına ait önceki tarihli markası ile başvuru sahibi Itinerant Show Room Srl firmasının şeklindeki başvurusu arasında iltibas yaratacak düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır.
Öncelikle her iki marka da 18 ve 25. sınıftaki emtiaları kapsadıklarından emtialar arasında tartışmasız bir benzerlik bulunmaktadır.
Genel Mahkeme taraf markalarını karşılaştırdığında, işaretlerin görsel olarak ortalama düzeyde benzer olduklarını, zira her iki markanın da benzer şekilde çizilmiş bir ördek figürünü taşıdığı, bu ördek figürünün siyah renkli, benzer ölçeklerde olduğunu vurgulamıştır. Davacı markasındaki dairesel figür ile dava konusu markanın dikdörtgen şekildeki mizanpajının, markalara görsel etkisi son derece sınırlıdır. Ayrıca her iki markada da “duck” ortak kelimesi yer almaktadır.
Genel Mahkemeye göre, ördeklerin yönlerindeki zıtlık, dava konusu ördeğin ayak/gövde renkleri arasındaki kontrast, sözcüklere göre konumları gibi unsurlar dikkate değer nitelikte farklılıklar meydana getirmemektedir. Her ne kadar başvuru sahibi markalardaki ortak şekil unsurunun “ayırt edici gücü zayıf bir işaret” olduğunu iddia etmiş ise de bu iddiasını destekler nitelikte argümanları dosyaya kazandırabilmiş değildir. Ayrıca yine başvuru sahibi, dava konusu markanın iki kelimeden, davacı markasının ise üç kelimeden oluşuyor olmasını, yine “fake” kelimesinin “k” sesi ile bitmesi nedeniyle güçlü, sert bir ton yarattığı halde davacı markasındaki “save the” şeklindeki başlangıç sesinin, ıslık sesi gibi telaffuz edileceği ve her şeyden öte markaların başlangıç seslerinin farklı olmaları nedeniyle işaretler arasında fonetik bir benzerlik bulunmadığını itiraz konusu etmiş ise de Genel Mahkeme bu itirazları dikkate alınabilir bulmamıştır.
Genel Mahkemeye göre, işaretlerin ortak olarak “duck” sesi taşımaları, her iki markada da son sesin bu kelime olması, ayrıca “save” ve “fake” sözcüklerinin de aynı sesli harfleri taşıyan, birbirine yüksek işitsel benzerlik gösteren kelimeler olmaları nedeniyle taraf markaları arasında fonetik benzerlik oldukça yüksektir. Mahkemeye göre, işaretlerin sahip oldukları ses ve hece sayılarındaki farklılığın, benzerlik değerlendirmesinde baskın bir rolü yoktur. Ayrıca her ne kadar tüketici işaretlerin başlangıç seslerine daha fazla önem vermekte ise de “duck” kelimesinin telaffuzdaki yüksek vurgusu işaretlerin fonetik olarak benzer algılanmalarına neden olmaktadır.
Ancak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulunun, işaretlerin kavramsal olarak yüksek düzeyde benzerlik taşıdığı görüşünü ise benimsememiştir.
Temyiz Kuruluna göre her iki taraf markasının da aynı kelime ve şekil unsurunu taşıyor olmaları nedeniyle verdiği hissiyat benzerdir. Bununla beraber Temyiz Kuruluna göre markaları oluşturan “save” ve “fake” sözcükleri münferiden farklı anlamlara olsalar da işaretlerin bütünsel anlamlarında yine bir yakınlaşma söz konusudur. Kurula göre “save the duck” ifadesi, marka sahibinin, tüketiciyi kuş tüyü tercihlerini, sentetik tüyler ile değiştirmeye yönlendiren, başka bir ifadeyle ördekleri bu şekilde korumayı hedefleyen bir anlama sahipken, “fake duck” ibaresi yine tüketiciye “yalancı ördek tüyü” algısı yaratan bir ibare olup bu sayede amaçlanan yine ördeklerin korunması fikridir. Bu nedenle Temyiz kuruluna göre, işaretlerin kavramsal olarak benzerlik düzeyleri çok üst düzeydedir.
Ancak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulunun bu aşırı uç yaklaşım içerir değerlendirmesini mantıklı bulmamış ve tüketicilerin bu kapsamda bir değerlendirme yoluna giderek kavramsal bir benzerlik kurma ihtimalini makul görmemiştir. Kaldı ki Genel Mahkemeye göre “save” ve “fake” kelimeleri, İngilizce bilen ortalama tüketiciler tarafından farklı anlamları bulunan kelimelerdir. Ancak Genel Mahkemeye göre de “duck” kelimesindeki ortaklık nedeniyle, işaretlerin bütün olarak ortalama bir kavramsal benzerlik düzeyine sahip olduklarını belirtmiştir.
Bu tespitler sonrasında Mahkeme, önceki markanın tanınmışlığının da iltibas ihtimalini arttıran bir sonuç meydana getirdiğini ayrıca vurgulamıştır.
Buna göre davacı markası İtalya ve AB ülkelerinde belli düzeyde bilinirlik elde etmeyi başarmış bir markadır. Davacı markasının yoğun kullanım sonucu elde ettiği yüksek tanınmışlığa karşı başvuru sahibince de itiraz edilmiş değildir. Bu anlamda taraf markalarının kapsamlarındaki emtiaların hemen hemen aynı olmaları, işaretler arasındaki ortalama – yüksek düzeyli benzerlik ve önceki markanın güçlü ayırt edici niteliği birlikte ele alındığında, tüketici, sonraki markayı, önceki markanın yeni bir varyasyonu veya önceki markanın yenilenmiş bir hali olarak algılayacaktır.
Her ne kadar başvuru sahibi bu hususta, taraf markalarının ortak emtia grubu olan tekstil – moda sektöründe tüketicinin dikkat düzeyinin daha yüksek olduğu, işaretleri grafik unsurlarını betimlemekle değil telaffuz ile ifade ettiği, bu nedenle bir yanılgıya düşmeyeceği çerçevesinde itirazlar ileri sürmüş ise de Genel Mahkemeye göre de emtialar ve işaretler arasında yukarı ifade edilen benzerlik düzeyi ve önceki markanın tanınmışlığı karşısında Temyiz Kurulunun verdiği kararı, sonuç olarak yerinde görmekte ve işaretler arasında iltibas ihtimalinin var olduğuna kanaat getirmektedir.
Genel Mahkemeye göre, satış mağazalarında, tüketiciler, kıyafetleri ya kendileri doğrudan seçerler ya da bir satış danışmanın aracılığıyla tercihlerini belirtirler. Buna göre her ne kadar gerek ürün gerekse marka seçiminde sözsel bir ilişki kurulsa da genel anlamda tercihler görsellik üzerinden yapılmaktadır. Bu anlamda işaretlerin görsel algıları, tüketicide, satın alım öncesindeki esas algıdır. Bu nedenle görsel algı, bu tür emtialarda (tekstil sektöründe) daha ön planda olmaktadır. Dolayısıyla işaretler arasındaki görsel benzerlik, tüketicinin, ürünlerin ticari kaynakları noktasında bir yanılgı oluşturabilecektir. Ayrıca yine tüketici bu noktada, taraf markalarını telaffuz etse dahi, işaretlerin fonetik olarak da yüksek düzeyli benzerlik taşımaktadır. Bu durum da yine tüketiciyi, işaretler arasında yanılgıya düşürebilecektir.
Genel Mahkeme, bütüne ilişkin değerlendirmesinde, önceki markanın sahip olduğu yüksek ayırt edici karakterin, dava konusu markanın bu ayırt edicilikten yararlanma ve davacı markasının şöhretini kullanma amacıyla oluşturulmuş bir marka olduğuna kanaat getirerek işaretler arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu yönündeki Temyiz Kurulu kararı ile benzer bir görüşü benimsemiştir. Genel Mahkemeye göre, ayırt edici vasfı daha yüksek olan işaretlerin, daha yüksek bir korumadan yararlanmaları gerekmekte olup bu noktada ilgili tüketicinin önceki marka hakkında bilgi sahibi olup olmadığı da güçlü bir etkendir.
Nihai anlamda işaretler ortak olarak bilinen hayvan figürlerini taşıdıklarında, genel ilke uyarınca, bu işaretlerin kavramsal olarak benzer oldukları ve hatta işaretlerin yalnızca hayvan figüründen oluşuyor ise de aynı oldukları tespitinde bulunulması mümkündür. Ancak bu durum her hal ve koşulda iltibas ihtimalini beraberinde getirmeyecektir. Özellikle önceki markayı oluşturan işaretteki figürün, toplum nezdinde bilinen ve yaratıcılığı düşük nitelikte bir görselle tasviri halinde, önceki markanın toplum nezdinde bir bilinilirliği de mevcut değil ise kavramsal benzerlik, karıştırılma ihtimaline sebebiyet vermeyecektir. Zira esas olan marka sahibinin jenerik nitelikteki bir hayvan görseli üzerinde münhasır hak elde etmesi değil kendi yarattığı özgün işaret ile sonraki markadaki figürün de önceki marka ile benzerlik taşıyor olmasıdır. Nitekim ülkemizdeki uygulamada benzer bir görüş benimsenmektedir. Örneğin markası ile görselini ve ayrıca bazı ayırt edici ek sözcük unsurlarını içerir sonraki marka arasında görülen bir uyuşmazlıkta, yerel mahkemece “orta düzey bir tüketicinin, davacının orijinal ve ayırt edici “uğur böceği” şeklini öğrenip belleğine kaydettikten sonra, “seçici tutma” yoluyla davalı markalarında bulunan sözcük unsurlarını görme algısı azalabilir ve önceden bildiği şeklin imajından hareketle markaları ilişkilendirebilir” gerekçeleri ile “n11” markasının tanınmışlığı da gözetilerek taraf markaları arasında iltibas ihtimali bulunduğu yönünde verilen karar, Yargıtay 11. HD’sinin 2018/2743E – 2019/4216 sayılı hükmü ile de onanmış ve kesinleşmiştir. Bu anlamda ülkemizdeki uygulamada da benzer kriterlerin arandığından bahsedilmesi mümkündür.
İngiltere Galler Adalet Yüksek Mahkemesi’nin [2020] EWHC 124 (Ch) sayılı kararına konu bu uyuşmazlık kapsamında RED BULL GMBH firmasının, enerji içeceği ürünlerinde çokça tanınmış “RED BULL” markalarındaki boğa figürleri ve yine markalarında kullanılan renk kombinasyonu ile oldukça benzer olduğunu iddia ettiği “BIG HORN” ibaresini ve dağ keçisi figürlerini taşıyan markanın, enerji içecekleri ve su emtialarındaki kullanımlarının, RED BULL tanınmış markalarından doğan hakları ihlal ettiği iddiasıyla hem Bighorn isimli Birleşik Krallık firmasına, hem bu firma ile bağlantılı Voltino isimli Bulgar firmasına hem de anılan ürünlerin reklamını yapan internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının sahibi olan Bighorn şirket yetkilisi gerçek kişiye karşı dava ikame etmiştir.
Redbull bu iddialarını ortaya koyarken aşağıdaki gibi bir tabloyu mahkemeye sunmuştur.
Davacı taraf iddiaları özetinde 1987 yılında Avusturya’da faaliyetine başlayan RED BULL markasının, o tarihten itibaren oldukça yoğun bir şekilde kullanıldığı ve tanıtımının yapılmakta olduğunu, tüketici nezdinde, tüm dünyada ciddi bir itibar ve bilinirlik kazanmış global bir marka olduğunu vurgulamaktadır. Davacı, RED BULL markasının, özellikle gençler ve sporcular nezdinde ciddi anlamda bilinirliğinin bulunduğunu belirterek bu iddiasını deliller ile de desteklemiş, bu delillere karşı ise davalı yanca bir itirazda bulunulmamıştır. Yine sunulan deliller ile davacı, RED BULL markasının Ocak 2019 yılında Birleşik Krallıkta enerji içeceği pazarının %30’una hakim olduğunu, çokça reklam ve tanıtımını gerçekleştirdiğini iddia etmiş olup RED BULL markasının dünyanın en değerli ve tanınan markalarından biri olduğunun kabul edildiğini belirtmiştir.
Yine davacı iddialarında, 2016 yılında davalılar arasındaki Voltino firmasının, yukarıdaki tablodaki gibi ikili koç şekli ve güneş figürünü içeren bir marka başvurusu gerçekleştirdiği, bu başvuruya karşı itiraz ettiklerini belirtmiştir. Taraflar arasında o tarihte başlayan bu sürece rağmen, her üç davalının da hem Birleşik Krallık hem de Bulgaristanda, söz konusu marka ile aktif ticari faaliyetlerine başladığını belirtmiştir. Davacıya göre, piyasaya sürülen ürünler kutulu olarak satılmakta olup bu kutuların yapısı ve formu RED BULL markasını taşıyan klasik kutu yapısı ile birebir aynıdır. Ayrıca RED BULL, kendisinin de test amaçlı olarak bu ürünlerden satın aldığını ve satın aldığı ürünlerin yukarıdaki görseller arasında örneklenen haliyle çift koç ve güneş figürünün yanı sıra ayrıca mavi/ gümüş renk dizaynını da taşıdığını tespit etmiştir.
RED BULL, davalıların bu şekildeki faaliyetlerinin yasanın 9(2)(b) düzenlemesine dayanarak tescilli markalarından doğan haklarını ihlal eder nitelikte olduğunu ileri sürmüştür. Davacıya göre BIG HORN markalı ürünler, ilgili tüketici kitlesini yanıltabileceği ve karıştırılma ihtimaline neden olabileceği gibi aynı zamanda müvekkili markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlayacak ve müvekkili markasının şöhretinden yararlanabilecektir. Bununla birlikte davacı, dava konusu markanın, RED BULL tanınmış markasının ayırt edici karakterin zayıflatacağı veya itibarını zedeleyebileceği gerekçelerine dayalı bir iddia ise ileri sürmemiştir.
Mahkeme, davacı yanın ileri sürdüğü bu iddialar ile ilgili değerlendirmelere geçmeden önce uyuşmazlık temelinde genel tespitlerde bulunmuş, öncelikle karıştırılma ihtimali iddialarının makul düzeyde bilgili, dikkatli ve tedbirli tüketici nezdinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettikten sonra ayrıca ABAD’ın “C-252/12 Specsavers v Asda EU:C:2013:497” dosyasına da atıfta bulunarak, bir markanın siyah – beyaz şekildeki tesciline rağmen, daha sonra fiili kullanımında renk kombinasyonunun değiştirilmesinin, tüketici algısını değiştiren/yönelten sonuçlar doğurabileceğini ve öneki marka ile kullanılan işaret arasında karışıklık veya ilişki olasılığının ortaya çıkarabileceği vurguladıktan sonra iki ayrı nokta üzerinde durmuştur.
Buna göre BIG HORN markası ile RED BULL markası arasında asgari bir benzerlik bulunmakta mıdır ve bu benzerlik, benzer emtialarda, mevzuatın 9(2)(b) maddesi uyarınca karıştırılma ihtimaline neden olacak mıdır?
Ayrıca işaretler arasında en azından bir benzerlik var ise bu benzerlik, BIG HORN markasının davacı markalarından haksız bir menfaat sağlaması veya markasının şöhretinden yararlanması sonucu 9(2)(c) kapsamında doğuracak mıdır?
Mahkemeye göre BIG HORN markası çok açık bir şekilde RED BULL markası ile aynı değildir. Yukarıda görsellerine yer verilen her üç kullanım biçimi de davacı markaları ile – her ne kadar davalılar bu durumu kabul etmese de – benzerdir.
Bu durum, davalılardan Voltino firması tarafından gerçekleştilen başvuru ile ilgili görülen süreçte, EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde de tespit edilmiş ve işaretler arasındaki benzerlik düşük düzeyli ise de bu düşük düzeyli benzerlik, tüketici kitlesinin dikkatinden kaçacak düzeyde asla değildir. Temyiz Kurulu her iki taraf markasının da toynaklı, boynuzlu ve saldırgan pozisyondaki iki hayvan siluetini taşıdığı, bu hayvanların birbirine dönük, kavga pozisyonunda bulunduğu, hayvanların pozisyonları ve ayak yapılarının aynı şekilde konumlandırıldığı ve her iki markada da hayvan görsellerinin tam çarpışma yaşanması hali öncesindeki pozisyona sahip olduğu tespitlerinde bulunmuştur.
Ayrıca yine her iki taraf markasında da hayvan figürleri, yuvarlak bir daire önünde duracak şekilde tasvirlenmişlerdir. Bu daire formu BIG HORN markalarında güneş silueti gibi algılanabilecekken, iki adet boğa figürünü taşıyan şekildeki RED BULL markalarının tanıtım ve reklamlarında da bu daire sarı renkli olarak kullanılmakta olup bu kullanımın da tüketici tarafından güneş şekli olarak algılanması mümkündür.
Mahkemeye göre tüm bu benzerlikler hem görsel hem de kavramsal olarak taraf markalarını benzer kılmaktadır.
Ayrıca BIG HORN un, ürünleri üzerinde mavi/gümüş renkli desen dizaynının kullanımının da RED BULL markalarındaki paralelkenar şeklindeki kullanımı ile de benzerlik taşımaktadır. Her iki taraf kullanımında da hemen hemen aynı renk tonları, hemen hemen benzer dağıtım oranları ile ve köşeli geometrik figürler taşımakta ve merkezlerinde sarı renkli bir daire yer almaktadır.
Yine mahkeme markaların bütünsel görünümlerinin yanı sıra hayvan figürlerinin tekil biçimlerinin dahi birbiri ile benzer olduğunu, her iki markanın da büyük boynuzlu ve toynaklı bir silueti taşıdığı, her iki figürün de kafalarının saldırı/atak pozisyonunda olduğu, ayrıca ön ayaklarının duruşunun da neredeyse aynı olduğunu belirtmiştir.
Mahkeme işaretlerin benzerliği noktasında, birden fazla inceleme kriterini gözetmek suretiyle gerçekleştirdiği bu tespitlerden sonra davalının haksız avantaj elde edip etmeyeceğini tartışmıştır.
Buna göre önceki markanın şöhreti, ayırt edici karakterinin gücü, işaretler arasındaki benzerlik düzeyi ve tartışılan mal ve hizmetlerin ilişkileri göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılması zorunludur. Mahkemeye göre işaretler arasındaki benzerlik düzeyi ne kadar yüksekse, haksız yarar sağlama, avantaj elde etme ihtimali de o derece yüksek olacaktır.
Mahkemenin atıfta bulunduğu bir ABAD kararına (C-487/07 L’Oréal v Bellure) göre, tanınmış bir markaya benzer bir işareti kullanarak o markanın şöhretinden, itibarından ve prestijinden yararlanma teşebbüsünde bulunan bir kimse, bu sayede hiçbir mali külfet altına girmeden veya hiçbir çaba sarf etmeden, tanınmış marka sahibinin bu imajı yaratmak ve devam ettirmek için harcadığı çabadan haksız bir şekilde ve kolaylıkla yarar sağladığının kabulü gerekecektir.
Mahkemeye göre, RED BULL markasının global bir tanınmışlığı bulunduğu noktasında bir tartışma yoktur. Ayrıca markanın yüksek ayırt ediciliğinin bulunduğu da yine tartışma konusu değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi BIG HORN markasının görsel ve kavramsal olarak RED BULL markaları ile benzerliği ve BIG HORN markasının kullanım sahasının da RED BULL markasının ürünleri ile aynı olduğu da tartışma konusu değildir. Ayrıca BIG HORN un ürünleri aynı kanallarla satılacağı gibi taraf ürünleri bu satış noktalarında da yan yana konumlandırılabilecektir.
Dolayısıyla tüm bu koşullar bir bütün olarak yorumlandığında, davalının kullanımları, 9(2)(c) düzenlemesi kapsamında, RED BULL markasının ayırt ediciliği ve şöhretinden haksız yarar sağlanması sonucunu doğurmaktadır. BIG HORN markasının genel dizaynı da göz önüne alındığında, markanın, çok açık bir şekilde RED BULL’un sahip olduğu bu şöhretten yararlanmayı amaçladığı, RED BULL’un ilgili pazardaki konumu için harcadığı hatırı sayılı çabadan yararlanmayı hedeflediği de açıktır.
Bununla birlikte mahkeme 9(2)(b) maddesi kapsamında değerlendirilen karıştırılma ihtimali çerçevesinde ise taraf markaları arasında, ilgili tüketiciyi yanılgıya düşürebilecek düzeyde bir benzerlik bulunmadığına kanaat getirmiştir.
Mahkemeye göre her ne kadar ilgili ürünlerin tüketici kitlesinin dikkat düzeyi düşük ve yine markaların kullanılacağı ürünlerin fiyatları düşük olsalar da ortalama tüketici, işaretler arasındaki mevcut farklılıkları algılayabilecek nitelikte olup BIG HORN ürünlerini, satın almadan önce(Initial Interest Confusion) de satın aldıktan sonra da (post-sale confusion) RED BULL ürünleri olarak algılamayacak veya ekonomik olarak markalar arasında bir bağlantı bulunduğu yanılgısı oluşmayacaktır.
Bu anlamda mahkemenin vermiş olduğu bu karar doğrultusunda, tanınmışlık temelinde bir koruma elde edilebilmesi için, karşılaştırılan işaretlerin iltibas ihtimaline neden olabilecek mahiyette bir benzerlik taşıması zaruretinin bulunmadığı anlaşılabilmektedir. Nitekim özellikle tanınmış markalardan esinlenilerek yaratılan taklit markalarda, çoğu zaman tüketici, işaretler arasındaki benzerlikleri tespit etse de bu iki markanın aynı iktisadi kaynağa ait markalar oldukları yanılgısına kolay kolay düşmeyecek ve sonraki markayı, tanınmış markanın daha düşük fiyatlı bir taklidi olduğunu düşünebilecektir.
Ülkemizde de Yüksek Mahkemenin verdiği kimi kararlarda tescilli marka ile kullanılan işaret arasında görsel ve sesçil (fonetik) yönden benzerlik bulunmasa, hatta genel görünüş (umumi intiba) açısından ayniyet veya benzerlik bulunmasa dahi, halk bunlar arasında herhangi bir şekilde bir bağlantı kuruyorsa karıştırılma ihtimalinin var olabileceği yönündeki kararların varlığı gözetildiğinde İngiltere Galler Adalet Yüksek Mahkemesi’nin vermiş olduğu karardaki gibi karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık korumasının koşulları oluşup oluşmadığının tespiti açısından, bu iki kavramın birbirinden bağımsız olduğunu vurgular mahiyette ayrı ayrı yapılan değerlendirmenin daha isabetli olduğunu düşünmekteyim.
Hepimizin, günlük yaşantısındaki pek çok aktiviteyi tamamen taşımaya başladığı sanal dünyanın, engellenmesinin çok da mümkün olmadığını düşündüğüm kendi kuralsızlıkları içerisinde, şüphesiz ki sınai mülkiyet haklarının da en çok zarar gören, zarar görmese dahi en çok ihlale konu olan haklar arasında değerlendirilmesi doğru bir tespit olacaktır. Sosyal medya hesaplarında adınıza açılan fake hesaplar, internete yüklediğiniz fotoğraflarınızın talebiniz dışında onlarca web sitesindeki kullanımları ile nasıl ki “sürpriz” şekillerde karşılaşabiliyorsak, sınai mülkiyet haklarına dair gerçekleştirilen hak ihlalleri bakımından da bu yönde pek çok sorun ile karşı karşıya kalınması mümkündür. Nitekim ABAD, 02.07.2020 tarihli ve C-684/19 sayılı ön kararında, bir internet arama motoru sonuçlarında ortaya çıkan ilanlar nedeniyle ileri sürülen bir marka ihlali iddiasında, uyuşmazlık konusunu tartışmakta olan Dusseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi’nin kendisine yönlendirdiği soru üzerine, tam olarak bu konuyu tartışmış ve “kullanım” kavramını sorgulamak suretiyle birtakım değerlendirmelerde bulunarak, ihlalin kasıtlı yapılıp yapılmadığının araştırılması gerektiğini vurgulamıştır.
Dusseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi’nin ön karar talebine ilişkin verilen bu ABAD kararında özetle, tescilli bir markayı, internet üzerinde çeşitli web siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen reklam ve ilan yerleştirmeleri neticesinde ihlal ettiği öne sürülen bir kimsenin, bu yerleştirmelerin yer aldığı her bir web sitesindeki reklam ve ilanları, ancak bilinçli bir şekilde yönetmiş olması halinde, ihlale konu eylemler nedeniyle sorumlu olacağını kabul edilmiştir.
Somut olayın detaylarına dönecek olursak, uyuşmazlığın temelinin iki hukuk firmasının bir marka ihlali nedeniyle karşı karşıya gelmesinden kaynaklı olduğu görülmektedir.
Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin bir şehri olan Mönchengladbach şehrinde faaliyet gösteren bir hukuk ofisi olan “MBK Rechtsanwälte” (Bundan sonra kısaca Davacı), aynı zamanda bu ibareyi marka olarak da “hukuki faaliyetler” hizmetlerinde kendi adına tescil ettirmiştir.
Yine Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Kleve kasabasında da “MK ADVOKATEN” isimli bir hukuk ofisi faaliyet göstermekte olup bu hukuk ofisi faaliyetlerinde, davacı adına tescilli “Mbk Rechtsanwälte’ markasındaki “Rechtsanwälte” (avukatlar) ibaresinin Felemenkçe karşılığı olan “MBK ADVOKATEN” ibaresini kullanmaktadır.
Bu durumdan kaynaklı olarak taraflar arasında Dusseldorf Bölge Mahkemesinde bir marka ihlal davası görülmüş ve 17.10.2016 tarihinde sonuçlanan davanın neticesinde, “MK ADVOKATEN” firmasının, “MBK Rechtsanwälte” firmasına ait olan ve aynı ibareden oluşan tescilinden doğan haklarını ihlal ettiğine kanaat getirilmiş ve bu şekilde taraflar arasındaki uyuşmazlık sonuçlanmıştır.
Ancak bu karar sonrasında Davacı tarafından, Google yönetimindeki arama motoru aracılığıyla “‘MBK RECHTSANWÄLTE’ anahtar kelimeleri ile arama yapıldığında, çeşitli web sitelerinde sonuçların ortaya çıktığı ve bu çıkan sonuçlar arasında yer alan www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com web sayfasında ise “MK ADVOKATEN” firmasının, hukuk işlerindeki faaliyetleri ile ilgili reklamların da ortaya çıktığı iddia edilmiş ve Davacı, “MK ADVOKATEN” firmasının cezalandırılması için bir kez daha durumu mahkemeye taşımıştır.
“MK ADVOKATEN” firması, kendisine yönlendirilen bu iddia üzerine vermiş olduğu savunmasında, reklam vermek adına kendi iradeleri ile gerçekleştirdikleri tek girişimin Das Örtliche isimli çevrimiçi rehbere gerçekleştirdikleri kayıttan ibaret olduğunu, taraflar arasında görülen yargılama sonrasında da bu kayıt için verdikleri tüm işaretleri, “mbk” harflerini içerir olanlar da dahil geri çekmek için ilgili web sitesine başvuruda bulunduklarını, hiçbir zaman başka web sitelerinde, bu ilanın/kaydın/reklamın yayınlanması yönünde bir girişimleri bulunmadığından, başkaca bir yükümlük altında da olmadıklarını belirtmiştir.
Dusseldorf Bölge Mahkemesinde görülen bu yargılama neticesinde, Mahkeme, “MK ADVOKATEN” firmasının bu savunmasını itibar edilebilir bulmayarak, “Das Örtliche” isimli çevrimiçi rehbere verilen ilan dışındaki web sitelerinin de, bu sayfadaki ilanı esas alarak yaptığı reklamlarda, özünde “MK ADVOKATEN” firmasına fayda sağlayan bir reklamı yerleştirmiş olmalarını gerekçe göstererek bir kez daha firmaya ceza verirken, bu noktada ayrıca “MK ADVOKATEN” ‘ın yalnızca Das Örtliche sitesindeki ilanın kaldırılması yönündeki talebinin yetersiz olduğunu, diğer web sitelerine karşı bir müdahalede bulunmamasının ise ihlal nedeni olduğunu vurgulamıştır.
Bu karar üzerinde “MK ADVOKATEN”, aleyhinde verilen hükmü Dusseldorf Yüksek Bölge Mahkemesine taşımış, Yüksek Mahkeme ise 2008/95 sayılı Direktifin 5 (1) Maddesi çerçevesinde konunun incelenmesi gerektiğine kanaat getirmiştir.
Mahkemeye göre, Alman Hukukundaki yasal düzenlemeler uyarınca bir web sayfasına konulan reklamın/ilanın, üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmesi halinde, reklamın verilmesini talep edenin, yalnızca reklamın yayınlandığı web sayfasından bir kaldırma talebinde bulunmasının yeterli olmadığını, ayrıca yine arama motorlarını kullanmak suretiyle, farklı web sayfalarının da aynı ilanı yeniden yayımlamak/kopyalamak suretiyle kullanıp kullanmadığını tespit etmesi ve buna göre bu şekilde sonraki girdiler varsa bu ilanların da kaldırılması için ciddi girişimlerde bulunması gerekmektedir.
Zira mahkemenin bu değerlendirmesi temelinde, bir reklamın herhangi bir şekilde gösteriminin, sunduğu mal veya hizmeti bu sayede tanıtan kimseye doğrudan fayda sağlaması yer almaktadır. Bu nedenle eğer ki bu reklam, üçüncü bir kişiye ait olan bir hakkı ihlal ediyor ise internette görülen bu reklamın tüm örneklerinin de kaldırılması için gerekli ciddi adımların atılması gerekir.
Bununla birlikte mahkeme, ABAD’ın C ‑ 179/15, EU:C:2016:134 sayılı DAIMLER kararında üçüncü bir kişinin markasını ihlal eden reklamlar konusunda farklı bir yaklaşım izlediğini belirterek, anılan kararın bu uyuşmazlık açısından da etki edebileceğini vurgulamıştır.
Mahkemeye göre taraflar arasındaki ilk uyuşmazlıkta, “MK ADVOKATEN” firmasının bilinçli olarak verdiği reklam nedeniyle hak ihlaline kanaat getirilmesi yerindedir. Ancak 2008/95 sayılın Direktifin 5(1) maddesindeki düzenlemede yer alan “kullanım” kavramının yorumu çok da açık değildir. Dolayısıyla mahkeme Alman Hukuku ve AB Hukukundaki farklılıklar noktasında sağlıklı bir yorum yapabilmek adına yargılamayı durdurarak Adalet Divanına şu soruyu sorma gereği duymuştur;
“3. bir kişiyi referans eden ve fakat tescilli bir marka ile aynı ibareyi içeren bir kullanımda, kullanıma konu ilanın 3. Kişinin kendisi tarafından konulmuş bir ilan olmaması ve başka bir web sitesi işleticisi tarafından kopyalanmış olması halinde 3. Kişinin marka ihlali nedeniyle bir sorumluluğu, 2008/95 sayılın Direktifin 5(1) kapsamında, bulunacak mıdır?
Aslında bu soruyla, başvuruda bulunan mahkeme, ticari faaliyet gösteren bir kimsenin, başkasına ait tescilli bir markayı ihlal eden bir reklamı/ilanı, bir web sitesine yerleştirmesi ile diğer web siteleri operatörlerinin bu reklamı çoğaltması/kopyalaması suretiyle başka başka web sitelerinde de aynı ilan/reklamın yayınlaması halinde bu durumun direktifin ilgili maddesi kapsamında, ilk reklam veren aleyhinde değerlendirilebilecek bir kullanım olarak yorumlanıp yorumlanmaması gerektiğini öğrenmeye çalışmaktadır.
Bu bağlamda öncelikle üçüncü bir kişinin markası ile aynı veya benzer bir işaret altında mal ve hizmetlerin sunulması veya bu işaret altında bu mal veya hizmetlerin reklamının yapılmasının, tescilli marka ile ihlal teşkil eden bir kullanım olarak kabul edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Ayrıca yine yasal düzenlemelere göre üçüncü bir kimseye ait marka ile aynı veya benzer olan bir işaretin reklam veren tarafından çevrimiçi referans sağlayan servislerde yalnızca anahtar kelime olarak kullanımı dahi, o kullanımda ihlale konu işaretin kendisi doğrudan yer almasa da, reklam verenin reklamının görüntülenmesi/hit almasını sağlayan bir kullanımdır. (Interflora and Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, paragraphs 30 and 31)
Dolayısıyla bir marka sahibinin, ticari faaliyeti esnasında, bir web sitesinde reklamının yayınlanmasına dair talebinde, üçüncü bir kişiye ait marka ile aynı ya da benzer bir reklam vermesi ve bu reklamda ilgili markayı tetikleyen bir kullanım olması hali, direktifin ilgili maddesi kapsamsında değerlendirilmesi gereken bir kullanımdır.
Ancak bu durumun aksine, bağımsız ticari web sitesi operatörlerinin, kaynak web sitesi reklamdan yararlanarak, reklam veren kişi ile hiçbir doğrudan ya da dolaylı anlaşması olmaksızın, yani o kişi adına hareket etmeksizin, tamamen kendi inisiyatifleri ile kendi adlarına gerçekleştirdikleri kullanımlardan reklam verenin sorumlu tutulması isabetli değildir.
Zira Direktifin ilgili maddesinde bahsi geçen “kullanım” kavramına göre, kullanıma konu eylem, ilgili kişinin, aktif idaresinde olmalı ve doğrudan ya da dolaylı kontrolünü içermelidir. Ancak söz konusu eylem bağımsız bir operatör aracılığıyla ve reklam verenin rızası dışında gerçekleştirilmişse artık burada bir iradeden söz edilemez. (Daimler, C ‑ 179/15, AB: C: 2016: 134, paragraf 42).)
Dolayısıyla direktifteki söz konusu düzenleme, bir kimsenin, davranış biçimine bakılmaksızın, salt üçüncü kişinin markası ile aynı veya benzer kullanımı gerçekleştiriyor olmasına bağlı olarak her koşulda finansal menfaat elde edeceği temelinde bir yorumla değerlendirilmemelidir.
Somut olayda da, soruyu yönlendiren mahkemenin, “MK ADVOKATEN”in davranışını araştırarak/inceleyerek, “MK ADVOKATEN” ile doğrudan ya da dolaylı bir şekilde web sitelerinin (reklamların/ilanların yayınlandığı) operatörleri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını, ilgili sitelerin operatörlerinin, sayfalarına yerleştirdikleri çevrimiçi reklamları, “MK ADVOKATEN”in talebiyle veya onun adına yapıp yapmadıklarını incelemek görevidir. Bu tür bir davranışın yokluğunda Davacı tarafın, direktifin 5(1) maddesi anlamında haklı bir gerekçesinin, Das Örtliche sitesindeki rehber ilanı dışındaki web sitelerinde yayınlanan reklamlar açısından, bulunmadığı kabul edilmelidir.
Ancak bu durum davacı yana, “MK ADVOKATEN”in kullanımlarını konu eden ilgili operatörlere karşı dava açma hakkını elinden almayacaktır. Bu durumda, web sitesi operatörlerinin, reklam ve ilanları kendi kendilerine ve kendi adlarına yayınladıklarında, malları ve hizmetleri tanıtılan işletmenin, ilgili sitelerin müşterisi olmadığı kabul edilmelidir. Ayrıca bu durum Davacının ilgili operatörlere karşı dava hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Zira böyle bir durumda ilgili web sitesi operatörlerince ihlale konu işaretler, aynı veya benzer markaları ihlal edecek şekilde satış teklifi, doğrudan bir reklam ilanı ya da reklamın görüntülenmesi için tetikleyici olarak kullanılabilir. Bu durumda marka sahiplerinin, ilgili teklif veya reklamlara konu mal veya hizmetler ile aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsar işaretlerden kaynaklı olarak, operatörlere karşı direktifin 5(1) maddesi uyarınca hak iddia etmesi de mümkündür.
Ayrıca ABAD’a göre ilgili düzenlemenin bu şekildeki yorumu, marka sahibinin, 3. Kişilerin, markalarını izinsiz kullanımlarını engelleme hakkına sahip olması ile de uyumlu bir yorumdur.
Bu karar bağlamında reklam veren, ihlale konu bir reklam yerleştirmesi için ilgili arama motoru operatöründen veya arama dizininden, burada yer alan reklamı veya markayı silmesini açıkça talep etmişse ve buna rağmen talebi karşılık bulmamışsa, artık bu kişi 2008/95 Direktifi uyarınca ihlale konu işaretin kullanıcısı olarak kabul edilmez.
Sonuç olarak mahkemenin sormuş olduğu sorunun direktifin ilgili maddesi uyarınca yorumunda, bir kimsenin, kendi yürüttüğü ticareti faaliyetler ile ilgili ayarladığı reklamlar/ilanların, bir web sitesinde yayınlanması halinde, üçüncü kişiye ait tescilli bir markadan doğan hakları ihlal etmesi mümkün olmakla birlikte, web sitesine yerleştirilen bu reklamın başkaca web sitesi operatörleri tarafından, reklam verenin bilgisi dışında, kendi web sitelerinde yeniden yayınlanması/kopyalanması hali ilgili operatörlerin kendi inisiyatifleri ve kendi namlarına kabul edilmeli ve ticari faaliyeti için ilk reklam veren kimsenin kullanımı olarak değerlendirilmemelidir.
Yazının girişinde de belirttiğimiz gibi internetteki her türlü veriyi yedekleyen, arşivleyen, yeniden paylaşan çok sayıda robot web sitesinin varlığı göz önüne alındığında, hiç ummadığınız anda hiç beklemediğiniz web sayfalarında, sosyal medya platformunda sahip olduğunuz hakları, hiç haberiniz dahi olmadan doğrudan ihlal eden veya siz ediyormuşsunuz gibi davranılmış durumlarla karşı karşıya kalmak her zaman mümkün. İnternetin yasaklanması veya kapatılması makul bir çözüm hiçbir zaman olamayacağına göre teknolojinin doğurduğu risklere karşı hazır ve bilinçli bir şekilde hareket etmekte fayda var.
Yapılan bir araştırmada 2017 yılı için tescilli marka sahiplerinin %74’ünün markadan doğan haklarının ihlal edildiğini iddia ettiği/düşündüğü, bu ihlallerden yargı önüne taşınan uyuşmazlıklarda ise %55 oranında mahkemelerce tecavüz eyleminin varlığının tespit edildiği sonucuna varılmıştır.
Özellikle tanınmış markalar yönünden şüphesiz ki bu taklit/esinlenme eylemleri çok daha yaygın olup ticaret hayatında başarıya çabuk ulaşmak isteyenlerin sıklıkla tanınmış markalardan, logolardan, şekil ve sözcük unsurlarından “faydalanarak” ticari faaliyetlerini gerçekleştirdiği bilinen bir gerçektir. Bu mahiyetteki eylemlerin en somut göstergesi kanaatimizce önceden bilinen markalardaki şekli unsurların birebir veyahut değiştirilmek suretiyle kullanılmasıdır.
Genel Mahkeme’nin 16.01.2018 tarihli ve T‑398/16 sayılı kararına konu uyuşmazlıkta dünyaca tanınmış kahve dükkanları zinciri “STARBUCKS” ile Belçika’da “ROCKS COFFEE” adı altında faaliyet gösteren bir kahve dükkanı arasında görülen uyuşmazlıkta, aşağıda yer verilen başvuru konusu logo yönünden mahkeme başvurunun STARBUCKS’a ait tanınmış logo ile benzerlik ve iltibas yaratabileceğine hükmederek başvurunun reddine karar verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Başvuru konusu logo:
Davacı yana ait logo:
Mahkeme kararı incelendiğinde, mahkemenin gerekçelerini üç ana başlık altında topladığı görülmektedir.
Buna göre Mahkemece, taraf markaları bir bütün olarak ele alındıklarında, genel kompozisyonlarının aynı olduğu yorumunda bulunulmuştur. Her iki markanın da yuvarlak formda ve iç içe geçmiş iki daireden oluştuğundan ve her iki markada da orta kısımda figüratif bir unsurun mevcut olduğundan bahsedilmiştir. Buna göre davacı yanın önceki tarihli markasında bir denizkızı figürü yer alırken, başvuru konusu markada ise müzik notası şekli yer almaktadır. Her iki markada da yer alan bu figüratif unsurun etrafında beyaz renkli bir daire bulunduğu gibi yine en dış çeperde de iki beyaz renkli çember arasında siyah renk bulunan bir çember daha yer almaktadır. Markaların her ikisinde de iki sözcük unsuru aynı düzende kullanılmış olup bir sözcük figüratif unsurun üst tarafında, diğeri ise alt tarafında olacak şekilde konumlandırılmıştır. Bunun yanı sıra yine önceki markadaki orta kenarlarda iki yıldız figürü varken, dava konusu markada da iki adet nota figürü aynı noktalara denk gelecek şekilde karşılıklı olarak kullanılmıştır. Bu durumda markaların genel kompozisyonları mahkemece aynı olarak yorumlanmıştır.
İkinci olarak Mahkemeye göre her iki markada da aynı renk kombinasyonunun kullanılmış olması işaretler arasındaki görsel benzerliği de arttırmaktadır. Her iki markada da siyah ve beyaz renklerden oluşan kombinasyonların kullanımı, ortadaki figüratif unsurun öne çıkmasına/vurgulanmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra markaları oluşturan sözcük unsurları da aynı harf karakterleri ile yazılmıştır. Dolayısıyla bir önceki paragrafta belirtilen unsurlar ile birlikte bu hususlar da bir arada değerlendirildiğinde, işaretlerin aynı işletmesel kökene dayandığı gibi bir algı ortaya çıkmaktadır.
Başvuru sahibinin markayı siyah beyaz olacak şekilde gerçekleştirmesi, herhangi bir renk sınırlaması ile markanın sınırlandırılmamış olması demektir. Buna göre başvuru sahibinin, markayı davacı tarafın asli kullanımı olan markasında olduğu gibi yeşil, beyaz ve siyah renk kombinasyonu ile kullanması ihtimali vardır. Dolayısıyla herhangi bir renk kombinasyonuna özgülenmeyen markanın tüm renk kombinasyonlarında kullanımının mümkün olduğu kabul edilebilir.( judgement of 18 June 2009, LIBRO v OHIM — Causley (LiBRO), T‑418/07, not published, EU:T:2009:208, paragraph 65))
Üçüncü olarak ise her iki markanın da ortak olarak “coffee” ibaresini içerdiği, önceki markada bu kullanımın “starbucks” ve şekil unsurunun alt kısmında kalacak şekilde, dava konusu markada ise “rocks” ve şekil unsurunun üst kısmında kalacak şekilde konumlandırıldığına işaret edilmiştir. Her ne kadar “coffee” ibaresi markaların ortak emtiaları olan 43. Sınıftaki “içecek sağlama hizmetleri” açısından tanımlayıcı olsa dahi bu durumun benzerlik değerlendirmesinde göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Tanımlayıcı ibareler iltibas değerlendirmesinde önemli bir rol oynamasalar da işaretlerin bütün olarak bıraktıkları intibada göz ardı edilmeleri de mümkün değildir.
Bunun yanı sıra Genel Mahkemeye göre işaretler arasında bir takım farklılıklar mevcuttur. Öncelikle her iki markanın merkezinde yer alan figüratif unsurlar birbirlerinden farklıdırlar. Yine dış çemberler arasında kullanılan unsurlar da birbirleri ile birebir aynı değildir.
Buna rağmen Temyiz Kurulu kararında ifade edildiği üzere bu unsurlardaki farklılıklar iki işaret arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaya yeterli değildir.
Son olarak Genel Mahkemeye göre her ne kadar markalardaki sözcük unsurları, şekil unsurlarına göre daha ayırt edici iseler de ve ortalama tüketicinin sözcüklere yüklediği anlam figüratif unsurlardan daha fazla ise de somut uyuşmazlıkta bu durumun bir etkisi mevcut değildir. Uyuşmazlık konusu taraf markaları genel kompozisyonları itibariyle aynı, benzer yaradılış düzenine sahip ve ortak olarak “coffee” ibaresine haizdir.
“Starbucks Coffee” ve “Coffee Rocks” ibareleri arasında bütünsel anlamda fonetik olarak en ufak bir benzerlik dahi bulunmamaktadır. Markalarda ortak olarak “coffee” ibarelerinin yer alıyor olması ve “starbucks” ile “rocks” ibarelerinin benzer işitsel sonlara sahip oluşu da bu durumu değiştirmemektedir.
Bununla birlikte işaretlerin görsel olarak asgari düzeyde dahi benzer olmadığı yönündeki Temyiz Kurulu kararı ise daha önceki paragraflarda belirtilen tespitler nedeniyle yerinde değildir.
Genel Mahkeme benzerlik değerlendirmelerine ilişkin bu tespitleri sonrasında markaları meydana getiren işaretler arasında, önceki markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğini de göz önüne alarak iltibas ihtimalinin varlığını kabul etmiştir.
Görüleceği üzere bu mahiyetteki uyuşmazlıklarda temel çıkış noktası önceki şeklin ayırt edici vasfı ve sonraki kullanımın ne oranda önceki markaya ait şekil unsurundan yararlanmak suretiyle menfaat elde ediyor oluşudur. Zira şeklin ayırt ediciliği ve bilinirliği arttıkça genel görüş olan “sözcük unsurunun, şekil unsuruna nazaran daha ön planda” olması ilkesinin, bu mahiyetteki marka kompozisyonlarında terk edilme eğilimi daha kuvvetlidir.
Nitekim benzer uyuşmazlıklarla ilgili farklı mahkeme kararlarında da benzer sonuçlara varıldığı görülmektedir. Örneğin görülen bir uyuşmazlıkta 30.09.2015 tarihinde alınan T-364/13 sayılı başka bir kararda Fransız LACOSTE firmasına ait timsah logosunun özellikle giyim, çanta ve ayakkabı sektöründeki tanınmışlığına da atıfta bulunularak Polonya menşeli “Mocek and Wenta” firması tarafından yapılan “CAYMAN + ŞEKİL” ibareli marka başvurusunun, önceki davacı markaları ile benzer olduğu ve bu benzerliğin iltibasa neden olabileceği kabul edilmiştir.
Başka bir kararda ise markası ile şeklindeki marka arasında Hamburg Yerel Mahkemesi nezdinde Case No: 312 O 394/08 görülen davada farklı sözcüksel unsurlar ve hatta görsel anlamda da farklı bir hayvan figürü içermesine rağmen bütünsel anlamda bıraktıkları izlenimin ortalama tüketici algısında çağrıştırmaya sebebiyet vereceği ve bu durumun ise sonraki markanın, önceki markanın ayırt edici karakteri ve tanınmış markasında yer alan mizanpajdan yararlanarak kendisi adına bir avantaj sağladığını vurgunlamıştır.
Kanaatimce somut uyuşmazlık açısından davacı yanın işletmelerinde bilfiil kullandığı yeşil/siyah renk kombinasyonunu doğrudan içermeyen başvuru konusu işaret yönünden, bu denli geniş bir yorumlamada bulunarak iltibas ihtimalinin gerçekten de bir ihtimal üzerinden yürütülmüş olması ve ortalama tüketici kriterinin iyice düşürülmüş olması halinin davacı markasına biraz fazla koruma sağlamış olduğunu düşünüyorum. Markadaki ana çerçeve formuna hakim unsurlar dışında, herhangi bir detayda benzeşmeyen markalar açısından tüketicinin yanılgıya düşme ihtimali veyahut söz konusu markayı davacı yanın tanınmış markaları ile ilişkilendirme ihtimali için gerçekten de ortalama tüketici kavramının yeniden ele alınması gerektiğini düşünmekteyim.
Coğrafi yer adı içeren ibarelerin marka başvurularına konu edilmesi yaygın olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Nitekim dünya genelinde de bir coğrafi yer adını temsil ettiği halde (Columbia, Mont Blanc, Amazon) gibi tescil edilmiş ve dünyaca tanınan markalar bulunmaktadır.
Ancak coğrafi yer adlarının marka tescil başvurularına konu edildiği çoğu durumda, tescile konu yer adının, bilinip bilinmediği ve tescil kapsamında yer alan ürünlerin orijinini gösterip göstermediği hususlarının tartışılması ve buna bağlı olarak mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt edici bir işaret olarak yorumlanmaması veya ayırt edici vasfı düşük olarak kabul edilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
Başka bir ifadeyle coğrafi yer adlarının yanlarına eklenen kelime veya şekil unsurları ile birlikte tescili mümkün olmakla birlikte ayırt edici gücünün tescili kapsamındaki emtialar ve markanın bütünsel açıdan bıraktığı algı göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir yer adına dayalı iltibas iddiasında değerlendirmenin tescil kapsamındaki emtialar ve yer adı ilişkisi de göz önünde bulundurulması suretiyle yapılması gerekmektedir. Örneğin bir berjer koltuk için ANTARKTİKA şeklindeki bir başvurunun, Antarktika ibaresinin anılan ürünün kökenini işaret etmesi gibi bir algı tüketicide oluşmayacağından tescili mümkün olacağı gibi anılan emtialar yönünden de nispeten ayırt edici kabul edilecektir. Ancak bu mahiyetteki yer bildiren sözcüklerin koruma kapsamları da son derece sınırlı olacağı tartışmasızdır.
Nitekim EUIPO nezdinde de 002700261 sayılı ve 07.06.2017 tarihli itiraz dosyası neticesinde 33. Sınıfta yer alan “alkollü içecekler” emtialarında tescilli markası bulunmaktayken, şeklinde yapılan bir başvurunun, yayınına yönelik önceki markaya dayalı olarak yapılan itirazın, yukarıda ifade edilenlerle benzer gerekçelerle reddine karar verildiği görülmektedir.
EUIPO tarafından yapılan değerlendirmeler incelendiğinde, incelemeyi yapan uzmanın taraf markaları kapsamındaki emtiaları tespit ettikten sonra markaları oluşturan görsel unsurlar yönünden bir inceleme yaptığı görülmektedir.
Buna göre önceki markanın “THE” ve “DUBLIN’S” sözcüklerinden oluştuğu, bu sözcüklerin üst kısmı oval, alt kısmı dikdörtgen formundaki bir logonun içerisinde yer alacak şekilde konumlandırıldığı belirtilmiştir. Uzmana göre oval forma haiz bölümde yer alan dekoratif şekil unsurlarının alkollü içecek ambalajlarında sıklıkla kullanılanlara benzer olduğu belirtilmiş ve bu unsurların ayırt edici niteliklerinin güçlü olmadığı vurgulanmıştır.
Markadaki “THE” ibaresi en temel İngilizce sözcüklerden biri olup DUBLIN ibaresi ise İrlanda’nın başkenti ve en büyük şehrini temsil etmektedir. Birlik ülkelerinde İngilizce bilen ya da bilmeyen herhangi bir tüketicinin, anılan sözcük ile karşılaştığında, bunun İrlanda ülkesinin başkenti olacağını bileceği ve tescil kapsamındaki emtiaların bu şehirden geldiği algısına kapılacağı ifade edilmiştir. Bu bağlamda uzmana göre, tüketiciler nezdinde gerek “Dublin” sözcüğü, tescil kapsamındaki emtialar yönünden düşük ayırt edici nitelikte bir sözcük olarak kabul edilmelidir.
Her ne kadar önceki hak sahibi, markasının esas unsurunun DUBLIN’S sözcüğü olduğunu gerekçe göstererek itiraz etmekte ise de anılan ibarenin düşük düzeyli ayırt ediciliği ve ayrıca markadaki sair figüratif unsurların, markanın geneline oranı da göz önüne alındığında, incelemeyi yapan uzmana göre, başvuru konusu markadaki herhangi bir unsurun diğer unsura nazaran daha baskın bir konumda olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.
Başvuru konusu işaret ise “DUBLIN’S OWN” (Dublin’in kendi) sözcüklerini içerdiği gibi aynı zamanda figüratif bir şekil unsuru da taşımaktadır. Bu şekil unsuru sözcüklerin hemen alt kısmında yer almakta ve altın renginde, etiket benzeri bir formdadır. Logo içerisindeki figüratif unsurlar incelendiğinde, logonun orta bölümünde “arp” şeklinde bir desenin yer aldığı, bu arpin ten dış telinin melek kanatlarına benzer şekilde tasvir edildiği ve bu şekil unsurlarını çevreler şekilde “THE GREAT DISTILLERIES OF DUBLIN CITY’ ( Dublin şehrinin büyük içki imalathanesi) sözcüklerinin, logonun orta bölümünde yer aldığı görülmektedir. Bu markada da görsel unsurlar ve sözcük unsurlarının herhangi birinin diğerine göre daha ön plana çıktığından bahsedilmesi mümkün görülmemektedir. Bu marka ile de karşı karşıya kalan tüketici için “dublin’s own” şeklindeki söz kümesi, marka kapsamında yer alan “alkollü içecek” emtialarının, bu şehirden geldiği algısını yaratacak kabul edilmelidir. Bu nedenle başvuru konusu markadaki sözcük unsurları da aynen önceki markada olduğu gibi oldukça zayıf ayırt edici karakterdedirler. “THE GREAT DISTILLERIES OF DUBLIN CITY” ibaresi ise anlamı ve marka içerisindeki konumlandırması itibariyle, tüketici nezdinde markayı öven, yücelten bir slogan şeklinde algılanabilecektir.
Bu bağlamda taraf markalarındaki ortak “Dublin” unsuru yönünden markalar arasında bir benzerlik bulunmakta ise de yukarıda açıklandığı üzere “DUBLIN” ibaresi, tescil kapsamındaki emtialar yönünden, malların orijinini gösterir nitelikte bir sözcük olarak kabul edilmelidir. Markalar gerek görsel gerekse de ek sözcük unsurları yönünden yeterince farklılaşmışlardır. Bu nedenle markaların “dublin’s” sözcüklerinden kaynaklı benzerliğinin oldukça düşük düzeyli bir benzerlik olarak kabulü gerekecektir. İşaretler arasındaki bu düşük düzeyliği benzerliğin ise ayrıca karıştırılma ihtimaline neden olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.
İncelemeyi yapan uzmana göre işaretler arasındaki düşük düzeyli görsel, anlamsal ve fonetik benzerlik vardır. Ancak bu benzerliğe neden olan ortak sözcük unsurunun zayıf ayırt edici nitelikte olması nedeniyle markalardaki sair figüratif unsurlar iltibas değerlendirmesinde ön plana çıkacaktır.
Bu nedenle somut olay incelemesi yönünden, ofisin iltibas değerlendirmelerinde emsal aldığı önceki bir kısım kararlarında (9/09/2014, B 2 295 650, QUASAR/Q QUASAR; 01/09/2014, B 2 255 811, T-BEAR/BEAR; and 18/12/2006, No 2010/2005-4, THE BUTLERS PANTRY/BUTLERS) benimsediği kriterler çerçevesinde bir iltibas değerlendirmesi yapılması yerinde olmayacaktır.
Taraf markalarındaki ortak sözcük unsurunun bu noktada tanımlayıcılığa yakın bir ayırt ediciliği olması nedeniyle benzerlik değerlendirmesinde geri planda kalacağı, her ne kadar tüketiciler, her durumda markaları yan yana görme ve karşılaştırma fırsatına sahip olmasalar ve zihinlerinde kalan halleriyle markaları hatırlasalar da somut olayda tüketicilerin ortak unsur nedeniyle zihinlerinde kalan algının, iltibas ihtimaline yol açacak nitelikte olacağının kabul edilemeyeceği, markaların hitap ettiği tüketici kitlesinin genişliğine rağmen iki işaret arasında karıştırılmaya neden olacak bir iltibas ihtimalinin mevcut olmayacağı kabul edilmiştir.
Coğrafi yer adlarının ülkemizde de tescil kapsamında yer alan emtialar da gözetilerek tescilinin mümkün olduğu yukarıda da belirtilmiştir. Nitekim Yüksek Mahkemenin yer adlarının tescil edilebilirliğine ilişkin temel kriterleri belirleyen “PENDİK” kararı (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 26.11.1999 tarih, E.1999/5790, K. 1999/9590) ve benzer mahiyetteki sair kararlar göz önüne alındığında, yer adlarının kimsenin tekeline bırakılamayacak nitelikte olması, özellikle kaynak gösterir niteliğine yaklaştığı durumlarda, benzerlik değerlendirmesinin markayı oluşturan unsurların bütünü üzerinden yapılması gerektiği kabul edilmektedir.
6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 10.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat nihayet bir çatı altına toplanmış oldu.
Kanunun, “Ortak ve Diğer Hükümler” başlıklı 5. Kitap, Birinci Kısım’da sınai mülkiyet haklarına ilişkin “Ortak Hükümler” düzenlenmiş olup yeni düzenleme ile birlikte yürürlüğe giren maddelerden birisi de “önceki tarihli hakların etkisi” başlığı altında düzenlenmiş olan 155. Maddedir.
“MADDE 155- (1) Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.”
Madde gerekçesine bakıldığında, maddeyle “başkasının sınai mülkiyet hakkına tecavüz ettikleri tespit edilen kişilerin, o sınai mülkiyet hakkından daha sonraki bir tarihte kendi adlarına yapılan tescile dayanmalarının önü kapatılmıştır. Sonraki tarihli tescil, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemiştir. Böylece aradaki kullanımların şartları gerçekleşmişse hakka tecavüz oluşturacağı ve her ne kadar davalı taraf adına tescil mevcut olsa da bu dönemdeki kullanım için de şartları varsa tazminat sorumluluğunun doğacağı kabul edilmiştir.” şeklindeki gerekçelere dayanıldığı görülmektedir.
Söz konusu madde metni incelendiğinde, önceki hak sahibinin tescilli bir hakka dayalı olarak açtığı ihlal davalarında, ihlal suçunu işleyen ve fakat marka, patent veya tasarım başvurusu/tesciline sahip sonraki hak sahibinin, salt söz konusu başvuruya/tescile dayalı olarak kullanımını gerçekleştirdiği ve bu kullanımlarının hukuka uygun olduğu şeklindeki savunmanın bir defi olarak ileri sürülemeyeceği düzenlemiştir. İşbu düzenleme kanunda yeni bir madde olarak yer almakla birlikte aslında uzunca bir süredir doktrin ve yargı makamları nezdinde de tartışma konusu olan ve nihayetinde bu tartışmalar neticesinde şekillenmiş bir düzenlemedir.
Hızlıca geçmiş uygulamaya bir göz atarsak yukarıda bahsi geçen madde aslında 551 s. KHK’da zaten var olan bir düzenlemeydi. Zira 551 Sayılı KHK’nın 78. Maddesinde düzenlenen “önceki tarihli patentlerin etkisi” başlıklı maddede “Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” Hükmünü amirken aynı KHK’nın 79. maddesi “Patent konusu buluşun kullanılması, önceki tarihli bir patentle korunan buluşun kullanılması ile mümkün olması halinde bu husus patentin geçerliğine hiç bir engel teşkil etmez. Böyle bir durumda, ne önceki tarihli patent sahibi, sonraki tarihli patenti onun geçerli olduğu süre içinde sahibinin izni olmaksızın kullanabilir, ne de sonraki tarihli patent sahibi önceki tarihli patentin geçerliliği süresince, sahibinin izni olmaksızın patent konusunu kullanabilir. Ancak, sonraki tarihli patent sahibi, önceki tarihli patent sahibinin iznini almış veya o patent üzerinde zorunlu lisans elde etmişse, önceki tarihli patenti de kullanabilir” hükmünü amirdi. Dolayısıyla 551 sayılı KHK açıkça tescilli bir patent/faydalı model hakkının kendinden önce tescil edilmiş bir patent/faydalı modelden doğan hakka tecavüz edebileceğini ifade etmektedir.
Bununla birlikte 551 sayılı KHK’nın 78. Maddesinde yer alanla benzer bir düzenlemeye ne 556 s. KHK’da ne de 554 s. KHK’da yer verilmemişti. Hatta öyle ki Yüksek Mahkeme uygulamalarına bakıldığında, Yargıtay, tescilli bir hakkın kullanımının hukuka uygun bir kullanım olduğu ilkesini uzunca bir süre herhangi bir istisna dahi tanımaksızın mutlak bir şekilde uygulamış ve tescile dayalı hak hukuken ortadan kalkmadığı sürece, bu süreçteki kullanım nedeniyle tecavüzün varlığını asla kabul etmemiştir. (HGK, 16,7,2008 tarih, E. 2008/11-501, K. 2008/507, Yargıtay 11 HD 09.06.2008 T. 2007/5812E, 2008/7630 K sayılı kararları)
Bununla birlikte öncelikle endüstriyel tasarımlar yönünden daha sonralar ise markalar yönünden de önceki KHK’lar döneminde, yargı makamları önünde sonraki tescilli hakka rağmen, önceki tescilli bir hakkın ihlali halinde somut uyuşmazlığın koşulları çerçevesinde ihlal ve tazminat yükümlülüğünü doğabileceği tartışmalara neden olmuştur.
Örneğin 554 sayılı KHK’nın 17. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere, “Tescil edilmiş bir tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir.” Bu itibarla “Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz.” hükmü yer almakta idi.
Buradaki üçüncü kişiler kavramının içerisine, önceki tasarıma tecavüz teşkil eder nitelikteki sonraki tescilli tasarım sahiplerinin de girip girmeyeceği mahkemeler nezdinde de tartışılmıştır. Nitekim Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 2012/42E ve 2012/120 K sayılı ilamında, 554 s. KHK’nın mehazını oluşturan AB Topluluk Tasarım Tüzüğüne ve Adalet Divanı’nın benzer bir uyuşmazlık ile ilgili verdiği 16.06.2012 tarih, C-488/10 sayılı bir kararına da atıfta bulunarak;
“…bunun aksinin açıkça yasal düzenlemede yer almadığı, esasen bu sonucun incelemesiz ve hızlı tescil sisteminin geçerli olduğu Topluluk Tasarımları bakımından hukuki bir gereklilik olduğu, hatta ilk tescil sahibinin ikinci tasarımın hükümsüzlüğünü istemeden tecavüz davası açabileceği, bunun sisteme aykırı düşmediği gibi sonraki tasarım sahibinin tescil sırasında kötüniyetli olup olmamasının dahi bu sonucu değiştirmeyeceğini karar altına aldığı”
gerekçesiyle 554 s. KHK’nın mehazını oluşturan AB Tasarım Tüzüğü’nün yorumuna dair verilen bu kararın aynı sistemi benimseyen 554 s. KHK’nın yorumu için de geçerli olacağından bahisle sonraki tarihte tescil edilmiş olan bir tasarımın, tescilin varlığına rağmen önceki tarihli tescilli tasarımdan doğan hakları ihlal etmesi halinde tecavüz edebileceğini hüküm altına almıştır.
554 s. KHK’da bu düzenlemeye paralel olarak ise 556 s. KHK’da “Marka tescilinden doğan hakların kapsamı” kenar başlığını taşıyan Madde 9 hükmünün 1.fıkrası ise aynen şöyleydi: “Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir.” düzenlemesi yer almaktaydı.
Bu hususta da yine Ankara 2. FSHHM’nin 29.09.2011 gün ve E.2010/218, K.2011/183 sayılı hükmünde yine önceki sınai hakka dayalı olarak açılan bir ihlal davasında, ihlal eylemi gerçekleştiren tarafın tescil başvurusu bulunduğuna ilişkin savunması ile ilgili olarak aynen aşağıdaki gibi hüküm kurulmuş idi;
“Davalı vekili müvekkilinin yargılama konusu kullanımı içeren iki adet marka tescil başvurusu bulunduğunu bildirmiştir. Bir marka tescil başvurusunda bulunmak, başvuru sahibine markasal anlamda işareti kullanma ve koruma hakkı sağlamaz. Şayet, bu süre içerisinde işaret kullanılır ve bu da bir başkasının tescilli markası ile iltibasa sebebiyet verirse hak sahibinin talebi üzerine ihlâlin önlenmesi kararı verilebilir. Bu sebeple eylem, başvuruların varlığına rağmen hukuka aykırı kabul edilmiştir. Kaldı ki hâlen bir tescil yoktur. Bir an için tescilin gerçekleştiği kabul edilse de sonuç değişmeyecektir. Çünkü davalının kullandığı işaretin davacının tescilli sınai haklarına tecavüz ettiği bir mahkeme kararı ile tespit edilmiştir. Yargısal yetkisi bulunmayan TPE’deki marka uzmanı ve benzeri sıfatlı görevlilerin -tescile yönelik- tasarrufu mahkeme kararının hukuka uygunluğunu ortadan kaldıramayacak ve yargılamanın uyuşmazlığı sona erdiren kararının akıbetini değiştiremeyecektir. Aksi hâlde yargılama makamlarının kararlarının mukadderatı, idarî kurumların şu veya bu saikle verdiği kararların sonucuna bağlanmış olur ki bu kabul edilemez. Bu nedenle, davalının başvurularının, kendi eylemlerine bir hukuka uygunluk kazandırması olanaksızdır.”
Ve fakat söz konusu hüküm Yüksek Mahkeme incelemesi neticesinde bozulmuş, bu defa yerel mahkemece önceki kararda aşağıdaki gerekçeler ile 2013/106 E, 2013/164K sayılı dosya kapsamında direnilmiş idi;
“Gerçek hak sahibinin önceki tarihli tescili ile sonraki tescilin birlikte mevcut olduğu ve önceki hak sahibinin sonraki tescil sahibinin kullanımının durdurulmasını istediği hallerde, hangi tescile öncelik verileceği; bu durumda marka hakkına tecavüzün önlenmesine karar verilip verilemeyeceği konusu, 556 sayılı KHK’nın mehazı olan düzenlemelere sahip Avrupa Birliği ülkelerinde de tartışılmıştır.
Orijinal metni ve Türkçe tercümesi dosyaya eklenen Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 21.02.2013 gün ve C-561-11 sayılı kararıyla böyle bir durumda, önceki tescil sahibinin marka tescilinden doğan haklarını, sonraki marka sahibine karşı ileri sürebileceğini, bunun için sonraki markanın tescilinin hükümsüz kılınmasının gerekmediğini ve hatta sonraki tescil sahibinin kötüniyetli olmasının da icap etmediğini içtihat etmiştir. ABAD aynı ilkeye ilk olarak, tasarımlarla ilgili olarak tesis ettiği kararında işaret etmiştir. (ABAD’ın 16.02.2012 gün ve C-488-10 sayılı kararı). Zaten ABAD son kararında ilk kararına referans vermiştir.” (C-561/11 sayılı ABAD kararı hakkında IPR Gezgini’nde -Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı- başlıklı yazı Şubat 2013 yayımlanmıştır. bkz. http://wp.me/p43tJx-7D)
Görüleceği üzere Ankara 2 FSHHM’nin Adalet Divanı kararına da atıfta bulunmak suretiyle önceki tescil sahibinin, sonraki markayı hükümsüz dahi kıldırmadan, ihlal talebinde bulunmasının mümkün olduğu yönünde direnme kararında bulunduğu görülmüştür.
Yüksek Mahkemenin 2013/17104 E. ve 2014/14018 K. sayılı başka bir içtihadında ise sonraki markanın kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğü halinde, tescilinin mevcut olduğu süre boyunca ki kullanımlarının dahi hukuka uygun bir kullanım olarak kabul edilmemesi gerektiği kabul edilmiş idi;
“Somut uyuşmazlıkta da taraflar arasında uzun yıllardır devam eden ticari ilişkinin bozulması sonrasında davalının davacının ticari faaliyetlerinde kullandığı ve ticaret unvanının da esaslı unsurunu oluşturan ANTEO ibaresini adına marka olarak tescil ettirdiği, bu tescilin davacının açtığı dava sonucu mahkeme kararıyla markanın hükümsüz kılındığı ve söz konusu hükümsüzlük kararında davalının tescilde kötü niyetli olduğunun da tespit edilmiştir. Bu durumda, davalının kötü niyetli marka tescili nedeniyle davacının uğradığı maddi zararın tazmine ilişkin olarak açılan işbu davada davacı isteminin, gerek hükümsüzlük kararında dayanılan gerekçeler ve gerekse yukarıda anılan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında belirtilen ve bu davaya konu uyuşmazlık için de geçerli bulunan esaslar ile taraflar arasındaki hukuki ilişkininde de göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.”
Sonuç olarak özellikle ABAD’ın Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından verilen 16.06.2012 gün ve C-488/10 sayılı karar sonrasında ülkemizde de gerek yerel mahkemelerce verilen kararlar ve gerekse de nihayetinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun tasarımlarla ilgili olarak 27.03.2013 gün ve E.2013/11-209, K.2013/399 sayılı kararları neticesinde kanaatimce 6769 sayılı kanunun 155. maddesinin de ortaya çıkışına yol açan içtihatlar oluşmuştur.
Her ne kadar kanun maddesinde “kötü niyet” kavramı ile ilgili hiçbir açıklama yer almamakta ise de uygulamada, özellikle markalar yönünden, yargı makamlarının 155. maddeyi nasıl yorumlayacağını ve içtihatların ne şekilde oluşacağını hep birlikte göreceğiz.
Birleşik Krallık Patent Ofisi’nin O/448/16 26 Eylül 2016 tarihli kararı bilgilenmiş kullanıcı ve ortalama tüketici kitlesi için iki ayrı karşılaştırmada bulunarak ortaya oldukça ilginç bir karar çıkarmış durumda.
IKON Financial Group Limited isimli bir firma tarafından 36. Sınıfta yer alan “finansal hizmetlerde, döviz hizmetleri ve emlak satış hizmetleri ile ilgili finansal hizmetler” emtialarını kapsayacak şekilde “” şeklini marka tescil başvurusuna konu etmiştir.
Dünyanın önde gelen akaryakıt firmalarından olan TOTAL SA firması ise yine “” tanınmış şekil markasını, 2003 yılından beri 36. Sınıftaki “akaryakıt ödemeleri için kart hizmetleri, devamlı müşterileri için hediyelik eşya, seyahat ve akaryakıt almasını sağlayan kart hizmetleri, servis istasyonlarında akaryakıt dolumu için hazırlanan kart hizmetleri” gibi emtiaları da kapsayacak şekilde tescilli olarak kullanmaktadır. TOTAL SA firması, anılan başvuruya, işbu markasına dayalı olarak işaretler arasında benzerlik bulunduğu, bu benzerliğin tüketici algısında markalar arasında ilişkinin bulunduğu sonucunu doğuracak nitelikte olduğu, söz konusu başvurunun, firmalarının tanınmış logosunun itibarını zedeleyip sulandırabileceğini, tüketicinin bu markadan hizmet alıp sonrasında hayal kırıklığına uğraması halinde kendi markalarının zarar göreceğini iddia konusu ederek başvuruya yönelik itirazını gerçekleştirmiş.
Bununla birlikte itiraz sahibi tescilli markasının yanı sıra ayrıca 96433-0001 sayısı ile tescilli endüstriyel tasarımına dayalı olarak da başvuru konusu markaya itiraz etmiştir.
İncelemeyi gerçekleştiren uzman, ilk olarak, başvuru konusu işarete yönelik önceki tescilli markaya dayalı itirazları ele almıştır. Markalar kapsamında yapılan incelemeler sonucunda taraf markalarının finansal hizmetler üst çatısı altında aynı emtiaları kapsadığı belirtilmiştir. Nitekim incelemeyi yapan uzmana göre, burada dava konusu markada daha üst bir ifade olan “finansal hizmetler” ile finansal hizmetlerin içerisindeki bir hizmet olan “ödeme kartları” hizmetleri birbirleri ile iç içe hizmetlerdir.( Gérard Meric v OHIM, T-133/05 (“MERIC”) Case T-388/00 Institut für Lernsysteme v OHIM – Educational Services (ELS) [2002] ECR II-4301, paragraph 53).
Ancak bu değerlendirmede incelemeyi yapan uzman için, “döviz değişim” hizmetleri ile itiraz sahibinin ödeme kartları, müşteri kartları, akaryakıt dolum kartları ile ilgili hizmetleri benzer değildir. Başvuru konusu marka kapsamındaki “döviz değişimi” hizmetlerinin, her türlü finansal hizmet ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Uzmana göre, bu nitelikteki bir hizmet, diğer finansal hizmetler ile bir ikame içerisinde olmadığı gibi dağıtım kanalları da aynı olmayıp birbirleri yerine ikame edilebilir de değillerdir. Dolayısıyla incelemeyi yapan uzmana göre taraf markaları arasında “döviz değişim” hizmetleri yönünden bir emtia benzerliği mevcut olmadığı gibi yine “emlak alım – satımı” hizmetleri açısından da bir benzerlik bulunmamakta, yalnızca başvuru konusu markada yer alan “finansal hizmetler” emtiaları yönünden, emtialar benzerlik göstermektedirler. Dolayısıyla ikinci aşama olarak başvuru konusu işaretlerin benzerlik değerlendirmesinin yapılması yoluna gidilmiştir.
İncelemeyi yapan uzmana, göre her iki taraf markası da ihtiva ettiği herhangi bir unsuru ön plana çıkarmayan şekil markalarıdır. Her iki taraf markasının görsel açıdan bıraktıkları algı aynı olmamakla birlikte oldukça yüksek düzeyde benzerdir. Her iki marka da 3 adet kavisli şeklin birleşmesi ile oluşturulmuş, her iki markada da turuncu, kırmızı ve mavi renk tonları kullanılmıştır. TOTAL firmasına ait önceki markada mavi rengin yanı sıra koyu mavi/lacivert renk de yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında her iki marka arasında oldukça küçük farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin itiraza mesnet markada, lacivert rengi bulunmakta, markayı oluşturan kavisli şekillerin bir araya gelmesi bir top şeklini andırmaktayken, başvuru konusu markada ise kavisli şekillerin bir araya gelmesi neticesinde oluşan şekil tam dairesel değildir. Ancak işaretler arasındaki bu küçük farklılıklar, aralarındaki yüksek düzeyli benzerliği ortadan kaldırmaya elverişli değildir.
Uzmana göre finansal hizmetler yönünden ilgili tüketici kitlesi ortalama bir tüketici olabileceği gibi bu alanda çalışan, faaliyet gösteren, bu alan ile ilgilenen kişiler de olabilecektir. Bununla birlikte finansal etkiler yaratacak bu gibi hizmetler yönünden olağan bir tüketicinin dahi daha fazla dikkate sarf edeceği kabul edilmelidir.
Bu unsurlar bir arada ele alındığında her iki taraf markasında da yalnızca şekil unsurunun bulunması, başvuru konusu marka kapsamındaki “finansal hizmetler” emtiaları yönünden taraf markalarının aynı hizmetleri içermesi, tüketicinin, her iki işaret arasında yanılgıya düşebileceğini kabul edilmesini gerektirmektedir. Ancak başvuru kapsamında kalan “döviz değişimi, emlak alım satımı” hizmetleri yönünden taraf markaları arasında emtia benzerliğinin çok ilgisiz olması nedeniyle işaretler arasındaki benzerliğe rağmen tüketicinin işaretleri karıştırmayacağı şeklinde bir sonuca varıldığı görülmektedir.
İncelemeyi yapan uzman, TOTAL firmasının tescilli markası yönünden bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra, itiraz sahibinin, önceki tescilli endüstriyel tasarımına dayalı gerçekleştirdiği itirazlar ile ilgili olarak da birtakım değerlendirmelerde bulunmuştur.
Buna göre, markalar yönünden ortalama tüketici nezdinde yapılan karşılaştırmanın, endüstriyel tasarımlar yönünden bilgilenmiş kullanıcı gözetilerek yapılması gerektiğini vurgulayan uzman bilgilenmiş kullanıcının, ortalama bir tüketiciden daha fazla dikkat gösteren ve ayrıntıya önem veren bir kullanıcı olduğu belirtmiştir. Uzmana göre başvuru konusu işaret bir grafik tasarımından ibarettir. Bu nedenle bilgilenmiş kullanıcının kim olduğunun doğrudan tespiti mümkün değildir. Bu kullanıcı herhangi bir tüketici olabileceği gibi, grafik çizimine ilgisi olan bir tüketici de olabilir. Uzmana göre her iki kullanıcı kitlesi de bilgilenmiş kullanıcı olabilecektir. Ancak bununla birlikte bilgilenmiş kullanıcı, yüksek bir dikkat düzeyine sahip olması nedeniyle tasarımları çok daha dikkatli inceleyecektir.
Tasarımların birbirleri ile ilgili benzerliğini uzman, renkler ve şekiller yönünden ayrı ayrı incelemiştir. Uzmana göre TOTAL firmasına ait tescilli tasarım, mavinin tonları ile kırmızı ve turuncu renklerden oluşmaktadır. Başvuru konusu markada da yine açık mavi, kırmızı ve turuncu renkler bulunmaktadır. Sadece renkler yönünden taraflara ait şekillerin birbirleri ile çok benzer olduğu, aralarındaki farklılıkların iyi bir gözlemci tarafından dahi fark edilemeyeceği belirlenmiş ve tasarımların şekli unsurlarının karşılaştırmasına geçilmiştir.
Uzmana göre her iki marka da genel olarak üç adet kavisli şeklinde bir araya gelmesi sonucunda üç boyutlu döner bir top şekli algısı yaratmaktadır. Ancak başvuru konusu marka ile önceki tasarım arasında bazı farklılıklar vardır. Buna göre önceki tasarımda, turuncu renk, kavisli şekillerin iç kısmının renginin tasviri için kullanılmaktayken başvuru konusu markada kavisli şekillerden birinin turuncudur. Yine önceki tasarımı oluşturan kavisler bir küre algısı yaratır nitelikte iken başvuru konusu markada kavisli şekiller birbirleri ile tam olarak çakışmamakta ve bu nedenle küreden ziyade yonca yaprağı gibi bir algı oluşturmaktadır. Son olarak önceki tasarım daha geniş yüzeyli bir algı yaratırken, başvuru konusu işarette kavisli şekillerin konumlandırılması dış kısmında daha da kıvrımlı bir görüntü yaratmıştır.
Sonuç olarak her ne kadar işaretler arasında belli oranda bir benzerlik bulunmakta ise de bilgilenmiş kullanıcı algısında tasarım ile şekil markasının birbirlerinden farklı bir algı yarattıkları görüşüne varıldığı anlaşılmaktadır.
Birleşik Krallık Patent Ofisi tarafından verilen bu karar bilgilenmiş kullanıcı ve ortalama tüketici açısından tasarım – şekil markası ve şekil markası – şekil markası aralarındaki benzerlik değerlendirmelerine oldukça farklı bir yaklaşım getirmektedir. Aynı işaretlerin, farklı ilkeler çerçevesinde farklı sonuçlar doğuracak şekilde değerlendirilmesi enteresan. Sonraki sürecin nasıl işleyeceğini takip edip gözlemlemek yerinde olacaktır.
21 Kasım 2006 tarihinde Peter Chung-Yuan Chang tarafından WIPO nezdinde “AROMA” ibaresi, 07. ve 11. sınıfta yer alan ve genel olarak “elektrikli pişirme aletleri, yiyecek hazırlama ve pişirme aletleri” şeklinde özetlenebilecek emtialarda tescil başvurusuna konu edilmiştir (uluslararası tescil no: 924502).
AROMA
25 Nisan 2012 tarihinde BSH Hausgeräte GmbH firması tarafından söz konusu başvuruya, başvuru kapsamındaki emtialar açısından “aroma” sözcüğünün tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle itiraz edilmiştir.
İtiraz sahibinin bu itirazı 30 Ağustos 2013 tarihinde İlk İtiraz Birimi tarafından görüşülmüş ve itiraz sahibinin tüm itirazları reddolunmuştur.
Bu karara karşı 26 Eylül 2013 tarihinde itiraz sahibi kararı EUIPO’ya taşımış, 4 Eylül 2014 tarihinde ise EUIPO 4. Temyiz Kurulu tarafından, itiraz birimi tarafından verilen karar kaldırılarak itiraz sahibinin itirazları aşağıdaki gerekçeler ile kabul edilmiştir.
Temyiz Kuruluna göre “aroma” sözcüğü İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca da aynı anlama gelmekte olup tescil edilmek istenilen emtialarda bu ibare ile karşılaşan ilgili tüketicinin tereddütsüz bir şekilde anılan ibareyi tescil edilmek istenilen malların karakteristik bir özelliğini (hoş, güzel koku veren) gösteren bir işaret olarak yorumlayacaktır. Böylesi bir ibarenin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmadığı sürece tescil edilmesi mümkün olmaması nedeniyle, itiraz sahibinin itirazlarının kabulü gerekmektedir.
EUIPO tarafından verilen bu karara karşı başvuru sahibi konuyu Genel Mahkemeye taşımış ve T‑749/14 dosya numarası ile görülen davada, Temyiz Kurulu’nun 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(c) maddesini yanlış yorumladığını iddia ederek kararın iptalini talep etmiş ve görülen dava neticesinde 12 Mayıs 2016 tarihinde başvuru sahibi, tüm iddialarında haklı görülerek EUIPO kararının iptaline karar verilmiştir.
Genel Mahkemeye göre tescil kapsamında yer alan 07. ve 11. sınıftaki emtialar genel olarak elektrikli pişirme aletleri olarak tanımlanabilecek olup bu emtiaların ilgili tüketicileri ortalama tüketiciler (average consumer) olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla yapılacak olan değerlendirmenin bu tüketici kitlesi gözetilerek yapılması gerekmektedir.
Genel Mahkemeye göre “aroma” sözcüğü, sözcük anlamı itibariyle birden fazla anlam içermektedir. Dört ana dilde söz konusu ibare “koku”, “esans”, “şarap kokusu”, “güzel hoş koku” gibi anlamlara gelmekte olup günlük hayatta ise daha ziyade hoş kokulu baharatlar, şaraplar ve bitkiler açısından kullanılan bir sözcüktür. Bununla birlikte özellikle Almanya’da “aroma” sözcüğü aynı zamanda “tat” ve “lezzet” anlamlarına gelecek şekilde yiyecekler yönünden kullanımı olduğu da bilinmektedir.
Genel mahkemece bir ibarenin tüzüğün 7(1)(c) maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için sahip olduğu anlamlardan en azından birinin tescil kapsamındaki emtialar bakımından tanımlayıcı olması gerekmektedir. (3 October 2003 in OHIM v Wrigley, C‑191/01 P) Bu ilişkinin yoğunluğu öyle olmalıdır ki tüketici açısından anılan ibarenin derhal ve başkaca bir yorumlama çabasına girmeksizin derhal tescil edilmek istenilen ürün ile işaret arasında bir bağlantı kurması gerekmektedir.
Genel Mahkemeye göre 07. ve 11. sınıfta tescil edilmek istenilen elektrikli pişirme aletleri herşeyden önce “koku” verme özelliği bulunan ürünler değildir. Yine Genel Mahkemeye göre neredeyse tüm yiyecek ve içecek ürünlerinin kendine özgü doğal bir kokusu vardır. Bu koku ürünün doğan halinden alınabildiği gibi kimi zaman yiyeceğin pişirilmesi esnasında veya sonrasında ortaya çıkan bir esanstır. Ancak ürünün pişirilmesi esnasında ortaya çıkan bu aromatik koku nedeniyle, pişirilme esnasında “yardımcı malzeme” olarak kullanılan bir eşyanın salt bu nedenle “aroma” sözcüğü yönünden doğrudan tanımlayıcı bir ibare olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını tespit etmiştir. Zira bu emtiaların herhangi bir şekilde yiyecek veya içeceklerin pişirilmesi, hazırlanması aşamalarında kullanılması Temyiz Kurulu’nun tespitinin aksine işaretin tanımlayıcı olarak nitelendirilmesi açısından yetersiz olacaktır. Bu nedenle “aroma” sözcüğü ile tescil kapsamındaki emtialar arasında olsa olsa doğrudan olmayan, oldukça dolaylı bir ilişki kurulabileceği ancak tescil kapsamındaki emtiaların kullanım amacı hoş bir koku yaymak değil, yiyeceklerin hazırlanmasına aracılık etmek olduğundan bu ilişki Temyiz Kurulu kararının aksine 7(1)(c) maddesi kapsamında kalmayacaktır.
Dolayısı ile genel mahkemeye göre Temyiz Kurulu bu noktada Tüzüğün 7(1)(c) maddesi doğrultusunda açık ve doğrudan karakteristik bir özellik belirtme fonksiyonunun yorumlanmasında hataya düşmüş olup verilen kararın iptali gerekmektedir.
Genel Mahkemece yapılan bu değerlendirmeler, 556 s. KHK kapsamında 7/1-c maddesi çerçevesinde görülen uyuşmazlıklarda benimsenen görüş ve değerlendirmelerin geneli ile parallellik teşkil etmektedir. Nitekim mevzuatımıza göre de 7/1-c maddesinin uygulanmasında tescil edilmek istenilen işaretin, tescil edilmek istenilen mal veya hizmetin karakteristik bir özelliğini, vasfını, amacını hiçbir özel zihni çabaya mahal bırakmadan, mal veya hizmet ile olan sıkı ilişkisi sebebiyle derhal düşündürmesi ve akla getirmesi gerekmektedir. Ancak somut uyuşmazlık konusu kararda olduğu gibi ülkemizde de bu maddenin lafzının hatalı şekilde yorumlandığı kararlar ile sıklıkla karşı karşıya kalınmaktadır. Örneğin oldukça yakın zaman denk geldiğim bir Yargıtay kararında (Yargıtay 11 HD 2015/4688E, 2015/11384K) yerel mahkemece “dem” ibareli markanın “çay” emtiasının karakteristik bir özelliğini yansıttığı ve tasviri olduğundan bahisle “camdan mamul ayaklı ayaksız bardak, çay bardağı, çay tabağı, fincan, fincan tabağı” emtiaları yönünden 556 sayılı KHK’nın 7/1-c maddesine dayanılarak hükümsüzlüğü karar verildiği ve verilen kararın sonrasında Yüksek Mahkemece aynen işbu uyuşmazlık konusundaki gerekçeler çerçevesinde bozulduğu görülmüştür. Bu bağlamda kanaatimce 7/1-c maddesinin yorumlanmasında doktrin ve emsal kararlarda benimsenen kriterlerin oldukça dikkatli bir şekilde ele alınması gerekmektedir.
“GLEE” dizisi 2009 yılında Amerika ve İngiltere’de yayın hayatına başlayarak tam 6 sezon süren, yayın hayatı boyunca sayısız kere Emmy, Altın Küre ve BAFTA ödüllerine aday olan ve hatta 2010 yılında En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü – Müzikal veya Komedi ödülüne layık görülen, bir lise müzik grubunun kendi içindeki ve sosyal yaşantılarındaki sorunların anlatıldığı “postmodern bir müzikal” olarak tanımlanabilecek bir Amerikan televizyon dizisidir.
İngiltere menşeli Comic Enterprises Ltd. firması ise İngiltere de 1994 yılından itibaren tiyatral şovlar, stand up gösterileri, konserler, kabareler gibi canlı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan “THE GLEE CLUB” işletmelerinin sahibidir. Firma aynı zamanda 2001 yılında işletmelerinin adını 25. ve 41. sınıf emtialarda marka olarak tescil ettirmek suretiyle koruma altına almıştır. Firma Birmingham ve Cardiff şehirlerinde bulunan ilk işletmelerinde zaman içerisinde oldukça başarılı olmuş ve 2008 yılında 2.4 milyon pound civarı hasılat elde etmiştir.
Günümüzde televizyon dizilerinin kimi rating kurbanı olarak gelip geçici nitelikte olurken kimisi ise – özellikle gençlik dizileri – izleyiciler nezdinde ciddi şekilde tutulmakta ve yapılan iş yalnızca bir televizyon dizisi olmasnın ötesine geçerek dizi ile bağlantılı ürünlerin ticarileştirilmesine de dönüşmektedir. Glee dizisi de müzikal içerikli bir gençlik draması olarak hemen her bölümünde farklı şarkılara yer verilmek suretiyle hikayenin pekiştirildiği bir televizyon serisi olması nedeniyle zaman içerisinde dizinin bölümlerinde seslendirilen şarkılar gerek iTunes üzerinden gerekse de CD, DVD haline getirilerek tüm dünya ülkelerinde satılmış ve hatta dizi oyuncuları tarafından şarkıların seslendirilmesi suretiyle pek çok defa konserler verilmiştir.
GLEE dizisi kısa bir süre içerisinde İngilterede de çok bilinen ve yüksek ratinglere sahip bir dizi haline gelmiştir. (dizinin 2. Sezonunda İngiltere’de 2.2 milyon kişi tarafından izlendiği tespit edilmiştir) Comic Enterprises Ltd. Şirketi yetkilisi, mahkemedeki beyanlarında söz konusu diziyi ilk olarak 2010 yılında gördüğünü, dizinin seyrinin nasıl işleyeceğini görmek için bir süre beklediğini ancak zaman içinde dizinin, işletmesine zarar verdiğini iddia etmiştir.
Bu durum üzerine Comic Enterprises Ltd. Firması Eylül 2011 içerisinde gerek dizinin İngiltere’de yayınlanıyor oluşu gerekse de dizinin bölüm ve konser CD/DVD’lerinin de satılıyor olması nedeniyle bu ürünlerin firmasıyla ilişkilendirildiği iddiaları ile FOX firması aleyhine “GLEE” dizisi ile “THE GLEE CLUB” markaları arasında iltibas ihtimalinin tespiti ve markadan doğan hakları tecavüz iddiaları ile bir dava ikame etmiştir. Genel Mahkemece yapılan yargılamalar sonucunda 7 Şubat 2014 tarihinde verilen karar ile işaretlerin ilgili tüketiciler nezdinde tescilli oldukları hizmetler göz önüne alındığında aralarında benzerliğin mevcut olduğu ve iltibas ihtimaline sebebiyet verebilecekleri şeklinde hüküm kurulmuş ve FOX firması, dünyaca ünlü televizyon dizisinin adı olan “glee” sözcüğünün kullanımından men edilmiş ancak Comic Enterprises Ltd. firmasının uğradığını iddia ettiği zararlar nedeniyle talep ettiği £100.000 tazminat istemi yönünden ise dava kabul edilmemiştir.
Genel Mahkemece verilen karar taraflarca temyiz edilmiş ve Yüksek Mahkemece yapılan incelemeler neticesinde 8 Şubat 2016 tarihinde Yüksek Mahkemece de taraf markaları arasındaki karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu yönündeki yerel mahkeme kararı onanmış ve FOX firmasının Glee dizisi ile Comic Enterprises Ltd. Firması adına tescilli “THE GLEE CLUB” markalarından doğan hakları ihlal ettiği bir kez daha tespit edilmiştir.
Temyiz Mahkemesince yapılan değerlendirmelerde iltibas iddiaları ile ilgili olarak genel ilkeler uyarınca birtakım değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte iltibas davalarında sıkça karşı karşıya kalmadığımız “tersine iltibas” kavramı üzerinde durulmuştur. Kararın tam metnine https://files.acrobat.com/a/preview/fc00a018-02c9-4703-8aee-4710d375bcba linkinde yer alan dokümandan ulaşılması mümkündür.
Temyiz Mahkemesine göre mal ve hizmetler arasında benzerliğin mevcut olmadığı durumlarda, marka ihlalinden bahsedilmesi mümkün değildir. Mal ve emtiaların benzerliği halinde ise bu durumda aradaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline neden olup olmayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.( Canon Kabushiki Kaisha v Metro Goldwyn Mayer Inc (C-39/97) [1998]) Dolayısıyla temyiz mahkemesine göre her benzerlik, doğrudan karıştırılma ihtimalinin doğurmayacağı vurgulanmıştır.
Ancak tüketicilerin, mal ve hizmetlerin aynı teşebbüsten geldiği şeklinde bir yanılgıya düşmesi veyahut en azından teşebbüsler arasında ekonomik bir ilişki kurma tehlikesi dahi karıştırılma ihtimalinin belirlenmesi açısından yeterli bir kriterdir. Bu değerlendirmenin ise mutlak surette mal ve hizmetlerin ilgili tüketicisi algısında yapılması gerekmektedir. (Interflora Inc v Marks and Spencer plc [2015] EWCA Civ 1403, [2014] FSR 10 from [107] to [130].)
Temyiz Mahkemesince, ortalama tüketici olarak tespit olunan kitle, televizyon izleyen ve davalıya ait GLEE dizisini bilen ve ayrıca yine davacının teşebbüslerinden de haberdar olabilecek kişilerdir. Bu çerçevede genel mahkeme nezdinde görülen uyuşmazlıkta, taraf markaları arasındaki karıştırılma ihtimalinin tespiti amacıyla çeşitli tanık ifadelerine başvurulduğu görülmektedir ki bu husus ülkemizde görülen uyuşmazlıklarda pek başvurulan bir yöntem değildir. Ancak Yüksek Mahkemeye göre de dinlenen tanık ifadeleri uyuşmazlığın çözümü bakımından önemlidir.
Temyiz Mahkemesi taraf markaları arasındaki benzerlik değerlendirmesinde “glee” sözcüğünün bilinen bir ingilizce sözcük olduğunu, keyif, neşe gibi anlamlara da geldiğini ve fakat herhangi bir mal veya hizmet yönünden tanımlayıcı veyahut ayırt edici vasfı zayıf bir ibare olarak nitelendirilmeyeceğini vurgulamıştır. Bu nedenle Temyiz Mahkemesi, Genel Mahkemenin aksine taraf markaları arasındaki benzerliğin düşük düzeyde değil ortalama bir düzeyde olduğunu, her ne kadar davacı markasında “club” ibaresi nedeniyle tüketicinin ilgili ibareyi gördüğünde anlamsal bir uzaklaşmanın yaşanacağını kısmen kabul edilse dahi bu durumun markalar arasındaki benzerliği zayıflatmayacağını, zira markaların baskın unsurlarının yalnızca “GLEE” ibaresi olduğunu vurgulamıştır.
Temyiz mahkemesi, davacı yanın ana faaliyet alanın canlı eğlence şovları olduğunu belirttikten sonra TV şovları ile bu mahiyetteki hizmetler arasındaki ilişkiliyi tartışmış ve söz konusu hizmetler arasında dolaylı da olsa ilişkilendirme kurulabileceğini vurgulamıştır.
Temyiz Mahkemesine göre bir Tv şovunun hazırlanmasında yapımcı, yayıncı, set tasarımcıları, yazarlar, yönetmenler bulunmakta, en az bir kaç bölüm yayınlanacak şekilde yapılmakta ve televizyon aracılığıyla herkesin ulaşabileceği şekilde sunulmaktadır. Halbuki canlı şovlar belli bir etkinlik alanında, yalnızca etkinliğe katılanların görebileceği ve genellikle yalnızca tek bir gecelik yapılmaktadır. Ancak Temyiz Mahkemesine göre canlı olarak yapılan bu tür komedi şovları, kabareler, stand uplar çoğu zaman televizyonlarda da yayınlanmakta ve hatta zaman içerisinde bir dizi haline dönüşebilmektedir. (Ülkemizde de yayınlanan “Güldür Güldür Show”, “Arkadaşım Hoş Geldin” gibi programlar bu durum için örnek olarak gösterilebilir)
Yine mahkemeye göre bu şovlar da çoğu zaman CD/DVD ye çekilerek pazarlanabilmekte ve geniş satış mecralarına ulaşmaktadır. Dolayısıyıla mahkeme, davalı FOX firmasının televizyon dizileri ve canlı şovların birbirlerinden tamamen bağımsız hizmetler oldukları yönündeki iddialarını kabul edilebilir bulmamıştır.
Temyiz Mahkemesine göre davacı markası kapsamındaki hizmetler ile davalı yan tv dizisinin birebir aynı hizmetler olmaması, açıklanan nedenlerle işaretler arasındaki iltibas ihtimalinin ortadan kalkması için yeterli değildir. (Davidoff & Cie SA v Gofkid Ltd (C-292/00) [2003] E.C.R. I-389; [2003] F.S.R. 28 at [30], and Adidas-Salomon AG vFitnessworld Trading Ltd (C-408/01) [2003] E.C.R. I-12537; [2004] )
Zira Temyiz Mahkemesine göre tüketicinin işaretler arasında bir şekilde ilişki kurması, karıştırılma ihtimali ile eşit anlam taşımaktadır( Specsavers at [122]; Intel Corp Inc v CPM UnitedKingdom Ltd (C-252/07) [2008] E.C.R. I-8823; [2009]) ki dinlenen tanık beyanlarından da bu ilişki tespit olunmuştur.
Buna göre Temyiz Mahkemesince de, genel mahkemece benimsenen görüş ile paralel doğrultuda olacak şekilde ortalama bir tüketicinin, davacıya ait tescilli marka ile televizyon dizisi GLEE arasında en azından ekonomik bir ilişkinin var olduğu yanılgısına düşebileceği ve bu durumun karıştırılma ihtimalini meydana getirebileceği kabul edilmiştir.
Bununla birlikte kanaatimce kararın ilgi çeken bölümü, davacı firmanın, “GLEE” dizisi nedeniyle uğradığını iddia ettiği zararlar nedeniyle tazminat talebinin reddi yönünde verilen kararın da Temyiz Mahkemesince benimsenmiş olmasıdır.
Temyiz Mahkemesine göre, davacının, dizinin başladığı 2009 yılında Birmingham ve Cardiff şehirlerinde yer alan eğlence mekanları zaten başarılı bir şekilde iş yapmaktadır ve bu başarısının sonradan da sürdüğü görülmektedir. Ancak davacının dizinin yayınlanmasından daha sonra Oxford ve Nottingham şehirlerinde iki yeni işletme açması ve bu işletmelerinde önceki işletmelerinde başarıyı yakalayamamış olmasının gerekçesinin davalının televizyon dizisine dayandırması gerçekçi bulunmamıştır. Hatta mahkemeye göre her ne kadar tüketici nezdinde davacıya ait marka ve dava konusu dizi arasında en azından ekonomik bir ilişkinin var olduğu yanılgısına düşme ihtimali bulunmakta ise de bu durum davacı yanın yeni işletmelerinde uğradığını iddia ettiği zararlardan davalının sorumlu tutulmasını gerektirmemektedir. Hatta Mahkemeye göre davacının önceki işyerlerindeki gelirlerin artmasında, bahsi geçen dizinin de katkısının olabileceğini, zira ortalama tüketicilerin, söz konusu işletmeleri, dizi ile ilgili bir işletme olarak algıladıkları için söz konusu mekanlara gitmiş olabileceğini, bu durumun ise “tersine iltibas” (wrong way round confusion) olarak yorumlanması gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda temyiz mahkemesince de davacının uğradığını iddia ettiği zararlar, GLEE televizyon dizisinin yayınlanması ile ilgili olmayan zararlardır.
Tersine iltibas ihtimali ülkemizdeki uyuşmazlıklarda çok sık görülen bir durum olmamakla birlikte marka hakkının ihlali iddiaları bakımından oldukça önemli bir sonuç ortaya koymaktadır. Zira Mahkemeye göre davacı, dava konusu TV dizisi nedeniyle mark hakkının ihlal edildiğini iddia etmiş ise de tam tersi bir şekilde bilinilirliğini ve popülaritesini arttırmış, tüketiciler, davacıya ait işletmeler ile TV dizisinin aynı işletmeye ait olduğu yanılgısıyla hareket ederek aslında davacının deyim yerindeyse “ekmeğine yağ sürmüşlerdir”.
Bununla birlikte bu uyuşmazlık da göstermektedir ki marka koruması, hakkın sahibine büyük bir hukuki güç sağlamaktadır. Ülkemizin büyük ölçekli pek çok firması dahi halen marka hukuku kapsamında ticaret hayatında kullandıkları işaretler için gerekli koruma tedbirlerini zamanında almamakta ve çoğu zaman herhangi bir ihlal iddiası ile karşı karşıya kaldıkları durumlar sonrasında adımlarını “geç” bir şekilde atmaya çalışmaktadır. Halbuki nispeten düşük ölçekli bir bütçe gerektiren marka araştırma ve başvurusu işlemleri başlangıçta yapılmış olsa hem kullanımların belli bir hakka dayalı olması sağlanacak hem de daha sonra hukuki anlamda yaşanacak mücadelelerden kurtulmak mümkün olacaktır. Yine de sınai hakların, içinde bulunduğumuz dönemdeki öneminin ülkemizce de giderek fark edildiği ve en azından bu alanda ciddi yatırımların olduğunu söylememiz mümkündür.
Davanın taraflarından itiraz sahibi Avusturya menşeili enerji içecekleri ile tanınan “RED BULL” firmasının, gerek Avusturya gerekse de AB ülkelerinde Nice Sınıflandırmasının 32. ve 33. sınıf emtialarında çok sayıda tescilli markası bulunmaktadır. Başvuru konusu markanın ise sahibi Birleşik Krallık menşeli Sun Mark firması olup firma tarafından 01.07.2010 tarihinde “BULLDOG” ibaresi ile 32. sınıf emtialarda (ve fakat alkollü içecekleri içermeksizin) gerçekleştirildiği anlaşılan marka başvurusuna, RED BULL firmasının önceki tarihli “RED BULL” ve “BULL” markalarına dayalı olarak benzerlik ve karıştırılma ihtimali ve ayrıca önceki hak sahipliği iddialarına dayalı olarak itirazlar gerçekleştirilmiştir.
İtiraza konu “Bulldog” başvurusu bir kelime markasıdır:
RED BULL firmasının, başvuruya yönelik bu ilk itirazlarını 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8(1)(b) ve 8(5) maddeleri çerçevesinde öne sürdüğü ve itirazlarının İtirazlar Birimi tarafından 17.11.2011 tarihinde kabul edildiği, İtirazlar Birimi tarafından verilen karara karşı başvuru sahibi SUN MARK firmasının 13.01.2012 tarihinde itirazda bulunduğu ve itirazlarının 2. Temyiz Kurulu (Second Board of Appeal) nezdinde 16.11.2012 tarihinde kabul gördüğü anlaşılmaktadır.
Temyiz Kurulu tarafından verilen kararda, başvuru konusu marka ile itiraza mesnet markaların birebir aynı emtiaları kapsadıkları ancak işaretlerin karşılaştırılmasında önceki tarihli “BULL” markaları ile başvuru konusu marka arasında fonetik ve görsel olarak oldukça zayıf bir benzerliğin mevcut olduğu anlamsal olarak ise markaların tamamen farklı oldukları, benzer şekilde “REDBULL” markaları ile başvuru konusu marka arasında da yine düşük düzeyli görsel ve fonetik benzerliklerin mevcut olduğunu ancak anlamsal açıdan tamamen farklı olduklarını, bununla beraber her iki markanın da bir bütün olarak tamamen farklı bir algı yarattığını ve başvuru konusu marka ile aralarında iltibas ihtimalinin mevcut olmadığı gerekçeleriyle REDBULL firmasının itirazlarının reddine karar verildiği görülmektedir.
OHIM Temyiz Kurulu’nun yukarıda özetine yer verilen R-107/2012-2 sayılı kararının iptali istemiyle RED BULL firması tarafından Genel Mahkemeye götürülen uyuşmazlıkta, RED BULL firması, her ne kadar Temyiz Kurulu nezdinde hem BULL hem de REDBULL markalarına dayanmış ise de bazı usuli nedenlerden ötürü iddialarını “BULL” markaları ile sınırladığı ve bu hususu mahkeme nezdinde de kabul ettiği görülmektedir.
Somut uyuşmazlıkta REDBULL firmasının iddialarını iki temelde inşa ettiği görülmüştür. Bunlardan ilki Temyiz Kurulu’nun görsel, fonetik ve anlamsal açıdan yer verdiği değerlendirmelerde, kurulun var olduğunu iddia ettiği anlamsal farklılığa gereğinden fazla önem verdiği ve takıldığı, diğer iddiasının ise işaretler arasındaki karıştırılma ihtimalinin tespitinde kurulun hatalı değerlendirmede bulunduğu hususlarındadır.
Genel mahkemece yapılan değerlendirmelerde öncelikle genel ilkeler ortaya konularak, ortalama tüketicinin mal veya hizmetin aynı işletmeden geldiği düşüncesine kapılması halinde teşebbüsler arasında ekonomik bir bağlantının olabileceği ve bu durumun iltibasa sebebiyet verebileceği belirtilmiştir. Yine değerlendirmelerin devamında, karıştırma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ve ilgili tüm koşulların göz önünde bulundurularak hem işaretler arasındaki benzerliğin hem de mal ve emtia benzerliğinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır. (9 July 2003 in Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverley Hills (GIORGIO BEVERLEY HILLS), T‑162/01). Nitekim 207/2009 sayılı tüzükte 8(1)(b) maddesi uyarınca karıştırılma ihtimalinde tartışma konusu işaretlerin aynı veya benzer olmaları ve yine mal veya hizmetlerin de aynı veya benzer olması aranmakta olup bu şartların kümülatif olarak değerlendirilmesi gerektiği pek çok farklı kararda vurgulanmıştır.(Bkz. 22 January 2009 in Commercy v OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, paragraf 42).
Genel Mahkemece, temyiz kurulu tarafından verilen kararda, itiraz sahibinin önceki tarihli markaların bir kısmının başta Avusturya ve bazı AB ülkelerinde tescilli oIduğunu ve taraf markaları kapsamında yer alan ürünlerin, tüketicilerin hemen her gün tükettikleri ürünler olması nedeniyle ilgili tüketici kitlesinin ortalama tüketici olarak kabul edilmesi gerektiği yönündeki tespitlerin yerinde olduğu belirtilmiştir. (judgment of 22 June 1999 in Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, paragraph 26)
Taraflar arasında, markalar kapsamında yer alan emtiaların ayniyeti hususunda herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. Tartışmanın esası, markaları oluşturan işaretlerin benzerliği ve bu durumun karıştırılma ihtimaline sebep olup olmayacağı hususundadır.
Mahkemeye göre iki işaret arasında ilgili tüketici kitlesinin işaretler arasında ilişki kurmasına neden herhangi bir durumun varlığı halinde işaretlerin en azından benzer olduklarının kabulü gerekeceği şeklindedir.(judgments of 26 January 2006 in Volkswagen v OHIM — Nacional Motor (Variant), T‑317/03, EU:T:2006:27, paragraph 46, and of 9 September 2011 in Ergo Versicherungsgruppe v OHIM — DeguDent (ERGO), T‑382/09, EU:T:2011:454, paragraph 42).
REDBULL firmasının ilk olarak, Temyiz Kurulunun, işaretler arasında sadece düşük düzeyli bir benzerlik olduğu yönündeki iddialarının yerinde olmadığını iddia ettiği görülmektedir. Zira REDBULL firmasına göre Temyiz Kurulu benzerlik değerlendirmesini ortalama tüketicinin işaretlerin ön/başlangıç kısımlarına daha fazla önem veriyor oluşu ilkesini dikkate almaksızın yapmıştır. REDBULL firmasına göre başvuruya konu edilen “BULLDOG” markası, önceki tarihli kendi markaları olan “BULL” sözcüğünü tamamen içermekte ve “BULL” ibaresi anılan markanın ön hecesinde bir bütün olarak yer almaktadır.
Bu iddiaları değerlendiren Genel Mahkeme de somut uyuşmazlıkta taraf markalarının ilk dört harfi olan “B-U-L-L” harflerinin birebir aynı olduğunu tespit ettikten sonra markayı oluşturan işaretlerin ön bölümünün, son bölümünde yer alan unsurlardan daha yüksek görsel ve fonetik algı oluşturacağı değerlendirmesinde bulunmuştur.( 7 September 2006 in Meric v OHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, paragraph 51, and of 3 September 2010 in Companhia Muller de Bebidas v OHIM — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, paragraph 62)
Ancak Genel Mahkemeye göre bu ilke her durumda aynı şekilde değerlendirilememektedir (see judgment of 27 February 2014, Advance Magazine Publishers v OHIM — López Cabré (TEEN VOGUE), T‑37/12, EU:T:2014:96, paragraph 70 and the case-law cited) Buna göre markaların başlangıç bölümlerinin her zaman aynı öne sahip olmadığı, özellikle kısa sözcüklerden oluşan markalarda bu kuralın uygulanamayabileceği belirtilmiştir.
Bununla birlikte Genel Mahkemeye göre dava konusu markanın ilk dört harfinin önceki markanın kendisi olması ve başvuru konusu markada yer alan yedi harften başlangıçtaki dördünü oluşturuyor olması nedeniyle Temyiz Kurulu’nun markalar arasında düşük düzeyde görsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise hatalıdır. Ancak Genel Mahkemeye göre, RED BULL firmasının itirazlarının aksine işaretler arasında yüksek düzeyde bir benzerlik bulunduğundan da bahsedilmesi mümkün değildir. Zira kimi zaman tek bir sessiz harf dahi kısa sözcüklerde farklılaşmaya neden olabilecektir.(22 June 2004 in Ruiz-Picasso and Others vOHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, paragraph 54, and of 16 January 2008 in Inter-Ikea v OHIM–Waibel (idea), T‑112/06, EU:T:2008:10, paragraph 54) Somut uyuşmazlıkta ise dava konusu markadaki ikinci heceyi oluşturan “D-O-G” harflerinin markalar arasındaki görsel benzerlik düzeyini nispeten zayıflattığı tespit olunmuştur. Mahkemeye göre markalar arasındaki benzerlik düzeyinin ortalama olarak kabul edilmesi mümkündür.
REDBULL firmasının, Temyiz Kurulu tarafından verilen karara yönelik bir diğer itirazını ise işaretler arasındaki fonetik benzerliğin varlığına dayandırdığı görülmektedir. RED BULL firması bu iddialarında, markaların başlangıç seslerinin aynı olduğunu ve markalar kapsamında yer alan ürünlerin genel olarak gürültülü mekanlarda tüketiliyor oluşu nedeniyle son hecelerinin duyulamayacağı itirazına dayandığı görülmektedir. REDBULL a göre fonetik olarak işaretler arasında güçlü bir benzerlik olduğu veya en azından ortalama düzeyde bir benzerliğin bulunduğunun kabul edilmesini gerekmekte olup Temyiz Kurulu’nun fonetik benzerliğin oldukça düşük olduğu yönündeki tespitleri son derece hatalıdır.
Mahkemece yapılan değerlendirmelerde ise somut uyuşmazlıkta tespit olunan ilgili tüketici kitlesinin işaretlerin ilk kısımlarına daha çok önem sarf edeceği, başvuru konusu markada yer alan “BULL” hecesinin önceki markanın kendisi niteliğinde olması ve başvuru konusu markanın iki hecesinden biri olması nedeniyle aynen görsel değerlendirmelerde yer verilen görüşlerinde belirttikleri şekilde Temyiz Kurulu’nun fonetik değerlendirmelerde de işaretler arasındaki benzerliğin düşük düzeyli olduğu yönünde vardığı kanaatlerine hatalı olduğu vurgulanmıştır.
Bununla birlikte Genel Mahkeme, REDBULL firmasının, dava konusu markada yer alan “dog” hecesinin telaffuz esnasında duyulmayacağı yönündeki iddialarını, her ne kadar RED BULL firmasının iddia ettiği gibi bu ürünlerin barlar, gece kulüpleri gibi gürültülü mekanlarda servis edildiği kabul edilse dahi söz konusu ürünlerin supermarketlerde ve perakende satış yapan yerlerde de satıldığı gerekçesiyle yerinde bulmamıştır.
RED BULL firmasının, Temyiz Kurulu tarafından verilen karar ile ilgili olarak son itirazının ise anlamsal karşılaştırma ile ilgili olduğu görülmektedir. Buna göre REDBULL firması, “bull” ve “bulldog” sözcüklerinin farklı iki hayvan cinsi olması nedeniyle aralarında anlamsal bir benzerliğin olmayacağı yönündeki tespitlerin kabul edilemeyeceğini, her iki işarette de “bull” sözcüğünün yer aldığını, ayrıca bulldog sözcüğünün büyükbaş hayvanlarla dövüşmek için eğitilmiş köpeklere verilen isimler olduğu, dolayısıyla sözcükler arasında anlamsal bağlantının mevcut olduğunu iddia ettiği görülmüştür.
Başvuru sahibi SUN MARK firması ise, “bull” ibaresinin ilgili tüketici nezdinde anlaşılabilir bir kelime olduğunu, anadili İngilizce olmayan veya İngilizceyi temel düzeyde bilen tüketiciler açısından dahi anılan sözcüğün anlamı bilinen bir ibare olduğu, çünkü birliğe dahil ülkelerde konuşulan farklı dillerde bile ilgili sözcüğün oldukça benzer karşılıklarının olduğunu, örneğin Almanca da “bulle”, Letonca da “bullis”, Hollanda’da ise “bul” şeklinde karşılıklarının bulunduğunu savunmuştur.
Başvuru sahibi firmanın bu yöndeki iddiaları Mahkemece ikna edici görülmemiştir. Mahkemeye göre AB ülkeleri bakımından ortalama tüketicinin bir bütün olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Yine “bull” ibaresinin İngilizcede yer alan temel sözcükler arasında olmadığı, bu nedenle ingilizceyi ana dili olarak bilmeyen tüketici yönünden anılan ibarenin örneğin “water” (su) sözcüğü gibi bir kelime olmadığı belirtilmiştir. (see judgment of 28 November 2013, Vitaminaqua v OHIM — Energy Brands (vitaminaqua), T‑410/12, EU:T:2013:615, paragraph 58 and the case-law cited).
Genel Mahkemece bu hususta yapılan değerlendirmelerde ilgili tüketici kitlesi olarak tanımlanan kesimin büyük bir çoğunluğunun İngilizce bilmediği vurgulanmıştır. Bu çerçevede anılan işaretin, tüketiciler nezdinde anlamsal bir algı oluşturmayacağı, bu nedenle anlamsal karşılaştırmanın karışıklık ihtimalinde etkisinin olmayacağının değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.( 16 September 2013 in Gitana v OHIM — Teddy (GITANA), T‑569/11)
Zira mahkemeye göre birlik ülkelerinde konuşulan 3 resmi dilde “bull” sözcüğünün İngilizcedeki hali ile benzer/aynı olmasının, bu hususun tüm birlik ülkelerine aynı şekilde etki etmeyeceğini, İspanyolca ve İtalyanca’da “bull” sözcüğünün karşılığının “toro” olduğunu, Yunanca’da “tavros” olduğunu, Portekizce’de “touro” olduğunu, İsveççe’de “tjur” olduğunu, Fransızca’da “taereau” olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte Mahkeme “bulldog” sözcüğünün ise tüm birlikte ülkelerinde neredeyse hiçbir değişikliğe uğramaksızın kullanıldığını ve anlamının bilindiğini, ancak ilgili tüketicinin büyük bir bölümü için tek başına “bull” sözcüğünün somut bir anlam teşkil etmeyeceğini tespit ederek temyiz kurulunun bu yöndeki değerlendirmelerini isabetli bulmuştur.
Mahkemece İngilizce’nin ana dil olarak konuşulduğu İngiltere, İrlanda ve Malta gibi ülkelerde ve ayrıca yine İngilizce’nin günlük hayatta yaygın olarak kullanıldığı bazı ülkelerdeki tüketiciler bakımından uyuşmazlık konusu işaretlerin iki ayrı hayvan adı olarak algılanacağı kabul edilmiş ise de bu durumun işaretler arasındaki sınırlı anlamsal benzerliği ortadan kaldırmayacağını, ilgili tüketici kitlesinin büyük bir çoğunluğu için ise (İngilizce ana dilleri olmadığından) anlamsal bir karşılaştırma yapılmasının mümkün olmayacağı kanaatine varılmıştır.
Sonuç olarak Mahkeme, Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerin aksine, uyuşmazlık konusu işaretler arasında görsel ve fonetik açıdan ortalama, anlamsal açıdan ise İngilizce bilen tüketiciler açısından zayıf bir anlamsal benzerliğin bulunduğunu tespit etmiş ancak anlamsal karşılaştırmanın ilgili tüketicinin büyük bir bölümü için mümkün olmadığını da vurgulamıştır. Bununla birlikte Mahkeme işaretlerin birbirlerini anımsatır nitelikte olduğunu ve Temyiz Kurulu kararının aksine işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu kanaatine varmıştır.
Ayrıca Genel Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu, karıştırılma ihtimalinin tespitinde, taraf markaları kapsamındaki emtiaların birebir aynı olduğunu da göz ardı etmiştir. Bu bağlamda emtiaların birebir aynı olduğu böylesi bir durumda, işaretler arasındaki benzerliklerin karıştırılma ihtimaline daha yüksek oranda yol açabileceği vurgulanmış ve Temyiz Kurulu tarafından verilen kararın aksine, 8(5) kapsamında ayrıca bir değerlendirme yapılmasına gerek duyulmaksızın başvuru konusu işaretin iptalinin gerektiği şeklinde hüküm tesis edilmiştir.
Genel mahkemece yapılan tüm bu değerlendirmeler de göstermektedir ki ilgili tüketicinin büyük bir kesimi nezdinde anlamsal bir algı oluşturmayan işaretler bakımından iltibas ihtimalinin belirlenmesinde anlamsal yönden bir karşılaştırma yapılmamalı, karıştırılma ihtimali görsel ve fonetik unsurlar üzerinden irdelenmelidir. Bununla birlikte emtiaların birebir aynı olduğu durumlarda, işaretler arasında daha düşük düzeyli benzerliklerin dahi iltibas ihtimaline neden olabileceği işbu uyuşmazlıkta da açıkça tespit olunmuştur. Kaldı ki somut uyuşmazlıkta her ne kadar RED BULL firmasının iddiaları arasında yer aldığı halde tartışılmamış ise de kanaatimce “BULL” ibaresinin özellikle 32. sınıfta yer alan içecek emtialarında tanınmış olduğu aşikar olup bu hususun da iltibas ihtimalini arttıran nedenler arasında kabul edilmesi gerekirdi diye düşünmekteyim.
şeklindeki başvurusu arasında iltibas yaratacak düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır.
görselini ve ayrıca bazı ayırt edici ek sözcük unsurlarını içerir sonraki marka arasında görülen bir uyuşmazlıkta, yerel mahkemece “orta düzey bir tüketicinin, davacının orijinal ve ayırt edici “uğur böceği” şeklini öğrenip belleğine kaydettikten sonra, “seçici tutma” yoluyla davalı markalarında bulunan sözcük unsurlarını görme algısı azalabilir ve önceden bildiği şeklin imajından hareketle markaları ilişkilendirebilir” gerekçeleri ile “n11” markasının tanınmışlığı da gözetilerek taraf markaları arasında iltibas ihtimali bulunduğu yönünde verilen karar, Yargıtay 11. HD’sinin 2018/2743E – 2019/4216 sayılı hükmü ile de onanmış ve kesinleşmiştir. Bu anlamda ülkemizdeki uygulamada da benzer kriterlerin arandığından bahsedilmesi mümkündür.
