Etiket: biyoteknolojik buluşların patentlenebilirliği

Corona Virüs Patentlenebilir Mi? ABD ve Avrupa Patent Kanunlarıyla Kısa Bir Analiz

  • Giriş

Hayatımıza Aralık 2019’da girmesinden çok kısa bir süre sonra dünyanın ortak derdi haline gelen ve 11.03.2020 tarihi itibariyle Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği Corona virüsün (literatürdeki bazı isimleriyle; 2019-nCoV veya SARS-CoV-2) ayak izleri, patent hukuku sahasında da anlamlı bir takibe konu oluyor. Corona virüsün hastalarda tedavi için kullanılan bir ilacı henüz yok, ancak Nisan 2019’da USTPO (ABD Patent ve Marka Ofisi) tarafından Gilead Sciences’a remdesivir isimli ilaç için verilen patent, buna deva olmaya talip. Gilead Sciences’ın CNIPA (Çin Patent Ofisi) başvuruları beklemedeyken; Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün Corona virüs tedavisine ilişkin CNIPA patent başvurusu tartışmalar yaratmıştır. Zira Gilead Sciences’ın başvurusu sonuçlanmasa dahi kamuya ve endüstriye ifşa olan bu buluşun patent alamayacağının bilincindeki uzmanların, bir bileşik üzerinde patent başvurusu yapması beklenmektedir.

Corona virüs tedavisi üzerindeki patent tartışmaları bir yana, virüsün patentlenebilirliği biz hukukçulara ayrı bir tartışma sahası bahşediyor. Yaşayan organizmaların patentlenebilirliği, uluslararası mevzuatta ve ülkemizde belli koşullarda uygundur. Bu sürecin bir gecede olgunlaştığını söyleyemeyiz, Diamond v. Chakrabarty kararıyla ilk kez genetik modifikasyona uğrayan bakteriye patent verilmiş ve aradan geçen 40 yılda yaşayan organizmaya patent verilebilirlik kriterleri belli standartlara oturabilmiştir. Corona virüs ise, doğada kendiliğinden bulunan bir virüs tipidir. Dolayısıyla genetik manipülasyona uğramış bakteriler ile aynı kriterlerde değerlendirilemeyecektir. Canlı organizmalara ilişkin USTPO ve EPO (Avrupa Patent Ofisi) farklı kriterler geliştirmiştir.

  • USTPO ve Virüs Patenti

Patentlenebilirlik üzerine temel madde ABD Patent Kanunu (35 U.S.C.) madde 101 hükmü şu şekildedir:

“Her kim herhangi yeni ve kullanışlı bir yöntem, makine, ürün ya da madde karışımı yahut bunlarda faydalı yeni bir ilerleme sağlayacak bir icat ve keşifte bulunursa bu kanunun şart ve koşullarına uygun olmak kaydıyla patent alma hakkına sahiptir[1].”

Bu maddeye göre patentlenebilirlik kriterleri üç başlık altında toplanmaktadır; yenilik, aşikâr olmama ve faydalılık (yararlılık). Bu kriterleri sağlamlaştırma yolunda ABD Yüksek Mahkeme kararlarının da literatüre etkisini yadsımamak gerekmektedir. Diamond v. Chakrabarty kararı, mucit Chakrabarty tarafından modifiye edilmiş Pseudomonas bakterisi için alınmıştır. Bu karardan sonra Yüksek Mahkeme’nin Moore v. Kaliforniya Üniversitesi kararı ile hücre hattı için alınan patent ile insan vücudunun içerisine girilmiştir. Moleküler Patoloji Derneği v. Myriad Genetics kararı ise genlerin ticarileştirilmesi tartışmalarına yol açsa da; insan eliyle değiştirilmiş cDNA’ya patent hakkı tanınarak; doğadan izole edilmiş biyolojik materyallere patent verilmemesi prensibini literatüre kazandırmıştır.

Wuhan çıkışlı Corona virüsü doğal ürün olduğu için patentlenemez. İzole genlerin patentlenemez olarak kabul gördüğü Myriad kararından sonra bahse konu vahşi tip virüs suşu üzerinde patent talebi ABD Patent Kanunu’na aykırılık teşkil edecektir. Bu virüsün vahşi tip suşunda bulunmayan bir gen sekansı içeren genetik modifikasyon ürünü farklı bir virüs ABD’de patentlenebilecektir. Yani gen sekansından onun hastalığa sebep olarak patojeninin çıkartıldığı virüse dayanan canlı bir aşı ABD’de korunabilecektir. İnsana ait 7 Corona virüs suşu keşfedilmiştir[2]. Wuhan Corona virüsü (SARS-CoV-2), kamuoyunda SARS hastalığı olarak bilinen SARS-CoV virüs sekansı ile %80 oranında benzemektedir[3].

  • EPO ve Virüs Patenti

Avrupa Patent Sözleşmesi (APS), Avrupa Patent Hukukunun temelini oluşturan bir metindir. Türkiye Cumhuriyeti de 27.01.2000 tarihinde 4504 sayılı Kanun ile bu Sözleşmeyi yürürlüğe sokmuştur[4]. Sözleşmenin 52. maddesinin 1. fıkrası patentlenebilirliği şu şekilde belirlemiştir:

Avrupa patentleri sanayide uygulanabilen, yeni ve bir buluş basamağını içeren herhangi bir buluş için verilir.”

APS uyarınca bir buluşun patentlenebilir sayılması için o buluşun; yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilir olma kriterlerini sağlamış olması gerekmektedir. 98/44 sayılı AB Direktifi, biyoteknolojik buluşların patentlenebilirliğini ele alarak, ona ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Bu Direktif ile bitkiler, hayvanlar, insan vücudu parçaları ve genler üzerinde patent verilebilmesi mümkün olmuştur. Direktif’in 5. maddesinin 2. fıkrası virüs patentlenebilirliği için dikkat çekici fark yaratan kısma sahiptir. Buna göre:

“(2) İnsan vücudundan izole edilmiş veya teknik bir işlemle üretilerek başka bir gen sekansını veya kısmı sekansını içeren parça, bu parçanın yapısı doğal bir parça ile aynı olsa bile patentlenebilir bir icat olabilir.

Direktifin ilgili maddesinin yarattığı fark Myriad kararıyla daha da görünür olmuştur. Zira ABD Yüksek Mahkemesi izole edilmiş gene ilişkin patentlenemez kararı vermişse de, EPO biyolojik sistemde kendiliğinden üreyebilen veya üretilebilen biyolojik materyallerin doğal ortamından ayrılması veya teknik bir işlem sonucu üretilmesi halinde patentlenebileceğine hükmetmiştir[5]. AB Hukukunda, doğal olsa dahi o genetik dizimin izole edilmesi teknik bir süreç olarak değerlendirilerek patentlenebilir bulunmuştur.

Doğal ortamından izole edilen (SARS-CoV-2’de olduğu gibi) veya teknik bir işlemle üretilen biyolojik materyalin, o doğada bulunsa bile patentlenebilir olduğuna karar verilmiştir. Dolayısıyla, konakçıdan izole edilen viral bir suş, o suşun patentlenebilirlik kriterlerini sağlaması şartıyla, patentlenebilecektir.

  • Sonuç

Şu an için Wuhan Corona virüsünün üzerinde patent alındığına dair iddialar paylaşılsa da, Ocak 2020’de Corona virüsünün genomik dizileri halka açıldı. 18 aylık bekleme süresi geçtikten sonra yani 2021’in ortalarına kadar Wuhan Corona virüse dair bir patent başvurusu olup olmadığını öğrenmemiz mümkün olacaktır[6]. Ancak şu an için bir Wuhan Corona virüsünün üzerinde bir patent hakkı tesis edilmediğini sistem taramalarından görmekteyiz. 

Şimdilik USTPO ne de EPO, Corona virüsü için hiçbir tarafa patent hakkı tesis etmemiştir. Pratik anlamda her iki hukuk sisteminde şu an için aynı sonuç elde edilse dahi, yaşayan organizmaların patentlenebilirliğine dair hükümler ve içtihatlar iki sistemin birbirinden farklı olduğuna işaret etmektedir. Bu noktada AB’nin daha geniş bir yorumla yaşayan organizma patentlenebilirliğini öngördüğünü söylemek mümkündür.

Yıldız Tuğçe ERDURAN

Mart 2020

tugcerduran@hotmail.com


[1] Çeviri bana aittir.

[2] Common Corona Viruses, https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html

[3]Irene Vázquez, SARS-CoV-2 Coronavirus and Patents, https://abg-ip.com/coronavirus-patents/?cli_action=1584095603.525.

[4] Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/kanunlar_kararlar/kanuntbmmc084/kanuntbmmc084/kanuntbmmc08404504.pdf

[5] Emre Bayamlıoğlu, “Myriad Davası ve Genetik Sekans Patentlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2014, s.38, s.31-32

[6] Irene Vázquez, a.e.

37. Doğum Gününde CHAKRABARTY v. DIAMOND Kararı

Anything under the sun that is made by man is patentable[1]

İçinde yaşadığımız biyoteknoloji yüzyılının temeli, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Chakrabarty v. Diamond kararı neticesinde gen patentinin mümkün kılınması ile atılmıştır.

Hintli mikrobiyolog Chakrabarty, ABD Patent ve Marka Ofisi’ne patent başvurusunu okyanusa dökülen yağları temizleyen Pseudomonas bakterisi için yapmıştır. Yaşayan bir organizma üzerinde ilk patent başvurusu özelliğini taşıyan bu girişim beraberinde hukuki tartışmaları da başlatmıştır. ABD Yüksek Mahkemesi 16 Haziran 1980 tarihinde, genetik modifikasyona uğramış bakterinin patentlenebilir olduğuna karar vermiştir. Patent başvurusunun onaylanması ile insan geni patent koruması altında alınabilmiştir

I. ABD Patent ve Marka Ofisi’ne Başvuru

Mikrobiyolog Chakrabarty okyanusa dökülen yağları temizleyen Pseudomonas bakterisi için ABD Patent ve Marka Ofisi’ne yaptığı patent başvurusunun reddedilmesi üzerine Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştur. Chakrabarty’nin patent başvurusunun konusu;  Pseudomonas bakterisinin en az iki adet sürdürülebilir enerji üreten plazmitlere sahip olması ve her bir plazmitin ayrı bir hidrokarbon parçalama yolu sağlaması hakkındadır. Başvuru, bakterinin özelleşmiş yapısının doğada bulunamayacağını yani bir buluş olarak patentlenebilir özelliğe sahip olduğu savıyla yapılmıştır. Ancak söz konusu başvuru, bakterinin “doğal ürün” olmasından ve “canlıların” patentlenebilir olmamasından ötürü patent ofisi tarafından reddedilmiştir.

Chakrabarty’in Patent Ofisi Temyiz Kurulu’na yapmış olduğu itiraz sonucunda; kurul canlıların patentlenemeyeceği hususunda mutabık kalmakla birlikte; bilinen bir bakterinin üretmediği bir plazmitler kombinasyonu üretmek için modifiye edilmiş bakterinin, doğal ürün olarak sınıflandırılamayacağı kanısına varılmıştır.

II. Yüksek Mahkeme Kararı

Patent Ofisi’nin nihai kararının iptali için başvurulan Yüksek Mahkeme 5’e 4 oyla ABD Patent Kanunu‘nun 35 U.S.C. 101 maddesini  (“Her kim kullanılabilir bir makine, ürün, bir karışım veya bunların sonucunda herhangi yeni ve kullanılabilir bir buluş icat eder veya keşfederse bu başlığın şart ve koşullarına uygun olmak kaydıyla patent alma hakkına sahiptir[2] “) geniş yorumlama yoluna giderek; “herhangi bir kullanılabilir buluş” ifadesinin doğal olmayan yollardan ürün ve karışımları da ihtiva edeceği kanısına varmıştır.

İnsan eliyle yapılmış her şeyin patentlenebilir kabul edilmesi şeklinde oldukça geniş yorumlanan ABD Patent Kanunu’nun ilgili maddesi, ABD’yi en ileri aşamada inovasyonların meskeni haline getirmiştir.

Eklenmelidir ki; Yüksek Mahkeme sadece doğa kanunları, fiziksel fenomenler ve soyut fikirlerin (Örneğin Parker v. Flook, Gottschalk v. Benson, Funk Brothers Seed Co. V. Kalo Inoculant Co.) patentlenemeyeceğine ilişkin karar vererek; patentlenebilirlik sınırını oldukça geniş yorumlama eğiliminde davranmıştır. Velhasıl Chakrabarty kararının açmış olduğu yol, Yüksek Mahkeme’nin önüne gelen davalarda takınacağı tavrı önemli ölçüde etkilemiştir.

III. Emsal Kararlar

Chakrabarty v. Diamond kararından bu yana mikro organizmalar ve insan geni üzerinde birçok patent başvurusu yapılmış ve bir kısmı da Yüksek Mahkeme huzuruna taşınmıştır. Biyoteknoloji yüzyılının başlangıç vuruşu olan Chakrabarty v. Diamond kararı sonrasında; biyotıp etiği açısından tartışmalı birçok karar verilmiştir.

  1. Hagagai Kararı

1984 yılında batı dünyasından tıbbi yardım talebinde bulunan Hagagai Kabilesi’nin talebi üzerine, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü binlerce kişiden kan örnekleri toplamıştır. Uyuşmazlık ise bu örneklerden alınan DNA’ların kabileye danışılmadan özel şirket tarafından alınmasından sonra doğmuştur[3].Bu genin -Lymphotropic Virus (HTLV) özelliğinde olduğu ve HTLV-I ve ilişkili virüslere karşı koruma sağladığı ortaya çıkmıştır. Dava sonucunda gen patentleri geri alınmış ve kan örnekleri Budapeşte Anlaşması’na göre cüzi bir ücret karşılığında bir Amerikan şirketine devredilmiştir. Ancak kan örnekleri geri alınamamıştır.

  1. Chiron Corporation v. Murex Diagnostics Ltd ve Organon Teknika Ltd Kararı

Chiron firması Hepatit B virüsünü tespit eden bir usul ile birlikte 100’den fazla HCV ilişkili (Hepatit C polipeptitleri dahil) 20 ülkede geçerli patentin sahibidir. Üstelik bu patentler tarama, aşılama gibi birçok klinik çalışmada kullanılmasını içermektedir. Tartışamaya konu mesele, patentin son derece geniş koruma alanı sebebiyle; aşı araştırması yapan firmalara izin verilmemesi veya ilaç fiyatlarını çok yükselten; çok yüksek fiyattan lisans bedelinin talep edilmesidir. İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin kararı ise Chiron firmasının patent haklarının korunmasına hükmetmiştir ve firma lehine ihtiyadi tedbir kararı vermiştir. Bu karar gereğince Murex ve Organon İngiltere’de HCV test kitleri satamayacaktır.

  1. Moore v. Kalifornia Üniversitesi (UCLA)

John Moore tedavi olduğu UCLA’da kendisinden alınmış kan ve doku örneklerinden geliştirilebilecek her bir ürün üzerinde kendisine ve mirasçılarına ait olan tüm hakları UCLA’ya bağışladığını bildiren onay formlarını imzalamayı reddettiği halde kendisinden alınan örnekler ile T-lenfositlerinden bir hücre hattı geliştirilmiştir. Moore’un onay vermemesine rağmen, 1983’te Üniversite kurumsal olarak başvuruda bulunmuş ve patent 1984 yılında onaylanmıştır. Moore, doktorları güvene dayanan görevlerin ihlâl ve kendisine ait bir şeyi izinsiz amaçla kullanmakla suçlayarak dava açmıştır.

Mahkeme, vücut dışına çıkarıldıkları için Moore’un hücreleri üzerindeki mülkiyet hakkını artık kaybettiğini, ayrıca, biyoteknolojininin ilerlemesi için gerekli hammaddeyi sağlamanın başka türlü mümkün olamayacağı gerekçesiyle hücreler üzerinde doktorların yetkisini tanımıştır. Ne var ki kararda Moore’un bu konuda bilgilendirilmemiş ve de onamının alınmamış olmasına değinilmemiştir. Böylelikle Moore, kendi hücreleri kullanılarak geliştirilmiş ve patenti alınmış bu ürünün maddi getirisi üzerinde hak sahibi olamamıştır.

Ayrıca Yüksek Mahkeme Moore’un sıra dışı nitelikleri sebebiyle seçildiği iddiasını reddetse de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin vücudunda akyuvar sayısını artıran özel bir protein bulunmaktaydı.

IV. 37. Yıldan Bugüne Görünüm

Yüksek Mahkeme’nin yoruma açık bir çok kararı, 37 yıl içerisinde patentlenebilirlik kavramı için anlamlı belli başlı prensipler dizisi oluşturmayı başarmıştır:

  • Doğada bulanan/ doğal olarak oluşmuş genler patentin konusu değildir.

Moleküler Patoloji Derneği v. Myriad Genetics arasındaki uyuşmazlık konusu; mutasyona uğramaları halinde yumurtalık ve göğüs kanseri riskini artırabilecek BRCA1 ve BRCA2 genlerinin tam yerlerini tespit eden Myriad Genetics şirketinin, BRCA ile ilgili testler yapan başka kurumlara patent haklarına tecavüz ettiği gerekçesiyle patent tecavüzü davaları açması ve BRCA testleri üzerine tekelini sağlamlaştırması üzerine Moleküler Patoloji Derneği’nin Myriad Genetics’e ait patentlerin 35 U.S.C. madde 101’ e aykırılık oluşturduğu savıyla Yüksek Mahkeme’ye başvurmasıdır. Yüksek Mahkeme, söz konusu yasanın lafzının “icat veya keşfedilen her yeni ve faydalı şey veya geliştirmeler” için patent alınabileceğine olanak sağladığı görüşünü sunmuştur. Ancak, doğa kanunları, doğa olayları ve soyut kavramların patentlenemez olduğuna hükmetmiştir çünkü bunlar bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılan araçlardır ve bunların patentlenmesi bu araçların kullanımını engelleyerek çalışmaları durdurabilecektir. Sonuç olarak izole edilmiş DNA’nın patentlenebilir olmadığı fakat cDNA’nın patent koruması altına alınmaya elverişli bulunduğu ifade edilmiştir

  • Kök hücre patentlenebilirlik özelliği taşımamaktadır.

Avrupa Adalet Divanı’nın Brüstle v. Greenpeace kararı ise Dr. Oliver Brüstle’nin insan embriyosundan alınan kök hücreleri sinir hücrelerine dönüştürerek bunlar üzerinde 1997 yılında aldığı patentten kaynaklanmaktadır. 2004 yılında Greenpeace tarafından açılan dava Ekim 2011’de son bulmuştur. Avrupa Adalet Divanı (EUCJ) kendisine gelen uyuşmazlıktaki terimleri yorumlamak için 98/44/EC sayılı direktiften yararlanmıştır. Üye ülkelerin hukuki ortaklıkların bulunmaması sebebiyle hukuk terimlerini yorumlamayı ülkelerin iç hukuklarına bırakma eğiliminde olan Divan, istisnai olarak patent hukukunda kullanılmak üzere “embriyo” kavramını “döllenme aşamasından itibaren gelişen insan yumurta hücresidir” şeklinde oldukça geniş bir biçimde yorumlamıştır. Döllenmemiş yumurta hücreleri, bütün bir organizma oluşturma potansiyeli kazanmakla embriyo tanımına girmektedir. Divan tarafından embriyoların araştırma amaçlı kullanımı da sınai ve ticari kullanım olarak sayılmış olup; patentlenebilirlik kapsamı dışında tutulmuştur. Sadece insan embriyolarına uygulanabilen tedavi ve teşhis yöntemleri söz konusu olduğunda, insan embriyolarının kullanılması konusunda patent verilebilecektir.

V. Sonuç

Chakrabarty kararının üzerinden geçen 37 yılda biyoteknolojik keşifler hiç durmadan ilerlemeye devam etmektedir. Çeşitli ülkelerin yüksek mahkeme kararlarında genel eğilim ise bu keşiflerin patent koruması altına alınarak, mucitlerin buluşlardan elde ettiği sonuçlardan maddi kazanç elde etmesini desteklemektedir. Bu durum, araştırmaların teşviki olarak yorumlanmaktadır; öte yandan insan bedeni üzerinde mülkiyet hakkının sınırı halen muğlak bir çizgide ilerlemektedir. Sonuç olarak 37 yılın sonucunda henüz sistematik bir sınırdan bahsetmek mümkün olmasa dahi kararlar belli başlı dokunulmaz alanlar yaratmıştır. Buna göre doğada kendiliğinden oluşmuş genler, mikroorganizmalar patentlenemezler.

Av. Yıldız Tuğçe ERDURAN

tugcerduran@hotmail.com 

 [1] Gök kubbenin altında insan eliyle yapılmış her şey patentlenebilir.

[2]Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title” (Çeviri bana aittir.)

[3] US patent 5397696

Kaynakça

Patent-Eligibility of Business Methods, Software and Biotechnological Inventions: A Comparison between US Patent Law and Other Approaches *

In USA, for last 30 or more years, courts step by step eliminated the obstacles for patenting business methods and software by applying different tests. However, in other jurisdictions which have importance regarding the patents such as European Union where there is a common attitude towards patentability among the member states although no total harmonization has been reached and in Japan; there are clear restrictions against the business method and software patents. Even though there are efforts to harmonize patent law with the US in these countries, a common understanding concerning the patentability of the ‘things’ in question has not been achieved. The difference of points of views between different jurisdictions about the extent of patentability is a reflection of clash between different philosophical understandings regarding the intellectual property rights. In this essay, attitude of US patent law towards these subjects will be examined comparing it with other jurisdictions especially Europe; and the reason why taking the side of Europe is reasonable, will be defended with reference to philosophical and practical explanations about intellectual property rights.

In US law, concerning the subject-matter, an invention to be patently eligible has to satisfy a two pronged test: First it must be among the statutory subject-matter categories, namely process, machine, manufacture, and composition of matter. Secondly it must not be included in the exclusions, namely abstract ideas, laws of nature and natural phenomena.[1] Excluding the abstract ideas is a result of the idea that aims to protect public domain that is free to everyone. Patenting the ideas according to this approach discourages progress by placing the ideas under monopolistic use for a period of time. This concern leads to a policy to patent only the practical application of an idea but not the idea itself which is too broad.[2]         In Gottschalk v. Benson (1972),[3] US Supreme Court denies patentability of a software applying so-called “machine-or-transformation test”. According to the court, the method was not closely tied to any machine and so the abstract idea in the process can be worked through any apparatus. Till this point, to summarize the US courts’ attitude it could be said that, they tend to grant patents to inventions which are closely connected to hardware. Software itself however was not a sufficient invention to be granted patent.

In Diamond v. Diehr (1981)[4] however, the court applying the same test granted patent, stating that it was closely connected to practical application that will not block future progress.[5] In the same direction, in State Street Bank v. Signature Financial Group (1998),[6] US Court of Appeals for the Federal Circuit eliminated the machine-or-transformation test, just by looking at whether they caused concrete, tangible, useful result.[7] In Bilski v. Kappos (2010),[8] USSC clearly rejected the idea of excluding business methods from patentability and denied the machine-or-transformation test as a sole test, though it recognized it as useful. Taking especially the last two cases into account, it could be suggested that USSC and Federal Circuit tends to grant patents to processes which produce tangible, concrete and useful production.

Nevertheless in the most recent case Alice Corp. v. CLS Bank International (2014),[9] USSC made clear its stand-point arguing that; simply working some process by computers does not satisfy the patentability standards. The court applies the two-pronged test which it applied before in Mayo v. Prometheus (2012) [10].[11] According to this test, the subject must be a patent-eligible concept. If not, namely if the invention does not satisfy the first test, then the examiner should look whether it contains an element to transform it into a patent-eligible concept.[12] In this case this element to transform was alleged to be computer. However according to Supreme Court, if the invention does nothing “more than simply instruct the practitioner to implement the abstract idea of intermediated settlement on a generic computer”[13], it is not patent eligible. So, tangible nature of the computer by which the process works is irrelevant. Taking the Mayo and Alice Corp. cases into consideration, it seems that the efforts by Federal Circuit to eliminate the obstacles in front of patent eligibility of business methods and software are intervened by USSC.

US Board of Patent Appeals (BPA) on the other hand does not follow a consistent route regarding the patent eligibility of business methods and software. For instance in Ex Parte Bowman (2001),[14] it describes a “technological art” requirement excluding all non-computer implemented business methods from the scope of patentability. However, in Ex Parte Lundgren (2005)[15] it steps back eliminating the technological art requirement and only applies the useful, tangible and concreteness test allowing a greater scope of business methods patent grant.[16] In light of efforts of Federal Circuit, the cautious attitude of USSC towards the elimination of patent eligibility tests and the efforts of BPA looking for a balance between these pressures; it can be said that US Patent Law, despite the uncertainty, has a tendency to grant patents to business methods and software.

In Europe, Convention on the Grant of European Patents (EPC)[17] does not create a uniform patent system in EU. Rather it introduces a new patent system that works along with the national patent laws.[18] EPC Article 52(2) clearly excludes “schemes, rules and methods for… doing business, and programs for computer” unlike US patent law. However, in Article 52(3) it limits the exclusion “…only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.” Because of the expression “as such” it is discussed in EU whether EPO (European Patent Office) can grant patents to business methods and software in spite of the exclusion. In fact, it allowed EPO to grant thousands of patents in question. On the other hand, EPO seems to restrict the patent eligibility of business methods and software by applying tests. In VICOM (1986),[19] it searched for a “technical contribution” of software denying the patentability by saying it was only “mathematical in nature”.[20] In addition to the “technical contribution” test, EPO later in a revised test asked whether inventive step is satisfied under Article 56. In Pension Benefit Systems (2000),[21] it uses Art. 56 rather than “technical contribution” to reject the patent grant in a tortured way. It searches for the ‘prior art’ regarding the inventive step and as the prior art is on the business field, concludes that there is no inventive step.[22] In UK however, this restriction in Art. 52 is applied in a different way without incorporating Art. 56. According to UK High Court of Justice, regarding the patentability of software and business methods, the question to be asked is that “would it still be new and non-obvious in principle even if the same decisions and commands could somehow be taken and issued by a little man at a control panel, operating under the same rules?”[23] This approach resembles the rationale asserted at the recent USSC decision Alice Corp. v. CLS Bank International in which court asked whether the invention does “more than simply instruct the practitioner to implement the abstract idea of intermediated settlement on a generic computer”.[24]

In Japan, Japanese Patent Office (JPO) Software Guidelines recognizes patentability if the invention is “creation of technical ideas utilizing a law of nature”.[25] If the business method or software is a systematization that provides useful results “as a result of computerization [which] cannot usually be said to be unforeseeable from the knowledge of the state of the art”, then the JPO would not grant a patent for that invention. As a result, in Japan, just providing concrete, useful and tangible results is not enough to satisfy inventive step.[26]

Regarding the biotechnological patents, another reason for restrictions on patent-eligibility is morality or public order. In US, because of the “patent first, and ask questions later” system, when an invention which carries potential to be controversial concerning morality, it is granted a patent anyway and the Congress is called upon to take an action.[27] According to the current US patent law, there is no ground to exclude patents on humans (such as patents on DNA) pursuant to US Patent and Trademark Office.[28] In Europe however, there are restrictions around this topic. EPC Art. 53(a) includes ordre public and morality among the reasons to deny patentability of an invention. Although it is an extremely broad provision putting burden on patent examiners concerning the ethical issues, it stands as a bar towards morally controversial inventions. Moreover, EU Biotechnology Directive[29] excludes patent on “processes to produce human-animal chimeras and human clones or on commercial uses of human embryos”.[30]

Leaving aside arguments which defend the tendency of judicial mandate granting patents to business methods and software, attributing this tendency to an effort to adapt the law to the developments in business and technology,[31] the question to be asked seems to be whether reserving the public domain is defensible[32] or to what extend should it be reserved. In spite of the obstacles put by USSC decisions such as Mayo v. Prometheus and Alice Corp. v. CLS Bank International, in US patent law the tendency of courts, especially Federal Circuit, is to advocate for elimination of the tests which excludes software and business methods from patentability. Satisfying the requirement to produce a concrete, useful and tangible result seems to be the attitude embraced by judicial branch even if the invention is non-computer implemented. As a result, the general tendency in US may be summarized in words of USSC as granting patents subject-matter of which concerns “anything under the sun that is made by man”.[33] However in EU; with effect of EPC provisions together with the EPO’s construction of EPC which asks for a “technical art” and interpretations regarding same provisions by national jurisdictions such UK still keeps a threshold for patent grants. To summarize, in Europe a computer incorporation which is a main feature of the invention is still required in spite of the efforts to harmonize the EU patent law with US law. In Japan, similarly a requirement for technological application is asked during patent examinations for software and business methods, thus sole business method or software patent without computer-implementation seems not possible both in Europe and Japan. Regarding morality, similarly while there does not seem any exclusion for patents on humans in USA, Europe is more cautious including morality and ordre public as patentability requirements excluding some subject-matters such as human embryos completely out of patent eligibility.

Koray GÜVEN

Graduate Student at University of Ankara, Faculty of Law 

 

  • This paper was an assignment submitted by the author during his exchange study in 2014 at Westfälische Wilhelms-Universität Münster/Germany, Faculty of Law for a course called ‘International Intellectual Property’ offered by Dr. Richard Ball (University of the West of England, Bristol)

[1] LEMLEY, Mark A./RISCH, Michael/SICHELMAN, Ted M./ WAGNER, R. Polk: ‘Life After Bilski’, 63 Stanford LR 1315, 2011, p. 1325

[2] LEMLEY/RISCH/SICHELMAN/ WAGNER, p. 1329

[3] 409 U.S. 63 (1972)

[4] 450 U.S. 175 (1981)

[5] LEMLEY/RISCH/SICHELMAN/WAGNER, p. 1335

[6] 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

[7] LEMLEY/RISCH/SICHELMAN/WAGNER, p. 1318

[8] 561 U.S. 593 (2010)

[9] 573 U.S. __, 134 S. Ct. 2347 (2014)

[10] 566 U.S. ___ (2012)

[11] SMYTH, Darren: ´Curiouser and Curiouser?: More details on Alice v CLS Bank decision of SCOTUS´. The IPKat, 24 June 2014 (<http://ipkitten.blogspot.de/2014/06/curiouser-and-curiouser-more-details-on.html&gt; accessed 6 July 2014)

[12] SMYTH, The IPKat

[13] SMYTH, The IPKat

[14] 61 USPQ 2d 1669

[15] 76 USPQ 2d 1385

[16] THOMAS, Robert E./DIMATTEO, Larry A.: ‘Harmonizing the International Law of Business Method and Software Patents: Following Europe’s Lead”. 16 Texas Intellectual Property Law Journal 1, 2007, p. 11

[17] 5 October 1973, effective on 7 October 1977

[18] THOMAS/DIMATTEO, p. 16

[19] T 208/84, [1987]

[20] THOMAS/DIMATTEO, p. 17

[21] T 931/95, [2000]

[22] THOMAS/DIMATTEO, p. 20

[23] THOMAS/DIMATTEO, p. 21

[24] SMYTH, The IPKat

[25] THOMAS/DIMATTEO, p. 32

[26] THOMAS/DIMATTEO, p. 34

[27] BAGLEY, Margo. A.: ‘Stem Cells, Cloning & Patents’. 39 New Eng L Rev 501, 2005, p. 502

[28] BAGLEY, p. 506

[29] Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions

[30] BAGLEY, p. 505

[31] DUFFY, John F.: ‘Why Business Method Patents?’. 63 Stanford LR 1247, 2011, p. 1263

[32] SARNOFF, John Deere: ‘Patent-Eligible Inventions after Bilski’. 63 Hastings LJ 53, 2011, p. 124

[33] Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

 

Bibliography

BAGLEY, Margo. A.: ‘Stem Cells, Cloning & Patents’. 39 New Eng L Rev 501. 2005.

DUFFY, John F.: ‘Why Business Method Patents?’. 63 Stanford LR 1247, 2011.

LEMLEY, Mark A./RISCH, Michael/SICHELMAN, Ted M./ WAGNER, R. Polk: ‘Life After Bilski’, 63 Stanford LR 1315, 2011.

SARNOFF, John Deere: ‘Patent-Eligible Inventions after Bilski’. 63 Hastings LJ 53. 2011.

SMYTH, Darren: ´Curiouser and Curiouser?: More details on Alice v CLS Bank decision of SCOTUS´. The IPKat, 24 June 2014 (<http://ipkitten.blogspot.de/2014/06/curiouser-and-curiouser-more-details-on.html&gt; accessed).

THOMAS, Robert E./DIMATTEO, Larry A.: ‘Harmonizing the International Law of Business Method and Software Patents: Following Europe’s Lead”. 16 Texas Intellectual Property Law Journal 1, 2007.