Bu yazı IPR Gezgini’nde 16 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmış “HASHTAG MARKALARI (TAGMARKS) – I” başlıklı yazının ikinci bölümüdür.
3. #İçtihat Hukuku
a.#ABD Hukuku- Eksouzian v. Albanese: CLOUD PEN v. #cloudpen
USPTO ölçütlerinin belirlenmesinin hemen iki yıl ardından gerçekleşen ABD Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nin 2015 tarihli bu kararına[1] konu olan olayda her ikisi de kompakt buharlaştırıcı kalem üreten, (başlangıçta ortak olan, ancak sonradan ayrılmış) (Vahan Eksouzian) Cloud V. Enterprises ve (Brett Albanese), Cloud Vapez firmaları arasında 2014 tarihinde, tarafların markalarında “cloud” ibaresinin kullanılmasının sınırlandırılmasını öngören bir sözleşme akdedilmiştir. Buna göre taraflar “cloud” ibaresini sadece üniter bir markanın[2] parçası olarak kullanabilecektir ve taraflarca yasaklanmış kelimelerin yanında “cloud” ibaresi kullanılamayacaktır. Bununla birlikte iki ay sonra, taraflar arasında uyuşmazlık ortaya çıkmıştır. Buna göre, “cloud” ibaresinin yanında “pen” ya da “pens” ibareleriyle birleştirilerek Hashtag ile “#cloudpen” ve “#cloudpens” olarak, Instagram’da resimleri etiketlemek ve çekilişlere katılmak isteyen hayranların bu Hashtag’leri kendi gönderilerinde kullanmalarını zorunlu kılmak da dâhil olmak üzere, sosyal medyada kullanıldığının ve bu suretle taraflar arasındaki anlaşmanın ihlâl edildiği ileri sürülmüştür (Şekil 1).
Şekil-1 (Kaynak:https://blog.ericgoldman.org/archives/2015/08/hashtags-are-not-trademarks-eksouzian-v-albanese-guest-blog-post-2.htm.)
Mahkemenin kararı ise, hashtag markalarının tescil edilmesine ilişkin USPTO 1202.18, 1202.18(a) ve 1202.18(b) hükümlerinden farklı yönde olmuştur. Buna göre, mahkeme hashtag’lerin sadece sınıflandırmayı kolaylaştıran, fonksiyonel bir araç olabileceklerine işaret etmiş ve bu işaretlerin gerçek anlamda marka oluşturamayacağını belirtmiştir. Buna dayalı olarak da taraflar arasındaki “cloud” ibaresinin kullanılmayacağına yönelik sözleşmenin ihlâl edilmediği sonucuna varmıştır. Bu doğrultuda, hashtag’in başka birinin tescilli markasını oluşturmasına rağmen, tüketicileri yönlendirmek için kullanılan “yalnızca işlevsel bir araç” olduğunu ve kafa karışıklığına neden olması muhtemel bir ihlâl eylemi olmadığını belirtilmiştir.
Ancak bu kararla birlikte, USPTO’nun bir önceki yazımızda belirtilen Hashtag markalarına ilişkin hükümleri ve Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nin söz konusu kararı bir arada değerlendirildiğinde hashtag markalarının korunup korunmaması gerektiği hususunda ABD hukukunda fikir birliği olmadığı açıktır[3]. Bu yüzden, bu kararın marka hukukunun genel öğretisiyle uyuşmadığı ve çok katı sınırlar çizdiği gerekçesiyle eleştirildiği görülmektedir[4].
b. #ABAD Yaklaşımı Nasıldır? C-541/18 “#darferdas?” kararı
Kararın incelemesi, Alman Federal Mahkemesi’nin (BGH-Bundesgerichtshof) Avrupa Birliğinin İşleyişine İlişkin Antlaşma (Treaty on the Functioning of the European Union) m. 267 hükmüne dayalı olarak “AS” isimli işletme ve Alman Marka ve Patent Ofisi arasındaki, #darferdas? işaretinin marka olarak tescil başvurusuna yönelik 12.09.2019 tarihli ön yorum kararı talebi ile gündeme gelmiştir.
Konunun AB hukuku bakımından incelenmesinde, her ne kadar yürürlükte olan Direktif, 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi olsa da esas yargılamada anlaşmazlığa yol açan olayların tarihi dikkate alınarak 2008/95 sayılı Direktif hükümlerine göre inceleme yapılmıştır. Direktif m. 3/1-b bendinde ayırt ediciliği haiz olmayan işaretlerin tescil edilemeyeceği veya tescil edilmişse hükümsüz kılınabileceği belirtilmiştir. Diğer yandan ulusal mevzuat niteliğindeki MarkenG (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen-Markaların ve Diğer İşaretlerin Korunmasına İlişkin Kanun)[5] m. 8(2)(1) hükmü de “İlgili mal veya hizmetler bakımından ayırt edici karakteri bulunmayan işaretler marka olarak tescil edilemez.” ifadelerini içermektedir.
Esas Davadaki Anlaşmazlık ve Yorum Kararına Konu Olan Soru
AS, Nice Sınıflandırmasında 25. sınıfta yer alan mallar için bir hashtag sembolünü de içeren, “#darferdas?” işaretini marka olarak tescil ettirmek üzere Alman Patent ve Marka Ofisi’ne (DPMA- Deutsches Patent- und Markenamt) başvuruda bulunmuştur. Tescili talep edilen mallar “Giysiler, özellikle tişörtler; ayak giysileri, baş giysileri” şeklindedir ve işaretin tişörtlerin ön yüzünde kullanılması hedeflenmektedir.
Ancak tescil talebi DPMA tarafından, söz konusu işaretin MarkenG m. 8(2)(1) kapsamında ayırt edici karakteri bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Başvuru sahibi AS, bu karara karşı Alman Federal Patent Mahkemesi’nde (Bundespatentgericht) dava açmıştır. Mahkeme 3 Mayıs 2017 tarihli kararıyla davayı reddetmiştir. Mahkemeye göre, söz konusu işaret esasen ortak Almanca kelimelerden oluşan bir dizi karakter ve kelimeden oluşmaktadır. Hashtag işaretinin ise sadece “Darf er das?”(Can he do it?) şeklinde bir soru vasıtasıyla halkı bir tartışmaya davet etme anlamına geldiği belirtilmiştir. Halk nezdinde bu sorunun, sadece tişörtlerin önüne yerleştirilen bir cümle olarak anlaşılacağı ifade edilmiştir.
Ardından, bu karar da başvuru sahibi AS tarafından, Alman Federal Adalet Mahkemesi’ne (Bundesgerichtshof) taşınmıştır. Federal Mahkeme ise söz konusu işaretin tişörtlerin ön kısmına yerleştirilerek kullanımının, markanın kullanım çeşitlerinden biri olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.
Mahkeme ayrıca bu işaretin, giysinin içine dikilmiş bulunan etikette de kullanılabileceğini; böyle bir durumda ise halk nezdinde bu işaretin bir marka, yani malların ticari menşeinin bir göstergesi olarak algılanabileceğini de vurgulamıştır. Mahkeme ayrıca, kendi içtihat hukukuna göre de bir işaretin ayırt edici karaktere ve sonuç olarak da marka olarak tescil edilebilirliğe sahip olması için, bu işaretin akla gelebilecek her kullanımının markasal kullanım olmasının gerekli olmadığını vurgulamıştır. Kullanımın makul olması ve koruma talep edilen mallarda veya hizmetlerde markanın kullanılmasının pratikte mümkün olabileceğini, böylece halk tarafından kolayca “marka” olarak anlaşılabileceğini belirtmiştir.
Ancak yine de Federal Mahkeme, 2008/95 sayılı Direktif m. 3(1)(b) maddesi kapsamında, ABAD’a ön yorum talebiyle, markanın kullanım şeklinin ayırt edicilik bakımından değerlendirilmesinde şu soruyu yöneltmiştir:
“Bir işaretin mallar veya hizmetler bakımından kaynak göstergesi olarak kullanılması için, uygulamada önemli ve makul başka olasılıklar varken, en uygun kullanım şekli bu olmasa bile, bu kullanımıyla da ayırt edici bir karaktere sahip midir?”
Mahkemenin değerlendirmesi şu şekildedir:
“Şunu hatırlatmak gerekir ki 2008/95 sayılı Direktif m. 2 uyarınca bireysel marka tescili başvurusuna konu olan her işaretin tescil edilebilir olması için, bir teşebbüsün mallarını veya hizmetlerini diğer teşebbüslerinkilerden ayırt edebilme de dâhil, bazı şartları sağlamalıdır.
Esas davadaki meselede olduğu gibi, hashtag içeren bir işaretin, belli bir teşebbüsten kaynaklandığı için tescil edilmek istenen mallar veya hizmetlerde ayırt ediciliğinin bulunduğu ve bu yüzden tescil edilebilirliği sağladığı yönünde bir ön kabulde bulunulamaz. Durumun gerçekten bu şekilde olup olmadığını belirlemek için, idari ve adli merciiler söz konusu işaretin 2008/95 sayılı Direktifin 3. maddesi anlamında “ayırt edici karaktere” sahip olup olmadığını araştırmalıdır. Bu ayırt edici karakter m. 3(1)(b) kapsamında kendiliğinden de olabilir; m. 3(3) anlamında kullanım yoluyla da kazanılabilir. (Özellikle bkz. 19.06. 2014, Oberbank and Others, C‑217/13; C‑218/13, EU:C:2014:2012, para.38; 16.09.2015, Société des Produits Nestlé, C‑215/14, EU:C:2015:604, para. 60-62).
İşaretin ayırt edici karaktere sahip olup olmadığı; ilk olarak söz konusu mallar veya hizmetlere ilişkin ve ikinci olarak, ilgili kitlenin algısı, yani söz konusu mallar ve hizmetler kategorisi bakımından makul düzeyde iyi bilgilendirilmiş, makul ölçüde dikkatli ve tedbirli olan ortalama tüketici perspektifinden değerlendirilmelidir. (Özellikle bkz. 8.04. 2003, Linde and Others, C‑53/01 to C‑55/01, EU:C:2003:206, para. 41; 12.02. 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, para. 34; 10.07. 2014, Apple, C‑421/13, EU:C:2014:2070, para. 22).
Ortalama tüketicinin algısının değerlendirilmesi ise, somut olarak, tüm ilişkili faktörler ve koşullar dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Bu algıyı değerlendirirken “ilişkili faktörler ve koşullara” gelince, şuna işaret etmek gerekir ki bir marka tescil başvurusunda bulunan kişinin, başvurunun yapıldığı tarihte veya bu başvurunun incelenmesi esnasında, gerçekleştireceği kullanımı belirtmesi hatta tam olarak bilmesi gerekmemektedir. Hatta markanın tescilini takip eden süreçte de marka sahibinin markasını esas fonksiyonuna uygun bir şekilde, ciddi kullanması için 5 yıllık süresi daha bulunmaktadır. (15.01.2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, para. 3 ve17 ve burada atıf yapılan içtihatlar; ayrıca bkz. Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the [European Union] trade mark (OJ 2009 L 78, p. 1), 21.12.2016, Länsförsäkringar, C‑654/15, EU:C:2016:998, paragraf. 26). Ayrıca, başvuru tarihinden önce marka olarak tescili talep edilen işaretin ciddi bir şekilde kullanılmadığı durumlar da olabilir. Bu gibi durumlarda, tescili talep edilen bir işaretin ayırt edici özelliğini belirleyecek olan yetkili makamlar, başvurulan markanın ve dolayısıyla, tescil edilmiş olması halinde bu markanın ortalama tüketiciye gösterilme şekli, ilgili ekonomik sektörün geleneklerinden kaynaklananlar dışındaki herhangi bir değerlendirme faktörünü de göz önünde bulundurarak, kendilerini yetki alanları dışında bir durumda bulabilirler.
Söz konusu sektörde birkaç kullanım türünün pratikte önemli olduğu görülüyorsa, bu makamlar, başvuruya konu işaretin ayırt edici karakterini tüm ilgili gerçekler ve koşullar ışığında inceleme yükümlülüklerine uygun olarak, bu kullanım türlerini de kapsanan mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin bu işareti bu mal veya hizmetlerin ticari menşeinin bir göstergesi olarak algılayıp algılamayacağını belirlemek için dikkate almalıdır.
Öte yandan, başvuru sahibi söz konusu sektörde alışılmadık bir kullanım türünün kendi bünyesinde gerçekleştiğine dair özel göstergeler sunmadığı sürece, yetkililer, söz konusu sektörde düşünülebilen, ancak pratik olarak önemli olmayan ve bu nedenle olası görünmeyen kullanım türlerini “ilgisiz” olarak vasıflandırmalıdır.
İşlevsel ve belirli olması zorunlu olan markalar sicilinde[6] marka sahibinin gerçekleştirmesi pek mümkün olmayan, yalnızca çok özel bir kullanım durumunda ayırt edicilik işlevini yerine getirebilecek olan işaretlerin marka olarak tescilinden kaçınmak gereklidir.
Bu bağlamda, hukuki güvenilirlik ve uygun yönetim nedenlerinden ötürü, herhangi bir tescil başvurusunun incelenmesinin, markaların uygunsuz bir şekilde tescil edilmesini önlemek için yalnızca kapsamlı bir şekilde değil, aynı zamanda katı olması gerektiği unutulmamalıdır (bkz. özellikle, 6 Mayıs 2003 tarihli kararlar, Libertel, C ‑ 104/01, EU: C: 2003: 244, paragraf 59 ve 10 Mart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM, C ‑ 51/10 P, EU: C: 2011: 139, paragraf 77).
Mevcut davada, başvuran mahkeme, giyim sektöründe, işaretin hem malların dış kısmına hem de içlerine dikilmiş etiketlere yerleştirilmesinin yaygın olduğunu belirtmiş ve sektörde pratik önemi olan iki tür uygulama belirlemiştir. Böyle bir durumda, ortalama tüketicinin algısını incelemekten sorumlu yetkililer, bu tür kullanımları dikkate almalı ve ortalama tüketicinin, giysiye her iki tür etiket iliştirilmesinin mi yoksa en az birini gördüğünde söz konusu işareti bir marka olarak mı algılayacağını değerlendirmelidir.
Yetkili ulusal mahkeme bu nedenle, ortalama bir tüketicinin #darferdas işaretini bir tişörtün önünde veya içteki etikette gördüğü zaman, bunu sadece dekoratif bir unsur olarak veya bir sosyal iletişim mesajı olarak değil, bu malların ticari kaynağının bir göstergesi olarak algılayıp algılamayacağına karar vermelidir.
Yukarıdakilerin tümü göz önünde bulundurulduğunda, yöneltilen sorunun cevabı, 2008/95/EC Direktifinin 3 (1) (b) maddesi, ayırt edici karakterin incelenmesinde şu anlama gelecek şekilde yorumlanmalıdır: Marka olarak tescili talep edilen bir işaret için, başvurulan markanın tüm olası kullanım türleri dahil olmak üzere tüm ilgili gerçekler ve koşullar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, başka belirtiler olmadığında, bunlar, ilgili ekonomik sektörün gelenekleri kapsamında pratik olarak önemli olabilecek kullanım türlerine karşılık gelir.”
4. #Sonuç Yerine
- ABAD’ın bahsi geçen kararı, markada hashtag kullanımının gerçek bir kullanım oluşturup oluşturmayacağına ilişkin tartışmalara katkı sunmaktadır. İlgili ekonomik sektörde çeşitli kullanım türlerinin pratik olarak önemli olduğu durumlarda, bunların tümü ayırt edici karakterin değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır[7]. Marka sahiplerinin veya gelecekteki başvuru sahiplerinin, olağan gözükmeyen bir kullanımın aslında ekonomik sektörlerinde olağan olduğunu gösteren somut kanıtlar sağlamadıkça, bunun “ilgisiz” olarak değerlendirileceğini hatırlamaları da önem arz etmektedir[8].
- Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihat hukukuna göre, ayırt ediciliğin incelenmesi, işaretin olası tüm kullanım biçimlerine dayanmalıdır[9].
- Bir işaretin Hashtag markası olarak tescil edilebilirliğinde ise; bu işaretin (#) özelliğinden ötürü, başlıca kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirmesi önem arz etmektedir[10]. Keza Hashtag markalarının tescili de diğer markalarla aynı işlem ve prosedürlere tâbidir.
- Bu yüzden eğer hashtag bir şirketin sosyal medya kampanyasına göndermede bulunmak ya da sosyal bir mesaj vermek için kullanılıyorsa, en başta kaynak gösterme işlevini yerine getirmediği için hashtag markası olamayacaktır. Örneğin USPTO § 1202.18’de verilen #SEWFUN ibareli marka başvurusu, sadece kullanıcıların yorumlarının yer aldığı ve kaynak gösterme işlevini sağlamadığını, bu yüzden hizmet markası olmak için gerekli işlevlere sahip olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir[11].
- ABD Marka Hukuku öğretisinde dikkat çeken bir uyarı ise; hash sembolünün konumlandırılmasında görülmektedir. Eğer hashtag sembolü, hashtag sembolünün diğer kısmından ayrılabilir nitelikteyse bu durumda hashtag markası olarak kabul edilemeyeceği öğretide ileri sürülmüştür . Örneğin “# INGENUITY ibaresi sadece hash sembolünden sonra boşluk olduğu için hashtag markası olarak kabul edilmemiştir .
Elanur TAMER
Ekim 2020
[1] Eksouzian v. Albanese, NO. CV 13-00728-PSG-MAN (C.D. Cal. Aug. 7, 2015) https://casetext.com/case/in-re-eksouzian/case-details?PHONE_NUMBER_GROUP=P&NEW_CASE_PAGE=N
[2] “Unitary Trademark” USPTO hükümlerinde “Markayı oluşturan ögelerin çok benzer şekilde sıralandığı ve ortalama tüketicinin bu sözcüklerin veya sembollerin aynı marka olarak değerlendirebileceği markalar” olarak tanımlanmıştır.
[3] Chu, Debbie, #CautionBusinesses: Using Competitors’ Hashtags Could Possibly Lead to Trademark Infringement, Catholic University Journal of Law and Technology, Volume 25, Issue 2, 2017, (s. 387-413), s. 389.
[4] MacFarlane, L./ Stobbe, R., #Hashmarks: Can A Hashtag Be A Trademark? 07 November 2018, https://www.mondaq.com/canada/trademark/751984/hashmarks-can-a-hashtag-be-a-trademark
[5] http://www.gesetze-im-internet.de
[6] Bu husus 12 Aralık 2002 tarihli “Sieckmann” kararında (C‑273/00, paragraf 50), yetkili otoritelerin; tescil için yapılan başvuruların incelenmesinde, bunların yayımlanmasında ve bu kapsamda uygun ve açık bir ticaret sicilinin sürdürülebilmesi için, markayı oluşturan işaretlerin yapısının tam ve kesin olarak bilinmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.
[7] https://www.citma.org.uk/resources/darferdas-drives-new-discussion-on-hashtag-distinctiveness.html
[8] https://www.fieldfisher.com/en/services/intellectual-property/intellectual-property-blog/darferdas-%E2%80%93-distinctiveness-clarified-by-the-cjeu
[9] vgl. EuGH, GRUR 2019, 1194 Rn. 33 – AS/DPMA [#darferdas?
[10] How To Trademark A Hashtag Application Process in 2020| Trademark Lawyer-https://www.youtube.com/watch?v=XNxDns8nVMg
[11] Chu, s. 402.
KAYNAKÇA
Chu, Debbie, #CautionBusinesses: Using Competitors’ Hashtags Could Possibly Lead to Trademark Infringement, Catholic University Journal of Law and Technology, Volume 25, Issue 2, 2017, (s. 387-413).
Çolak, U., Türk Marka Hukuku, İstanbul 2018.
Michels, R., Branded Hashtags: The Next Big Thing?, WIPO Magazine, September 2014, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/05/article_0008.html
Roberts, Alexanda J., Tagmarks, California Law Review, June 2017, Vol. 105, No. 3, (s. 599-660).
Sherwin, Robert T., #HaveWeReallyThoughtThisThrough?: Why Granting Trademark Protection To Hashtags Is Unnecessary, Duplicative, and Downright Dangerous, 29 Harvard Journal of Law & Technology, 456, 458-59 (2016).
Goldman, Eric, Hashtags Are Not Trademarks, Eksouzian v. Albanese, https://blog.ericgoldman.org/archives/2015/08/hashtags-are-not-trademarks-eksouzian-v-albanese-guest-blog-post-2.htm.
https://www.dictionary.com/browse/hashtag
USPTO Trademark Manual of Examining Procedure, October 2018, m. 1202.18 (https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current)
http://www.gesetze-im-internet.de
https://www.merriam-webster.com/dictionary/hashtag
Butwin, Betsy A. (2016) #TrademarkLaw: Protecting and Maximizing the Value of Trademarks in an Evolving Social Media Marketplace, Cybaris®: Vol. 7: Iss. 1, Article 3., (s. 110-129)
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=085cde98-c26a-44aa-90a7-97280d27265e
Daniele, D., The Rise of the #Hashtag, https://www.socialmedialawbulletin.com/2013/07/the-rise-of-the-hashtag/
https://www.lifewire.com/history-of-hashtags-3288940
Chu, Debbie. “# CautionBusinesses: Using Competitors’ Hashtags Could Possibly Lead to Trademark Infringement.” Cath. UJL & Tech 25 (2016): (s. 387- 413)
Jones, C., Hashtag Trademarks: What Can Be Protected? WIPO Magazine, 2017/5, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0009.html
https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/AreHashtagsCapableofTMProtectionunderUSLaw-.aspx
https://clarivate.com/compumark/article/hashtag-trademark-applications-rise-64-just-one-year/
https://www.internetandtechnologylaw.com/the-evolving-role-of-the-hashtag-in-trademark-law/
https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e1.html
https://www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/le-mag/toutsurlehashtag
https://casetext.com/case/in-re-eksouzian/case-details?PHONE_NUMBER_GROUP=P&NEW_CASE_PAGE=N
https://www.citma.org.uk/resources/darferdas-drives-new-discussion-on-hashtag-distinctiveness.html
How To Trademark A Hashtag Application Process in 2020| Trademark Lawyer-https://www.youtube.com/watch?v=XNxDns8nVMg
vgl. EuGH, GRUR 2019, 1194 Rn. 33 – AS/DPMA [#darferdas?
https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00003015353
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bb5d72f2-7ab4-429e-aed4-89a101a8db50