Ulusal marka uygulamamızın en önemli sorunlu alanlarından birisini, marka başvurusu sahibinin, yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya çok benzer ve aynı ve aynı tür malları veya hizmetleri kapsayan önceki tarihli bir markaya sahip olması durumunda, yeni başvurunun reddedilip reddedilemeyeceği sorusu oluşturmaktadır. Bu sorun bilinen adıyla müktesep hak meselesi olarak isimlendirilmiştir ve hangi durumların müktesep hak kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusunda açık bir karmaşa yaşanmaktadır. Müktesep hak veya benzer içerikte bir kavram ulusal marka mevzuatımızda tanımlanmamıştır ve mahkemelerin konu hakkında yaptığı birkaç genelleme bulunmakla birlikte, kavramın genel kabul görmüş bir tanımından veya uygulamasından söz edilmesi mümkün değildir.
Müktesep hak kavramının Türk marka inceleme sisteminin esasları dikkate alınarak tanımlanması ve uygulamasında fayda bulunmaktadır. Şöyle ki, Türk marka inceleme sistemi, resen gerçekleştirilen inceleme açısından 7/1-(b) bendi kapsamında resen gerçekleştirilen benzerlik incelemesini de içermektedir ve dolayısıyla müktesep hak kavramının benzerlik açısından yalnızca ilana itiraz aşamalarında dikkate alınması mümkün değildir. Bunun yanısıra, mutlak ret nedenlerinin resen incelenmesi bakımından da müktesep hak kavramı kapsamına girebilecek markalarla karşılaşılması mümkündür ve bu nedenle müktesep hak kavramına kapsamına girebilecek hallerin belirtilen ret gerekçeleri bakımından da tanımlanması gerekmektedir.
Müktesep hak kavramının, ülkemize benzer bir inceleme sistemine sahip olan ülkeler bakımından ne şekilde değerlendirildiği sorusu özellikle önemlidir. Türkiye gibi resen benzerlik incelemesi yapan, başvuruları resen mutlak ret nedenleri bakımından da inceleyen ve ilaveten ilana itiraz üzerine de önceki markalarla karıştırılma ihtimali hususunu inceleyen Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nun konu hakkındaki uygulaması kanaatimizce öncelikle dikkate alınmalıdır.
USPTO marka inceleme kılavuzunda konu hakkında bazı açıklamalar yer almaktadır. Konu USPTO tarafından “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations)” olarak adlandırılmıştır. Yazı boyunca, USPTO marka inceleme kılavuzunda konu hakkında yapılan açıklamalar aktarılacaktır. Buna ilaveten konunun bir diğer boyutunu oluşturan, önceki tesciller iddiasının başvuru sahibi tarafından bir savunma olarak öne sürülmesi durumunda ortaya çıkan “Morehouse savunması (Morehouse defence)” kavramı ve uygulama alanı ise bu yazıyı takiben yazılacak ikinci bir yazıda açıklanacaktır. Yazının USPTO incelemesiyle ilgili “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi” kısmının USPTO marka inceleme kılavuzu kaynak alınarak yazıldığı öncelikle belirtilmelidir.
USPTO marka inceleme kılavuzunun 1216 numaralı başlığı “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations)” şeklindedir. Bu başlık kendi içerisinde iki alt başlığa ayrılmıştır. 1216.01 numaralı birinci alt başlıkta konuyla ilgili kısa açıklama ve konu hakkındaki başlıca kararlar sıralanmıştır. 1216.02 numaralı ikinci alt başlık ise “geçerliliği sorgulanamazlık kazanma halinin tek taraflı incelemede etkisi (effect of incontestability in ex parte examination)” şeklindedir.
I – Başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations):
İnceleme kılavuzuna göre, marka hakları durağan değildir ve tescil için uygunluk, tescil talebinin yapıldığı anda ortaya çıkan faktörler ve kanıtlar dikkate alınarak belirlenmelidir. Her vaka kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir. USPTO, başvuru sahibinin önceki tescillerini farklı belgeler esasında inceleyen önceki uzmanlarının kararları ile bağlı değildir.
Belirtilen açıklamaların ardından karar kılavuzunda konu hakkındaki önemli kararlardan kısa alıntılar yapılmıştır. Bu alıntılardan önemli gördüklerimize burada kısaca aktarmakla yetineceğiz, detaylar için karar kılavuzunun ilgili kısmının incelenmesi yerinde olacaktır.
1987 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “CASH MANAGEMENT ACCOUNT” markasının önceden kredi kartı hizmetleri için tescil edilmiş olması, başvuru sahibine aynı markayı daha geniş kapsamdaki finansal hizmetler tescil ettirme hakkı vermemektedir; 1985 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “DURANGO” markası önceden “purolar” için tescil edilmiş olsa da, bu tescil uzmanın aynı markayı “çiğneme tütünleri” için coğrafi kaynak bakımından yanıltıcı tanımlayıcılık nedeniyle reddetmesini engellemeyecektir; 2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “BEST!” markası aynı hizmetler için önceden tescilli olsa da, bu durum uzmanın “BEST! SUPPORTPLUS” ve “BEST! SUPPORTPLUS PREMIER” markalarındaki “BEST” ibaresinin münhasır hak sağlamayacağı yönünde kayıt düşmesine engel teşkil etmeyecektir; 1994 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “ULTRA” markasının önceden “motor yağı, otomobil yakıtı olarak kullanım için gazolin” malları için tescil edilmiş olması, uzmanın aynı markayı “motor yağı, gazolin, otomobil yağı, makine yağı, dişli yağı” malları bakımından reddetmesini engellemeyecektir; 1991 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, başvuru sahibinin “taze turunç meyvesi” için tescil edilmiş ancak yenilenmemiş “EL GALLO” markasının sahibi olması, aynı markanın aynı mallar için yapılmış yeni başvurusunun “ROOSTER” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddedilmesini engellemeyecektir; 1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “LEAN” markasının farklı mallar ve hizmetler için önceden tescil edilmiş olması, aynı markanın “düşük kalorili yiyecekler” bakımından reddedilmesini engellemeyecektir; 1984 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, başvuru sahibinin “LAW & BUSINESS” markasını önceden ek sicilde (supplemental register) “kitaplar, broşürler” için tescil ettirmiş olması, aynı markanın “iş hukuku alanında seminer düzenlenmesi hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesini engellemeyecektir; 1983 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “WHEN IT’S TIME TO ACT” markasının önceden “reklamcılık hizmetleri” için tescil edilmiş olması aynı markanın aynı hizmetler bakımından reddedilmesini engellemeyecektir; vd.
II- Geçerliliği sorgulanamazlık kazanma halinin tek taraflı incelemede etkisi (effect of incontestability in ex parte examination):
A.B.D. Marka Kanunu kısım 15 kapsamında tanımlanan bir prosedür uyarınca, tescilli marka sahibi tescil tarihinden başlayan 5 yıl boyunca markanın ticarette kesintisiz biçimde kullanıldığı yönünde bir beyanda bulunursa veya bu yönde yeminli beyan verirse, tescilli markayı ticarette tescil kapsamındaki mallar veya hizmetler bakımından kullanabilmek için “geçerliliği sorgulanamazlık (incontestability )” hali kazanır. Eğer markayı kullanma hakkı belirtilen prosedür kullanılarak “geçerliliği sorgulanamaz” hale getirilmişse, tescil, belirli istisnalar hariç olmak üzere, tescilli markanın geçerliliğine ve tescil sahibinin hak sahipliğine ve tescilli markayı ticarette münhasıran kullanma hakkına yönelik nihai kanıt teşkil eder. Belirtilen prosedür ve kapsamı bu yazı kapsamında irdelenmeyecektir, konu hakkında daha fazla bilgi talep edenlerin, USPTO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümlerini incelemesi yerinde olacaktır.
Yazı boyunca “tek taraflı inceleme” olarak çevirdiğimiz “ex parte examination” ise birden fazla taraf arasında geçen (inter partes) inceleme işlemleri kapsamına girmeyen, tek tarafı ilgilendiren işlemlere karşılık gelmektedir.
1985 yılında verilen bir A.B.D. Yüksek Mahkemesi kararına göre, tescilli marka sahibi tecavüz iddiasını ortadan kaldırmak için markanın “geçerliliği sorgulanamaz” hale geldiği savına dayanabilir ve bu bağlamda geçerliliği sorgulanamaz hale gelmiş bir markanın tanımlayıcı iddiasına dayanılamaz.
1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “TALL SHIPS” ibareli “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış bir marka mevcutken, aynı marka sahibinin aynı hizmetler için “RETURN OF THE TALL SHIPS” markasının tescilini talep ettiği durumda, inceleme uzmanının “TALL SHIPS” ibaresi bakımından markanın münhasır hak sağlamayacağı yönünde kayıt düşmek istemesi, “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış önceki markanın geçerliliğinin sorgulanması anlamına gelecektir. Böyle bir durumdan bahsedilebilmesi için malların ve hizmetlerin aynı olması ve başvuruya konu markanın önceki markayla aynı kısmının jenerik nitelikte olmaması gerekir. Temyiz Kurulu, belirtilen vakada, münhasır hak sağlamayacağı yönünde uzmanca kayıt düşülen kısmın başvuru sahibinin geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış markasıyla aynı olduğunu ve hizmetlerin de aynı olduğunu tespit etmiştir.
2010 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, karıştırılma olasılığı incelenirken itiraz sahibinin federal düzeyde tescilli markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, bu markanın geçerliliğine yönelik nihai kanıt teşkil eder, ancak markayı güçlü hale getirmez.
2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış bir markanın varlığı başvuru sahibine, aynı markayı, söz konusu mallar veya hizmetler önceki markanın kapsadığı mallarla veya hizmetlerle yakından ilişkili mallar olsa da, farklı mallar veya hizmetler için tescil ettirme hakkı sağlamaz; 2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “SAVE VENICE” kelime markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, “THE VENICE COLLECTION” ile “SAVE VENICE INC.” kelime ve ilaveten şekil unsurundan oluşan ve farklı malları kapsayan sonraki markanın reddedilmesini engellemez (tescilli bir marka yalnızca tescil edildiği biçimde ve kapsamında yer alan mallar veya hizmetler için geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanır); 1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “BANK OF AMERICA” kelime markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, aynı markanın bağlantılı hizmetler için reddedilmesini engellemez.
Yazı içerisinde yer verilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere, USPTO uygulamasında genel ilke, marka haklarının durağan olmadığı ve tescil için uygunluğun, tescil talebinin yapıldığı anda ortaya çıkan faktörler ve kanıtlar dikkate alınarak incelenmesi gerektiği yönündedir. Dolayısıyla, marka sahibinin önceki tescilleri nedeniyle hak kazanacağı hallerle oldukça sınırlı kapsamda karşılaşılmaktadır ve bu hallerden bahsedebilmek için önceki markanın “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış olması, sonraki markayla – önceki tescilli markanın aynı (veya esasen aynı) olması, sonraki markayla – önceki tescilli markanın aynı malları veya hizmetleri kapsaması gerekmektedir.
Ulusal mevzuatımızda bir markanın “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanması gibi bir durum mevcut olmamakla birlikte, bu statünün A.B.D.’nde tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde kazanılması hali, ulusal uygulamamızda mahkemeler tarafından genel kabul görmüş tescil tarihinden sonra 5 yıl süreyle sessiz kalma durumunda ortaya çıkacak hak kaybı müessesesini anımsatmaktadır. Bu haliyle, kimi mahkeme kararlarında karşılaşılan 5 yıllık hükümsüzlüğü talep etme süresi dolmadığı sürece önceki marka hükümsüz kılınma yönünde saldırıya açıktır, bu bakımdan müktesep hak sağlaması mümkün değildir yorumunun esası itibarıyla, A.B.D. mevzuat ve uygulamasındaki süre sınırıyla ve bu sınırın altyapısı oluşturan hukuki mantıkla örtüştüğünün belirtilmesi gerekmektedir.
Bu yazının devamını oluşturacak ikinci yazının, önceki tesciller iddiasının başvuru sahibi tarafından bir savunma olarak öne sürülmesi durumunda ortaya çıkan “Morehouse savunması (Morehouse defence)” kavramı ve uygulama alanı ilgili olacağının şimdiden belirtilmesi yerinde olacaktır.
Önder Erol Ünsal
Nisan 2014