Etiket: isimlerin ayırt ediciliği

Kişi İsim ve Soyisimlerinden Oluşan Markalarda Karıştırılma Olasılığı İncelemesinin Esasları – Avrupa Birliği Adalet Divanı “Barbara Becker” Kararı (C-51/09)

Barbara_Becker

 

Kişi isim ve soyisimlerinden oluşan bileşke markalar incelenirken karşılaşılan temel zorluklardan birisi, tek başına aynı soyisimden oluşan bir üçüncü kişi markasının varlığı ve bu markanın bileşke markayla karıştırılması olasılığının öne sürülmesidir. Kanaatimizce, bu incelemenin tek bir kurala bağlı ve kolay olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.

 

Belirtilen zorluk, yalnızca Türkiye’ye özgü değildir, yurtdışında çoğu ofiste benzer durumlarda bileşke markayı oluşturan isim ve soyismin niteliği dikkate alınarak karar verilmekte, dolayısıyla isim ve soyisimlerden oluşan markalar hakkındaki kararlar, isim ve soyismin niteliğine göre farklılık gösterebilmektedir.

 

Bu yazıda, Avrupa Birliği Adalet Divanının 24/06/2010 tarihinde verdiği C-51/09 sayılı “Barbara Becker” kararının ve kararda yer verilen genel ilkelerin aktarılması suretiyle, isim ve soyisminden oluşan bileşke markaların önceden tescilli markalarla karıştırılması olasılığı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının ana hatları açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Alman giysi tasarımcısı ve model (aynı zamanda ünlü tenisçi Boris becker’in eski eşi) “Barbara Becker” kendi isminden ve soyisminden oluşan “Barbara Becker” markasının tescil edilmesi amacıyla 2002 yılında Topluluk Marka Ofisine (OHIM) başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 9. sınıfa dahil “Bilimsel, denizcilikle ilgili, haritacılıkla ilgili, fotografik, sinematografik, optik, tartma ve ölçümle ilgili, sinyalizasyonla ilgili, kontrolle (denetim) ilgili, can kurtarıcı ve eğitsel cihazlar ve aletler; ses veya görüntünün kaydı, iletimi veya yeniden üretimi için cihazlar; manyetik veri taşıyıcılar, kayıt diskleri; otomatik satış makineleri ve madeni para ile çalışan cihazlar için mekanizmalar; yazar kasalar, hesap makineleri, veri işleme donanımları, bilgisayarlar.”malları bulunmaktadır.

 

barbarabecker

 

OHIM’in başvuruyu ilan etmesinin ardından, 2004 yılında “Harman International Industries Inc.”, OHIM’de aynı mallar için önceden tescil edilmiş “Becker” ve “Becker Online Pro” markalarını gerekçe göstererek, başvurunun ilanına karşı itiraz eder.

 

OHIM İlana İtiraz Birimi, itirazı haklı bulur ve itiraz gerekçesi markalarla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle başvuruyu reddeder. “Barbara Becker” başvurunun reddedilmesi kararına karşı itiraz eder. İtirazı inceleyen OHIM Temyiz Kurulu, “Barbara Becker” başvurusunu oluşturan kelimelerden “Becker” ibaresinin Almanya’da çok yaygın biçimde kullanılan bir soyismi olması, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, “Barbara Becker” ibaresin toplumun ilgili kesimi tarafından parçalara bölünerek değerlendirilmeyeceği, tersine bütün olarak algılanacağı gerekçeleriyle markalar arasındaki belirgin farkların karıştırılma olasılığını ortadan kaldıracağı sonucuna ulaşır ve başvuru hakkında verilen ret kararını kaldırır.

 

“Harman International Industries Inc.”, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı 2007 yılı Haziran ayında dava açar ve dava ilk olarak, Adalet Divanı Genel Mahkemesince görülür. Genel Mahkeme’ye göre, Temyiz Kurulu, markayı oluşturan unsurlardan “Becker” kelimesinin “Barbara” kelimesine kıyasla görece baskın niteliğini göz ardı ederek karar vermiştir, şöyle ki, soyismi konumundaki “Becker” kelimesi, isim konumundaki “Barbara” kelimesine nispeten daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahiptir. Ayrıca, Genel Mahkeme’ye göre, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, markaların kavramsal olarak benzer olmadıkları anlamına gelmemektedir. Buna ilaveten, Genel Mahkeme, “Becker” kelimesinin başvuruda görsel olarak baskın konumda olmasa da, soyadı olarak algılanacağı, bu haliyle markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ifade etmiştir. Sayılan hususlara ilaveten, markaların aynı ve benzer malları kapsamaları da göz önüne alındığında, Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Sayılan nedenlerle, Genel Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu kararını iptal eder.

 

Başvuru sahibi “Barbara Becker”, Genel Mahkeme kararını Adalet Divanı nezdinde temyiz eder ve uyuşmazlık hakkında Adalet Divanı 24/06/2010 tarihinde C-51/09 sayılı kararı verir.

 

Adalet Divanı, davaya ilişkin değerlendirmesinde ilk olarak, karıştırılma olasılığına ilişkin bazı tespitleri sıralamıştır:

 

Yerleşik içtihada göre, halkın malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ticari olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğine inanması riski karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır. Halkın bir bölümünde ortaya çıkacak karıştırılma olasılığı, inceleme konusu ihtilafa ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül olarak değerlendirilmelidir.

 

Karıştırılma olasılığına ilişkin bütüncül değerlendirme yapılırken, ihtilafın konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği, işaretlerin bütün olarak oluşturdukları izlenim esasında incelenmelidir, ancak bu yapılırken işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları özellikle dikkate alınmalıdır. Karıştırılma olasılığına ilişkin genel değerlendirmede, malların veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin markalara ilişkin algısı belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarına ilişkin kapsamlı bir analize girişmez.

 

Ortalama tüketicilerin markayı bütün olarak algıladıkları olağan duruma karşın, bazı hallerde, önceden tescilli bir markanın, bir bileşke markada üçüncü bir tarafça kullanımı, bu unsur markanın baskın unsurunu teşkil etmese de, bileşke markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olabilir. Böyle hallerde, bileşke markanın oluşturduğu bütünsel algı, halkın malların ve hizmetlerin en azından ticari olarak bağlantılı firmalardan geldiğine inanması haline yol açabilir ki, bu durumda karıştırılma olasılığının ortaya çıktığı kabul edilmelidir.

 

Adalet Divanına göre, incelenen vakada Genel Mahkeme, (1) AB’nin bir bölümünde tüketicilerin soyisimlerine, isimlere kıyasla daha büyük oranda ayırt edici nitelik atfettiklerini, dolayısıyla incelenen markada “Becker” kelime unsurunun “Barbara” kelime unsuruna göre daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, (2) “Barbara” kelimesinin bir ön isim olması, buna karşın markaların aynı soyismini içermeleri nedeniyle “Barbara Becker” ibaresinin ünlü bir kişi ismi-soyismi olmasının markaların benzerliğini etkilemeyeceğini, (3) “Becker” ibaresinin soyismi olarak algılanacağı, bu nedenle başvuruda bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, öne sürerek markaların benzer olduğunu belirlemiştir.

 

Buna karşın, Adalet Divanı aşağıdaki tespitleri yapmıştır:

 

“Avrupa Birliğinin bir bölümünde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul etmek mümkün olsa da, her vaka kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir ve özellikle, ayırt edici karakter incelenirken, ilgili soyisminin sıradışı veya tersine yaygın kullanıma konu olup olmadığı dikkate alınmalıdır. İncelenen vakada, “Becker” soyismi, Temyiz Kurulunca tespit edildiği gibi yaygın kullanılır niteliktedir.

 

Buna ilaveten, ismini ve soyismini bir arada tescil ettirmek isteyen kişinin ünlü bir kişi olup olmadığı da dikkate alınmalıdır, şöyle ki, bu husus açıkça, kamunun ilgili kesiminin markayı algılayış biçimini etkileyecektir.

 

Ayrıca, bileşke bir markada, soyisminin her vaka özelinde, sadece soyismi olarak algılanacağı gerekçesiyle bağımsız ayırt edici role sahip olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bağımsız ayırt edici role ilişkin tespit her vakaya ilişkin özel şartların incelenmesine dayanabilir.

 

Aksi yöndeki değerlendirme, ilgili soyismi çok yaygın kullanılsa da veya ön ismin eklenmesi kamunun ilgili kesiminin kavramsal algısını değiştirse de, önceden tescilli bir soyismine dayanılarak, isim ve aynı soyisimden oluşan başvurulara ilişkin olarak yapılan her itirazın kabul edilmesi gerektiği sonucuna yol açacaktır.”

 

Sayılan tüm nedenler ışığında, Adalet Divanı, Genel Mahkeme kararının incelenen vakaya ilişkin tüm özel şartlar değerlendirilmeden alındığı, dolayısıyla hukuken hatalı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çerçevede, Genel Mahkeme kararı iptal edilmiş ve dava yeniden incelenmek üzere Genel Mahkemeye iade edilmiştir.

 

“Barbara Becker” kararında, isim ve soyisminden oluşan başvurulara karşı önceden tescilli aynı soyismi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itirazın vakanın diğer şartları incelenmeden kabul edilmemesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Adalet Divanı, bazı AB ülkelerinde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul edilmesinin mümkün olduğunu belirtse de, her durumda vakanın diğer şartları da incelenmelidir. Vakanın diğer şartları ile kast edilen ise özellikle, ilgili soyisminin yaygın veya nadir kullanıma konu olmasına ve isim ve soyisminin bütün olarak ünlü – bilinen bir kişinin ismi olmasına ilişkin incelemedir. Adalet Divanına göre, ünlü – bilinen kişilerin isim ve soyisimleri söz konusu olduğunda, kamunun ilgili kesiminin algısı açıkça bu husustan etkilenecektir. Ayrıca, ilgili soyisminin yaygın kullanıma konu olması veya sıradışı nitelikte olması da markanın ayırt edici niteliğini etkileyecektir.

 

Dikkatli okuyucular aynı konuda, çok benzer içerikteki düzenlemenin TPE Marka İnceleme Kılavuzunda bulunduğunu fark etmiştir (http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf, s.94): Bir marka isim ve soy isminden oluşuyorsa, genellikle soy ismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir. Bu nedenle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi içtihadında soy ismi genellikle baskın unsur olarak kabul edilir. (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-11-09, p.34, James Jones – Jack & Jones; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-259-06, p.34, Manso de Velasco – Velasco; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-40-03, p.63-65, Julian Murua Entrena – Murua). Bununla birlikte değerlendirmede; soy isminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, isim-soy ismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği de, bu husus toplum algısını açık biçimde etkileyeceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır.” Dolayısıyla, mevcut haliyle Türk uygulamasının en azından teorik olarak Adalet Divanı yaklaşımıyla paralellik içerdiğinin dile getirilmesi yanlış olmayacaktır.

 

“Barbara Becker” kararı, marka incelemesinde şabloncu ve indirgemeci yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha tekrar etmiştir. Marka incelemesini şablonlara – matematik formüllere indirgemeye çalışan ve maalesef ülkemizde hayli sıklıkla karşılaşılan düşünce sistematiğine karşı şanslıyız ki, marka incelemesi sadece Türkiye’de yapılmıyor ve iyi ki, Adalet Divanı kararları var ve onları okuyup algılayabilecek durumdayız.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

 

 

Soyadlarının Marka Olarak Tescil Edilebilirliği Konusunda A.B.D. Mevzuatında Yer Alan Düzenleme ve USPTO Uygulama Esasları

surnames.usa

(Görsel http://www.visualnews.com/2011/01/24/the-most-popular-surnames-in-the-us-by-area/ adresinden alınmıştır.)

 

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Marka Kanunu, Madde 2(e)(4), “esasen yalnızca bir soyadından oluşan markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Hükümde geçen “esasen yalnızca bir soyadından oluşan markalar” teriminin İngilizce aslının “consists of a mark which is primarily merely a surname” şeklinde olduğunun belirtilmesi yerinde olacaktır. Madde 2’nin ilk fıkrası, takip eden paragraflar kapsamına giren ibarelerin, malların ve hizmetlerin başkalarının mallarından ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamayacağı düzenlemesini içerdiğinden, Madde 2(e)(4) kapsamına giren soyadlarının, A.B.D. marka mevzuatına göre ayırt edici olmadıkları için tescil edilmeyecekleri sonucuna ulaşılmaktadır.

Türk mevzuatı ve Türk mevzuatının doğrudan etkilendiği Avrupa Birliği mevzuatı (AB Marka Direktifi ve Topluluk Markası Tüzüğü), kişi adları ve soyadlarının tescil edilebilirliği konusunda, kişi isimleri dahil olmak üzere, isimleri markayı oluşturabilecek işaretler arasında saymıştır. Bununla birlikte, yaygın kullanılan kişi adlarının ve soyadlarının tescilli markalar olsalar da, ayırt edici güçlerinin düşüklüğü-yüksekliği ve bu bağlamda karıştırılma olasılığı incelemesinde bunlara sağlanacak korumanın kapsamı konusunda tartışma mevcuttur. Bir görüşe göre, yaygın kullanılan isimler ve soyisimlerinin, -çok sayıda kişi tarafından kullanılmaları ve günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılmaları gerekçeleriyle- ayırt edici güçleri görece zayıftır ve koruma kapsamları bağlantılı olarak daha zayıf olmalıdır. Buna karşın, uygulamada karşılaşılan bir diğer görüş, yaygın kullanılan isimler ve soyisimleriyle, diğer markalar arasında bir ayırım gözetmemekte ve tescilli markanın eşit derecede koruması sağlaması gerektiği varsayımıyla, yaygın kullanılan isimlere ve soyisimlerine, diğer markalarla eşit derecede koruma sağlanması gerektiğini savunmaktadır.

Bu tartışmaları bir tarafa bırakarak yazı kapsamında ilk olarak, A.B.D. mevzuatında, hangi nedenle, “esasen yalnızca bir soyadından oluşan markalar”ın tescil edilmediğini açıklayacağız.

Esasen yalnızca soyadlarından oluşan markaların A.B.D.’nde ayırt edici nitelikte bulunmamasının nedeni, soyadlarının genellikle birden fazla kişiye ait olması ve bu kişilerin her birinin, soyadını ticarette kullanmakla ilgili bireysel fayda veya çıkarının bulunmasıdır. Marka kanunlarının amacının, markaların kullanımı yoluyla tüketicilerin üreticileri veya hizmet sağlayıcıları karıştırmasını engellemek olduğu göz önüne alındığında, birden fazla sayıda kişiye ait soyadlarının, bir kişi tarafından marka olarak tescil edilmesine imkan vermemek suretiyle de karıştırmanın önüne geçilebilecektir.

A.B.D. mevzuatında, esasen yalnızca soyadlarından oluşan markalar, kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazandıklarının ispatlanması durumunda marka olarak tescil edilebilmektedir.

Soyadlarının marka olarak tescil edilmesine yönelik düzenleme tüm soyadları bakımından uygulanmamaktadır. Öncelikli olarak, markanın “esasen yalnızca bir soyadı (primarily merely a surname)” olması gereklidir. Yazının takip eden bölümlerinde, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı ve soyadlarının reddedilmesine yönelik uygulamanın esasları, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Uygulama Kılavuzundaki açıklamalar doğrultusunda ele alınacaktır. (A.B.D. Patent ve Marka Ofisi Uygulama Kılavuzu için bkz. http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml)

Bir soyadının “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına girip girmediği değerlendirilirken öncelikle, kamudaki potansiyel tüketici kesiminin asli (birincil) algısı esas alınmalıdır. Her vaka, kendisine ait özgün şartlar ve deliller esas alınarak değerlendirilmelidir.

“Esasen yalnızca bir soyadı (primarily merely a surname)” kavramına, “esasen (primarily)” terimi 1946 yılında sonradan eklenmiştir. Bunun nedeni, “Johnson” veya “Jones” gibi soyadlarının marka olarak tescil edilmesi engellenirken, soyadı olarak kullanımın dışında başkaca asli anlamları da bulunan “Cotton (pamuk)” veya “King (kral)” gibi kelimelerin marka olarak tescil edilmesinin engellenmesinin önüne geçmektir.

“Esasen yalnızca bir soyadı” kavramına yönelik olarak, potansiyel alıcı grubunun, asli (birincil) algısının ne yönde gerçekleştiği belirlenirken, USPTO Marka Temyiz Kuruluna göre takip eden 5 faktör dikkate alınmalıdır:

 1-      Soyadı nadiren kullanılan bir soyadı mıdır? 

2-     Terim, başvuru sahibiyle bağlantılı birisinin soyadı mıdır?

3-     Terimin, soyadı olmanın dışında bilinen bir anlamı mevcut mudur?

4-     Terim, bir soyadı olduğu algı ve duygusunu oluşturuyor mu?

5-     Terimin yazım biçimi, ayrı bir ticari algı oluşturacak biçimde ayırt edici özelliğe sahip midir? (Marka standart karakterlerde yazılıysa bu hususun incelenmesi gerekli değildir.)

“Esasen yalnızca bir soyadı” kavramı değerlendirilirken sıklıkla karşılaşılan hususlardan birisi, terimin soyadı olmanın dışında başka bir anlamının da bulunmasıdır. Bu tip durumlarda “esasen (primarily)” soyadından oluşma değerlendirmesi USPTO marka inceleme kılavuzuna göre takip eden esaslar çerçevesinde yapılır:

Başvuruyu oluşturan terimin, soyadı olmanın dışında başka bir anlamının da bulunması halinde, incelemeyi yapan uzman, öncelikli olarak terimin halk nezdinde yarattığı asli anlamı (birincil anlamı) tespit etmelidir.

Terimin, soyadı olmanın dışında, halihazırda önceden bilinen bir anlamının bulunması durumunda, başvuru reddedilmeyecektir. Örneğin, aynı zamanda soyadı olarak da kullanılan “bird (kuş)” veya “hunt (av, avlanmak)” kelimeleri, esasen soyadı kavramı kapsamında değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte, bu husus başvuru sahibinin ret kararının verilmesini engellemek için, terimin başka bir anlamını ortaya koymasının yeterli olduğu anlamına gelmemektedir.  Örneğin, “Miller Law Company” markasında, “Miller” kelimesinin başka anlamları bulunsa da “Miller” kelimesinin yarattığı asli algının soyismi olarak değerlendirilmiştir; aynı şekilde “Piquet” kelimesi, aynı zamanda bir iskambil oyununun adı olsa da, kamuda yarattığı asli algının soyadı olduğu kabul edilmiştir. Bu çerçevede, karar aşamasında uzman tarafından yanıtlanması gereken soru, terimin soyadı olarak kullanım dışında başka bir anlamı olup olmadığı sorusu değil, başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler dikkate alındığında, terimin soyadı olarak kullanımı dışındaki anlamının, halk nezdindeki birincil anlam olup olmadığının belirlenmesi sorusudur.

Terimin okunuşunun başka bir anlamı olsa da, terimin kendisi “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı çerçevesinde değerlendirilebilir. Örneğin, “Pickett Suite Hotel” markasında yer alan “pickett” ibaresi, bu terimin telaffuzu olan “picket” kelimesinin ayrı bir anlamı olsa da, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmiştir.

Bir terim soyadı olarak kullanımın dışında, aynı zamanda iyi bilinen coğrafi bir karşılığa sahipse, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınmayabilir. Örneğin, “Fairbanks” terimi, soyadı olarak kullanımı bulunmakla birlikte, aynı zamanda coğrafi karşılığının soyadı olarak kullanım derecesinde bilinir olması nedeniyle “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte, “Hamilton” terimi, coğrafi karşılığı bulunsa da, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınmıştır.

Bir terim soyadı olarak kullanımın dışında, aynı zamanda tarihi bir yer veya kişiyi işaret ediyorsa, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınmayabilir. Örneğin “Da Vinci” terimi soyadı olarak kullanımın dışında, esasen “Leonardo Da Vinci”yle bağlantı kurulmasını sağladığından “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında görülmemiştir. Bununla birlikte “Pickett Suite Hotel” markasında yer alan “Pickett” terimi bir İç Savaş generalinin soyismi olsa da, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmiştir. Aynı zamanda, bir kişinin belirli alanda ünlü ve biliniyor olması, onun mutlak surette tarihi bir kişi olduğu anlamına gelmemektedir. İlaveten, belirli bir tarihi kişiden öte, birden fazla sayıda kişiyi akla getiren soyadlarının tarihi bir kişinin ismi olarak değerlendirilmeyeceği de belirtilmelidir.

Bir soyadının nadir olarak kullanılması “esasen yalnızca bir soyadı” kavramının kapsamı belirlenirken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bununla birlikte, bir soyadının nadir rastlanan bir soyadı olması, tek başına, terimin “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına girmediği anlamına gelmez. Nadiren kullanılan soyadları, halk nezdinde yarattıkları birincil anlam soyadı olarak kullanım yönündeyse “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınır.

Bazı soyadları nadiren kullanılan soyadları olsalar da, kendiliklerinden (doğaları gereği) sadece soyadı oldukları algısını oluştururlar. Örneğin, Pirelli terimi için “bazı nadir soyadları soyadları gibi görünür, bazıları ise böyle görünmez, Pirelli ilk kategoriye girer” hükmü verilmiştir. Bununla birlikte, bazı soyisimleri o kadar nadir kullanılır ki, soyismi olarak algılanmaları mümkün değildir. Bu tür durumlarda, soyismi olarak kullanım dışında anlam bulunmasa da, terimin rastlantısal veya hayal mahsulü bir terim olduğu sonucuna varılabilir.

“Esasen yalnızca bir soyadı” kavramı değerlendirilirken, inceleme uzmanı terimin yabancı dillerde anlamı olup olmadığını araştıracaktır. Buna yönelik değerlendirme, ilgili yabancı dile aşina Amerikalı alıcıların bakış açısıyla yapılacaktır. Örneğin, İtalyanca “Fiore” terimi “çiçek” anlamına gelmesi nedeniyle, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmemiştir.

“Esasen yalnızca bir soyadı” olan bir terimin başka kelime veya şekil unsurlarıyla birlikte başvuruyu oluşturması halinde değerlendirme, USPTO marka inceleme kılavuzuna göre takip eden esaslar çerçevesinde yapılacaktır:

Marka, iki soyadının birlikte kullanılmasından oluşturulmuşsa, terim –tersini gösteren kanıtlara rastlanmadığı sürece- “esasen yalnızca bir soyadı” olarak değerlendirilmeyecektir. Örneğin, “Schaub-Lorenz” markası “esasen yalnızca bir soyadı” olarak değerlendirilmemiştir.

Kendisi “esasen yalnızca bir soyadı” olmakla birlikte, ayırt edici stilize unsurlara veya şekil unsuruna sahip markalar, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bununla birlikte, malların veya hizmetlerin alıcılarının zihinlerinde, ayrı bir ticari algı yaratacak derecede ayırt edici niteliğe sahip olmayan stilize yazım biçimleri, “esasen yalnızca bir soyadı” sonucuna varılmasını etkilemeyecektir (bkz. Pickett Suite Hotels).

Bir soyadının başına iki veya daha fazla sayıda baş harfin konulması, kişisel isim (isim + soyadı) algısını iletecek ve bu nedenle, bu tip markalar, genel olarak, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bir soyadının başına tek adet baş harfin konulması halinde, bu tip markaların, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınacağı yönünde mahkeme kararları bulunmakla birlikte, bu tip bir markanın kişisel bir isme yönelik ticari algı yarattığına yönelik kanıtlar sunulması halinde markanın reddedilmesinin önüne geçilebilecektir.

Bir soyadının başına “Mr.”, “Mrs.”, “Dr.”, “MD” gibi unvanların konulması, soyismine yönelik algıyı ortadan kaldırmamakta, tersine güçlendirebilmektedir. Örneğin, “Dr. Rath”, “Giger MD” terimleri “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmiştir.

Bir soyadının başka bir kelimeyle veya kelimelerle kombinasyon halinde kullanımı durumunda, soyadı olmayan kelime veya kelimelerin anlamına göre değerlendirme yapılır. Bu kelime veya kelimeler, marka olarak işlev görme kapasitesine sahip değilse, uzman, başvuruyu “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirerek kabul etmeyecektir. Örneğin, “Miller Law Group”, “Hamilton Pharmaceuticals”, “Brassiere Lipp”, “Wooley’s Petite Suits”, “Possis Perfusion Cup”, “Liquore Martinoni” markaları, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında görülmüştür.

Soyadıyla birlikte kullanılan kelime veya kelimeler, marka olarak işlev görme kapasitesine sahipse, uzman, marka “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bununla birlikte, soyadıyla birlikte kullanılan kelime tanımlayıcı nitelikte ise bu kelimenin münhasır haklar sağlamadığına ilişkin şerh (disclaimer) düşülecektir.

 Soyadıyla birlikte kullanılan bazı kelime veya kelimeler, soyismi algısını ortadan kaldırmak yerine, bu algıyı güçlendirebilir. Örneğin, “ve Oğulları” anlamına gelen “& Sons” kelimesi, vb.

Soyadının, kaynak gösterme işlevi olmayan üst düzey alan adları ile birlikte kullanılması durumunda, terim “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilir. Örneğin, “Johnson.com”, vb.

Soyadıyla birlikte kullanılan kelime veya kelimelerin, başvuru sahibinin hukuki nevini veya aile işletmesinin yapısını belirtmesi halinde, terim “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında görülür. Örneğin, “Corporation”, “Inc.”, “Ltd.”, “Company”, “Co.”, “& Sons”, “Bros.”, vb.

USPTO uzmanlarının, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramına yönelik değerlendirmesinde, terimin bu kavram kapsamına girdiği gösterme yükümlülüğü uzmanda, bunun ardından aksini gösterme yükümlülüğü ise başvuru sahibine aittir.

Bir terimin, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına girdiğini göstermek için ihtiyaç duyulan kanıtların cinsi veya miktarı konusunda bir kural mevcut değildir. İnceleme ve değerlendirme her vaka için ayrı biçimde, vakanın kendi şartları kapsamında yapılacaktır. İncelemede esas alınabilecek başlıca kanıt tipleri, telefon rehberleri, bilgisayar arama veritabanlarından alınmış makaleler, numune üzerindeki kullanım, terimin soyadı olarak değerlendirmesi gerektiğini bildiren kayıtlardaki deliller, sözlük tanımları, vb. olarak sayılabilir. Terimin, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirmesi için telefon rehberi kaç kez geçmesi gerektiğini bildiren asgari bir sayı ise bulunmamaktadır.

“Esasen yalnızca bir soyadı” olan terimlerin, A.B.D.’nde marka olarak tescil edilmesinin engellenmesi ve bu yolla herkese kendi soyadını ticaret alanında kullanma imkanının verilmesi, kanaatimizce hakkaniyetli bir uygulamadır. Ülkemizde, mevzuatta bu yönde bir düzenleme bulunmamakla birlikte, bu nitelikteki tescilli markalarla, diğer markalar arasındaki karıştırılma olasılığı içerikli incelemede sağlanacak korumanın derecesi konusunda daha hassas davranılması gerektiği düşünülmektedir. Yaygın kullanılan kişi isimleri ve soyisimlerine, ayırt edici gücü yüksek markalarla neredeyse eşdeğer bir koruma kapsamı tanınarak, birbirlerine herhangi bir nedenle benzer bulunan her türlü  markanın karıştırılma olasılığı nedeniyle hükümsüz kılınması (veya reddedilmesi), iyi niyetli üçüncü kişilerin kendi soyisimleri içeren markalarını korumalarını engellemekte ve kişi isimleri ve soyisimlerinden oluşan ayırt edici gücü görece zayıf markaların sahiplerinin neredeyse sınırı bulunmayan bir koruma kapsamından faydalanmasını sağlamaktadır. Tanınmış veya bilinir markalar haline gelmiş soyadlarının daha güçlü bir korumadan yararlanması gerektiği şüphesiz olmakla birlikte, tanınmış veya bilinir markalar olmayan ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kişi adlarından ve soyadlarından oluşan markalara, karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde, oldukça geniş (güçlü markalarla eşdeğer) bir koruma kapsamı sağlanması, Türk marka inceleme pratiklerinin kanaatimizce kanayan yaralarından veya bir diğerle deyişle, önemli problemlerinden birisidir. Fantastik sıfatıyla tanımladığımız bilirkişi raporlarının uygulamaların içeriğinin oluşturulmasında oynadığı belirleyici rol devam ettiği sürece, bu pratiğin değişmesi ise mümkün görülmemektedir.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

unsalonderol@gmail.com