Tek Rengi Münhasır Ayırt Edici Unsur Olarak İçeren Markaların Benzerliğine Dair Değerlendirme – USPTO Temyiz Kurulu “Cook Medical Technologies” Kararı

 

teal

 

Münhasıran tek renkten oluşan (color per se) veya tek rengi münhasır ayırt edici unsur olarak içeren markaların ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı sıklıkla tartışılan ve farklı görüşlerin yürütüldüğü bir konudur. Varılan noktada, çoğu ulusal hukuk sisteminde, grafik gösterimin objektif biçimde sağlanması halinde bu tip markaların kendiliğinden veya kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışlarsa reddedilmemeleri gerektiği görüşü ağırlık kazanmıştır. Bu tip markaların tescil edilmeleri halinde önceki tarihli diğer markalarla benzerliklerinin ne şekilde değerlendirileceği ise büyük bir soru işaretidir.

 

15. yılını dolduran ve tamamı marka incelemesi konusuyla ilgili geçen meslek hayatımda, münhasıran tek renkten oluşan (color per se) veya tek rengi münhasır ayırt edici unsur olarak içeren başvuruların tescil edilebilirliği ilgili çok sayıda konuşma dinlememe ve bu konuda birkaç karar vermeme karşın, bu tip markaların diğer markalarla benzerliği konusunda şimdiye dek herhangi bir örnekle karşılamadım. Ta ki, geçtiğimiz günlerde A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulunun bu tip iki markanın benzerliğini değerlendirdiği 31/12/2012 tarihli bir karar rastgelene kadar. Aşağıda özetine ve değerlendirmesine yer vereceğim USPTO Temyiz Kurulu kararı, her ikisi de tek rengi münhasır ayırt edici unsur olarak içeren markaların benzerliği konusunu irdelemektedir. Bu bağlamda, benim için oldukça ilgi çekici olan değerlendirmeleri sizin de dikkatinize sunmak istedim.

 

2009 yılında “Cook Medical Technologies LLC” firması, “tıbbi cihazlar, yani vasküler veya nonvasküler işlemlerle ilgili tanı ve müdahale cihazlarının girişini sağlama amaçlı giriş iğneleri, tel kılavuzlar ve dilatörlerle birlikte kullanım için rehber kılıflar” mallarının tescil edilmesi amacıyla, aşağıda görseline yer verilen başvuruyu USPTO’ya yapar:

 

teal
Başvuru, USPTO Ek Sicilinde tescil talebiyle yapılmıştır (ek sicil hakkında bilgi için bkz. http://wp.me/p43tJx-7X) ve başvuru marka tarifnamesinde aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir: “Marka, çubukla desteklenmiş bir tıbbi rehber kılıfının gövdesi uzunluğunca devam eden yarı saydam, yanardöner yeşilimsi mavi renginden oluşmaktadır. Şekilde kesik çizgilerle yer verilen malların çizimi markanın parçası değildir ve şekilde yer almalarının tek nedeni markanın mallar üzerindeki konumunun gösterilmesidir.”

 

USPTO uzmanı başvuruyu önceden tescilli üç markayla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder (A.B.D.’nde önceden tescilli markalarla benzerlik yönünden inceleme Türkiye’de olduğu gibi ofis tarafından resen yapılmaktadır.). Ret kararının gerekçesi üç markanın görsellerine aşağıda yer verilmiştir:

 

kateter

 

Yukarıda yer verilen markaların her üçü de “kateterler” malını kapsamaktadır ve sırasıyla 1998, 1998, 2004 yıllarında tescil edilmişlerdir. Markaların tarifnamesi aşağıda şekildedir:

 

1. Marka için:
“Şekil mavi rengin gösterilmesi için noktalarla çizilmiştir. Marka mavi rengin ürünlerin kapağına uygulanmasından oluşmaktadır. Ürünlerin noktalarla belirtilmiş ana hatları markanın konumunu gösterme amaçlıdır ve markanın parçası değildir.”  
2. Marka için:
“Şekil mavi rengin gösterilmesi için noktalarla çizilmiştir. Marka koyu mavi rengin ürünlerin kapağına ve açık mavi rengin kateterin kalan kısmına uygulanmasından oluşmaktadır. Ürünlerin noktalarla belirtilmiş ana hatları markanın konumunu gösterme amaçlıdır ve markanın parçası değildir.”       
3. Marka için:
“Şekil mavi rengin gösterilmesi için noktalarla çizilmiştir. Marka mavi rengin ürünlerin kapağına ve kateterin kalan kısmına uygulanmasından oluşmaktadır. Ürünlerin noktalarla belirtilmiş ana hatları markanın konumunu gösterme amaçlıdır ve markanın parçası değildir.”

 

USPTO uzmanı, “yeşilimsi mavi (teal)” ve “blue (mavi)” renklerinin aynı renk olarak değerlendirilmesi gerektiğinden ve başvuru kapsamındaki mallarla, ret gerekçesi markalar kapsamında bulunan malların birlikte kullanılan, birbirini tamamlayıcı mallar olmasından hareketle, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşündedir. Buna karşın, başvuru sahibi markaların farklı renkleri içerdikleri kanaatindedir. Başvuru sahibine göre, ret kararı (malların benzer olduğu varsayımıyla), önceden tescilli bir markada yer alan bir rengi belirli derecede içeren başka bir rengi bünyesinde barındıran markaların hukuken tescil edilemeyeceği anlamına gelen savunulamaz bir önerme içermektedir.

 

Başvuru sahibi USPTO uzmanının ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

 

Aşağıda yer verilecek açıklamalar, USPTO Temyiz Kurulunun kararında yer verilen temel değerlendirmelerden oluşmaktadır. Kararın tamamının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-77882876-EXA-16.pdf bağlantısından incelenmesi mümkündür.

 

Temyiz Kurulu, öncelikli olarak, iki renk markası arasındaki benzerliğin tespit edilmesinin, karıştırılma olasılığına ilişkin tipik olmayan bir değerlendirme olduğunu belirtmiştir. Temyiz Kurulu, konu hakkında, Profesör Justin McCarthy’den alıntılar yapmış ve “ton karıştırması (shade confusion)” olarak nitelendirilebilecek bu tip benzerlik iddialarının tarif edilmesinin – incelenmesinin oldukça güç ve subjektif olduğunu belirtmiştir. Prof. McCarthy’nin terimleriyle; “Renk markaları arasındaki benzerlik testinde, sonraki markanın önceki markadan kaç Pantone (uluslararası bir renk sınıflandırması) tonu uzak olduğu değil, makul derecede ihtiyatlı tüketicilerin markaları kaynak veya bağlantı konusunda karıştırıp karıştırmaması olasılığı dikkate alınmalıdır…Eğer karar verici, sıradan tüketicilerin veya kullanıcıların rengi kaynak gösteren bir unsur olarak değerlendirdiği ve onların ticari kaynak veya bağlantı konusunda karıştırma olasılığına yakın olduğu görüşündeyse, renk tonları aynı olmasa da önceki markaya tecavüzü tespit edilebilecektir.”   

 

Temyiz Kurulu ardından, başvuru ile ret gerekçesi markaların kapsadığı malların benzerliğini incelemiştir. Kurula göre, karıştırılma olasılığı sonucuna varılması için malların aynı veya birbirleriyle rekabet eden mallar olması veya aynı ticari kanallarla piyasaya sunulması şart değildir. Karıştırılma olasılığı sonucuna varabilmek için, ilgili malların bir şekilde bağlantılı olması ve/veya bu mallarla karşılaşacak aynı kişilerin, malların pazarlanmasıyla ilgili koşullar ve faaliyetler çerçevesinde,   markaların benzerliği nedeniyle, malların aynı kaynaktan geldiği yanlış algısına kapılması yeterlidir. Mesele, alıcıların malları karıştırması değil, malların ticari kaynağına ilişkin karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmamasıdır. Eğer, mallar, nitelikleri itibarıyla tamamlayıcıysa veya birlikte kullanılıyorsa, bu bağlantı karıştırılma olasılığının varlığını destekleyebilir. Başvuru sahibinin itirazı, başvuru kapsamında bulunan tıbbi rehber kılıflar malı ile ret gerekçesi markalar kapsamında bulunan kateterler malının benzerliği konusunda herhangi bir karşı argüman içermemektedir. Temyiz Kurulu, başvuru kapsamında bulunan tıbbi rehber kılıflar ile ret gerekçesi markalar kapsamında bulunan kateterler mallarının yakından ilişkili mallar olduğu görüşündedir ve bu bağlamda uzmanın malların benzer olduğu yönündeki tespiti Kurulca da haklı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin itirazı, esasen markaların benzerliği yönündeki tespite ve o tespitin yanlışlanmasına yöneliktir. İnceleme konusu markalar şekilden ibaret olduklarından, markaların benzerliği hususu görsel benzerlik esas alınarak değerlendirilmelidir.

 

Temyiz Kurulu, benzerlik incelemesini, ret gerekçesi markalardan başvuruyla en yüksek derecede benzerlik arz eden markayı (önceki sayfalarda görsellerine yer verilen 3 markadan en üstte yer alanı) esas alarak gerçekleştirmiştir. Başvuru ile belirtilen marka benzer bulunsa da bulunmasa da, diğer 2 marka bakımından ayrıca değerlendirilme yapılmayacaktır.

 

Renk markaları karşılaştırılırken, markaların yanyana konulması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmedikleri değil, markaların görünümleri ve bütünsel olarak bıraktıkları izlenim itibarıyla malların kaynağına ilişkin karıştırmaya imkan verecek derecede benzer olup olmadıkları değerlendirilmelidir.

 

A.B.D. marka mevzuatına göre, renk markaları için başvuruda bulunulurken, talep konusu rengin adının belirtilmesi zorunludur, başvuru sahibi buna ek olarak, ticari renk sınıflandırmalarından birisine referansta bulunarak, talep konusu rengi bu yolla da tanımlayabilir.

 

İnceleme konusu başvuruyu oluşturan renk, marka tarifnamesinde “yeşilimsi mavi (teal)” rengi olarak tanımlanmıştır, buna karşın ret gerekçesi marka tarifnamesinde “mavi (blue)” renk olarak belirtilmiştir.

 

Temyiz Kurulu, ret gerekçesi markada “mavi” rengin, mavinin herhangi bir tonuna indirgenmemiş olmasından hareketle, mavi rengin tüm tonlarını kapsadığını, dolayısıyla “yeşilimsi mavi (teal)” rengini de kapsadığını belirlemiştir. Bu çerçevede, Temyiz Kuruluna göre, markalar kapsamındaki mallar da dikkate alındığında, tescilli marka sahibinin “mavi” rengi ile başvuru sahibinin “yeşilimsi mavi” rengi, renk olarak benzerdir. Başvuru sahibinin “yeşilimsi mavi” renginin yarı şeffaf ve yanardöner olması karıştırılma olasılığı incelemesi bakımından markalar arasında anlamlı bir farklılık arz etmemektedir. Malların birbiriyle yakın bağlantısı da göz önüne alındığında, markalar arasındaki görsel benzerlik Temyiz Kurulunu markaların ticari algı açısından bütünsel benzerlik oluşturduğu sonucuna götürmektedir.

 

Başvuru kapsamındaki malların tüketicileri bu malları satın alırken belirli derecede özen gösterse de, benzer markaları ve yakından ilişkili malları içeren hallerde, sofistike tüketicilerin de malların ticari kaynağı konusunda yanılması mümkündür. Belirtilen nedenlerle, Temyiz Kurulu, markaların ve malların benzerlik derecesi dikkate alındığında, bu benzerlik derecesinin, sofistike tüketiciler ve dikkatli alım kararı faktörlerine göre ağır bastığı görüşündedir. Kaldı ki, başvuru sahibi, ilgili alıcıların bilgili ve sofistike kullanıcılar olduğu yönünde argümanlar öne sürmemiştir.

 

Başvuru sahibinin, başvuru ve ret konusu markaların piyasada 18 yıldır karıştırılmadan birlikte var olduğu yönündeki iddiası, resen reddedilen başvuru hakkındaki kararın değiştirilmesi için yeterli görülmemiştir. Şöyle ki, fiili karıştırılmaya ilişkin ispatlanamamış iddiaların kanıt oluşturma gücü sınırlıdır.

 

Temyiz Kurulu yukarıda detaylı olarak açıklanan nedenlerle USPTO uzmanının ret kararını yerinde bulmuş ve onamıştır.

 

Buna karşın, Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin bazı kaygılarını paylaşmaktadır ve kararın son kısmında bu konuda açıklama yapma ihtiyacı hissetmiştir. Temyiz Kuruluna göre bu karar, tek bir rengi tescil ettiren bir kişinin diğer kişilerin, benzer renkler dahil olmak üzere başka renkleri tescil ettirmesini engelleyebileceği anlamına gelmemektedir. İncelenen vakada, Kurulun bu yönde karar almasının nedeni, ret gerekçesi markanın “mavi” şeklinde tarif edilerek tescil edilmesidir. Önceki marka bu şekilde tarif edildikten sonra Kurul, bu tanımı “mavi” renk kapsamına giren her tonu içerir biçimde değerlendirmiştir. Başvuru sahibi, ret kararının ardından, itirazıyla eş zamanlı olarak, önceki markanın tarifindeki çok geniş kapsamlı “mavi” tabirinin sınırlandırılmasını talep edebilecekken bu yöntemi kullanmayı tercih etmemiştir. Eğer başvuru sahibi bu yolu kullansaydı ve talebi haklı bulunsaydı, ret gerekçesi marka mavinin başka bir tonu olarak yeniden tanımlanabilecek ve bunun sonucunda markaların benzer olmadığı sonucuna ulaşılabilmesi mümkün olacaktı. Kararda son olarak, renk markalarının, ret gerekçesi markanın tescil edildiği biçimde tescilinin şu anda mümkün olmadığı, renk markalarının tescil edilmesi için şu anda markanın renkli çizimine yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Kararı okuduktan sonra, kendi adıma vardığım sonuç, Temyiz Kurulunun kendisinin de verdiği ret kararından çok tatmin olmadığı ve ret kararı verilmesinin asıl nedenini, önceki tarihli ret gerekçesi markanın “mavi” renk şeklinde çok geniş bir renk tanımlamasıyla tescil edilmesi olarak açıkladığıdır. Bu haliyle karar, kabul edilmeyen itirazın, ne şekilde yapılsaydı kabul edilmiş olabileceği hakkında, başvuru sahibine yol göstermiş olması bakımından da ilgi çekici niteliktedir.

 

Önder Erol Ünsal
Mayıs 2014
unsalonderol@gmail.com  

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s