Etiket: a.b.d. patent ve marka ofisi

A.B.D. Temyiz Mahkemesi’nin Booking.com Kararı, ”Booking.com” Tescil Edilebilir

Ülkemizde 2017 yılından itibaren haksız rekabet kapsamında faaliyetlerinin durdurması karar verilen ve dünyanın en büyük seyahat e-ticaretlerinden biri olan Booking.com B.V. LLC şirketinin, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nin itirazlarına rağmen ’’booking.com’’ teriminin marka olarak tescil edilebileceğine dair, 4. Federal Temyiz Mahkemesi kararını verdi. Olayın geçmişine kısaca değinecek olursak.

2006 yılından itibaren Booking.com B.V. LLC şirketi ‘’booking.com” terimini kullanmakta olup, 2011-2012 yıllarında 39. ve 43. sınıflarda; ulaşım/seyahat, tur bileti rezervasyonları hizmetleri ile online otel ve rezervasyon hizmetlerinde tescil ettirmek ister.

USPTO marka uzmanı, marka başvurusunu; tanımlayıcılık, markanın korunması için gerekli olan kullanım sonucu ikincil anlam (secondary meaning) kazanmadığı ve marka tescil talebinde bulunulan terimin ayırt edileciliği ulaşmadığı gerekçeleriyle reddeder. Booking.com şirketi tarafından USPTO marka uzmanının kararına karşı yapılan itiraz, USPTO Temyiz Kurulunca (TTAB) değerlendilir ve aşağıdaki gerekçelerle reddedilir.

TTAB tarafından yapılan değerlendirmede, ‘’booking’’ kelimesinin otel ve konaklama hizmetleri rezervasyonları ve planlanması konularında jenerik bir ifade olduğunu ‘’.com’’ ifadesinin ise ticari bir internet sitesi üzerinde kullanıldığı dolayısıyla da tüketicilerin nezdinde öncelikli olarak rezervasyon hizmetlerinin anlaşıldığı ve bu hizmetleri tanımladığı ve kapsadığı belirtilmiştir. Bu karara karşı, Booking.com LLC şirketi, ’’booking.com‘’ teriminin ayırt ediciliğine ulaştığı, tescil edilebileceği gerekçeleriyle, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi’ne TTAB kararının iptali için gider.

Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi, USPTO kararını iptal ederek, ‘’booking.com” teriminin tanımlayıcı ikincil anlamı olduğunu ve terimin tescil edilebileceğine karar verir. USPTO ise, Bölge Mahkemesi kararını terimin tescil edilebilirliği açısından hatalı olup, ‘’booking.com’’un jenerik terim olduğuna dayanarak Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi kararını temyiz eder.

Öncelikle U.S.A. Marka Hukuku (Lanham Kanunu)’na göre, bir terim tescil edilmek istenen mal veya hizmeti tanımlıyorsa, bu terim marka olarak tescil edilemez. Örneğin, ‘’Şarap’’ bir şarap markası olarak tescil edilemez fakat; ‘’Şarap’’ bir tekstil ürünü içeren bir mal sınıfında marka olarak tescil edilebilir.

Bir terimin korunabilmesi için, diğer terimlerden ayırt edici özelliğinin bulunması gerekmektedir. Genellikle markalar, belirtilen 4 kategori içerisinde yer alır: (1) jenerik, (2) tanımlayıcı, (3) çağrıştırıcı, (4) rastgele seçilmiş / fantezi terimler. Bu uyuşmazlıkta Mahkeme’ye göre, ilk iki kategoriyi içeren bir durum mevcuttur.

Yazının devamında mahkemenin gerekçelerini belirterek, davayı gören 4. Federal Temyiz Mahkemesi‘nin 04 Şubat 2019 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metni-nin http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/172458.P.pdf  bağlantısından görülmesi mümkündür.

4. Federal Temyiz Mahkemesi, tarafların temyiz başvurularını incelemeye başlamadan önce iki noktaya değinir: (1) Marka tesciline konu olan terimin jenerik olup olmadığının ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı? (2) Tescil edilmek istenen terimin jenerik olup olmadığına ilişkin değerlendirme. Federal Temyiz Mahkemesi, ‘’booking.com” teriminin jenerik olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki 3 adımlı testi uygular.

(1) Marka tesciline konu olan terimin jenerik olup olmadığının ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı? (2) Tescil edilmek istenen terimin jenerik olup olmadığına ilişkin değerlendirme. Federal Temyiz Mahkemesi, ‘’booking.com” teriminin jenerik olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki 3 adımlı testi uygular.

(1) Terimin kullanıldığı ürün veya hizmet sınıfını belirlemek.

(2) Kamuda ilgili kesiminin sınıfı belirlemek.

(3)Terimin birincil anlamının, kamunun ilgili kesiminde ‘’booking.com”un mal ve hizmetleriyle ilişki olup olmadığı belirlemek.

Sorulması gereken soru, kamu nezdinde terimin ürünün ismi mi olduğu ve üreticiyi göstermediği midir? 6 Glover v. Ampak, Inc., 74 F.3d 57, 59 (4th Cir. 1996).

Uyuşmazlık testin 3. adımında kamunun ilgili kesiminde ‘’booking.com ‘’ teriminden ne anladığı konusunda uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Mahkemece, kamunun ilgili kesiminde terimin birincil anlamının olup olmadığı incelenmiştir. Fakat, ortaya çıkan sonuca göre burada, kamunun ilgili kesiminde aşağıda belirtileceği gibi üründen ziyade kamuda ‘’booking.com‘’ terimi şirket olarak akıllara gelmektedir. USPTO’ya göre ise ‘’booking.com’’ terimi , sözlük anlamı rezervasyon anlamına gelip, kamuda da tanımlayıcı bir terim olup, tescil edilmek istenen sınıfları kapsamaktaydı.

Booking.com şirketi, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi’ne ‘’Teflon survey’’ adı verilen yeni bir delil sunar. Teflon anketi, mahkemeler tarafından terimin tüketici anketi yaparak jenerikliğinin tespiti açısından kullanılan bir metot olarak kullanılır. Belirtmek gerekir ki, Teflon anketi bazı mahkemeler tarafından her zaman ikna edici olarak bulunmaz. Bölge Mahkemesi tarafından ciddi bir delil olarak kabul edilmiştir.

Tüketicinin marka tesciline konu olan terim konusunda ne anladığını tespit etmek için, mahkeme tüketici tanıklığı, tüketici anketleri, listeler ve sözlükler, ticari dergiler, gazeteler ve diğer yayınlardan yardım alabilir. Glover, 74 F.3d at 59. Ayrıca Mahkeme’ye göre, bir terimin tüketici tarafından anlaşılıp, anlaşılmadığını tespit etmek için, tescil edilmek istemen terimin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkeme’ye göre USPTO, “booking.com” tüketiciler nezdinde sadece bir internet sitesi olduğu, ‘’booking.com‘’ şirketi olarak anılmadığı ispatı konusunda başarısız olmuştur. Bölge Mahkemesi’nin, ‘’booking.com” şirketinin yaptığı Teflon anketinde tüketicilerin %74.8’nin bir otel rezervasyon sitesi yerinden ziyade ”booking.com”u bir şirket olarak bilindiği sonucu ortaya çıkmıştır.

USPTO, ‘’booking.com” içeren ‘’hotelbooking.com”, ‘’ebooking.com” gibi online otel rezervasyon sitelerinin bulunması tüketicilerin salt bu hizmeti anladığının bir göstergesi olduğu belirtilmiştir. Fakat, Mahkeme tarafından, ”booking.com” terimi olması sadece otel rezervasyon hizmeti olacağını anlamına gelmeyeceği, müzik bileti, tiyatro bileti gibi otel/seyahat rezervasyonu dışında hizmetlerin de sağlanabileceğini belirtmiştir. USPTO bu yönde karar verirken 2 noktaya dayanır.

(1) USPTO’nun burada dayandığı noktalardan birisi, 1888 Anayasa mahkemesi kararında tartışılmıştır. Goodyear’s Rubber Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598, 602–03 (1888). İlgili davada “.com”’ üst düzey alan adının bir, ikinci seviye alan adına (bir jenerik isme) eklenmesi asla o terimin jenerikliği değiştirmez denmiştir. Burada mahkeme sadece ticari terimler içeren ‘’Grain Company’’, ‘’ The Grocery Store’’ gibi tanımladığı mal sınıfını içeren bir terimin tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Fakat burada da belirtmek gerekir ki, diğer Federal Temyiz Mahkemelerin de uygulamalarında olan bir jenerik terime “.com” üst düzey alan adı eklenmesi, tüketici anketleri veya benzer deliller ile ispat edilebiliyorsa, her ne kadar jenerik olsa dahi, olarak marka tescillenebileceğine dair kararlar mevcuttur. Bkz. e.g., Advertise.com, Inc., 616 F.3d at 982; In re Hotels.com, 573 F.3d at 1304–05.

(2) USPTO, ‘’booking.com” teriminin değerlendirdiğinde ‘’booking’’ ve “.com” üst düzey alan adının iki jenerik terimin birleşiminden başka bir şey olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, salt olarak değerlendirdiği, booking teriminin otel rezervasyonları için jenerik olduğunu, “.com” alan adı ile birleşmesiyle, kamuda ilgili tüketicinin internet rezervasyon hizmetlerinin anlaşılacağı dolayısıyla bu birleşiminde jenerik olacağı kanaatine varılmıştır.

4. Federal Temyiz Mahkemesi değerlendirmelerinde, ikinci seviye alan adına yalnızca “.com” üst düzey alan adı eklemek, onu non-jenerik yapmayacağını; terimin kamuda oluşan ve var olan terimin anlamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar alan adı ve terim kapsadığı hizmeti tanımlasa da, bu kamunun ilgili kesiminin her zaman terimin tanımladığı hizmeti anladığı anlamına gelmez. Dolayısıyla, her iki terim de ayrı ayrı jenerik olsa ve bu oluşan terim sağladığı hizmeti içerse dahi, mahkemeler diğer delilleri (tüketici anketi vb. deliller), bu olayda Bölge Mahkemesi’nin kullandığı gibi, terimin jenerik olup olmadığı konusunda kullanabileceklerdir.

4. Federal Temyiz Mahkemesi, yukarıda ana hatlarıyla açıkladığımız gerekçelerle, USPTO yönünden davayı reddetmiş, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi ”booking.com” teriminin tescil edilebilirliği yönündeki kararını onamıştır.

Tonay Berkay Aras

Şubat 2019, San Francisco

tonayberkay@gmail.com

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Çalışabilecek En İyi Federal Bağlı Kuruluş Olarak Seçildi

uspto.n1

 

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) web sitesinde 18/12/2013 tarihinde yayınlanan 13-40 sayılı basın bildirisi (http://www.uspto.gov/news/pr/2013/13-40.jsp), USPTO’nun 2013 yılında federal hükümet bünyesinde faaliyet gösteren 300’ü aşkın bağlı kuruluş arasında çalışabilecek en iyi bağlı kuruluş sıralamasında 1. sıraya yükseldiğini göstermiştir.

 

Sıralama, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kamu için Ortaklık (Partnership for Public Service – PPS) tarafından, çeşitli kamu kurumlarına veya bakanlıklara bağlı olarak faaliyet gösteren 300’ü aşkın bağlı kurum arasında yapılmıştır ve hazırlanan raporun http://bestplacestowork.org/BPTW/rankings/overall/sub adresinde görülmesi mümkündür. Rapora dayanak araştırma, 371 federal kurum ve bağlı kuruluşta çalışan 700.000’den fazla kamu görevlisi arasında yapılmıştır. USPTO, 2009’dan bu yana sürdürmekte olduğu yükselişini devam ettirmiş ve geçtiğimiz yıl 5. olduğu araştırmada, bu yıl ilk sıraya yükselmiştir.

 

Basın açıklamasında, USPTO Patent Bölümü Müdürü Margaret A. (Peggy) Focarino; “Bu, çok çalışan elemanlarımızın, sendikalarımızın ve birim liderlerimizin kendilerini yorulmaksızın adayışları için olağanüstü bir takdirdir… Çalışanlarımız, tamamen kendi gelirleriyle finanse olan bir kurum olmamıza rağmen karşılaştığımız bütçe müsaderesinin ve nesillerden bu yana ulusal patent sistemimizdeki en kapsamlı revizyon olarak adlandırılabilecek Leahy-Smith Amerika Mucitler Yasasının uygulamasının tamamlanmasının etkileri dahil olmak üzere önemli sıkıntılarla karşılaştılar. Bu sıkıntılara rağmen, çalışanlarımız tarafından federal hükümet bünyesinde çalışabilecek en iyi yer olarak seçilerek yükselen momentumumuzu sürdürdük.” ifadelerini kullanmıştır.

 

USPTO’nun başarısının nedenlerinden birisi olarak, ofisin bir süredir yüksek başarıyla uyguladığı uzaktan çalışma (teleworking) programı gösterilmiştir. Kurumun uzaktan çalışma programı, çalışanların iş yapma mekanı konusunda esnekliği geliştirmiş, uzmanlarda bekleyen iş miktarını tarihsel olarak düşük düzeylere indirmiş, uzman verimliliğini artırmış ve kurumun genel giderlerle ilgili olarak milyonlarca dolar tasarruf etmesini sağlamıştır.

 

Basın bildirisine göre, projeler konusunda ortak çalışmaya dayalı takım esaslı yaklaşımların geliştirilmesi ve teknik alanlarda ve kişisel gelişim konularında eğitim fırsatlarının artırılması yollarıyla USPTO’nun yüksek beceriye sahip işgücünün morali ve etkinliği artırılmıştır. USPTO Patent Bölümü Müdürü Margaret A. (Peggy) Focarino, USPTO yönetiminin, Patent Ofisi Profesyonel Birliği Sendikasıyla birlikte ofiste tarihi değişiklikler konularını görüşmesini ve uygulamasını koordine etmesi nedeniyle 2013 yılında, Samuel J. Heyman Amerika’ya Hizmet Ödüllerine aday gösterilmiştir. Bu değişiklikler, uzmanlara daha fazla zaman ve esneklik tanımış, uzmanlar ve yöneticiler için yeni performans ölçütleri getirmiş ve çalışanların eğitim ve liderlik geliştirme fırsatlarını artırmıştır.

 

USPTO geçtiğimiz iki yıl boyunca, kurumun ve çalışanlarının işbirliğinin ve fikir paylaşımının geliştirilmesine gayret etmiş ve kurum yönetiminin çalışan sendikalarıyla işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla, çalışanların kurumu geliştirmek için fikir öne sürebileceği ve oy kullanabileceği interaktif çalışan forumu oluşturulmuştur.

 

USPTO basın açıklaması, kurumun kendi başarılarını övücü bir dille anlatması bakımından mevcut yönetimi yüceltme içerikli bir metin olsa da, USPTO’nun, A.B.D.’nde çalışılabilecek en iyi federal bağlı kuruluş olarak seçilmesi takdire şayan bir durumdur. Bu bağlamda, USPTO tarafından uygulanan uzaktan çalışma ve interaktif çalışan forumları gibi yöntemler, kanaatimizce çalışan verimliliğini yükseltme ve motive etme potansiyeli yüksek yönetsel araçlar niteliğindedir.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com