Etiket: tonay berkay aras

Zillow Emlak İlan Sitesi Uzun Süredir Devam Eden Telif Hakları Davasında Kazanan Taraf Oldu –

2015 yılında VHT şirketi tarafından Zillow Group şirketine karşı, internet sitesinde kullanılan fotoğrafların telif haklarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada, 9. Federal Temyiz Mahkemesi, VHT şirketinin sunduğu delillerin, Zillow şirketinin faaliyetlerinin kasten telif haklarının ihlalini teşkil ettiğini göstermediği gerekçesiyle kararı bozarak, Batı Vaşington Bölge  Mahkemesi’ne  gönderdi. 

Olayın geçmişine değinecek olursak.

Zillow Group şirketi internet aracılığıyla emlak piyasasında faaliyet gösteren, kullanıcılarına satmak veya kiralamak istedikleri evlerin fotoğraflarını, bilgilerini paylaşmasını sağlayan bir platformdur. VHT şirketi ise, ABD’deki evlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde satışının veya kiralanmasının sağlanması için brokerlar veya emlakçılarının kullanması amacıyla evlerin profesyonel fotoğraflarını çeken bir firmadır.

VHT şirketi, Zillow şirketinin internet sitesinde Listing Platform (ana sayfada yer alan evlerin fotoğraflarının ve bilgilerinin bulunduğu kısım) ve Digs (evlerin iç dizaynı konusunda paylaşımlar   yapılan kısım) üzerinde kullanılan fotoğrafların VHT şirketinin, üçüncü taraflar ile (emlakçılar, brokerlar) yaptığı lisans sözleşmelerinin sınırlarını aştığı, bu sebeple de Zillow şirketinin faaliyetlerinin telif haklarına ihlal ettiği gerekçesiyle, 2015 yılında Batı Vaşington Bölge  Mahkemesi’nde dava açar. Dava dilekçesi https://www.nar.realtor/sites/default/files/court-records/2015/vht-complaint-2015-09-23.pdf bağlantısından incelenebilir. 

Batı Vaşington Bölge Mahkemesi jüri kararında, aşağıda belirteceğimiz dava dilekçesinde dayandığı iddialara bağlı olarak, VHT şirketinin 8.27 milyon dolarlık zararının olduğuna karar verir. Batı Vaşington Bölge Mahkemesi ise bu rakamı yaklaşık olarak 4 milyon dolara indirir. Zillow şirketi faaliyetlerinin VHT şirketinin telif haklarının ihlalini teşkil etmediği gerekçesiyle Batı Vaşington Bölge Mahkemesi kararını temyiz eder.

Yazının devamında mahkemenin gerekçelerini belirterek, davayı gören 9. Federal Temyiz Mahkemesi’nin 15 Mart 2019 tarihli kararına yer vereceğiz, kararın https://www.wsgr.com/PDFs/Zillow.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

9. Federal Temyiz Mahkemesi değerlendirmelerine dava konusunu analiz yaparak başlar. VHT şirketine ait fotoğrafların, Zillow şirketinin internet sitesinde ‘’listing platform’’ ve ‘’Digs’’ üzerinde kullanılması nedeniyle telif haklarını ihlal edildiğini iddia edilmiştir.

Yüksek Mahkeme tarafından, A.B.D. Telif Hakları Kanunu’nun 106. maddesine[1] göre, VHT şirketinin, telif haklarının ihlal edildiğini iddia ederken aşağıda bulunan iki şartın;  

            1. Telif haklarının ihlal edildiği iddia edilen çalışmanın kendisine ait olduğunun,

            2. Zillow şirketinin faaliyetlerinin VHT şirketinin münhasır hakkını ihlal ettiğinin,

kanıtlanması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer bir deyişle, yukarıda belirtilen ilk maddede herhangi bir uyuşmazlık bulunmadığından, VHT şirketinin, Zillow şirketinin internet sitesinde kullanılan fotoğraflarının lisans sözleşmesine aykırı bir şekilde kullanılıp, saklanıp veya üçüncü taraflara iletildiğinin kanıtlaması gerekmektedir.

VHT şirketi ayrıca dava dilekçesinde, VHT şirketinin üçüncü taraflar ile yaptığı lisans sözleşmesine göre VHT şirketine ait fotoğrafların sadece evlerin satışı sırasında gösterilmesine izin verdiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, VHT şirketi, Zillow internet sitesinin üçüncü taraflardan gelen fotoğrafların, ilanlarda gösterilen evlerin satılmış olmasına rağmen gösterilmeye devam etmesi telif haklarının ihlaline neden olduğu iddiasıyla dava açmıştır.

Zillow şirketi savunmasında; emlakçı, brokerlar gibi üçüncü tarafların fotoğrafları internet sitelerine yüklediğini, bu fotoğrafları internet sitesinde kullanmadan önce, bu kişiler ile aralarında bu fotoğrafların kullanılması, kopyalanması, depolanması gibi Zillow şirketinin bir çok faaliyetine izin veren lisans sözleşmeleri yaptığını ve de üçüncü taraflardan Zillow şirketi ile paylaşılacak fotoğrafların her birisi için kullanımına izin veren lisans sözleşmesinin olduğunu ve üçüncü tarafların bu fotoğraflar üzerinde Zillow şirketinin kullanımına izin verecek lisans sahipliğinin olup olmadığını bilgisi aldıktan sonra fotoğrafların paylaşımının sağlandığını belirtmiştir. Üçüncü taraflar ile Zillow şirketinin internet sitesine fotoğraf sağlanırken, her bir fotoğraf için ayrı ayrı Zillow şirketi ile lisans sözleşmeleri yapılmaktadır.

Üçüncü taraflar, Zillow şirketinin internet sitesine fotoğraf yüklerken, Zillow şirketinin fotoğraflar üzerinde kendisine çeşitli kullanım hakları tanıyan evergreen veya deciduous adı verilen haklardan birisini seçmektedir.

Kısaca bu haklara değinecek olursak;

Evergreen denilen hak, üçüncü taraflarca paylaşılan fotoğrafın zaman kısıtlaması olmadan Zillow şirketinin internet sitesinde her türlü kullanımına ve aynı zamanda Zillow şirketine ait şirketlerde bu fotoğrafların her türlü kullanımına izin veren haktır.

Deciduous hakkı ise, limitli bir hak olup, Zillow şirketi ile paylaşılan fotoğrafların ancak emlak listesinde aktif olarak ilanda olduğu sürece kullanımına izin veren, örneğin, evin satışı sağlandığında, Zillow şirketinin ilanda bulunan fotoğrafı silmeye zorlayan bir haktır. Dolayısıyla, Zillow şirketinin internet sitesinde broker veya emlakçı bir ilan vermek istediğinde sisteme yükleyeceği fotoğrafların kullanımı ile ilgili belirtilen 2 haktan bir tanesini dilediği gibi seçmektedir.

Yukarıda da değinildiğini gibi, internet sitesine yüklenmek istenen fotoğraflar üçüncü taraflarca seçilen ve yüklenen fotoğraflar olup, evergreen ya da deciduous haklarının tercih imkanının olduğu bu tercihlerin bu taraflarca yapıldığı, Zillow şirketi tarafından yapılmadığı belirtilmiştir. Bununla beraber, Zillow şirketi, fotoğraf sağlayıcıları her bir fotoğraf için, kullanma haklarına sahip olduğunu, herhangi bir üçüncü tarafın telif hakları ihlal etmediğini fotoğrafı yüklerken garanti altına almaktadır. Buna bağlı olarak, Zillow sistemi üçüncü tarafların seçimiyle herhangi bir telif hakkı ihlalinden kaçınmak amacıyla fotoğrafların hangi hak kategorisine ait olduğunu otomatik olarak belirleyen bir sistem kullanmaktadır.

9. Federal Temyiz Mahkemesi, Zillow şirketi tarafından alınan önlemler nedeniyle, VHT  şirketine ait fotoğraflar için kasten bir telif hakkı ihlalinin bulunmadığını kabul eder. Ayrıca, mahkeme değerlendirmelerinde, VHT şirketinin aşağıda bulunan şartları ispat edemediğini belirtir.

           1. Telif hakkını ihlal ettiği öne sürülen tarafın, faaliyetlerinin bir ihlal teşkil ettiğinin farkında olduğunu,

           2.  İhlalde bulunan tarafın dikkate almadığı faaliyetlerinin sonucu veya görmezden gelinerek telif hakkı ihlalinde bulunması. (Unicolors,853 F.3d at 991)

VHT şirketi dava dilekçesinde, Zillow şirketine gönderilen ihtarname sonrası gerekli tedbirleri almadığını belirtmiştir. Fakat, Zillow şirketi bu ihtarnameyi alır almaz, VHT şirketinin telif hakkı sahipliğini ve fotoğrafların lisans bilgilerini talep etmiştir. VHT şirketi, Zillow şirketinin bu taleplerini karşılamak yerine, üçüncü taraflar ile imzalanmak üzere hazırlanmış matbu imzalanmamış sözleşmeleri gösterip, bu sözleşmelerin üçüncü taraflara alt lisans sağlama hakkını içermediğini belirterek, Zillow şirketine karşı dava açmıştır.

Her ne kadar, VHT şirketi Zillow şirketinin uzman bir hukuk ekibinin olduğunu, gösterdiği sözleşmelerin üçüncü taraflar ile yaptığı sözleşmelerin alt lisanslamaya izin vermediğinin farkında olduğunun belirtse de, 9. Federal Temyiz Mahkemesi’nin yaptığı değerlendirmede VHT şirketinin Zillow şirketine yalnızca bir kere ihtarname göndermesinin ve Zillow şirketlerinin bilgi taleplerini karşılıksız bırakarak dava yoluna gitmesinin, Zillow şirketinin faaliyetlerinin kasten telif haklarının ihlalini kanıtlamaya yetmeyeceği yönünde karar vermiştir.

Kaldı ki, Yüksek Mahkeme, Zillow şirketine gönderilen ihtarname sonrası, Zillow şirketinin iyi niyetli ve telif haklarına ihlalde bulunmadığı düşüncesi ile faaliyetlerine devam ettiği takdirde dahi kasten telif haklarına bulunduğunun bir göstergesi olarak kabul edilemeyeceği yönünde karar verir.   Evergreen Safety Council v. RSA Network Inc., 697 F.3d 1221, 1228 (9th Cir. 2012) 

Yukarıda ana hatlarıyla açıkladığımız gerekçelerle, 9. Federal Temyiz Mahkemesi VHT şirketinin sunduğu delillerin Zillow şirketinin faaliyetlerinin kasten telif haklarını ihlal ettiğinin ve telif haklarının ihlalinden farkında olduğunun kanıtlaması konusunda yetersiz kaldığı gerekçesiyle kararı bozarak Batı Vaşington Bölge Mahkemesi’ne göndermiştir.

Tonay Berkay Aras

Mart 2019, San Francisco

tonayberkay@gmail.com  


https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/106

Inter Partes Review ve Buluş Basamağı (Non-obviousness) Terimlerinin Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararına Etkisi (Riot Games, INC. v Paltalk Holdings, INC.)

Riot Games, INC. şirketi USPTO Temyiz Kuruluna, Paltalk Holdings, INC. şirketine ait 6,226,686 numaralı patentin aşağıda belirtilecek istemlerinin patentlenebilir olmadığına dair bir dilekçe vermiştir. İnceleme sonucunda USPTO Temyiz Kurulu, istemlerin buluş basamağını aşmadığı iddialarının yerinde olduğu gerekçesiyle 6,226,686 numaralı patentin 1-4, 7-21, 28-34, 35, 39 40, 47-54, 56,57 ve 64-70. istemlerinin A.B.D Patent Kanunu’nun (35 U.S.C.) 103. maddesi uyarınca patentlenemeyeceğine karar verdi.

Riot Games, INC. şirketi, 2006 yılında Los Angeles’da kurulmuş olan Dünyaca ünlü, oyun yapım şirketidir. Riot Games şirketinin bilinen en ünlü oyunu ise League of Legends’dır. Dilekçeye taraf olan diğer şirket Paltalk Holdings, INC. ise, 6,226,686 patentin sahibi olan, online platformlar üzerinde olmak üzere kullanıcılarına konuşma odaları, mesajlaşma gibi hizmetler sağlayan bir şirkettir.

Olayın geçmişine kısaca değinecek olursak, Paltalk Holdings INC. Şirketi,  Riot Games, INC şirketinin League of Legends oyunundaki sohbet odalarındaki kullanımlarının ‘686 numaralı patent hakkına tecavüz oluşturduğu iddialarıyla 16 Aralık 2016 tarihinde patent tecavüzü davası açar. Riot Games, INC şirketi ise bir savunma mekanizması olan ‘’Inter Partes Review’’ talebinde bulunur. Riot Games,INC. şirketinin bu talebi üzerine USPTO Temyiz Kurulu istemi kabul eder, duruşma yaparak, yukarıda belirtilen istemlerin A.B.D. Patent Kanunu’nun (35 U.S.C.) 103. maddesine göre patentlenebilir olup olmadığına ilişkin değerlendirmesine başlar.

USPTO Temyiz Kurulu kararına değinmeden önce, Inter Partes Review adı verilen dilekçenin anlamını ve taraflara nasıl bir imkan verdiğini inceleyecek olursak. Inter Partes Review mekanizması, 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Amacı, geçerli (valid) patentlerin istemlerinin A.B.D Patent Kanunu’nun (35 U.S.C.) 102. ve 103. maddeleri uyarınca USPTO Temyiz Kurulunca yeniden gözden geçirilmesini sağlamaktır. Bu mekanizma öncesinde, bir patentin geçerli olup olmadığına dair incelemeye yetkili kurum Bölge Mahkemeleriydi.

Yeni sayılabilecek bu sistemde, A.B.D Patent Kanunu’nun 286. maddesine göre, Inter Partes Review isteminde bulunan taraf, patent koruma süresi dolmuş olsa dahi, daha önce meydana gelen zararlarını 6 yıl ile sınırlı olmak kaydıyla isteyebilecektir.

Yazının devamında gerekçelerini belirterek, Inter Partes Review ve buluş basamağını değerlendiren USPTO Temyiz Kurulu’nun 14 Mayıs 2019 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metninin Riot Games v Palktalk Holdings bağlantısından görülmesi mümkündür.

İnceleme konusu olan Paltalk Holdings, INC. Şirketine ait ‘686 numaralı patent, interaktif uygulamalar için sunucu grup mesajı sistemi başlığı altında yer alan, interaktif uygulamaları ana bilgisayarları ve grup mesajlaşma sunucularını içeren bir ağ üzerinden dağıtma yöntemi metodunu tanımlamaktadır. Internet gibi ağlar üzerinden dağıtılan paylaşılan, interaktif uygulamalar için ana bilgisayarlar arasında yönlendirme mesajlarını belirtir.

İnceleme talebinde bulunan Riot Games, INC. şirketi, dilekçesinde istem 1–4, 7–21, 28–30, 34, 35, 39, 40, 47–49, 53, 54, 56, 57, 64–66 ve 70’in Aldred ve RFC 1692’ye göre daha önceden belirtilen istemlerin değinildiğini ve buluş basamağının aşılmadığını belirtir. A.B.D. Patent Kanunu’nun (35 U.S.C) 103. maddesine göre göre, bir buluşun patentlenebilir olmasının şartlarından birisi de buluş basamağının aşılmasıdır.

A.B.D. Patent Kanunu’na göre, bir buluşun patent elde edebilmesi için tekniğin bilinen durumunun aşılması (non-obviousness), kullanılacak tekniğe yararlı (useful) ve yenilik (novelty) özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Buluş basamağı, yenilik kavramı ile benzerlik göstermektedir. Fakat, buluş basamağı kavramında daha çok buluşun daha önceki patent başvurularında bilinip bilinmediği, buluşun daha önce yazılı şekilde tanımlanıp tanımlanmadığı gibi sorulara cevap vermesi gerekmektedir. Yeni bir buluş patent koruması altında olan diğer buluşlardan farklılık gösterse, bazı durumlarda yeni bir buluş olsa dahi patentlenemeyebilmektedir. Buluş basamağı kavramı, yeterli farklılık yani, o alandaki uzmana göre buluşun açık bir şekilde olmaması anlamına gelmektedir.

Buluş basamağının tespiti için Graham testi adı verilen 4 aşamalı bir değerlendirme yapılmaktadır:

  • Önceki tekniğin kapsamı ve içeriği;
  • İstemin söz konusu olduğu konu ile önceki teknik arasındaki farklar;
  • Buluş konusunundaki tekniğin kullanılma şekli ve
  • Buluşun o alanda uzman veya kamu nazarın açık, daha önceden belli olmadığına dair kanıtlar. Bknz. Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17–18 (1966).

Yukarıda belirtildiği gibi, (i) tekniğin o alanda hangi sorunları çözdüğü, (ii) tekniğin alanıyla ilgili hangi sorunların bulunduğu gibi sorulara cevap veriliyor olması gerekmektedir.

USPTO Temyiz Kurulu değerlendirmelerine, ağda ortak çalışma başlıklı 26 Mayıs 1994 tarihinde yayınlanan Aldred uluslararası başvurusu ile devam eder. Aldred, ağda ortak çalışma için programlanabilir iş istasyonu ile ilgili olup, devreler arasında veri ve kaynakları paylaşan, paylaşım grubunun üyelerini bağlayan veri kanallarını paylaşan programların kümesinin paylaşımını içerir.

Şekil 3, A, B, C, D ve E devreler arasında veri ve kaynakları paylaşan uygulamaları göstermektedir. Şekil 4, Şekil 3’teki uygulamaların paylaşımı arasındaki iki paylaşım setini göstermektedir.

Ağustos 1994’te yayınlanan “Transport Multiplexing Protocol (TMux)” adlı RFC 1692, İnternet topluluğu için internet standartları izleme protokolü olup, iyileştirmeler için tartışma ve önerileri içermektedir. RFC 1692, TMux protokolunun birden çok tek bir bağlantı üzerinde bir çok terminal açmasını sağlayan ve verimliği artırıp, sistem yönetimini kolaylaştıran bir protokoldür.

RFC 1692, TMux’un, uygulama tipinden bağımsız olarak, bir sunucu ile ana bilgisayar arasında birleştirilebilen birden çok kısa nakil segmentine izin veren bir protokol olduğunu açıklar. Bu nedenle, “TMux, ağ trafiğini artırmak ve birçok kısa paket içeren çok sayıda oturum gerçekleştiren ana bilgisayarlardaki yükü azaltmak için” tasarlanmıştır.

Riot, INC. şirketi dilekçesinde, Aldred’in veri akışlarının seri hale getirilmesi ve iletilmesi ve merkezi seri hale getirme noktası istemini açıkladığını ve burada veri paketleri üzerindeki kanallar aracılığıyla gönderildiğini açıklar. Sonrasında da seri hale getirilmiş kanal setlerinin her bir paylaşım grubuna iletildiğini belirtir.  Riot Games INC. şirketi dilekçesinde ‘686 numaralı patentin,  Aldred ve RFC 1692’de açıklananların benzer teknik olduğunu ve hepsinin bilgisayar ağ sistemleri alanlarını içerdiği özellikle RFC 1962’de TMux protokolünün kümeleştirme isteminin açıklandığını belirtmiştir.

Dolayısıyla da, USPTO Temyiz Kurulu, Aldred olarak bilinen 1993 tarihli uluslararası başvuruda “veri akışını seri hale getirme ve iletmenin” ve RFC 1692’de ağ trafiğinin ve ana bilgisayardaki yükün nasıl azaltılacağının daha önceden açıklandığını ve bunu uzman bir kimsenin bilmesi gerektiğini belirtir.

Paltalk Holdings, INC.  şirketi  her ne kadar, Riot Games, INC. şirketinin dilekçesinde belirttiği istemlerinin RFC 1692’de belirtilmediğini ve istemlerinin açık olmadığı belirtse de, USPTO Temyiz Kurulu, Aldred ve RFC 1692 protokolünde yer alan sistemlerin, buluş basamağının aşılmasına engel olacağı gerekçesiyle, Palktalk Holdings, INC. Şirketinin 6,226,686 numaralı patentinin 1-4, 7-21, 28-34, 35, 39 40, 47-54, 56,57 ve 64-70. istemlerinin patentlenemeyeceğine karar verir. Paltalk Holdings, INC şirketinin USPTO Temyiz Kurulunun bu kararını, Federal Bölge Mahkemesi’ne taşıyıp taşımayacağını takip edeceğiz.

Tonay Berkay Aras

Mayıs 2019, San Francisco

tonayberkay@gmail.com  

A.B.D. Temyiz Mahkemesi’nin Booking.com Kararı, ”Booking.com” Tescil Edilebilir

Ülkemizde 2017 yılından itibaren haksız rekabet kapsamında faaliyetlerinin durdurması karar verilen ve dünyanın en büyük seyahat e-ticaretlerinden biri olan Booking.com B.V. LLC şirketinin, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nin itirazlarına rağmen ’’booking.com’’ teriminin marka olarak tescil edilebileceğine dair, 4. Federal Temyiz Mahkemesi kararını verdi. Olayın geçmişine kısaca değinecek olursak.

2006 yılından itibaren Booking.com B.V. LLC şirketi ‘’booking.com” terimini kullanmakta olup, 2011-2012 yıllarında 39. ve 43. sınıflarda; ulaşım/seyahat, tur bileti rezervasyonları hizmetleri ile online otel ve rezervasyon hizmetlerinde tescil ettirmek ister.

USPTO marka uzmanı, marka başvurusunu; tanımlayıcılık, markanın korunması için gerekli olan kullanım sonucu ikincil anlam (secondary meaning) kazanmadığı ve marka tescil talebinde bulunulan terimin ayırt edileciliği ulaşmadığı gerekçeleriyle reddeder. Booking.com şirketi tarafından USPTO marka uzmanının kararına karşı yapılan itiraz, USPTO Temyiz Kurulunca (TTAB) değerlendilir ve aşağıdaki gerekçelerle reddedilir.

TTAB tarafından yapılan değerlendirmede, ‘’booking’’ kelimesinin otel ve konaklama hizmetleri rezervasyonları ve planlanması konularında jenerik bir ifade olduğunu ‘’.com’’ ifadesinin ise ticari bir internet sitesi üzerinde kullanıldığı dolayısıyla da tüketicilerin nezdinde öncelikli olarak rezervasyon hizmetlerinin anlaşıldığı ve bu hizmetleri tanımladığı ve kapsadığı belirtilmiştir. Bu karara karşı, Booking.com LLC şirketi, ’’booking.com‘’ teriminin ayırt ediciliğine ulaştığı, tescil edilebileceği gerekçeleriyle, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi’ne TTAB kararının iptali için gider.

Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi, USPTO kararını iptal ederek, ‘’booking.com” teriminin tanımlayıcı ikincil anlamı olduğunu ve terimin tescil edilebileceğine karar verir. USPTO ise, Bölge Mahkemesi kararını terimin tescil edilebilirliği açısından hatalı olup, ‘’booking.com’’un jenerik terim olduğuna dayanarak Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi kararını temyiz eder.

Öncelikle U.S.A. Marka Hukuku (Lanham Kanunu)’na göre, bir terim tescil edilmek istenen mal veya hizmeti tanımlıyorsa, bu terim marka olarak tescil edilemez. Örneğin, ‘’Şarap’’ bir şarap markası olarak tescil edilemez fakat; ‘’Şarap’’ bir tekstil ürünü içeren bir mal sınıfında marka olarak tescil edilebilir.

Bir terimin korunabilmesi için, diğer terimlerden ayırt edici özelliğinin bulunması gerekmektedir. Genellikle markalar, belirtilen 4 kategori içerisinde yer alır: (1) jenerik, (2) tanımlayıcı, (3) çağrıştırıcı, (4) rastgele seçilmiş / fantezi terimler. Bu uyuşmazlıkta Mahkeme’ye göre, ilk iki kategoriyi içeren bir durum mevcuttur.

Yazının devamında mahkemenin gerekçelerini belirterek, davayı gören 4. Federal Temyiz Mahkemesi‘nin 04 Şubat 2019 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metni-nin http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/172458.P.pdf  bağlantısından görülmesi mümkündür.

4. Federal Temyiz Mahkemesi, tarafların temyiz başvurularını incelemeye başlamadan önce iki noktaya değinir: (1) Marka tesciline konu olan terimin jenerik olup olmadığının ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı? (2) Tescil edilmek istenen terimin jenerik olup olmadığına ilişkin değerlendirme. Federal Temyiz Mahkemesi, ‘’booking.com” teriminin jenerik olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki 3 adımlı testi uygular.

(1) Marka tesciline konu olan terimin jenerik olup olmadığının ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı? (2) Tescil edilmek istenen terimin jenerik olup olmadığına ilişkin değerlendirme. Federal Temyiz Mahkemesi, ‘’booking.com” teriminin jenerik olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki 3 adımlı testi uygular.

(1) Terimin kullanıldığı ürün veya hizmet sınıfını belirlemek.

(2) Kamuda ilgili kesiminin sınıfı belirlemek.

(3)Terimin birincil anlamının, kamunun ilgili kesiminde ‘’booking.com”un mal ve hizmetleriyle ilişki olup olmadığı belirlemek.

Sorulması gereken soru, kamu nezdinde terimin ürünün ismi mi olduğu ve üreticiyi göstermediği midir? 6 Glover v. Ampak, Inc., 74 F.3d 57, 59 (4th Cir. 1996).

Uyuşmazlık testin 3. adımında kamunun ilgili kesiminde ‘’booking.com ‘’ teriminden ne anladığı konusunda uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Mahkemece, kamunun ilgili kesiminde terimin birincil anlamının olup olmadığı incelenmiştir. Fakat, ortaya çıkan sonuca göre burada, kamunun ilgili kesiminde aşağıda belirtileceği gibi üründen ziyade kamuda ‘’booking.com‘’ terimi şirket olarak akıllara gelmektedir. USPTO’ya göre ise ‘’booking.com’’ terimi , sözlük anlamı rezervasyon anlamına gelip, kamuda da tanımlayıcı bir terim olup, tescil edilmek istenen sınıfları kapsamaktaydı.

Booking.com şirketi, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi’ne ‘’Teflon survey’’ adı verilen yeni bir delil sunar. Teflon anketi, mahkemeler tarafından terimin tüketici anketi yaparak jenerikliğinin tespiti açısından kullanılan bir metot olarak kullanılır. Belirtmek gerekir ki, Teflon anketi bazı mahkemeler tarafından her zaman ikna edici olarak bulunmaz. Bölge Mahkemesi tarafından ciddi bir delil olarak kabul edilmiştir.

Tüketicinin marka tesciline konu olan terim konusunda ne anladığını tespit etmek için, mahkeme tüketici tanıklığı, tüketici anketleri, listeler ve sözlükler, ticari dergiler, gazeteler ve diğer yayınlardan yardım alabilir. Glover, 74 F.3d at 59. Ayrıca Mahkeme’ye göre, bir terimin tüketici tarafından anlaşılıp, anlaşılmadığını tespit etmek için, tescil edilmek istemen terimin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkeme’ye göre USPTO, “booking.com” tüketiciler nezdinde sadece bir internet sitesi olduğu, ‘’booking.com‘’ şirketi olarak anılmadığı ispatı konusunda başarısız olmuştur. Bölge Mahkemesi’nin, ‘’booking.com” şirketinin yaptığı Teflon anketinde tüketicilerin %74.8’nin bir otel rezervasyon sitesi yerinden ziyade ”booking.com”u bir şirket olarak bilindiği sonucu ortaya çıkmıştır.

USPTO, ‘’booking.com” içeren ‘’hotelbooking.com”, ‘’ebooking.com” gibi online otel rezervasyon sitelerinin bulunması tüketicilerin salt bu hizmeti anladığının bir göstergesi olduğu belirtilmiştir. Fakat, Mahkeme tarafından, ”booking.com” terimi olması sadece otel rezervasyon hizmeti olacağını anlamına gelmeyeceği, müzik bileti, tiyatro bileti gibi otel/seyahat rezervasyonu dışında hizmetlerin de sağlanabileceğini belirtmiştir. USPTO bu yönde karar verirken 2 noktaya dayanır.

(1) USPTO’nun burada dayandığı noktalardan birisi, 1888 Anayasa mahkemesi kararında tartışılmıştır. Goodyear’s Rubber Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598, 602–03 (1888). İlgili davada “.com”’ üst düzey alan adının bir, ikinci seviye alan adına (bir jenerik isme) eklenmesi asla o terimin jenerikliği değiştirmez denmiştir. Burada mahkeme sadece ticari terimler içeren ‘’Grain Company’’, ‘’ The Grocery Store’’ gibi tanımladığı mal sınıfını içeren bir terimin tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Fakat burada da belirtmek gerekir ki, diğer Federal Temyiz Mahkemelerin de uygulamalarında olan bir jenerik terime “.com” üst düzey alan adı eklenmesi, tüketici anketleri veya benzer deliller ile ispat edilebiliyorsa, her ne kadar jenerik olsa dahi, olarak marka tescillenebileceğine dair kararlar mevcuttur. Bkz. e.g., Advertise.com, Inc., 616 F.3d at 982; In re Hotels.com, 573 F.3d at 1304–05.

(2) USPTO, ‘’booking.com” teriminin değerlendirdiğinde ‘’booking’’ ve “.com” üst düzey alan adının iki jenerik terimin birleşiminden başka bir şey olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, salt olarak değerlendirdiği, booking teriminin otel rezervasyonları için jenerik olduğunu, “.com” alan adı ile birleşmesiyle, kamuda ilgili tüketicinin internet rezervasyon hizmetlerinin anlaşılacağı dolayısıyla bu birleşiminde jenerik olacağı kanaatine varılmıştır.

4. Federal Temyiz Mahkemesi değerlendirmelerinde, ikinci seviye alan adına yalnızca “.com” üst düzey alan adı eklemek, onu non-jenerik yapmayacağını; terimin kamuda oluşan ve var olan terimin anlamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar alan adı ve terim kapsadığı hizmeti tanımlasa da, bu kamunun ilgili kesiminin her zaman terimin tanımladığı hizmeti anladığı anlamına gelmez. Dolayısıyla, her iki terim de ayrı ayrı jenerik olsa ve bu oluşan terim sağladığı hizmeti içerse dahi, mahkemeler diğer delilleri (tüketici anketi vb. deliller), bu olayda Bölge Mahkemesi’nin kullandığı gibi, terimin jenerik olup olmadığı konusunda kullanabileceklerdir.

4. Federal Temyiz Mahkemesi, yukarıda ana hatlarıyla açıkladığımız gerekçelerle, USPTO yönünden davayı reddetmiş, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi ”booking.com” teriminin tescil edilebilirliği yönündeki kararını onamıştır.

Tonay Berkay Aras

Şubat 2019, San Francisco

tonayberkay@gmail.com