Kokuların marka olarak tescil edilip edilemeyeceği Türk hukukunda ve mehaz Avrupa Birliği (AB) hukukunda her zaman tartışma konusu olmuştur. Söz konusu tartışmanın yapı taşlarından birini Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından verilen Sieckmann kararı[1] oluşturmaktadır. İçtihat niteliğinde olan karara göre; görsel olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilebilmesi için sicildeki gösterimlerinin açık, kesin, anlaşılır, zamana dayanıklı, değişmez, nesnel ve kendi içinde bir bütünlük oluşturacak şekilde olması gerekmektedir. Ancak kokunun kimyasal formülü, numunesi veya kokunun kelimeler yolu ile tarif edilmesi bu şartları sağlamamaktadır. Özellikle kelimeler yolu ile yapılan bir koku tarifi birden fazla koku için yapılabileceği gibi aynı kokunun farklı kişilerce farklı şekillerde tarif edilmesi de mümkündür. 22.12.2016 tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK) ise marka olabilecek işaretler arasında kokular açıkça sayılmamıştır. Ancak söz konusu sayım sınırlı olmadığı için kokuların marka olarak tesciline herhangi bir engel de bulunmamaktadır. SMK’nin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Markaların Gösterimi başlıklı 7 nci maddesinde ise kokulara yer verilmediğinden şu an için kokuların gösterimine dair bir kesinlik olmadığı sonucuna varılabilmektedir.

AB ve Türk hukukundaki bu tartışmalar ve belirsizlikler mevcutken; ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uzun yıllardır kokuları marka olarak tescil etmektedir. USPTO tarafından koku markalarına dair verilen son karar ise bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Çocukluğu 90’ların başlarına denk gelmiş olanlar için bir statü nesnesi olan Play-Doh oyun hamurunun çok sevilen kokusunun marka olarak tescili için 14 Şubat 2017’de başlatılan süreç geçen hafta tamamlanmıştır ve 15 Mayıs 2018 tarihinde koku markası olarak tescil edilmiştir.

 

 

Esasen koku markalarının tesciline dair USPTO tarafından verilen ilk karar Play-Doh oyun hamuru kokusuna ilişkin değildir. Sandaletler için balonlu sakız kokusu, diş fırçaları için çilek kokusu, otomobil yağları için kiraz kokusu gibi birçok koku markası başvurusu, USPTO tarafından geçmiş yıllarda tescile bağlanmıştır. Ancak verilen bu kararlardan IP dünyasında ulusal ve uluslararası platformlarda en dikkat çekeni muhtemelen Play-Doh kararı olacaktır. Üzerine oldukça fazla inceleme ve haber yapılan bu karar, Play-Doh’un çocukluk anılarımın yanında mesleki anılarım arasında yer etmesini de sağlamış oldu. Yapmış olduğum incelemede; USPTO uzmanı tarafından başvuru konusu markanın ayırt ediciliği ve kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasının incelediği bir ön karar, kararda belirtilen hususlara dair başvuru sahibince verilen cevap ve bunlara dair kısa bir değerlendirme yer alacaktır.

Play-Doh oyun hamuru yaratıcısı Ünlü Hasbro Inc. (Rhode Island Cooporation) tarafından yapılan başvurunun mal ve hizmet listesinde 28. sınıfa dahil “oyun hamuru” malları bulunmaktadır.

Başvuru sahibi dilekçesinde kokuyu “unique scent formed through the combination of a sweet, slightly musky, vanilla-like fragrance, with slight overtones of cherry, and the natural smell of a salted, wheat-based dough.” (tatlı, hafif misk kokulu, vanilya benzeri koku ile kirazın hafif tonları ve tuzlu, buğday esaslı hamurun doğal kokusunun kombinasyonundan oluşan benzersiz bir koku) olarak tarif etmiştir.

USPTO uzmanı tescil talebini kısaca, başvuru konusu işaretin oyun hamurları için ürün tasarımının ayırt edici olmayan özelliği olan kokuyu içermesi ve kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasına dair delillerin yetersiz olduğu sebebi ile reddetmiştir. Söz konusu karara ve bu karara karşı başvuru sahibince yapılan savunmalara, bu yazıda yer verilecek olsa da ayrıntılara http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn87335817&docId=OOA20170526142952#docIndex=10&page=1 linkinden ulaşılması mümkündür.

USPTO uzmanı tarafından verilen ön karara göre; ABD Marka Yasası gereği, ürün tasarımının bir özelliğinin ayırt edici olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Çünkü tüketiciler bu tür tasarımların malların kaynağını göstermekten ziyade malları daha kullanışlı ve çekici hale getirme niyetinde olduğunun farkındadırlar. Oyun hamurları bakımından ise söz konusu ürüne koku eklenmesi pratiği, pazarda ayırt edicilik sağlamamaktadır. Bu nedenle alıcılar başvuru sahibinin ürünü ile karşılaştığında, bunu muhtemelen kaynak göstergesi olarak değil malların tesadüfi bir özelliği olarak algılayacaklardır.

Ayırt edici olmayan marka başvuruları ABD Marka Yasasına (Sections 1, 2 and 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §§ 1051, 1052 and 1127)  göre kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıldığı ispatlanmadan tescil edilememektedir.  ABD Marka Yasası 2(f) hükmüne göre ise başvuru konusu markanın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı iddiasının kabul edilebilmesi için söz konusu iddianın yapılmasından beş yıl öncesinde markanın başvuru konusu mallarda başvuru sahibince ticarette ciddi şekilde münhasır ve sürekli olarak kullanıldığının ve ayırt edicilik kazandığının kanıtlanması gerekmektedir. Bu kapsamda başvuru sahibi başvuru dilekçesinde, markanın 1955 tarihinden itibaren başvuru konusu mallarda kullanıldığına dayanarak ayırt edicilik kazanıldığını iddia etmiştir. Ancak bu iddia USPTO tarafından ayırt ediciliğinin kanıtlanması için yetersiz görülmüştür.  USPTO uzmanı çeşitli firmalara ait kokulu oyun hamuru fotoğraflarını dosyaya ekleyerek söz konusu malların piyasada genellikle kokulu olarak satıldığını belirtmiştir. Bu nedenle başvuru konusu kokunun ayırt edici olduğunu ve kaynak gösterdiğini kanıtlayan tatmin edici kanıtlar sunulmasının gerektiğini belirtmiştir. Zira beş yıllık kullanım kanıtı ayırt edici olmayan ürün tasarımı markalarının ayırt edicilik kazandığını göstermek için tek başına yeterli görülmemektedir. Bu nedenle sadece markanın uzun süre ticarette kullanılması, başvuru konusu mallarda kokunun o malın bir özelliği olarak yaygın olarak kullanıldığı göz önüne alındığında kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı iddiasının ispatı için yeterli görülmemiştir. Sonuç olarak başvuru sahibi tarafından başvuru ekinde sunulan kanıtlar kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının ispatında yetersiz bulunmuştur.

ABD yasalarına göre markanın ayırt edici olduğunu kanıtlamak yükümlülüğü başvuru sahibinde olduğu için başvuru sahibi ayırt ediciliğe ilişkin ek kanıt sunulabilecektir. Başvuru sahibinin markanın tüketiciler nezdinde kaynak gösterme işlevinin bulunduğunu da somut verilerle kanıtlaması gerekmektedir. Bu tür kanıtlar, ticarette uzun süreli kullanıma dair beyanları veya yazılı ifadeleri; reklam harcamalarını ve tüketicilerin ve/veya satıcıların, markanın kaynak gösterdiğine dair mektupları veya beyanlarıdır.

USPTO uzmanına göre başvuru sahibinin tescil başvurusu kapsamındaki malların kullanımı ile ilgili olarak bazı bilgi ve belgeleri de sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda başvuru sahibinden aşağıdaki taleplerde bulunulmuştur:

1. Başvuru konusu kokunun veya herhangi bir özelliğinin tasarım, faydalı model, patent başvurusuna (süresi solan patentler ve vazgeçilen patentler dâhil) konu olup olmadığı ile ilgili yazılı açıklama.
2. Özellikle başvuru konusu markadaki kokunun tanıtımını yapan veya ona referansta bulunan reklam veya promosyon malzemelerine dair açıklama.
3. Başvuru konusu markanın kokusunun içeriğinin alternatif kompozisyonlarının olup olmadığı ve bu alternatif kompozisyonların eşit derecede etkili ve rekabetçi olup olmadığım hakkında yazılı beyan ve kanıt.
4. Başvuru konusu koku içeriğinin oyun hamurunda doğal olarak bulunup bulunmadığı veya başvuru sahibinin bu içerikleri ürüne ekleyip eklemediği hakkında yazılı açıklama.
5. Eğer başvuru sahibi katkı maddesi eklediyse, bu katkı maddesi olmadan ürünün verdiği kokunun tanımı veya numune ibrazı.
6. Başvuru konusu kokunun diğer kokulara kıyasla işlevsel avantaj sağlayıp sağlamadığı hakkında yazılı açıklama.
7. Başvuru sahibinin koku içeriğinin oyun hamurlarının daha uzun süre nemli kalmasına olanak sağlayıp sağlamadığı hakkında yazılı açıklama.
8. Başvuru sahibinin koku içeriğinin oyun hamurlarının daha kolay boyanmasına veya rengini daha iyi tutmasına olanak sağlayıp sağlamadığı hakkında yazılı açıklama.
9. Başvuru konusu koku içeriğinin başvuru sahibinin oyun hamurlarının dokusunu etkileyip etkilemediği hakkında yazılı açıklama.
10. Başvuru konusu koku içeriğinin başvuru sahibinin oyun hamurlarının esnekliğini etkileyip etkilemediği hakkında yazılı açıklama.
11. Önceki 4 soruya olumlu cevap veriliyorsa bu durumda başka bir kokunun en az başvuru konusu koku kadar etkili olup olmayacağı hakkında yazılı açıklama.
12. Başvuru konusu kokunun oyun hamurları pazarındaki diğer kokular üzerinde herhangi bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı hakkında yazılı açıklama.
13. Başvuru sahibinin oyun hamurlarında koku kullanan herhangi bir rakipten bilgisi olup olmadığı konusunda yazılı bir açıklama.
14. Başvuru konusu kokunun başvuru konusu mallarda buğday veya kış buğdayının kullanımının sonucu olup olmadığına dair yazılı bir açıklama.
15. Başvuru konusu malların çeşitli renklerde olup olmadığı, birden fazla rengin söz konusu olduğu hallerde tüm renklerin kokusunun aynı mı yoksa farklı olduğu veya ürünlerin beyaz renkte satılması halinde bu ürünlerin de aynı kokuya sahip olup olmayacağı konusunda yazılı bir açıklama.

Ayrıca, başvuru sahibinden markanın tanımına dair bir takım değişiklikler yapması istenmiştir. Bu kapsamda ilk başvurusunda yer alan “unique scent formed through the combination of a sweet, slightly musky, vanilla-like fragrance, with slight overtones of cherry, and the natural smell of a salted, wheat-based dough” (tatlı, hafif misk kokulu, vanilya benzeri koku ile kirazın hafif tonları ve tuzlu, buğday esaslı hamurun doğal kokusunun kombinasyonundan oluşan benzersiz bir koku) ifadesinin “The mark is a scent of a sweet, slightly musky, vanilla fragrance, with slight overtones of cherry, combined with the smell of a salted, wheat-based dough”  (tuzlu buğday esaslı hamur kokusuyla birleşen hafif kiraz kokusuna sahip tatlı, hafif misk kokulu, vanilya kokusu) şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiştir. Bunun yanında başvuru sahibinden ticari markadaki lafzi ve şekli öğelerin doğru ve öz bir açıklamasını sunması istenmiştir.

Başvuru sahibi tarafından Ofisin söz konusu taleplerine verilen cevapta aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:

• Play-Doh oyun hamuru kokusunun başvuru sahibince ilk olarak 1950’de yaratıldığını ve oyun hamurlarının o tarihten itibaren sürekli olarak başvuru konusu kokuda olduğunu belirterek buna dair Play-Doh ve Playskool firmalarının Başkan Yardımcısının yazılı açıklamasını dosyaya eklemiştir.
• Play-Doh oyun hamuru kokusunun 60 yıldan fazla süredir popüler olduğunu, çocuklar ve her yaştan yetişkinin hayran olduğu bir koku olduğunu, Play-Doh’un ayırt edici kokusunun tüketiciler arasında en sevilen ve en yaygın şekilde bilinen koku olduğunu belirtmiştir.
• Tüketicilerin söz konusu kokuyu sadece Hasbro ile ilişkilendirdiğini ve bu koku altında satılan ürünlerin yüksek seviye kalitede olacağına dair beklenti içinde olduğunu belirtmiştir.
• USPTO uzmanı tarafından farklı firmalara ait kokulu oyun hamurlarının bulunduğu ve oyun hamurlarının kokulu olarak satılmasının piyasada yaygın olduğuna dair yapılan açıklamalara karşı başvuru sahibi tarafından, , kiraz ve tuzlu buğday bazlı oyun hamuru kokusu kombinasyondan oluşan Play-Doh oyun hamuru kokusunun tüm bu kokulardan farklı ve eşsiz olduğu belirtilmiştir.
• Başvuru sahibi ayrıca başvuru konusu koku markasının ayırt edici ve kaynak gösterici olduğunu ifade eden Play-Doh tüketicileri tarafından yazılan makale ve diğer açıklamaları dosya kapsamına eklemiştir.
• Play-Doh oyun hamurlarının seksenden fazla ülkeye satıldığını; Amazon, Kmart, Target, Toys R Us gibi en büyük perakendeciler tarafından satılan ürünler olduğunu; 2004’ten beri dünya çapında yapılan satışlardan 2.2 milyar dolardan fazla kazanç sağlandığını; 2004’ten beri arasında dünya çapında yazılı, dijital ve televizyon reklamları dahil 220 milyon dolar reklam harcaması yapıldığını; Hasbro’nun facebook, instagram, twitter gibi sosyal mecralarda tüketiciler tarafından takip edildiğini; son iki yılda Play-Doh’un 42,000 den fazla kez sosyal medyada paylaşımlarında kullanıldığını; her Eylül’ün 16’sında dünya çapında milyonlarca insan ile başvuru sahibi Hasbro ‘nun Play-Doh ürününün tanıtımını yapmak ve kutlamak için Ulusal Play-Doh Günü düzenlediğini; New York Times, Fortune magazin, ABC News gibi mecralarda başvuru sahibinin talebi olmaksızın Play-Doh koku markasına dair haberler yapıldığı ve bu haberlerde Play-Doh kokusunun ayırt edici ve ikonik olarak tanımlandığını belirtmiş ve bu hususlara dair delilerini eklemiştir. Sonuçta başvuru sahibi tüm bu nedenlerle marka başvurusunun ayırt edici olduğunu ve tescil edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
• USPTO uzmanı tarafından talep edilen ve yukarıda yer verilen on beş adet talebe karşı başvuru sahibi tarafından verilen cevapta;
  • Başvuru konusu kokunun veya herhangi bir özelliğinin tasarım, faydalı model, patent başvurusuna (süresi solan patentler ve vazgeçilen patentler dâhil) konu olmadığı,
  • Başvuru konusu markadaki kokunun, 2012-2013 yılları arasında yürütülen “Stop and Smell Play-Doh” kampanyası dahil olmak üzere yıllardır pazarlama, tanıtım materyalleri ve kampanyalarında da yer aldığı,
  • Başvuru konusu kokunun doğal olarak meydana gelmediği yani hamurun doğal kokusuna başvuru sahibince bazı içeriklerin eklendiği; söz konusu katkılar olmadığında oyun hamurunun tatsız ve yalınken vanilya ve kirazın ayırt edici notaları ile başvuru konusu kokunun tatlı ve benzersiz koktuğu;
  • Başvuru konusu koku içinde yer alan katkı maddelerinin fonksiyonel herhangi bir avantaj sağlamadığını, tek avantajının ürün kaynağı olarak başvuru sahibi firmayı belirttiği,
  • Başvuru konusu koku içinde yer alan katkı maddelerinin başvuru sahibinin oyun hamurlarının daha uzun süre nemli kalmasını; daha kolay boyanmasını veya rengini daha iyi tutmasını sağlamadığı; oyun hamurlarının dokusunu ve esnekliğini etkilemediği,
  • Başvuru konusu kokuyu taşıyan oyun hamurlarının başvuru sahibi Hasbro tarafından üretilen Play-Doh oyun hamuru markalı oyun hamurları olduğunun göstermesinin bu kokunun oyun hamurları pazarındaki diğer kokular üzerinde sağladığı tek avantaj olduğu,
  • Başvuru konusu kokunun dosya kapsamında sunulan numunelerden anlaşılacağı üzere oyun hamurlarında koku kullanan diğer firmaların kokularından farklı ve ayırt edilebilir olduğu,
  • Başvuru konusu kokunun esasen başvuru sahibince eklenen katkı maddelerinin bir sonucu olduğu ve sadece buğday kullanımı ile söz konusu kokunun oluşturulamayacağı,
  • Başvuru konusu malların çeşitli beyaz renk dahil çeşitli renklerde olacağı ve tüm renklerin aynı kokuya sahip olacağı,

ifade edilmiş ve bunlara dair yazılı açıklamalar, numune ürünler ve görseller sunulmuştur.

İncelemenin neticesinde dosyada sunulan kanıtlar ve yazılı açıklamalar kapsamında USPTO uzmanı başvuru konusu kokunun ayırt edici olduğu ve tüketicilerce ticari kaynak gösteren koku olarak algılandığı konusunda ikna olmuş ve başvuru tescile bağlanmıştır.

 

 

Sunulan delillerden ve dosya kapsamından anlaşılacağı üzere başvuru konusu koku ve söz konusu kokuyu içeren oyun hamurunun tanınmışlık düzeyi kararın verilmesinde oldukça etkili olmuştur. İncelen kararda da görüleceği üzere ABD’de koku markalarının kelimelerle gösterimi geçerli gösterim olarak kabul edilmekle birlikte bu tarz başvuruların tescil edilebilmesi için kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıldığının kanıtlanması gerekmektedir.

Avrupa Birliği ile Türkiye’de ise koku markalarının koku markalarının formül, numune veya kelimelerle gösterimi şimdilik kural olarak geçerli bir gösterim kabul edilmemektedir. Ancak gelecekte “sicilde gösterilebilir olma” şartının koku markaları bakımından kabul edilebilir bir şeklinin çıkıp çıkmayacağı tartışma konusudur. Bizler burada USPTO tarafından verilen kararı ve ulusal mevzuatımız bakımından koku markaları için kabul edilebilir sicilde gösterim şartının ne olabileceğini tartışırken, Hasbro kutlamalara çoktan başlayarak takipçilerinden #Playdohscent etiketi ile en sevdikleri anılarını paylaşmalarını istemiştir.

[1] ABAD: C-273/00 sayılı ve 12 Aralık 2002 tarihli Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt kararı.

Elif AYKURT KARACA

elifaykurt904@gmail.com

Mayıs 2018