Aynı soyismini farklı kelime unsurlarıyla birlikte içeren markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı konusu, marka incelemesinde sıklıkla karşılaşılan ve yanıtı kimi durumlarda farklılık gösteren bir soru niteliğindedir. Konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yorumuna ünlü “Barbara Becker” kararını açıklayarak (http://iprgezgini.org/2014/06/03/kisi-isim-ve-soyisimlerinden-olusan-markalarda-karistirilma-olasiligi-incelemesinin-esaslari-avrupa-birligi-adalet-divani-barbara-becker-karari-c-5109/) daha önce IPR Gezgini’nde yer vermiştim. Aynı konunun Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)’nde ne şekilde değerlendirildiğini ise bu yazıda, A.B.D. Patent ve Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun 7/11/2014 tarihli “BARTON FAMILY WINERY” kararı çerçevesinde açıklamaya çalışacağım.
“Joseph Barton”, standart karakterlerle yazılı “BARTON FAMILY WINERY” markasının 33. sınıfa dahil “şaraplar” malı için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru, USPTO tarafından “alkollü içecekler, yani şaraplar” için malı için önceden tescilli “THOMAS BARTON” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddedilir. Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.
Temyiz Kurulu kararını 7 Kasım 2014 tarihinde açıklar ve takip eden gerekçelerle ret kararını yerinde bularak itirazı reddeder:
Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı, “şaraplar” – “alkollü içecekler, yani şaraplar” mallarının aynı olduğu açıktır. Malların aynı olması, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için markaların benzerliğinin derecesinin yüksekliğine duyulan ihtiyacı azaltacaktır.
Başvuru ve ret gerekçesi markanın “BARTON” kelimesini ortak olarak içermeleri nedeniyle aralarında belirli düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunmaktadır. Başvuru sahibinin “BARTON FAMILY WINERY” markası ile ret gerekçesi “THOMAS BARTON” markası karşılaştırıldığında, her iki markada da “BARTON” ibaresinin soyismi olarak algılandığı, hatta aynı şarap üreticisi aileyi işaret eden bir soyismi olarak algılanacakları düşünülmektedir. Ret gerekçesi markada yer alan “THOMAS” ibaresi yaygın kullanılan bir erkek ön ismidir ve “BARTON” kelimesi ile birlikte A.B.D.’nde kullanılabilir nitelikte bir isim – soyisim kombinasyonu oluşturulmuştur. Başvuruda yer alan “BARTON FAMILY” ibaresi, soyisimleri “BARTON” olan bir aileyi işaret eden bir adlandırma olarak algılanacaktır (family kelimesi aile anlamına gelmektedir, yazarın notu.). Bütün bunlar birlikte dikkate alındığında, önceden tescilli markanın ürünlerine aşina tüketiciler “BARTON FAMILY WINERY” markası ile karşılaştıklarında, önceki marka sahibinin sadece soyismini taşıyan bir şarap serisini üretmeye başladığını ve belirtilen markalı ürünlerin üreticisi olarak da kendi ailesini işaret eden “BARTON FAMILY” ibaresini kullanmayı tercih ettiğini düşüneceklerdir. Ret gerekçesi markada “THOMAS” ibaresinin yer alması, başvuruyu ret gerekçesi markadan yeteri derecede uzaklaştırmamaktadır. Temyiz Kurulu’nun 2014 yılında verdiği “WINSTON” kararında (Harry Winston, Inc. v. Bruce Winston Gem Corp., 111 USPQ2d 1419, 1446-7 (TTAB 2014)) belirtildiği üzere: “Başvuru sahibi BRUCE ön ismini başvuruya eklemiştir, bununla birlikte bir ön ismin, (soyismi olduğu kolaylıkla anlaşılır) bir soyismine eklenmesi sınırlı bir ayırt edicilik kapasitesine sahiptir. Bir ön ismi takip eden soyismi, kelime unsurlarının oldukça yaygın ve geleneksel biçimde kullanılması halidir ve BRUCE WINSTON markası, WINSTON kelimesiyle de tanınabilecek bir kişi ya da şirketin daha özel bir adlandırmayla belirtilmiş hali olarak yorumlanabilecektir.”
“BARTON FAMILY WINERY” markasında, “BARTON” kelime unsurunun başvurunun başlangıcını teşkil etmesi, “markanın ilk kısmı genellikle, alıcının zihnine yerleşen ve hatırlanan unsur niteliğindedir” ilkesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Buna ilaveten, başvuruda yer alan “WINERY” kelimesi şarap imalathanesi anlamına gelmektedir ve bu unsur başvurunun diğer kelime unsurları olan ”BARTON FAMILY” ibaresi ile birlikte dikkate alındığında, ilgili tüketicilerin, şarapların bir aile imalathanesinde üretildiğini düşünmesi sağlanmış durumdadır. İnceleme uzmanının gösterdiği üzere, çok sayıda şarap imalathanesi aile işletmesi olarak faaliyet göstermektedir ve bu tip işletmeler “FAMILY WINERY” adlandırmasını sıklıkla kullanmaktadır. Bu çerçevede, ilgili tüketicilerin “BARTON FAMILY WINERY” markasını, “BARTON” ailesine ait bir şarap imalathanesince üretilen şarapların ismi olarak değerlendirileceği kanaatine ulaşılmıştır. Dolayısıyla, başvurunun ilk ve en ayırt edici terimi olan “BARTON” ibaresine incelemede ağırlık vermek yerinde olacaktır. “Markanın bir unsuru diğer unsurlardan daha önemli olabilir ve markaların benzerliği incelenirken bu baskın unsura diğerlerinden daha fazla ağırlık vermek yanlış olmayacaktır.” (re National Data Corp., 753 F.2d 1056, 224 USPQ 749, 751 (Fed. Cir. 1985)) yerleşik bir ilkedir ve inceleme konusu markaya uygulanabilir niteliktedir.
Karıştırılma olasılığı incelemesinde esas olan, markalar yanyana konulması suretiyle aralarındaki farklar çerçevesinde ayırt edilip edilmediklerinin araştırılması değil, markalarla karşılaşacak kişilerin dikkate alınması suretiyle “markaların bıraktıkları ticari izlenimler itibarıyla yeteri derecede benzer olup olmadıklarının değerlendirilmesi” ve markalarla karşılaşacak kişilerin “malların ticari kaynağı konusunda taraflar arasında bağlantı kurup kurmayacağının yorumlanması”dır.
Sayılan ilkeler ışığında incelenen vakada, “BARTON FAMILY WINERY” ibaresi, ret gerekçesi “THOMAS BARTON” markasıyla ilişkili, ret gerekçesi markanın sahibinin aile işletmesini işaret eden genel bir algı oluşturacak niteliktedir.
Başvuru sahibi, “BARTON” ibaresi içeren ve farklı işletmelere ait olan 6 adet önceden tescilli markayı kanıt olarak sunmuş olsa da, bu markalar Temyiz Kurulu’nu farklı bir sonuca götürmemektedir. Fiili kullanım bulunmadığı sürece, üçüncü taraflara ait tescilli markaların kanıt gücü bulunmamaktadır, şöyle ki, bu markaların ticari kullanımda olduğu veya halkın bunlara alışkın olduğu gösterilmemiş durumdadır. Başvuru sahibinin iddiaları bütün olarak göz önüne alındığında, önceki tesciller iddiası önceki markanın zayıf bir marka olduğunu veya terimin sıklıkla kullanıldığını göstermemektedir.
Sonuç olarak; başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların aynı olması, bu nedenle aynı ticari kanalları kullandıkları ve aynı tüketicilere satıldıkları varsayımı ve markaların görsel, işitsel, kavramsal ve bütünsel olarak oluşan ticari izlenim açılarından benzerliği hususları birlikte dikkate alındığında, başvuru sahibinin “şaraplar” için tescil ettirmek istediği “BARTON FAMILY WINERY” markası ile “alkollü içecekler, yani şaraplar” için önceden tescilli “THOMAS BARTON” markası arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede, başvuru hakkında verilen ret kararı USPTO Temyiz Kurulu’nca da yerinde bulunmuştur.
Anahatlarıyla açıklamaya çalıştığımız “BARTON FAMILY WINERY” başvurusu aynı soyismini farklı kelime unsurlarıyla birlikte içeren kelime markaları hakkındaki USPTO uygulamasının, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın konu hakkındaki genel kabulleriyle oldukça benzer olduğunu göstermektedir. Adalet Divanı uygulaması, bu uygulamaya paralel olarak hazırlanmış TPE Marka Kılavuzu’ndan aktarılacak olursa (http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf, s.94): “Bir marka isim ve soyisminden oluşuyorsa, genellikle soyismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir. Bu nedenle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi içtihadında soyismi genellikle baskın unsur olarak kabul edilir. (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-11-09, p.34, James Jones – Jack & Jones; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-259-06, p.34, Manso de Velasco – Velasco; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-40-03, p.63-65, Julian Murua Entrena – Murua). Bununla birlikte değerlendirmede; soyisminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, isim-soyismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği de, bu husus toplum algısını açık biçimde etkileyeceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır.” yorumuyla karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda, soyisminin ayırt edici niteliğinin ön isme göre daha yüksek olduğu şeklindeki genel kabulü doğru yaklaşım olarak kaydettikten sonra, bu kabulün istisnalarını teşkil eden, soyisminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar göz önüne alınarak ve isim-soyismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği, tıpkı Adalet Divanı’nın “BARBARA BECKER” kararında olduğu gibi, dikkatlice değerlendirilerek karar verilmesi, kanaatimizce yerinde olacaktır.
Önder Erol Ünsal
Kasım 2014