Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Markalar Hakkında USPTO Uygulaması – Yabancı Eşitler Doktrini

right-wrong-decision-3D-Exhibits

(Görsel http://www.3dexhibits.com/Posts/2010/11/key-deciding-factor-determining-trade-show-attendance/ adresinden alınmıştır.)

Amerika Birleşik Patent ve Marka Ofisi (USPTO), yabancı dillerdeki tanımlayıcı kelimelerin tescil edilebilirliğine ilişkin değerlendirmeyi, “yabancı eşitler doktrini (foreign equivalents doctrine)” kapsamında yapmaktadır.

Yabancı dillerdeki tanımlayıcı kelimelerin tescil edilebilirliğine dair değerlendirme konusunda marka inceleme otoritelerinin birbirlerinden farklı yorumlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Konu hakkında, USPTO değerlendirmesi, ABD mahkemeleri tarafından oluşturulmuş bir doktrine dayanmakta olduğundan özellikle dikkat çekicidir. Bu yazı kapsamında, “yabancı eşitler doktrini”, USPTO internet sitesindeki marka inceleme kılavuzunda yer verilen ifadelerin ve örneklerin aktarılması yoluyla açıklanmaya çalışılacaktır. Açıklamaların İngilizce aslına http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120903g (bölüm 1209.03(g) adresinde ulaşılması mümkündür.  

“Yabancı eşitler doktrini”, kısaca, münhasıran tanımlayıcı nitelikte olan bir İngilizce kelimenin yabancı bir dildeki karşılığının tescil edilebilirliği, söz konusu İngilizce kelimenin tescil edilebilirliğinden daha fazla değildir, ifadesiyle özetlenebilir. Bir diğer deyişle, doktrine göre, İngilizcedeki tanımlayıcı bir kelime ile bu kelimenin yabancı bir dildeki karşılığının tescil edilebilirliği hakkında (aynı mallar ve hizmetler için), aynı kararın verilmesi gerekmektedir.

Doktrin çerçevesinde verilen bazı dikkat çekici mahkeme kararları ve tespitleri örneklendirilecek olursa:

N. Paper Mills, 64, F 2d 998, 1002, 17 USPQ 492, 493 (C.C.P.A. 1933) davası: “İyi bilinen modern bir yabancı dilden alınan ve bir ürün bakımından tanımlayıcı olan bir kelimenin ABD’nde aynı ürün için tescili talep edilirse, bu marka tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirilecektir.”

Tokutake Indus. Co., 87 USPQ2d 1697 (TTAB 2008) davası: Bu davada “ayumi” kelimesi ve bu kelimenin Japon karakterlerindeki yazımı, kelimenin Japonca anlamının “yürümek” olması nedeniyle “ayak giysileri” için tanımlayıcı bulunmuştur.

Oriental Daily News, Inc., 230 USPQ 637 (TTAB 1986) davası: Çince karakterle yazılı bir kelime, kelimenin karşılığının “Doğuya ilişkin (Oryantal) Günlük Haberler” olması nedeniyle “gazeteler” bakımından tanımlayıcı bulunmuştur.

Geo. A. Hormel & Co., 227 USPQ 813 (TTAB 1985) davası: Bu davada İtalyancada lezzetli anlamına gelen “saporito” kelimesi, başvuru kapsamında yer alan kurutulmuş sosisler bakımından karakteristik özellik belirttiği için tanımlayıcı bulunmuştur.

“Yabancı eşitler doktrini” mutlak surette uygulanması gerekli bir kural olmamakla birlikte, kılavuz bir ilke olarak kabul edilmektedir.

Doktrin sıradan bir ABD’li tüketicinin markayla karşılaştığında durup, yabancı kelimeyi İngilizce karşılığına çevireceğinin düşünüldüğü durumlarda uygulanacaktır (bkz. Palm Bay Imps., Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee en 1772, 396 F.3d 1369, 1377, 73 USPQ2d 1689, 1696 (Fed. Cir. 2005). Sıradan ABD’li tüketici, ilgili yabancı dil hakkında bilgisi olan ABD’li kişi anlamında kullanılmaktadır (Thomas, 79 USPQ2d 1021, 1024 (TTAB 2006). Bir diğer karara göre, sıradan ABD’li tüketici, İngilizce dışındaki bir dilde bilgili olanlar, yani normal koşullarda ilgili sözcükleri İngilizceye çevirmesi beklenebilecek kişiler dahil olmak üzere, tüm ABD’li tüketicileri kapsamaktadır (Spirits Int’l, N.V., 563 F.3d 1347, 1352, 90 USPQ2d 1489, 1492 (Fed. Cir. 2009)).

N. Paper Mills, 64, F 2d 998, 1002, 17 USPQ 492, 493 (C.C.P.A. 1933) davasında yer verilen “iyi bilinen (yaygın) – modern bir yabancı dil” tanımlaması kapsamına giren, yani doktrinin uygulamasına esas olabilecek dillerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik olarak USPTO marka inceleme kılavuzunda (bölüm 1207.01(b)(vi)(B)) takip eden açıklamalara yer vermiştir (bu açıklamalar kılavuzun karıştırılma olasılığı ile ilgili bölümünde yer almaktadır, şöyle ki yabancı eşitler doktrini, iki marka arasında karıştırılma olasılığının tespitinde de kullanılmaktadır (yani, yabancı dildeki bir kelime ile İngilizce eşanlamlısı arasındaki karıştırılma olasılığı)):

İnceleme uzmanı, ilgili yabancı dilin yaygın – modern bir dil olduğu konusunda delil sunmalıdır. Sunulacak delillerin cinsi, ilgili vakanın özel koşullarına göre farklılık gösterebilir, ancak, mümkünse, inceleme uzmanı ABD’li tüketicilerin yüzde kaçının veya kaç tanesinin ilgili dili konuştuğuna dair kanıt sunmalıdır (bu tip delillere ABD bakımından http://www.census.gov/hhes/socdemo/language/ adresinde ulaşılması mümkündür). Örneğin, başvuru sahibi tarafından sunulan ve ABD nüfusunun yalnızca %0.6’sının Fransızcayı çok iyi veya iyi konuştuğunu gösteren nüfus sayımı sonucu içeriğindeki kanıt, mahkeme tarafından, Fransızcanın ABD’nde yaygın konuşulan ve İspanyolcanın ardından ABD’nde en çok bilinen ikinci yabancı dil olduğu tespitlerine varılmasını sağlayarak, başvuru sahibinin aleyhine kullanılmıştır (bkz. Thomas, 79 USPQ2d at 1024). Benzer şekilde, ABD’nde 706,000 adet Rusça konuşan kişinin yaşadığı yönündeki kanıt, Rus dilindeki bir markanın İngilizce anlamının tüketicilerin önemli bir bölümü tarafından anlaşılacağını gösteren inandırıcı bir kanıt olarak kabul edilmiştir. (bkz. Joint Stock Co. “Baik,” 80 USPQ2d 1305, 1310 (TTAB 2006)

Bu tip kanıtlara ulaşılamaması veya kanıtların yeterli olmaması halinde, inceleme uzmanı, ilgili dilin konuşulduğu ülkenin ABD’nin önemli ticari ortaklarından birisi olduğunu veya dünya genelinde büyükçe bir nüfusun bu dili konuştuğuna dair deliller sunabilir.

Ulaşılan kanıtlar, inceleme konusu kelimenin ait olduğu dilin yüksek oranda tanınmayan veya ölü bir olduğunu gösterirse, yabancı eşitler doktrini uygulanmayacak ve yabancı dildeki kelime tanımlayıcılığın tespit edilmesi amacıyla İngilizceye çevrilmeyecektir (bkz. Palm Bay Imps., 396 F.3d at 1377, 73 USPQ2d 1689, 1696; cf. In re Spirits Int’l, N.V., 563 F.3d 1347, 1351, 90 USPQ2d 1489, 1491 (Fed. Cir. 2009); Enrique Bernat F. S.A. v. Guadalajara Inc., 210 F.3d 439, 443, 54 USPQ2d 1497, 1499 (5th Cir. 2000), reh’g denied 218 F.3d 745 (2000); cf. Gen. Cigar Co. v. G.D.M. Inc., 988 F. Supp. 647, 45 USPQ2d 1481 (S.D.N.Y. 1997). Bir dilin “ölü” bir dil olup olmadığına yönelik değerlendirme, inceleme konusu terimin ilgili tüketici kesimince algılanacağı anlam esas alınarak, vaka bazında yapılmalıdır. (Örneğin; Latince ölü bir dil olarak kabul edilmekle birlikte, ilgili tüketici kesimi halen Latince terimleri kullanıyorsa, bu durumda Latince ölü bir dil olmaktan çıkacaktır.)

Yabancı dildeki bir kelimenin İngilizce bir kelimeyle birlikte kullanılmasından oluşturulan kombinasyonlar, eğer bu kombinasyonun yarattığı ticari algı, iki İngilizce kelimenin birlikte yaratacağı algıdan farklılaşmış ise tescil edilebilir nitelikte değerlendirilebilecektir. (Örn.: Johanna Farms Inc., 8 USPQ2d 1408 (TTAB 1988) davasında “LA YOGURT” kelime kombinasyonu, “yogurt” kelimesi için mutlak bir sağlanmayacağı yönündeki şerh ile birlikte yoğurtlar için tescil edilmiştir; Sweet Victory, Inc., 228 USPQ 959 (TTAB 1986) davasında “GLACE LITE” kelime kombinasyonu dondurmalar, meyveli dondurmalar, dondurulmuş yoğurtlar ve sütlü olmayan dondurulmuş tatlılar bakımından tanımlayıcı nitelikte bulunmamıştır; Universal Package Corp., 222 USPQ 344 (TTAB 1984) davasında “LE CASE”  kelime kombinasyonu, case kelimesi için mutlak bir sağlanmayacağı yönündeki şerh ile birlikte mücevher ve hediye kutuları bakımından tescil edilmiştir.)

“Yabancı eşitler doktrini” esas alındığında, İngilizce dışındaki dillerde olsalar da tanımlayıcı anlama sahip olan kelimelerin ABD’nde tescil edilmesinin oldukça güç olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, ait olduğu dildeki anlamı itibarıyla tanımlayıcı olan kelimelerin, ABD’nde tescil ettirilmesi olasılığının düşüklüğünün, başvuru öncesi dikkate alınması gerekmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ilgili kelimenin İngilizcede anlamlı olmadığı yönündeki savunmaların, USPTO açısından kabul edilme olasılığı düşük olacaktır. Son söz olarak, doktrine ve uygulamasına yönelik ABD’nde eleştiriler getirildiğinin ve doktrinin uygulamasının orantılılık ilkesine uygun olmadığının altının çizildiğinin belirtilmesi yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Eylül 2012

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s