Etiket: ABD Patent ve Marka Ofisi

A.B.D. Marka Hukukunda Esas Sicil ve Ek Sicil Ayrımı

uspto

Marka tescil başvuruları hakkında verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda kimi zaman aynı markanın farklı ülkelerde tescil edilmiş olduğu iddiası öne sürülmekte ve bu hususu ispatlar tescil belgesi kopyaları itiraz ekinde sunulmaktadır. Önceki tescil belgesinin Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisine (USPTO) ait olması halinde, tescil belgesinin üzerinde principal register (esas sicil) veya supplemental register (ek sicil) ibareleri görülmektedir. İtiraz dilekçelerinde iddialar genellikle bu ayrımı dile getirmemekte ve basitçe markanın A.B.D.’nde tescilli olması nedeniyle Türkiye’de reddedilmesinin yerinde olmadığı savını içermektedir. Oysa ki, “esas sicil” ve “ek sicil” farklı niteliktedir ve “ek sicil” esasen esas sicile kaydedilmesi mümkün olmayan markaların farklı esaslara göre korunması amacıyla oluşturulmuştur. Bu yazıda kapsamında, A.B.D.’ndeki esas sicil ve ek sicil kavramları ve iki sicil arasındaki farklar açıklanmaya çalışılacaktır.

Yapılabilecek en basit tanımla, esas sicil, USPTO tarafından tutulan birincil sicil niteliğindedir ve esas sicilde tescil edilen markalar, tescilin sağladığı tüm haklardan yararlanabilmektedir. Esas sicilde tescil edilebilmek için markanın ayırt edici nitelikte olması şarttır.

Ek sicil de USPTO tarafından federal düzeyde tutulan bir sicil olmakla birlikte, ek sicilde kayıtlı bulunan markalar, kapsadıkları mallara veya hizmetlere ilişkin olarak münhasıran tanımlayıcı nitelikte olan veya marka olarak tescil edilebilecek derece ayırt edici gücü bulunmayan markalardır. Ek sicile kaydedilebilecek nitelikteki markaların kullanım sonucu ikincil anlam (secondary meaning – Türk mevzuatındaki karşılığı kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik) kazanma olasılıkları bulunmalıdır. Bir diğer deyişle, münhasıran tanımlayıcı nitelikte olan, ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma (ikincil anlam edinme) olasılıkları bulunan, ancak henüz kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmamış (ikincil anlam edinmemiş) nitelikteki markalar, ek sicile kaydedilmektedir.

1946 yılında Lanham Yasasının II numaralı alt bölümü ile yürürlüğe giren ek sicil uygulamasının ortaya çıkış nedeni, esas sicilde kaydedilmesi mümkün olmayan, ancak yurtdışında koruma elde edilebilmesi için ulusal düzeyde de korunması gereken markaların kaydedilebileceği ulusal bir sicil oluşturma endişesidir.

Ek sicile kaydedilen markalar, genellikle ayırt edici nitelikte bulunmayan soyisimleri, coğrafi terimler, sloganlar ve diğer tanımlayıcı sözcüklerdir. Tanımlayıcı sözcüklerin ek sicile kaydı mümkün olmakla birlikte, kullanıldıkları malların veya hizmetlerin ismi olan jenerik sözcüklerin ek sicilde de tescil edilmeleri mümkün değildir.

Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış markalar, USPTO’da esas sicile kayıt edilmekte olduğundan, ek sicile kayıt işleminin, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik anlamına gelmediği, ancak başvurunun kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma potansiyeline sahip bir marka olarak kabul edildiğini gösterdiği özellikle belirtilmelidir.   

USPTO uzmanları başvuruları incelerken res’en veya başvuru sahibinden gelecek talep üzerine başvurunun ek sicile kaydedilmesi yönünde ön karar verebilir. Bu ön kararın başvuru sahibince kabul edilmesi halinde marka ek sicile kaydedilir, başvuru sahibinin bu seçeneği kabul etmemesi durumunda ise başvuru hakkında nihai ret kararı verilir.

Ek sicilde tescilli olmanın marka sahibine sağladığı haklar, esas sicilde tescil edilmiş markaların sağladığı haklara kıyasla oldukça sınırlıdır.

Herşeyden önce, ek sicile kayıtlı markaların hükümsüzlüğüne yönelik olarak açılacak davalarda, marka sahibinin, markanın kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanarak geçerli bir marka haline geldiğini, dolayısıyla hükümsüz kılınmaması gerektiğini ispatlaması gerekecektir. Esas sicilde kayıtlı markaların hükümsüzlüğüne yönelik davalarda ise, mahkemeler markanın ayırt edici nitelikte ve tanımlayıcı olmayan bir marka olduğu ön kabulünden hareket edecek ve markanın hükümsüzlüğünü ispatlama yükümlülüğü davacı tarafa ait olacaktır.

Ayrıca ek sicilde tescil edilen markalar,  markanın sahipliğine ilişkin zımni bilgi doğurmayacak (markanın sahipliğine ilişkin zımni bilgi başkalarının aynı markayı tescil tarihinden sonra iyi niyet, masum kullanım veya genişletilmiş kullanım gibi gerekçeler öne sürülerek kullanımını engeller), markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl sonra hükümsüz kılınamaması (sessiz kalma yoluyla hak kaybı benzeri bir durum) hakkını vermeyecek, markaya tecavüz içerdiği öne sürülebilecek markaların A.B.D.’ye ithalatını engellemek için dayanak oluşturmayacaktır (bkz. http://www.jdsupra.com/legalnews/the-uspto-supplemental-trademark-registe-96898/)

Bununla birlikte, ek sicilde tescil edilmiş markalar, USPTO incelemesinde kendileriyle karıştırılma olasılığı içeren markaların ret gerekçesi olabilecek, ek sicile tescil edilmiş markalara tecavüz davaları federal mahkemelerde görülebilecektir.

Ek sicilde tescil edilmiş markaların sahipleri, A.B.D.’nde markanın tescil tarihinden sonra yeterli derecede (genellikle en az 5 yıl kesintisiz, yaygın kullanım şartı aranmaktadır) kullanımını göstermeleri halinde, kullanımla kazanılmış ayırt edicilik istisnası kapsamında markalarını esas sicilde tescil ettirmek için başvuru hakkını yeniden kullanabilirler. Ek sicilde tescil edilmiş bir markanın esas sicildeki bir tescile dönüştürülmesi mümkün değildir, marka sahibi esas sicilde tescil için muhakkak surette yeni bir başvuruda bulunmalıdır (bkz. http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/PrincipalvsSupplementalRegister.aspx.)

Ek sicilde tescil edilmiş markalar bakımından bir diğer önemli istisna ise, bu markaların ilana itiraz amacıyla bültende ilan edilmemeleridir. Bir diğer deyişle, ek sicilde kayıtlı markalar bültende ilan edilmemeleri nedeniyle üçüncü kişilerini itirazına açık mahiyette değillerdir, bununla birlikte ek sicilde tescilin ardından üçüncü kişilerin markanın hükümsüzlüğü talebiyle dava açmaları mümkündür.

Yazı boyunca yapmaya çalıştığımız açıklamalar, A.B.D.’nde ek sicilde tescil edilmiş markaların esas sicilde tescil edilmesi mümkün olmayan markalar olduğunu, başvuru kapsamındaki mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı nitelikte olan bu markaların esas sicilde kaydedilmelerinin tek yolunun ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmaları olduğunu göstermektedir. Menşe ülkelerinde esas sicile kaydedilmeleri mümkün olmayan ve bu nedenle ek sicile kaydedilen tanımlayıcı markaların ülkemizde de tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi marka sahipleri için büyük bir sürpriz olmayacaktır. Dolayısıyla, bu tip markaların menşe ülkelerinde ek sicilde tescilli olmaları nedeniyle tanımlayıcı markalar olarak kabul edilmemeleri gerektiği yönünde etkisiz bir savunma yapmak yerine, markanın, eğer varsa, kullanımını öne sürerek ret kararına karşı argümanlar geliştirmek muhtemelen daha yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

 

Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğine İlişkin USPTO İnceleme Esasları

Thinking-in-Hand(Görsel http://www.businesspundit.com/25-least-trustworthy-brands-of-the-past-decade/head-in-hands-2/ adresinden alınmıştır.)

 

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nin marka incelemesi konusundaki uygulamaları ülkemizde Avrupa Birliği Marka Tescil Ofisi (OHIM) uygulamalarına oranla daha az bilinmekte ve yakından takip edilmemektedir. Türk marka mevzuatının büyük ölçüde AB mevzuatından aktarılmış olması ve Türkiye ile AB üyesi ülkeler ve OHIM arasında daha yakın bir işbirliği olması, bu durumun temel nedenleri olarak gösterebilir. Bununla birlikte, USPTO’nun markaların benzerliğine ilişkin incelemeyi Enstitü gibi resen gerçekleştiriyor olması ve inceleme esasları hakkında detaylı kılavuzlara sahip olması, USPTO yaklaşımlarının ülkemizde de değerlendirilmesini kanaatimizce zorunlu kılmaktadır.

 

Bloğumda önceden yayınladığım birkaç yazıda USPTO inceleme kriterlerine yönelik bazı aktarımlarda ve değerlendirmelerde bulunmuştum. Okumakta olduğunuz yazıda, USPTO’nun marka başvurularına yönelik incelemesinde malların / hizmetlerin benzerliğini hangi temel esaslar çerçevesinde değerlendirdiğini aktarmaya gayret edeceğim. Aktarımda kullandığım kaynak USPTO internet sitesinde yayınlanan marka inceleme kılavuzu (bölüm 1207.01(a)’dan başlayacak şekilde) olacaktır. Kılavuzun http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120903g adresinden incelenmesi mümkündür.   

 

A.B.D. marka mevzuatında, karıştırılma olasılığı gerekçeli ret gerekçesi Marka Kanununun 2(d) sayılı maddesinde düzenleniştir. Hüküm, “Patent ve Marka Ofisinde tescil edilmiş ve hükümden düşmemiş bir markadan oluşan veya tescil edilmiş ve hükümden düşmemiş bir markayla benzerlik gösteren, … ve başvuru sahibinin malları üzerinde veya bunlarla bağlantılı olarak kullanıldığında, (tescilli markayla) karışmaya, yanılgıya veya aldanmaya yol açması muhtemel markaların” tescil taleplerinin reddedileceği hükmünü içermektedir. [Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive].

 

Hükmün yazım dili ve kullanılan İngilizce kavramlar Topluluk Marka mevzuatının (ve dolayısıyla, oradan çevrildiği haliyle Türk marka mevzuatının) yazım dilinden oldukça farklıdır (similar trademarks yerine resemble fiilinin kullanılması, identical or similar goods ifadesi yerine used on or in connection with the goods of the applicant ifadesinin kullanılması, vb.). Yazım dili farklı olmakla birlikte, ret gerekçesini düzenleyen hükmün işaret ettiği kavram, yani temel ret gerekçesi, Avrupa Birliğinde olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde de karıştırılma olasılığı kavramıdır.

 

A.B.D. mevzuatı markaların benzerliğine ilişkin incelemede kullanılacak benzerlik kavramını ayırt edilemeyecek derecede benzerlik – benzerlik şeklinde kategorilere bölmemiştir. Türk marka mevzuatında, resen benzerlik incelemesinde kullanılacak kavram setinin, itiraz üzerine yapılacak incelemede kullanılacak kavram setinden farklılaştırılması (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, benzerlik) biçiminde karşımıza çıkan, kavram çokluğu (karmaşası), A.B.D. bakımından söz konusu değildir.  (Topluluk Marka Direktifi veya Tüzüğünde de Türkiye’deki farklılaştırılmış kavramlara dayanak bir ayırım yer almamaktadır, bu konudaki ayrıntılı değerlendirmelerim bloğumda önceden yayınlanan yazılarımda incelenebilir.)

 

USPTO marka kılavuzunun, markaların benzerliği ile ilgili kısmı bu yazı kapsamında ele alınmayacak ve yazı içeriğinde malların / hizmetlerin benzerliği ile ilgili kısımlar üzerinde yoğunlaşılacaktır.

 

Yazının önceki paragraflarında yer verildiği üzere, A.B.D. marka mevzuatında ve USPTO marka inceleme kılavuzunda benzer mal / hizmet şeklinde bir kavram kullanılmamıştır. Bunun yerine mevzuatta tercih edilen kavram “bağlantılı (in connection with) mal” kavramı, kılavuzda tercih edilen terim ise “malların / hizmetlerin ilintili (ilişkili) olması (relatedness of the goods or services)” terimidir.

 

Kılavuza göre; madde 2(d) kapsamında yapılan incelemede, karıştırılma olasılığı sonucuna varmak için, malların ve/veya hizmetlerin aynı veya birbirlerini tamamlayıcı olması şart değildir. (In re Iolo Techs., LLC, 95 USPQ2d 1498, 1499 (TTAB 2010); In re G.B.I. Tile & Stone, Inc., 92 USPQ2d 1366, 1368 (TTAB 2009)) Önemli olan husus, malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle karıştırılması değil, halkın (ilgili tüketici kesiminin) bunların kaynağına ilişkin olarak yanılgıya düşüp düşmeyeceğidir. (Recot Inc. v. M.C. Becton, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894, 1898 (Fed. Cir. 2000)) İnceleme konusu mallar, türlerine ilişkin olarak birbirlerinden farklı ve bu nedenle ilişkili olmasa da, aynı mallar ilgili tüketici grubunun zihninde malların kaynağına ilişkin olarak, bağlantılı olabilirler. Karıştırılma olasılığı analizinde dikkate alınması gereken ilişki budur. (In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689 (Fed. Cir. 1993); Safety-Kleen Corp. v. Dresser Indus., Inc., 518 F.2d 1399, 1403-04, 186 USPQ 476, 480 (C.C.P.A. 1975); In re Ass’n of the U.S. Army, 85 USPQ2d 1264, 1270 (TTAB 2007)) Başvuru sahibinin ve tescil sahibinin mallarının ve/veya hizmetlerinin bir şekilde bağlantılı olması veya malların ve/veya hizmetlerin pazarlamalarını etkileyen koşulların, kullanılan markalar dikkate alınarak, malların ve/veya hizmetlerin aynı kaynaktan geldiklerine dair yanlış bir kanıya yol açması, yeterlidir. (On-line Careline Inc. v. America Online Inc., 229 F.3d 1080, 56 USPQ2d 1471 (Fed. Cir. 2000) (“internet bağlantı hizmetleri” için ON-LINE TODAY markası ile “elektronik yayıncılık” için ONLINE TODAY markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Martin’s Famous Pastry Shoppe, Inc., 748 F.2d 1565, 223 USPQ 1289 (Fed. Cir. 1984) (“buğday kepeği ve ballı ekmek” için MARTIN’S markası ile “peynir” için MARTIN’S  markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Toshiba Med. Sys. Corp., 91 USPQ2d 1266 (TTAB 2009) (“MRI teşhis cihazları” için VANTAGE TITAN markası ile “tıbbi ultrason cihazları” için TITAN markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; L.C. Licensing, Inc. v. Berman, 86 USPQ2d 1883 (TTAB 2008) (“sipariş üzerine üretilen otomobil aksesuarları”  için  ENYCE markası ile “çeşitli şehir tarzı giysiler ve aksesuarlar” için ENYCE markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Corning Glass Works, 229 USPQ 65 (TTAB 1985) (“kan gazı analiz cihazlarında önceden belirlenmiş çözülmüş gaz değerlerini dengelemek için tamponlayıcı çözeltiler” için CONFIRM markası ile “laboratuvarda kullanım için tanılayıcı kan reaktif maddeleri” için CONFIRMCELLS markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır.)

 

Buna karşılık, mallar veya hizmetler bağlantılı değilse veya markalar aynı olsa da, mallar veya hizmetler, aynı kaynaktan geldikleri izlenimini doğurmayacak şekilde pazarlanıyorsa, karıştırılma ortaya çıkmayacaktır.  (Shen Mfg.Co. v. Ritz Hotel Ltd., 393 F.3d 1238, 1244-45, 73 USPQ2d 1350, 1356 (Fed. Cir. 2004) (Temyiz kurulunun “pişirme ve şarap seçimi dersleri” için RITZ markası ile “mutfak testilleri” için RITZ markası arasında karıştırılma olasılığı bulunduğu yönündeki kararı, ilgili malların ve hizmetlerin ilişkisi somut kanıtlarla ispatlanmadığı için mahkeme tarafından bozulmuştur; Local Trademarks, Inc. v. Handy Boys Inc., 16 USPQ2d 1156, 1158 (TTAB 1990) (“sıvı boru açıcılar” ve “tesisat konusunda reklamcılık hizmetleri” çok farklı olduğundan,  mallar ve hizmetler aynı markalarla sunulsa da, markalar arasında karıştırılmanın ortaya çıkmayacağı  sonucuna varılmıştır; Quartz Radiation Corp. v. Comm/Scope Co., 1 USPQ2d 1668, 1669 (TTAB 1986) (“koaksiyel kablolar” için QR markası ile “fotokopi, çizim, ozalit baskı cihazları” için QR markası arasında malların niteliği, amacı, promosyon yöntemi, alıcı kitlesi gibi farklılıklar nedeniyle karıştırılma ihtimalinin oluşmayacağı sonucuna varılmıştır.)

 

Malların ve/veya hizmetlerin ilişkisi değerlendirilirken, inceleme konusu markaların benzerliği yüksekse, karıştırılma olasılığını destekleyecek bir bulguya erişmek için malların veya hizmetlerin benzerliğinin yüksekliğine ihtiyaç azalacaktır. (In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689 (Fed. Cir. 1993); In re Iolo Techs., LLC, 95 USPQ2d 1498, 1499 (TTAB 2010); In re Opus One Inc., 60 USPQ2d 1812, 1815 (TTAB 2001)) Markalar aynı veya esas olarak aynıysa, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşmak için malların ve/veya hizmetlerin ilişkinin, markalar arasında farklılıklar olduğu hallerdekine yakın olması gerekli değildir. (Shell Oil, 992 F.2d at 1207, 26 USPQ2d at 1689; In re Davey Prods. Pty Ltd., 92 USPQ2d 1198, 1202 (TTAB 2009); In re Thor Tech, Inc., 90 USPQ2d 1634, 1636 (TTAB 2009)) Bazı hallerde, yerleşmiş piyasa alışkanlıkları nedeniyle, aynı markaların birbirleriyle ilişkili olmayan mallar veya hizmetleri için kullanımı karıştırılma olasılığına yol açabilir.

 

USPTO marka inceleme kılavuzunun, başlık 1207.01(a)(ii)’ye göre inceleme sırasında mallar ve hizmetler arasında ilişki kurulabilir. Aynı veya benzer markalar arasında, markaların biri malları, diğeri o malları kapsayan hizmetleri içerdiğinde karıştırılmanın ortaya çıkabileceği bilinmektedir.

 

Benzer markalar arasında, markalar biri yiyecek ve içecek ürünlerini diğeri restoran hizmetlerini kapsarken sıklıkla karıştırılma olasılığı tespit edilirken, bu sonucu doğurur içerikte genel bir kural yoktur. Bu çerçevede, bu tip malların ve hizmetlerin ilişkili oldukları varsayım olarak kabul edilmemeli ve kantılar, benzer, hatta aynı markaların gıda ürünleri ve restoran hizmetleri için kullanıldığının ötesinde “daha fazla” (something more) bağlantı sunmalıdır. Gıda – içecek ürünleri ve restoran hizmetleri arasında aranan “daha fazla” (something more) bağlantının ne olabileceğine ilişkin bilginin, USPTO marka inceleme kılavuzunun 1207.01(a)(ii)(A) numaralı başlığından detaylı olarak incelenmesi mümkündür.  

 

Taraflardan birinin mallarının veya hizmetlerinin niteliği ve kapsamı başvuru veya tescilde sayılan mallar veya hizmetler esas alınarak değerlendirilmelidir.

 

Tescil kapsamında mallar veya hizmetler geniş olarak tarif edildiyse ve malların / hizmetlerin niteliklerine, türlerine, ticari kanallarına veya alıcı kesimine yönelik olarak bir sınırlandırma yoksa, tescilin tarif edilen tür kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığı, normal ticari kanallardan sunulduğu ve tüm alıcı kitlelerine hitap ettiği kabul edilir. (re Thor Tech, Inc., 90 USPQ2d 1634, 1638 (TTAB 2009) “Tescil sahibinin mal tanımlasına kısıtlama veya sınırlandırma getirme yetkimiz bulunmamaktadır.”; re Jump Designs, LLC, 80 USPQ2d 1370, 1374 (TTAB 2006). “Benzer bulunan tescilli marka geniş bir mal veya hizmet tanımlaması içerirken, başvuru sahibinin mallarını daha dar biçimde belirtmesi tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaz.”; re Linkvest S.A., 24 USPQ2d 1716 (TTAB 1992) “Tescilli marka sahibinin mallarının “manyetik disklere kaydedilmiş bilgisayar programları” olarak programların türüne veya kullanım alanına ilişkin kısıtlama yapılmadan belirtildiği dikkate alındığında, tescil sahibinin mallarının, ticari kanalların aynı olması ve bu malların tüm tüketicilerine hitap edilmesi gerekçeleriyle, başvuru sahibince piyasaya sürülen programlar dahil olmak üzere, tüm bilgisayar programlarını kapsadığı kabul edilmelidir.”; re Diet Ctr., Inc., 4 USPQ2d 1975 (TTAB 1987) “Başvuru sahibi malların yalnızca kilo verme hizmetleri sunan franchise outletler tarafından satıldığını belirterek listesini sınırlandırmış olsa da, karşı gösterilen tescil ticari kanallara, tüketici sınıfına ilişkin bir sınırlandırma içermediğinden, tescilli marka sahibinin mallarının ticaretin olağan kanalları aracılığıyla sunulduğu kabul edilmelidir.”; re Uncle Sam Chem. Co., 229 USPQ 233 (TTAB 1986) “Başvuru sahibinin temizlik müstahzarları ve yağ sökücüleri endüstriyel ve kurumsal kullanıma yönelik olarak sınırlandırılmış olsa da, tescil sahibinin ahşap ve mobilya temizliği için sıvı müstahzarlar malları, belirli bir ticari kanalla veya alıcı sınıfıyla sınırlandırılmamış olduğundan, bu malların endüstriyel ve kurumsal amaçla da kullanılabilecekleri varsayılabilir.”)

 

Benzer şekilde, başvuru sahibinin mallarını veya hizmetlerini geniş biçimde tanımlaması ve bu tanımlamanın tescil edilmiş benzer bir markanın kapsadığı malları veya hizmetleri içermesi durumunda da karıştırılma olasılığı ortaya çıkabilir. (re Fiesta Palms LLC, 85 USPQ2d 1360 (TTAB 2007) (“casino hizmetleri” için CLUB PALMS MVP markası ile “seçilmiş müşterilere özel tanıtım kartları aracılığıyla sunulan casino hizmetleri” için MVP markası karıştırılma olasılığına yol açabilir içerikte değerlendirilmiştir); re Equitable Bancorporation, 229 USPQ 709 (TTAB 1986) (“bankacılık hizmetleri” için RESPONSE markası ile “24 saat açık vezne makineleri aracılığıyla sağlanan bankacılık hizmetleri” için RESPONSE CARD markası karıştırılma olasılığına yol açabilir içerikte değerlendirilmiştir.)

 

USPTO marka inceleme kılavuzunun malların ve hizmetlerin benzerliği ile ilgili kısmında 1207.01(a)(iv) numaralı başlık enstitü uygulaması ile kıyas bakımından özellikle önemlidir. -No “per se” rule- başlığının “her duruma uygulanabilir kurallar yoktur” şeklinde kabaca Türkçeye çevrilmesi mümkündür. (per se rule:  a generalized rule applied without consideration for specific circumstances. http://research.lawyers.com/glossary/per-se-rule.html)

 

-No “per se” rule-  uygulamasına göre; her vakayı oluşturan şartlar birbirinden farklıdır ve her vakanın şartlarına göre ilgili du Pont faktörlerine verilecek ağırlık farklı olabilir. Bu nedenle, belirli malların veya hizmetlerin her durumda ilişkili olduğu, bunları kapsayan benzer markaların kullanımından dolayı karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasının zorunlu olduğu biçiminde bir kural olması mümkün değildir. (re White Rock Distilleries Inc., 92 USPQ2d 1282, 1285 (TTAB 2009) (alkollü içeceklere ilişkin); Info. Res. Inc. v. X*Press Info. Servs., 6 USPQ2d 1034, 1038 (TTAB 1988) (bilgisayar yazılım ve donanımına ilişkin); Hi-Country Foods Corp. v. Hi Country Beef Jerky, 4 USPQ2d 1169, 1171-72 (TTAB 1987) (gıda maddelerine ilişkin); re Quadram Corp., 228 USPQ 863, 865 (TTAB 1985) (bilgisayar yazılım ve donanımına ilişkin); In re British Bulldog, Ltd., 224 USPQ 854, 855-56 (TTAB 1984) (giysilere ilişkin); M2 Software, Inc. v. M2 Commc’ns, Inc., 450 F.3d 1378, 1383, 78 USPQ2d 1944, 1947-48 (Fed. Cir. 2006) (Yazılım bağlantılı mallar, sadece aynı medya formatında sunuldukları için ilişkili olarak kabul edilemezler, bunun yerine ana konu (amaç) içerikli bir analiz daha uygundur.)

 

“Ticaretin genişlemesi doktrini (expansion of trade)” USPTO tarafından resen yapılacak benzerlik incelemesinde sınırlı uygulama alanı bulacaktır. “Tek taraflı işlemlerde Ofisin, başvuruya karşı gösterilen tescilli markanın mallarını veya hizmetlerini genişlettiğini veya genişleteceğini göstermesi gerekli değildir.” (re 1st USA Realty Prof’ls, Inc., 84 USPQ2d 1581, 1584 & n.4 (TTAB 2007); re Kysela Pere et Fils, Ltd., 98 USPQ2d 1261, 1266 (TTAB 2011)) “Ticaretin genişlemesi doktrini”, genellikle taraflar arası işlemlerde, itiraz eden önceki marka sahibinin, markası kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin kullanımından kaynaklanan önceliğinin, yeni başvurunun kapsadığı malları veya hizmetlerin itiraz sahibinin genişlemesinin doğal kapsamında yer alması nedeniyle, söz konusu malları veya hizmetleri de içerecek biçimde genişletilmesini talep ettiği durumlarda uygulanır.

 

İnceleme uzmanı, karıştırılma olasılığı tespitini desteklemek için malların ve/veya hizmetlerin ilişkili olduğunu gösteren deliller sunmak zorundadır. Malların ve/veya hizmetlerin ilişkili olduğunu gösteren kanıtlar, gazete haberleri veya ilgili malların ve/veya hizmetlerin birlikte veya aynı tüketici grubunca kullanıldığını bilgisayar çıktıları, malların ve/veya hizmetlerin reklamının birlikte yapıldığını veya malların ve/veya hizmetlerin aynı satıcı tarafından birlikte satıldığını gösteren reklamlar veya hem başvuru sahibinin hem de önceki marka sahibinin mallarını / hizmetlerini içeren aynı markanın önceki kullanıma dayalı tescillerinin kopyaları olabilir.  

 

Yazı boyunca gösterilemeye çalışıldığı üzere, malların ve/veya hizmetlerin benzerliği USPTO’da, önceden belirlenmiş benzer mal / hizmet listelerinin kullanımı veya sınıf esaslı benzerlik incelemesi yöntemleriyle değil, mal veya hizmet listelerinin kapsamlarının detaylı olarak değerlendirilmesi yoluyla yapılmaktadır. Türk marka inceleme sistemine paralel biçimde markaların benzerliğini resen inceleyen A.B.D. sisteminde, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğinin –Türk inceleme sisteminin tersine- şablonculuktan uzak gerçekçi biçimde yapılması şüphesiz ideal durumdur. Buna karşılık, USPTO’nun aldığı başvuruları oluşturan mal veya hizmet listelerinin genellikle birkaç maldan veya hizmetten oluşuyor olmasına karşılık, Enstitü pratiğinde karşılaşılan başvuruların büyük çoğunluğunun ilgili sınıflardaki tüm malları veya hizmetleri kapsama (sınıf kapatma olarak ifade edilen yöntem) amacıyla yapılması gerçeği, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğine ilişkin değerlendirmenin USPTO gibi bir sistemle yapılması olasılığını, Enstitü için kanaatimizce ortadan kaldırmaktadır. Gelecek yıllarda başvuru sahiplerinin ve marka vekillerinin, kopyala – yapıştır usulü başvuru yapma yöntemini terk etmeleri, marka inceleme sisteminin daha sağlıklı işlemesini sağlayacak ve Enstitü kararlarının kalitesini artıracaktır.    

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2012