Etiket: wipo

Neden 26 Nisan? Dünya Fikri Mülkiyet Gününüz Kutlu Olsun!

Bugün 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Gününün içinde bulunuyoruz ve gün dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kısa yazıda yıllardır kutlanan ve camiamız için özel bir gün olduğunu kabul ettiğimiz Dünya Fikri Mülkiyet Gününün tarihçesinden ve neden 26 Nisan’da kutlandığından bahsedeceğiz.

1999 yılının Ağustos ayında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) yıllık genel kurulu öncesinde, Çin Halk Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ofisi, WIPO Genel Müdürüne aşağıdaki yazılı teklifi gönderir.

Teklifte; 21. yüzyılda fikri mülkiyetin sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen en önemli faktörlerden birisi olacağı, fikri mülkiyet haklarının gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkeler bakımından önemi gibi hususlardan bahsedilerek ve fikri mülkiyet hakları konusunda toplumun farkındalığının yükseltilmesi gerekliliğinin altı çizilerek, 26 Nisan gününün WIPO tarafından “Dünya Fikri Mülkiyet Günü” olarak kabul edilmesi ve her yıl anılan tarihte kutlanması önerilmektedir.

26 Nisan gününün seçilmesinin nedeni, WIPO’nun resmi anlamda kuruluşunu simgeleyen Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünü Kuran Sözleşmenin 26 Nisan 1970 tarihinde yürürlüğe girmesidir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin önerisi 1999 yılı WIPO Genel Kurulunun gündemine alınır ve teklif kabul edilir.

2000 yılından itibaren de 26 Nisan günü tüm dünyada Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanmaya başlar.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü 2001 yılından itibaren her yıl farklı bir temayla kutlanmaktadır. Bu temaları listeleyelim: (bkz.
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvV29ybGRfSW50ZWxsZWN0dWFsX1Byb3BlcnR5X0RheQ)

2001 – Geleceği Bugün Yaratmak (Creating the Future Today)

2002 – Yaratıcılığı Cesaretlendirmek (Encouraging Creativity)

2003 – Fikri Mülkiyeti İşiniz Yapın (Make Intellectual Property Your Business)

2004 – Yaratıcılığı Cesaretlendirmek (Encouraging Creativity)

2005 – Düşün, Hayal Et, Yarat (Think, Imagine, Create)

2006 – Bir Fikirle Başlar (It Starts with an Idea)

2007 – Yaratıcılığı Cesaretlendirmek (Encouraging Creativity)

2008 – İnovasyonu Kutlamak ve Fikri Mülkiyet İçin Saygıyı Teşvik Etmek (Celebrating innovation and promoting respect for intellectual property)

2009 – Yeşil İnovasyon (Green Innovation)

2010 – İnovasyon – Dünyayı Bağlamak (Innovation – Linking the World)

2011 – Geleceği Tasarlamak (Designing the Future)

2012 – Vizyon Sahibi Mucitler (Visionary Innovators)

2013 – Yaratıcılık – Yeni Nesil (Creativity – The Next Generation)

2014 – Sinema Filmleri Bir Küresel Tutku (Movies – a Global Passion)

2015 – Yerinden Kalk, Ayağa Kalk. Müzik İçin (Get Up, Stand Up. For Music.)

2016 – Dijital Yaratıcılık: Kültürü Yeniden Hayal Etmek (Digital Creativity: Culture Reimagined.)

2017 – İnovasyon – Yaşamı Geliştirmek (Innovation – Improving Lives)

2018 – Değişimi Güçlendirmek: İnovasyon ve Yaratıcılıkta Kadınlar (Powering Change: Women in Innovation and Creativity)

2019 – Altına Uzanmak: Fikri Mülkiyet ve Spor (Reach for Gold: IP and Sports)

WIPO internet sayfasında Dünya Fikri Günü için özel bir sayfa yer almaktadır:
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

Sayfa içeriğinde bu özel gün için dünya genelindeki etkinlikleri gösteren özel bir haritada bulunmaktadır. Bu haritanın
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2019/map.html bağlantısından görülmesi mümkündür. Haritada 2019 yılında Türkiye’de düzenlenen 11 etkinliğe yer verilmiştir. (Etkinlik organizatörleri haritaya kayıt için WIPO’ya etkinlik hakkında bildirim yapmalıdır.)

Dünya Fikri Mülkiyet Gününün kısa tarihçesini aktardığımız yazının,
26 Nisan simgesel tarihinin neden seçildiği ve günün ana teması hakkında okuyucularımıza fikir verdiğini umuyoruz.

Simgesel tarihin IPR Gezgini için pek önemi yok, bize her gün 26 Nisan!

Dünya Fikri Mülkiyet Gününüz kutlu olsun.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

unsalonderol@gmail.com

Cezayir de Madrid Protokolü’ne Katıldı – Elveda Madrid Andlaşması!

Madrid-WIPO

Yıllardır süren bekleyiş nihayet sona erdi!

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) internet sitesinde 7 Ağustos 2015 tarihinde yapılan duyuruya göre (http://www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news_0016.html), Cezayir Madrid Protokolü’ne katılıyor.

Markaların uluslararası tescili amaçlı Madrid Sistemi, 1892 yılında yürürlüğe giren Madrid Andlaşması ve 1996 yılında yürürlüğe giren Madrid Protokolü’nden oluşan iki anlaşmalı bir yapıyla sürdürülmektedir.

Madrid Andlaşması’nın dezavantajlarını ortadan kaldırma amacıyla Madrid Protokolü kabul edilmiş olmasına rağmen, Andlaşma tarafı ülkelerin bir kısmının Prokotol’e taraf olmaması nedeniyle, WIPO iki anlaşmayla çalışma sisteminin zorluklarını yaklaşık 20 senedir yaşamaktaydı.

Protokol’e taraf olmayan tek andlaşma ülkesi olarak kalan Cezayir, 31 Temmuz 2015 tarihinde, Protokol’e katılım belgesini WIPO Genel Müdürü’ne teslim etti. Protokol Cezayir bakımından 31 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.

31 Ekim 2015 tarihinden itibaren, Madrid Sistemi çerçevesinde yapılacak tüm uluslararası tesciller sadece Madrid Protokolü hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve bu yolla iki anlaşmalı bir sistemi yürütmenin bürokratik zorlukları WIPO açısından ortadan kalkacak.

Madrid Sistemi an itibarıyla 95 üye ülkeye ulaşmış durumda ve WIPO’nun en etkin ve yaygın biçimde kullanılan uluslararası tescil sistemi konumunda.

madridüye

1999 yılında Madrid Protokolü, Türkiye bakımından yürürlüğe girdiğinde, bu satırların yazarı Türk Patent Enstitüsü’nün Madrid Protokolü işlemlerini yürüten biriminde çalışmaktaydı ve Türkiye, Protokol’ün 29. üye ülkesiydi. Protokol’ün 20 yıldan kısa süre içerisinde ulaştığı yaygınlık göz önüne alındığında, yakın gelecekte uuslararası marka tescil sistemine dahil olmayan çok az sayıda ülke kalacağı kolaylıkla öngörülmektedir.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2015

unsalonderol@gmail.com

Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıklarının Kapsamı Hakkında A.B.D. ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Türkiye Bakımından Kısa Değerlendirme

Bu yazı ilk olarak Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Derneği (AIPPI) Türkiye Ulusal Grubunun Bülteni “Fikri Gündem” dergisinin Ağustos 2014 sayısında yayınlanmıştır. Fikri Gündem’e http://www.aippiturkey.org/yonetim/files/fikri_gundem_sayi_5.pdf linkinden erişilmesi mümkündür. 

labirent

I- Giriş

Marka tescilinde malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla kullanılan Nicé sınıflandırması, sınıflandırmanın yapısı ve ulusal ofislerdeki uygulama biçimi, önceki markalarla benzerlik açısından yapılan değerlendirme başta olmak üzere, birçok ülkede marka incelemesini doğrudan etkiler niteliktedir. Sınıflandırma ve uygulama biçiminin incelemeye etkisi özellikle Türkiye’de oldukça kuvvetlidir. Buna karşın, sınıflandırma ülkemizde incelemeye yaptığı etki ölçüsünde bilinmemekte ve tartışılmamaktadır. Bu yazı, sınıflandırmanın incelemeye etkisinin ortaya çıktığı alanlardan birisi olan Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları (class headings) kavramının açıklanması, sınıf başlıklarının kapsamının Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) ne şekilde değerlendirildiğini gösteren USPTO Temyiz Kurulu’nun 2014 yılına ait “FIAT 500” kararı ile konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile OHIM uygulamasının ana çerçevesini oluşturan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararının aktarılması ve bunun ardından konunun Türkiye bakımından da tartışılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

II- Nicé Sınıflandırması ve Sınıf Başlıkları

 

Nicé sınıflandırması, en basit biçimde, markaların tescilinde kullanım için malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla oluşturulan uluslararası bir sistem olarak tanımlanabilir. Nicé sınıflandırması, 1957 yılında uygulamaya giren Nicé Andlaşması ile oluşturulmuştur ve sınıflandırmanın uzmanlar komitesinin (uzmanlar komitesi andlaşma üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşmaktadır) teklifleri çerçevesinde belirli aralıklarla güncellenmektedir.

Nicé sınıflandırması 2014 yılı itibarıyla 45 sınıftan oluşmaktadır. Bu sınıflardan 34 adedi mallara, kalan 11 sınıf ise hizmetlere aittir. Sınıf sayısının artırılması, yani mevcut sınıfların gelecekte yeni sınıflara bölünerek yeni sınıfların oluşturulması, andlaşma kapsamında öngörülen prosedürler çerçevesinde mümkündür.

Uluslararası sınıflandırmayı kuran Nicé Andlaşması’nın ikinci maddesi, sınıflandırmanın hukuki etkisini ve kullanımını düzenlemektedir. Anılan maddenin birinci fıkrasında, andlaşmada doğrudan düzenlenen kurallar dışında, andlaşmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı ve anlaşmanın taraf ülkeleri herhangi bir markaya sağlanan koruma kapsamının değerlendirilmesi açısından bağlamayacağı belirtilmektedir. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere Nicé Andlaşması malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, andlaşmada, sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir.

Nicé sınıflandırmasında sınıflar dışında alt sınıflar, gruplar veya alt gruplar yoktur. Alt sınıf, grup veya alt gruplar, andlaşma tarafı ülkelerin bir kısmı tarafından uygulamaya konulan iç düzenlemeler niteliğindedir. Türkiye’de kullanılan ve mal ve hizmet sınıflandırması tebliğ ile oluşturulan gruplandırma (alt grup) sistemi Türkiye’ye özgüdür ve bu tip düzenlemelerin andlaşma tarafı diğer ülkeler bakımından bağlayıcılığı yoktur.

Nicé sınıflandırmasında yer alan sınıfların tamamı, sınıf içeriğinde bulunan malların veya hizmetlerin genel niteliğini belirten sınıf başlıklarına (class headings) sahiptir.[1] Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) sınıf başlıklarının amacını, “Sınıf başlıkları, mal ve hizmetlerin esas itibarıyla ait oldukları alanları genel şekilde belirtir.”[2] ifadesiyle açıklamaktadır. Sınıf başlıklarının altında yer alan açıklayıcı notlar (explanatory notes) ise ilgili sınıfın kapsamının daha net biçimde anlaşılmasını sağlayacak verileri içermektedir. Açıklayıcı notların ardından gelen alfabetik liste (alphabetical list), ilgili sınıfın kapsamına giren malların veya hizmetlerin ismen alfabetik biçimde sıralanmasından oluşmaktadır. Genel başlıklar, açıklayıcı notlar ve alfabetik liste kullanılmasına rağmen bir mal veya hizmetin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilememesi durumunda ise genel sınıflandırma ilkeleri (bunlara bu yazı kapsamında yer verilmeyecektir) kullanılarak, malın veya hizmetin ait olduğu sınıf belirlenecektir.

Bu yazıda üzerinde yoğunlaşılacak sınıf başlıkları, ilgili sınıfın kapsamı hakkında genel bilgi vermeyi amaçlayan kısa listelerdir. Sınıf başlıkları kimi durumlarda birkaç kelimeden (Örneğin, Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri), kimi durumlarda ise daha uzun ifadelerden oluşur (Örneğin, Sınıf 21: Ev içi kullanım ve mutfak aletleri ve kapları; taraklar ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırçalama malzemeleri; temizlik amaçlı malzemeler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş halde cam (binalarda kullanılan cam hariç); diğer sınıflarda yer almayan cam, porselen ve seramik eşyalar.).

Sınıf başlıklarını oluşturan ifadeler, kimi durumlarda ilgili sınıfın kapsamını çok net biçimde çizmekte ve ilgili malların veya hizmetlerin neredeyse tamamını kapsayacak içerikte olmakla birlikte (Örneğin, Sınıf 33: Alkollü içecekler (biralar hariç).), bu ifadeler bazı sınıflarda ilgili sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsama yeterliliğinden uzaktır. Dolayısıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla yapılan başvuruların veya tescil edilen markaların ilgili sınıflarda yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsayıp kapsamadığı veya ne kadarını kapsadığı soruları tescil otoriteleri ve yargı açısından önemli tartışmalara yol açmaktadır.

 

III- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Uygulaması ve USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” Kararı

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uygulamasında Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının çoğunluğu, başlangıçtan bu yana çok geniş (kapsamı belirsiz) ifadeler olarak kabul edilmekte ve açıklanmaları istenmektedir. Bu uygulama, diğer ülkelerde kapsamı oldukça belirli olan terimlerin de açıklanmasının talep edilmesini yanında getirdiğinden, A.B.D.’ye özgü ve diğer ülkelerden farklılaşmış bir uygulama niteliği göstermektedir. A.B.D. uygulaması mevcut haliyle, özellikle Madrid Protokolü kapsamında A.B.D. için uluslararası tescil başvurusu yapan başvuru sahiplerini zorlamaktadır. Şöyle ki, dünyanın diğer ülkelerinde kabul edilen çok sayıda terim (sınıf başlıkları dahil olmak üzere), A.B.D. tarafından kabul edilmediğinden, başvuruların mal ve hizmet listelerinin hazırlanmasından ardından, A.B.D. için mal ve hizmet sınırlandırması yapılmakta ve daha detaylı listeler düzenlenmektedir. USPTO tarafından kabul edilen mal ve hizmet tanımlamalarına http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html adresinden ulaşılması mümkündür.

USPTO’nun, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki uygulaması, USPTO inceleme kılavuzunda takip eden ifadelerle yer almaktadır: “Yabancı tesciller, malları ve hizmetleri çoğunlukla geniş ifadelerle belirtmektedir. Birçok durumda, mal ve hizmet tanımı, ilgili sınıfın sınıf başlığından oluşmaktadır. Bu tip geniş kapsamlı tanımlar A.B.D. başvurularında genel olarak kabul edilmemektedir. Yabancı tescil geniş kapsamlı bir ifade içerse de, A.B.D. başvurusunda, mal ve hizmet tanımlaması açık ve kesin olmalıdır.”[3]

USPTO uygulamasında, mal ve hizmet listelerinde yer alan terimlerin kapsamı belirlenirken “sıradan anlam (ordinary meaning)” testi uygulanmaktadır. Sıradan anlam testi, uzmanın inceleme esnasında, malı veya hizmeti ifade eden terimi, Nicé sınıfı numarasıyla değil, sıradan kelime anlamıyla değerlendirmesi anlamına gelmektedir. Malın veya hizmetin Nicé sınıfı numarası, yapılabilecek işlemlerin kapsamını sınırlandırmayacaktır. Mal ve hizmet listesini oluşturan terimlerin bir sınıfın sınıf başlığından oluştuğu durumlarda, USPTO terimlerin kapsamını belirlemek için kelimelerin sıradan anlamını dikkate alacaktır. Bu doğrultuda, başvuru sahibi, mal ve hizmet listesinde değişiklik yapmak isterse ve bu değişiklik, sınıf başlığının kelime anlamı kapsamına girmemekle birlikte ilgili sınıfta yer alan bir terimin mal ve hizmet listesine eklenmesine yönelik olursa, USPTO bu yöndeki değişiklik talebini kabul etmeyecektir.[4]

USPTO’nun Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki değerlendirmesinin daha kolay biçimde anlaşılabilmesini sağlayacak en güncel karar, USPTO Temyiz Kurulu’nun 31/01/2014 tarihli “FIAT 500” kararıdır.[5]

USPTO Temyiz Kurulu, kurum uzmanlarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelendiği kurumun nihai karar organıdır. USPTO Temyiz Kurulu’nun bazı kararları emsal niteliği taşıyan (precedential) kararlardır. Emsal niteliği taşıyan kararlar, karar yayınlanırken USPTO tarafından bu isimle adlandırılmakta, benzer argümanları içeren itirazların değerlendirilmesinde esas alınmakta ve bağlayıcı nitelik göstermektedir.

Bu yazı kapsamında açıklanacak olan “FIAT 500” kararı, USPTO Temyiz Kurulu’nun emsal niteliği taşıyan kararlarından birisidir.

İtalyan menşeili “FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATIONS S.P.A.” firması standart karakterlerde yazılı “FIAT 500” markasının çeşitli ülkelerde tescil edilmesi amacıyla Madrid Protokolü kapsamında bir uluslararası marka tescil başvurusu yapar. Uluslararası sicilde 1082074 sayıyla kaydedilen markanın tescil amacıyla yöneltildiği ülkelerden birisi de A.B.D.’dir. Uluslararası marka tescil başvurusunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”[6]de yer almaktadır.

USPTO uzmanı, başvurunun mal ve hizmet listesinde yer alan bazı terimlerin çok geniş kapsamlı ifadeler olduğu tespitiyle başvuruyu reddeder. Başvuru sahibi ret kararının ardından yaptığı itirazla, mal ve hizmet listesinde çeşitli düzenlemeler yapılmasını ve ret kararının kaldırılmasını talep eder.

Başvuru sahibinin 35. sınıfında talep ettiği düzenleme, ilgili sınıftaki hizmetlerin “Reklamcılık hizmetleri; başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” şeklinde sınırlandırılması yönündedir.

USPTO uzmanı, başvuru sahibinin 35. sınıfa ilişkin yukarıda belirtilen hizmet kısıtlamasını kabul etmez. Şöyle ki, uzmana göre, listenin kısıtlanmış halinde yer alan “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”, başvurunun kısıtlama öncesi hizmet listesinin kapsamına giren nitelikte hizmetler değildir. Bir diğer deyişle, uzman, “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”nin, başvurunun ilgili sınıfının ilk halini oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına giren bir ifade olmadığı ve bu nedenle hizmet listesindeki sınırlandırmanın kabul edilebilir mahiyette olmadığı görüşündedir. Bu görüşten hareketle, uzman ikinci bir ret kararı gönderir ve başvuru sahibinin mal ve hizmet listesinde yaptığı düzeltmenin yukarıda belirtilen hizmetler bakımından kabul edilmediğini bildirir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

İncelemenin esasını, aynı zamanda Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını da oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.” şeklindeki listenin “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” biçiminde sınırlandırılmasının, hizmet listesinin başvuru aşamasındaki halinin genişletilmesi anlamına gelip gelmediği sorusu oluşturmaktadır. Ret kararının dayanağı olan Yönetmelik 2.71(a) maddesi, başvuru sahiplerinin, başvurunun mal ve hizmet listesinde düzeltme veya kısıtlama yapabilecekleri, ancak listenin kapsamını genişletemeyecekleri hükmünü içermektedir.

Başvuru sahibi itirazında, hizmet listesinde yer alan 35. sınıfın sınıf başlığının, aynı sınıf kapsamındaki “perakendecilik hizmetleri”ni de kapsadığını, dolayısıyla kısıtlama sonucu oluşan hizmet listesinin başvurunun ilk halinin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, “perakendecilik hizmetleri”nin sınıf başlığında yer alan “iş yönetimi hizmetleri”nin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi mümkündür, şöyle ki bir perakende dükkanı işletmek ve bu hizmetleri sunmak ticari bir hizmettir ve ticari işletmenin idare edilmesini de içermektedir. Bunlara ek olarak başvuru sahibi, USPTO’nun önceden kabul ettiği benzer nitelikte birkaç örneği de gündeme getirmekte ve bu kararların esas alınmasını talep etmektedir.

Buna karşılık, inceleme uzmanı, başvuruyu değerlendirirken “sıradan anlam” testini uyguladığını, dolayısıyla, başvuruyu oluşturan terimlerin sıradan anlamı doğrultusunda, bu terimlerin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı kanaatine ulaştığını belirtmektedir. Uzman, buna ek olarak, “iş idaresi” teriminin sözlük anlamını sunarak, bu terimin bir ticari işletmenin yaptığı her işi kapsamadığını, asıl anlamının bir ticari işletmenin başarı sağlamak için uyguladığı yönetim teknikleri olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca, inceleme uzmanına göre, bir başvuruda Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması, ilgili sınıftaki tüm malların veya hizmetlerin otomatikman kapsandığı anlamına gelmemektedir.

Başvuru sahibi ve inceleme uzmanının argümanlarını değerlendiren Temyiz Kurulu takip eden tespitlere ulaşmıştır.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibince hizmet listesinde yapılan değişiklik, hizmet listesinin kapsamının uygun olmayan biçimde genişletilmesi niteliğindedir ve Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığındaki terimlerin (iş idaresi hizmetleri dahil olmak üzere), “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığının kabul edilmesi mümkün değildir. Başvuru sahiplerinin, başvurularının mal ve hizmet listesinde yer alan terimleri, USPTO’nun malları ve hizmetleri doğru biçimde sınıflandırmasına imkan verecek açıklıkta tanımlamaları gerekmektedir. Malların ve hizmetlerin açık biçimde tanımlanmasına ilişkin değerlendirme kriterlerini belirlemek USPTO takdirindedir. İnceleme uzmanı, USPTO’nun mal ve hizmet tanımlamalarının kapsamlarını belirlerken uyguladığı “sıradan anlam” testini bu başvurunun incelenmesinde doğru biçimde uygulamıştır ve “iş idaresi hizmetleri” dahil olmak üzere, başvurunun hizmet listesinin ilk halinde yer alan terimlerinin hiç birisinin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı yönündeki uzman tespiti yerindedir. “İş idaresi hizmetleri”nin tanımı ve bir hizmetin marka olarak tescil edilebilmesi başkalarının yararı için verilmesi gerekliliği zorunluluğu göz önüne alındığında, bu hizmetlerin içeriği, iş idaresini tekniklerine sahip bir işletmenin, bu teknikleri başka bir işletmeye, o işletmenin amaçlarına erişmesini sağlamak için aktarması olarak ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle, “iş idaresi hizmetleri”nde esas olan, bir işletmenin bir diğer işletmeye faaliyetlerini daha iyi biçimde sürdürmesi için yardım sağlamasıdır ve bu hizmet işletmeler arasında (business to business) bir hizmet niteliğindedir. Buna karşın, “perakendecilik hizmetleri”, firmaların tüketicilere perakende alım için çeşitli ürünleri sunmasıdır ve hizmet işletmeden tüketiciye verilmektedir.

Temyiz Kurulu, kararın kalan bölümünde sınıf başlıklarının kapsamı sorununu irdelemiştir:

Temyiz Kurulu’na göre, sınıf başlıkları bilinçli şekilde seçilmiş kapsamı geniş ifadelerden oluşsa da, bunların her durumda ilgili sınıftaki tüm malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilemez. USPTO inceleme kılavuzunda da belirtildiği üzere, mal veya hizmet listesinin sınıf başlığından oluşması ve ardından başvuru sahibinin listede kısıtlama talep etmesi durumunda, kısıtlama sonucu oluşacak mal veya hizmetler, orijinal listenin sıradan anlamı kapsamına girmiyorsa, USPTO kısıtlamayı kabul etmeyecektir.

Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerce uygulandığı bilinen “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” yaklaşımı uyarınca bu ülkelerin, bir başvurunun mal ve hizmet listesinin Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşması durumunda, başvurunun ilgili sınıflardaki tüm malları ve hizmetleri kapsadığını kabul ettiği bilinmekle birlikte, bu durum uluslararası andlaşmaların (Nicé Andlaşması veya Madrid Protokolü) getirdiği bir zorunluluk değildir. Uluslararası andlaşmalar böyle bir zorunluluk getirmemişken ve A.B.D. mevzuatında bu yönde bir düzenleme yokken, tersine A.B.D. uygulamasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımı açıkken, uluslararası markalar için sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönünde bir istisna tanınması mümkün değildir. Bu çerçevede, Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerin, 35. sınıfın sınıf başlığının ilgili sınıftaki hizmetlerin tamamını ve dolayısıyla “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığını kabul etmesi, USPTO’nun da aynı yaklaşımı takip etmesi gerektiği anlamına gelmemekte ve USPTO değerlendirmesini etkilememektedir.

İlaveten, Temyiz Kurulu’nun, başvuru sahibinin önceki emsal kararlar gerekçeli itirazına verdiği yanıt da belirtilmelidir. Temyiz Kurulu’na göre, “İncelemede tutarlığının sağlanması Ofis’in hedefi olsa da, inceleme uzmanlarının önceki kararları bizim için bağlayıcı değildir ve her vakada önümüze sunulan kanıtları esas alarak vaka bazında karar vermemiz gerekmektedir.”

Sonuç olarak, Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin hizmet listesinde “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.”ne yer vererek yaptığı sınırlandırma, bu hizmetlerin, başvurunun orijinal hizmet listesinde yer alan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına girer nitelikte bir ifade olmaması nedeniyle kabul edilebilir mahiyette bulunmamıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin itirazı Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” kararı, ofisin Nicé sınıflandırmasının genel başlıkları konusunda uzun yıllardır devam eden istikrarlı uygulamasının devamı niteliğinde bir karar olması nedeniyle beklenmedik veya sıradışı nitelikte bir karar değildir. Bununla birlikte, bu kararın Avrupa Birliği’nde “IP Translator” kararı sonrası yaşanan kargaşa ve tartışmaların ardından gelmesi ve “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı herşeyi kapsar” yaklaşımını net biçimde geride bırakan yeni AB uygulamasıyla paralellik göstermesi, “FIAT 500” kararını dikkat çekici hale getirmektedir. Kararın önemini daha iyi anlamak için “IP Translator” kararını, kararın arka planını ve getirdiği yenilikleri bir kez daha anımsamak yerinde olacaktır.

 

IV- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) Uygulaması ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” Kararı

Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda OHIM uygulamasını, “IP Translator” kararını milat kabul ederek, “IP Translator” öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerekmektedir.[7]

“IP Translator” kararı öncesi durumda, uygulamanın esasını OHIM Başkanı tarafından yayınlanmış 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge oluşturmaktaydı. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekteydi. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerliydi.

OHIM, 03/4 sayılı Genelge kapsamında sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekle birlikte, bu kabul Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinin tümü bakımından geçerli değildi. Bu konuda üye ülkelerin bir kısmı, OHIM’in uygulamasına paralel olarak, sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmişken, Birleşik Krallık başta olmak üzere bir diğer kısmı ise sınıf başlıklarının kapsamını sadece sınıf başlığında yazılı mallarla veya hizmetlerle sınırlı olarak değerlendirmekte ve ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin tümünün sınıf başlığınca kapsandığı yönündeki yorumu kabul etmemekteydi. Dolayısıyla, sınıf başlığından oluşan başvuruların kapsamı konusunda, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ciddi uygulama ve değerlendirme farklılığı bulunmaktaydı.

Sınıf başlıkları konusunda birlik üyesi ülkeler arasındaki uygulama ve değerlendirme farklılıkları, tescilli markaların kapsamının ne olduğu sorusunu da gündeme getirdiğinden ve bu sorunun cevabı ülkeden ülkeye değiştiğinden, marka sahipleri markalarının kapsamları konusunda endişeye düşmüşlerdi. Dolayısıyla, durumun netleştirilmesi için Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yorumuna ihtiyaç duyulmuştu. Bu çerçevede, aşağıda detaylarını okuyacağınız bir dava inşa edilerek, konu Adalet Divanı önüne taşındı.

2009 yılında “Chartered Institute of Patent Attorneys”, “IP Translator” markasını tescil ettirmek için Birleşik Krallık marka tescil ofisine başvuruda bulunmuştur. Başvuru 41. sınıf için yapılmıştır ve kapsamında 41. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri yer almaktadır. Birleşik Krallık Ofisi, 41. sınıfın sınıf başlığını kapsayan başvurunun kapsamının 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi kapsamında yorumlanması gerektiği görüşünden hareketle, başvurunun 41. sınıfa dahil “tercüme hizmetleri”ni de kapsadığı tespiti doğrultusunda, “IP Translator” markasının anlamı itibarıyla “tercüme hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikte olmadığı ve tanımlayıcı nitelikte olduğu gerekçeleriyle başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. Başvuru reddedilirken, ret kararı sınıf başlığının tamamı için verilmiş ve ret kararının yalnızca “tercüme hizmetleri” bakımından geçerli olduğunu belirtir içerikte hizmet listesi düzenlemesi veya sınırlandırması içerikli bir işlem yapılmamıştır. (Birleşik Krallık marka ofisi sınıf başlıklarının kapsamı konusunda, sınıf başlığının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsamadığı uygulamasını kabul etmiş olmakla birlikte, bu marka için farklı bir değerlendirmede bulunmuştur. Bunun nedeni konuyu ön yorum kararı için ECJ önüne taşımaktır. Dolayısıyla, başvuru ve sonrasındaki Ofis kararını senaryo olarak kabul etmek yerinde olacaktır.)

Başvuru sahibi ofis işlemlerinin tamamlanması üzerine, ret kararını “Atanmış Kişi”ye (appointed person [Birleşik Krallık sisteminde bir temyiz merci]) götürmüştür. Başvuru sahibinin temel itiraz gerekçesi, hizmet listesinin kapsamında “tercüme hizmetleri”nin yer almaması ve kendisinin bu hizmetlerin tescili için başvuruda bulunmamış olmasıdır. Atanmış Kişi, “tercüme hizmetleri”nin tescili talep edilen hizmetler arasında yer almaması ve bu hizmetin tescili talep edilen “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri kapsamına girebilecek bir hizmet olmaması bulgularından hareketle, konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın görüşünün alınması gerektiği sonucuna ulaşmış ve Adalet Divanından takip eden üç sorunun yanıtlanacağı ön yorum kararı (preliminary ruling) verilmesini talep etmiştir:

  1. Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?
  2. Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Andlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?
  3. Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?

Adalet Divanı yukarıda yer verilen sorulara 19 Haziran 2012 tarihli C-307/10 sayılı kararı ile takip eden yanıtları vermiştir:[8]

“2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince,  yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi  yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

Bu yanıtlardan özellikle ikincisi, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ne şekilde değerlendirilmesi ve anlaşılması gerektiği konusunu düzenlemektedir.

Adalet Divanına göre, 2008/95 sayılı Direktifin etkin uygulamasını ve marka tescili sisteminin sorunsuz işleyişini sağlamak için, kararın önceki paragraflarında (bkz. 1 numaralı soruya ilişkin yanıt) belirtilen açıklık ve kesinlik ilkesi malların ve hizmetlerin tanımlanması bakımından da geçerli olacaktır.

Bu çerçevede, Nicé sınıflandırmasının, sınıf başlıklarında yer alan ifadelerin bir kısmı, yetkili makamların markanın koruma kapsamını tespit etmelerine yönelik olarak yeterli derecede açıklık ve kesinlik içerirken, sınıf başlıklarının bir diğer kısmı çok genel olmaları ve markanın kaynak gösterme işlevine uygun olmayacak derecede çeşitli malları veya hizmetleri içermeleri nedeniyle açıklık ve kesinlik kriterlerine uygun değildir.

Dolayısıyla, yetkili makamların, başvuru sahibinin koruma talep ettiği markanın kapsadığı sınıf başlıklarının açıklık ve kesinlik ilkelerine uygunluğunu, vaka bazında (case-by case basis) değerlendirmesi gerekmektedir.

“IP Translator” kararının hemen ardından OHIM 2/12 sayılı yeni bir Başkanlık Genelgesi yayınlamıştır.

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi 21/06/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bu tarih itibarıyla 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır.03/4 sayılı genelgenin ortadan kalkmasıyla, anılan genelgede belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorum da ortadan kalkmış ve terimlerin kelime anlamları kapsamına giren malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilmeye başlanmıştır.

2/12 sayılı Genelge’ye göre, OHIM, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yeteri derecede açık ve kesin olanları kabul etmeye devam edecektir. Tersi durumda, yani sınıf başlığının yeteri kadar açık ve kesin olmadığının düşünüldüğü durumlarda OHIM’in başvuru sahibinden açıklama isteyecektir.

Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından hangilerinin yeteri derecede açık ve kesin olmadığı ise OHIM’in üye ülkelerle birlikte yürüttüğü yakınlaşma projesi kapsamında karara bağlanmıştır. Konu hakkında yürütülen yoğun bir çalışmanın ardından 2013 yılında açıklanan ortak bildiri ile Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından 11 tanesinin “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik ilkelerini karşılamadığı tespit edilmiştir.[9] Nice sınıflandırmasının 197 adet genel başlığından yalnızca 11 tanesinin açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunun belirlenmesi, “IP Translator” kararının uygulama alanını sınırlı tutmuş ve sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamındaki tüm malları kapsadığını kabul eden ülkelerin ve OHIM’in “IP Translator” sonrası döneme daha yumuşak biçimde geçebilmelerini sağlamıştır.

Özetlemek gerekirse, “IP Translator” kararı, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nde birbiriyle açıkça çelişkili biçimde uygulanan iki yaklaşım, yani “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” ve “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımları arasından, “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımını yerinde bulmuş ve diğer yaklaşımı ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, karar sonrasında, OHIM ve AB üyesi ülkelerin, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yalnızca 11 tanesinin, “IP Translator” kararının açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunu kabul etmesi nedeniyle, kararın uygulama alanı çok genişletilmemiş ve bu yolla gerek tescil ofislerinin uygulamalarının yeni sisteme daha kolay entegrasyonu sağlanmış gerekse de marka sahiplerinin önceki tarihli markalarının kapsamlarının belirlenmesinde karşılaşılabilecek olası problemler minimum düzeye indirilmiştir.

Buna ilaveten, Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımının tercih edilmesi sonucunda, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının, A.B.D. tarafından uygulanmakta olan “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımıyla yakınlaştığı belirtilmelidir. Buna karşın, Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğunun A.B.D. tarafından belirsiz ifadeler olarak kabul edilmesi karşısında, Avrupa Birliği’nin bunlardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, uluslararası marka uygulamasının önde gelen iki büyük gücü arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda, halen oldukça büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

V- Türkiye’nin Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıkları Konusundaki Yaklaşımı ve Türkiye Bakımından Değerlendirme

Türk Patent Ensitüsü’ne (TPE) ulusal yolla yapılan marka başvurularının çoğunluğunda, TPE’nin yayınladığı 2013/2 sayılı Mal ve Hizmet Sınıflandırmasına İlişkin Tebliğ’de[10] yer alan ifadeler kullanılmaktadır. Tebliğ ile getirilen sistem ve bu sisteme dayalı başvuru alışkanlıkları (kopyala – yapıştır yöntemiyle oluşturulan ve mal ve hizmet listelerinin kapsamı bakımından gerçekçi olmayan başvurular; başvurularda kullanılan veya kullanılacak mallara ve hizmetlere yer verilmemesi, tersine ilgili sınıflar kapsamındaki tüm malların ve hizmetlerin listelenmesi; Tebliğ ile oluşturulan grupların aynı, aynı tür veya benzer mal ve hizmetlerin belirlenmesi konusunda yeterliliği; aynı tür mal ve hizmet ile benzer mal ve hizmet ayrımının yerindeliği veya gerekliliği; aynı tür kavramı ile benzer kavramının anlamlı bir farklılığının söz konusu olup olmadığı; uygulanan sistemin gelişmiş ülke uygulamaları ile uyumu, vb.) bu satırların yazarına göre ciddi şekilde irdelenmesi gereken önemli konular olmakla birlikte, bu hususlar işbu yazının konusunu oluşturmadığından, burada değerlendirilmeyecektir.

2013/2 sayılı Tebliğ’in 3. maddesinde yer alan “Tebliğin ekindeki listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu gruplara ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilecektir.” hükmü kanaatimizce “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımıyla paralel nitelik göstermektedir. Şöyle ki, madde içeriğinde yer alan “tanımlama kapsamına giren” ifadesi genel başlığın kapsamını ilgili tanımın kapsamı ile sınırlandırmakta ve sonrasında gelen ilgili Nicé sınıfında bulunma şartıyla, genel başlığın kapsamının ilgili Nicé sınıfının kapsamıyla da sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, TPE uygulamasında, Tebliğ’de yer verilen genel başlıkların kapsamının, ilgili tanımın anlamı ve bu anlam esasında ilgili Nicé sınıfının kapsamı biçiminde, birbirleriyle aynı anda ortaya çıkan iki sınırlama esasında belirleneceği ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte, TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından farklı olduğundan ve TPE tebliğinin asıl amacı aynı tür mal ve hizmetin belirlenmesi olduğundan, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında amaç ve kapsam bakımından büyük bir farklılık olduğu ortadadır. Dolayısıyla, Türkiye’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki yaklaşımın ne olduğu sorusunun yanıtının sınıflandırma tebliğine bakılarak tespit edilmesi mümkün değildir. Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve hangilerinin kabul edilebilir nitelikte olduğu sorusunun yanıtı, mevzuat veya uygulama kılavuzunda da belirtilmemiş olduğundan, sorunun yanıtı ancak uygulamaya bakılarak tespit edilebilecek içeriktedir. Uygulamaya bakıldığında ise Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından büyük bir bölümünün sorunsuz biçimde kabul edildiği, ancak bir kısmı hakkında açıklama talep edildiği görülmektedir.

A.B.D. uygulamasına eşdeğer bir uygulamanın Türkiye bakımından kabul edilmesi kanaatimizce mümkün ve uygulanabilir içerikte değildir. Şöyle ki, A.B.D. uygulaması uzun yıllardır süren bir geleneğin devamı niteliğindedir ve sınıf başlıklarının çoğunluğunu uzun yıllardır kabul etmeyen A.B.D.’nin bunları kabul etmemeye devam etmesi anlaşılır bir tutumdur. Buna karşın sınıf başlıklarını sorunsuz biçimde kabul eden OHIM, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’nin –A.B.D. uygulamasıyla aynı şekilde- bir anda sınıf başlıklarının neredeyse tamamını kapsamı belirsiz terimler olarak kabul etmeye başlaması, uygulamada ve özellikle önceki tarihli tescilli markaların kapsamının belirlenmesi konusunda büyük sıkıntılara yol açacak niteliktedir. Kaldı ki, Türkiye’nin sınai mülkiyet konusunda Avrupa Birliği mevzuatıyla paralel mevzuata sahip olması ve yakın işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerin Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM olduğu göz önüne alındığında, konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM yaklaşımının tercih edilmesi gerektiği hususu, kanaatimizce belirginleşmektedir.

Belirtilen durum çerçevesinde, “IP Translator” kararı sonrası OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ortaya çıkan yaklaşım ve sonuçlarının Türkiye tarafından yakından takip edilmeye devam edilmesi ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulamanın Türkiye açısından gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.

 

VI- Sonuç

 

Yazı boyunca, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve kabul edilebilirliği hususundaki A.B.D. ve OHIM – Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları “FIAT 500” ve “IP Translator” kararları ışığında detaylı biçimde aktarılmaya çalışılmıştır. “FIAT 500” ve “IP Translator” kararlarını açıklamaya geçmeden önceyse yazının konusunun okuyucularca daha net biçimde anlaşılması için Nicé sınıflandırması ve sınıflandırmanın sınıf başlıkları hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, konu Türkiye bakımından kısaca değerlendirilmiştir.

Yazı boyunca yapılan değerlendirmeler ışığında, öncelikli olarak Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nin Haziran 2012’den başlayarak “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur” yaklaşımını benimsediği belirtilmelidir. Bu yaklaşımın sınıf başlıklarının kapsamı konusunda A.B.D.’nin uzun yıllardır uyguladığı “sıradan anlam” yaklaşımı ile paralelliği nedeniyle, A.B.D. ile Avrupa Birliği uygulamasının, birbirine yakınlaştığı ifade edilmelidir.

Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğu A.B.D. tarafından halen kapsamı belirsiz ifadeler olarak kabul edilmektedir. Buna karşın, Avrupa Birliği’nin bu başlıklardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, A.B.D. ve Avrupa Birliği arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin açık ve kesinliği konusunda, halen büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu görülmektedir.

Bir diğer deyişle, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kapsamı değerlendirilirken, terimlerin kelime anlamının dikkate alınması gerektiği konusunda A.B.D. ve Avrupa Birliği birbirine yakınlaşmışken, söz konusu terimlerin hangilerinin kapsamının açık olduğu konusunda taraflar arasında halen belirgin bir yorum farkı bulunmaktadır.

Konu Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, öncelikli olarak, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında içerik, amaç ve kapsam bakımından büyük farklılık olduğu belirtilmeli ve karşılaştırma Türk sınıflandırma tebliğ ile Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları arasında değil, uygulama pratikleri arasında yapılmalıdır. Bu karşılaştırmanın sonucunda, yazar, Türkiye’nin, A.B.D. uygulaması benzeri bir yaklaşımı değil, ülke açısından daha kolay uygulanabilir Avrupa Birliği yaklaşımını tercih etmesi gerektiğini düşünmektedir.

Son olarak, yazara göre, Avrupa Birliği uygulamasına paralellik sağlanması için, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulama Türkiye bakımından gözden geçirilmelidir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2014

unsalonderol@gmail.com

[1] Sınıf başlıklarının listesinin http://tmclass.tmdn.org/ec2/classheadings;jsessionid=D0DB1D33C66BB086921BC067FFB0E48E.ec2t3 bağlantısından görülmesi mümkündür.

[2] http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/# (The class headings indicate in a general manner the fields to which the goods and services in principle belong.)

[3] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2049.xml

[4] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2479.xml

[5] Kararın tam metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79099154-EXA-13.pdf adresinden erişilmesi mümkündür.

[6] Advertising services; business management; business administration; office functions.

[7] “IP Translator” kararı, karar öncesi ve sonrası OHIM ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları hakkında detaylı bilginin http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi/ adresinde yer alan yazılardan incelenmesi mümkündür.

[8] Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124102&doclang=EN adresinden erişilmesi mümkündür.

[9] Ortak bildiri kapsamında yeterince açık ve kesin bulunmayan ve kabul edilemeyecekleri bildirilen 11 terim aşağıda sayılmıştır:

  1. Sınıf 6: Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  2. Sınıf 7: Makineler ve imalat tezgahları. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “makineler” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, ne tip makinelerin kast edildiğinin belirtilmemiş olmasıdır.
  3. Sınıf 14: Değerli metaller ve bunların alaşımları ve bunlardan (değerli metallerden ve bunların alaşımlarından) yapılmış veya bunlarla kaplanmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “değerli metallerden ve bunların alaşımlarından yapılmış veya bunlarla kaplanmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının veya neyle kaplanmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  4. Sınıf 16: Kağıt, karton ve bu malzemelerden (kağıt veya kartondan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kağıt veya kartondan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  5. Sınıf 17: Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika ve bu malzemelerden (kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  6. Sınıf 18: Deri ve imitasyon deri ve bu malzemelerden (deri ve imitasyon deri) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “deri ve imitasyon deriden yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  7. Sınıf 20: Ahşap, mantar, saz, kamış, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, kabuk, amber, sedef, lületaşı ve bunların ikamelerinden veya plastikten yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  8. Sınıf 37: Tamir hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, tamir hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  9. Sınıf 37: Kurulum hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, kurulum hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  10. Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, işleme hizmetinin neyin işleneceği belirtilmediği sürece belirsiz bir tabir olmasıdır.
  11. Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler. Terimin kabul edilmeme nedeni, sağlanacak hizmetin açık şekilde belirtilmemiş olmasıdır.

[10] http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/MarkaTeb.pdf;   http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/nice/Sinif_01-45_degisiklik.pdf

 

 

USPTO – OHIM Marka Başvurusu Ret Kararı Oranları

i_love_harmonization(Görsel http://www.zazzle.com/harmonization+gifts adresinden alınmıştır.)

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’in Marka Tescil Başvuruları Hakkında Ret Kararı Oranları –  Harmonizasyon Bir Hayal mi?

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılan marka tescil başvurularına ilişkin olarak verilen ret kararlarının nicelik olarak fazlalığı, gerek Türk başvuru sahipleri gerekse de Avrupa başta olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinden kaynaklanan marka başvurularının sahipleri için şaşırtıcı olmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde marka profesyonellerinin görüşlerini paylaştıkları bir internet forumunda USPTO’nun Madrid Protokolü kapsamında A.B.D. için yapılan marka tescil başvurularının neredeyse %95’ini ilk ofis kararı olarak reddettiğini okuyunca, ret oranının yüksekliği beni de doğrusu çok şaşırttı. Bu yazı kapsamında USPTO’daki ret oranının yüksekliğinin nedenlerini mümkün olduğunca ortaya koymaya çalışacak ve USPTO ile OHIM oranlarının karşılaştırılmasına gayret edilecektir.

USPTO inceleme sisteminde uzman tarafından verilen ilk karar, office action (ofis işlemi) olarak adlandırılmaktadır. Office Action ile başvuru sahibine, başvuru hakkında verilecek ret kararını ne şekilde engelleyebileceği açıklanmakta ve bu amaçla yönlendirme yapılmaktadır. Başvuru sahibinin office action’a yanıt vermemesi veya verdiği yanıtın ret kararının alınmasını engeller içerikte olmaması halinde ise, başvuru hakkında ret (refusal) kararı verilmektedir.

USPTO’nun marka başvurularının tescili için aradığı şartlar oldukça sıkı olduğundan ve inceleme eksiksiz yapıldığından, Türkiye veya Avrupa ülkelerinin çoğunda karşılaşılmayan ret gerekçeleri ile USPTO uygulamasında karşılaşılmaktadır. Örneğin, başvurunun, tali unsur niteliğinde de olsa tanımlayıcı bir unsur içermesi halinde başvuru sahibinden bu unsurun münhasır haklar sağlamayacağı yönünde beyan istenmekte, mal veya hizmet listesinde USPTO’nun ilgili veritabanında yer almayan mallara veya hizmetlere yer verilmesi halinde, bu malların veya hizmetlerin kendi veritabanlarındaki standartlara uygun hale getirilmesi istenmekte ve standart yazım karakterleri dışındaki unsurları içeren başvurular için mutlak surette tarifname sunulması istenmektedir. Sayılan unsurlara ek olarak çok sayıda diğer prosedürel husus da marka başvurularının USPTO’da office action’a maruz kalması için gerekçe olabilmektedir ve office action mektubunda belirtilen hususların verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde başvurular hakkında ret kararı verilmektedir. Bu yazı kapsamında irdelenecek ret kararları, aksi açıkça belirtilmediği sürece, USPTO tarafından verilen office action (ilk ret veya geçici ret) kararlarıdır.

USPTO, prosedürel işlemler konusunda oldukça kuralcı olmanın yanısıra, resen gerçekleştirdiği incelemeyi de oldukça ciddi biçimde yapmaktadır. USPTO, herşeyden önce, başvuruyla aynı veya benzer malları / hizmetleri içeren aynı veya benzer önceki tarihli markalar nedeniyle başvuruları resen reddetme yetkisine sahiptir ve bu yetkisini inceleme esnasında sıklıkla kullanmaktadır. Ayrıca, USPTO tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret nedenlerini de oldukça sıkı biçimde uygulamakta ve özellikle coğrafi yer ismi olan başvuruları çoğunlukla reddetmektedir.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) internet sayfasından eriştiğimiz ve Türkiye, Avrupa Birliği Marka Tescil Ofisi (OHIM) ve A.B.D. için yapılan uluslararası başvuru sayıları ve sayılan ülke ofislerince verilen ret kararı sayılarını gösteren aşağıda görülebilecek istatistikler, A.B.D. ret kararı sayısının ve bunun kendisi için yapılan başvurulara oranının diğer ofislerce kıyaslanamayacak derecede yüksek olduğunu göstermektedir.

Tablo I – A.B.D., OHIM ve Türkiye’ye yapılan uluslararası marka başvurusu sayıları (2005-2012) (kaynak: WIPO)

tablo1

Tablo II – A.B.D., OHIM ve Türkiye tarafından verilen ret kararı sayıları (2005-2012) (kaynak: WIPO)

tablo2

Tablo III – Madrid Protokolü kapsamında en çok ret kararı veren 10 ülke  (2005-2012) (kaynak: WIPO)

 tablo3

Yukarıda yer verilen I ve II numaralı tablolarda yer verilen ret kararı sayılarının toplam başvuru sayısına oranı, USPTO, OHIM ve TPE’nin uluslararası marka tescil başvurularının ne oranda reddettiği hakkında kabaca bir fikir verecektir (ret kararları sayısı ilgili yılda yapılan başvurulara yönelik değil, ilgili yılda verilen ret kararı sayısına yönelik olmakla birlikte, belirlenecek oran ofislerin yaklaşımı hakkında kaba bir değerlendirme oluşturacaktır).

Buna göre, 2010, 2011,2012 yılları için ofislerin toplam başvuru sayısı – toplam ret kararı sayısı oranı (toplam ret kararı, kısmi veya tüm mallara / hizmetlere ilişkin ret kararlarını kapsamaktadır);

  • TPE için 2010 yılında %20,8, 2011 yılında %12,5, 2012 yılında %11,4,
  • OHIM için 2010 yılında %11,6, 2011 yılında %11,4, 2012 yılında %12,9,
  • USPTO için 2010 yılında %95,7, 2011 yılında %94,1, 2012 yılında %91,

oranlarında gerçekleşmiştir.

Verilerin USPTO için ortaya koyduğu tablo, uluslararası tescil başvurularının %90’ından fazlasının reddedildiğini gösterdiği için dikkat çekici durumdadır.

TPE’nin incelediği Madrid Protokolü başvuruları bakımından, toplam başvuru sayısı – toplam ret kararı sayısı oranının 2002-2012 aralığında sırasıyla %18,7, %18,5, %22,1, %11,8, %18,2, %22,2, %17, %21,5, %20,8, %12,5, %11,4 oranında gerçekleşmesi göz önüne alındığında; kanaatimizce dikkat çekici husus -2005 yılındaki sıradışı sapma hariç tutulursa- detaylı inceleme kılavuzlarının yürürlüğe girdiği 2011 yılından itibaren ret kararı oranının %20’ler bandından %12 oranına doğru gerilemesidir. Bu konuda kalıcı bir analizin, ancak gelecek yılların oranlarıyla birlikte yapılması mümkün olmakla birlikte, bu gösterge şimdilik dikkate değer biçimde göze çarpmaktadır.

TPE hakkındaki parantezi kapatarak tekrar USPTO’ya dönülecek olursa, http://www.uspto.gov/dashboards/trademarks/main.dashxml adresinde (erişim Temmuz 2013) yer alan bir veriye göre USPTO’nun ulusal yolla yapılan başvurular için ret oranı (office action oranı) 2013 yılının içinde bulunulan çeyreğinde;

  • TEAS (Trademark Electronic Application System) Plus kullanılan elektronik başvurularda: %65,
  • TEAS (Trademark Electronic Application System) kullanılan elektronik başvurularda: %82,
  • Kağıtla yapılan başvurularda: %90,
  • Madrid Protokolü başvurularında: %97,

oranındadır ve oran kanaatimizce oldukça yüksektir.

tablo4

Bu haliyle USPTO’nun marka tescil başvuruları hakkında verdiği ret kararı oranının, gerek uluslararası başvurular gerekse de ulusal yolla yapılan başvurular bakımından son derece yüksek olduğu görülmektedir. USPTO’nun ret kararı oranının yüksekliği sistem kullanıcıları tarafından sıklıkla dile getirilen bir şikayet niteliğindedir. Sistem kullanıcıların USPTO hakkında dile getirdikleri bir diğer şikayet ise kurum uzmanlarının kararlarında uyum eksikliği ve uzmandan bazında büyük değişiklik gösteren yorum farklılıklarıdır.

OHIM istatistikleri kullanılarak yapılacak bir değerlendirme ise (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2013.pdf), OHIM’in 2009, 2010, 2011 yıllarında sırasıyla başvuruların %88,4, %87,7, %85,1’ini tescil ettiğini göstermektedir. Tescil edilemeyen markaların arasında tescil ücreti ödenmediği için tescil olmayanların da bulunduğu ve bu istatistiğin kısmen reddedilerek tescil edilen markaları kapsamadığı bilinmektedir. Gene de bir fikir edinilmesi bakımından bu oran dikkate alınabilir içeriktedir.

tablo5

 Yazı içeriğinde yer verilen tüm veriler ışığında, markasını tescil ettirmek isteyen bir başvuru sahibinin bir tarafa OHIM’in yukarıda yer verilen tablodan görülen %90’ların üzerinde seyreden yayın ve %88 civarında seyreden toplam başvuru/tescil oranını, diğer tarafa ise USPTO’nun %90’lar civarında seyreden ilk aşamada başvurunun reddedilmesi yönündeki oranını koyması durumunda müthiş bir açmaza düşeceği kesindir.

Sınai mülkiyet hakkında konuşması talep edilen bir alan profesyonelinin konuşmasına, sınai mülkiyet haklarının küresel niteliği, globalizasyon gibi klişelerle başlayacağı kesindir. Bununla birlikte, dünyanın en prestijli iki marka ofisi olarak kabul edilebileceğimiz USPTO ve OHIM’in yukarıda yer verdiğimiz ret / kabul oranları ve birbirlerinin tam zıttı yöndeki inceleme pratikleri dikkate alındığında, uyum veya küreselleşme gibi beklentilerin başvuru sahipleri açısından reelize olmadığı, tersine farklı ülkelerde – bu ülkeler dünyanın en prestijli ofisleri olsa da – birbirlerinin tam zıddı muamelerin ortaya çıktığı açık olarak görülmektedir.

Son söz olarak, en gelişmiş ülkelerde bile karşımıza çıkan farklı muameleler esas alındığında, marka incelemesinde global bir harmonizasyonun şimdilik uzak bir hayal olduğu söylenebilir. Türkiye’nin Madrid Protokolü başvurularında en çok seçilen 10 ülke arasında olmasına rağmen, Tablo III’te görüldüğü üzere en çok ret kararı veren 10 ülke arasında yer almaması, aksine 2012 yılında en çok ret kararı veren 10. ülke olan İsviçre ile arasında yaklaşık 800 ret kararı fark bulunması, TPE’yi incelemeyi “katı” biçimde yapan bir ofis olarak değerlendiren ve menşe ülkesinde tescilli markaların Paris Sözleşmesi uyarınca reddedilemeyeceğini öne süren kimi alan profesyonellerine doğrudan verilebilecek bir yanıt niteliğindedir.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

Madrid Protokolü kapsamındaki Uluslararası Marka Başvurularına ilişkin Ret Kararları, İlgili Düzenlemeler ve Süre Limitleri

imagesCA9DJB4J

(Görsel http://www.mndwidefenseblog.com/articles/test-refusal/ adresinden alınmıştır.)

 

Türkiye’nin 1999 yılından bu yana taraf olduğu ve sınai mülkiyet alanında en yoğun olarak kullandığı uluslararası andlaşma olan Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Protokolü, uluslararası marka tescil başvurusu şartlarını düzenlemesinin yanısıra taraf ülke ofislerinin Protokol yoluyla yapılan başvuruları incelemesine ilişkin düzenlemeleri de içermektedir. Bu yazı Protokol kapsamında yapılan uluslararası marka başvurularına ilişkin ret kararlarına yönelik düzenlemeleri, şartları ve kısıtlamaları aktarmak ve değerlendirmek amacıyla yazılmıştır.

 

Madrid Protokolünün 5. maddesi taraf ülkelerin uluslararası başvuruları reddetme veya hükümsüz kılma yetkilerine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

 

5. maddenin birinci paragrafına göre seçilen ülke ofislerinin, mevzuatlarının kendilerine tanıdığı yetki çerçevesinde, kendi ofislerine yöneltilen uluslararası tescil başvurularını reddetme yetkisi bulunmaktadır. Seçilen ülke ofislerinin verdiği ret kararlarının gerekçelerinin Paris Sözleşmesinin dördüncü mükerrer altıncı maddesi B paragrafında sayılan ret gerekçeleri kapsamına girmesi ve ulusal başvurular için uygulanabilecek ret gerekçelerinden farklı olmaması gerekmektedir. Aynı paragrafa göre, seçilen ofisin mevzuatının çok sınıflı başvurulara izin vermemesi nedeniyle başvuruyu reddetme yetkisi bulunmamaktadır. Bu durumda, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ulusal başvurularda yalnızca tek sınıflı (ve bilindiği kadarıyla en fazla 5 adet mal veya hizmet için) başvuruları kabul eden ülkeler, Madrid Protokolü aracılığıyla gelen başvurularda bu tip kısıtlamaları uygulayamayacaktır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (a) bendine göre, ulusal ofisler WIPO Uluslararası Bürosuna ret kararlarını, başvurunun kendilerine iletildiği tarihten başlayan 12 aylık süre içerisinde göndermek zorundadır. 12 aylık süre geçtikten sonra gönderilen ret kararları ise uluslararası sicile kaydedilmeyecek ve başvurunun ilgili ülkede kabul edildiği varsayılacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta, ret için süre limitinin uluslararası tescil tarihinden itibaren değil, uluslararası başvurunun seçilen ülkeye bildirim tarihinden itibaren başlamasıdır. Belirtilen bildirim tarihi uluslararası başvuruların üzerinde yer almaktadır ve başvuru sahiplerine de bildirilmektedir. Seçilen ulusal ofisin bildirim tarihini bildirimin kendisine ulaştığı posta tarihiyle değiştirmek gibi bir yetkisi ise bulunmamaktadır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (b) bendine göre, taraf ülkelerin (a) bendinde belirtilen 12 aylık ret süresini 18 aya çıkarma yönünde deklarasyonda bulunma hakları mevcuttur. Dolayısıyla, Protokol tarafı ülkelerden bu deklarasyonu yapanlar bakımından, yukarıdaki paragrafta yaptığımız diğer açıklamalar aynı kalmak şartıyla, ret süresi uluslararası başvurunun seçilen ülkeye bildirim tarihinden itibaren 18 ay olacaktır. Türkiye, bu yönde bildirim yapmış olduğundan, Türkiye’ye yapılan uluslararası tescil başvuruları bakımından ret süresi 18 aydır. Temmuz 2012 itibarıyla, ulusal ofislerine yapılan başvurular için ret süresinin 18 ay olduğu yönünde bildirimde bulunan ülkeler;  Ermenistan, Avustralya, Bahreyn, Belarus, Bulgaristan, Çin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Avrupa Birliği, Finlandiya, Gürcistan, Gana, Yunanistan, İzlanda, İran, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kenya, Litvanya, Madagaskar, Norveç, Umman, Polonya, Güney Kore, San Marino, Singapur, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Özbekistan’dır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (b) bendine göre yapılan bildirimin, hem anlaşmaya hem protokole taraf bir ülkenin menşe ofis olduğu, hem anlaşmaya hem protokole bir diğer ülkenin ise seçilen ülke olduğu durumda etkisinin olmadığı ve ret süresinin bu tip bir durumda 12 ay olacağının ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Protokol’de 2008 yılında yapılan değişiklikle, hem anlaşmaya hem protokole taraf ülkelerin menşe ofis ve seçilen ülke ofisi olmaları halinde, Protokol hükümlerinin belirleyici olacağı düzenlenmiş olmakla birlikte, Protokol madde 5(2)(b) ve (c) bentleri ile Protokol madde 8(7) hükmü (bireysel ücretler) bu düzenlemenin dışında kalmıştır. Türkiye, Madrid Andlaşması’na taraf olmadığından, Türkiye için yapılan tüm başvurularda Protokol hükümleri belirleyicidir.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (c) bendi ret süresi uzatımına ilişkin bir diğer özel düzenleme içermektedir. Bu düzenlemeye göre, ulusal ofislerin olası itirazlardan kaynaklanabilecek olası ret kararlarını Uluslararası Büroya, ilgili süre limitleri dahilinde, önceden bildirmeleri durumunda ilgili ofise 18 aya ek yeni bir ret bildirimi süresi tanınmaktadır. Bu bildirim, her başvuru bakımından geçerli bir ek süre niteliğinde değildir ve bildirimin ulusal ofis tarafından ilgili süre limitleri içerisinde ilgili başvuru özelinde Uluslararası Büroya gönderilmesi gerekmektedir. Bu hakkın kullanılabilmesi için Protokol madde 5(2)(c)’ye göre, bir başvuruya ilişkin olarak 18 aylık ret süresinin dolmasından itibaren olası itirazların gelebileceğine yönelik bir bildirimin, başvuruya ilişkin ret süresinin dolmasından önce Uluslararası Büroya gönderilmesi gerekmektedir. Bu yönde bildirimde bulunulmasının ardından, itiraz üzerine başvurunun reddedilmesine yönelik kararın, ilana itiraz süresinin dolmasından itibaren bir ay içerisinde Uluslararası Büroya iletilmesi gerekmektedir ve bu sürenin ilana itiraz süresinin başlangıcından itibaren yedi aydan geç olması hiçbir durumda mümkün değildir.

 

Temmuz 2012 itibarıyla, ulusal ofislerine yapılan başvurular için 5. maddenin ikinci paragrafı (c) bendinde yer alan ek süre limitini kullanabilecekleri yönünde deklarasyonda bulunan ülkeler;  Avustralya, Çin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Gana, Yunanistan, İran, İrlanda, İsrail, İtalya, Kenya, Litvanya, Norveç, Güney Kore, Singapur, İsveç, Suriye, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.

 

Uluslararası Büro, seçilen ülke ofisinden bir uluslararası başvuruya ilişkin ret mektubu almasının ardından, ret kararını süre limiti dahil olmak üzere şekli şartlara (başvuruya ilişkin bilgilerin uygunluğu, ret kararına gerekçe ulusal mevzuat hükümlerinin ve hüküm içeriklerinin belirtilmesi, ret kararı önceki bir markaya dayanıyorsa, bu markaya ilişkin verilere yer verilmesi, varsa karara itiraz süresinin ve yönteminin belirtilmesi, ret kararının başvurunun tümü veya bir bölümü tarafından verildiğine dair bilgi ve kısmi ret söz konusu ise reddedilen mallara veya hizmetlere yer verilmesi, itiraz üzerine verilen ret kararlarında itiraz sahibinin belirtilmesi, vb.) uygunluk bakımından kontrol eder. Şekli şartlara aykırılık varsa, ret mektubu Uluslararası Sicile kaydedilmez ve ret kararını gönderen ofise bu yönde bilgi verilir, eğer şekli eksiklik düzeltilebilir bir eksiklikse düzeltilmiş ret bildiriminin Uluslararası Büroya bildirilmesinin ardından ret kararı sicile kaydedilir.

 

Uluslararası Büro, hiçbir ret kararını esas bakımından incelemez ve ulusal ofis tarafından verilen ret kararının yerindeliğini kontrol etmez. Ret kararlarına yönelik olarak, Uluslararası Büronun tek görevi, bu kararları ulusal ofisten almak, eğer şekli şartlara uygunlarsa uluslararası sicile kaydetmek, başvuru sahiplerine göndermek ve ret kararları şekli şartlara uygun değilse ilgili ulusal ofisi uyararak düzeltme talep etmektir. Bir diğer deyişle, Uluslararası Büroda görevli uzmanlar hiçbir ret kararına yönelik yerindelik incelemesi yapmamaktadır.

 

Ret kararının, Uluslararası Büro tarafından başvuru sahibine (başvuru sahibinin vekilini de kapsar anlamda kullanılmaktadır) iletilmesinin ardından, ret mektubunda belirtilen süre limitini ve itiraz yöntemini dikkate alan başvuru sahibi, ilgili ret kararına karşı ilgili ülkede itiraz edip etmeyeceğine karar vermek durumundadır. Karara itiraz edilmesi durumunda, bu itiraz ilgili ülke mevzuatında öngörülen şartlar dikkate alınarak (eğer varsa, ulusal vekil gerekliliği, itiraz ücretleri, itiraz makamı, vb.) gerçekleştirilir. Karara itiraz dilekçesi veya itirazla ilgili hiçbir doküman Uluslararası Büroya gönderilmemelidir. Kısaca, ulusal ofisin ret kararına karşı itiraz edilmesi halinde, Uluslararası Büro tamamen devre dışı kalır ve tüm işlemler, ilgili ulusal ofis mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

5. maddenin beşinci paragrafına göre, bir uluslararası başvuruya ilişkin olarak Uluslararası Büroya, aynı maddenin birinci ve ikinci paragraflarında belirtilen şartlara uygun bir ret kararı göndermeyen ulusal ofisler, ilgili başvuru bakımından başvuruyu reddetme hakkını kaybederler.

 

Ulusal ofislerin, 5. maddede belirtilen süre limitleri içerisinde Uluslararası Büroya göndermeleri gereken ret kararları ilk (geçici – provisional) ret kararlarıdır. Süre limitleri içerisinde geçici ret kararının gönderilmesi yeterlidir, ofisin kesinleşmiş ret kararını aynı süre limiti içerisinde göndermesi veya karara itiraz incelemesini belirtilen süre limiti içerisinde sonuçlandırması şart değildir. Karara itirazların incelenmesi ve kesinleşmiş ret kararlarının bildirilmesi için Protokol kapsamında öngörülen bir süre limiti bulunmamaktadır.

 

Ulusal ofisler, ret gerekçelerinin tamamını ret süresi içerisinde göndermek zorundadır. Yeni ret gerekçelerinin ret süre limitinin dolmasının ardından eklenmesi mümkün değildir (An Office may notify additional grounds with respect to that particular international registration in further notifications of refusal, provided that it sends such further notifications to the International Bureau within the time limit. – bkz.

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf, s.39).

 

 

Protokol kapsamında, uluslararası başvuruların akıbeti hakkında bilgi veren bir diğer bildirim formatı ise başvurular hakkındaki statü bildirim yazıları ve kesin kararlardır. Bu tip bildirimlerin açıklanmasına yönelik yeni bir yazı Madrid Protokolü ile ilgili yazılarımın takip edeni olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012