Etiket: uluslararası marka tescili

Türkiye’nin Madrid Sistemi’ne 1930’da Katılıp 1955’te Ayrıldığını Biliyor muydunuz? Madrid Sistemi’nin 125. Yılı Vesilesiyle Sisteme Katılıma Yönelik Eleştiriler ve Değerlendirme

qingdao-afis

 

15-16 Kasım 2016 tarihlerinde Çin’in Qingdao şehrinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Çin’de marka tescil işlemlerinden sorumlu kamu otoritesi olan Çin Sanayi ve Ticaret Devlet İdaresi (SAIC) işbirliğiyle “Uluslararası Marka Tescil Sistemi – Madrid Sisteminin 125. Yılı” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Toplantı ve konuşmacılar hakkında detaylı bilginin http://www.wipo.int/meetings/en/2016/madrid-125-anniversary-quingdao.html bağlantısından görülmesi mümkündür.

Madrid Sistemine dahil olan veya ileride dahil olmayı planlayan çeşitli ülke temsilcilerinin yanısıra WIPO, EUIPO, OAPI, ARIPO, INTA ve SAIC konuşmacılarının yer aldığı toplantıya, Türkiye’yi temsilen bu satırların yazarı katıldı ve toplantıda Türkiye adına bir konuşma yaptı.

 

qingdao-onder

 

Toplantının kanaatimizce en ilginç yönü, sisteme yeni dahil olan veya yakın gelecekte dahil olmayı planlayan ülkelerin temsilcilerinin tecrübelerini aktardıklarını sunumlardı.

Bu konuşmalardan anlaşıldığı kadarıyla, sisteme dahil olmayı planlayan birçok ülkede Madrid Sistemi’ne yönelik en büyük itiraz yurtdışındaki başvuru sahiplerini ilgili ülkelerde temsil eden marka vekillerinden ve marka avukatlarından gelmektedir.

Bilindiği üzere, markalarını yurtdışında tescil ettirmek isteyen marka sahipleri, normal şartlarda tescil talep ettikleri her ülkenin ulusal ofisine ayrıca başvuru yapmak zorundadır. Ulusal ofislerin neredeyse tamamındaysa, o ülke sınırlarında ikamet etmeyenlerin, yerli ve yetkili bir marka vekiliyle başvuruda bulunması zorunluluğu mevcuttur. Bu bağlamda, markasını yurtdışında tescil ettirmek isteyen başvuru sahipleri tescil talep edecekleri her ülkede ayrı marka vekili tutmak ve her birisine ücret ödemek zorundadır. Marka tescili için ulusal ofisler tarafından talep edilen resmi ücretler, vekil ücretlerine eklendiğinde, ulusal yollarla yurtdışında marka tescili oldukça pahalı ve her ülkenin farklı prosedürleri dikkate alındığında meşakkatli bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır.

Madrid Andlaşması (1891) ve Madrid Protokolü (1996) isimli iki uluslararası anlaşmadan oluşan Madrid Sistemi, yurtdışında marka tescil işlemlerini kolaylaştırmak için ortaya çıkartılmış bir uluslararası marka başvurusu yöntemidir. Madrid Sistemi çerçevesinde markasını yurtdışında tescil ettirmek isteyen başvuru sahipleri, sistem tarafı ülkelerden istediklerinde marka vekili tutmadan tek dil, tek ücret, tek prosedür gibi avantajlardan yararlanarak marka başvurusu yapabilmektedir. Madrid Sisteminin özellikleri ve prosedürleri hakkında IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız yazılar mevcuttur. Bu yazının konusu Madrid Sisteminin tanıtımı olmadığından, sistem hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen okuyucularımızın sitedeki önceki yazılarımızı (bkz. https://iprgezgini.org/category/madrid-protokolu-uluslararasi-marka-tescili/) incelemesi yerinde olacaktır.

Marka başvuru sahiplerinin yani ticari yaşamın gerçek aktörleri olan üreticilerin ve hizmet sağlayıcıların, markalarını yurtdışında tescil ettirmelerini bir hayli kolaylaştıran Madrid Sistemi’ne itirazın bu kişilerin temsilcileri olan marka vekillerinden, daha doğru bir tabirle marka vekilleri içindeki bir gruptan gelmesi elbette şaşırtıcıdır. Açık olan tek gerçek var ki, vekillerin itirazını tetikleyen açık faktör, Madrid Sistemine katılımın ardından kendileri ardından gerçekleşecek gelir kaybıdır.

Çin’de yapılan toplantıda, sisteme yeni katılan ülkelerden Filipinler ve Kolombiya temsilcileri konuşmalarında katılım süreçlerinin ülke içinde oldukça sıkıntılı ve zor olduğunu belirtmişlerdir. Her iki ülkede de katılım öncesi ve sonrasında, marka vekilleri ve avukatlarından kaynaklanan önemli itirazlar ortaya çıkmıştır.

Filipinler’in sisteme 2012 yılında katılmasının ardından, -katılıma engel olamayan- vekil ve avukat lobisi, Filipinler Fikri Mülkiyet Derneği (Intellectual Property Association of the Philippines (IPAP)) aracılığıyla, Madrid Protokolü’ne katılımın Filipinler anayasasına aykırı olduğunu öne sürerek katılımın iptali amacıyla Filipinler Yüksek Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Yüksek Mahkeme, 19 Temmuz 2016 tarihinde verdiği kararla davayı reddetmiş ve Protokole katılımın anayasaya aykırı olmadığına hükmetmiştir. Dava hakkında bilgilendirici bir özetin http://ipophil.gov.ph/releases/2014-09-22-06-26-21/476-philippine-s-accession-to-the-madrid-protocol-constitutional-protocol-not-violative-of-the-ip-code bağlantısından incelenmesi mümkündür.

Kolombiya’da ise Madrid Protokolü’ne katılıma karşı olanlar, Filipinler de olduğu gibi marka vekilleri ve avukatlarıdır. Bu grup katılım karşıtlığını üç ana gerekçeye dayandırmaktadır:

i-  Egemenlik: Katılıma karşı olanlar uluslararası tescil sistemine girişin ülke egemenliğine aykırı olduğu öne sürmüştür. Kolombiya ofisi yetkilileri bu argümana karşı, Madrid Sistemi içerisinde bulunan A.B.D., AB üyesi ülkeler, Japonya, Avustralya ve diğer ülkelerin hiçbirisinin egemenliklerinden vazgeçmediğini, böyle bir argümanın akıldışı olduğunu ortaya koymuşlardır.

ii-  Anayasaya aykırılık: Uluslararası tescil sistemine karşı olanlar, Madrid Sistemi’nin anayasaya aykırı olduğunu öne sürmektedir. Buna karşın, Kolombiya Anayasa Mahkemesi 2012 yılında verdiği bir kararla katılım kararını anayasaya uygun bulmuştur.

iii- Madrid Sistemi KOBİ’ler için uygun değildir: Katılım karşıtlarının bir diğer argümanıysa uluslararası marka tescil sisteminin KOBİ’ler için uygun olmadığıdır. Bu argümanın hiçbir dayanağı bulunmadığı gibi, Madrid Sistemi’ni çok sayıda ülkede KOBİ’ler sıklıkta kullanmaktadır.

Kolombiya IP Ofisi katılım tartışmaları ülkede devam ederken katılım karşıtlarına aşağıdaki argümanlarla yanıt vermiştir:

i- Katılım karşıtları kendi müşterilerinin (IP sistemi kullanıcılarının) çıkarlarına karşı davranmakta ve sadece kendi maddi çıkarlarını ön plana çıkartmaktadır.

ii- Marka vekilleri katıldıkları her tür toplantıda yurtdışında marka tescilinin öneminden bahsederken, bunu Kolombiyalı marka sahipleri bakımından oldukça kolaylaştıracak ve ucuzlaştıracak bir sisteme katılıma karşı çıkarak verdikleri tavsiyelere uygun davranmamaktadır.

iii- Marka avukatları, fazla sayıda başvuru yapan vekiller olmak yerine, neden daha nitelikli işlemlerini çoğaltan iyi vekiller olmayı denememektedirler?

Uzun süren tartışmaların sonucunda Kolombiya 2012 yılında Madrid Protokolü’ne katılmış ve uluslararası tescil sisteminin üyelerinden birisi olmuştur.

Toplantıda yapılan konuşmalarda benzer itirazların Meksika’da da öne sürüldüğü ve Meksika’nın katılımının anayasaya aykırılığı gerekçesiyle dava açıldığı belirtilmiştir. Katılım karşıtları diğer örneklerde olduğu gibi, marka vekilleri ve marka avukatlarıdır.

Madrid Sistemi’ne henüz dahil olmamış, ancak yakın gelecekte katılım niyetlerini ortaya koymuş Kanada ve Güney Afrika Cumhuriyeti bakımından da benzer muhalefet söz konusudur. Kanada da oldukça güçlü olan marka vekilleri lobisi katılımı engellemek için elinden geleni yapmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de aynı lobi katılımı engelleme gayretindedir. Buna karşılık, her iki ülkenin de kısa sürede Madrid Protokolü’ne katılımının beklendiği WIPO temsilcileri tarafından ifade edilmiştir.

Madrid Sistemi’ne kendi ülkelerinin katılımına karşı çıkanların asıl olarak marka vekilleri lobisi olduğunu ve bu durumun birçok ülke bakımından gerçeklik olduğunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra, Türkiye tecrübesine dönecek olursak, oldukça ilginç bir durumla karşılaşmaktayız.

Türkiye’nin Madrid Protokolü’ne 1999 yılında katıldığı ve gerek menşe ofis başvuruları gerekse de seçilmiş ülke yönlendirmeleri açısından, Protokol’ün en etkin kullanıcıları arasında yer aldığı herkesin malumudur.  Bununla birlikte, Türkiye’nin uluslararası marka tescil sistemine yıllar önce katılıp sonrasında ayrılmış olduğu ve bu özelliğiyle ayrıksı bir ülke olduğu fazla kişi tarafından bilinmemektedir.

Prof. Dr. İsmail Kırca tarafından yazılan “Markaların Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi)” isimli kitaptan (s. 8-11) aktaracağımız bilgiler, Türkiye’nin Madrid Andlaşması’na katılıp sonrasında ayrılışını kısaca özetlemektedir:

Genç  Türkiye Cumhuriyeti, 1924 yılında imzalanan Lozan Anlaşması’nın eki “Ticaret Mukavelenamesi” ile Paris Sözleşmesi’ne katılımı taahhüt etmiştir. Paris Sözleşmesi’ne katılımın ardından 1930 yılında hükümet markaların uluslararasına tesciline ilişkin Madrid Andlaşması’na katılım için kanunla yetkilendirilmiş ve Türkiye 1930 yılında Madrid Andlaşması’nın tarafı olmuştur.

Buna karşılık, 1955 yılında İcra Vekilleri Heyeti, 1619 sayılı kanunun 1. maddesine istinaden Türkiye’nin Madrid Andlaşması’ndan çekilmesine karar vermiş ve Türkiye andlaşmadan çekilmiştir.

Kırca, andlaşmadan çekilime dair gerekçeleri, Hayri Dericioğlu tarafından yazılmış, 1957 tarihli “Türk Sınai Mülkiyet Mevzuatı ve Tatbikatı” adlı eserden aktarmaktadır. Biz de bu aktarımı Kırca’nın kitabından yapacak olursak:

“Türkiye’nin Madrid Sistemi’nden çıkışı için temel neden, uluslararası tescil sisteminin Türkiye için iktisadi ve mali açıdan faydadan çok zarar vermesi olarak gösterilmiştir. Buna göre, Türkiye tescil ettirdiği birkaç markaya karşılık olarak her yıl ortalama 7500 markanın yabancı markanın korunmasını taahhüt etmektedir.” (Önder Erol Ünsal’ın notu: Eğer kitapta bir yazım hatası söz konusu değilse, 1930-1955 yılları arasında Madrid Andlaşması çerçevesinde her yıl ortalama 7500 yabancı markanın korunmasının taahhüt edilmesi inandırıcı bir rakam olarak gözükmemektedir. Sistem şu an yani 2016 yılında yaklaşık 100 üye ülkeye erişmiş ve ticaret global bir hal almışken Türkiye yıllık yaklaşık 10.000 civarı uluslararası marka tescil başvurusu almaktadır ve sistemin üye sayısının görece oldukça az olduğu 1930-1955 yılları arasında her yıl ortalama 7500 marka korumasının taahhüt edilmesi kulağa pek olası ve inandırıcı gelmemektedir. Dolayısıyla bu rakam kontrole muhtaçtır. Gerekirse WIPO’dan Türkiye’nin ilgili yıllara ait istatistiklerini talep ederek bu kontrolü sağlayamaya çalışacağım.) “Türkiye bu anlamaya katılmamış olsaydı, milletlerarası tescile konu markaların sahiplerinden bir kısmı, markasına koruma sağlamak için Türkiye’ye gelip markasını tescil ettirmek zorunda kalacak ve bu sayı yıllar geçtikçe artış gösterecekti. Bunun sonucunda yabancı marka sahiplerinin yapacakları masraflar ve ödeyecekleri vekillik ücretleri, ülkeye döviz olarak girecekti. … Anlaşma’dan çekilmemiz ile Türk marka sahiplerinin milletlerarası tescil için ödeyecekleri harçların ülkeden döviz olarak çıkışı da engellenecekti. Nihayet, Milletlerarası Büro’nun elde ettiği gelir dolayısıyla üye ülkelere ödediği paradan Türkiye’nin payına düşen miktar, Türkiye’nin Paris Anlaşması uyarınca Beynelmilel Kalem’in masraflarını karşılamak üzere her yıl ödemek zorunda olduğu parayı dahi karşılayamamaktaydı.”

img_1883

Kanaatimizce, Hayri Dericioğlu’nun kitabından aktarılmış olan Madrid Anlaşması’ndan çıkma gerekçelerimiz pek de mantıklı değildir. Sondan başlayacak olursak, Madrid Anlaşması’ndan çıkmamız Paris Sözleşmesi’nden de çıktığımız anlamına gelmemektedir ve Türkiye Madrid Sistemi’nden çıkmış olsa dahi Uluslararası Büro için ödemelerine devam edecektir. Dolayısıyla, Uluslararası Büro masraflarını Madrid Anlaşması’ndan çıkış için gerekçe olarak ortaya koymanın, bu masraflar devam edeceği için bir anlamı bulunmayacaktır. Bir diğer gerekçe olarak Türkiye’den sadece birkaç marka tescil edilmişken yurtdışından çok sayıda marka başvurusu alınması gösterilmiştir ki, kanaatimizce aynı durum Madrid Anlaşması olmadan da devam edecektir ve etmiştir. Bir diğer deyişle Türkiye bu kez uluslararası sistemle değil, ulusal yolla yabancı marka başvurularını almaya devam etmiş, buna karşın kendi başvuru sahiplerinin yurtdışında tescil işlemlerini kolaylaştıracak Madrid Anlaşması’ndan çıkarak ulusal başvuru sahiplerinin yurtdışında tescil işlemlerini zorlaştırmıştır. Bir diğer gerekçe Türkiye’ye döviz girişinin sağlanması ve döviz çıkışının engellenmesidir ki, bu durumun bir yönü yabancı marka sahiplerinin yapacakları masraflar ve ödeyecekleri vekillik ücretlerinin ülkeye döviz olarak girmesi ile açıklanmıştır. O dönemdeki durumu tam olarak bilmemekle birlikte, Madrid Sistemi dahilinde taraf ülkelere yapılan başvuru nispetinde WIPO tarafından yıllık ödeme yapılmaktadır ve devlete bu şekilde döviz olarak girdi gerçekleşmektedir. Buna karşın Madrid Sistemi kapsamında yapılan başvurular için vekillere ödeme yapılmadığı ve vekillerin olası müşterilerinden elde edecekleri gelirlerden mahrum kaldıkları gerçektir. Dolayısıyla, Madrid Sistemi’nin olası başvuru gelirlerinden mahrum ettiği kesim aslen devlet veya kamunun geneli değil, yabancı müşterilerle çalışan vekillerdir. Buna ilaveten, Madrid Sistemi’nden çıkmamız halinde Türk marka sahiplerinin milletlerarası tescil için ödeyecekleri harçların ülkeden döviz olarak çıkışının da engelleneceği belirtilmiştir ki, bu tespit Türkiye’den yapılan başvuruların azlığına dayandırılan tespitle de kanaatimizce çelişmektedir. Şöyle ki, eğer Madrid Sistemi dahilinde Türkiye’den sadece birkaç başvuru yapıldığı ve bunun gelen başvurulara kıyasla azlığı sistemden çıkışımız için bir gerekçe olarak belirtilmiş iken, sadece birkaç başvurunun yol açacağı döviz çıkışının ne gibi bir mali zarara yol açabileceği sorusu belirmektedir. Bu noktada, uluslararası anlaşmalara girip çıkmanın, ülke prestiji bakımından olumsuz yönü de ortaya çıkmaktadır ki, WIPO gibi uluslararası örgütlerde prestijin taraf olunan ve uygulanan anlaşma sayısıyla orantılı olduğu ve uluslararası örgütlerde tecrübe ve itibarın ancak uygulama yoluyla sağlanabildiği kesinlikle unutulmamalıdır. Elbette, kendi yorumlarımızın bugünden bakışla yapıldığı ve o dönemin atmosferinin ve bakış açısının Hayri Dericioğlu’nca yapılan tespit ve değerlendirmelere esas olduğu belirtilmelidir. Dolayısıyla, bugünden bakışla bize oldukça anlamsız gelen Madrid Sistemi’nden çıkış kararının dayandığı o döneme göre anlamlı gerekçelerin de olabileceğini bu aşamada belirtmek yerinde olacaktır. Gene de, septik bir bakışla o gerekçelerden birisi acaba, daha fazla gelir elde etmek isteyen marka vekilleri lobisinin baskısı olabilir mi demekten kendimizi alamıyoruz.

1955 yılında Madrid Andlaşması’ndan çekilmemizin ardından Türkiye’de 1990’lı yıllara kadar sisteme tekrar katılımın gündeme gelip gelmediğini bilmiyoruz.

1990’lu yıllarda hepimizin malumu olduğu üzere, Avrupa Birliği’ne katılım (o dönemdeki ismiyle Avrupa Topluluğu), Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü müzakereleri gibi ekonomik işbirliği alanları Türkiye’de yoğunlukla tartışılmaya başlanmıştır. Bu tip işbirliği müzakerelerinde Türkiye’nin önüne sürülen şartlardan birisi Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet korumasının geliştirilmesi, bu alandaki uluslararası anlaşmalara katılım, kurumsal yapının geliştirilmesidir. Türkiye’nin katılımının istendiği uluslararası anlaşmalardan birisi de markaların uluslararası tescilini düzenleyen Madrid Sistemi’dir. Türkiye bu alanda hızlı davranır ve marka alanında Nicé Andlaşması, Viyana Andlaşması ve Madrid Protokolü’ne imza atar. 1996 yılında atılan imzaya karşın, protokolün Türkiye için yürürlük tarihi 1 Ocak 1999 olarak belirlenir. (Bu satırların yazarı 1996 yılında henüz üniversite öğrencisi olduğu için anlaşmalara katılım sürecini ve gelen tepkileri Türk Patent Enstitüsü’nde takip edememiştir. Buna karşın Madrid Protokolü’nün Türkiye’de uygulanması için görevlendirilen ilk iki kişiden birisidir ve bugünden bakınca oldukça ilginç gelen bu görevlendirmeyi ve sonrasında yaşananları başka bir yazıda aktaracaktır.)

1996-1999 yılları arasında Madrid Protokolü’ne katılıma karşı sert bir çıkış yapılıp yapılmadığı veya bu konuda lobi faaliyeti yürütülüp yürütülmediğini konusunda fikrimiz yok. Bununla birlikte katılımın uluslararası işbirliği projeleri çerçevesinde yürütülmesi, katılıma ilişkin güçlü siyasi irade ve bir gecede meclisten geçen Kanun Hükmünde Kararnamelerle gerçekleşen katılım gibi faktörlerin, katılım karşıtlarına muhtemelen fırsat vermediğini tahmin ediyoruz. O dönemin Türk Patent Enstitüsü yöneticileri anılarını bir gün paylaşırlarsa konu hakkında daha net bir fikrimiz olacaktır.

Bununla birlikte, 2000 yılında Türk Patent Enstitüsü’nün yeni atanan yönetiminin, vekillerin sıkıntı ve dileklerini dinlemek için yaptığı toplantıdan bir anekdotu bu aşamada aktarmak yerinde olacaktır. Dinleyici olarak katıldığımız bu toplantıda söz alan –şu an hayatta olmayan ve müşteri portföyü ağırlıklı olarak yabancılardan oluşan- bir marka vekili, Türkiye’nin Madrid Protokolü’ne katılımını eleştirmiş, Türkiye’nin daha önce katılmasına rağmen 1950’li yıllardan sistemden çıktığını belirtmiş, o dönemdeki tecrübenin esas alınması gerektiğini öne sürmüş ve Madrid Protokolü’nden çıkmamız gerektiğini ifade etmiştir. Elbette, bunları öne sürerken kendi gelir kaybını bir neden olarak belirtmemiştir.

Gelinen noktada okuyucularımıza fikir vermek için Madrid Protokolü’ne katılım öncesi Türkiye’ye ulusal yolla yapılan başvuru sayısını ve buna ilaveten katılım sonrası Madrid Protokolü yoluyla yapılan yabancı başvuru sayısını, ek olarak da katılım sonrası ulusal yolla yapılan yabancı başvuru sayısını vermek yerinde olacaktır.

 

Yıllar Ulusal Yolla Yapılan Yabancı Marka Başvuru Sayısı Madrid Protokolü Yoluyla Yapılan Yabancı Marka Başvurusu Sayısı Toplam Yabancı Marka Başvurusu sayısı
1996 4802 ….. 4802
1997 4982 ….. 4982
1998 5158 ….. 5158
…. …. ….. ……
2013 4869 9838 14707
2014 4936 9513 14449
2015 5033 10418 15451

 

Rakamlardan anlaşıldığı kadarıyla, Madrid Protokolü’ne katılım sonrası ulusal yolla yapılan yabancı marka başvurusu sayısında önemli bir azalma olmamış, buna karşın Protokol kapsamında gelen yabancı başvurular da eklendiğinde toplam yabancı marka başvurusu sayısında yaklaşık 3 kat artış gerçekleşmiştir. Bu noktada, Madrid Protokolü kapsamında yapılan yabancı başvuruların reddedilmesi halinde itirazların yalnızca ulusal yolla vekiller aracılığıyla yapılabildiği ve dolayısıyla bu şekilde Türk marka vekillerinin iş hacminde önemli bir artış olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, Madrid Protokolü başvuruları için verilen takip hizmetleri ve ilana itiraz gibi işlemler, hiç şüphesiz Türk marka vekillerinin yabancı müşterilerine verdikleri hizmetleri nicelik olarak artırmıştır. Ayrıca, başvuru yapmak yerine itiraz, yayına itiraz, mahkeme süreçleri, lisans, vb. daha komplike işlemlerin iş hacmi olarak artması hiç şüphesiz Türk marka vekillerini nitelik olarak da güçlendirmiştir.

Buna ek olarak 1955 yılında Madrid Sistemi’nden çıkışımıza gerekçe olarak gösterilen Türk başvuru sahiplerinin sistemi kullanarak yurtdışında marka başvurusu yapmaması sorunu halen devam ediyor mu, onu da WIPO istatistiklerini esas alarak okuyucularımızın bilgisine sunalım.

 

Madrid Protokolü kapsamında Türk başvuru sahiplerince gerçekleştirilen uluslararası tescil sayıları
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
733 717 894 792 859 983 1202 1198 1272 1154

 

Bu rakamlar küçümsenmeyecek derecede fazla yerli markanın yurtdışında Madrid Protokolü kapsamında tescil ettirildiğini göstermektedir. (Türkiye 2015 yılında Madrid Sistemi kapsamında en fazla marka başvurusu gönderen ülkeler sıralamasında 98 taraf arasında 12. sırada yer almaktadır.) Dolayısıyla, Türk başvuru sahiplerinin Madrid Sistemi’ni etkin olarak kullanmadıkları içerikli eleştiri de günümüzde anlamını yitirmiştir.

Yazı boyunca, Madrid Sistemi’ne katılıma karşı çeşitli ülkelerde marka vekilleri ve avukatlarınca gösterilen tepkiyi ve buna karşı verilen yanıtları aktarmaya çalıştık. Türkiye bu noktada ayrıcalıklı bir yerdedir, şöyle ki ülkemiz 1930 yılında sisteme dahil olup 1955 yılında yazıda aktardığımız gerekçelerle sistemden çıkmıştır. 1955 yılında sisteme yöneltilen eleştirileri hangi nedenlerle anlamlı bulmadığımızı da yazıda belirttik. 1999 yılında uluslararası marka tescil sistemine tekrar dahil olmamızın ardından sistemi ne derecede etkili biçimde kullandığımızı ve 1955 yılına ait eleştirilerin günümüzde anlamını yitirdiğini yazının sonunda ifade ettik. Yazının bütünü itibarıyla, okuyucularımıza Madrid uluslararası marka tescil sistemine yöneltilen eleştirilerin ulusal ve yurtdışı boyutları ve bu eleştirilerin nedenleri hakkında fikir verdiğini umut ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2016

unsalonderol@gmail.com   

Cezayir de Madrid Protokolü’ne Katıldı – Elveda Madrid Andlaşması!

Madrid-WIPO

Yıllardır süren bekleyiş nihayet sona erdi!

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) internet sitesinde 7 Ağustos 2015 tarihinde yapılan duyuruya göre (http://www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news_0016.html), Cezayir Madrid Protokolü’ne katılıyor.

Markaların uluslararası tescili amaçlı Madrid Sistemi, 1892 yılında yürürlüğe giren Madrid Andlaşması ve 1996 yılında yürürlüğe giren Madrid Protokolü’nden oluşan iki anlaşmalı bir yapıyla sürdürülmektedir.

Madrid Andlaşması’nın dezavantajlarını ortadan kaldırma amacıyla Madrid Protokolü kabul edilmiş olmasına rağmen, Andlaşma tarafı ülkelerin bir kısmının Prokotol’e taraf olmaması nedeniyle, WIPO iki anlaşmayla çalışma sisteminin zorluklarını yaklaşık 20 senedir yaşamaktaydı.

Protokol’e taraf olmayan tek andlaşma ülkesi olarak kalan Cezayir, 31 Temmuz 2015 tarihinde, Protokol’e katılım belgesini WIPO Genel Müdürü’ne teslim etti. Protokol Cezayir bakımından 31 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.

31 Ekim 2015 tarihinden itibaren, Madrid Sistemi çerçevesinde yapılacak tüm uluslararası tesciller sadece Madrid Protokolü hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve bu yolla iki anlaşmalı bir sistemi yürütmenin bürokratik zorlukları WIPO açısından ortadan kalkacak.

Madrid Sistemi an itibarıyla 95 üye ülkeye ulaşmış durumda ve WIPO’nun en etkin ve yaygın biçimde kullanılan uluslararası tescil sistemi konumunda.

madridüye

1999 yılında Madrid Protokolü, Türkiye bakımından yürürlüğe girdiğinde, bu satırların yazarı Türk Patent Enstitüsü’nün Madrid Protokolü işlemlerini yürüten biriminde çalışmaktaydı ve Türkiye, Protokol’ün 29. üye ülkesiydi. Protokol’ün 20 yıldan kısa süre içerisinde ulaştığı yaygınlık göz önüne alındığında, yakın gelecekte uuslararası marka tescil sistemine dahil olmayan çok az sayıda ülke kalacağı kolaylıkla öngörülmektedir.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2015

unsalonderol@gmail.com

Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Tescili Ulusal Başvuruya Dönüştürme (Transformation) İşlemi

transformation(Görsel  http://www.thewisdomacademy.org/page12/page12.html adresinden alınmıştır.)

 

Madrid Protokolü kapsamında düzenlenmiş “dönüştürme (transformation)” prosedürü, uluslararası tescilin, menşe ofisteki esas başvuru veya tescile 5 yıl süreyle bağımlılığından ortaya çıkabilecek problemlerin telafi edilebilmesi amacına yönelik bir işlemdir.

 

Uluslararası tescilin, menşe ofisteki esas tescil veya başvuruya bağımlılığı konusunu ve esas tescil veya başvurunun bağımlılık süresi içerisinde (kısmen veya tamamen) hükmünü yitirmesi durumunda, Uluslararası Büroya yapılması gereken bildirime ilişkin şartları, önceden yayınladığım aşağıda linki verilen yazıda detaylı olarak incelemiştim:

 

http://wp.me/p43tJx-3C

 

Bu yazıda değerlendireceğimiz konu ise, menşe ofisteki esas tescil veya başvuruya bağımlılık sonucunda, uluslararası sicilden ve seçilen ülke ofisleri kayıtlarından (kısmen veya tamamen) silinen markalara ilişkin bir telafi yöntemi olan “dönüştürme (transformation)” işlemidir.

 

Dönüştürme işlemi, Protokolün beşinci mükerrer 9. maddesi (article 9quinquies) kapsamında düzenlenmiştir.  Madde, bir uluslararası tescilin ulusal veya bölgesel başvurulara dönüştürülmesi başlığını taşımaktadır. Başlıkta bölgesel teriminin kullanılmasının nedeni, Protokol tarafı ülkelerin bazıları adına tescil işlemi yapan bölgesel tescil ofislerinin (Benelüks Marka Ofisi, OHIM) varlığı ve bunların yaptıkları tescil işlemlerinin bölgesel tescil olarak adlandırılmasıdır. Bununla birlikte, yazı boyunca cümleleri gereğinden fazla uzun tutmamak için, ulusal veya bölgesel başvuruya dönüştürme ifadesi yerine, sadece ulusal başvuruya dönüştürme ifadesi kullanılacaktır.

 

Uluslararası tescilin ulusal başvuruya dönüştürülmesi için ilk şart, bir uluslararası tescilin, menşe ofisin talebi üzerine Protokol madde 6(4) çerçevesinde, kapsadığı malların ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından iptal edilmesidir. Protokol madde 6(4)’ün içeriği, önceden yayınladığım http://wp.me/p43tJx-3C yazısında detaylı olarak aktarılmış olduğundan, burada ayrıca tekrar edilmeyecektir.

 

Uluslararası tescilin, madde 6(4)’te sayılan hallerde menşe ofisin talebi üzerine, iptal edilmesi durumu dışında kalan iptal (veya aynı sonucu doğuran diğer işlemler) hallerinde, dönüştürme işleminin yapılması mümkün değildir. Bir diğer deyişle, dönüştürme işleminin, bağımlılık süresi içerisinde menşe ofis tarafından Uluslararası Büroya bildirilen ve iptal sonucunu ortaya çıkaran işlemler bakımından yapılması mümkündür. Uluslararası tescilin, tescil sahibinin talebi üzerine uluslararası sicilden kısmen veya tamamen silinmesinin sonucunda (bu işlem bağımlılık süresi içerisinde gerçekleşse de), ulusal başvuruya dönüştürme işleminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. (bkz. Madrid Protokolü hakkında WIPO kılavuzu bölüm B.II paragraf 88.2: “Transformation may take place only where the international registration has been cancelled, in respect of all or some of the goods and services, at the request of the Office of origin, as described in paragraphs B.II.85.01 to 85.06. It is not available where the international registration has been canceled at the request of the holder.”) Buna göre, bir uluslararası tescil sahibinin, markasını kendi talebiyle iptal (cancellation), sınırlandırma (limitation), vb. işlemler çerçevesinde, uluslararası sicilde, bazı ülkeler için tamamen veya kısmen iptal edip veya sınırlandırıp, sonradan bu mallar veya hizmetler bakımından aynı ülkeler için dönüştürme talebinde bulunması mümkün olmayacaktır.

 

Bir uluslararası tescil, menşe ofisin talebi üzerine Protokol madde 6(4) çerçevesinde, kapsadığı malların ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından iptal edildikten sonra, uluslararası tescil sahibinin markasını ulusal markaya dönüştürmesi imkanı ortaya çıkmaktadır. Bu ön koşulun yerine gelmesi halinde, dönüştürme işleminin aşağıdaki maddeler çerçevesinde yapılması mümkündür:

 

i.                    Uluslararası sicilde gerçekleşmiş iptal işlemi tarihinden itibaren başlayacak üç ay içerisinde, uluslararası tescilin sahibi, aynı markanın tescili için ilgili ulusal ofise bir marka tescil başvurusu yapmalıdır.

 

ii.                 Belirtilen marka tescil başvurusu doğrudan ulusal ofise yapılmalı ve ulusal ofisin doğrudan kendisine yapılan başvurular için öngördüğü şekli şartlar gözetilmelidir. Bir diğer deyişle Uluslararası Büronun aracılığı ortadan kalkmıştır. Ulusal ofis yurtdışından yapılan başvurular için vekil zorunluluğu öngörmüşse, başvuru vekil aracılığıyla yapılmalı ve ulusal başvuru ücretleri ödenmelidir. (Bununla birlikte, ulusal ofislerin kendi mevzuatları dahilinde, dönüştürme işlemine konu ulusal başvurulara ilişkin özel şekli başvuru şartları uygulayabileceği de belirtilmelidir. Örneğin, bu başvuru için halihazırda uluslararası başvuru ücreti ödenmiş olduğundan, daha düşük ücret, vb.)

 

iii.               Ulusal başvuruda yer alan marka dönüştürme işlemine konu uluslararası markayla aynı olmalıdır (renk ve diğer ayrıntılar dahil).

 

iv.                İptal edilen uluslararası markanın sahibi ile dönüştürme talebine konu ulusal başvurunun sahibi aynı olmalıdır.

 

v.                  Dönüştürme talebine konu ulusal başvurunun kapsadığı mallar ve/veya hizmetler iptal edilen uluslararası markanın (ilgili ülke bakımından geçerli mal / hizmet listesi) kapsamında yer almalıdır. Mal / hizmet listelerinin aynı olması şart değildir, uluslararası tescil kapsamındaki malların / hizmetlerin, ulusal başvuru kapsamındaki malları / hizmetleri kapsaması yeterlidir.

 

Yukarıda sayılan şartların herhangi birisinin yerine getirilmemesi halinde dönüştürme talebi kabul edilmeyecektir.

 

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren bir ulusal başvurunun yapılması durumunda ise, ulusal ofis, başvuruyu, uluslararası tescil tarihinde yapılmış bir başvuru olarak kaydetmek yükümlülüğündedir. Eğer uluslararası tescil, ilgili ülkeye sonraki belirleme (subsequent designation) işlemi çerçevesinde sonradan yönlendirilmiş bir marka niteliğindeyse, uluslararası tescil tarihinin yerini, sonraki belirleme tarihi alacaktır. Uluslararası tescilin rüçhan hakkı mevcutsa, bu hak dönüştürme işleminin konusu ulusal başvuru bakımından da kaydedilecektir.

 

Kabul edilen dönüştürme talepleri bakımından, başvuru sahiplerinin sağladığı tek fayda, dönüştürme işlemine konu ulusal başvurunun, uluslararası tescilin tarihinden (veya sonraki belirleme tarihinden) yararlanması olmaktadır. Onun dışında izlenecek tüm prosedür, ulusal ofise yapılan yeni bir başvurunun kaydına ve incelenmesine ilişkin tüm şekli ve esasa ilişkin şartlarla aynı olacaktır. Başvuruya ilişkin yazışmaların tamamı ulusal mevzuatın öngördüğü biçimde başvuru sahibi veya vekiliyle yapılacak, Uluslararası Büronun aracılığı tamamen ortadan kalkacaktır, ayrıca uluslararası tesciller bakımından geçerli olan 12-18 aylık ret bildirim süresi limitleri dönüştürülmüş ulusal başvurular bakımından geçerli olmayacaktır.

 

Dönüştürme işlemlerine uygulamada sıklıkla rastlanılmamakla birlikte, bu işlem, uluslararası tescilin 5 yıl süreyle menşe ofisteki esas tescile veya başvuruya bağımlılığı hükmünden kaynaklanabilecek hak kayıplarının, başvuru tarihinin korunması anlamında telafisini teşkil etmektedir. Dolayısıyla, dönüştürme işlemini, şekli şartlar bakımından çok sayıda koşul öngörse de, bağımlılık ilkesinin telafisini sağlaması anlamında, Madrid Protokolünün kullanıcı dostu yönlerinden birisi olarak değerlendirmek yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

Madrid Protokolü’nde Statü Bildirim Yazıları ve Kesin Karar Bildirimleri

beach_too_much_information_sign(Görsel http://www.dawgsports.com/2008/10/17/637322/too-much-information-georg adresinden alınmıştır.)

 

Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka tescili başvuruları, WIPO Uluslararası Bürosu tarafından uluslararası sicile kaydedilmelerinin ardından, ulusal mevzuatlara göre gerçekleştirilecek inceleme için başvuru formunda seçilen ülkelerin ofislerine gönderilmektedir. Önceden yayınladığım “Madrid Protokolü kapsamındaki Uluslararası Marka Başvurularına ilişkin Ret Kararları, İlgili Düzenlemeler ve Süre Limitleri” başlıklı yazımda, (http://wp.me/p43tJx-5L)  uluslararası başvuruların reddedilmesine yönelik düzenleme, prosedür ve süre limitlerini açıklamaya çalışmıştım, bu yazıda ise uluslararası başvuruların kabul edilmesi ve nihai kararların bildirilmesine yönelik düzenleme ve prosedürleri özetlemeye gayret edeceğim.

 

Madrid Andlaşması ve Protokolünün Ortak Yönetmeliği birinci ve ikinci mükerrer 18inci maddeleri (bundan sonra 18bis ve 18ter maddeleri olarak anılacaktır) “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Geçici Durumu” (Interim Status of a Mark in a Designated Contracting Party) ve “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Durumuna ilişkin Nihai İşlem” (Final Disposition on Status of a Mark in a Designated Contracting Party) başlıklarını taşımaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından uluslararası başvurunun yönlendirildiği taraf ülke ofisleri, başvurular kendilerine iletildikten sonra 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde başvurulara ilişkin (varsa) ret kararlarını Uluslararası Büroya göndermekle mükelleftir. Seçilen ülke ofislerince hakkında ret kararı veya herhangi bir bildirim gönderilmemiş başvuruların akıbeti veya hangi aşamalarda olduklarının bilinmesi yönündeki istekler ve sistemin daha şeffaf hale getirilmesi yönündeki çalışmalar sonucunda, uluslararası tescil sistemine başvuruların durumuna ilişkin bildirimler eklenmiştir. Bazı ülkeler tarafından (Türkiye dahil) neredeyse 10 yıldır gönderilen bu bildirimler, talepler doğrultusunda Yönetmelik kapsamında detaylı olarak düzenlenmiş ve bildirimlere ilişkin kurallar getirilmiştir. Belirtilen bildirimlerden markanın geçici durumuna ilişkin bildirimler Yönetmeliğin 18bis maddesinde, nihai duruma ilişkin bildirimler ise 18ter maddesinde yer almaktadır.

 

A-   Ortak Yönetmelik Madde 18bis

 

Yönetmeliğin 18bis maddesi yukarıda da belirtildiği üzere “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Geçici Durumu” başlığını taşımaktadır.

 

Madde 18bis kapsamında gönderilecek bildirim, başvuru sahiplerini seçilen ülke ofisince yapılan resen incelemenin tamamlandığı, resen inceleme sonucunda başvurunun reddedilmesini gerektirecek gerekçeye rastlanmadığı, bununla birlikte başvurunun üçüncü kişilerin ilana itirazlarına veya görüşlerine açıldığı yönünde bilgilendirmeye ve ilana itiraz veya görüşlere ilişkin tarihleri bildirmeye yönelik bir yazışmadır.

 

Madde 18bis kapsamındaki bildirim seçilen ülke ofisi tarafından WIPO Uluslararası Bürosuna gönderilir. Bildirimin uluslararası sicilde kaydının ardından, bildirim Uluslararası Büroca başvuru sahibine (vekili de kapsar anlamda kullanılmaktadır) iletilir. Yazışmayı alacak başvuru sahibi, markasının seçilen ülke ofisinde hangi aşamada olduğu hakkında bilgi sahibi olmanın yanısıra, başvuruya karşı yapılacak itirazlara ilişkin süre limitini de öğrenecektir.

 

Seçilen ülkelerin bu bildirimi göndermeleri zorunlu değildir, ancak bildirim gönderilecekse, bildirimin ret için belirlenmiş 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Madde 18bis birinci paragraf (b) bendinde, aynı bildirimin ofis tarafından hakkında önceden ret kararı verilmiş markalar için de gönderilebileceği belirtilmektedir, bununla birlikte bu tip markalar bakımından bildirimin 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde gönderilmesi gibi bir zorunluluk belirtilmemiştir. Madde 18bis birinci paragraf (b) bendinde yer alan bildirimin gönderilmesinin de Yönetmelik kapsamında zorunlu olmadığı ve üye ülkenin takdirinde olduğu ayrıca belirtilmelidir.

 

B-   Ortak Yönetmelik Madde 18ter

 

Yönetmeliğin 18ter maddesi “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Durumuna ilişkin Nihai İşlem” başlığını taşımaktadır.

 

18ter maddesi farklı durumlarda gönderilecek bildirimlerin niteliğini bildiren 4 paragraf içermektedir. Bu paragrafları ayrı başlıklar altında incelemek sistematik bir değerlendirmeyi mümkün kılacaktır.

 

1-      Önceden Ret Bildiriminin Gönderilmediği Hallerde Koruma Sağlandığına Yönelik Beyan (Statement of Grant of Protection Where No Notification of Provisional Refusal Has Been Communicated):

 

Madrid Sistemi kapsamında gönderilen ret kararları, kesinleşmiş ret kararı gönderilene kadar “geçici ret (provisional refusal)” kararları olarak kabul edilmektedir. Ofis tarafından ret kararını kısmen veya tamamen teyit eden kesinleşmiş ret kararlarının gönderilmesi halinde geçici ret kararı adlandırması ortadan kalkmaktadır. Türkiye’de “geçici ret” kararı şeklinde bir adlandırma olmadığı ve geçici kelimesi yanlış anlaşılmalara yol açabilecek nitelikte olduğu için geçici ret (provisional refusal) ifadesini kullanmayı tercih etmiyorum.

 

Madde 18ter birinci paragrafta düzenlenen durum, hakkında önceden herhangi bir ret bildirimi gönderilmemiş markalara ilişkindir. Seçilen ofisler, 12 veya 18 aylık ret süreleri dahilinde bir uluslararası tescil başvurusuna ilişkin incelemeyi tamamlamış ve herhangi bir ret nedeni tespit etmemişlerse, belirtilen süreler içerisinde ve mümkün olan en kısa zamanda Uluslararası Büroya söz konusu markaya koruma sağlandığına ilişkin bildirimde bulunmak zorundadır.

 

Taraf ülke ofisleri madde 18ter birinci paragrafta yer alan bildirimi, madde 18bis’teki düzenlemenin tersine, Uluslararası Büroya göndermek zorundadır. Bildirimi göndermek zorunlu olmakla birlikte, bildirimi göndermemenin belirlenmiş bir sonucu yoktur.

 

2-     Ret Bildirimini Takiben Gönderilen Koruma Sağlandığına Yönelik Beyan (Statement of Grant of Protection Following a Provisional Refusal)

 

Seçilen ofis bir başvuruya ilişkin olarak 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde bir ret kararı göndermiş olmakla birlikte, başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz üzerine veya resen bu ret kararı kaldırılmış olabilir. Bu tip durumlarda gönderilecek bildirimler madde 18ter ikinci paragrafta düzenlenmiştir. Madde 18ter ikinci paragrafa göre, hakkında önceden bir ret kararı gönderilmiş bir uluslararası başvuruya ilişkin olarak, seçilen ofis nezdindeki tüm işlem ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından, ilgili ofis, Uluslararası Büroya ret kararının kaldırıldığı ve markanın başvuru kapsamında bulunan tüm mallar ve/veya hizmetler bakımından korunduğu (ret kararının tümüyle kaldırılması) veya ret kararının kısmen kaldırıldığı ve markanın başvuru kapsamında bulunan bazı mallar ve/veya hizmetler bakımından korunduğu (ret kararının kısmen kaldırılması, bu durumda korumaya konu mallar ve/veya hizmetler belirtilmelidir) yönünde bildirimde bulunmak zorundadır.

 

Aynı zorunluluk, kısmi ret kararının teyit edildiği bildirimler bakımından da geçerlidir. Bir diğer deyişle, önceden kısmen reddedilen bir uluslararası başvuruda, kısmi ret kararına ilişkin olarak, seçilen ofis nezdindeki tüm işlem ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından kısmi ret kararı ofis nezdinde kesinleştiyse, buna ilişkin beyanın (yani, markanın ret kararı kapsamında bulunmayan mallar ve/veya hizmetler için koruma altına alınacağına yönelik beyanın) Uluslararası Büroya gönderilmesi zorunludur.

 

Taraf ülke ofisleri, yukarıda açıklanan durumlara ilişkin olarak, madde 18ter ikinci paragrafta yer alan bildirimi, Uluslararası Büroya göndermek zorundadır. Bununla birlikte, bildirimin gönderilmesi için öngörülmüş bir süre limiti yoktur, dolayısıyla 12 veya 18 aylık süre limitlerinin madde 18ter ikinci paragraf bakımından geçerliliği bulunmamaktadır.

 

3-     Tüm Mallar ve/veya Hizmetler için Geçerli Ret Bildiriminin Onaylanması (Confirmation of Total Provisional Refusal)

 

Madde 18ter üçüncü paragrafa göre, bir uluslararası başvuru kapsamında bulunan tüm mallar ve/veya hizmetler için reddedildikten (tümden ret) sonra, karara karşı itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi neticesinde, başvuruya ilişkin olarak seçilen ofis nezdindeki tüm işlem ve prosedürler tamamlanmışsa, ofis kendi nezdindeki işlemlerin tamamlandığını ve ret kararının onaylandığını bildiren bir beyanı Uluslararası Büroya göndermek zorundadır.

 

Madde 18ter üçüncü paragrafta yer alan bildirimin, Uluslararası Büroya gönderilmesi için öngörülmüş bir süre limiti yoktur, dolayısıyla 12 veya 18 aylık süre limitlerinin madde 18ter üçüncü paragraf bakımından geçerliliği bulunmamaktadır.

 

4-    Sonraki Kararlar (Further Decision)

 

Madde 18ter ikinci ve üçüncü paragraflar kapsamında gönderilen bildirimler, seçilen ofis nezdindeki işlemlerin tamamlanmasının (kararın ofiste yapılabilecek işlemler bakımından kesinleşmesi)  ardından gönderilmesi gereken beyanlardır. Ofis nezdindeki işlemler terimi, seçilen taraf ülkedeki idari tescil otoritesi nezdindeki işlemleri ifade etmektedir ve tescil otoritesinin kararlarına karşı açılacak davalar sonucu mahkemeler veya ofis dışındaki denetim organları tarafından verilecek kararlar belirtilen ifade kapsamına girmemektedir.

 

WIPO tarafından yayınlanan Madrid Sistemine ilişkin kılavuzda (bkz. http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf s.50), bu husus açık olarak belirtilmiştir. WIPO, bu düzenlemenin nedenini, idari tescil otoritesinin kendi dışında başlatılan işlemlerden (dava, vb.) her durumda haberdar olmasının mümkün olmaması ve dolayısıyla, kendi dışında verilecek kararların kesinleşip kesinleşmediği hakkında bilgi sahibi olma imkanının bulunmaması olarak açıklamaktadır. Dolayısıyla, Yönetmelik madde 18ter ikinci ve üçüncü paragraflar kapsamında gönderilen bildirimler, ofis (Türkiye bakımından Türk Patent Enstitüsü) tarafından verilen “idari bakımdan nihai kararları” bildirir içeriktedir ve bu kararların mahkemeler tarafından iptal edilmesi durumunda, önceden gönderilen beyanların değiştirilmesi gerekmektedir.

 

Madde 18ter dördüncü paragraf, ofis tarafından önceden ikinci ve üçüncü paragraflar kapsamında gönderilen beyanlarda belirtilen koruma kapsamında, mahkeme (veya ofis kararını iptal yetkisine sahip ofis dışındaki bir denetleme organı) kararı sonrası değişiklik olması halinde, ofislere uluslararası marka hakkındaki son durumu yeni bir bildirimle Uluslararası Büroya bildirme imkanı vermektedir. Ofisin bu yönde bir bildirimde bulunabilmesi için karardan haberdar olması gerekmektedir ve bu husus Madde 18ter dördüncü paragrafta belirtilmiştir. Dördüncü paragrafta ve kılavuzda açık olarak yazılmamış olsa da, kanaatimizce, Uluslararası Büroya gönderilecek yeni bildirim, ancak kesinleşmiş mahkeme kararları bakımından yapılmalıdır.

 

Uluslararası marka tescil sistemi, kısa adıyla Madrid sistemi yapısında, marka sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik kanalların eksikliği ve bazı durumlarda yokluğu sistem kullanıcıları tarafından uzun yıllar boyunca eleştirilmiştir. Yönetmelikte önceden beri mevcut olan ve bazıları sonradan eklenen bilgilendirme beyanlarının, taraf ülke ofislerince etkin kullanımı, uluslararası marka başvurusu sahiplerinin markalarının ulusal ofislerdeki durumu hakkında yeteri derecede bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Dolayısıyla, mevcut Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kanaatimizce, asıl sorun bilgilendirme kanallarının yokluğu ve eksikliği değil, bu kanalların taraf ülke ulusal ofislerince yeteri derecede etkin olarak kullanılmaması olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

Madrid Protokolü kapsamındaki Uluslararası Marka Başvurularına ilişkin Ret Kararları, İlgili Düzenlemeler ve Süre Limitleri

imagesCA9DJB4J

(Görsel http://www.mndwidefenseblog.com/articles/test-refusal/ adresinden alınmıştır.)

 

Türkiye’nin 1999 yılından bu yana taraf olduğu ve sınai mülkiyet alanında en yoğun olarak kullandığı uluslararası andlaşma olan Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Protokolü, uluslararası marka tescil başvurusu şartlarını düzenlemesinin yanısıra taraf ülke ofislerinin Protokol yoluyla yapılan başvuruları incelemesine ilişkin düzenlemeleri de içermektedir. Bu yazı Protokol kapsamında yapılan uluslararası marka başvurularına ilişkin ret kararlarına yönelik düzenlemeleri, şartları ve kısıtlamaları aktarmak ve değerlendirmek amacıyla yazılmıştır.

 

Madrid Protokolünün 5. maddesi taraf ülkelerin uluslararası başvuruları reddetme veya hükümsüz kılma yetkilerine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

 

5. maddenin birinci paragrafına göre seçilen ülke ofislerinin, mevzuatlarının kendilerine tanıdığı yetki çerçevesinde, kendi ofislerine yöneltilen uluslararası tescil başvurularını reddetme yetkisi bulunmaktadır. Seçilen ülke ofislerinin verdiği ret kararlarının gerekçelerinin Paris Sözleşmesinin dördüncü mükerrer altıncı maddesi B paragrafında sayılan ret gerekçeleri kapsamına girmesi ve ulusal başvurular için uygulanabilecek ret gerekçelerinden farklı olmaması gerekmektedir. Aynı paragrafa göre, seçilen ofisin mevzuatının çok sınıflı başvurulara izin vermemesi nedeniyle başvuruyu reddetme yetkisi bulunmamaktadır. Bu durumda, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ulusal başvurularda yalnızca tek sınıflı (ve bilindiği kadarıyla en fazla 5 adet mal veya hizmet için) başvuruları kabul eden ülkeler, Madrid Protokolü aracılığıyla gelen başvurularda bu tip kısıtlamaları uygulayamayacaktır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (a) bendine göre, ulusal ofisler WIPO Uluslararası Bürosuna ret kararlarını, başvurunun kendilerine iletildiği tarihten başlayan 12 aylık süre içerisinde göndermek zorundadır. 12 aylık süre geçtikten sonra gönderilen ret kararları ise uluslararası sicile kaydedilmeyecek ve başvurunun ilgili ülkede kabul edildiği varsayılacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta, ret için süre limitinin uluslararası tescil tarihinden itibaren değil, uluslararası başvurunun seçilen ülkeye bildirim tarihinden itibaren başlamasıdır. Belirtilen bildirim tarihi uluslararası başvuruların üzerinde yer almaktadır ve başvuru sahiplerine de bildirilmektedir. Seçilen ulusal ofisin bildirim tarihini bildirimin kendisine ulaştığı posta tarihiyle değiştirmek gibi bir yetkisi ise bulunmamaktadır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (b) bendine göre, taraf ülkelerin (a) bendinde belirtilen 12 aylık ret süresini 18 aya çıkarma yönünde deklarasyonda bulunma hakları mevcuttur. Dolayısıyla, Protokol tarafı ülkelerden bu deklarasyonu yapanlar bakımından, yukarıdaki paragrafta yaptığımız diğer açıklamalar aynı kalmak şartıyla, ret süresi uluslararası başvurunun seçilen ülkeye bildirim tarihinden itibaren 18 ay olacaktır. Türkiye, bu yönde bildirim yapmış olduğundan, Türkiye’ye yapılan uluslararası tescil başvuruları bakımından ret süresi 18 aydır. Temmuz 2012 itibarıyla, ulusal ofislerine yapılan başvurular için ret süresinin 18 ay olduğu yönünde bildirimde bulunan ülkeler;  Ermenistan, Avustralya, Bahreyn, Belarus, Bulgaristan, Çin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Avrupa Birliği, Finlandiya, Gürcistan, Gana, Yunanistan, İzlanda, İran, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kenya, Litvanya, Madagaskar, Norveç, Umman, Polonya, Güney Kore, San Marino, Singapur, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Özbekistan’dır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (b) bendine göre yapılan bildirimin, hem anlaşmaya hem protokole taraf bir ülkenin menşe ofis olduğu, hem anlaşmaya hem protokole bir diğer ülkenin ise seçilen ülke olduğu durumda etkisinin olmadığı ve ret süresinin bu tip bir durumda 12 ay olacağının ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Protokol’de 2008 yılında yapılan değişiklikle, hem anlaşmaya hem protokole taraf ülkelerin menşe ofis ve seçilen ülke ofisi olmaları halinde, Protokol hükümlerinin belirleyici olacağı düzenlenmiş olmakla birlikte, Protokol madde 5(2)(b) ve (c) bentleri ile Protokol madde 8(7) hükmü (bireysel ücretler) bu düzenlemenin dışında kalmıştır. Türkiye, Madrid Andlaşması’na taraf olmadığından, Türkiye için yapılan tüm başvurularda Protokol hükümleri belirleyicidir.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (c) bendi ret süresi uzatımına ilişkin bir diğer özel düzenleme içermektedir. Bu düzenlemeye göre, ulusal ofislerin olası itirazlardan kaynaklanabilecek olası ret kararlarını Uluslararası Büroya, ilgili süre limitleri dahilinde, önceden bildirmeleri durumunda ilgili ofise 18 aya ek yeni bir ret bildirimi süresi tanınmaktadır. Bu bildirim, her başvuru bakımından geçerli bir ek süre niteliğinde değildir ve bildirimin ulusal ofis tarafından ilgili süre limitleri içerisinde ilgili başvuru özelinde Uluslararası Büroya gönderilmesi gerekmektedir. Bu hakkın kullanılabilmesi için Protokol madde 5(2)(c)’ye göre, bir başvuruya ilişkin olarak 18 aylık ret süresinin dolmasından itibaren olası itirazların gelebileceğine yönelik bir bildirimin, başvuruya ilişkin ret süresinin dolmasından önce Uluslararası Büroya gönderilmesi gerekmektedir. Bu yönde bildirimde bulunulmasının ardından, itiraz üzerine başvurunun reddedilmesine yönelik kararın, ilana itiraz süresinin dolmasından itibaren bir ay içerisinde Uluslararası Büroya iletilmesi gerekmektedir ve bu sürenin ilana itiraz süresinin başlangıcından itibaren yedi aydan geç olması hiçbir durumda mümkün değildir.

 

Temmuz 2012 itibarıyla, ulusal ofislerine yapılan başvurular için 5. maddenin ikinci paragrafı (c) bendinde yer alan ek süre limitini kullanabilecekleri yönünde deklarasyonda bulunan ülkeler;  Avustralya, Çin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Gana, Yunanistan, İran, İrlanda, İsrail, İtalya, Kenya, Litvanya, Norveç, Güney Kore, Singapur, İsveç, Suriye, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.

 

Uluslararası Büro, seçilen ülke ofisinden bir uluslararası başvuruya ilişkin ret mektubu almasının ardından, ret kararını süre limiti dahil olmak üzere şekli şartlara (başvuruya ilişkin bilgilerin uygunluğu, ret kararına gerekçe ulusal mevzuat hükümlerinin ve hüküm içeriklerinin belirtilmesi, ret kararı önceki bir markaya dayanıyorsa, bu markaya ilişkin verilere yer verilmesi, varsa karara itiraz süresinin ve yönteminin belirtilmesi, ret kararının başvurunun tümü veya bir bölümü tarafından verildiğine dair bilgi ve kısmi ret söz konusu ise reddedilen mallara veya hizmetlere yer verilmesi, itiraz üzerine verilen ret kararlarında itiraz sahibinin belirtilmesi, vb.) uygunluk bakımından kontrol eder. Şekli şartlara aykırılık varsa, ret mektubu Uluslararası Sicile kaydedilmez ve ret kararını gönderen ofise bu yönde bilgi verilir, eğer şekli eksiklik düzeltilebilir bir eksiklikse düzeltilmiş ret bildiriminin Uluslararası Büroya bildirilmesinin ardından ret kararı sicile kaydedilir.

 

Uluslararası Büro, hiçbir ret kararını esas bakımından incelemez ve ulusal ofis tarafından verilen ret kararının yerindeliğini kontrol etmez. Ret kararlarına yönelik olarak, Uluslararası Büronun tek görevi, bu kararları ulusal ofisten almak, eğer şekli şartlara uygunlarsa uluslararası sicile kaydetmek, başvuru sahiplerine göndermek ve ret kararları şekli şartlara uygun değilse ilgili ulusal ofisi uyararak düzeltme talep etmektir. Bir diğer deyişle, Uluslararası Büroda görevli uzmanlar hiçbir ret kararına yönelik yerindelik incelemesi yapmamaktadır.

 

Ret kararının, Uluslararası Büro tarafından başvuru sahibine (başvuru sahibinin vekilini de kapsar anlamda kullanılmaktadır) iletilmesinin ardından, ret mektubunda belirtilen süre limitini ve itiraz yöntemini dikkate alan başvuru sahibi, ilgili ret kararına karşı ilgili ülkede itiraz edip etmeyeceğine karar vermek durumundadır. Karara itiraz edilmesi durumunda, bu itiraz ilgili ülke mevzuatında öngörülen şartlar dikkate alınarak (eğer varsa, ulusal vekil gerekliliği, itiraz ücretleri, itiraz makamı, vb.) gerçekleştirilir. Karara itiraz dilekçesi veya itirazla ilgili hiçbir doküman Uluslararası Büroya gönderilmemelidir. Kısaca, ulusal ofisin ret kararına karşı itiraz edilmesi halinde, Uluslararası Büro tamamen devre dışı kalır ve tüm işlemler, ilgili ulusal ofis mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

5. maddenin beşinci paragrafına göre, bir uluslararası başvuruya ilişkin olarak Uluslararası Büroya, aynı maddenin birinci ve ikinci paragraflarında belirtilen şartlara uygun bir ret kararı göndermeyen ulusal ofisler, ilgili başvuru bakımından başvuruyu reddetme hakkını kaybederler.

 

Ulusal ofislerin, 5. maddede belirtilen süre limitleri içerisinde Uluslararası Büroya göndermeleri gereken ret kararları ilk (geçici – provisional) ret kararlarıdır. Süre limitleri içerisinde geçici ret kararının gönderilmesi yeterlidir, ofisin kesinleşmiş ret kararını aynı süre limiti içerisinde göndermesi veya karara itiraz incelemesini belirtilen süre limiti içerisinde sonuçlandırması şart değildir. Karara itirazların incelenmesi ve kesinleşmiş ret kararlarının bildirilmesi için Protokol kapsamında öngörülen bir süre limiti bulunmamaktadır.

 

Ulusal ofisler, ret gerekçelerinin tamamını ret süresi içerisinde göndermek zorundadır. Yeni ret gerekçelerinin ret süre limitinin dolmasının ardından eklenmesi mümkün değildir (An Office may notify additional grounds with respect to that particular international registration in further notifications of refusal, provided that it sends such further notifications to the International Bureau within the time limit. – bkz.

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf, s.39).

 

 

Protokol kapsamında, uluslararası başvuruların akıbeti hakkında bilgi veren bir diğer bildirim formatı ise başvurular hakkındaki statü bildirim yazıları ve kesin kararlardır. Bu tip bildirimlerin açıklanmasına yönelik yeni bir yazı Madrid Protokolü ile ilgili yazılarımın takip edeni olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012