Etiket: uluslararası tescilin bağımlılığı

Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Tescili Ulusal Başvuruya Dönüştürme (Transformation) İşlemi

transformation(Görsel  http://www.thewisdomacademy.org/page12/page12.html adresinden alınmıştır.)

 

Madrid Protokolü kapsamında düzenlenmiş “dönüştürme (transformation)” prosedürü, uluslararası tescilin, menşe ofisteki esas başvuru veya tescile 5 yıl süreyle bağımlılığından ortaya çıkabilecek problemlerin telafi edilebilmesi amacına yönelik bir işlemdir.

 

Uluslararası tescilin, menşe ofisteki esas tescil veya başvuruya bağımlılığı konusunu ve esas tescil veya başvurunun bağımlılık süresi içerisinde (kısmen veya tamamen) hükmünü yitirmesi durumunda, Uluslararası Büroya yapılması gereken bildirime ilişkin şartları, önceden yayınladığım aşağıda linki verilen yazıda detaylı olarak incelemiştim:

 

http://wp.me/p43tJx-3C

 

Bu yazıda değerlendireceğimiz konu ise, menşe ofisteki esas tescil veya başvuruya bağımlılık sonucunda, uluslararası sicilden ve seçilen ülke ofisleri kayıtlarından (kısmen veya tamamen) silinen markalara ilişkin bir telafi yöntemi olan “dönüştürme (transformation)” işlemidir.

 

Dönüştürme işlemi, Protokolün beşinci mükerrer 9. maddesi (article 9quinquies) kapsamında düzenlenmiştir.  Madde, bir uluslararası tescilin ulusal veya bölgesel başvurulara dönüştürülmesi başlığını taşımaktadır. Başlıkta bölgesel teriminin kullanılmasının nedeni, Protokol tarafı ülkelerin bazıları adına tescil işlemi yapan bölgesel tescil ofislerinin (Benelüks Marka Ofisi, OHIM) varlığı ve bunların yaptıkları tescil işlemlerinin bölgesel tescil olarak adlandırılmasıdır. Bununla birlikte, yazı boyunca cümleleri gereğinden fazla uzun tutmamak için, ulusal veya bölgesel başvuruya dönüştürme ifadesi yerine, sadece ulusal başvuruya dönüştürme ifadesi kullanılacaktır.

 

Uluslararası tescilin ulusal başvuruya dönüştürülmesi için ilk şart, bir uluslararası tescilin, menşe ofisin talebi üzerine Protokol madde 6(4) çerçevesinde, kapsadığı malların ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından iptal edilmesidir. Protokol madde 6(4)’ün içeriği, önceden yayınladığım http://wp.me/p43tJx-3C yazısında detaylı olarak aktarılmış olduğundan, burada ayrıca tekrar edilmeyecektir.

 

Uluslararası tescilin, madde 6(4)’te sayılan hallerde menşe ofisin talebi üzerine, iptal edilmesi durumu dışında kalan iptal (veya aynı sonucu doğuran diğer işlemler) hallerinde, dönüştürme işleminin yapılması mümkün değildir. Bir diğer deyişle, dönüştürme işleminin, bağımlılık süresi içerisinde menşe ofis tarafından Uluslararası Büroya bildirilen ve iptal sonucunu ortaya çıkaran işlemler bakımından yapılması mümkündür. Uluslararası tescilin, tescil sahibinin talebi üzerine uluslararası sicilden kısmen veya tamamen silinmesinin sonucunda (bu işlem bağımlılık süresi içerisinde gerçekleşse de), ulusal başvuruya dönüştürme işleminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. (bkz. Madrid Protokolü hakkında WIPO kılavuzu bölüm B.II paragraf 88.2: “Transformation may take place only where the international registration has been cancelled, in respect of all or some of the goods and services, at the request of the Office of origin, as described in paragraphs B.II.85.01 to 85.06. It is not available where the international registration has been canceled at the request of the holder.”) Buna göre, bir uluslararası tescil sahibinin, markasını kendi talebiyle iptal (cancellation), sınırlandırma (limitation), vb. işlemler çerçevesinde, uluslararası sicilde, bazı ülkeler için tamamen veya kısmen iptal edip veya sınırlandırıp, sonradan bu mallar veya hizmetler bakımından aynı ülkeler için dönüştürme talebinde bulunması mümkün olmayacaktır.

 

Bir uluslararası tescil, menşe ofisin talebi üzerine Protokol madde 6(4) çerçevesinde, kapsadığı malların ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından iptal edildikten sonra, uluslararası tescil sahibinin markasını ulusal markaya dönüştürmesi imkanı ortaya çıkmaktadır. Bu ön koşulun yerine gelmesi halinde, dönüştürme işleminin aşağıdaki maddeler çerçevesinde yapılması mümkündür:

 

i.                    Uluslararası sicilde gerçekleşmiş iptal işlemi tarihinden itibaren başlayacak üç ay içerisinde, uluslararası tescilin sahibi, aynı markanın tescili için ilgili ulusal ofise bir marka tescil başvurusu yapmalıdır.

 

ii.                 Belirtilen marka tescil başvurusu doğrudan ulusal ofise yapılmalı ve ulusal ofisin doğrudan kendisine yapılan başvurular için öngördüğü şekli şartlar gözetilmelidir. Bir diğer deyişle Uluslararası Büronun aracılığı ortadan kalkmıştır. Ulusal ofis yurtdışından yapılan başvurular için vekil zorunluluğu öngörmüşse, başvuru vekil aracılığıyla yapılmalı ve ulusal başvuru ücretleri ödenmelidir. (Bununla birlikte, ulusal ofislerin kendi mevzuatları dahilinde, dönüştürme işlemine konu ulusal başvurulara ilişkin özel şekli başvuru şartları uygulayabileceği de belirtilmelidir. Örneğin, bu başvuru için halihazırda uluslararası başvuru ücreti ödenmiş olduğundan, daha düşük ücret, vb.)

 

iii.               Ulusal başvuruda yer alan marka dönüştürme işlemine konu uluslararası markayla aynı olmalıdır (renk ve diğer ayrıntılar dahil).

 

iv.                İptal edilen uluslararası markanın sahibi ile dönüştürme talebine konu ulusal başvurunun sahibi aynı olmalıdır.

 

v.                  Dönüştürme talebine konu ulusal başvurunun kapsadığı mallar ve/veya hizmetler iptal edilen uluslararası markanın (ilgili ülke bakımından geçerli mal / hizmet listesi) kapsamında yer almalıdır. Mal / hizmet listelerinin aynı olması şart değildir, uluslararası tescil kapsamındaki malların / hizmetlerin, ulusal başvuru kapsamındaki malları / hizmetleri kapsaması yeterlidir.

 

Yukarıda sayılan şartların herhangi birisinin yerine getirilmemesi halinde dönüştürme talebi kabul edilmeyecektir.

 

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren bir ulusal başvurunun yapılması durumunda ise, ulusal ofis, başvuruyu, uluslararası tescil tarihinde yapılmış bir başvuru olarak kaydetmek yükümlülüğündedir. Eğer uluslararası tescil, ilgili ülkeye sonraki belirleme (subsequent designation) işlemi çerçevesinde sonradan yönlendirilmiş bir marka niteliğindeyse, uluslararası tescil tarihinin yerini, sonraki belirleme tarihi alacaktır. Uluslararası tescilin rüçhan hakkı mevcutsa, bu hak dönüştürme işleminin konusu ulusal başvuru bakımından da kaydedilecektir.

 

Kabul edilen dönüştürme talepleri bakımından, başvuru sahiplerinin sağladığı tek fayda, dönüştürme işlemine konu ulusal başvurunun, uluslararası tescilin tarihinden (veya sonraki belirleme tarihinden) yararlanması olmaktadır. Onun dışında izlenecek tüm prosedür, ulusal ofise yapılan yeni bir başvurunun kaydına ve incelenmesine ilişkin tüm şekli ve esasa ilişkin şartlarla aynı olacaktır. Başvuruya ilişkin yazışmaların tamamı ulusal mevzuatın öngördüğü biçimde başvuru sahibi veya vekiliyle yapılacak, Uluslararası Büronun aracılığı tamamen ortadan kalkacaktır, ayrıca uluslararası tesciller bakımından geçerli olan 12-18 aylık ret bildirim süresi limitleri dönüştürülmüş ulusal başvurular bakımından geçerli olmayacaktır.

 

Dönüştürme işlemlerine uygulamada sıklıkla rastlanılmamakla birlikte, bu işlem, uluslararası tescilin 5 yıl süreyle menşe ofisteki esas tescile veya başvuruya bağımlılığı hükmünden kaynaklanabilecek hak kayıplarının, başvuru tarihinin korunması anlamında telafisini teşkil etmektedir. Dolayısıyla, dönüştürme işlemini, şekli şartlar bakımından çok sayıda koşul öngörse de, bağımlılık ilkesinin telafisini sağlaması anlamında, Madrid Protokolünün kullanıcı dostu yönlerinden birisi olarak değerlendirmek yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

Madrid Protokolü çerçevesinde Esas Tescile veya Başvuruya Bağımlılık

dependence(Görsel http://www.familycourtchronicles.com/philosophy/engagement/  adresinden alınmıştır)

 

Markaların Uluslararası Tescili amacıyla Madrid Protokolü, Türkiye dahil protokol tarafı 84 ülkede (Nisan 2012) markalarını yurtdışında tescil ettirmek isteyen kişilerce etkin olarak kullanılan bir uluslararası başvuru yöntemidir.

 

Protokolün başvuru sahiplerine getirdiği temel zorunluluklardan birisi, başvuruyu menşe ofis olarak adlandırılan ve başvuru sahibinin uyrukluk, ikametgah veya ticari-sınai faaliyet bağlarından birisiyle bağlı olduğu ulusal bir sınai mülkiyet ofisi aracılığıyla Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na (WIPO) göndermektir. Uluslararası başvurunun gönderilmesi ayrıca başvuru sahibinin menşe ofiste bir ulusal markaya veya marka başvurusuna sahip olması şartına bağlıdır.

 

Esas tescil veya başvuru olarak adlandırdığımız ve bundan sonra sadece “esas tescil” olarak anacağımız bu marka ile uluslararası başvuru aynı olmalı (renk ve her tür ayrıntı dahil) ve uluslararası başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler mutlak surette esas tescilin mal / hizmet listesi kapsamında yer almalıdır (listelerin aynı olması zorunlu değildir, ancak uluslararası başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler mutlak surette esas tescilin kapsamında bulunmalıdır).

 

Protokol kapsamında yer alan en kritik düzenlemelerden birisi, uluslararası başvurunun veya WIPO’daki şekli ve sınıflandırma incelemesinin ardından başvuru sahibince seçilen ulusal ofislere bir başvuru olarak iletilen uluslararası tescilin (bundan sonra yazı kapsamında sadece “uluslararası tescil” olarak anılacaktır), menşe ofisteki esas tescile 5 yıl süreyle bağımlılığıdır.

 

Bu yazıda, Protokolün 6ncı maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı paragraflarında düzenlenen uluslararası tescilin esas tescile bağımlılığı zorunluluğu Protokol hükümleri kapsamında açıklanacak, bağımlılık konusunda genellikle yanlış anlaşılan hususlar belirtilecek ve bağımlılığın sonucu olarak uluslararası tescilin iptali gerekiyorsa buna ilişkin yöntem ortaya konulacaktır.

 

Uluslararası tescilin esas tescile bağımlılığı ile kast edilen, esas tescilin herhangi bir nedenle (ret, iptal, geri çekme, tescil için gerekli işlemleri yerine getirmeme, sınırlandırma, yenilememe, feragat, hükümsüzlük, vb.) kısmen veya tamamen geçerliliğini yitirmesi durumunda, bu hususun WIPO Uluslararası Bürosuna iletilmesi yoluyla, uluslararası tescilin uluslararası sicilde ve seçilen ülkelerde de paralel biçimde kısmen veya tamamen iptal edilmesinin sağlanmasıdır. Bu işlemin sonucunda, WIPO uluslararası bürosunda yapılan kayıt ve bu kaydın uluslararası tescilin geçerli olduğu ulusal ofislere bildirilmesi – kaydedilmesi işlemi ise “esas başvuru veya tescilin geçerliliğinin sona ermesi (ceasing of effect of the basic application or registration)” kavramıyla anılmaktadır.

 

 

Uluslararası tescilin menşe ofisteki esas tescile bağımlılığı, yukarıda belirtildiği üzere tescil kapsamında bulunan malların / hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından etki doğurabilir. Bir diğer deyişle, esas tescil bağımlılık süresi içerisinde menşe ofiste etkisini kısmen yitirirse (örneğin, kısmi hükümsüzlük kararı sonucu bazı mallar / hizmetler bakımından gerçekleşen iptal), WIPO Uluslararası Bürosuna bildirim yalnızca bu mallar / hizmetler bakımından yapılmalıdır. Bunun sonucu olarak, uluslararası marka, WIPO Uluslararası Sicilinde yalnızca belirtilen mallar / hizmetler bakımından iptal edilecek ve bu husus uluslararası tescilin geçerli olduğu ülke ofislerine bildirilerek kısmi iptalin o ülkelerde de gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Buna karşın, menşe ofisteki esas tescil geçerliliğini kapsadığı tüm mallar / hizmetler bakımından yitirirse, yukarıda belirtilen işlemler uluslararası tescilin tamamı bakımından yapılacak, uluslararası tescil uluslararası sicilden silinecek ve paralel işlem uluslararası tescilin geçerli olduğu ülkelerde de yapılacaktır.

 

Uluslararası tescilin esas tescile bağımlı olduğu 5 yıllık süre uluslararası tescil tarihinden itibaren başlayacaktır (bkz. Protokol madde 6(2)). Dolayısıyla, süre hesaplanırken dikkate alınacak asıl tarih uluslararası tescil tarihidir ve bunun dışındaki tarihlerin herhangi bir belirleyici rolü bulunmamaktadır. 5 yıllık süresi bittiği anda itibaren, uluslararası tescil esas tescilden bağımsız hale gelmektedir.

 

Menşe ofisin, uluslararası tescilin dayandığı esas tescil hakkında 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde başlamış olan bir işlemi veya davayı (örneğin, hükümsüzlük davası) WIPO Uluslararası Bürosuna bildirmiş olması durumunda, bu prosedür veya dava 5 yıllık sürenin dolmasının ardından sonuçlanmış olsa da, menşe ofisin bu işlemin veya davanın sonucunu WIPO’ya bildirerek uluslararası tescilin kısmen veya tamamen iptalini sağlama yetkisi bulunmaktadır. Belirtildiği üzere, bunun için şart olan husus, esas tescilin markanın kısmen veya tamamen hükmünü yitirmesini sağlayabilecek nitelikte bir işlemin veya davanın başlatılmış olduğunun, 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde WIPO Uluslararası Bürosuna iletilmiş olmasıdır (bkz. Protokol madde 6(3)). Bu yönde ve süresi içerisinde bir bildirimin gönderilmemiş olması halinde, 5 yıllık bağımlılık süresi dolduktan sonra uluslararası markanın esas tescilin akıbeti nedeniyle etkisini kaybetmesi veya iptal edilmesi mümkün olmayacaktır. 5 yıllık bağımlılık süresi henüz dolmamış markalar bakımından ise önceden bu yönde bir işlemin veya davanın başladığını gösterir bir bildirimin gönderilmesi gerekliliği bulunmamaktadır.

 

Uluslararası tescilin menşe ofisteki esas tescile bağımlılığı, markanın devri veya unvan-nevi değişikliği, lisans gibi marka sahibinin veya kullanım yetkisine sahip kişilerin kimliğiyle ilgili hususları kapsamamaktadır. Bağımlılık süresi içerisinde esas tescilin devredilmesi durumunda, uluslararası tescil için de aynı işlemin yapılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır ve aynı husus unvan-nevi değişikliği, lisans işlemleri için de geçerlidir.

 

Bununla birlikte, esas tescilin sahibi ile uluslararası markanın sahibinin farklılaşmış olması, 5 yıllık bağımlılık süresi içerisindeki bağımlılığın mutlak niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Markaların sahibi farklılaşmış olsa da, 5 yıllık süre içerisinde uluslararası tescil esas tescile bağımlıdır ve yazının önceki kısımlarında belirtilen hallerin ortaya çıkması durumunda, uluslararası tescilin iptali gerçekleşecektir.

 

Menşe ofis, esas tescilin kapsamında yazı içeriğinde belirtilen nitelikte değişikliklerin ortaya çıkması durumunda, bağımlılık ilkesi çerçevesinde WIPO Uluslararası Bürosuna gerekli bildirimi yapmak zorundadır. Ancak, menşe ofisin kesinleşmiş kararları bildirmesi gerekmektedir. Bir diğer deyişle, bağımlılık süresi içerisinde esas tescilin hükümsüz kılınması yönünde bir mahkeme kararı alınmış olsa da, eğer bu karar kesinleşmiş nitelikte değilse, Ofis karar kesinleşinceye kadar bu kararı WIPO Uluslararası Bürosuna bildirmekle yükümlü değildir. Aynı husus, uluslararası tescilin menşe ofis tarafından incelenen bir esas başvuruya dayanması halinde de geçerlidir. Bu tip durumlarda, WIPO’ya bildirim için esas başvurunun reddedilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinin beklenmesi (Türkiye bakımından Enstitü YİDK kararı ve bu karara karşı dava açılmışsa o davaya ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı) gerekmektedir.

 

Menşe ofisin, Protokol madde 6(4)’te ve yönetmelikte belirtilen şekli şartlara ve içeriğe uygun talebi göndermesi halinde WIPO Uluslararası Bürosu gerekli kaydı uluslararası sicilde gerçekleştirecek, uluslararası markayı tamamen veya kısmen iptal edecek ve bu yöndeki bildirimi aynı işlemi yapmaları amacıyla uluslararası tescil kapsamında bulunan ulusal ofislere gönderecektir. WIPO Uluslararası Bürosunun iptal işlemini yapması için menşe ülkedeki işleme esas kararı incelemesine veya yorumlamasına ihtiyaç bulunmamaktadır (ki bu kararların WIPO’ya gönderilmesi de gerekli değildir), menşe ofisin şekli şartlara uygun bildirimi yapması yeterlidir.

 

Menşe ofisteki esas tescile bağımlılık ilkesi çerçevesinde uluslararası markası kısmen veya tamamen iptal edilen marka sahiplerine Protokol kapsamında gösterilen telafi yöntemi ise dönüştürme (transformation) prosedürüdür. Kısaca, iptal edilen bir uluslararası markayı, uluslararası markanın başvuru tarihinden yararlanarak, ancak (başvuru dahil) kalan tüm işlemleri ilgili ülkenin ulusal mevzuatına göre yaparak ulusal bir marka başvurusuna dönüştürmek olarak tanımlanabilecek dönüştürme işlemi uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir işlem niteliğinde değildir.

 

Bağımlılık ilkesi, Madrid Protokolünün kilit ilkelerinden birisi olmakla birlikte, uluslararası markanın seçilen ülkelerdeki akıbetinin menşe ülkedeki ret veya hükümsüzlük gerekçelerine veya üçüncü kişilerce başlatılan işlemlere sıkıca bağlanması nedeniyle eleştirilmektedir. Bu eleştirilerin sonucu olarak bağımlılık ilkesinin akıbetini Protokol tarafı ülkelerin ilke hakkında gelecekte benimseyecekleri tutum gösterecektir.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2012