Etiket: burcu yağar

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması

EUIPO Büyük Temyiz Kurulu “Trollük” de Bir Yere Kadar Dedi!

Büyük Kurul’dan Hukukun Kötüye Kullanılmasına Dair Önemli Bir Karar

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Büyük Temyiz Kurulu’nun (“Büyük Kurul”), 11 Şubat 2020 tarihinde verdiği R 2445/2017-G sayılı kararıyla, idari sürecin kötüye kullanılması/hukukun suistimal edilmesi ve kötüniyetli yapılan taleplere ilişkin, birçok uyuşmazlık bakımından da emsal teşkil edecek nitelikte önemli bir karara imza atmıştır.

15 Temmuz 2016 tarihinde, Hollanda’da mukim Fashion TV Brand Holdings C.V. şirketi (“talep sahibi” olarak anılacaktır), Peek & Cloppenburg grubuna ait bir şirket olan, İsviçre’de mukim CBM Creative Brands Marken GmbH (“marka sahibi” olarak anılacaktır) adına Avrupa Birliği markası olarak tescili “Sandra Pabst” markasının tescilli olduğu tüm mal ve hizmetler bakımından kullanmamaya dayalı iptali talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde başvuruda bulunur.

Talep sahibi iptal talebinde özetle, “Sandra Pabst” ibareli markanın tescil edildiği tüm mal ve hizmetler bakımından kullanımına beş yıl kesintisiz ara verildiğini ve ciddi bir biçimde kullanılmadığını, yaptıkları araştırma neticesinde markanın kullanıldığına dair herhangi bir gösterge bulamadıklarını ve söz konusu markanın iptali gerektiği belirtilmiştir. İlgili talep ise “Ivan Seevens” tarafından imzalanmıştır. (Yazının devamında Ivan Seevens’in kim olduğuna ilişkin daha detaylı bilgi bulunmaktadır)

Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’ne (“EUTMR”) göre, bir marka 5 yıldan uzun süredir tescilli ise kullanmamaya dayalı iptal talebi ile karşı karşıya kalabilmektedir. Kullanmamaya dayalı iptal taleplerinde ispat yükü ise marka sahibinde olup, marka sahibi ilgili markasının ciddi bir şekilde kullanıldığını ispatla yükümlüdür.

Bilindiği üzere, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 9. maddesi de “tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir” hükmünü amirdir. Ancak Türkiye’de, EUIPO uygulamalarından farklı olarak,  marka iptal taleplerinin sunulacağı yetkili makam, şu an için marka ofisi değil hukuk mahkemeleri olup, buna paralel olarak da tescilli markaların iptali yetkisi hukuk mahkemelerine aittir. Bu nedenle de yine EUIPO uygulamalarından farklı olarak, Türkiye’de markanın iptali, bir idari iptal olmayıp, “marka iptali davası” olarak adlandırılan yargısal bir süreçtir. Bu noktada belirtmek gerekir ki; 6769 sayılı SMK’nın 26 ve 192/1-a maddeleri uyarınca, başkaca bir hukuki düzenleme/değişiklik yapılmadığı müddetçe, anılan tescilli markanın iptali yetkisinin 10.01.2024 tarihinden itibaren Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“TÜRKPATENT”) geçeceği ve iptal taleplerinin TÜRKPATENT tarafından karara bağlanacağı düzenlenmiş olup, marka iptal süreçlerinin somut uyuşmazlığa da konu EUIPO uygulamalarına ve 2015/2436 sayılı AB Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü’ne paralellik göstermesi planlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan sonra eldeki uyuşmazlığa dönecek olursak, marka sahibi, CBM Creative Brands Marken GmbH’nin, Peek & Cloppenburg grubuna ait bir şirket olduğu ve Avrupa’da 100’den fazla moda ve giyim mağazası işlettiğini, uyuşmazlık konusu markanın fiilen kullanıldığının internet üzerinden kolaylıkla tespit edilebileceğini belirterek, uyuşmazlık konusu markasının ciddi kullanımını ispatlamak amacıyla EUIPO nezdinde birtakım kullanım belgeleri sunmuştur. Ayrıca marka sahibi, ilgili iptal talebinin “hukukun / hakkın kötüye kullanılması / suistimal edilmesi” olduğunu ve ilgili talebin “şantaj / baskı” amacı ile yapıldığı iddialarında da bulunmuştur. Marka sahibinin iddialarını özetleyecek olursak:  

  • Talep sahibi firmanın yani Fashion TV Brand Holdings’in, kısa bir zaman aralığında neredeyse eş zamanlı olarak, Peek & Cloppenburg grup şirketleri ve CBM Creative Brands Marken GmbH’e ait 36 ayrı EUTM markası bakımından da iptal talebinde bulunduğu,
  • 2014 yılında, Michael Gleissner’in kurucusu olduğu ve talep sahibi firma ile de bağlantılı Fashion One Television LLC adındaki şirket tarafından CBM Creative Brands Marken GmbH şirketine ait “fashionnow” ibareli markanın satın alınmaya çalışıldığını ve “fashionnow” ibareli markaya ilişkin müzakerelerde Michael Gleissner’ın bizzat yer aldığı,
  • Talep sahibinin, ciddi ve yaygın şekilde kullanıldığı çok açık olan markaların da içinde yer aldığı toplam 37 adet marka için iptal talebinde bulunduğunu ve bu 37 markanın içinde “fashionnow” ibareli markanın da olduğu,
  • “fashionnow” ibareli markaya ilişkin müzakerelerde, anılan markanın devri gerçekleştiği takdirde, tüm iptal taleplerinin geri çekileceği ve “fashionnow” markası haricinde diğer markalarla ilgilenmediğini belirtildiği,
  • Talep sahibince yürütülen bu sürecin ve tüm marka iptal taleplerinin marka sahibine baskı yapma amacı taşıdığı,
  • 37 adet markanın tamamı bakımından yapılan iptal taleplerine karşı, yasal süreler içerisinde cevap verme ve kullanım ispatı sunmanın hem büyük bir iş yükü hem de büyük bir maliyet olduğu ve bunun ise markaları kaybetme riskini beraberinde getirdiği,
  • İptal talebi sahibi Fashion TV Brand Holdings adlı şirketin uyuşmazlık konusu iptal talebinin yapılmasından sadece birkaç gün önce kurulduğunu ve yalnızca sanal ofis adresine sahip olduğunu, bu durumun ise ilgili firmanın ticari faaliyet gösterme amacıyla değil, iptal başvurusu yapma amacıyla kurulduğunu gösterdiği,
  • İptal talebi sahibi firmanın Michael Gleissner ile bağlantılı bir şirket olduğunu ve bu bağlantının bizzat Michael Gleissner tarafından doğrulandığı,
  • Michael Gleissner ile bağlantılı şirketlerin Birleşik Krallık’ta da benzer bir yöntem izlediğini ve Apple Inc firmasına ait 68 adet markası aleyhine iptal talebinde bulunduğunu ve Birleşik Krallık Marka Ofisi tarafından bu durumun “hakkın kötüye kullanılması” olarak nitelendirildiği,
  • Michael Gleissner ile bağlantılı şirketlerin, Peek & Cloppenburg ve CBM Creative Brands Marken GmbH ait marka ibarelerine ilişkin marka başvurularında bulunduğu iddialarıdır.

Bu noktada öncelikle “Michael Gleissner” adlı şahıs ve kötü şöhreti açısından kısa bir bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Michael Gleissner, dünya çapında yüksek sayıdaki marka ve alan adı başvurularından sorumlu binlerce paravan şirketin sahibidir. CompuMark araştırmalarına göre (World Trademark Review’de yer alan “Thousands more trademarks linked to Michael Gleissner unearthed” ve “The Michael Gleissner files” başlıklı makaleler),  dünya çapında, Michael Gleissner ile bağlantılı olan 1.100 farklı şirket adına 2.500 tane marka başvurusu, 5.300 tane de alan adı başvurusu yapılmıştır. Ayrıca, 2015-2017 yılları arasında, Michael Gleissner (ve/veya Ivan Seevens) ile bağlantılı olabilecek 28 ayrı şirket tarafından EUIPO nezdinde toplam 850 tane iptal başvurusunda bulunulduğu belirtilmiştir. EUIPO nezdinde yıllık olarak; 2015 yılında 2.048, 2016 yılında 1.821 ve 2012’de sadece 1.262 olan iptal talepli başvuru sayısı ile kıyaslandığında, 850 adet başvurunun ne denli çok olduğu görülmektedir. Michael Gleissner ayrıca, “Apple”, “Baidu” gibi dünyaca tanınmış markalar aleyhine yapmış olduğu iptal talepleri ile de gündeme gelmiştir. Ayrıca, yine World Trademark Review adlı web sitesinde yer alan bir makalede, Birleşik Krallık’taki marka uyuşmazlıklarının %5’inden Michael Gleissner’in sorumlu olduğu belirtilmektedir. (Anılan bilgilerin tamamı incelemeye konu karar içeriğinden alınmıştır). Michael Gleissner, IP camiasında yukarıda yer alan eylemleri nedeniyle oldukça bilinmektedir ve “trademark troll,”, “infamous troll” gibi lakapları dahi bulunmaktadır. “Trademark troll” yani “marka trolü” ise, markayı kullanım amacı olmadan tescil ettiren ve daha sonra ilgili ibareyi ya da benzerini kullanan diğer kişilerden, ilgili kullanımlarına karşılık ödeme talep eden aksi halde aleyhine dava açmakla tehdit eden gerçek/tüzel kişileri tanımlamak için kullanılan bir terim olarak karşılık bulmaktadır.[1]

Tekrardan eldeki uyuşmazlığa döndüğümüzde, EUIPO İptal Birimi, uyuşmazlığının özüne yani markanın kullanımına dair bir değerlendirme yapmadan önce idari sürecin ve hakkın kötüye kullanılması iddiasının incelenmesi gerektiği yönündeki itirazı uygun bulmuştur. Bu doğrultuda, talep sahibine, marka sahibinin ilgili iddialarına cevap vermesi için süre verilmiş, ancak talep sahibi tarafından herhangi bir cevap sunulmamıştır.

 26 Eylül 2017 tarihinde EUIPO İptal Birimi, Fashion TV Brand Holdings C.V’nin iptal talebini reddetmiştir. Ret kararının üzerinde durulması gereken en önemli noktası ise, İptal Birimi’nin marka sahibi tarafından sunulan kullanım delillerini dahi incelemeden, yani işin esasına girmeden, bir ret kararı vermiş olmasıdır. Normal şartlarda, bu tür uyuşmazlıkların temeli, marka sahibi tarafından kullanımlara ilişkin delil sunulması halinde İptal Birimince sunulan bu delillerin incelenmesi ve buna istinaden bir karar verilmesi esasına dayanmaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, eldeki uyuşmazlıkta marka sahibi tarafından kullanım delili sunulmuş olmasına rağmen İptal Birimince ilgili delillerin incelenmesine gerek dahi duyulmamıştır.

Ret kararının temelini oluşturan gerekçe ise, iptal müessesini düzenleyen EUTMR m.58(1)(a) maddesi altında yatan kamu yararı ile ilgisi olmayan amaçlar için ilgili madde hükmüne dayanılması ve bu vesileyle de yasanın/hakkın ve idari sürecin kötüye kullanılmasıdır.

İptal Birimine göre, her ne kadar sicilin kullanılmayan markalardan temizlenmesinde kamu yararı olsa da, bunun Ofisi uyuşmazlığa özgü koşulları görmezden gelmeye zorlayacak mutlak bir ilke olmadığıdır. Bu denli büyük çapta, yani aynı firmaya ait 37 ayrı marka aleyhine, birbirine yakın tarihlerde iptal taleplerinde bulunulmasının, EUTMR m.58(1)(a) düzenleme amacına aykırı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, ilgili iptal taleplerinin, piyasada görünür bir şekilde kullanıldığı çok açık olan markalara da yönelik olduğu ve EUTM marka sahibinin, ilgili markalarının kullanımını ispatlamak için önemli miktarda zaman ve para harcamaya zorlama konusunda da kamu yararı bulunmadığı belirtilmiştir. Son olarak ise, talep sahibinin belirli bir markanın devri karşılığında marka iptal taleplerinin tamamını geri çekeceğini belirtmesi ve bu vesileyle de marka sahibinin devre zorlamasının ise, yine ilgili madde hükmü amacına aykırı olacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak İptal Birimi, talep sahibinin uyuşmazlığa konu iptal başvurusunun, aslen idari sürecin / hakkın kötüye kullanılması olduğunu ve tüm iptal taleplerinin asıl amacının haksız bir menfaat elde etmek olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, talebin temelinde kamu yararı bulunmadığı, idari veya adli işlemlerin, kanunun veya sürecin açık bir şekilde kötüye kullanıldığı durumlarda ise gerçekleştirilmeyeceğini belirterek, iptal talebini reddetmiştir.

Bunun üzerine talep sahibi söz konusu karara itiraz etmiştir. İtiraz gerekçelerinde özetle; marka sahibi iddialarının gerçek dışı olduğunu, marka devirlerinin kabul gören standart bir ticari strateji olduğu ve marka sahiplerine markanın devri talebinde bulunulmasının hakkın kötüye kullanılması olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, iptal başvurusunun amacının sicilin kullanılmayan markalardan arındırılması olduğu ve bu amaçla iptal talebinde bulunduğunu, ilgili talebinin EUTMR m.58(1)(a) amacına uygun olduğunu ve İptal Biriminin marka sahibi tarafından sunulan belgeleri incelemesi ve bu belgelerin kullanımı ispat edip etmediğini değerlendirmesi gerektiğini belirtmiştir. Son olarak talep sahibi, iptal başvuru yapan kişinin bu talepte bulunabilmesi için özel menfaati olduğunu ispat etmek gibi bir zorunluluğu olmadığını dile getirmiştir.

Marka sahibi, itiraza cevaben, İptal Birimi’nin kararının yerinde olduğunu belirtmiş ve talep sahibinin kötüniyetini ispatlamak amaçlı ek belgeler sunmuştur.

EUIPO Temyiz Kurulu Başkanlığınca verilen ara kararda, uyuşmazlığın özellikle hukukun ve idari sürecin kötüye kullanılması gibi önemli konular içerdiğini, bu nedenle de dosyanın Büyük Temyiz Kurul’una havale edilmesine karar verilmiştir.

Dosyanın kendisine havale edilmesi üzerine itirazı inceleyen EUIPO Büyük Temyiz Kurulu, 11 Şubat 2020 tarihinde vermiş olduğu kararında özetle, aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunmuştur.

Büyük Kurul, öncelikle idari sürecin kötüye kullanılması meselesini, uyuşmazlığın esasına girmeyi engelleyen (markanın ciddi kullanım değerlendirilmesi) usuli bir itiraz olarak nitelendirmiştir. Bu nedenle uyuşmazlığın esası incelenmeden önce, hakkın kötüye kullanılması ve hukukun suistimal edilmesi meselesinin incelenmesi gerektiğini ve yerleşik içtihatlara göre, Avrupa Birliği yasalarının, kötü niyetli veya hileli amaçlar doğrultusunda kullanılamayacağı belirtilmiştir.

Büyük Kurul’a göre, kullanılmamaya dayalı iptal talebinin, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabileceği ve iptal talebinde bulunulabilmesi için özel bir menfaat veya gerekçe göstermek zorunda olunmadığı ve iptal talebini kabul edilebilir kılmak için de yine herhangi bir ticari veya başka bir menfaat göstermek zorunda olunmadığı belirtilmiştir. Büyük Kurul ayrıca, iptal başvurusunda bulunan tarafın, iptal talebinde bulunmadan önce iptali talep edilen markanın gerçekten kullanılıp kullanılmadığını araştırmak gibi usuli ya da hukuki yükümlülüğü olmadığını da belirtmiştir. Bununla birlikte, idari sürecin ve yasanın kötüye kullanılması kavramının, kimlerin iptal talebinde bulunabileceği yahut geçerli bir menfaat gösterip gösterilmeyeceği kurallarından tamamen bağımsız bir süreç olduğu belirtilmiştir. Ayrıca anılan hususların, iptal talebinin, kamu yararına aykırı hareket ettiği tespit edildiğinde geçerli olmayacağı da belirtilmiştir.

Büyük Kurul, değerlendirmesinde aşağıdaki koşulların tümünü dikkate almıştır:

  • Aynı firmaya ait ve neredeyse eş zamanlı olarak, 37 ayrı marka aleyhine iptal talebinde bulunulması çok fazladır ve iptal başvurusundaki asıl amaç, kamu yararı doğrultunda markanın iptali değil, belirli bir şirketin sahip olduğu neredeyse tüm markaların ortadan kaldırılmasıdır. Büyük Kurul aynı zamanda, marka sahibinin kullanım ispatı sunması için kesin yasal sürelere tabi olduğunu ve bu sürenin tek bir marka için makul bir süre olduğu ancak 37 markaya ilişkin neredeyse eşzamanlı olarak yapılan taleplere karşı aynı süre zarfında, 37 ayrı markaya ilişkin kullanım ispatı belgesinin sunulmasının çok büyük bir iş yükü ve maliyet olacağını belirtmiştir. Büyük Kurul ayrıca, talep sahibinin marka sahibine ait başka bir markası olan “fashionnow” markasını satın almaya çalıştığını ve tüm bu iptal başvurularının marka sahibini markasını devretmeye zorlayıcı bir süreç olduğunu ve ticaret hayatında geçerli olan dürüst uygulamalara aykırı olacağını belirtmiştir. 
  • İptal talebinde bulunulan 37 marka içerisinde yer alan bazı marka ibarelerine ilişkin Ivan Seevens ve/veya Michael Gleissner ile bağlantılı şirketler adına ulusal marka başvurularında bulunulduğu ve bu hususun da talep sahibinin, iptal talebinde bulunduğu markaların bir kısmına sahip olma saikini gösterdiği belirtilmiştir.
  • Büyük Kurul ayrıca, “pepper” adlı karara atıfta bulunarak, Michael Gleissner ile bağlantılı başka bir şirket tarafından,  uyuşmazlık dışı başka bir marka aleyhine aynı stratejinin uygulandığı, ilk olarak marka aleyhine iptal talebinde bulunulduğu ve bu talebin yine Ivan Seevens tarafından imzalandığı, marka iptal edilmeden önce de markanın satın alındığı belirtilmiştir.
  • Büyük Kurul ayrıca, iptal talebinin yapılmasından sadece günler önce kurulan ve sanal ofis adresine sahip talep sahibi şirketin yapay niteliğine de değinmiştir. Michael Gleissner ve/veya ortaklarının kontrolünde olan çok sayıda benzer paravan şirketler de dikkate alınmıştır.  Zira Hollanda, Amerika, Belçika gibi farklı ülkelerde sanal adresleri olan farklı şirketler adına, şirket yetkilisi olarak Ivan Seevens veya Michael Gleissner adıyla imzalanmış başka birçok iptal talebine de atıfta bulunulmuştur. Büyük Kurul,  iptal başvurusu yapmaktan başka gerçek bir ticari faaliyeti ve fiziki adresi olmayan birçok şirketin iptal talepleri için kullanıldığı ve bu şirketlerin Ivan Seevens veya Michael Gleissner paravan şirketleri olduğu belirtilmiştir. Bu hususun da mevcut talebin kötüniyet niteliğine ışık tuttuğu belirtilmiştir.
  • Büyük Kurul aynı zamanda, Birleşik Krallık’ta, Michael Gleissner ile bağlantılı paravan şirketler tarafından 2017 yılında Apple Inc.’e ait 68 marka aleyhine iptal talebinde bulunulduğu, Birleşik Krallık Marka Ofisi’nin, idari sürecin kötüye kullanılması sebebiyle iptal taleplerinin reddine karar verildiği kararına da atıfta bulunmuştur. Mevcut uyuşmazlığın ise, sistematik bir stratejinin bir parçası olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklamaların ardından Büyük Kurul, iptal müessesini düzenleyen EUTMR m.58(1)(a) maddesi altında yatan kamu yararının mutlak bir ilke olmadığını, her ne kadar kullanılmayan markaların iptal edilmesi temelinde kamu yararı olsa da, yalnızca karşı tarafa zarar verme kastıyla yapılan taleplerin (vexatious requests) kamu yararı ile bağdaşmayacağını belirtmiştir. Zira Büyük Kurul; bu tür taleplerin, iptal prosedürlerinin yasa koyucu tarafından belirlendiği amaca hizmet etmediğini, bunun yerine hedeflenen marka sahiplerine ve marka ofislerine iş ve maliyet yükünden başka bir amaca hizmet etmeyeceğini ve sistematik bir stratejinin bir parçası olduğunu belirtmektedir. Büyük Kurul ayrıca marka ofisleri ve mahkemelerin yasa koyucu tarafından belirlenen amaca hizmet etmek için var olduğunu ve kötüniyetli talepler için mahkemelerin/idari organların ve AB yasalarının kullanılmasına izin verilmeyeceğini,  bu tür fillere izin verildiği takdirde, marka sahiplerinin sistemin düzgün işleyişine olan inancını kaybetmelerine neden olunabileceğini de belirtmiştir.

Büyük Kurul kararında da belirtilen “vexatious requests” nedir peki? Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde “vexatious litigation” olarak adlandırılan ve Türkçe karşılığı “karşı tarafa sırf zarar verme amacıyla açılan dava” olan adli sürecin / yasanın / hakkın kötüye kullanılması fiilinin ciddi yaptırımları bulunmaktadır. Şöyle ki; gerçek / tüzel kişi tarafından tekrarlanan adli sürecin / yasanın kötüye kullanılması tespit edildiğinde ilgili kişilerin dava açma hakkı mahkemece kısıtlanır ve ilgili kişi “vexatious litigants” adı verilen listeye alınır. Listede yer alan kişilerin ise yasal işlem başlatmadan önce yetkili merciden izin alması gerekir. Her ne kadar anılan yaptırım ile amaçlanan hukuk sistemini korumak ve yasanın / hakkın kötüye kullanılması ile başa çıkmak olsa da, bireylerin adalete erişim hakkı sınırlaması ve Avrupa İnsan Hakları Bildirgesinde yer alan hak arama hürriyetine aykırı olduğu tartışmaları da devam etmektedir.

Sonuç olarak, EUIPO Büyük Temyiz Kurulu, iptal başvuru talebinin yalnızca karşı tarafa zarar verme kastı ile idari sürecin ve hukukun kötüye kullanılması olduğunu tespit etmeye yeterli olguların bulunduğu gerekçesiyle verilen ret kararını yerinde görmüş ve talep sahibinin itirazının reddine karar vermiştir.

Büyük Kurul kararı, marka sisteminin ve sürecinin kötüye kullanımına karşı devam eden mücadeleler açısından büyük önem teşkil etmektedir. Zira Büyük Kurul, Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nde belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmiş olmasına rağmen, kullanılmamaya dayalı iptal talebinin, zarar verme kastı ile ve kamu menfaatine aykırı bir amaç için yapılmışsa, bunun hakkın kötüye kullanılması / hukukun suistimal edilmesi anlamına gelebileceğini doğrulamıştır. Kurul, iptali talep edilen markanın kullanım ispatı için sunulan belgeleri dahi incelememiş ve EUIPO nezdindeki uyuşmazlıklarda, yalnızca karşı tarafa zarar verme kastıyla yapılan taleplerin (vexatious requests) hoş görülmeyeceğine dair güçlü bir emsal oluşturmuştur.

Burcu YAĞAR

Haziran 2020

avburcuyagar@gmail.com

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Trademark_troll

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Basit Geometrik Şekillerden Oluşan Markaların Ayırt Edici Niteliğine Dair Bir EUIPO Temyiz Kurulu Kararı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun (“Kurul”), 27 Mart 2020 tarihinde verdiği R 1780/2019-1 sayılı kararda, ek bir unsur olmadan tek başına geometrik veya basit bir şekilden oluşan marka başvurularının ayırt edici niteliği ve tescil edilebilirliği hususları incelenmiştir.

21 Mart 2019 tarihinde, Amerika’da mukim CIEE, Inc şirketi (başvuru sahibi), aşağıdaki işaretin EUIPO nezdinde Avrupa Birliği markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. 35. sınıf içerisinde yer alan “Administration of cultural, educational, work, travel and volunteer exchange programs for students, teachers and professionals; business administration and management of grants, fellowships, scholarships, and awards for students, teachers and professionals participating in cultural, educational, work, travel and volunteer exchange program” hizmetleri bakımından yapılan başvuru aşağıdaki şekildedir:

İnceleme uzmanı yaptığı ilk inceleme sonrasında 12 Nisan 2019 tarihinde, başvuruya konu işaretin turuncu renkte, yaklaşık yarım daire veya kalın kavisli bir çizgiden oluştuğu; daireler, çizgiler, dikdörtgenler gibi basit geometrik şekillerin tüketiciler nezdinde bir marka algısı yaratmadığı ve bu nedenle başvuruya konu işaretin bir bütün olarak, tescil edilmek istendiği tüm hizmetler bakımından ayırt edici niteliği haiz olmadığı ve Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (“EUTMR”) m.7(1)(b) ve m.7/2 hükmüne aykırılık teşkil hususundaki görüşünü başvuru sahibine bildirmiştir.

Başvuru sahibi, inceleme uzmanı tarafından ileri sürülen görüşe rağmen tescil talebini devam ettirmiş ve 8 Mayıs 2019 tarihinde aşağıdaki beyanları sunmuştur:

  • Marka başvurusunun basit bir geometrik şekilden farklı olarak, turuncu renkte bir gülümsemeyi tasvir eden, geniş kavisli bir çizgiden oluştuğu, markanın özel şeklinin gülümseme olması nedeniyle geometrik şeklin ötesinde kavramsal bir kimlik kazandığı, turuncu rengin parlak ve göz alıcı olduğu, söz konusu hizmetler ile ilgili olarak turuncu rengin yaygın olarak kullanılmadığı ve işarete ek bir ayırt edici karakter kattığı, bu nedenle, ilgili tüketicinin işareti “basit bir geometrik şekil” olarak değil, “parlak, turuncu bir gülümseme” olarak göreceği ve tüketici zihninde marka algısı yaratacağı,
  • Ofis’in daha önce, aşağıdaki benzer başvuruların tesciline karar verdiği, 
  • Marka başvurusunun kabul edilmemesi halinde, kullanım yoluyla kazanılan ayırt ediciliğe ilişkin kanıt sunma hakkının saklı tutulduğu.

13 Haziran 2019 tarihinde, başvurunun Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (EUTMR) m. 7(1)(b) ve m. 7(2)  uyarınca başvuru kapsamında yer alan tüm hizmetler bakımından aşağıdaki gerekçelerle reddine karar verilmiştir:

  • Başvuruya konu işaretin turuncu, kalın kavisli bir çizgiden oluştuğu,
  • Başvuru sahibinin işaretin bir gülümseme olarak görüleceği iddiasının ikna edici olmadığı, gülümsemelerin genellikle turuncu renkte değil, dişlerin rengini yansıtan beyaz renkte olduğu, ayrıca, işaretin yüz özellikleri hakkında genel izlenimden yoksun olduğu ve başvuruya konu işaretin ilgili tüketici kitlesi tarafından kolaylıkla bir gülümseme olarak algılaması için yeterli özelliklere sahip olmadığı,
  • Başvuruya konu işaretin, kavisli bir çizgi veya turuncu bir yarım daire şeklinde basit bir geometrik şekli temsil ettiği için tüketicilerin bunu bir marka olarak değil, dekoratif bir unsur olarak algılayacağı ve ayırt edici olarak değerlendirmeyeceği.

12 Ağustos 2019 tarihinde başvuru sahibi, bu karara karşı itiraz etmiştir. İtirazda özetle şunlar ileri sürülmüştür:

  • Başvuru konusu markada yer alan kavisli çizginin açısı ve eğimi nedeniyle, ilgili tüketicinin şeklin bir gülümsemeyi temsil ettiğini derhal anlayacağı ve işaretin gülümsemeyi tasvir etmesi için beyaz rengin gerekmediği,
  • Örnek olarak, tanınmış SMILE Bank’ın bankacılık hizmetleri bakımından  şeklinde benzer bir gülümseme şekli kullandığı ve Birleşik Krallık’ta tescil ettirdiği,
  • Bilinçli tüketici kitlesinin görsel sunumda bir anlam arayacağı ve özel bir zihni çaba gerektirmeksizin, başvuru konusu markanın açısı ve genel izlenimi sebebiyle dişler yahut yüz özellikleri olmaksızın ilgili işareti gülümseme olarak algılayacağı,
  • İlgili işaretin iyi bilinen ve kullanılan bir grafik sembolü ya da daire, kare, üçgen gibi basit bir geometrik şekle sahip olmadığı, aksine belirli bir hususiyet içerdiği ve çarpıcı bir renk kullanıldığı,
  • İlgili tüketicinin başvuru konusu markayı ‘basit geometrik bir şekil’ olarak değil “parlak turuncu bir gülümseme” olarak göreceği, ayrıca turuncu rengin, söz konusu hizmetler ile ilgili olarak tipik ve yaygın olarak kullanılan bir renk olmadığı ve böylelikle son derece özenli ve dikkat düzeyi yüksek ilgili tüketici kitlesince marka olarak algılanacağı,
  • Ofisin benzer nitelikte markaları tescil ettiği,
  • Başvuru konusu işaretin asgari ayırt edici niteliğe sahip olduğu.

İtirazı inceleyen Temyiz Kurulu öncelikli olarak, marka başvurusunun reddine dayanak EUTMR madde hükmü açısından değerlendirme ve açıklamalar yapmıştır. EUTMR m. 7(1)(b) hükmüne göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler yani bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesine elverişli olmayan işaretler marka olarak tescil edilmemektedir. Kurul, aşırı derecede basit ve daire, çizgi, dikdörtgen veya sıradan bir beşgen gibi temel geometrik figürlerden oluşan bir işaretin, tek başına, tüketicilerin hatırlayabileceği bir mesaj iletmeyeceğini ve bu nedenle de tüketicilerin ilgili işareti marka olarak algılamayacağını belirtmiştir. Devamında ise, bir markanın ayırt edici fonksiyonunun ilk olarak, tescil başvurusu yapılan mal veya hizmetlere göre, ikinci olarak da tüketici algısına göre değerlendirileceği belirtilmiştir.

Devamında ise marka başvurusu kapsamında yer alan hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesine ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Kurul, başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesinin ağırlıklı olarak profesyonellerden oluştuğu ve işbu profesyonel tüketici kitlesinin dikkat düzeyinin yüksek olacağını belirtmiştir. Başvuru sahibinin itiraz ve görüşünün aksine, ilgili tüketici kitlesinin ağırlıklı olarak profesyonellerden oluşması ve dikkat düzeylerinin yüksek olmasının, bir işaretin ayırt edici karakterinin değerlendirmesinde yasal bir kriter olmadığını, gerçekten de, başvuru konusu marka kapsamında yer alan hizmetlerin tüketici kitlesinin dikkat düzeyinin, ortalama tüketiciden daha yüksek olduğu kabul edildiğinde dahi, işbu hususun markanın ayırt ediciliğine bir katkısı ve belirleyici bir etkisi olmayacağı belirtilmiştir.

Başvuru konusu markanın hitap ettiğini tüketici kitlesinin irdelenmesinin ardından Kurul, işaretin yarattığı algı değerlendirmesine geçerek; başvuru konusu işaretin turuncu renkte, kabaca bir dairenin üçte birine karşılık gelen alt kısmı olduğunu, kalın kavisli çizgiden oluştuğunu, tam bir geometrik şekil olmadığını ve basit bir geometrik şeklin bir bölümü (dairenin üçte birine karşılık gelen alt kısım) olarak tanımlanabileceğini belirtmiştir.

Kurul ilk olarak, başvuru konusu işaretin tam geometrik bir şekli ifade etmediği hususunda başvuru sahibi ile aynı kanaatte olduğunu ifade etmiştir. Devamında ise, madde 7 (1) (b) EUTMR uyarınca yapılan incelemenin, yalnızca temel geometrik şekillerden oluşan markalarla sınırlı olmadığı, aynı zamanda, son derece basit şekiller için de geçerli olabileceği belirtilerek, ayırt edici olmadıkları gerekçesiyle reddedilen marka başvurusu görsellerine örnek olarak yer verilmiştir:

Kurul ayrıca; başvuru sahibinin, uyuşmazlık konusu işaretin “basit bir geometrik şekil” olmadığı,  “gülümseme” olarak algılanacağı iddiasının ise, bir işaretin marka olarak ayırt edici ve tescil edilebilir olduğunu düşünmek için tek başına yeterli bir neden olmayacağını belirtmiş ve devamla kolayca bir gülümseme olarak algılanabilecek (29/09/2009, T-139/08, half-smiley) şeklindeki işareti içeren marka başvurusunun dahi bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmediği gerekçesiyle reddine karar verildiğini ilave etmiştir.

Başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde belirtilen, tanınmış SMILE Bank tarafından kullanılan ve Birleşik Krallık’ta tescilli olan  marka görseline ilişkin olarak ise; ilgili başvurunun basit kavisli bir çizgiden çok daha kompleks olduğu, kalın yarım daire çizgisinin yuvarlak uçları olduğu ve kare bir çerçevenin ortasında bulunduğu sürece gülümseme algısı verecek özellikler içerdiği ve ayrıca “gülen yüz” algısının aynı zamanda ilgili logonun “smile” ibaresini içeren tanınmış SMILE Bank tarafından kullanılmasından da kaynaklı olacağı belirtilmiş ve devamla SMILE Bank marka logosunun, başvuru konusu  işaretinin bir gülümseme olarak algılanacağı ya da bunun bir EUTM markası olarak ayırt edici ve tescil edilebilir nitelikte olduğu iddiasına emsal teşkil edecek nitelikte olmadığı eklenmiştir.

Bunlara ilaveten; başvuru konusu işaretin, tam bir daire veya başka bir geometrik şekle karşılık gelmese bile, başkaca bir ek unsur olmadıkça, tüketici nezdinde gülümseme olarak algılanması için önemli bir zihinsel çaba gerektireceği ve ilgili işaretin kabaca bir dairenin üçte birine karşılık gelen basit bir eğri olarak algılanacağı da belirtilmiştir.

Kurul ayrıca, basit çizgiler, eğriler ve kısmi çerçevelerin, ticaret hayatında ve markalarda; alt çizgi veya etkiyi arttırıcı bir öğe olarak, tüketicinin dikkatini çekmek veya markanın önemli veya ayırt edici bir öğesini öne çıkarmak amacıyla, dekoratif unsur olarak yaygın olarak kullanıldığını, bu nedenle basit kavisli çizgilerin, tüketicilerin onu yalnızca basit bir dekoratif unsur olarak algılamamasını sağlamak için, diğer markalardan ayırabilecek herhangi bir karakteristik öğeye veya çarpıcı, göz alıcı bir özelliğe sahip olmadığı sürece minimum düzeyde ayırt edici karakter sağlayan bir öğe olmadığını belirtmiştir.

Kurul, ikinci olarak, başvuru sahibi tarafından tekrar tekrar vurgulanan, turuncu rengin gösterişli tonunun başvuru konusu markaya ayırt edici karakter kattığı iddiasını incelemiştir.

Kurul, turuncu rengin dikkat çeken bir renk olduğunu ve bu nedenle de ticaret hayatında her türlü mal ve hizmetler bakımından, tüketicinin dikkatini çekmek amacıyla yaygın olarak kullanıldığını, turuncu rengin tek başına ayırt edici olarak algılanmayacağını veya bir bütün olarak markaya ayırt edici karakter katmayacağını belirtmiştir. Devamında ise turuncu rengin, tek başına basit şekil /geometrik şekil içeren markalara ayırt edici karakter katmaması gerekçesiyle reddine karar verilen aşağıdaki marka görsellerine örnek olarak yer verilmiştir:

Son olarak Kurul; başvuru sahibinin  aşağıdaki benzer başvurular bakımından

Ofis’in tescile izin verdiğini iddiası bakımından değerlendirme yapmış; ilgili marka görsellerinin yalnızca basit bir eğri, basit bir geometrik figür ya da bu figürlerin kısmi çoğalması olmadığını, aksine, Ofis tarafından tescil edilen bu işaretlerin hepsinin, geometrik figürlere ek bir yüzey veya ek şerit, virgül, nokta veya bu tür bileşenlerin kombinasyonları gibi ek öğelerle birleştirilmiş, daha kompleks şekillerden oluştuğunu, bu nedenle de eldeki uyuşmazlıkta emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.

Sonuç olarak Kurul’a göre ilgili tüketiciler, başvuruya konu işaretini, ticari kaynak gösteren bir işaret olarak değil basit, koyu, kavisli bir çizgi yani dekoratif bir unsur olarak algılayacaktır. Kurul; başvuruya konu işaretin herhangi bir ek kelime veya figüratif unsur olmadan, örneğin bir antetli kağıt, katalog veya ofis dekorunun bir parçası olarak kullanıldığında, ilgili tüketicilerin bunu basit bir süsleme, alt çizgi veya kısmi çerçeve olarak algılayacağı, “gülümseme” olarak algılamayacağı, bu bağlamda da, ayırt edici ek bir unsur içermediği ya da kullanım yoluyla ayırt edici karakter kazanmadığı müddetçe, başvurunun kapsadığı tüm hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olduğu görüşündedir. Dolayısıyla da başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde görülerek başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.

şeklini gördüğünüzde siz bunun bir gülümse olduğunu mu düşünürdünüz yoksa yarım bir daire mi?

Burcu YAĞAR

Mayıs 2020

avburcuyagar@gmail.com