Etiket: haklı neden

MARKAYI KULLANMAMAK İÇİN RESMİ İZİN PROSEDÜRLERİ HAKLI NEDEN OLABİLİR Mİ? EUIPO TEMYİZ KURULU “MONTEVERDI” ARABA KARARI

Photo by Ralph Hutter on Unsplash

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Birinci Temyiz Kurulu 7 Mayıs 2021 tarihinde, markanın iptal edilmemesi için kullanmamaya dair haklı nedenlere ilişkin R 557/2020-1 numaralı bir karar vermiştir. Kararda; marka sahibi tarafından sunulan deliller incelenerek markanın tescil edildiği 2011 yılından iptal talebinin yapıldığı 2019 yılına kadar kullanılmaması için haklı neden oluşturabilecek bir durum söz konusu olup olmadığı  hususları değerlendirilmiştir. 

Uyuşmazlığı mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

18 Mayıs 2011 tarihinde Sören Claus Katz (“Marka Sahibi”), “Monteverdi” ibareli 18 Kasım 2010 tarihli rüçhan hakkına dayanarak markanın Avrupa Birliği’nde (“AB”) tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) Nice sınıflandırmasına göre 12. sınıftaki “Taşıtlar; kara, hava ve deniz lokomotif aparatları”, 18. sınıftaki “Deri ve yapay deriler, ve bunlardan mamul başka sınıflarda yer almayan eşyalar; hayvan derileri ve postları; bavullar ve seyahat çantaları; şemsiyeler, güneş şemsiyeleri ve bastonlar; eyerler.” ve 25. sınıfta “giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri.”  mallarını kapsayacak şekilde başvurmuş ve EUIPO tarafından bu marka 29 Eylül 2011 tarihinde tescil edilmiştir.

24 Temmuz 2019 tarihinde, Sports Classics London Limited (UK) (“Sports Classics”) şirketi, söz konusu markanın tüm mallar bakımından AB Marka Tüzüğü m. 58/1(a) kapsamında kullanılmama nedeniyle iptalini talep etmiştir. EUIPO İptal Birimi, iptal talebini kabul ederek 23 Ocak 2020 tarihinde aşağıdaki sebeplerle markayı tümden iptal etmiştir: 

– İptal başvurusu, Marka Sahibine bildirilmiş ve markanın kapsamındaki tüm mallar bakımından kullanıma ilişkin delil sunması için 2 aylık süre verilmiştir. Fakat, Marka Sahibi iptal talebine cevaben bu süre içinde hiçbir dilekçe veya delil sunmamıştır.

– AB Marka Direktifi m.19/1 uyarınca, eğer AB markası sahibi markasının ciddi kullanımına dair verilen sürede delil sunmazsa uyuşmazlık konusu AB markası iptal edilir. 

– Somut olayda da, Marka Sahibi herhangi bir cevap vermemiş olduğundan ortada ne markanın tescilli olduğu mallar bakımından ciddi kullanımına ilişkin herhangi bir delil ne de kullanmamaya ilişkin haklı bir sebep vardır. Bu nedenle, AB Marka Tüzüğü m. 62/1 uyarınca, AB markasının iptal başvurusu olan 24 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tümüyle iptal edildiği ve AB Marka Tüzüğünde yer alan etkilere sahip olmadığı kabul edilmelidir. 

Marka Sahibi, 17 Mart 2020 tarihinde Temyiz Kuruluna başvurmuştur. Temyiz başvurusunda yer alan sebepler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

Marka Sahibi, markasının kullanmamasının haklı nedenleri olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre Marka Sahibi, 9 977 489 numaralı “Monteverdi” ibareli AB marka başvurusunu özellikle spor arabalar üzerinde kullanmak amacıyla yapmış olup hali hazırda elektrikli bir “Monteverdi” arabası geliştirmektedir. Marka Sahibi, arabanın esasen 2016 yılında piyasaya çıkacağını öne sürmüş ancak yetkililerce aranan emisyon testi, araç ruhsatı ve araç onay gereklilikleri gibi bazı resmi gerekliliklerin engel olduğunu belirtmiştir. Marka Sahibine göre, söz konusu Marka Sahibinden kaynaklanmayan hususlar markanın kullanılmasını imkansız kılmış ve kullanım sürecinde gecikmelere yol açmıştır. 

Marka Sahibi, 2009 yılında MONTEVERDI ismiyle yeni bir araba tasarlayıp üretip piyasaya sürmeye karar vermiştir (Ek 1). Ek 2’de ise araç geliştirme programının 2015/2016’da tamamlandığı ve yüksek hız tutumu, sesi ve emisyon testi gibi tüm gerekli resmi izin prosedürlerinin başlatıldığı görülmektedir. 10 Ağustos 2019 tarihinde ise Marka Sahibi emisyon testini nihayet geçebilmiştir. Aralık 2019’da ise Lüksemburg’daki ATEEL tarafından ECE R95 isimli yandan çarpışma testini geçmesi gerektiği kendisine bildirilmiştir. 2020 yılında da bu yandan çarpışma testlerinden ikisini yapmış ve son testin Avrupa tipi izni vereceğini beklemiştir. Tüm bunlar Marka Sahibine göre MONTEVERDI markalı yeni arabasını çok daha önce piyasaya sürebileceğini fakat değişen hukuki düzenlemeler yüzünden daha da fazla testi geçmesi gerektiğinden gecikme yaşadığını göstermektedir. Bunların hiçbiri onun elinde değildir. Son izni 2021 yılında alıp en kısa sürede ilk MONTEVERDI markalı arabasını çıkarmak istemektedir. Bu aracın geliştirilmesi ve gövdesi için yaklaşık olarak 10 milyon Euro harcadığını belirtmiştir. Testlere, bunlardan alınan belgelere ve izinlere ilişkin deliller ek 3-5 arasında sunulmuştur. 

Ek 6’da, 16 Temmuz 2015 tarihli emisyon raporu yer almaktadır. Volkswagen’in emisyon hilelerinin sonucu olarak Marka Sahibinin emisyon sistemini, yeni katalizör dönüştürücü geliştirme ve yeni motor yönetim yazılımı dahil olmak üzere, yeniden yapılandırması gerekmiştir. Ek 7’de görülebileceği üzere 10 Ağustos 2018 tarihinde testten geçebilmiştir. 

Son yandan çarpışma testi Haziran/Temmuz 2020 tarihi olarak öngörülmüş olup başka gereklilikleri de takiben normalde Kasım/Aralık 2020 tarihinde ek 10’dan görülebileceği gibi tüm sürecin bitmesi beklenmektedir. Bu arada, üretim de çoktan planlanmış olup platformlar için tüm aletler hazırlanmıştır. Sırada Monteverdi arabalarının gövde kalıplarının alınması vardır ve bu da Marka Sahibine göre yaklaşık 8-16 hafta alabilecektir. Buna göre, ilk test aracı 2021’deki Cenevre Motor Show’a hazır olabilecektir. Ardından, düzenli üretimin ayda 2-8 arabayla mümkün olabileceği ve Avrupa Birliği, İsviçre, Orta Doğu ve Asya’da araçların dağıtılacağı söylenmektedir. Beş yıl içerisinde araç satış hacminin yılda 60-120 arasına çıkması beklenmektedir. 

Marka Sahibinin vekili, EUIPO’nun gönderdiği resmi yazışmadan haberleri olmadığını, böyle bir yazı tebliğ almadıklarını, bu sebeple de delil sunmak için zaman sınırları olduğunu bilmediklerini iddia etmiştir. AB Marka Tüzüğünün 98. maddesine göre belgenin bildirildiğini ispat yükü Ofis’in üzerindedir. 

Marka Sahibinin sunduğu delilleri de aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

• Ek 1: AC Automotive GmbH fabrikasının fotoğrafı;

• Ek 2: Mr Georg F. Simonis tarafından düzenlenen 18 Mayıs 2020 tarihli bir onay;

• Ek 3: İzin için gerekli şartların bir listesi;

• Ek 4a: Görüş sahasına ait bir denetim raporu;

• Ek 4b: Konteyner ve tanklara ilişkin bir denetim raporu;

• Ek 4c: Çekme aygıtı için bir denetim raporu;

• Ek 5: Alman Araç Otoritesi tarafından düzenlenen 9 Şubat 2016 tarihli onay;

• Ek 6: 16 Temmuz 2015 tarihli emisyon raporu;

• Ek 7a: 10 Ağustos 2019 tarihli emisyonlar için denetim raporu (1);

• Ek 7b: 10 Ağustos 2019 tarihli emisyonlar için denetim raporu (2);

• Ek 8: AC Cobra Mk VI görüntüleri;

• Ek 9: Monteverdi gövde 7 görüntüsü;

• Ek 10: AB Marka Sahibinin açıklaması (ekleri dahil);

• Ek 11: AB Marka Direktifi m. 19 ve AB Marka Tüzüğü m. 64/1 çıktıları (İngilizce ve Almanca);

• Ek 12: AB Marka Direktifi m. 61 ve AB Marka Tüzüğü m. 98/1 çıktıları (İngilizce ve Almanca);

• Ek 13: Beck Online-Marka Kanunu Yorumu Kur/Bomhard/Albrecht, UMV, 20. Baskı, m. 98, No. 41-45 çıktısı ve İngilizce çevirisi.

İptal başvurusu sahibinin temyizdeki argümanları ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

– 9 977 489 sayılı uyuşmazlık konusu marka ciddi şekilde Avrupa Birliği içerisinde kullanılmamıştır ve kullanmama için öne sürülen sebepler araba imalat endüstrisinde yaygın olup haklı sebep olarak kabul edilemez.

– Yeni bir araba için Avrupa tipi izin alma süreci yaklaşık olarak 36 ay sürmektedir. Bu süre, beş sene içerisinde markanın kullanılmaya başlanılması için gayet yeterli bir süredir. Markanın tescili 29 Eylül 2011 tarihinde olup 24 Temmuz 2019 tarihli iptal talebine kadar markayı ciddi şekilde kullanmaya başlamak için yeterli zaman mevcuttur. 

– Emisyon testi programlarındaki ve test süreçlerine ilişkin değişiklikler ile Avrupa tipi izin alma süreci araba imalat endüstrisi için oldukça sıradandır ve bu sebeple de marka başvurusu yapılırken bunlar hesaba katılmalıdır. Dolayısıyla, test programlarına ilişkin değişiklikler markayı kullanmamaya ilişkin haklı sebep olarak düşünülemez. 

– Deliller bakımından ise;

Ek 1 markaya dair hiçbir şey içermediğinden ilgisizdir,

Ek 2’de ise MONTEVERDI 375 ismi sadece referans olarak kullanılmıştır, marka kullanımı sayılamaz,

Ek 3’te tarih yoktur ve arabaya da atıf bulunmamaktadır,

Ekler 4a- 4c (6, 7, 7a ve 7b için de aynısı geçerlidir) kapsamında hiçbir test ikili kullanım veya ikincil bir araba atfı içermemektedir,

Ek 5’te de yine ne araba ne de marka atfı mevcuttur,

Ek 8, “AC Cobra Mk V1”i göstermekte ve önceki ekler bu araç ile ilgili görünmektedir,

Ek 9 sadece bir araç gövdesidir ve her türlü araba ve markaya ilişkin olabilir, bu sebeple de delil açık olmayıp belirsiz olduğundan dikkate alınmamalıdır,

Son olarak ek 10 ise Marka Sahibi adına bir açıklamadır, ne var ki, imzalı olmadığından dikkate alınmamalıdır. 

– Bunlara ek olarak, Marka Sahibi Sören Claus Katz ve AC Automative GmbH arasındaki bağlantı kanıtlanamamıştır. Hatta, Marka Sahibinin Wikipedia sayfası AC Automative GmbH’nın sahibi olarak Jürgen Mohr’u göstermektedir. 

Sonuç olarak, iptal başvurusu sahibine göre kullanmamaya ilişkin ortada haklı bir sebep yoktur ve markanın kullanılmaya başlama niyetine dair de hiçbir belge söz konusu değildir. Bu sebeple de temyiz başvurusu reddedilmeli ve uyuşmazlık konusu marka kapsadığı tüm mallar bakımından reddedilmelidir. 

Photo by Markus Spiske on Unsplash

EUIPO Temyiz Kurulu kararının gerekçeleri ise aşağıdaki şekildedir:

Öncelikle, yazışmanın Marka Sahibine ulaşmadığına ilişkin iddialar incelenmiştir. İç soruşturma sonucu Kurul, faksın olması gerektiği gibi doğru şekilde gönderildiğini doğrulamıştır. Bunu çürütecek aksi bir delil (örneğin o güne ait faks raporları) Marka Sahibi tarafından Kurul’a sunulmamıştır.

Yerleşik içtihada göre, İptal Biriminin verdiği karardaki gerekçeleri sorgulatacak deliller her zaman Temyiz Kuruluna (ilk defa da olsa) sunulabilir. Söz konusu deliller, ya İptal Birimi önündeki süreçte sunulan delilleri tamamlayıcı niteliktedir ya da o süreçte öne sürülemeyecek durumda olan yeni delillerdir. Marka Sahibi de İptal Birimi önündeki süreçte herhangi bir delil sunmuş olmadığından bunları destekleyici bir delil sunduğu (doğal olarak) kabul edilemez. Kurul’un Marka Sahibinin iddiaları ile ilgili makul şüpheleri varsa delilleri inceleyebilir, bu konuda takdir Kurul’dadır. Somut olayda Kurul, oluşabilecek herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak ve sürecin bütünlüğü ile adilliği açısından temyiz aşamasında ilk defa sunulan delilleri incelemeye karar vermiştir.

AB Marka Tüzüğü m. 58/1(a) uyarınca Marka Sahibinin hakları, markanın 5 yıl boyunca tescil edildiği mal ve hizmetler kapsamında ciddi olarak kullanılmaması halinde, kullanmama için haklı sebepler de yoksa, EUIPO’ya başvuru üzerine iptal edilir. Ne var ki, eğer o 5 yıl içerisinde herhangi bir zaman markanın ciddi kullanımı başlamış veya devam etmiş ise o zaman iptali söz konusu olmaz. Kullanmaya başlamanın veya devam etmenin sadece 5 yıllık kullanmama süresi sona ermeden önceki 3 ay içerisinde olması durumunda ise iptal riski için kullanıma başlandığı kabul edildiğinden söz konusu kullanım dikkate alınmaz.

Markanın kullanılmama nedeniyle iptali için en az tescil tarihinden itibaren 5 sene geçmesi gerekir. Somut olayda tescil tarihi 29 Eylül 2011 ve iptal başvurusu tarihi 24 Temmuz 2019 olduğundan başvuru geçerlidir. Kullanım ispatı için delil sunulması gereken zaman dilimi ise, iptal başvurusu tarihinden önceki 5 sene olup somut olayda ispat zaman dilimi bu sebeple 24 Temmuz 2014 – 23 Temmuz 2019 (dahil) olarak hesaplanmıştır. 

Markanın kullanımının da gerçek ticari yararlanmayı ve marka kapsamında korunan mal ve hizmetler bakımından piyasa payı yaratma ve sürdürme amacını göstermesi gerekir. Ciddi kullanım, markanın mal ve hizmetlerin ticari kaynağını belirtmesi yönündeki temel fonksiyonunu gerçekleştirebilmesini ve bu anlamda tüketicilerin daha önceki deneyimlerine dayanarak tekrar bu mal ve hizmetlerden yararlanmak isteyip istemediklerine karar vermeleri açısından mal ve hizmetlerin bu markayla gerçekten piyasada bulunmasını gerektirir. Elbette, somut olayın koşullarına göre ve mal ve hizmetlerin doğası gereği kullanım sıklığı, piyasa özellikleri gibi faktörler de değerlendirilir. Kullanımın sadece markanın varlığını korumak için veya göstermelik olmaması gerekir. İlgili piyasadaki kullanımlar dikkate alınır ve fakat yalnızca şirket içinde gerçekleştirilen kullanımlar önem taşımaz. Dolayısıyla, kullanımın markasal olması ve tüketici tarafından marka olarak algılanabilmesi gerekir. Tabi ki kullanıma yönelik sunulan delillerin de ilgili piyasaya dair objektif, yeterli, kesin ve sağlam olması gerekir. Bunlar da her somut olayın koşullarına göre değerlendirilir. Kullanımın yeri, zamanı, kapsamı, özelliği mutlaka delillerden anlaşılmalıdır; bu dört gösterge kriterinin bulunması kümülatif bir şarttır.

Markanın kullanılmamasını meşrulaştırabilmek yani buna yönelik haklı nedenlerin varlığı için kümülatif üç şartın gerçekleşmesi aranmaktadır. Birincisi, kullanmama engelinin marka sahibinin niyetinden/isteğinden/kontrolünden bağımsız olması gerekir. İkincisi, bu engelin markayla doğrudan bağlantılı olması ve üçüncüsü, bu kullanım engelinin markanın kullanımını imkansız veya anlamsız hale getiriyor olması gerekir. Aynı şekilde, yerleşik içtihada göre haklı sebepler marka sahibiyle bağlantısı olmayan sebepler olup ticari zorluklar bu kapsamda sayılmamaktadır. Bu haklı nedenlerin varlığı da marka sahibi tarafından kanıtlanmalıdır. 

ABAD’a göre ise, kullanımın anlamsız hale gelmesi kavramından anlaşılması gereken, kullanım engelinin markanın uygun kullanımını tehlikeye atması ve marka sahibinin makul olarak markayı kullanmasının beklenememesi durumudur. Bu hususu yine marka sahibi kanıtlayacaktır. 

Marka Sahibinin savunmalarına göre, yukarıda bahsedilen resmi test ve izin şartları kendisinin dışında gelişen ve markanın kullanımını imkansız hale getiren sebeplerdir. 

Bu anlamda, TRIPS m. 19/1 kapsamında kullanmamaya dair kabul gören haklı sebepler arasında örneğin söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili hükümetin öngördüğü gereklilikler de yer almaktadır. Bu nedenle de Kurul, bu gerekliliklerin içinde yeni üretilen motorlu araçlara uygulanan güvenlik ve çevresel (emisyon) standartların da yer aldığı görüşündedir. Yine de, Kurul, Marka Sahibinin esasen teknik inceleme ve testlerden geçmesi gereken ürünün olası üretim ve tanıtım tarihi belirsiz olmasına rağmen 2011 gibi erken bir tarihte marka başvurusunda bulunmasının hukuki bir zorunluluk olmadığı, kendi isteğiyle olduğu kanaatindedir. Marka Sahibi, gerekli resmi izin ve testler için işlemleri uyuşmazlık konusu markanın tescilinden en az dört sene sonra başlatmıştır. Ayrıca, üreticinin belli standartlara uygun olarak araba üretim kapasitesini onaylayan izin de tescilden neredeyse beş yıl sonra alınmıştır.

Marka başvurusu ile prototipin teknik inceleme için hazır olduğu tarih, izinler ve piyasaya sunum arasında geçen zamanı hesap etmek elbette marka sahibinin sorumluluğundadır. Marka Sahibinin söz konusu testlerde başarılı olması, kurallara uyması ve başvuruyu eksiksiz yapması ile de ilgilidir ve bu nedenle de bu testler Marka Sahibinin kontrolü dışında ortaya çıkan bağımsız birer engel olarak değerlendirilemez. Zira, AB’nin emisyon testi kurallarını sıkılaştırması da 2017’den sonra gerçekleşmiştir. Zaten kurallar da değişmemiş, sadece denetim bakımından gerçeğe uygun test süreçlerinin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Hatta, yeni mevzuatın Marka Sahibi gibi küçük hacimli üreticiler bakımından belli istisnalar öngördüğü kararda da belirtilmiştir.

Kurul sonuç itibariyle, sunulan tüm delilleri ve beyanları incelemiş ve kullanmamanın haklı nedene bağlı olmadığına karar vermiştir. Marka Sahibinin hiçbir şekilde araçları tanıtmasının hukuken engellendiğini gösterir bir delil sunulmadığını, örneğin aracın piyasaya sürüleceğine ilişkin tanıtımın, basın açıklamalarının, ön satış sözleşmelerinin, marka farkındalık çalışmalarının veya olası müşterilerle iletişim kurulması gibi operasyonlarla markanın kullanımının mümkün olabileceğini ama somut olayda Marka Sahibinin ilgili zaman aralığında markayı kullanmaya başlama niyetine dair hiçbir emare olmadığını belirtmiştir. 

Ek olarak, Marka Sahibinin gerçek kişi olduğu fakat sunulan delillerdeki resmi izinler için başvuranın şirket olduğu, marka sahibinin bu şirketin %50 hissedarı olduğu, yine de kullanmamaya ilişkin sözde engellerin nasıl gerçek kişi marka sahibiyle ilgili olduğunun açıklanamadığı belirtilmiştir. Zaten, sunulan deliller de “Monteverdi” ibareli bir markanın kullanılmamasına haklı sebep teşkil edecek herhangi bir engel ortaya koymamaktadır. Dolayısıyla, sunulan deliller markayı kullanmamanın haklı sebebe dayandığını ortaya koymakta yeterli olmamakla birlikte Marka Sahibiyle ve markanın kendisiyle doğrudan bağlantı da içermemektedir.

Özetle, bir araba üreticisi için, küçük bir girişim için de olsa yeni bir araba üretimi için gerekli teknik standartlar ve testlerin gayet normal olduğu ve bunlardan çıkan sorunları çözmenin zor olmaması gerektiği, sektörde yer alan bir profesyonel olarak da Marka Sahibinin bu zorluklardan haberdar olmamasının mümkün olmayacağı belirtilmiştir. Marka korumasının, malların teknik özellikleriyle ilgili kuralların değişmesine bağlı olamayacağı vurgulanmıştır.

EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na göre de, markayı kullanmama için haklı sebepler dar yorumlanmalıdır. “Bürokratik engeller”, markayla doğrudan bağlantılı olup markanın kullanımı idari prosedürlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olmadığı sürece marka sahibinin isteği dışında gelişen yeterli engel niteliğinde görülmemektedir. Yine de, doğrudan bağlantı kriteri, markanın kullanımının mutlaka imkansız hale gelmesini gerektirmez. Kullanımın makul olmaması yeterli görülebilmektedir. Her somut olayın kendi şartları çerçevesinde, ortaya çıkan engelin aşılma için oluşturulan stratejinin marka kullanımını anlamsız hale getirip getirmediği değerlendirilir. Örneğin, marka sahibinin şirket stratejisini değiştirip ürünlerini rakiplerinin satış kanallarında satması makul olarak ondan beklenemeyecek ya da zorunlu tutulamayacaktır. 

İnceleme konusu kararın; markanın kullanmama nedeniyle iptalini önleyen haklı nedenler gibi yazılı hukukta çok detaylı ve açık düzenlenmeyen ve genelde uygulama ile şekillenen bir kavramın değerlendirilmesi bakımından önemli bir karar olduğu kanaatindeyiz. Temyiz Kurulu belli kriterleri ortaya koyup tekrar etse de, her somut olay elbette yine kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Alara NAÇAR

nacar.alara@gmail.com

Temmuz 2021

Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında “Haklı Neden” Kavramı – Adalet Divanı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” Ön Yorum Kararı (C-65/12)

bulldog

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 06/02/2014 tarihinde verdiği C-65/12 sayılı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” ön yorum kararı ile, bilinir markanın ününden haksız avantaj sağlama gerekçeli ret nedeninin istisnasını teşkil eden “haklı sebep (due cause)” kavramı ve haklı sebebin uygulama alanı hakkında açıklamalar getirmiştir.

Karar hakkındaki açıklamalara geçmeden önce,2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifinin 5. maddesinin 2. fıkrasının “Tescilli marka sahibi, kendisince verilen bir izin olmaksızın, tescilli markayla aynı veya benzer bir işaretin ticaret esnasında kullanımını, sonraki işaret, tescilli markanın kapsadığı mallarla benzer olmayan mallar veya hizmetler için kullanılsa da, tescilli markanın üye ülkede üne sahip olması ve işaretin haklı bir neden olmaksızın kullanımının tescilli markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açması veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar vermesi durumlarında engelleyebilecektir.” hükmünü içerdiği belirtilmelidir.

Buna karşılık bu maddenin Türk marka mevzuatındaki karşılığı olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde 9/1-(c) “Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.” hükmünü içermektedir ve hükümden görüleceği üzere, hükmün içeriğinde “haklı neden” şeklinde bir kavram veya istisna belirtilmemiş durumdadır. Bu bağlamda, belirtilen madde kaynak Avrupa Birliği (AB) mevzuatından aktarılırken, paralel maddede “haklı neden (due cause)” kavramına yer verilmediği (veya atlandığı) anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, bu yazı kapsamında yer verilecek “haklı neden (due cause)” kavramına, kaynak AB mevzuatında gerek nispi ret nedenleri ile ilgili madde 4(3) kapsamında gerekse de tescilli markanın sahibine sağladığı haklarla ilgili madde 5(2) kapsamında yer verilmiş olsa da, belirtilen maddelere paralel olarak hazırlanan Türk marka mevzuatı madde 8(4) ve 9(1)(c) kapsamlarında “haklı neden (due cause)” kavramına rastlanmamaktadır. Dolayısıyla, C-65/12 sayılı kararı veya bu yazıyı okuduktan sonra kararın Türk marka mevzuatının uygulamasındaki yansımasının ne şekilde olması gerektiği düşüneceklerin karşısına açık biçimde ifade edilmiş kavramların çıkmayacağı öncelikle belirtilmelidir.
C-65/12 sayılı ön yorum kararına konu soru, aşağıda özetlenen ihtilafın sonucunda ortaya çıkmıştır:

Davacı “RED BULL” Benelüks Ofisi’nde 11/07/1983 tarihinde “alkolsüz içecekler” için tescil edilmiş “Red Bull Krating-Daeng” başta olmak üzere çok sayıda markanın sahibidir.

Davalı bay “de Vries” ise Benelüks ülkelerinde 32. Sınıfa dahil “içecekleri” kapsayan “The Bulldog” (14/07/1983, 23/12/1999) ve “The Bulldog Energy Drink” (15/06/2000) markalarına sahiptir.

“Red Bull”un 1983 yılında markasını tescil ettirmesinden önce, bay “de Vries” , “The Bulldog” markasını içeceklerin satışı dahil olmak üzere otel, restoran ve kafe hizmetleri için ticari işletme ismi olarak kullandığı kabul edilmektedir. Aynı şekilde, davacının “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde üne sahip olduğu kabul edilmektedir.

Bay de Vries’in “The Bulldog” markasının “bull” kelimesini içermesi, bu nedenle tanınmış “Red Bull Krating-Daeng” markasını olumsuz olarak etkilemesi gerekçesiyle “Red Bull” firması, “The Bulldog” markalı enerji içeceklerinin üretim ve pazarlamasının durdurulması talebiyle, 2005 yılında “Amsterdam Bölge Mahkemesi”nde bay de Vries aleyhine bir dava açar.

Bay de Vries karşı bir dava açar ve Red Bull’un “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde hükümsüz kılınmasını talep eder.

2007 yılında verdiği kararla Amsterdam Bölge Mahkemesi her iki tarafın taleplerini de reddeder.

2010 yılında temyiz talebini karara bağlayan “Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi”, Red Bull’un taleplerini büyük ölçüde kabul eder. Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi’ne göre, kamunun ilgili kesimi markaları karıştırmayacak olsa da, “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde sahip olduğu ün ve markaların “bull” kelimesini ortak olarak içermeleri anlamındaki benzerlik göz önüne alındığında, markalar arasında bağlantı kuracaktır. Bu çerçevede, Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi, “The Bulldog” ibaresinin “Red Bull Krating-Daeng” markasıyla benzer olduğu ve üne sahip markanın kuyruğunda dolaşarak (İngilizce orijinal kararda, ride on the coattail = başarılı birisiyle bağ oluşturarak o başarıdan kişisel olarak faydalanmak anlamındaki deyim kullanılmıştır.), üne sahip markanın ününden fayda sağladığı görüşünü belirtmiştir. Mahkeme, bay de Vries tarafından öne sürülen, “The Bulldog” markasının kullanımının, 1983’ten önce aynı işaretin, ticarette ve otel, restoran ve kafe hizmetleriyle ilgili olarak kullanımının devamı olduğu ve dolayısıyla bu işaretin kullanımına yönelik olarak “haklı neden (due cause)” oluşturduğu yönündeki iddiasını kabul etmemiştir.

Bu karara karşı bay de Vries Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştur. Bay de Vries, temyiz talebinde, Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi’nin “haklı neden (due cause)” kavramını dar yorumladığını, incelenen vakada, “The Bulldog” işaretinin kendisi tarafından, “Red Bull Krating-Daeng” markasından önce, iyi niyetli biçimde ticari isim (unvan, işletme adı, vb.) olarak kullanımının, “haklı neden (due cause)” oluşturduğunu öne sürmektedir.

Yüksek Mahkeme, davayı incelerken, “haklı neden (due cause)” kavramının içeriği konusunda Avrupa Birliği Adalet Divanına danışılması gerektiği kararını vermiş ve takip eden soruyu sorarak Adalet Divanından ön yorum kararı verilmesini talep etmiştir:

“Üne sahip bir markayla aynı veya benzer bir işaretin, üçüncü bir kişi tarafından iyi niyetle, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önce kullanılıyor olması, Topluluk Marka Direktifi madde 5(2) çerçevesinde haklı nedenin ortaya çıkmış olduğu şeklinde yorumlanabilir mi?”

Adalet Divanı, öncelikli olarak, Direktif madde 5(2), tescilli marka ile kullanıma konu işaretin aynı veya benzer olduğu ve işaretin kullanıldığı mal ve hizmetlerin, üne sahip tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerden farklı olduğu duruma referansta bulunsa da, bu kapsamdaki korumanın, evleviyetle, işaretin kullanıldığı mal ve hizmetlerle, tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin aynı veya benzer olduğu durumları da kapsadığını belirtmiştir (bkz. Adalet Divanı Interflora kararı, C-323/09, paragraf 68). Bu çerçevede, “Red Bull Krating-Daeng” markasının üne sahip olması ve davacının üretiminin ve pazarlanmasının durdurulmasını talep ettiği malların, tescilli markanın kapsamında bulunması dikkate alındığında, madde 5(2) incelenen vaka bakımından uygulanabilir bir hüküm halini almaktadır. Buna karşın, taraflar arasındaki anlaşmazlığın esasen , “haklı neden (due cause)” kavramının yorumlanmasına yönelik olduğu görülmektedir. Bay de Vries, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önce başlayan iyi niyetli üçüncü kişi kullanımının, “haklı neden (due cause)” teşkil ettiğini öne sürerken, Red Bull, bu kavramın yalnızca objektif biçimde ortaya çıkan yorum gerektirmeyen halleri kapsadığını ifade etmektedir.

Adalet Divanına göre, “haklı neden (due cause)” gerekçesinin ortaya çıkıp çıkmadığı değerlendirilirken iki temel faktör dikkate alınmalıdır. Bunlardan ilki, kullanıma konu işaretin, kamunun ilgili kesimi tarafından ne derecede benimsendiğinin ve belirtilen kesim nezdinde ne denli ünlü olduğunun belirlenmesidir. İncelenen vakada, “The Bulldog” işaretinin 1983 yılı ve öncesinden bu yana, bay de Vries tarafından kullanıldığı gösterilmiştir. Buna karşılık, bay de Vries’in hangi tarihten bu yana enerji içeceklerini satışa sunduğu gösterilmemiştir. İkinci olarak, işareti kullanan kişinin niyetinin incelenmesi gereklidir. Bu bağlamda, üne sahip markayla benzer işaretin kullanımının iyi niyetli olup olmadığı belirlenirken, kullanıma konu mallar ve hizmetlerle, üne sahip tescilli markanın kapsadığı mallar ve hizmetlerin yakınlık derecesi, tescilli markanın kapsadığı mallarla aynı mallar için kullanım mevcutsa işaretin bu nitelikteki mallar bakımından ne zaman kullanıldığı ve tescilli markanın ne zaman ün kazandığı incelenmelidir.

Eğer, işaret üne sahip markanın tescil edilmesinden önce kullanılmışsa ve bu kullanım, sonradan tescil edilen üne sahip markanın tescili kapsamındaki mallarla bağlantılı mallara veya hizmetlere ilişkinse, işareti kullanan kişinin, sonraki tarihlerde üne sahip markanın kapsadığı mallara ilişkin kullanım gerçekleştirmesi, kamunun ilgili kesimi bakımından mallarının veya hizmetlerin doğal biçimde genişlemesi olarak kabul edilebilir.

Adalet Divanı yukarıda yer verilen açıklamalar ve karar kapsamında görülmesi mümkün olan diğer faktörler ışığında, Hollanda Yüksek Mahkemesinin talep ettiği ön yorum kararını takip eden biçimde oluşturmuştur:

“Topluluk Marka Direktifi madde 5(2), üne sahip bir markanın sahibi, bu madde kapsamında yer alan “haklı neden” kavramı çerçevesinde, eğer benzer bir işaretin, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önceki bir tarihte kullanıldığı ve işaretin üne sahip markanın kapsadığı mallarla aynı mallara ilişkin kullanımının iyi niyetli olduğu gösterilmişse, tescilli markasının kapsadığı mallarla aynı mallar bakımından üçüncü bir kişinin benzer bir işareti kullanmasına tolerans göstermelidir, anlamına gelmektedir biçiminde yorumlanmalıdır. Bu hususlar tespit edilirken, ulusal mahkemeler özellikle aşağıda hususları dikkate almalıdır:

– İşaretin, kamunun ilgili kesimince ne derecede benimsendiği ve belirtilen kesim nezdinde ne denli ünlü olduğu;

– İşaretin başlangıçta kullanıldığı mallar ve hizmetlerle ve üne sahip markanın tescil edildiği ürün arasındaki yakınlık derecesi;

– Tescilli markayla benzer işaretin, üne sahip markanın tescil edildiği ürün bakımından kullanımının ekonomik ve ticari açılardan önemi.”

 
Yukarıdaki anahatlarıyla açıklanmaya çalışılan vaka, sorulan soru ve Adalet Divanı önyorum kararının gösterdiği temel sonuç, Adalet Divanı tarafından sayılan ilkeler dikkate alınarak, “haklı neden (due cause)” kavramının her uyuşmazlığın kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğidir. “Haklı neden (due cause)” kavramının varlığına sonucuna varılabilmesi için detaylı bir inceleme gerekecektir ve işaretin önceki tarihlerde kullanılması her durumda haklı nedenin varlığını işaret etmeyecektir. Buna karşın, haklı nedeninin varlığının, ancak istisnai koşullarda oluşması gibi bir durum da söz konusu değildir.

“Haklı neden (due cause)” kavramının bir ölçüde açıklığa kavuşturulması, hiç şüphesiz AB üyesi ülke ofislerinin ve mahkemelerinin, kavramı daha net ve uyumlu biçimde değerlendirmesinin önünü açacaktır. Buna karşın, bu açıklamaların paralel mevzuata sahip Türkiye bakımından ne derece işe yarayacağı açık değildir. Şöyle ki, ulusal mevzuatımız oluşturulurken, AB mevzuatındaki paralel hükümlerde yer alan “haklı neden (due cause)” kavramına her nedense, ulusal paralel hükümler olan 556 sayılı KHK madde 8(4) ve 9(1) kapsamında yer verilmemiştir. Bu durum, kaynak AB mevzuatında bulunmayan ilkel kavramlara (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, aynı tür mal / hizmet, esas unsur, vb.) ulusal mevzuatta yer verilmesi ve kaynak AB mevzuatında bulunan önemli kavramlara ulusal mevzuatta yer verilmemesi pratiği anlamında, 556 sayılı KHK’nın genel yapısı ile uyuşsa da, modern mevzuatın, uygulamanın ve yurtdışı pratiklerin takip edilmesi anlamında, kanaatimizce uygulayıcılar ve yargı bakımından sorun teşkil etmektedir.

 
Önder Erol Ünsal
Mart 2014
unsalonderol@gmail.com