Etiket: ilişkilendirme ihtimali

Avrupa Birliği Adalet Divanı Bainbridge Kararı (C-234/06) – Bir Marka Serisine veya Marka Ailesine Dahil Olma Gerekçesiyle Karıştırılma veya Çağrıştırma İhtimali

Parchment-Books-Series-Of-12(Görsel http://www.milieuhomegoods.com/parchment-books-series-of-12/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının, 13 Ekim 2007 tarihli C-234/06 sayılı “Bainbridge” kararı, bir marka serisinin veya marka ailesinin içerisinde olma zannıyla ortaya çıkabilecek karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali hususunu irdeleyen önemli bir karardır.

 

Önceki marka sahibinin seri markaları içine dahil olmaktan veya daha doğru bir tabirle, tüketicilerin bir markayı, üçüncü bir kişiye ait bir marka serisinin veya marka ailesinin devamı niteliğinde bir marka zannederek, malların veya hizmetlerin kaynağı konusunda yanılgıya düşmesinden kaynaklanacak karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali uygulamada sıklıkla öne sürülen bir ilana itiraz gerekçesidir.

 

Seri marka kavramıyla uygulamada sıklıkla karşılaşılmakla birlikte konu hakkındaki tanımların veya sınırların belirgin ve yeterli olduğundan söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle seri marka veya bir marka ailesinin dahilinde olmak gibi kavramların Adalet Divanı tarafından ne şekilde yorumlandığının aktarılması ve bu amaç doğrultusunda “Bainbridge” kararındaki temel tespitlerin aktarılması kanaatimizce yerinde olacaktır.

 

“Bainbridge” davası oldukça uzun ve detaylı bir karar olduğundan yazı boyunca kararın yalnızca seri marka kavramı ile ilgili bölümü değerlendirilecek ve aktarılacaktır.

 

Dava konusu uyuşmazlık esasen, Topluluk Marka Ofisine (OHIM) “Bainbridge” markasının tescil edilmesi için başvuran “F.M.G. TEXTILES SRL” ile bu başvurunun tescil edilmemesi için “bridge” ibaresini içeren 11 adet markasıyla (bridge, old bridge, the bridge basket, the bridge, footbridge, the bridge wayfarer, over the bridge) karıştırılma olasılığı gerekçesini öne süren “IL PONTE FINANZIARA SPA” arasında yaşanmaktadır. “Bainbridge” başvurusuna karşı yukarıda belirtilen markalar gerekçe gösterilerek yapılan itiraz OHIM itiraz birimi ve ardından OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. OHIM Temyiz Kurulunun itirazı reddetme gerekçesi, itiraz gerekçesi markalardan 5’inin kullanılmaması (Topluluk Marka Tüzüğüne göre, itiraz gerekçesi markaların tescilinden sonra 5 yıl geçmişse, bunlara dayalı itirazlarda, kullanımlarının ispatlanması gerektiği belirtilebilir), kalan 6 adet markanın ise bir marka serisi oluşturmaya yetecek derecede kullanılmamış olmalarıdır. Temyiz Kurul sonuç olarak markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağını belirtmiştir.

 

“IL PONTE FINANZIARA SPA” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından görülür. İlk Derece Mahkemesi, itiraz sahibince bir marka serisi oluşturdukları iddia edilen markaların tümünün veya bir marka ailesi oluşturmaya yetecek derece miktarının kullanıldığını gösterir kanıtlar sunulmaması nedeniyle OHIM Temyiz Kurulunun seri markalar gerekçeli itirazı reddetmesi hususu da dahil olmak üzere, Temyiz Kurulunun kararını yerinde bulur. “IL PONTE FINANZIARA SPA” bu kararı da yerinde bulmaz ve Adalet Divanı nezdinde kararı temyiz eder.

 

Adalet Divanı davayı C-234/06 sayı ile inceler. Bu yazı kapsamında, daha önce de belirttiğimiz üzere, kararın yalnızca seri markalar ile ilgili kısımlarını aktarmakla yetineceğiz. Kararın tamamını incelemek isteyenlerin karara http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d58bbeef61e80d40f89ec2ffccdeee7951.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OahmQe0?text=&docid=62798&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3526211 bağlantısından erişmesi mümkündür.

 

Adalet Divanı kararının 54.-67. paragraflarında davacının marka serisine veya marka ailesine dahil olma esaslı karıştırılma olasılığı iddiasını incelemiştir. Adalet Divanı, kararın 63.—66. paragraflarında, bu konuda takip eden önemli saptamaları yapmıştır:

 

“63. Halkın, malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğini düşünmesi durumunda, Topluluk Marka Tüzüğü 8/1-(b) bendi anlamında karıştırılma ihtimali ortaya çıkar. Bir marka ailesi veya markalar serisi söz konusu olduğunda, karıştırılma ihtimali daha özel olarak, tüketicinin mal ve hizmetlerin kaynağına veya menşeine ilişkin olarak yanılgıya düşmesi veya hatayla markanın -başka bir firmaya ait- bir marka ailesinin veya markalar serisinin parçası olduğunu düşünmesi olasılıklarından kaynaklanır.

 

64. Hukuk sözcüsünün görüşünün 101. paragrafında belirttiği üzere, bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturabilecek sayıda marka olmadığı sürece, hiçbir tüketiciden, bu marka ailesinin veya markalar serisinin ortak unsurunu tespit etmesi ve/veya bu marka ailesi veya markalar serisi ile aynı ortak unsuru içeren bir başka markayı ilişkilendirmesi beklenemez. Buna bağlı olarak, başvurusu yapılan markanın bir marka ailesine veya markalar serisine ait olması nedeniyle halk nezdinde yanılgı olasılığının ortaya çıkması için, marka ailesine veya markalar serisine dahil olan önceki markaların piyasada mevcut olması (kullanılıyor olması ç.n.) gerekir.

 

65. Bu bağlamda, davacının iddia ettiğinin aksine, İlk Derece Mahkemesi, önceki markaların kullanımına ilişkin kanıt talep etmekten ziyade, bunların bir kısmının kullanımının bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturmaya yeterli olup olmadığını ve bu şekilde karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde bir marka ailesinin veya markalar serisi oluşup oluşmadığını gösterebilecek kullanım kanıtını talep etmiştir.

 

66. Belirtilen nitelikte kullanıma rastlanılmadığından, İlk Derece Mahkemesinin; – Temyiz Kurulunun  davacı tarafından öne sürülen marka serilerinden kaynaklanan koruma talebini dikkate almama yetkisi bulunmaktadır – yönündeki kararı yerindedir.”

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararında yaptığı yorum, marka serileri gerekçeli itirazların, ancak seriye dahil markaların piyasada fiilen kullanılmaları durumunda kabul edilebileceğini göstermektedir. Adalet Divanına göre, bir marka ailesi veya markalar serisi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, öncelikle bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturabilecek sayıda markanın varlığı aranacak (Adalet Divanı bu konuda minimum sayı belirtmemiştir, ancak kullanılan “sufficient number – yeterli sayıda” marka terimi, bu sayının birden fazla marka olduğunu göstermektedir.), ardından marka ailesine veya markalar serisine dahil markaların piyasada fiilen kullanılıp kullanılmadığına göre karar verilecektir. Şöyle ki, Adalet Divanına göre, yeterli sayıda markanın kullanımı olmadan, hiçbir tüketiciden bir marka ailesine veya markalar serisine dahil markaların ortak unsurlarını tespit ederek, bu unsuru, başka bir markada yer alan aynı unsurla ilişkilendirmesi beklenemez.

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararında getirdiği yorum, Alman Federal Adalet Mahkemesinin marka serilerinden kaynaklanacak karıştırılma ihtimali hakkında önceden verdiği “BIG” ve “BANK 24” kararlarıyla da paralellik içermektedir.  http://servicemarks.blogspot.com/2007/09/ecj-endorses-concept-of-serial-marks.html bağlantısından görülebilecek yazıda belirtildiği haliyle, Federal Adalet Mahkemesi marka serilerinden bahsedebilmek için aşağıdaki kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur:

 

  •  Halk, bir firmanın birkaç markasının ortak kökünü oluşturan unsuru, tek bir marka sahibini işaret eden ortak bir kaynak göstergesi olarak algılamalıdır.
  • Halk, belirtilen nitelikteki ortak kök unsura dayanan bir markayı bir firmaya, ancak o firmanın söz konusu unsuru başka birkaç markada daha kullandığını bilmesi ve özellikle, ortak kök unsurun firmanın kendisi için akılda kalıcı bir sözcük olarak kullanılması durumunda bağlayacaktır.
  • Ortak kök unsur tanınmışsa, bu markalar serisinin oluşmasının lehinde bir husustur.
  • Bütün bunların sonucunda, marka serilerinin esası, sadece belirli sayıda  – kullanılan veya kullanılmayan – markanın varlığı değil, bir marka serisinin fiili kullanımı nedeniyle halkta oluşan algı olmalıdır.

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararı ve Alman Federal Adalet Mahkemesinin yorumları esasında, bir marka serisinden bahsetmenin ancak, aynı kök unsuru içeren birkaç markanın varlığı ve bu markaların fiili kullanımı nedeniyle, bu kök unsurun halk tarafından bir firmaya bağlanması halinde mümkün olacağı ortaya çıkmaktadır. Kanaatimizce son derece yerinde olan bu yorumun, ülkemizdeki uygulamalarda da esas olarak kabul edilmesi yerinde olacaktır.

 

Sadece tek bir markaya dayanarak yapılan -seri marka olarak algılanma gerekçesiyle karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır- içerikli itiraz dilekçeleriyle ve bu iddianın kabul gördüğü idare veya yargı kararlarıyla ülkemiz uygulamasında karşılaşılmaktadır. Bu tip değerlendirmelerin, kavram kargaşası nedeniyle, markalar serisi kavramını, özel bir durum olmaktan çıkartarak, dar anlamda karıştırılma olasılığıyla (önceki tarihli tescilli bir markayla benzer mallar veya hizmetler için sonraki tarihli markanın varlığı) aynı düzlemde değerlendirmekten kaynaklandığı söylenebilir. Görüşümüz, kavramların doğru anlamlarında kullanılması ve markalar serisine dahil olma zannıyla karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali kavramının, durumun gerektirdiği özel şartlar bağlamında incelenmesidir. Bununla birlikte, uluslararası nitelikteki marka kavramlarının çoğunun gerçek ve doğru anlamlarının dışında kullanıldığı marka uygulamalarımızda, (vekiller, idare ve yargı bütünü açısından) bu beklentinin şimdilik iyimser bir beklenti olarak kalacağı şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

Elimizde Karıştırılma İhtimali Kalmamış, Onun Yerine Size İlişkilendirilme İhtimali Verelim

400px-Apples(Görsel http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apples.jpg adresinden alınmıştır.)

 

““Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik” Kavramının Eleştirisi” başlıklı bir önceki yazımızda 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin 8. maddesinin birinci fıkrası (b) bendinde yer alan markaların ilişkili olması ihtimalinin ayrıca açıklanması gerektiğini belirtmiştik. Bu yazı kapsamında KHK içeriğinde markaların ilişkili olması ihtimali olarak yer bulmuş, uluslararası literatürde “likelihood of association” olarak adlandırılmış, yazı içeriğinde ise “markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali” olarak anılacak kavram ve bu kavramın ortaya çıkacağı olası haller açıklanmaya çalışılacaktır.

 

556 sayılı KHK’nin 8. maddesi birinci fıkrası (b) bendi takip eden içeriktedir: “Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:…… Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.”

 

KHK’nin büyük ölçüde ilgili Avrupa Birliği Direktifinden ve Topluluk Marka Tüzüğü’nden çeviri olduğu bilinmektedir, yukarıda maddenin çevirisinin çok başarılı olduğunun söylenmesi ise mümkün değildir. Metnin orijinalinin “Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered …if because of its identity with or similarity to the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.” şeklinde olduğu bilinmektedir. Ortalama düzeyde İngilizce bilgisine sahip kişilerin KHK içeriğinde yer alan Türkçe çeviri (çeviri diyebilmek için çok iyimser olmak gerekir, o nedenle yorum kelimesini kullanabiliriz) ile orijinal metnin farklılığını algılaması oldukça kolaydır. Orijinal metin açık olarak “karıştırılma olasılığının (likelihood of confusion)”, “markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalini (likelihood of association)” kapsadığını söylemekte ve dolayısıyla markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalinin de bir ret gerekçesi olduğu sonucuna varılmasını sağlamaktadır. KHK içeriğinde yer alan metin ise, markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalini karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasını sağlayacak kurucu unsurlarından birisi olarak algılamaya müsait bir içerik sunmaktadır. Bununla birlikte, kötü çeviri, uygulamayı ve Türkçe literatürü fazlasıyla etkilememiş ve maddenin orijinal hali göz önüne alınarak hükmün içeriği anlaşılmaya gayret edilmiştir. Biz de aynı yöntemi kullanarak, hükmün içeriğini konu hakkındaki Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Topluluk Marka Ofisi (OHIM) yorumlarını dikkate alarak çözümlemeye çalışacağız.

 

Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali, hükmün orijinal İngilizce metninden de anlaşılacağı üzere, karıştırılma olasılığı kavramı tarafından kapsanmaktadır (the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark), yani markaların ilişkili olması ihtimali karıştırılma olasılığının alternatifi ya da ondan bağımsız bir kavram değildir. Bu hususa ilişkin olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı Sabel v. Puma (C-251/95) kararının 18. paragrafında takip eden tespiti yapmıştır: “Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali, karıştırılma ihtimaline alternatif değildir, karıştırılma ihtimalinin kapsamının tanımlanması amacına hizmet eder.” Divan bir diğer önemli kararı olan Marca Mode v. Adidas (C-425/98) kararında ise takip eden tespitleri yapmıştır: “Malların aynılığı, yüksek düzeyde tanınmışlık ve markalar arasında bağlantı bulunsa da karıştırılmanın ortaya çıkacağı her durumda varsayılamaz. Karıştırılma olasılığına yönelik pozitif bir bulgu ortaya çıkmalıdır. (OHIM İlana İtiraz Rehberi Bölüm 2 Kısım 2A s.5)”. Bir diğer deyişle, markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali, karıştırılma ihtimalinin bir adım ötesi ya da farklı bir kavram seti değildir, tersine markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali karıştırılma ihtimali kavramı içerisinde değerlendirilmesi gereken, bu kavram içerisinde yer alan ancak değerlendirme kriterleri bakımından bazı farklılıklar gösteren alt küme niteliğinde bir durumdur. Bu durumda, yanıtlanması gereken soru takip eden hali almaktadır: Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimaline ilişkin değerlendirme, klasik karıştırılma ihtimali değerlendirmesinden hangi noktalarda farklılaşmaktadır? Takip eden paragraflarda bu soru yanıtlanmaya çalışılacaktır.

 

Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalinin ortaya çıkacağı durumları değerlendirirken, üst küme olarak tanımladığımız karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkacağı hallere ilişkin olarak OHIM marka inceleme kılavuzunda kullanılan ayrımı ödünç alacağız. Bu ayrıma göre, karıştırılma, doğrudan karıştırılma ve dolaylı karıştırılma olarak ikiye ayrılmaktadır (OHIM İlana İtiraz Rehberi Bölüm 2 Kısım 2A s.17-18). Doğrudan veya bir diğer deyişle klasik karıştırılma ihtimalinde, markaların ve malların / hizmetlerin benzerlik derecesinin yüksekliği nedeniyle, ilgili tüketici kesimi alım esnasında markalar arasındaki farklılıkları ayırt etmeyecektir ve markaların biri yerine diğerini alımına konu ederek karıştırma tehlikesinin içine düşecektir. Dolaylı karıştırılma ihtimalinde ise, ilgili tüketiciler markaların arasındaki farkların bilincindedir, ancak gene de malların / hizmetlerin aynı kaynaktan geldikleri konusunda yanılgıya düşmeleri ihtimali mevcuttur. Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali olarak da adlandırılan dolaylı karıştırılma durumunda da, mallar / hizmetler arasında benzerlik bulunmalıdır, bu ihtimal malların / hizmetlerin benzerliği halinden bağımsız bir değerlendirmeye konu değildir (malların / hizmetlerin benzerliğinden bağımsız değerlendirme KHK’nin 8/4 fıkrasında yer bulan tanınmış / bilinir markalara ilişkin ret gerekçesidir).

 

OHIM inceleme kılavuzunda, dolaylı karıştırılma olarak tanımlanan markalar arasında bağlantı kurulması ihtimaline ilişkinin değerlendirmenin ana hatları, Avrupa Birliği Adalet Divanının bu yazının önceki kısımlarında belirtilen Sabel v. Puma (C-251/95), Marca Mode v. Adidas (C-425/98) kararlarında çizilmiştir. Belirtilen kararları özetlemek gerekirse, Avrupa Birliği Adalet Divanına göre, markaların arasında bağlantı kurulması ihtimali, karıştırılma ihtimalinin alternatifi değildir ve malların aynılığı, yüksek düzeyde tanınmışlık, markalar arasında bağlantı bulunsa da, karıştırılma olasılığına yönelik pozitif bir bulgu olmadıkça, markaların arasında bağlantı kurulması ihtimalinden söz edilemez. Ayrıca, yeni markanın ortaya çıkardığı izlenim önceki markayı anımsatsa da, ilgili tüketiciler markaların arasında farkların bilincindeyse ve malların / hizmetlerin aynı (veya ekonomik olarak bağlantılı) kaynaktan geldiği kanaatinde değilse, markaların karıştırılması veya markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali ortaya çıkmayacaktır. Yani, iki marka arasındaki belirli ortak özellikler nedeniyle, ilgili tüketici kesiminin markalar arasında sadece bağlantı kurması ilgili ret gerekçesinin ortaya çıkması için yeterli değildir. (OHIM İlana İtiraz Rehberi Bölüm 2 Kısım 2A s.17-18). Bu yorumun OHIM ve AB üyesi ülkeler marka inceleme pratiğine yansıması ise markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalinin uygulama alanının oldukça sınırlı tutulması yönünde olmuştur.

 

Sınırlı uygulama hali, özellikle (ancak bununla sınırlı kalmamak üzere) yeni markanın önceki markanın ait olduğu bir marka serisiyle ilişkilendirilmesi halinde ortaya çıkacaktır. Marka serisine ait olma konusunda açıklamada bulunan önemli Adalet Divanı kararlarından başlıcası C-234-06 sayılı Bainbridge kararıdır. Bainbridge kararında yer alan ilkeler ayrı bir yazıda belirtilebilir, burada en önemlilerine yer verilecek olursa; “Aynı kelimeye farklı grafik unsurlar veya yeni kelimeler eklenmesi veya farklı kelimelere sürekli biçimde aynı ön ek veya son ekin eklenmesi biçimiyle karakterize edilen markalar söz konusu olduğunda marka serilerinden bahsedilebilir. Seri markalar nedeniyle karıştırılma için iki koşul gereklidir: Bir marka serisi oluşturacak yeterli sayıda marka piyasada olmadıkça, hiçbir tüketiciden o marka serisinin ortak özelliklerini tespit edip, o özelliği içeren başka markalarla bağlantı kurması beklenemez. Sonraki marka, marka serisine dahil markalarla sadece benzer olmamalı, aynı zamanda seriye dahil markalarla ilişkilendirilmeyi sağlayacak karakteristik özellikleri (aynı kelimeye farklı grafik unsurlar veya yeni kelimeler eklenmesi veya farklı kelimelere sürekli biçimde aynı ön ek veya son ekin eklenmesi, vb.) de içermelidir.”

 

Sonuç:

 

Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali, OHIM ve AB üyesi ülkeler ofisleri tarafından markalar arasındaki benzerliğin görece düşük olduğu durumlarda karıştırılma olasılığı sonucuna varmak için kullanılan bir emniyet supabı hükmü değildir. Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalinden sınırlı durumlarda (bir marka serisine ait marka olarak değerlendirilme hali başta olmak üzere) bahsedilebilir ve bu durumlar karıştırılma olasılığı kavramının dışında kalan veya malların / hizmetlerin benzerliğinden bağımsız haller değildir. Türkiye uygulamasında sıklıkla karşılaşılan markaların ilişkilendirileceği yönündeki iddiaların değerlendirilmesinde, markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalinin Avrupa’daki sınırlı uygulama alanının göz önüne alınması ve markalar arasındaki görece düşük benzerlik hallerinde kolaylıkla karıştırılma – ilişkilendirilme (bağlantı kurulması) ihtimalinin varlığı sonuçlarına ulaşılmaması yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2011