Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) 12.06.2018 tarihinde, ilk etapta sadece Fransızca ve Flemenkçe dillerinde yayınlanan, uzun süredir sonucu beklenen Louboutin’in kırmızı renk pozisyon markası ile ilgili olarak C-163/16 sayılı kararını (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2777e6ac64b64143a249907f3f306aa0.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchz0?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178815) verdi.
Okuyucuların hatırlayacağı üzere, 19.02.2018 tarihinde H. Tolga Karadenizli IPR Gezgini’nde söz konusu davaya konu olayı ve davada Hukuk Sözcüsünün verdiği görüş ve ek görüşü detaylı bir şekilde paylaşmıştı (https://iprgezgini.org/2018/02/19/christian-louboutinin-kirmizi-renkli-tabanlar-uzerindeki-marka-hakki-tehdit-altinda-ab-adalet-divani-hukuk-sozcusu-davada-ek-gorusunu-acikladi/).
12.06.2018 tarihli karar, ünlü ayakkabı tasarımcısı ve üreticisi Christian Louboutin’in kırmızı renkli ayakkabı tabanı markasının hükümsüzlüğü talebine ilişkin olarak Hollanda’da görülen davada, davayı görmekte olan Lahey Bölge Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen soru ve bu soruya ilişkin olarak verilen karardan ibarettir.
Christian Louboutin, Aralık 2009’da 25. sınıftaki “ayak giysileri (ortopedik ayak giysileri hariç)” malları için aşağıdaki görselden oluşan bir marka tescil başvurusu yapmış ve bu başvuru Benelüks markası olarak 6 Ocak 2010 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil kapsamındaki mallar, 10 Nisan 2013 tarihinde, “yüksek topuklu ayakkabılar (ortopedik ayakkabılar hariç)” şeklinde sınırlandırılmıştır.
Louboutin’e ait dava konusu Benelüks markası şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir ayakkabının tabanına aşağıda gösterildiği gibi uygulanan kırmızı renk (Pantone 18-1663TP) (ayakkabının dış hatları markanın bir parçası değildir, markanın konumunu göstermek amacıyla verilmiştir.)”.
Hollanda’da ayakkabı satıcılığı alanında faaliyet gösteren Van Haren Schoenen BV (“Van Haren”) ise, 2012 yılı boyunca kırmızı tabanlı topuklu kadın ayakkabısı satışı yapmış bir şirkettir. Louboutin, Hollanda Lahey Bölge Mahkemesinde Van Haren aleyhine marka hakkına tecavüzün tespiti davası açmış ve bu dava Louboutin lehine sonuçlanmıştır. Bu karar üzerine Van Haren, dava konusu markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.
Van Haren bu talebini, 2008/95 sayılı Direktifin mala asli değerini veren şeklin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenleyen 3(1)(e)(iii) maddesi hükmüne dayandırmıştır. Hatırlamak gerekirse, söz konusu hüküm uyarınca “münhasıran mala asli değerini veren şekilden oluşan işaretler” reddedilir veya hükümsüz kılınır.
Van Haren’in talebini değerlendiren Lahey Bölge Mahkemesi, kırmızı taban renginin, Louboutin tarafından piyasaya sürülen ayakkabılara asli bir değer kattığı, zira bu taban renginin, müşterilerin ürünü satın alıp almama kararını büyük ölçüde etkilediği görüşündedir. Bu nedenle de, Louboutin’e ait söz konusu markanın, 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi kapsamına girip giremeyeceğini belirleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu noktada Mahkeme, davayı durdurarak ABAD’a, bu madde anlamında şekil kavramının, malların dış hatları, ölçüleri ve hacimleri gibi üç boyutlu özellikleriyle mi sınırlı olduğunu, yoksa malların rengi gibi diğer (üç boyutlu olmayan) özellikleri de mi kapsadığını sormuştur.
Divanın hukuk sözcüsü, 22 Haziran 2017 tarihinde verdiği görüşte, Louboutin’in markasının da ilgili hükümde tescili yasaklanan “şekil” kavramı kapsamında kabul edilmesi gerektiğini açıklamıştır. Hukuk sözcüsü, yalnızca bir rengin tescilinden oluşan markalarla, belli bir şeklin içine entegre edilmiş bir renkten oluşan markaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, bunlardan sadece renk tescilinden ibaret olan markaların 3(1)(e)(iii) maddesi kapsamının dışında kalacağını belirtmiştir. Bunun üzerine Divan, alışılmışın dışına çıkarak yeni bir sözlü yargılama tarihi daha vermiş, dosyayı Büyük Daire’ye göndermiştir. 14 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen sözlü aşamanın ardından Divan’ın hukuk sözcüsü Şubat 2018 tarihinde ek bir görüş daha vererek ilk başta verdiği görüşü tekrarlamış, Louboutin’in markasının 3(1)(e)(iii)’deki yasak kapsamına gireceğini, bu nedenle de hükümsüz kılınması gerektiğini vurgulamıştır.
Ancak bunun üzerine, ABAD, 12 Haziran 2018 tarihinde beklenmedik bir şekilde hukuk sözcüsünün tam aksi yönünde bir karara varmış ve Louboutin’in markasının ilgili madde hükmü kapsamına girmeyeceğini vurgulayarak bu madde altında hükümsüz kılınamayacağını belirtmiştir. Divan’a göre, her ne kadar ürünün şekli, tescil edilmek istenen rengin dış hatlarını belirlese de; markanın tanımından da görüldüğü üzere amacı bir şekli değil, bir rengin şekil üzerindeki uygulanışını korumak olan bir marka, şekilden ibaret olarak değerlendirilemez.
Dolayısıyla karar doğrultusunda Louboutin’in markası, yüksek topuklu ayakkabı şeklini değil, bu ayakkabı üzerine uygulanacak özel bir kırmızı rengin pozisyonunu korumayı amaçladığından, diğer bir deyişle şekil veya renk markası değil, pozisyon markası olarak korunmak istendiğinden, madde 3(1)(e)(iii)’deki şekil kavramından ibaret kabul edilemez. Bu nedenle, bu madde kapsamında markanın hükümsüz kılınması mümkün değildir. Divanı’nın bu ön yorum kararına göre artık, bir ürünün tamamına ya da belli bir bölgesine uygulanan renkten oluşan pozisyon markaları, madde 3(1)(e)(iii) uyarınca hükümsüz kılınma riski olmadan tescil edilebilecektir.
Son zamanlarda moda haberlerinden daha çok marka kararları ile gündemimize gelen Christian Loubutin kırmızı renkli topuklu ayakkabılarının marka olarak korunmasında çok önemli bir testi başarıyla atlatmış olup bundan sonra söz Hollanda Mahkemeleri’nindir.
ABAD’ın bu kararı, tescil edilebilirliği kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmadığı sürece oldukça zor olan tek bir rengin marka olarak tescil ettirilebilme imkanına farklı bir boyut kazandırmıştır. Düz bir rengin herhangi bir mal ya da hizmet sınıfı için tescil ettirilmesindeki zorluk, yalnızca renkten oluşan bir pozisyon markası ile aşılabilecektir.
Güldeniz Doğan ALKAN
Temmuz 2018