Kullanmama Savunması 3 – Aynı Markanın Yeniden Tescili Halinde Kullanım Zorunluluğun Başlangıç Tarihi Eski Tarihli Markaya Göre mi Tespit Edilir? (EUIPO Temyiz Kurulu Kabelplus Kararı)

kabelplus

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka alanında getirdiği en önemli yeniliklerden birisi “kullanmama savunması” olarak adlandırdığımız prosedürdür. Kullanmama savunması hakkında IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız iki yazıda (Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması – http://wp.me/p43tJx-BK ; Kullanmama Savunması 2 – Kullanımı İspatlanmış Malları veya Hizmetleri Esas Alarak İnceleme İlkesi – http://wp.me/p43tJx-BX), yeniliği tanımlamış ve tartışmış olduğumuzdan, bu yazıda tekrardan kaçınacağız ve aynı hususları bir kez daha yazmayacağız.

Konu hakkındaki ilk yazımız olan “Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması – http://wp.me/p43tJx-BK yazısının sonlarında “Bununla birlikte, tahminimizce gerçekleşmesi oldukça olası bir hareket tarzı yeni uygulamanın yol açması umulan iyi niyetli beklentileri belirli ölçüde ortadan kaldırabilir. Şöyle ki, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahipleri 5 yıllık kullanımın gerçekleşmesi zorunluluğundan kaçınmak için aynı markaların başvurularını aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yineleyerek ve dolayısıyla aynı markayı aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yeniden tescil ettirerek kullanım yükümlülüğünün getireceği zorluklardan kaçınmak isteyebilir.” öngörüsüne yer vermiştik. Sınai mülkiyet camiasının fısıltı gazetesine kulak verdiğimizde, birçok marka vekilinin müvekkillerinden tescil tarihinden bu yana 5 yıldan fazla süre geçmiş markaların başvurularının yeniden yapılması yönünde talimatlar aldığını duyduğumuzdan, bu öngörünün gerçekliğe dönüşmekte olduğunu da fark ettik. Dolayısıyla, önümüzde yanıtlanması gereken yeni bir soru oluştu, acaba bu tip durumlarda kullanmama savunmasını yıllardır uygulayan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ne yapmaktadır ve önceki kararlar ne yöndedir?

Konuyu araştırırken EUIPO Temyiz Kurulu’nun 2014 yılında verdiği oldukça ilginç bir kararla karşılaştık ve bu kararı vakit geçirmeden okuyucularımızla da paylaşmak istedik. Aşağıda detaylarına yer vereceğimiz kararın EUIPO açısından içtihat niteliğini kazanıp kazanmadığını şu an için bilmiyoruz (ve henüz incelemedik), ancak kararı aktararak yeni bir tartışmayı alevlendirmeyi de kendimize görev addediyoruz.

Sınai Mülkiyet Kanunu’na ilişkin Yönetmelik henüz yürürlüğe girmediğinden ve daha da önemlisi Türk Patent ve Marka Kurumu’nun İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünün ne tip düzenlemelere yer vereceği şu anda bilinmediğinden, içinde bulunduğumuz ortamın halihazırda heyecanlı, ancak belirsizliklere gebe olduğu ortadadır. Böyle bir ortamda yeni tartışmaların ortaya çıkmasının da kanaatimizce zarardan çok faydası bulunmaktadır.

Yazı boyunca açıklayacağımız R 1260/2013-2 sayılı EUIPO Temyiz Kurulu kararının İngilizce tam metninin https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/kabelplus bağlantısından görülmesi mümkündür.

Avusturya menşeili “KABELPLUS AG” firması 30 Nisan 2012 tarihinde “KABELPLUS” kelime markasının tescil edilmesiyle talebiyle EUIPO (o dönemki adıyla OHIM)’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 38. sınıfa dahil “Telekomünikasyon hizmetleri, telekomünikasyon ağlarının işletilmesi, internet sağlayıcısı hizmetleri, fiber optik ağlar aracılığıyla iletişim hizmetleri, radyo, televizyon ve internet erişimi için kablo bağlantısının sağlanması hizmetleri, televizyon programları yayıncılığı hizmetleri.” yer almaktadır.

KABELPLUS

Başvurunun ilan edilmesinin ardından Fransız menşeili “GROUPE CANAL+, SA and CANAL+ FRANCE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance”, 18 Eylül 2012 tarihinde başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar Fransa’da tescil edilmiş 38. sınıfa dahil hizmetleri de kapsayan CANAL PLUS; CANAL +; PLUS; canal markalarıdır.

İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri 2009 ve 2010 yıllarıdır, dolayısıyla EUIPO incelemesinin yapıldığı tarihte, bu markaların tescil tarihlerinden bu yana 5 yıllık sürenin geçmediğine okuyucularımızın özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru sahibi 19 Nisan 2013 tarihli dilekçesi ile itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının Topluluk Marka Tüzüğü hükümleri gereğince kullanımına ilişkin kanıt sunulmasını talep eder. Başvuru sahibi bu talebini yaparken aşağıdaki iddiaları öne sürer:

“İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri esas alındığında, bu markalar tescil tarihleri bakımından itiraz konusu başvurunun ilan tarihi itibarıyla 5 yıllık sürenin geçmemiş olduğu görülmektedir.  Bununla birlikte, itiraz gerekçesi markalar daha önceden aynı ülkede tescil edilmiş markaların aynılarının tekrardan yapılmış başvuruları sonucu tescil edilmiş markalardır. Dolayısıyla, bu markalar henüz 5 yıllık süre dolmamış olsa da kullanımın ispatı şartına konudur. Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için aynı markaların Fransa’da “telekomünikasyon hizmetleri” için 2005, 1986, 1982, 1995 yıllarında tescil edilmiş olduklarını ispatlayan dokümanları da sunar. Başvuru sahibine göre, yukarıda belirtilen tarihlerde tescil edilmiş markalar, itiraz gerekçesi markaların aynısıdır ve aynı ve benzer hizmetler için tescil edilmişlerdir. Dolayısıyla başvuru sahibine göre, itiraz sahibi markalarını kullanım süresi içerisinde kullanmamakta, ancak bunları yeni yapılan başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak kullanabilmek için aynı markaların başvurusunu yinelemekte ve bunları yeni tarihlerle tescil ettirmektedir. İtiraz sahibinin bu stratejisi, başvuru sahibine göre kötü niyetlidir. Temyiz Kurulu, önceden verdiği “PATHFINDER” kararında itiraz edilen başvurunun ilan tarihinden geriye giden süre 5 yıldan kısa olsa da, bu tip markalarda da (aynı markanın başvurusunun yenilenmesi) itiraz sahiplerinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gereklidir ve itiraz sahibinin bu kanıtları sunmaması durumunda markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.”

EUIPO ilana itiraz inceleme birimi, başvuru sahibinin yukarıda belirtilen iddialarını yerinde bulmaz ve itiraz sahibinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiği yönündeki başvuru sahibi talebini reddeder. Talebin reddedilmesinin gerekçesi ise itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle, itiraz edilen başvurunun ilan tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan kısa olmasıdır.

Başvuru sahibi, kullanıma ilişkin kanıt sunulması yönündeki talebinin reddedilmesi üzerine bu karara karşı itiraz eder. İtiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Yazının kalan kısmında EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’na sunduğu itirazda yukarıda belirtilen argümanlarını tekrarlamaktadır. Başvuru sahibine göre, itiraz gerekçesi markalar, itiraz sahibinin 5 yıllık kullanım süresi dolan markalarının kullanım sürelerini yeniden başlatmak amacıyla yapılmış başvurulara dayalı tescillerdir. Şöyle ki, itiraz gerekçesi olarak gösterilen markalar itiraz sahibine ait eski tarihli markalarla aynıdır, başvuru kapsamındaki itiraza konu hizmetler esas alındığında aynı hizmetleri kapsamaktadır ve tescilin geçerli olduğu bölge bakımından aynı bölgeye ilişkindir. İtiraz sahibinin, itiraz gerekçesi markaların 5 yıllık kullanım süresini aynı markaların başvurusunu sürekli biçimde yeniden yapmak suretiyle uzatmasının hiçbir meşru gerekçesi olamaz ve bu nedenle itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının kullanımına ilişkin kanıt sunması gerekmektedir.

İtiraz sahibi Temyiz Kurulu’na sunduğu görüşünde, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesini ve itirazın kullanımına ilişkin kanıt sunulmasına gerek kalmaksızın esastan incelenmesini talep etmektedir. İtiraz sahibine göre, Marka Tüzüğü hükümleri açıktır ve bu hükümlerin işbu itiraz bakımından da uygulanması gereklidir, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli “PATHFINDER” kararı özel bir duruma ilişkindir ve işbu incelemeye emsal teşkil etmesi mümkün değildir. PATHFINDER vakasında, itiraz sahibi aynı markayı, aynı mallar için bir kez daha tescil ettirmiştir ve ilk tescil hiç kullanılmamıştır. Oysa, incelenen vakada, itiraz sahibinin markalarının kapsadığı mal ve hizmetler genişletilmiştir ve markalarda “telekomünikasyon hizmetleri”nin bulunması hususu, yeni markayı diğerinin yeniden başvurusu haline getirmez. Bir diğer deyişle, itiraz sahibinin markaları itiraz sahibinin önceki markalarının kullanım süresini yeniden başlatmak amacıyla yeniden başvurulmuş halleri değildir. Başvuru sahibinin iddiaları kabul edilirse, önceden kullanılan markaların mallara ve hizmetlere ilişkin olarak yeni tabirler kullanılarak güncellenmesi (yeni versiyonun tescil ettirilmesi) imkansız hale gelecektir. Ayrıca, itiraz sahibi markalarını telekomünikasyon ve yayıncılık alanlarında 5 yıldan uzun süredir yoğun biçimde kullanmaktadır.

Temyiz Kurulu tarafların iddialarını takip eden şekilde değerlendirmiştir:

Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markaların başvurusunun yeniden yapılmasını engelleyen hükümler içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanılmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir. Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, vakaya ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Bununla birlikte, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).

Bir marka tescil edildikten sonra aynı markayı bir kez daha tescil etmek, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bundan kaynaklanan yaptırımları, kanuni süreleri belirsiz biçimde uzatarak uygun olmayan ve hileli biçimde engellemek sonucuna yol açabilir. Bu yolla da, Birlik hukukunun eşit ve tek tip uygulamasından beklenen etki ortadan kaldırılabilir. Bu tip yeniden başvurular hukuka karşı hile niyetiyle yapılmıştır ve kanuna karşı hilenin ve hakların kötüye kullanımının engellenmesinin genel ilke olarak kabul edildiği Birlik Hukuku çerçevesinde, bu tip başvurular yoluyla yaptırımlardan kaçınmak mümkün değildir.

Marka mevzuatında yer alan, tescil tarihinden başlayan 5 yıllık süre, marka sahibine markasını tescil kapsamında mallar ve hizmetler için kullanıma hazırlanma ve piyasaya sürme için makul bir süre verme amacıyla konulmuştur. Marka sahibi bu süre içerisinde kullanıma ilişkin zorunluluklar hakkında endişelenmeden hazırlıklarını yapabilecektir.

Bununla birlikte, kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada, Kurul birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmalıdır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.

İncelenen vakada yanıtlanması gereken soru, itiraz gerekçesi olarak gösterilmemiş itiraz sahibinin önceki markalarının, itiraz sahibine ait itiraz gerekçesi markalarla aynı olup olmadığıdır. Bunun yanıtlanması için, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak gösterdiği markaların kendisine ait diğer markaların aynılarının yeniden başvurusu olup olmadıklarının tespit edilmesi gereklidir.

Bu noktada, Temyiz Kurulu itiraz sahibi markalarına ilişkin aşağıdaki tabloyu sunmuştur. Bu tabloda, purported re-filings (yeniden başvuru olduğu iddia edilen markalar) sütununda itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak sunduğu markaları, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda ise itiraz sahibinin daha eski tarihli markaları yer almaktadır:

kabelplus-tablo

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını yukarıda yer verilen tablo esasında değerlendirmiştir.

Kurula göre, tabloda yer alan son çift hariç, ilk üç çift aynı markalardan oluşmaktadır.

Tabloda yer alan tüm çiftler “telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsamaktadır.

Üçüncü olarak tüm markalar aynı coğrafi bölgede geçerli olacak biçimde tescil edilmiştir.

Son olarak, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda yer alan tüm markaların tescil tarihleriyle, itiraza konu markanın bültende yayın tarihinin arasındaki sürenin 5 yıldan fazla olduğu, bir diğer deyişle bu markaların itiraz gerekçesi olmaları halinde, kullanımın ispatının talep edilebileceği belirtilmelidir.

Bu noktada, tartışılması gereken bir diğer husus, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarıdır. Her çiftin “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsadığı açık olsa da, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarında diğer mallar ve hizmetler bakımından fark bulunmaktadır. İtiraz sahibi buna dayanarak, markaların kapsamlarının farklı olduğunu, dolayısıyla da yeni markaların aynı markanın yeniden başvurusu olarak kabul edilemeyeceğini öne sürmektedir.

Buna karşın, yeniden başvurular yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere eski markalarla, “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri” bakımından aynı hizmetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, markalar bu hizmetler bakımından aynıdır. En açık haliyle, itiraz sahiplerinin yeniden başvurusu yapılan bir markaya sadece yeni mal ve hizmetler ekleyerek, kullanım şartının üstünden gelmeleri kabul edilemez. Kaldı ki, eklenen mal ve hizmetlerin kısmi feragat ve bölünme yoluyla sonradan ortadan kaldırılması da mümkündür.

Toparlamak gerekirse Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen tablonun son çiftini oluşturan markalar muhtemelen hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli itiraz sahibi markalarının yeniden başvuruları sonucu tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir. Buna dayalı olarak, Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.

Sayılan tüm gerekçeler çerçevesinde Temyiz Kurulu, EUIPO itiraz birimi kararını iptal etmiş, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gerektiğine hükmetmiş ve itiraz biriminin yukarıdaki tablonun son çiftini oluşturan markalar bakımından markaların aynılığı hususunu değerlendirerek, bu markanın da yeniden başvuru olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini belirlemesini istemiştir. Eğer bu marka açısından da yeniden başvuru tespitine varılırsa, itiraz birimi bu marka bakımından da kullanımın ispatını talep edecektir.

Kullanmama savunmasının ülkemizde ne şekilde uygulanacağını, başlangıçta Yönetmelik ve Türk Patent ve Marka Kurumu uygulama kılavuzu, sonrasında da mahkeme kararları gösterecektir. Uygulama belirlenirken, yurtdışındaki uygulamaların da dikkate alınması gerektiği açıktır. Bu yazı boyunca açıklamaya çalıştığımız “KABELPLUS” kararında yer verilen ilkelerin, EUIPO bakımından içtihat teşkil edip etmediğini ve 2014 yılına ait bu kararın günümüzde de uygulama alanı bulup bulmadığını şu anda bilmiyoruz. Bu hususu EUIPO’da araştırıp daha detaylı bilgiye erişmeye çalışacağız. Kararda yer verilen ilkelerin, şu anda uygulanıp uygulanmamasından bağımsız olarak, bu ilkeler tekrar edilen başvurulara ilişkin olarak kafamızda oluşan sorularla EUIPO’da da karşılaşıldığını ve bunların yanıtlarının arandığını göstermektedir. Kullanmama savunmasıyla ilgili bu önemli karar ve tespitleri okuyucularımızın da ilgiyle değerlendireceğini tahmin ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s