(Görsel http://atthegarage.wordpress.com/2011/01/29/handling-criticism-in-youth-ministry/ adresinden alınmıştır.)
Avrupa Birliği Adalet Divanının 19 Haziran 2012 tarihli C/307/10 sayılı “IP Translator” kararı hakkında birisi karardan önce diğer ikisi karardan hemen sonra 3 yazı yayınladım:
Yazılarımın sonuncusu karara yönelik eleştirilerin aktarılması amacıyla kısa sürede yeni bir yazı yayınlama niyetinde olduğumu belirtiyordu. Şu an okumakta olduğunuz satırlar, “IP Translator” kararına yönelik olarak ortaya çıkan ilk dalga eleştirilerin özetlenmesi amacıyla kaleme alınmıştır.
Eleştirilere geçmeden önce, “IP Translator” kararının geçmişini, kararı ve karar sonrası Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) hızlı reaksiyonu olarak nitelendirebileceğimiz 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi hakkındaki detaylı açıklamaları, yukarıda bağlantılarını verdiğim yazılarda bulabileceğinizi belirtmek isterim.
Marka kamuoyunun sonucunu uzun yıllardır merakla beklediği “IP Translator” davasında Adalet Divanı, kendisine yöneltilen sorulara takip eden yanıtları vermiştir:
“2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince, yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.
2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.
Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”
Adalet Divanının kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlardan yukarıda birinci ve ikinci paragraflarda yer alan değerlendirmeler, yerinde değerlendirmeler olarak görülmektedir. Bu değerlendirmelere göre, marka başvurularında yer alan malları ve hizmetleri belirtmek için kullanılacak ifadeler, koruma kapsamının anlaşılmasına imkan verecek derecede açık ve kesin olmalıdır. Koruma kapsamının anlaşılmasına imkan verecek derecede açık ve kesin olan Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarının kabul edilmesinin önünde Topluluk Marka Direktifine göre engel bulunmamaktadır. Ayrıca, kararın 55. paragrafına göre, birlik üyesi ülkelerin yetkili makamlarının, başvuru sahibinin koruma talep ettiği markanın kapsadığı malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik ilkelerine uygunluğunu, vaka bazında (case-by case basis) değerlendirmesi gerekmektedir.
Adalet Divanının üçüncü yanıtının ise beklentileri karşılamadığı ve önemli tartışmalara yol açtığı belirtilmelidir. Eleştirileri ve nedenlerini belirtmeden önce, OHIM’in karar sonrası yayınladığı genelgenin ana hatlarını hatırlamak yerinde olacaktır. OHIM tarafından karardan hemen sonra yürürlüğe sokulan 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi, tartışmaların merkezinde olan 03/4 sayılı önceki Başkanlık Genelgesini yürürlükten kaldırmış ve aşağıda sayılan ilke – düzenlemeleri getirmiştir:
- OHIM, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yeteri derecede açık ve kesin olanları kabul etmeye devam edecektir. Sınıf başlıklarını oluşturan ifadelerin hangilerinin açık ve kesin kabul edileceği, hangilerinin bu ifade kapsamına girmediğinin değerlendirilmesi ise OHIM ve birlik üyesi ülkeler tarafından (ortak bir uygulama geliştirmek amacıyla) sürdürülen yakınlaşma programı kapsamında yapılacaktır. Muhtemelen, OHIM, (yürürlükten kaldırılan 03/4 sayılı Genelgenin öngördüğü uygulamanın tersine) bundan sonra Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarında yer alan her terimi sorgusuz biçimde kabul etmeyecektir.
- Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla başvuruda bulunan kişilerin, ilgili sınıfta(larda) yer alıp Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesinde yer alan malların veya hizmetlerin tamamı için mi başvuruda bulunduklarını başvuru aşamasında belirtmeleri gerekmektedir. Eğer, ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede belirtilen malların veya hizmetlerin tamamı için başvuruda bulunulmamışsa o sınıfta yer alan malların ve hizmetlerin hangilerinin kast edildiği (hangileri için başvuruda bulunulduğu) belirtilmelidir. Bir diğer deyişle, yürürlükten kaldırılan 03/4 sayılı Genelgenin öngördüğü uygulamanın tersine, Nicé sınıflandırması sınıf başlıkları ile yapılan her başvurunun veya tescil edilen her markanın ilgili sınıf veya sınıflarda yer alan malların ve/veya hizmetlerin tamamını kapsadığı şeklinde bir ön kabul söz konusu olmayacaktır. Yeni genelge kapsamında sınıf başlıkları ile yapılan başvurularda, alfabetik listede belirtilen malların veya hizmetlerin tamamı için başvuruda bulunulduğu yönünde beyan verilebilecektir.
- 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesinin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsamak niyetiyle tescil edildikleri veya başvurularının yapıldığı kabul edilecektir.
Adalet Divanının tartışmalara yol açan üçüncü cevabında yapılan değerlendirmeleri de esas alan 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi yeni tartışmaları yanında getirmiştir. Adalet Divanı kararına ve OHIM Başkanlık Genelgesine yönelik eleştirileri kararın üzerinden henüz 3 hafta geçmişken kısaca özetlemek yerinde olacaktır.
1- Açık ve Kesin Olmayan Mal veya Hizmet Tanımlaması Ek Beyanla Açık ve Kesin Hale Gelir mi?
“IP Translator” kararının tartışmalara yol açan kısmı asıl olarak Adalet Divanının üçüncü yanıtı üzerinde yoğunlaşmaktadır. “IP Translator” davasının ve Adalet Divanına yöneltilen soruların asıl nedeni, Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarının bir bölümünün çok geniş ifadelerden oluşması ve koruma kapsamını belirlemekte yetersiz kalmakta oluşudur. Adalet Divanı, kendisine yöneltilen sorulara verdiği birinci ve ikinci yanıtlarda bu yönde yorum yapmış olmasına rağmen üçüncü yanıtında, sınıf başlıklarını kullanan başvuru sahiplerinin, başvurularını ilgili sınıf(lar)a ilişkin olarak sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm mallar / hizmetler için yapmış olduklarını dair beyanda bulunmalarına imkan vermektedir veya kararın bu yönde okunması mümkündür.
“Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”
Adalet Divanının bu yorumu, 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesine kaçınılmaz olarak yansımış ve sınıflandırmanın genel başlıklarını kullanan başvuru sahiplerinin bu yönde beyanda bulunmalarını için bir metin hazırlanarak, OHIM internet sitesine konulmuştur (bkz. http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/forms/declaration/ip_translation_declaration_en.pdf). Beyanda, “Mal ve hizmet listemde Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarına yer vererek, başvuruda bulunulan her sınıfa ilişkin olarak alfabetik listede yer alan malların ve hizmetlerin tamamı için başvuruda bulunduğumu burada teyit ediyorum.” ifadesi görülmektedir. (By using the Nice Agreement class headings in my list of goods and services, I hereby confirm that I am applying for all of the goods or services included in the alphabetical list of each class filed.)
“IP Translator” kararına ve yeni OHIM uygulamasına ilk salvo eleştiri bu bağlamda gelmektedir. Eğer bir sınıf başlığı, açıklık ve kesinlik ilkelerine uygun biçimde okunduğunda sınıf kapsamını net olarak belirtmekten uzaksa, somut bir örnek verecek olursak, “Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri. (treatment of materials)”ni yani 40. sınıfın sınıf başlığını kapsayan bir başvuru listesi, kelime anlamı ve kapsamı itibarıyla 40. sınıf kapsamında yer alan tüm hizmetleri kapsar nitelikte bir ifade değilse, yukarıdaki paragrafta yer verilen beyan kullanılarak bu ifade nasıl ilgili sınıfın alfabetik listesinde yer alan tüm hizmetleri kapsar hale gelecektir?
Eğer bir beyanla, (kapsamları bakımından açıklık ve kesinlik ilkelerine uygun olmayanlar dahil bütün) sınıf başlıkları, ilgili sınıfların alfabetik listesinde yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsar hale gelecekse, Adalet Divanınca verilen kararın birinci ve ikinci yanıtları ne derecede anlamlı olmaktadır veya ortaya çıkan durumun “IP Translator” öncesi durumdan farkı ne olmaktadır?
OHIM’e bu beyan kullanarak yapılan başvuruların olduğu gibi kabul edilmesi halinde bu eleştiriler iyice anlamlı gelecek ve kanaatimizce “IP Translator” kararı ile beklenen fayda sağlanmamış olacaktır. Buna karşın, bir diğer ihtimal ise, OHIM’in, açıklık ve kesinlik ilkelerine uygun olmayan sınıf başlıklarından, başvurular yukarıda yer verilen beyanı içerse de, açıklama istemesidir. Bu yönde bir uygulamanın olup olmayacağı ise şu an için benim bilgim dışındadır ve sınıf başlıklarının hangisinin açıklık ve kesinlik ilkesine uygun olmadığının belirlenmesi için öncelikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM’in bu konudaki çalışmasının sonucunun ortaya çıkması beklenmelidir.
2- 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesi Öncesi Tescillerin ve Başvuruların Kapsamı
2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesine göre, genelgenin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle tescil edildiği (veya başvurularının yapıldığı) kabul edilecektir. Belirtilen kabul, 2/12 sayılı Genelge öncesi yürürlükte olan Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesinde yer alan, “Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı” hükmü kapsamında tescil edilen veya başvurusu yapılan markalardan kaynaklanan haklarda kayıp olmaması amacına yönelik bir uygulama olarak değerlendirilmelidir.
03/4 sayılı genelgedeki hüküm dikkate alındığında, yeni genelgede önceki genelge kapsamında elde edilen hakların korunmasına yönelik tedbir alınması çok şaşırtıcı bir durum değildir. Bununla birlikte, önceki genelgede öngörülen korumanın kapsamı ile yeni genelgede önceki haklara yönelik olarak sağlanan korumanın kapsamı arasında önemli bir fark bulunmaktadır.
03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi takip eden hükmü içermektedir: “Bir sınıfa ait sınıf başlığında yer alan tüm tanımlamaların kullanılması, o sınıfa ait tüm mallar veya hizmetler için istem teşkil edecektir.” (detaylar için bkz. 03/4 numaralı yürürlükten kaldırılmış OHIM Başkanlık Genelgesi).
2/12 sayılı yeni OHIM Başkanlık Genelgesi, yeni genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markalara yönelik olarak takip eden hükmü içermektedir: “Bu genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce, bir sınıfa ait sınıf başlığında yer alan tanımlamaların tamamı kullanılarak tescil edilmiş markalar bakımından Ofis, önceki 03/4 sayılı Genelgedeki hükümler çerçevesinde hareket eden başvuru sahibinin niyetinin, sınıflandırmanın başvuru zamanında yürürlükteki baskısında ilgili sınıfın alfabetik listesinde bulunan tüm mallara veya hizmetlere yönelik koruma talep etmek olduğu görüşündedir.”
Önceki genelge ile yeni genelgenin öngördüğü kapsamlar arasındaki fark, “ilgili sınıfa ait tüm mallar veya hizmetler” ile “ilgili sınıfa ait alfabetik listenin içerdiği tüm mallar veya hizmetler” ifadeleri arasında ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, Nicé sınıflandırmasının bir parçası olan malların ve hizmetlerin alfabetik listesi, ismen çok sayıda malı ve hizmeti içermesine rağmen, liste kapsamında sayılmamış (ancak ilgili sınıf kapsamına giren) çok sayıda mal veya hizmet de bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu nitelikteki mallar veya hizmetler, 03/4 sayılı önceki Genelgeye göre, ilgili sınıfa ait sınıf başlığının kapsamına giren mallar / hizmetler iken; 2/12 sayılı yeni Genelge, sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilen markalar bakımından kapsamı, başvurunun yapıldığı dönemde yürürlükte olan baskı bağlamında, ilgili sınıfa ait alfabetik liste olarak sınırlandırmıştır. Bir başka deyişle, 03/4 ve 2/12 sayılı genelgelerin sınıf başlıklarına tanıdıkları kapsamlar arasında fark vardır.
Bu noktada, problemlerle karşılaşılabilecek alan, alfabetik listede yer almayıp, ilgili sınıf kapsamında olduğu düşünülen malların veya hizmetlerin, 2/12 sayılı genelge yürürlüğe girmeden önce, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla tescil edilmiş bir markanın kapsamında olduğu varsayılırken, genelgenin yürürlüğe girmesinden sonra bunların artık tescilli marka kapsamında olmadığının kabul edilmesidir. Örneğin, “ticari fuarlar için tanıtım modeli sağlanması hizmetleri”, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer almamaktadır, OHIM’e göre 2/12 sayılı Genelge öncesi, 35. sınıfın sınıf başlığı ile tescil edilmiş bir marka varsayım olarak bu hizmeti kapsamaktayken, 2/12 sayılı genelge sonrası bu hizmet alfabetik listede yer almadığından OHIM’e göre sınıf başlıkları ile tescil edilen bir markanın kapsamında yer almayacaktır. Dolayısıyla, marka sahibinin, bu hizmeti özellikle istiyorsa markasını yeniden tescil ettirmesi gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır.
Belirtilen sorun, alfabetik listede yer almayan birçok mal / hizmet bakımından ortaya çıkmayacaktır, çünkü birçok mal / hizmet alfabetik listede yer almasa da, listede yer alan daha genel kapsamlı ifadelerin kapsamına girmektedir. Örneğin, bermuda şortlar alfabetik listede yoktur ama giysiler tanımı kapsamına girdikleri şüphesizdir, benzer bir yorum alfabetik listede yer alan basılı yayınlar kapsamına giren, ancak kendisi alfabetik listede yer almayan ansiklopediler için yapılabilir ve örnekler çoğaltılabilir. Ancak, sorunun konusu olabilecek çok sayıda mal veya hizmet bulunmaktadır ve bu husus marka sahipleri açısından sorun teşkil edebilecek niteliktedir. Meraklılar, Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesini http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=EN adresinde inceleyip, soruna konu olabilecek mallar veya hizmetler bakımından zihinlerini netleştirebilir.
“IP Translator” kararı ve karar sonrası yürürlüğe giren 2/12 sayılı OHIM Genelgesi hakkındaki eleştiriler şimdilik belirttiğimiz iki konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kararın ve genelgenin üzerinden sadece üç hafta geçmiş olduğu dikkate alındığında, uygulamanın netleşmesiyle birlikte, karar ve OHIM genelgesi hakkındaki eleştirilerin artacağını (veya düşük bir olasılıkla azalabileceğini) varsayabiliriz. Elbette, şu an için birçok kişinin OHIM ve birlik üyesi ülke ofislerinin üzerinde çalıştıkları sınıf başlıkları ile ilgili çalışmanın sonuçlarını beklediğini söylemek yerinde olacaktır. Çerçevesi ve kapsamı yavaşça belirginleşmeye başlayan çalışma hakkında bilgi verecek yeni yazım “IP Translator” serisinin beşinci yazısı olacaktır.
Önder Erol Ünsal
Temmuz 2012