Avrupa Birliği Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen 11/07/2007 tarihli  T-150/04 sayılı “Tosca blu” kararı Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamındaki tanınmış markalara sağlanacak korumanın kapsamı ve niteliği konusunda Avrupa birliği yargısının yaklaşımını net biçimde ortaya koymakta ve bu hükmün Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’ten farklılaştığı hususun altını çizmektedir. Bu karara ilaveten aynı mahkeme tarafından verilen 17/06/2008 tarihli T-420/03 sayılı “El Corte Ingles v. OHIM” kararı da Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamında öngörülen korumanın hangi şartlarda sağlanabileceği konusunda açıklamalar içermektedir.

 

Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi takip eden hükmü içermektedir: “Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler.”.

 

Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) ise, “(aynı madde) Paragraf 2’de belirtilen önceki markalardan birinin sahibince yapılacak itiraz üzerine, başvurunun önceki markayla aynı veya benzer olması, başvurunun önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle benzer olmayan malları / hizmetleri kapsaması, önceki markanın bir Topluluk Markası olması halinde önceki markanın toplulukta üne sahip olması, önceki markanın ulusal bir marka olması halinde önceki markanın üye ülkede üne sahip olması ve başvurusu yapılan markanın haklı bir gerekçe olmaksızın kullanımının önceki markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açması veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar vermesi durumunda, marka başvurusu reddedilecektir.” hükmünü içermektedir.

 

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesini, “Tosca blu” kararının 51. paragrafında: “Bu madde anlamındaki tanınmış markaların, ilgili ülkesel alandaki ünlerinden dolayı, tescile ilişkin kanıta ihtiyaç duyulmaksızın, karıştırılma olasılığına karşı korundukları hükme göre açıktır.” biçiminde açıklamaktadır. Kararın bu ve ilgili diğer paragraflarına göre, Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamındaki tanınmış markaların, bu madde kapsamındaki korumadan yararlanması için ilgili ülkede tescilli olmalarına gerek yoktur, ancak korumanın kapsamı aynı veya benzer mallarla sınırlı olacaktır.

 

Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(2)(c)’de Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamındaki tanınmış markalar, bir üye ülkede tanınmış olmaları durumunda madde 8(1) çerçevesinde bir topluluk markası başvurusunun reddedilmesine imkan verebilecek önceki haklar çerçevesinde sayılmıştır. Dolayısıyla, bir topluluk markası başvurusunun ilanına itiraz eden tarafın itirazı, markaların aynı / benzer olması, itiraz gerekçesi markanın bir üye ülkede tanınmış olduğunun ispatlanması, malların – hizmetlerin aynı / benzer olması hallerinde kabul edilebilecektir.

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi aynı kararda Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te öngörülen “üne sahip markalar” için farklı mallar / hizmetler bakımından korumanın ise yalnızca önceden tescilli markalar gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda söz konusu olacağını açık olarak belirtmiştir. Bir diğer deyişle, madde Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te öngörülen korumanın sağlanması için itiraz gerekçesi markanın topluluk markası veya üye bir ülkede ulusal bir marka olarak tescilli olması gerekmektedir. Ret halinin ortaya çıkması için her iki durumda da önceki markanın “üne sahip olması” şartı bulunmaktadır. Adalet Divanı tarafından 2003 yılında verilen C-408/01 sayılı kararda (Adidas-Salomon & Adidas Benelux), Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) çerçevesinde sağlanacak korumanın, aslen önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle  sonraki markanın kapsadığı malların / hizmetlerin benzer olmaması haline ilişkin olduğu belirtilmiş, ancak bu maddede öngörülen korumanın  önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle  sonraki markanın kapsadığı malların / hizmetlerin aynı veya benzer olması durumunda da uygulanabileceği belirtilmiştir.

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi, “Tosca Blu” kararında nihai olarak, davacının Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in uygulanması için itiraz gerekçesi markanın tescilli olması şartının bulunmadığı, bu şartın bir ifade hatasından kaynaklandığı yönündeki iddiasını reddetmiştir. Mahkeme kararında, Alman mevzuatının tescilli olmayan tanınmış markalara daha kapsamlı koruma sağlamasının, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’e ilişkin uygulamayı değiştirmesinin mümkün olmadığı da belirtilmiş ve Topluluk Markası Sisteminin herhangi bir ulusal sistemden bağımsız otonom bir sistem olduğunun altı çizilmiştir.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen T-420/03 sayılı “El Corte Ingles v. OHIM” kararı ise Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamında öngörülen korumanın hangi şartlarda sağlanabileceği konusunda açıklama içermektedir.

 

Mahkeme, “El Corte Ingles v. OHIM” kararında takip eden önemli tespitleri yapmıştır:

 

• Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) anlamında üne sahip marka halinin ispatlanması için gerekli tanınmışlık derecesi, Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamına giren markaların tanınmışlık derecesi kadar yüksek değildir (paragraf 110).

 

• Paris Sözleşmesi Birliği ve WIPO Genel Kurulu tarafından kabul edilen tanınmış markaların korunmasıyla ilgili Ortak Tavsiye Kararının 2. maddesine göre, Paris Sözleşmesinin ilgili maddesi anlamında bir markanın tanınmış olup olmadığı değerlendirilirken, yetkili otorite markanın tanınmışlığı sonucuna varılmasını sağlayabilecek tüm delilleri dikkate alabilir. Bunların arasında, toplumun ilgili kesiminin markayı bilme ve tanıma derecesi, markanın kullanımına ilişkin süre, kapsam ve coğrafi alan, markanın kullanılacağı malların / hizmetlerin fuarlarda veya sergilerdeki reklamı, tanıtımı ve sunumu dahil olmak üzere markanın tanıtımına ilişkin süre, kapsam ve coğrafi alan, markanın kullanımını veya bilinirliğini yansıtmaları koşuluyla markanın tesciline veya tescil için başvurusuna dair süre ve coğrafi alan verileri, markanın yetkili otoritelerce tanındığı göstermesi koşuluyla markadan doğan hakların başarılı biçimde uygulandığını gösteren kayıtlar, markanın değeri gibi hususlar yer almaktadır (paragraf 80).

 

• İncelenen vakada, davacının İspanya, İrlanda, Yunanistan ve Birleşik Krallık’taki önceki tanınmış markalarının varlığını ispatlamak için, İtiraz Birimine, “Boomerang” markasının spor giysiler, aksesuarlar ve malzemeler için kullanıldığını gösteren katalog örnekleri, “Boomerang” ibaresinin bir spor etkinliği sırasında iki zeplin benzeri balon üzerinde kullanıldığını gösteren bir fotoğraf ve davacı tarafından sponsor olunan “Boomerang Interviu” isimli bir kapalı saha futbol takımına ilişkin İspanyol gazetelerinden alınan çeşitli haberleri sunduğu dava dosyasından görülmektedir (paragraf 81).

 

• … Bu belgeler itiraz gerekçesi markanın İrlanda, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ta kullanıldığını, bilindiğini veya tanındığını göstermemektedir. Bu belgelerden bazıları markanın İspanya’da davacı tarafından kullanıldığını gösterse de, bu belgeler kullanımın süresine veya kapsamına dair, markanın İspanya’daki bilinirlik veya tanınırlık derecesine ilişkin veya markanın İspanya’da veya İspanya’nın herhangi bir bölgesinde tanınmış olduğu sonucuna varılmasını sağlayacak içerikte hiçbir bilgi içermemektedir (paragraf 82).

 

• Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun, İtiraz Biriminin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(2)(c)’de belirtilen koşulların gerçekleşmediği yönündeki kararını (itiraz gerekçesi markanın tanınmış bir marka olmadığı yönündeki kararı) onayarak hukuki bakımdan hata yapmamıştır (paragraf 83).

 

Karar ilk okunduğunda refleksif olarak o kadar az sayıda ve önemsiz belgeyle tanınmış marka hususu elbette ispatlanamaz denilmekle birlikte, kararı Türkiye’de tanınmış markalar konusunda verilen bazı mahkeme kararlarını dikkate alarak okumak, konu hakkında ülkemizdeki uygulamadan farklılaşan Adalet Divanı ve Avrupa pratiğinin anlaşılması bakımından karara önem kazandırmaktadır. Bu tartışmaya bu yazı kapsamında girilmeyecek olmakla birlikte karar okunurken zihin egzersizi olarak şu soru da akılda bulundurulmalıdır:

 

• Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı maddesi açık olarak ilgili ülkeye atıf yapmışken ve Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi Topluluk Marka Tüzüğü’ndeki tanınmışlığı yukarıda yer verilen kararda görüldüğü üzere açık olarak ilgili ülkedeki kullanım ve tanınmışlık olarak yorumlamışken, tanınmışlık için tescil talep edilen ülkedeki tanınmışlık düzeyini ve kullanımı esas almamak ve yurtdışındaki kullanıma ve tanınmışlığa atıf yaparak karar vermek ne derece doğrudur?

 

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2012